Rechtbank Middelburg 24 april 2012, LJN BY0234 (Enza zaden Benelux B.V. tegen Kwekerij van Antwerpen van Veen B.V.)

Als randvermelding. Licentie Sunstreamtomaten. Duurovereenkomst opzegtermijn, geen zwaarwegende grond vereist voor opzegging.

Uit de aard en inhoud van de overeenkomst volgt niet dat opzegging slechts mogelijk was indien daarvoor voldoende zwaarwegende grond was zoals Agrocare stelt. Dat de gevolgen zeer nadelig zijn voor Agrocare is onvoldoende om te concluderen dat een zwaarwegend grond voor opzegging vereist was. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid volgt wel dat een bepaalde opzegtermijn in acht genomen moet worden. Het vonnis vult die omstandigheden in. De overeenkomst is tot stand gekomen op 17 augustus 2005 en zal met inachtneming van de opzegging termijn eindigen op 31 juli 2008. Nergens blijkt dat de algemene voorwaarden van Enza van toepassing zijn op de overeenkomst. Uit hun stellingen volgt dat de algemene voorwaarden en Speciale Ras Overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet aan de orde zijn geweest. De stelling van Enza dat het sluiten van een Speciale Ras Overeenkomst bij rassen als Arcanca en Sunstream gebruikelijk was, onder verwijzing naar de overeenkomst met betrekking tot het Aranca zaad is onvoldoende,

4.3.(...) Indien, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. (HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854).

4.4.  Gelet op het vorenstaande en gezien de discussie tussen partijen zal de rechtbank eerst beoordelen of in casu een zwaarwegende grond voor opzegging vereist was. Uit voornoemd arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat niet te snel mag worden aangenomen dat de partij die een overeenkomst opzegt een zwaarwegende grond voor die opzegging zal dienen te hebben. Een zwaarwegende grond zal bijvoorbeeld vereist zijn in een situatie waarin de opgezegde partij voor haar bedrijfsvoering in overwegende mate afhankelijk is van de voortzetting van de overeenkomst. Zulks is in casu gesteld noch gebleken. De stelling van Enza dat Agro Care in haar algemene bedrijfsvoering niet afhankelijk is van de overeenkomst is door Agro Care ook niet gemotiveerd betwist.

Voorts is ook niet gebleken dat Agro Care voor de teelt van Sunstreamtomaten afhankelijk is van de overeenkomst. De stelling van Agro Care dat zij voor levering van het Sunstreamzaad afhankelijk is van Enza, is gelet op haar eigen mededeling dat zij de betreffende zaden de afgelopen jaren toen zij niet geleverd kreeg van Enza uit het buitenland heeft betrokken en toch in staat is geweest diverse hectaren (in 2011 zelfs 13 hectare) Sunstreamtomaten te telen, niet houdbaar.

(...)

De enkele omstandigheid dat de opzegging van de overeenkomst een nadelig effect heeft voor Agro Care en voor haar schade oplevert is eveneens onvoldoende om te kunnen concluderen dat een zwaarwegende grond voor opzegging vereist was. Met de nadelige gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst voor Agro Care dient rekening te worden gehouden middels de in acht te nemen opzegtermijn, zoals hierna zal worden overwogen.

4.9.  De gevorderde verklaring voor recht dat op de overeenkomst tot levering van Sunstreamzaad de voorwaarden die zijn opgenomen in de Speciale Ras Overeenkomst en Enza’s algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat Agro Care daaraan gebonden is, is niet toewijsbaar. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Zoals hiervoor is overwogen, is de overeenkomst tussen partijen door opzegging beëindigd. Nergens uit blijkt dat de Speciale Ras Overeenkomst deel heeft uitgemaakt van hetgeen partijen waren overeengekomen. Uit hun stellingen volgt dat de algemene voorwaarden en Speciale Ras Overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op 17 augustus 2005 niet aan de orde zijn geweest. De enkele stelling van Enza dat het sluiten van een Speciale Ras Overeenkomst bij rassen als Arcanca en Sunstream gebruikelijk was, onder verwijzing naar de overeenkomst met betrekking tot het Aranca zaad is onvoldoende, zeker nu door Agro Care onweersproken is gesteld dat de Speciale Ras Overeenkomst betreffende het Arancazaad niet bij aanvang van de levering daarvan aan Agro Care is gesloten, maar pas vele jaren later.

4.10.  Vast staat dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst (nog) geen overeenstemming hadden bereikt omtrent de prijs van de door Enza aan Agro Care te leveren Sunstreamzaden. (...)

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de stellingen van partijen zowel in de onderhavige procedure als in de procedure bij de rechtbank Alkmaar als onvoldoende weersproken is komen vast te staan dat Red Star vanwege haar bijdrage in de ontwikkeling van het Sunstreamras een speciale positie inneemt ten opzichte van Enza en dat er tussen Enza en Red Star exclusiviteitsafspraken golden betreffende het Sunstreamzaad.

Bij het bepalen van de door Agro Care aan Enza te betalen prijs voor het Sunstreamzaad kan dan ook niet worden uitgegaan van de prijs die Enza bij Red Star Trading in rekening brengt. Voorts staat als onweersproken vast dat er ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen prijslijsten waren waarop de voor anderen dan Red Star geldende prijs voor het Sunstreamzaad vermeld stond. De rechtbank is van oordeel dat de op deze lijsten vermelde prijs, eventueel verhoogd met de indexering, een belangrijk uitgangspunt dient te zijn voor de door Agro Care voor het Sunstreamzaad te betalen prijs.

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om aan de hand van voornoemde uitgangspunten met partijen te onderzoeken of zij tot een vergelijk kunnen komen omtrent de door Agro Care aan Enza te betalen prijs voor het Sunstreamzaad in de jaren dat Enza dit zaad aan Agro Care geleverd heeft. De rechtbank verzoekt Enza daartoe, overeenkomstig haar daaromtrent ter gelegenheid van het pleidooi op 31 januari 2012 gedane aanbod, inzichtelijk te maken hoe de prijs van het Sunstreamzaad tot stand komt en deze uitleg samen met de hiervoor genoemde prijslijsten een week voorafgaand aan de zitting aan de rechtbank en de wederpartij te doen toekomen.

5.  De beslissing

De rechtbank
5.1.  verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen Enza en Agro Care, indien en voor zover in kracht van gewijsde komt vast te staan dat deze tussen Enza en Agro Care op 17 augustus 2005 tot stand is gekomen, door Enza’s opzegging bij brief van 11 juni 2007 is geëindigd op 31 juli 2008; 

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: een obiter dictum over "Respondent Consent”, Cyberflight (overdracht eigendom/registrar hangende UDRP procedure),  Het Panel zet de criteria uiteen voor het rechtvaardigen van een herhaalde klacht, in een concurring opinion wordt voorgesteld om ambtshalve domeinname hijacking te toetsen.

D2012-1437 conversbank.com / konversbank.com > Complaint denied
Indien het Panel dit had geoordeeld als "“Respondent Consent”, dan zou het oordeel anders uitvallen.

In light of the decision below, it is noteworthy that if the Panel had treated this case as a “Respondent Consent” and had adopted the short-cut route favoured by the panel in Merck KGaA v. c/o whoisproxy.com Ltd / Galib Gahramanov, G Domains, WIPO Case No. D2011-1271, the result would have been very different, but not in line with this Panel’s reading of the requirement of paragraph 4(a) of the Policy.

D2012-1153 viedemerde.com > Transfer with concurring opinion
Over "cyberflight".

The Complainant also provided sufficient evidence to prove that the disputed domain name was used to direct Internet users to a parking webpage containing pay-per-click links that direct users to websites that offer various goods and services. This constitutes bad faith registration and use of the disputed domain name as Complainant’s trademark was being used in it for commercial gain. (See Schur International A/S v. Jorge Massa, WIPO Case No. D2009-0450). The disputed domain name currently appears to be parked and not actively used. UDRP panels have found that such “use” of a website may not prevent a finding of bad faith, having regard to the totality of the circumstances. (See WIPO Overview 2.0, paragraph 3.2)

Also, as established above, Respondent 1’s transfer of the disputed domain name after it was informed of the Complaint constitutes cyberflight. UDRP panels have ruled that cyberflight is indicative of bad faith registration and use under paragraph 4(b)) (See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696).

Concurring opinion
“Cyberflight” is an attempt to delay a UDRP proceeding by changing the domain name registration details or registrar after learning of the complaint (See PREPADOM v. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM), WIPO Case No. D2006-0917). Transferring the disputed domain name during a pending proceeding is considered cyberflight and is in direct violation of the Policy paragraph 8(a). As was asserted by the UDRP panel in Humana Inc. v. CDN Properties Incorporated, WIPO Case No. D2008-1688, “there is no bright line rule regarding what constitutes a “pending proceeding”, prior cases have found that process starts from the filing of the complaint rather than from the formal commencement of the proceedings. See PREPADOM v. Domain Drop S.A., WIPO Case No. D2006-0916 or Imperial Chemical Industries, PCL. v. Oxford University, WIPO Case No. D2001-0292.”

D2012-1149
publicstoragephoenix.com > Complaint denied
Het Panel zet de criteria uiteen voor het rechtvaardigen van een herhaalde klacht

These criteria were followed and supplemented in Creo Products Inc. v. Website In Development, WIPO Case No. D2000-1490 where the panel, also following general principles applicable to re-litigation, required an UDRP complainant to demonstrate that its re-filed complaint should be considered, based on clearly identified grounds, proceeding to a decision on the merits only where the complainant made out aprima facie case to justify re-filing. See also, in accord, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 where the panel permitted re-filing of a complaint in view of material, credible results of an investigation conducted by an Australian competition and law enforcement authorities which were simply not available at the time of the prior decision. Paragraph 4.4 ofWIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), specifies the criteria justifying a re-filed complaint as being:

a) relevant new actions which have occurred since the original decision;
b) a breach of natural justice or of due process has occurred, or other serious misconduct in the original case (such as perjured evidence); or
c) newly presented evidence that was reasonably unavailable to the complainant during the original case.

Given the criteria set forth above, the Complainant here has not met its burden.

First, the Panel views the existence of potentially inconsistent decisions as insufficient to justify re-filing. As discussed, apparent inconsistencies can and do arise between otherwise seemingly similar decisions, which can be justified on a more careful examination of the specific underlying facts and governing law. Such a situation simply does not rise to the high level demanded by the Grove/Creo andWIPO Overview 2.0, paragraph 4.4 criteria above.

This Panel will not substitute its view for those of the panel in Public Storage 1. The Complainant had a full, fair and complete opportunity to be heard before that panel. While the Complainant basically points to alleged procedural errors inherent in that panel’s decision and fervently disagrees with the result, we will not entertain its disagreement nor opine on the propriety of that decision.

Second, the Panel finds that the additional fact advanced by the Complainant that the registration for one of the domain names in dispute inPublic Storage 1, which is not before the Panel in the present matter, i.e.

D2012-0614
legoego.com
> Met enige twijfel van het panel omtrent het onderdeel "ter kwader trouw", omdat de verweerder geen bevredigende verklaring heeft voor de keuze van de domeinnaam vertaald uit het Chinees, wordt de klacht toch afgewezen. LEGO is niet in haar belangen geschaad.

On the other hand, the Respondent has not provided a completely satisfactory explanation for the choice of the domain name. To this panel, “Legoego” is not the most obvious choice for an online shop trading under the name “Le-Yi-Gou”. It does not seem to the Panel to be a transliteration as submitted by the Respondent. If the Respondent’s transliteration submission was correct, it seems to this Panel that, “乐易购” should be “le-e-go”, but not “le-go-e-go”. There is the addition of an additional syllable “go”. The Respondent stated it did not respond to correspondence from the Complainant because it did not understand the correspondence. This may be true, but the correspondence from the Centre was sent to the Respondent in Chinese and English.

In this case, on the evidence before the Panel it appears the Respondent is running a legitimate business and not selling any products which compete with the Complainant or are likely to damage the Complainant’s brand; there is no use of the trademark LEGO by itself on the website; and there is no other evidence of any likely damage to the interests of the Complainant or to its trademark LEGO.

The Panel therefore finds that, on the evidence before it, it cannot conclude that the Respondent has been using the disputed domain name in bad faith. Having reached its conclusion, the Panel does not need to decide if the Respondent registered the disputed domain name in bad faith or has rights and legitimate interests in the disputed domain name.

Accordingly, somewhat reluctantly, the Panel has determined to deny the Complaint.

D2012-1326
altom.com > Complaint denied
In de concurring opinion wordt voorgesteld om ambtshalve domeinname hijacking te toetsen.

There was never any prospect of proving any of the three elements in the Policy as the facts clearly do not exist to prove them and the Complainant seemed to acknowledge this by not even attempting to prove them. It did not submit that it had a registered or common law trademark or adduce any facts that, even on the most charitable interpretation, showed that it had such an entitlement. Its case on the other two elements was a series of formal assertions and reliance on the fact that the disputed domain name was for sale. It also overlooked the main point about this case which is that the disputed domain name was registered 6 years before the Complainant was incorporated, requiring that for the Respondent to be liable, even in a layman’s sense, it must have had what were referred to in Success Bank v. ZootGraphics c/o Ira Zoot, NAF Claim No. 1259918 as “psychic powers” to predict that the Complainant would be incorporated several years later.

All of this might be put down to inexperience rather than bad faith. But what has swayed me is that instead of dealing with the evidence, the Complainant chose to attack the Respondent’s bona fides and to allege, before it saw the Response and the Respondent’s version of events, that it was guilty of bad faith and that it was “predatory and parasitical”, apparently because it had registered a domain name that the Complainant, 10 years later, now wanted, but which is for sale at a price it does not want to pay.

Such allegations can always be made, but they should not be made unless there seem on reasonable grounds to be facts to support them. Moreover, those who make such allegations run the risk of an examination of their own bona fides, for allegations of bad faith made without supporting facts are themselves a form of bad faith and that is the feature that the Rules require to be in evidence before a finding of Reverse Domain Name Hijacking may be made. When it is then seen on such an examination that its own case, complete with accusations of bad faith and of other allegedly improper behaviour, is not only without merit but entirely baseless, a finding of Reverse Domain Name Hijacking is open and should be made in an appropriate case. This case, on the totality of the evidence is such a case and it is by no means a borderline one.

D2012-1329
youi.com > Complaint denied with dissenting opinion
In de dissenting opinion wordt uitleg gegeven over de ter kwader trouw registratie van de domeinnaam door de verweerder.

It is true that the Complainant did not prove that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark rights at the time it purchased the disputed domain name. As other panelists have recognized, this is not surprising, because

“… in a Policy proceeding, without provision for discovery and live testimony, a complainant has little or no opportunity to obtain evidence routinely available in civil litigation but ordinarily within the control of the respondent. For this reason bad faith may be proven inferentially.” Public Service Electric & Gas Company v. Definitive Sports Management LLC, WIPO Case No. D2012-0617 (“the PSEG Decision”).

The PSEG Decision’s discussion of bad faith is instructive. In that case, the Panel found that the Respondent’s conduct did not amount to bad faith registration or use. But is also recognizes the concept of “willful blindness”, where the respondent is a professional domain name registrant who turns a blind eye to third party trademark rights.

Here, the Respondent is a well-known professional domain name registrant that purchases domain names and operates pay-per-click websites. It has been involved in a number of prior disputes under the Policy, including disputes where the complainant was successful (, , ) and disputes where the Respondent was successful (...).

It is true that the Complainant did not prove that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark rights at the time it purchased the disputed domain name. As other panelists have recognized, this is not surprising, because

“… in a Policy proceeding, without provision for discovery and live testimony, a complainant has little or no opportunity to obtain evidence routinely available in civil litigation but ordinarily within the control of the respondent. For this reason bad faith may be proven inferentially.” Public Service Electric & Gas Company v. Definitive Sports Management LLC, WIPO Case No. D2012-0617 (“the PSEG Decision”).

The PSEG Decision’s discussion of bad faith is instructive. In that case, the Panel found that the Respondent’s conduct did not amount to bad faith registration or use. But is also recognizes the concept of “willful blindness”, where the respondent is a professional domain name registrant who turns a blind eye to third party trademark rights.

Here, the Respondent is a well-known professional domain name registrant that purchases domain names and operates pay-per-click websites. It has been involved in a number of prior disputes under the Policy, including disputes where the complainant was successful (, , ) and disputes where the Respondent was successful (...).

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2012.

Een bijdrage van Anke Verhoeven, SOLV.

Auteursrecht. Toepassing UsedSoft-zaak. In de VS loopt momenteel een zeer interessante zaak tussen enerzijds platenmaatschappij EMI en anderzijds het relatief jonge bedrijf ReDigi.

EMI v ReDigi
ReDigi brengt software op de markt waarmee je door jou gekochte iTunes-liedjes kan doorverkopen aan anderen. Deze software zorgt ervoor dat het iTunes-bestand na verkoop wordt gewist uit jouw collectie en voor de koper beschikbaar wordt via streaming vanuit een persoonlijke ‘locker’ in de cloud.

EMI is daar niet blij mee en verzoekt om een ‘preliminary injunction’. Volgens EMI maakt ReDigi namelijk inbreuk op haar auteursrechten doordat de muziekbestanden worden gekopieerd en worden doorverkocht. ReDigi verweert zich met een beroep op de uitputtingsleer (in de VS: ‘first sale doctrine’). Die houdt in dat een rechthebbende zich, nadat een exemplaar van zijn werk voor het eerst door verkoop in het verkeer is gebracht, niet meer kan verzetten tegen verdere distributie van dat exemplaar.

Ook Google heeft zich met de zaak geprobeerd te bemoeien, omdat zij vreesde dat de onafhankelijkheid van de aanbieders van clouddiensten in het geding zou komen. Google stelt zich namelijk op het standpunt dat een dergelijke service provider niet aansprakelijk gesteld kan worden voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die via zijn dienst worden gemaakt en dat doorgifte van een bepaald werk aan één persoon geen mededeling aan het publiek is. Dit baseert Google op de belangrijke Cablevision case in de VS. Door de rechtbank werd de bemoeienis van Google echter niet geaccepteerd.

Wel heeft de rechtbank de ‘preliminary injunction’ van EMI afgewezen. De rechtbank wil dus niet zonder uitgebreide behandeling van de zaak een verbod opleggen aan ReDigi. Er volgt nu een volwaardige ‘trial’.

De rechtsvraag: geldt uitputting ook voor immateriële exemplaren?
Ondertussen wordt ook in de VS volop gediscussieerd over de onderliggende rechtsvraag, namelijk of de uitputtingsleer alleen geldt voor fysieke exemplaren zoals een CD of DVD (standpunt EMI) of ook voor immateriële exemplaren zoals een gedownload muziekbestand (standpunt ReDigi).

In Section 109 van de Copyright Law of the USA staat de uitputtingsleer als volgt verwoord:

“the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

Deze formulering maakt niet duidelijk of de uitputting ook geldt voor immateriele exemplaren. De term ‘particular copy’ maakt niet duidelijk of daarmee alleen op een fysiek exemplaar wordt bedoeld.

Het Europese geval - UsedSoft
In Europa is door het Hof van Justitie van de EU afgelopen zomer het belangrijke UsedSoft arrest gewezen over deze rechtsvraag. In een zaak die zag op de wederverkoop van computerprogramma’s, heeft het Hof namelijk geoordeeld dat het in beginsel niet uitmaakt of het gaat om een fysiek exemplaar (op een CD of DVD) of een immaterieel exemplaar (gedownloade kopie). De rechten op beide soorten computerprogramma’s kunnen, onder bepaalde voorwaarden, uitgeput raken. Dat is het geval wanneer er tegen betaling een eeuwigdurend gebruiksrecht is verkregen, omdat er dan functioneel en economisch geen verschil is met de situatie dat je een fysiek exemplaar koopt.

De redenering in het UsedSoft arrest geldt in beginsel alleen voor software in de zin van de Europese Softwarerichtlijn. Het Hof oordeelt immers alleen ten aanzien van de Softwarerichtlijn dat de wetgever van de EU immateriële en materiële exemplaren heeft willen gelijkstellen.

Muziekbestanden vallen niet onder de bescherming van de Softwarerichtlijn. Het is dus de vraag of de redenering van het UsedSoft arrest ook op andere auteursrechtelijk beschermde werken dan computerprogramma’s kan worden toegepast.

Kan het UsedSoft arrest ook toegepast worden op muziekbestanden?
Problematisch daarbij is met name overweging 29 bij de Auteursrechtrichtlijn:

Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder on-linediensten. Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het origineel of kopieën van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan het geval is bij een CD-ROM of een CD-i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke on-linedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.

Deze overweging lijkt in de weg te staan aan toepassing van de uitputtingsleer op immateriële exemplaren. Ten aanzien van dezelfde Auteursrechtrichtlijn oordeelt het Hof echter ook:

Zoals de advocaat-generaal in punt 73 van zijn conclusie opmerkt, volgt uit artikel 6, lid 1, van het Auteursrechtverdrag, aan de hand waarvan de artikelen 3 en 4 van richtlijn 2001/29 zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd […], dat de „handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek” bedoeld in artikel 3 van die richtlijn door een eigendomsoverdracht een distributiehandeling bedoeld in artikel 4 van die richtlijn wordt, die, indien is voldaan aan de in lid 2 van laatstgenoemd artikel gestelde voorwaarden, evenals een „eerste verkoop van een computerprogramma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 tot uitputting van het distributierecht kan leiden.

Dit wijst dan weer in de richting dat ook het verspreiden van een immaterieel exemplaar (indien gecombineerd met een eigendomsoverdracht) kan leiden tot een distributiehandeling waardoor de rechten worden uitgeput.

Daar komt nog bij dat het Hof sterk de nadruk legt op de ratio van het auteursrecht en de uitputtingsleer. De bedoeling is immers dat de rechthebbende een passende vergoeding kan vragen voor het eerste vermarkten van zijn werk. Wanneer hij die vergoeding al heeft gehad, is het niet meer wenselijk om de rechthebbende ook bij iedere wederverkoop de mogelijkheid te bieden om een vergoeding te vragen. Economisch gezien maakt het hiervoor niet uit of de eerste verkoop of de wederverkoop via een fysiek exemplaar of via een download geschiedt.

Conclusie
Hoewel het Hof in deze zaak haar oordeel specifiek op de Softwarerichtlijn baseert en in toepassing beperkt tot immateriële exemplaren van computerprogramma’s, ben ik met name op basis van deze laatste overwegingen van mening dat er een mogelijkheid bestaat dat deze redenering ook van toepassing is op immateriële exemplaren van andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek. Vanzelfsprekend is dit echter niet. Het wachten is op een Europese ReDigi-achtige zaak die tot prejudiciële vragen aan het Hof leidt. Ondertussen zal ik de Amerikaanse zaak aandachtig volgen.

Anke Verhoeven

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2012, KG ZA 12-880 (Deltafix International tegen Cheneco c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Jaap Bremer en Annemieke Kooy, BarentsKrans.

Merkenrecht. Woord/beeldmerk. Deltafix is houdster van woord/beeldmerk DELTAFIX en heeft medio mei 2012 geconstateerd dat domeinnamen deltafix met diverse uitgangen, zoals .org, .biz, .be, .net en .nu worden gebruikt om internetgebruikers te rerouten naar de website van Cheneco (www.cheneco.com). Cheneco c.s. dienen inbreuk op Beneluxmerk te staken en zich te onthouden van het doorlinken / rerouten naar concurrerende websites en beveelt om datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen over te dragen.

5.1. beveelt Cheneco c.s. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Beneluxmerk met registratienummer 0824168 te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich te onthouden van het doorlinken/rerouten naar concurrerende websites (waaronder www.cheneco.com) van één of meer domeinnamen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit het element deltafix (waaronder www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu), op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

5.2. beveelt Cheneco c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu op de daartoe geëigende wijze over te dragen en op naam te stellen van Deltafix, op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

BBIE 27 augustus 2012, oppositienr. 2005759 (Forbo Financial Services AG tegen Luxury Decor Floors bvba)

Met samenvatting van Vivian van Rij, Masterstudent IViR.

Merkenrecht. Dominant element. Beschrijvende woordmerken (STEP/ SURESTEP). Betwiste merk: CLICK STEP. De merknamen "Safestep" en "Click step" mogen niet naast elkaar bestaan vanwege het verwarringsgevaar wanneer het merk Click step op soortgelijke waren betrekking heeft.

Forbo Financial Services heeft een markt in projectvinyl en linoleum vloerbedekking met onder meer de namen Step, surestep en safestep. Hij heeft oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van het merk CLICK STEP door Luxury Decor Floors bvba. Forbo Financial Services heeft bezwaar tegen het gebruik door Luxury van het woordje : STEP. De mate van gelijkenis tussen de merken: SAFESTEP en CLICK STEP zou zorgen voor verwarringsgevaar. Daarom verzoekt Forbo doorhaling van het merk CLICK STEP.

Dominante element
Forbo wijst op het dominante karakter van het woordje STEP in het merk CLICK STEP. Click zal namelijk herkent worden als een generieke aanduiding van een kenmerk van de waren, namelijk de manier waarop vloeren kunnen worden bevestigd (in/aan elkaar kunnen worden geklikt). Luxury erkent het gebruik van het woord SURESTEP en SAFESTEP door Forbo, maar betwist of het woord STEP dominant is en toegeëigend mag worden door Forbo.

Onderscheidend vermogen
Luxury vindt “de ingeroepen rechten beschrijvend of minstens heel suggestief met betrekking tot vloeren, die immers in de eerste plaats dienen om erop te stappen op een comfortabele, veilige, zekere manier.” De naam SAFESTEP en SURESTEP zouden erg beschrijvend overkomen, in het engels weliswaar, en de merken hebben hierdoor een zwak onderscheidend vermogen.

Het bureau gaat hierin niet mee:

"Anders dan verweerder (zie punt 23), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus ab initio een normaal onderscheidend vermogen heeft. Het is niet omdat één (niet dominant) element van het merk beschrijvend is, dat dit automatisch geldt voor het geheel."

Er kan getwijfeld worden aan het onderscheidend vermogen van het woord "CLICK" voor vloerbedekking. Heeft het woord CLICK niet ook een beschrijvend element in dit geval? Denk bijvoorbeeld aan: kliklaminaat. Maar over het beschrijvende element van het woord CLICK is al uitspraak gedaan door het Hof van Beroep te Brussel (27 augustus 2006 Nr. 2006/AR/1744 (Verzoekster tegen Benelux Merkenbureau)), dit klinkt door in huidige overwegingen van het bureau. Het woord CLICK STEP is voldoende fantasievol op zichzelf. Daarnaast wordt er eerder een associatie gewekt met de klank "klik", het geluid dat men hoort bij de klikkende voetstappen op de vloer.

De vraag is nog maar of dit een wenselijk kenmerk is, wie wil er graag vloerbedekking kopen met een merk dat aanduidt dat het een vloerbedekking betreft die "klikt" wanneer men erop "stapt"? Enige twijfel zou er kunnen zijn, met inachtneming rechtsoverweging 17 van het arrest Biomild (HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-265/00): "Het ontbreken van onderscheidend vermogen dat het merk BIOMILD wordt verweten, volgt dus uit de vaststelling dat het kenmerken van de betrokken waren beschrijft omdat het uitsluitend is samengesteld uit bestanddelen die zelf die kenmerken beschrijven."

Verder wordt er door het Bureau met de merknamen: CLICK STEP en SURESTEP dan wel SAFESTEP naast elkaar gelegd deze worden beoordeeld. De namen worden door de grote overeenstemming, begripsmatig, visueel en auditief soortgelijk beoordeeld. Daardoor mag CLICKSTEP als merk wel blijven bestaan, echter mag dit niet bestaan naast soortgelijke waren van SURESTEP, aldus voor de vloerbedekkingen. Voor dekens en tafellakens mag het merk CLICK STEP blijven bestaan.

Conclusie

41. Het ingeroepen recht bevat daarnaast het woord “Safe”, weliswaar vastgeschreven aan het woord STEP, maar zoals gezegd zijn beide elementen gemakkelijk te herkennen door het alternerend gebruik van de hoofdletters. “Safe” betekent “veilig” in het Engels en kan een eigenschap aanduiden van de betrokken waren, namelijk vinylvoeren die veiligheid verschaffen. Dit element dient dus te worden aangemerkt als zwak onderscheidend; het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet ervaren als het meest onderscheidende (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In zijn geheel betekent het ingeroepen recht dus zoveel als “veilige stap” of “veilig stappen”.

42. Het betwiste teken bevat als eerste element “Click”, in het Nederlands “klik, klikken” en het teken zou dus kunnen worden opgevat als “klikkende stap” of “stap die “klik” doet”.

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

71. Aangezien de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren vinylvloeren (zie punt 32) en deze waren reeds exhaustief zijn vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken, kunnen de overige ingeroepen rechten niet leiden tot een ruimere toewijzing van deze oppositie.Een bespreking van deze rechten kan dus achterwege blijven, evenals een onderzoek ten gronde van de bewijzen van gebruik.

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding)
Peildatum: 30 september 2012

Sinds juni 2012 nieuw op de lijst: Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken tekeningen of modellen) van 25-02-2005; wijziging (Benelux) REF 012827

Verder overzicht ontwerpverdragen:
- Gemeenschappelijke rechtsgang; protocol EOO (Europese Octrooi Organisatie) 010191
- Harmonisatie van materieel octrooirecht WIPO (Wereldorganisatie voor
Intellectuele Eigendom) REF 010282
- Besluit van de Raad van de EU houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de EG van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het gemeenschapsoctrooi EU (Europese Unie) 010891
- Rechten van omroeporganisaties WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF 010606
- Verdrag inzake bescherming audiovisuele voorstellingen WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom), Partijen bij verdrag REF 012749
- Protocol inzake illegale handel in tabaksproducten WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) REF 012149

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Het Australische merkenbureau gaat voortaan farmaceutische, veterinaire of pesticide merknamen uit klasse 5 weigeren die mede bestaan uit een INN stem in het geval dat deze misleidend zijn of verwarring veroorzaken. Is dit een goed ontwikkeling of moet deze beoordeling alleen aan de gezondheidsautoriteiten overlaten?

INN staat voor International Nonproprietary Name oftewel de stofnaam van een medicijn. Een voorbeeld van een INN of stofnaam is bijvoorbeeld Desloratadine; een antihistaminicum dat de symptomen van hooikoorts tegen gaat. De merknamen van dit hooikoorts geneesmiddel zijn bijvoorbeeld NeoClarityn, Claramax, Clarinex en Aerius.Een stofnaam zoals Desloratadine kan niet als merk worden geregistreerd omdat deze naam vrij moet zijn in gebruik.

Medicijnen die uit dezelfde therapeutische groep of chemische klasse komen, hebben over het algemeen eenzelfde soort woordelement in hun stofnaam. Dit element noemen we een “stem”. Dus de stofnaam Desloratadine komt uit de therapeutisch groep van Histamine-H1 recepteptor antagonisten. Alle stofnamen uit deze groep eindigen op –tadine. De INN stem van desloratadine is dus TADINE.

Wordt TADINE gebruikt in een merknaam dat niet als anti hooikoorts middel bedoelt is, dan is dit misleidend en zal het merk in Australië door het merkenbureau geweigerd gaan worden. Dit is op zich een goede ontwikkeling omdat dit in lijn ligt met de voorschriften van de World Health Organization (WHO). Dus deze manier van beoordelen komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de algemene richtsnoer van de WHO staat dat de veiligheid van de patiënt gewaarborgd moet worden en merken niet afgeleid mogen zijn van de INN naam of van de INN stem. In theorie gaan de WHO richtsnoeren dus zelfs nog een stapje verder, maar dit wordt in de praktijk niet op deze manier uitgevoerd. Gezondheidsautoriteiten oordelen meer op de manier zoals de Australische merkautoriteiten van plan zijn te gaan doen.

De meeste INN stems bestaan uit meerdere lettergrepen maar er zijn ook korte INN stems zoals –al, -dan, -ast, -ine, –kin etc. Het ligt dan aan de lengte van het merk en hoe deze is opgebouwd of het een dergelijk woordelement als INN wordt opgemerkt. Het element kin dat wordt gebruikt als “skin” zal niet als een INN stem opgevat worden. Het is op zich een goede ontwikkeling dat de merkenautoriteit dezelfde regeling toepast als een gezondheidsautoriteit. De houder van het farmamerk kan beter in een vroeger stadium een afwijzing van zijn merk krijgen als in het stadium van productregistratie. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat een merkenautoriteit op de stoel gaat zitten van een gezondheidsautoriteit. Het is de vraag in hoeverre een merkenautoriteit in staat is eenzelfde oordeel te vellen als iemand met een medische achtergrond bij een gezondheidsautoriteit. Het is daarom aan te raden dat een merkenautoriteit samenwerkt met de eigen gezondheidsautoriteit als het gaat om de beoordeling van farmaceutische merknamen.

Bij de Benelux merkenautoriteiten noch bij de Europese merkenautoriteiten speelt deze discussie en worden merknamen niet op INN stems gecheckt. We houden de ontwikkeling in Australië nauwlettend in de gaten aangezien deze manier van merkbeoordeling snel over kan slaan naar Europa.

Corina Wolfert

Link

In vervolg op het succesvolle congres A Century of Dutch Copyright Law besteedt de vereniging op 9 november nogmaals aandacht aan het honderdjarig bestaan van de Auteurswet. Dit maal vanuit historisch perspectief. Wat gaf 100 jaar geleden aanleiding tot de Auteurswet, hoe heeft deze zich sindsdien ontwikkeld en welke lering kunnen we hieruit trekken voor de toekomst.

Inschrijven: email
Waar Het Bethaniënklooster (Barndesteeg 6B te Amsterdam)
Wanneer 9 november 2012 13:30-17:00
Prijs: -
Inclusief: Theepauze, borrel, ophaalmogelijkheid boek voor VvA-leden A Century of Dutch Copyright Law

Programma
Het onderwerp van deze ledenvergadering is Auteurswet in Perspectief. Verleden en Actualiteit.
14.00 – 14.25 uur Mr. D. Peeperkorn: de aanloop naar de Auteurswet 1912. (onder voorbehoud)
14.25 – 14.50 uur ‘De politieke gevoeligheid van het auteursrecht. 100 jaar Nederlands
auteursrecht. ’ door Prof. mr. F.W. Grosheide ( Van Doorn Advocaten)
14.50 – 15.15 uur 'Duur van het auteursrecht’ door Mr. R.J.Q. Klomp ( Gerechtshof
Amsterdam )
15.15 – 15.45 uur Theepauze
15.45 – 16.10 uur ‘Object en subject van het auteursrecht' door mr. dr. S. van Gompel
16:10 – 17:00 uur Discussie met de sprekers aan de hand van stellingen.
17.00 uur Borrel

Rechtbank Leeuwarden 10 oktober 2012, LJN BX9971 (Lennoc Development tegen [A] en Probe-ASP B.V.)

Auteursrecht. Claimsbrieven gebaseerd op (vertragingsclaims)Verordening. Software.

Afgezien van de contract- en arbeidsrechtelijke aspecten van een vaststellingsovereenkomst, afstand van geheimhouding en non-concurrentiebeding, voert Lennoc aan dat oud-werknemer [A] onrechtmatige concurrentie voert en hiervan profiteert met de opgerichte onderneming en of er inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van oud-werkgever op (onder meer) software. Deze software verricht geautomatiseerde afhandeling van claims van vliegtuigpassagiers en er worden daartoe (door toenmalige bedrijfsjurist opgestelde) claimbrieven gebruikt.

Echter, zo oordeelt de rechtbank zijn, de claimbrieven zijn weinig oorspronkelijk. De brieven bevatten immers met name een weergave van de rechten en aanspraken die passagiers van een vertraagde vlucht op grond van de Verordening en de jurisprudentie hebben. Dat de claimbrieven van Lennoc en ARAG inhoudelijk gelijkenis vertonen is naar het oordeel van de rechtbank niet verwonderlijk en onvermijdbaar, nu de (op de Verordening en de jurisprudentie gegronde) rechten van passagiers die een vertraagde vlucht hebben gehad daarin zijn opgenomen.

Nu Lennoc enkel heeft volstaan met de stelling dat de functionaliteiten van de software van ProBe volkomen identiek is aan haar software en zij deze stelling niet nader heeft toegelicht, terwijl dit gemotiveerd is betwist (logisch, omdat de software hetzelfde doel dient) is de rechtbank van oordeel dat hetgeen Lennoc ter onderbouwing van haar stelling aanvoert, geen schending van de auteursrechten van Lennoc oplevert. De vorderingen worden afgewezen.

Auteursrechten
4.16.  Gelet op dit debat is de kern van het geschil de vraag of Lennoc auteursrechten heeft op de claimbrieven die door haar voormalig bedrijfsjurist zijn opgesteld, en zo ja, of [A] en ProBe inbreuk hebben gemaakt op deze auteursrechten. (...)

4.17.  De rechtbank is van oordeel dat op de claimbrieven van Lennoc geen auteursrecht rust, nu deze brieven weinig oorspronkelijk zijn. De brieven bevatten immers met name een weergave van de rechten en aanspraken die passagiers van een vertraagde vlucht op grond van de Verordening en de jurisprudentie hebben. Reeds daarom dienen de vorderingen van Lennoc te worden afgewezen, voor zover zij gegrond zijn op de door haar gestelde auteursrechtelijke inbreuk op haar claimbrieven. De overige verweren die [A] en ProBe hebben aangevoerd tegen voornoemde stelling van Lennoc behoeven derhalve geen bespreking meer.

Geschriftenbescherming
4.18.  De rechtbank overweegt als volgt met betrekking tot de vraag of aan de claimbrieven van Lennoc geschriftenbescherming toekomt. Geschriftenbescherming komt toe aan geschriften die niet voldoen aan de criteria voor auteursrechtelijke bescherming, mits die geschriften openbaar gemaakt zijn dan wel zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden (zie onder meer HR 8 februari 2002, NJ 2002, 515). De rechtbank is van oordeel dat het beroep van Lennoc op de geschriftenbescherming reeds afstuit op de omstandigheid dat Lennoc haar stelling dat [A] en ProBe zich schuldig hebben gemaakt aan het door ontlening overnemen van de inhoud van haar claimbrieven - gelet op de gemotiveerde betwisting hiervan door [A] en ProBe - niet dan wel onvoldoende hebben onderbouwd. [A] en ProBe hebben immers aangevoerd dat zij de claimbrieven van Lennoc niet hebben aangeleverd aan ARAG, maar dat de juristen van ARAG zelf claimbrieven hebben opgesteld. Dat de claimbrieven van Lennoc en ARAG inhoudelijk gelijkenis vertonen is naar het oordeel van de rechtbank niet verwonderlijk en onvermijdbaar, nu de (op de Verordening en de jurisprudentie gegronde) rechten van passagiers die een vertraagde vlucht hebben gehad daarin zijn opgenomen. De claimbrieven van ARAG maken naar het oordeel van de rechtbank ook om die reden geen inbreuk op de geschriftenbescherming die op de claimbrieven van Lennoc rust, zodat Lennoc zich tegen het gebruik hiervan ook niet kan verzetten.

4.19.  Lennoc heeft tevens gesteld dat ARAG inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten, omdat de bijlage die bij de standaard eerste claimbrief van ARAG wordt gevoegd - met uitzondering van de gehanteerde kleur in het eerste blok - een getrouwe kopie is van de bijlage die wordt gehanteerd door het platform van Lennoc en waarop een auteursrecht rust. Omdat ARAG de bijlage volgens Lennoc van ProBe heeft gekregen en ProBe de bijlage op haar beurt van [A] heeft gekregen, hebben [A] en ProBe de bijlage naar de mening van Lennoc verveelvoudigd en hebben zij ook in strijd gehandeld met haar auteursrechten.

Bijlage bij claimbrief
4.21.  De rechtbank is van oordeel dat voor zover er al een auteursrecht zou rusten op de bijlage die Lennoc bij haar eerste claimbrief heeft gevoegd en ARAG hierop inbreuk zou hebben gemaakt, Lennoc niet dan wel onvoldoende feiten heeft aangedragen voor haar stelling dat [A] en ProBe inbreuk op haar auteursrecht hebben gemaakt door deze bijlage te verveelvoudigen. De enkele omstandigheid dat ARAG een soortgelijke bijlage als Lennoc gebruikt en deze bijlage deel uitmaakt van de software die ARAG van ProBe heeft betrokken, impliceert naar het oordeel van de rechtbank niet dat ARAG de bijlage van Lennoc van ProBe heeft gekregen en dat ProBe de bijlage op haar beurt in handen heeft gekregen via [A]. De rechtbank neemt daarbij ook in aanmerking dat [A] en ProBe onweersproken hebben aangevoerd dat ARAG zelf reeds over voornoemde bijlage van Lennoc beschikte, omdat zij in het verleden vertragingsclaims van haar verzekerden heeft laten afhandelen door EUclaim. Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank de vorderingen van Lennoc afwijzen, voor zover deze zijn gegrond op de stelling dat [A] en ProBe inbreuk hebben gemaakt op haar auteursrechten ten aanzien van de bijlage bij de door haar gehanteerde eerste claimbrieven. Nu ARAG niet in de onderhavige procedure betrokken is, behoeft de vraag er daadwerkelijk een auteursrecht rust op de bijlage en of ARAG met de door haar gebruikte bijlage bij de claimbrieven daadwerkelijk inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Lennoc, verder geen bespreking.

Software
4.26.  De rechtbank is van oordeel dat Lennoc onvoldoende feiten heeft aangevoerd voor haar stelling dat [A] en ProBe inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten die op haar software rusten, in het licht van de gemotiveerde betwisting hiervan door [A] en ProBe. De rechtbank overweegt daartoe dat [A] en ProBe voldoende onderbouwd hebben aangevoerd dat [A] in opdracht van ProBe en met behulp van de heer [N] en het bedrijf Qubiz binnen zes maanden daadwerkelijk de technische kant van een SAP-Killer heeft ontwikkeld en dat een specifieke toepassing hiervan de zelfstandig ontwikkelde en op maat gemaakte software voor vertragingsclaims voor ARAG betreft. Nu Lennoc enkel heeft volstaan met de stelling dat de functionaliteiten van de software van ProBe volkomen identiek is aan haar software en zij deze stelling niet nader heeft toegelicht, terwijl [A] en ProBe gemotiveerd hebben betwist dat voornoemde software volkomen identiek is en zij bovendien onderbouwd hebben aangevoerd dat het logisch is dat de functionaliteiten van de software overeenkomen - zoals de automatische generatie van (de bijlage bij) de claimbrieven - omdat de software hetzelfde doel dient, namelijk het geautomatiseerd afhandelen van vertragingsclaims, is de rechtbank van oordeel dat hetgeen Lennoc ter onderbouwing van haar stelling aanvoert, geen schending van de auteursrechten van Lennoc oplevert. Voor bewijslevering is geen plaats, gelet op het vorenoverwogene.