Vormgeving  

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 403216 / HA ZA 11-2417 (Prescan b.v. tegen Privatescan b.v.)

Eindvonnis na IEF 11217 en IEF 10122. 

In´t kort: Geen merkinbreuk, geen verwarring, ook niet onder het handelsnaamrecht. Overeenkomst tot staken van gebruik prescan als Adword wordt niet nagekomen. Look and feel van de website is niet beschermd. Echter de tekst over preventief onderzoek komt 90 tot 95% overeen, auteursrechtinbreuk. Uitingen zijn in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen en zijn onrechtmatig. Privatescan haakt in op marketing/ en reclameactiviteiten van Prescan door woorden als "business class" en "harry mens" in witte letters op een witte achtergrond op haar site te zetten.

Prescan was nog niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de gevorderde nietigverklaring van het (volgens Privatescan) beschrijvende Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank oordeelt dat het teken “privatescan” in onvoldoende mate - aldus de rechtbank - met het woordmerk PRESCAN overeenstemt om te kunnen leiden tot verwarringsgevaar. Ook de vorderingen met als grondslag handelsnaamrecht worden afgewezen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken. Na het sluiten is naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen. Gebruik van het teken 'priscan' valt niet onder de overeenkomst. Op het beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN wordt geen merkinbreuk gepleegd.

Er is geen auteursrechtelijke bescherming voor de look and feel van de website. Niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst huidkanker terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek waar 90 - 95% van de betreffende pagina's overeenstemmen.

Betreft de uitingen  h) en i) zijn de mededelingen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidnormen gedaan. Uiting h) ten onrechte aan klanten mededelen dat Privatescan meer kan zien op scans en ook in het verleden meer heeft gevonden dan Prescan, omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt (producties 9, 40, 41, 42 en 43 van Prescan); uiting i) ten onrechte aan derden mededelen dat [X] door Prescan wordt bedreigd. De uitingen dienen te worden gestaakt.

Tot slot wordt onrechtmatig gehandeld door Privatescan c.s. door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten: de woorden "Business Class",  "Naar de Kliniek" en "Harry Mens" worden namelijk in witte letters tegen een witte achtergrond geplaatst zodat deze onzichtbare termen als zoekterm door een zoekmachine zal worden herkend. Ook de term "bekend van tv" is misleidend als Privatescan nog niet op televisie was verschenen. Privatescan wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ad €1.662.000,--. Dit bedrag bestaat uit de brutowinst van Privatescan die naar schatting van Prescan van januari 2007 tot en met juni 2009 samen met de geschatte brutowinst over een periode van 3 jaar vanaf juni 2009 beloopt.

Gebruik teken “privatescan” inbreuk op merkrechten PRESCAN
3.6. Daargelaten of (nog wel) sprake is van soortgelijke diensten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE c.q. artikel 9 lid 1 sub b GMVo nu het woordmerk PRESCAN ten aanzien van de dienst ‘preventief medisch onderzoek’ in klasse 44 nietig wordt verklaard, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van inbreuk. Het teken “privatescan” stemt in onvoldoende mate met het woordmerk PRESCAN overeen om te kunnen leiden tot gevaar voor verwarring.

Gebruik van het teken PRESCAN (Adword-overeenkomst)
3.20. Met Prescan is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde e-mail correspondentie van 22 en 23 februari 2007 blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken (hierna: de overeenkomst). Het bestaan van de overeenkomst is door Privatescan c.s. niet betwist. Privatescan c.s. stelt echter dat zij op grond van het merkenrecht niet verplicht was tot het doen van deze toezegging. De rechtbank verwerpt dit verweer. De overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW waarin partijen hebben afgesproken wat rechtens tussen hen geldt ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil. Privatescan c.s. heeft niet gesteld dat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. De stelling van Privatescan c.s. - zelfs indien zij juist zou zijn, hetgeen Prescan betwist - ontslaat haar derhalve niet van nakoming van de op haar rustende verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

3.21. Uit de door Prescan overgelegde screenprint van de website www.google.uk blijkt dat Privatescan c.s. na het sluiten van de overeenkomst in ieder geval het teken “prescan” nog als Adword heeft gebruikt. Privatescan c.s. stelt dat zij dit heeft gedaan nadat zij had moeten constateren dat Prescan op haar beurt toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van een tussen partijen overeengekomen zogenoemde ‘gentlemen’s agreement’ door het woord “Privatescan” in Google als Adword te gebruiken. Hiermee heeft Privatescan c.s. kennelijk willen betogen dat zij gerechtigd was de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Die stelling wordt gepasseerd, reeds omdat Privatescan c.s. gelet op de gemotiveerde betwisting door Prescan dat zij “privatescan” als Adword heeft gesponsord, die stelling onvoldoende nader heeft onderbouwd, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

3.22. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen.

Gebruik van teken PRISCAN
3.23. Het gebruik van het teken “priscan” als Adword, dat door Privatescan c.s. niet gemotiveerd is betwist, valt niet onder de tussen partijen gesloten overeenkomst. De rechtbank zal ten aanzien van dit teken beoordelen of sprake is van de door Prescan gestelde merkinbreuk. Prescan vordert een verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechtbank overweegt als volgt. In het Google Adwords arrest (HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. Louis Vuitton en CNRRH SARL, LJN: BL9252 r.o. 69) heeft het Hof beslist dat bij het selecteren door een concurrent van een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst om internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren en diensten van de merkhouder, sprake is van ‘gebruik van het teken voor de waren of diensten’ van deze concurrent als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Dit betekent dat de door Prescan gestelde inbreuk niet beoordeeld dient te worden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nu die bepaling ziet op gebruik ‘anders dan ter onderscheiding voor waren en diensten’. Prescan heeft niet gesteld dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo). Zo heeft Prescan niet gesteld dat het teken ‘priscan’ gelijk is aan het woordmerk PRESCAN (sub a), noch dat sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘priscan’ en het woordmerk PRESCAN (sub b), noch dat het woordmerk PRESCAN bekend is (sub c). Dit betekent dat Prescan haar stelling dat sprake is van merkinbreuk ten aanzien van gebruik van het teken “priscan” als Adword onvoldoende heeft gesubstantieerd.

Gebruik van het teken “(total) bodyscan”
3.30 (...) Nu Privatescan c.s. geen tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN, is geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCCAN en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

Inbreuk op auteursrecht
3.32. Prescan stelt zich op het standpunt dat Privatescan c.s. bij de website van Privatescan de ‘look and feel’ van de website van Prescan heeft overgenomen. Voorts stelt Prescan dat Privatescan c.s. op haar website vrijwel letterlijk een tekst heeft overgenomen van de website van Prescan die door de heer [N] op 22 april 2008 ten behoeve van Prescan is opgesteld betreffende de screening van huidkanker (productie 45 en 46 van Prescan) en ook een tekst die dateert van 13 februari 2007 die mevrouw [K] in opdracht van Prescan heeft opgesteld over de voordelen van preventief onderzoek letterlijk heeft overgenomen (productie 47 en 48 van Prescan).

3.33. Privatescan c.s. heeft er naar het oordeel van de rechtbank terecht op gewezen dat de ‘look and feel’ van een website niet auteursrechtelijk beschermd is. Dat neemt niet weg dat de wijze waarop invulling is gegeven aan (de tekst en beeldelementen op) een website wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. De eigen intellectuele schepping van de auteur van een tekst schuilt in de regel in de vorm, de presentatie en het taalgebruik waarvoor de auteur uitdrukkelijke keuzes heeft gemaakt. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt (HvJEU 16 juli 2009 C-5/08 Infopaq/DDF I, LJN: BJ3749). Prescan heeft haar stelling dat het auteursrecht van de tekst op haar website bij haar rust nader onderbouwd met de verklaringen van de heer [N], respectievelijk mevrouw [K] (producties 66 en 67 van Prescan). Uit die verklaringen blijkt dat de beide auteurs de teksten in opdracht van Prescan c.q. ten behoeve van Prescan hebben opgesteld en dat Prescan de tekst openbaar heeft gemaakt als van haar afkomstig. Het verweer van Privatescan c.s. dat Prescan niet heeft aangetoond auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de teksten wordt derhalve verworpen. Ook de stelling van Privatescan c.s. dat de teksten wetenschappelijk van aard zijn en derhalve niet auteursrechtelijk beschermd, wordt gepasseerd. In het licht van hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van de vorm, de presentatie en het taalgebruik, is deze conclusie onjuist. Het staat een ieder vrij wetenschappelijke informatie te kopiëren en te verspreiden, zolang de creatieve keuzes die de auteur bij de presentatie daarvan heeft gemaakt niet worden overgenomen.

3.35. Ten aanzien van de tekst betreffende huidkanker op de website van Privatescan (productie 46 van Prescan), stelt de rechtbank vast dat de vorm, de presentatie en het taalgebruik, anders dan Prescan stelt, zodanig afwijkt van de tekst op de website van Prescan, dat niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van die tekst terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Van auteursrechtinbreuk is ten aanzien van die tekst is dan ook geen sprake.

3.36. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek (productie 48 van Prescan). De auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst afkomstig van de website van Prescan komen wel terug in de tekst op de website van Privatescan. Prescan heeft aangevoerd dat de betreffende pagina’s van de beide websites voor 90 tot 95 procent overeenstemmen. Privatescan c.s. heeft een en ander niet steekhoudend bestreden. De toevoegingen of aanpassingen in de tekst waarop Privatescan c.s. heeft gewezen, zijn zo beperkt, dat het de juistheid van de stelling van Prescan over de mate van overeenstemming eerder bevestigt, dan ontkracht. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat de tekst op de website van Privatescan in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont van de tekst op de website van Prescan dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat de website van Privatescan een zelfstandig werk is. Voor zover Privatescan c.s. met haar verweer nog heeft bedoeld dat zij de tekst op haar website niet heeft ontleend aan die van Prescan, geldt dat zij dit betoog onvoldoende heeft onderbouwd. De door de rechtbank vastgestelde mate van overeenstemming tussen de beide teksten is van een zodanige aard en omvang dat in beginsel geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Privatescan c.s. heeft onvoldoende aangevoerd om dit vermoeden te ontzenuwen.

Gebruik (total) bodyscan ™
3.60. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan op haar website de tekens “total bodyscan ™” en “bodyscan ™” gebruikt. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat gebruik van het teken “™” zoals hiervoor weergegeven de onjuiste en misleidende suggestie wekt dat sprake is van merken waarvan Privatescan houdster is. Het verweer van Privatescan c.s. dat het teken “™” juist wordt gebruikt voor niet-ingeschreven merken faalt reeds omdat in de Benelux slechts sprake is van merkrechten als er sprake is van een merkinschrijving. De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken “(total)bodyscan” beschrijvend is en als zodanig geen geldig woordmerk zou kunnen zijn (hiervoor in 3.30).
Het teken dient voor een ieder vrij beschikbaar te blijven (zie hiervoor in 2.5). Door gebruik van het teken “(total) bodyscan ™” suggereert Privatescan c.s. echter dat haar rechten toekomen op dit teken in tegenstelling tot anderen – zoals Prescan – die dit teken ook gebruiken om (een kenmerk van) hun diensten mee aan te duiden. Naar het oordeel van de rechtbank valt redelijkerwijs aan te nemen dat die suggestie van voldoende materieel belang is om het economisch gedrag van de maatman-consument te beïnvloeden. Zulks is door Privatescan c.s. niet bestreden. Dit betekent dat sprake is van misleiding van consumenten en daarmee handelt Privatescan onrechtmatig jegens Prescan.

Onrechtmatig handelen door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten
3.70. Ook verwerpt de rechtbank het verweer van Privatescan c.s. dat met het gebruik van de termen “business class”, “mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” niet wordt verwezen naar de televisieprogramma’s waar Prescan in is verschenen maar slechts naar algemene (Engelse) termen die verband houden met de diensten die Privatescan biedt. Het staat Privatescan weliswaar in beginsel vrij om de woorden “business”, “class”, “mens”, “kliniek” en “gezondheid” te gebruiken op haar website of in haar uitingen. Echter, Privatescan gebruikt deze woorden nu juist niet op een algemene wijze om (kenmerken van) haar diensten te omschrijven, maar gebruikt de woorden in een dusdanige combinatie “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” dat zij overeenkomen met de titels (en of presentator) van de hiervoor genoemde televisieprogramma’s. Een verklaring voor het gebruik van de betreffende termen in die specifieke combinatie heeft Privatescan c.s. niet gegeven. Dat Privatescan met de term “business class” aanhaakt bij het televisieprogramma blijkt eens te meer uit het feit dat zij ook de naam van de presentator van dit programma, namelijk Harry Mens, als onzichtbare zoekterm op haar website gebruikt.

3.71. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, vast komen te staan dat Privatescan de termen “business class”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website gebruikt om aan te haken bij de titels van de televisieprogramma’s waar Prescan regelmatig in is verschenen.

3.72. Ook het gebruik van de term “bekend van tv” in de periode dat Privatescan nog niet op televisie was verschenen, is misleidend. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan in haar reclame-uitingen gebruik maakte van de term “bekend van tv” voordat Privatescan voor het eerst in het televisieprogramma Goudzoekers te zien was op 18 februari 2009. Naar het oordeel van de rechtbank kon de maatman-consument door de verwijzing “bekend van tv” in die periode gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling komen te verkeren van doen te hebben met Prescan die veelvuldig reclame maakte op televisie in tegenstelling tot Privatescan. Daarmee heeft Privatescan onrechtmatig gehandeld jegens Prescan.

Op andere blogs:
DomJur 2012-884 (Prescan B.V. – Privatescan B.V.)

Hof 's-Hertogenbosch 14 augustus 2012, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

Uitspraak ingezonden door Paul Reeskamp en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat door de combinatie van kenmerkende elementen de Pliage-tas auteursrechtelijk is beschermd (zie r.o. 7.2.1 voor de omschrijving van de elementen), de elementen van deze tas en de combinatie ervan zijn niet verworden tot een trend of stijl. [red. eerder heeft het GvEA zich over het vormmerk uitgelaten, IEF 7189].

Longchamp wordt als degene die het werk openbaar heeft gemaakt als maker aangemerkt en naar het recht van de plaats waar die openbaarmaking plaatsvond (lex originis, Frans recht ex article L113-1 Code de la propriété intellectuele) wordt Longchamp vermoed wordt auteursrechthebbende te zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat de overdracht zoals die uit de verklaring blijkt, niet alle auteursrechten zou bevatten.

Het beroep op rechtsverwerking wordt verworpen.

Horsten maakt inbreuk op de Pliage tas; de totaalindrukken die beide werken maken “verschillen te weinig voor het oordeel dat de Horsten-tas als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor de tas in uitgevouwen, gevulde als opgevouwen vorm. Ook de Horsten-tas kent een rechthoekige vorm met aan de onderzijde schuin afgesneden hoeken waardoor een vorm van een omgekeerd trapezium ontstaat indien de tas gevuld is, een ritssluiting die uitloopt op lipvormige uitsteeksels, in contrasterend materiaal uitgevoerde hengsels met opvallende stiksels, in hetzelfde contrasterende materiaal uitgevoerde klep die midden tussen de hengsels is geplaatst en een rechthoekige, symmetrische vorm indien de tas is opgevouwen.” Het verschil in maatvoering is niet relevant, aldus het Hof.

Het verweer dat er geen sprake is van ontlening gezien de hoeveelheid vergelijkbare tassen in de markt wordt verworpen bij gebrek aan nadere onderbouwing. “De bewijslast van de stelling dat er geen sprake is van ontlening rust op de partij die van inbreuk wordt betwist (zie HR Barbie).”

Gevorderde aanvullende aflegging rekening en verantwoording wordt toegewezen. Het door Horsten overgelegde rapport van Ernst & Young is onvoldoende om te kunnen dienen als deugdelijke rekening en verantwoording. Uit het rapport kan niet worden opgemaakt of het aantal verkochte tassen juist is, omdat er geen boordelingsopdracht is uitgevoerd  waarbij de boeken zijn gecontroleerd.

De gevorderde schadevergoeding voor winstafdracht wordt afgewezen bij gebrek aan nadere onderbouwing waarom 30,- per tas redelijk is.

Voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding voor waardevermindering door verlies aan exclusiviteit heeft het Hof meer informatie nodig omtrent het aantal verkochte tassen. De zaak wordt naar de rol verwegen voor akte overlegging rekening en verantwoording door een accountant (geen RA) goed gekeurd inzake de hoeveelheid Horsten-tassen die de toeleverancier aan Horsten heeft geleverd, de hoeveelheid Horsten-tassen die zijn verkocht, met daarbij de inkoopprijs en de verkoopprijs.

Er wordt overigens nog niets toegewezen; de zaak wordt naar de rol van 20 november verwezen voor akte aan de zijde van Horsten (accountantsrapport) en iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 

Supreme Court of Norway 27 juni 2012, HR-2012-01325-A (case no. 2011/2020);(Trumf AS tegen Stokke AS en Opsvik tegen Trumf AS)

Met commentaar in't kort van Tobias Cohen Jehoram en Mieke Merkelijn, De Brauw Blackstone Westbroek. Inzender is als advocaat betrokken namens Stokke AS.

De auteursrechtelijke bescherming van het Tripp Trapp ontwerp van Stokke is inzet van vele juridische procedures in zowel binnen- als buitenland. Zie in Nederland o.a. Hof Amsterdam 15 maart 2011, IEF 9475 inzake de Carlo-stoel, waarvan op dit moment cassatieberoep aanhangig is.

De bijgevoegde uitspraak van de Noorse Hoge Raad in een parallelle procedure (de Carlo stoel heet hier Oliver) is ook interessant voor de Nederlandse rechtspraktijk, met name wat betreft de toepassing van zowel het auteursrechtelijke werk- als inbreukcriterium alsmede het oordeel over de beschermingsomvang; in die zaak zijn (ook) alle mogelijke verweren gevoerd, inclusief argumenten gebaseerd op de opinie van de Nederlandse Prof. Jacobs, die ook in de Nederlandse procedures figureert. De ik-vorm van het arrest heeft overigens te maken met het feit dat in Noorwegen 1 van de rechters een opinie schrijft en de andere rechters daar al dan niet mee instemmen. In dit geval stemden zij alle in.

Allereerst onderschrijft de Noorse Hoge Raad het oordeel van de Bogarting Court of Appeal dat het Tripp Trapp ontwerp een auteursrechtelijk beschermd werk is (nrs. 81 en 82):

(81) […] The Court of Appeal finds, based on an overall assessment, that the said design elements of the Tripp Trapp chair convey an overall impression of originality, which is the result of an independent, creative effort. The design must be characterised as distinctive and featuring a high degree of innovation when compared to existing chairs. Consequently, the requirements applicable to artistic works are clearly met.”

(82) I agree with this, and when taking into consideration the many concurrent evaluations made in other contexts with regard to the Tripp Trapp chair as an artistic work, I am unable to conclude that the issue can be said to be an uncertain one.

Het auteursrechtelijke werkcriterium wordt hier op een juiste wijze toegepast door niet alleen afzonderlijke onderdelen in de beoordeling te betrekken, maar ook de totaalindruk van het Tripp Tripp ontwerp. Ook de argumenten
- dat het ontwerp (te) technisch van aard zou zijn,
- dat een ooit op het verstelsysteem aangevraagd octrooi aan auteursrechtelijke bescherming in de weg zou staan,
- dat elementen die tot een bepaalde stijl te rekenen zijn buiten beschouwing moeten worden gelaten, en
- dat voor industriële vormgeving hoe dan ook een beperktere auteursrechtelijke bescherming geldt (ovv. 23 – 26 en vergelijk terzake ook het oordeel van het Amsterdamse hof in de Carlo-zaak)
worden alle verworpen.

Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de inbreukvraag stelt de Noorse Hoge Raad vast dat het Tripp Trapp ontwerp gezien de hoge mate van oorspronkelijkheid en de creatieve keuzes van de maker een ruime beschermingsomvang geniet. Voor het oordeel dat er juist sprake zou moeten zijn van een beperkte beschermingsomvang omdat het hier zou gaan om een functioneel ontwerp wordt geen ruimte gelaten (zie nr. 86):

(86) It will be noted that Professor Jacobs’ assessment is largely a function of his views with regard to the copyright issue. This has implications when it comes to what weight can be attached to his views. There would seem to be general agreement, at least in Denmark, Sweden and Norway, that the degree of innovation has consequences in terms of how broad the protection against imitations is in scope. The scope of protection will be determined by how original and distinctive an artistic work is. The scope of protection reflects the scope of the individual creative effort. Although it will generally be problematic to grant extensive protection to items intended for practical use that meet everyday needs, such a perspective carries limited weight in relation to a distinctive artistic work like the Tripp Trapp chair. The German ruling I referred to earlier emphasises, in particular, the wide freedom of choice facing Mr Opsvik in the detailed design of his highchair – also within the limits defined by the technical solution. The same is emphasised in the decision of the Office for Harmonization in the Internal Market of 12 February 2008, in which the design registration of a chair similar to the Oliver chair was declared invalid at the request of Stokke AS:

“The examples of prior designs of highchairs given by the Holder demonstrate that despite these technical constraints there is still a large degree of freedom for designers of highchairs. In particular, there is no need for using a characteristic L-shaped structure which characterizes the prior design.”

Vervolgens komt de Noorse Hoge Raad tot de conclusie dat er sprake is van inbreuk. Ditmaal wordt het inbreukcriterium op juiste wijze toegepast, daarbij in ogenschouw nemend de totaalindruk en de essentie van het Tripp Trapp ontwerp (r.ov. 93 en 94):

(93) […] "The artistic distinction of the Tripp Trapp chair lies, as previously mentioned, in innovative individual elements, and the original combination of these with older, known individual elements. The Court of Appeal is of the view that the said elements are replicated to a very large extent in the Oliver chair. Consequently, the predominant part of those characteristics of the design expression that convey the identity of the Tripp Trapp chair are also found in the Oliver chair. The similarities are very extensive, not least when considering the large scope for variation that presents itself. All in all, the Oliver chair must be perceived as a very close imitation of the Tripp Trapp chair.”

(94) I agree with this summary, and it follows from this that the Oliver chair represents an infringement of the copyright protection conferred on the Tripp Trapp chair.

Terwijl de Hoge Raad expliciet de opvatting verwerpt dat er specifieke elementen aangewezen zouden moeten kunnen worden die auteursrechtelijk beschermd zijn; alleen het totaalbeeld telt.

Dat alles lijkt goed aan te sluiten bij de Nederlandse auteursrechtelijke uitgangspunten en leerstukken.

Tobias Cohen Jehoram en Mieke Merkelijn

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 juni 2012, LJN BX4870 (Noosa tegen Intertoys en Nisu International)

Auteursrecht op riem (toegewezen). Auteursrecht op armband, chunks en modelrecht / slaafse nabootsing (afgewezen).

Noosa is een modebedrijf en ontwerpt, produceert en verkoopt lederen accessoires waarop drukkers, de zogenoemde 'chunks', kunnen worden geklikt. Noosa heeft geconstateerd dat Intertoys in haar winkels, in ieder geval in Amsterdam en Krommenie, armbanden met drukknopen aanbiedt die nagenoeg identiek zijn aan haar armbanden. Gebleken is dat Nisu deze artikelen aan Intertoys levert. Nisu verhandelt zelf ook armbanden, riemen en chunks die zijn nagebootst van Noosa en heeft ook de term ‘chunks’ overgenomen, door de drukknopen ‘chunkies’ te noemen.

De vordering van Noosa zijn op grond van auteursrechten, modelrechten en slaafse nabootsing van armbanden en riemen met verwisselbare elementen ("chunks"). De voorzieningenrechter wijst alleen de op auteursrechtinbreuk gebaseerde vorderingen terzake van de riemen toe.

Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om niet heel duidelijk zichtbare afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen. De nevenvorderingen worden afgewezen.

Chunks
4.8. Voor wat betreft de afzonderlijke chunks heeft Nisu c.s. dan ook terecht aangevoerd dat Noosa onvoldoende heeft onderbouwd op welke werken haar vorderingen zijn gericht en waar de overeenkomsten met de volgens haar inbreukmakende producten precies in zitten.

Riemen
4.10. (...) De in het geding gebrachte catalogus van MyLOvE JEWELRY, wat daarvan ook zij, bevat afbeeldingen van (druk-) knopen en armbanden, maar niet van riemen die gelijkenis vertonen met de in het geding zijnde riemen van Noosa.

4.11. Voorts heeft Noosa voldoende aannemelijk gemaakt dat Nisu c.s. met de door haar verhandelde riemen inbreuk maakt op de rechten van Noosa. De riemen van Nisu zijn qua afmetingen (vrijwel) gelijk met die van Noosa, de drukknopen zijn in dezelfde aantallen, op gelijke afstand van elkaar en op dezelfde plaats als op de Noosa riemen aangebracht en geschikt om de chunks in aan te brengen en om de riemen te sluiten. De totaalindruk van de in het geding zijnde riemen is hetzelfde en aannemelijk is dat de riemen van Nisu aan die van Noosa zijn ontleend. Weliswaar is de kleur van de in het geding zijnde brede riem van Noosa bruin, en die van Nisu zwart, maar Nisu heeft niet betwist dat ook de zwarte (brede) riem tot het assortiment van Noosa behoort.

Armbanden
4.12. (...) Zo verschillen de plaats en het aantal drukkers op een van de Nisu armbanden van die op de Noosa armband en wijkt de kleur en het uiterlijk van het materiaal van de beide in het geding gebrachte exemplaren van Nisu af van het Noosa exemplaar. Daar komt bij dat Nisu c.s. documentatie, naar haar stelling daterend uit 2008, in het geding heeft gebracht (de onder 2.9 genoemde catalogus), waarin soortgelijke armbanden onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Weliswaar heeft Noosa de authenticiteit daarvan in twijfel getrokken, maar, zonder nader onderzoek naar de feiten, bijvoorbeeld op het punt van de herkomst van de catalogus, kan op voorhand niet zonder meer van de originaliteit van de desbetreffende armband van Noosa worden uitgegaan.

4.14. Aangezien de armbanden niet als model zijn gedeponeerd, kunnen de daarop gebaseerde stellingen van Noosa haar ten aanzien van die artikelen niet baten. Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om (niet heel duidelijk zichtbare) afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen.

Slaafse nabootsing - eigen plaats in de markt
4.15. Noosa heeft zich tot slot, ook voor de armbanden en chunks, beroepen op slaafse nabootsing. Om een hierop gestoelde vordering te doen slagen, is in de eerste plaats vereist dat aannemelijk is dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt in de markt. Dat wil zeggen dat het product zich uiterlijk van andere in de handel zijnde soortgelijke producten aanmerkelijk onderscheidt. Dat dit het geval is heeft Noosa tegenover de gemotiveerde betwisting door Nisu c.s., ondersteund met afbeeldingen van reeds voor 2009 in de handel zijnde (druk-)knopen en armbanden – waaronder die in de onder 2.9 genoemde catalogus waarvan niet zonder meer op voorhand kan worden aangenomen dat deze op een later tijdstip in elkaar is geknutseld – onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Op andere blogs
Charlotte's law & fine prints (Noosa chunks niet beschermd)

Vzr. Rechtbank Arnhem 26 juli 2012, LJN BX4571 (Angro Hosiery B.V. tegen Bonnie Doon Europe)

Executiegeschil na IEF 7040 en IEF 10972; vraag of dwangsommen zijn verbeurd.

Zowel Angro als Bonnie Doon zijn actief op het gebied van beenmode. Bonnie Doon heeft in 2007 de “Exquisite Legging” op de markt gebracht, een voetloze maillot die aan de onderzijde is voorzien van kant, een strikje en een inkeping. Angro vordert een verbod op het nemen van executiemaatregelen en krijgt deze.

In het eindvonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, waarin onder 3.4 het in geschil zijnde bevel is opgenomen, valt niet te lezen dat de rechter toen heeft vastgesteld dat Angro daadwerkelijk inbreukmakende leggings in voorraad had.

Vooruitlopend op terugzending naar China is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen.

8. Ter toelichting op haar primaire stelling heeft Angro gesteld dat zij na het (hiervoor onder 1.2 weergegeven) vonnis van de voorzieningenrechter van 4 september 2008, waarin geen bevel tot afgifte tot vernietiging is neergelegd, de toen aanwezige voorraad, waaronder de van klanten retour ontvangen inbreukmakende leggings in september 2009 heeft teruggestuurd naar China om te laten beoordelen of het mogelijk was die leggings zodanig te vermaken dat zij geen inbreuk meer zouden opleveren op de intellectuele eigendomsrechten van Bonnie Doon. Vooruitlopend daarop is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro door de fabrikant van de leggings, Luoman, de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

9. De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen. Ter staving van haar stelling heeft Angro verwezen naar het (hiervoor onder 1.4 weergegeven) overleg dat daarover met [betrokkene 2], de agent van Angro in China, in november 2009 heeft plaatsgevonden. Verder heeft zij verwezen naar het hiervoor onder 1.8 geciteerde “Records of Inquiry” en naar een eerdere e-mail van [betrokkene 2] aan [betrokkene 1] van 3 mei 2012 (onder 1.7 weergegeven). Op grond van deze bescheiden kan weliswaar niet onomstotelijk worden vastgesteld dat Angro de leggings tijdig heeft laten afknippen, maar daaruit volgt wel dat de voorraad in 2009 is verscheept naar China, wat Bonnie Doon overigens ook niet heeft betwist, en dat over het vermaken van de geretourneerde leggings door Angro met haar agent in China is gesproken. Verder kan op grond van het verslag van de Chinese advocaten en de daaraan gehechte foto’s voorshands worden afgeleid dat door de fabrikant, Luoman, op enig moment de onderkant van een aantal inbreukmakende leggings is afgeknipt. Daarmee heeft Angro haar voormelde stelling voorshands zodanig aannemelijk gemaakt dat thans niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat Angro het bevel tot afgifte van inbreukmakende leggings heeft overtreden. Dat niet helemaal duidelijk is geworden waarom Angro al op een moment dat zij daartoe nog niet verplicht was, tot het afknippen van de onderkant van de leggings is overgegaan vooruitlopend op vermaking van de leggings, is onvoldoende voor een ander oordeel, nu niet kan worden vastgesteld dat de verklaring van [betrokkene 1], bestuurder van Angro, daarover ongeloofwaardig is.

10. De conclusie is dat reeds op grond van de primaire stelling van Angro de onder 2.b. gevorderde schorsing van de executie van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012 toewijsbaar is. (...)

Dictum (...) schorst de executie door Bonnie Doon van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, voor zover het betreft de dwangsommen waarvan de executie door Bonnie Doon is aangezegd bij exploot van 25 mei 2012, waarbij is aangezegd dat dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van het bevel tot afgifte ter vernietiging van inbreukmakende leggings, en verbiedt Bonnie Doon opnieuw executiemaatregelen te treffen ter zake van overtreding door Angro van bedoeld bevel tot afgifte, een en ander totdat bij eindvonnis in een bodemprocedure zal zijn beslist over de onderhavige vordering van Bonnie Doon, 

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 399511/HA ZA 11-2154 (It's not the same (INTS) tegen Sun Lover's Casual v.o.f.)

Uitspraak ingezonden door Elin Perridon, Baker McKenzie.

Auteursrecht op kleding. Bescherming beperkt tot gemaakte specifieke keuzes en combinaties. Stijl of trend. Bescherming van essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen. Merkenrecht.

Onder de merknaam DESIGUAL wordt kleding ontworpen en door INTS in Nederland gedistribueerd. Sun Lover's verkoopt kleding die (vermoedelijk) exacte kopieën zijn en auteursrechtelijk inbreuk maken omdat de jurken zijn bedruk met de in Spanje ingeschreven auteursrechtelijk beschermde dessins.

De stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering dragen het persoonlijk stempel van de maker. Het auteursrecht is beperkt tot de gemaakte specifieke keuzes en combinaties hiervan. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s..

De bescherming voor, zoals INTS c.s. het noemen, essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gemotiveerd of gepreciseerd om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is.

INTS stelt dat de jurk is verkocht onder vermelding van "regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam", maar het overleggen van een kassabon kan slechts een begin van een bewijs vormen, INTS wordt toegestaan bewijs te leveren.

Het teken "Design all together" dat in de voering van de jas van Sun Lover's is aangebracht stemt verwarringwekkend overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van de stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinatie zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s.

Losse onderdelen beschermd?
4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraag voor, zoals zij noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om te kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. (...) De desbtreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen, het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het - op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv - aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij - conform haar bewijsaanbod - zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen.

Merkenrecht: leestip 4.17.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op kleding)

Hof 's-Hertogenbosch 7 augustus 2012, LJN BX3692 (Decapac N.V. tegen Cups4You B.V.)

Auteursrecht op diverse plastic rechthoekige 3-literbussen / kruidenbak. Technisch effect. Bodem is een grondvorm die de koper als laatste waarneemt. Beperkte bescherming. Variaties. Proceskosten: Cassatieadvies voor 1/3 in rekening brengen.

De rechtbank oordeelde (in haar eindvonnis na tussenvonnis) dat de bus van Decapac niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan behoefde de rechtbank de vragen aan wie een eventueel auteursrecht toe zou komen en of Cups4You inbreuk maakte op een auteurs-recht van Decapac niet meer te bespreken. Het beroep op slaafse nabootsing werd door de rechtbank verworpen en daartegen is geen grief gericht. Dit is derhalve in hoger beroep niet aan de orde.

Auteursrechtinbreuk. Op het oog gaat het bij het busje van Cups4You om een busje voor pinda's of noten dat kennelijk bestemd is tot eenmalig dan wel gebruik voor slechts enkele malen. In het algemeen heeft het busje een veel "goedkopere" uitstraling dan de bus van Decapac. 

De bovenzijde is technisch bepaald, Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om een alternatieve vorm te geven, maar sluitbaarheid zijn overwegingen van technische aard. Naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, volstrekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft. De grondvorm van de bodem, zo kan niet onvermeld blijven zegt het hof, is het laatste wat een koper zal waarnemen. Betreft de indeukingen roept het hof in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de wat vettige hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. Bussen met greep bieden meer houvast dan bussen zonder greep. Gelet op deze uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect. Dit alles (ook varianten) betekent dat, indien er al enig auteursrecht op de Decapacbus kan worden aangenomen, dat een auteursrecht met zeer beperkte beschermingsomvang is.

De bus van Cups4You vertoont onmiskenbaar gelijkenis met die van Decapac. Doch voor de grondvorm (waarbij de indeukingen worden weggedacht) geldt dat deze zo banaal of triviaal is dat daarop geen inbreuk kan worden gebaseerd, hoe groot de gelijkenis ook zou zijn. Anderzijds geldt dat, ofschoon variaties in afmetingen en verhoudingen niet tot een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk leiden, in een concreet geval duidelijke afwijkingen - samen met andere elementen - wel kunnen bijdragen tot het oordeel dat er voldoende afstand is gehouden tot een beweerdelijk beschermd object.

Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de Decapacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is.

Cups4You wenst ook de kosten van een cassatieadvies in rekening te brengen. Omdat daarmee de advocaat zich werk heeft bespaard, acht het hof het redelijk om 1/3e deel ten laste van Decapac te brengen.

4.9. De bovenzijde:
Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om de bovenzijde een alternatieve vorm - en een vorm die afwijkt van die van de bodem - mee te geven. Het ligt echter tamelijk voor de hand dat bij de vorm-geving van de bovenzijde ook overwegingen van technische aard (sluitbaarheid) een rol hebben ge-speeld.

Hoe dit ook zij, naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, vol-strekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft: er is altijd sprake van enige afronding, soms maar van een centime-ter of daaromtrent, soms van enkele centimeters. Verder hebben rechthoekige/vierkanten plastic bussen altijd ofwel rechte, ofwel licht gebogen zijden (bijvoorbeeld de meeste "rechthoekige" of "vierkante" Tupperwarebussen).

Mitsdien dienen rechthoekige of vierkante grondvormen met afgeronde hoeken (met een kleine straal) en rechte dan wel licht gebogen zijden eveneens als gebruikelijk, banaal of triviaal te worden aangemerkt.

4.10. De bodem:

Voor de vorm van de bodem geldt echter dat, daargelaten of deze geheel oorspronkelijk is en/of de vorm ervan samenhangt met een noodzakelijk technisch effect, deze niet als volstrekt banaal of triviaal kan worden aangemerkt.

Overigens kan daarbij niet onvermeld blijven dat de grondvorm van de bodem het laatste is wat een koper, of dat nu een consument is of een beroepsmatige gebruiker, zal waarnemen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat er niet zozeer sprake was van een keuze om aan de bodem een bepaalde vorm te geven, met als gevolg dat de bus zelf ook een bepaalde vorm kreeg, als wel van een keuze om de bus zèlf een bepaalde gewenste vorm te geven, hetgeen ertoe heeft geleid dat de bodem een dienovereenkomstige vorm heeft gekregen.

4.11. Technisch effect van de "indeukingen":

Volgens Decapac heeft haar opdrachtgever, Rejo, de voorkeur uitgesproken een kruidenbus met een onderscheidende vormgeving op de markt te brengen. Dat, aldus Decapac, en niet een bepaald be-oogd technisch effect is reden geweest voor het onderhavige ontwerp.

Volgens Decapac is ook onjuist dat de indeukingen zijn aangebracht om de bus gemakkelijker han-teerbaar te maken; voor personen met kleine handen is deze helemaal niet gemakkelijk te hanteren. Volgens Cups4You gaat het bij deze indeukingen juist wel om het technisch effect.

4.11.1. Het hof roept in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. De aard van de bedrij-ven waarvoor de bus bestemd is brengt met zich mede dat de bus soms met wat vettige handen zal worden beetgepakt. Dat de bus tamelijk groot is, is een gegeven dat blijkbaar berust op een voor-keur van de eindafnemers voor deze maat verpakkingen, ook al zijn die door hun formaat wat moei-lijker beet te pakken dan kleinere bussen.

Het hof heeft zelf waargenomen dat de bus ook door personen met kleinere handen - zoals veel vrouwen - vrij comfortabel onderaan of halverwege kan worden beetgepakt. Helemaal bovenaan beetpakken is, ook met kleinere handen, wel mogelijk, maar de duim enerzijds en de vingers ander-zijds vallen dan onvoldoende in de "indeukingen" voor een maximaal houvast.

Doch afgezien daarvan maken het formaat en het daarmede samenhangende gewicht van de (gevul-de) bussen dat bussen met greep meer houvast bieden dan bussen zonder greep.

4.11.2. Gelet op voorgaande uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect.

4.11.3. Decapac stelt dat de vorm niet louter functioneel bepaald was, en dat er ook andere vormen denkbaar geweest zouden zijn; bij wijze van voorbeeld verwijst zij in de memorie van grie-ven sub 88 naar een aantal voorbeelden. Het hof acht deze voorbeelden weinig gelukkig gekozen. De vorm linksboven (min of meer een ellips, met aan een lange zijde een ruime indeuking) heeft slechts één "greep", voor de duim óf voor de vingers, en heeft aldus minder grip dan de bus van Decapac. Bij de vorm linksonder (twee overlappende cirkels, zodat in het midden van de lange zijden een deuk ontstaat) liggen de indeukingen (als het gaat om een bus met een formaat als de onderhavige) zo ver weg, dat iemand met kleinere handen nooit voldoende grip krijgt. De vorm rechtsonder (een zuivere ellips) is bij grotere bussen al helemaal niet beet te pakken; dit is nog een slechtere oplos-sing dan de grondvorm zonder indeukingen. Alleen de vorm rechtsboven (een ellips met in het mid-den van de lange zijde aan weerszijden brede indeukingen) lijkt min of meer hanteerbaar te zijn, doch daarbij gaat een relatief groot deel van de inhoud "verloren".

4.11.4. Het aanbrengen van indeukingen op de plaatsen waar Decapac dat heeft gedaan heeft dus technische voordelen welke de andere voorgestelde vormen niet hebben. 

4.13.8. Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de De-capacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is. Dat betekent dat grieven 1, 2 en 3, ook al zouden die op onderdelen gegrond kunnen zijn, niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

4.20.8. Wat het cassatieadvies betreft: dat dit a priori overbodig was staat onvoldoende vast. Dat bij de advocaatwisseling sprake was van processuele chicanes is onvoldoende komen vast te staan.

In beginsel vallen in een IE-zaak alle werkzaamheden onder het bereik van art. 1019h Rv., ook werkzaamheden van louter processuele aard waaraan geen inhoudelijke IE-aspecten zijn verbonden. Anderzijds heeft te gelden dat een advocaat in beginsel zelf het procesrecht tot in finesses dient te beheersen. Het inwinnen van cassatieadvies is daartoe niet noodzakelijk en berust op een eigen keu-ze. Wel heeft de advocaat zich daarmee werk bespaard. Het hof acht het redelijk om 1/3e deel ten laste van de wederpartij te brengen.

Rechtbank Maastricht 1 augustus 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen) en tussenvonnis 29 februari 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen)

Auteursrecht op abri / bushokje. Werkgeversauteursrecht. Bij vonnis van 31 augustus 2011, IEF 10246 heeft CBS een bewijsopdracht gekregen waarbij zij de rechtsgeldige levering van het auteursrecht aan de licentiegever dient te bewijzen. Bij vonnis van 29 februari 2012 (tussenvonnis) heeft de rechtbank dat de levering rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Voor zover RBL en de Gemeente het niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen.

2.2.3. (vonnis 29 februari 2012) Het gaat er dus (nog nader) om of Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in  dienst te zijn geweest van Landmark BV, waaronder begrepen de situatie dat hij  in dienst was van Groothuizen Beheer BV en voor met name ontwerpwerkzaamheden was uitgeleend (tegen betaling van een management fee ter beschikking gesteld) aan Landmark BV. 

2.1 (vonnis 1 augustus 2012) De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

De zaak wordt op de parkeerrol verwezen, omdat een tussentijds hoger beroep wordt toegestaan waarin het hof wordt gevraagd of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is.

2.1. Bij vonnis van 29 februari 2012 heeft de rechtbank als vaststaand aangenomen en geoordeeld (overweging 2.2.1) dat de leveringen door Landmark BV aan Thinkmark BV en door de laatste aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig hebben plaatsgevonden, en (overweging 2.2.2) dat Landmark BV bij de overdracht aan Thinkmark BV auteursrechthebbende was. Voor zover RBL en de Gemeente het met deze oordelen niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen, waartoe de rechtbank net als van het vonnis van 31 augustus 2011 ook van dit vonnis afzonderlijk hoger beroep toelaat. De rechtbank heeft in het vonnis van 31 augustus 2011 voorts RBL en de gemeente in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over haar voorlopige aanname (op grond van CBS’ productie 20 en processtuk 21) dat Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in dienst te zijn geweest van Landmark BV. Hetgeen RBL dienaangaande heeft aangevoerd, heeft bij de rechtbank niet tot een ander inzicht geleid. De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

2.2 Ervan uitgaande dat het de voorkeur van partijen heeft om in eerste aanleg pas voort te procederen nadat het hof zich in hoger beroep heeft uitgesproken over de vraag of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is (en, gelet op het voorgaande, wellicht ook over de vraag of de levering van het auteursrecht aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig heeft plaatsgevonden), wordt de zaak verwezen naar de parkeerrol om - op verzoek van één van partijen - te worden voortgezet zodra het hof over ten minste de eerste vraag arrest heeft gewezen.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 17 juli 2012, LJN BY0508, zaaknr. 198988/KZ ZA 12-108 (Autohopper Nederland B.V. tegen gedaagde c.s.)

Uitspraak ingezonden door Jetse Sprey, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Auteursrecht.

Autohopper is een franchiseorganisatie die zich richt op het verhuren van auto's. Gedaagde is een reclame ontwerp- en adviesbureau. Gedaagde is benaderd door de bestuurder van Autohopper voor het ontwerpen en ontwikkelen van een naam en logo op basis van een geschreven businessplan betreffende het ontwikkelen en uitbouwen van een franchiseorganisatie op het terrein van de autoverhuur. Sinds begin 2011 gebruikt Autohopper de handelsnaam 'Autohopper' en bijbehorende logo's op onder meer haar website. Hierbij is het door gedaagde geleverde communicatieconcept gebruikt als kapstok voor de onderneming en is gebruik gemaakt van het door gedaagde geleverde logo met tagline. Gedaagde heeft Autohopper gesommeerd om auteursrechtinbreuk te staken, waarop door Autohopper niet is gereageerd.

In de algemene voorwaarden stond "eenmalig gebruik", een logo is naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Autohopper op grond van de afspraken tussen partijen gerechtigd was het door gedaagde ontworpen communicatieconcept en logo nader uit te werken en te gebruiken. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk.  In conventie oordeelt de voorzieningenrechter dat het doen van de door gedaagde aangekondigde mededeling aan de franchisenemers dat zij het maken van auteursrechtinbreuk moeten staken, onrechtmatig is. Het doen van een dergelijke mededeling zal leiden tot onrust en financiële schade aan de zijde van Autohopper.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Autohopper toe en wijst de vorderingen in reconventie af.

5.6.  Dat in de algemene voorwaarden wordt uitgegaan van een "eenmalig gebruik" doet aan het voorgaande niet af. Nog afgezien van de toepasselijkheid van genoemde algemene voorwaarden is niet goed voorstelbaar wat wordt verstaan onder "eenmalig gebruik" van een door Puur!fct gemaakt concept inclusief logo. Een logo is immers naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt. Daarbij komt dat, zo al enige betekenis kan worden toegekend aan het gebruik van het woord "eenmalig" in de algemene voorwaarden, moet worden aangenomen dat partijen - in afwijking daarvan - een veelvuldiger gebruik zijn overeengekomen. In ieder geval blijkt uit de onder 2.6 geciteerde passage uit de mail van Puur!fct aan [bestuurder sub 2] dat het concept bedoeld was om uit te werken en te gebruiken.

5.7. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Autohopper op grond van de afspraken tussen partijen gerechtigd was het door gedaagde ontworpen communicatieconcept en het daarbij behorende logo inclusief tagline nader uit te werken en te gebruiken in haar marketinguitingen zodat van een inbreuk op enig auteursrecht van gedaagde geen sprake is. Dit brengt met zich dat de vorderingen van gedaagde reeds hierom zullen worden afgewezen. De beantwoording van de vraag of gedaagde dan wel Autohopper auteursrechthebbende is ten aanzien van het door gedaagde ontworpen concept met bijbehorend logo en tagline zal daarom in het midden worden gelaten.

6.2. Hiervoor is reeds geoordeeld dat van een inbreuk door Autohopper op enig auteursrecht van gedaagde geen sprake is. Dit in aanmerking nemende staat in conventie nog ter beoordeling of het doen van de door gedaagde aangekondigde mededeling aan de franchisenemers dat zij het maken van een inbreuk op het auteursrecht van gedaagde moeten staken kan worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Autohopper.

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit het geval is. Voldoende aannemelijk is dat het doen van een dergelijke mededeling aan de franchisenemers zal leiden tot onrust onder -en mogelijk vertrek van- franchisenemers en dat dit tot (grote) financiële schade kan leiden aan de zijde van Autohopper.

Anders dan gedaagde meent kan zij aan de vrijheid van meningsuiting, die ook in het zakelijk verkeer geldt, niet het recht ontlenen op onjuiste gronden derden te sommeren het gebruik van het door gedaagde ontworpen logo en overige marketingconcepten te staken, nu waarschijnlijk is dat het doen van dergelijke mededelingen/sommaties haar (gewezen) zakenrelatie schade zal berokkenen.

Lees het afschrift KZ ZA 12-108, LJN BY0508.

 Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Vormgeving hoppen)