Vormgeving  

Hof Arnhem 25 september 2012, zaaknummer 200.098.052 (Erno Rubik tegen Beckx Trading & Co B.V. en Out of the Blue KG)

Uitspraak ingezonden door Sven Klos en Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.

Auteursrecht. Rubik's kubus. Het arrest venietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht van 12 oktober 2011 [red. IEF 10321] en oordeelt dat (alleen) de “Magic Cube” van Out Of The Blue GmbH inbreuk maakt op het auteursrecht van Rubik.

Als driedimensional logicaspel, moeten de elementen als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt en kan de kubusvorm niet zijn beschermd. (...) Het zintuiglijke effect dat het waarnemen van de kubus, berust geheel op de functioneel noodzaklijke onderdelen van de kubus.Auteursrechtelijke bescherming zou dan leiden tot monopolisering van het achterliggende functionele idee, zodat ook de combinatie van de elemenenten niet voldoet aan het oorspronkelijkheidscriterium. Het subsidiair beroep op de auteursrechtelijke bescherming voor de (oneindige) kleurenvariaties wordt eveneens verworpen, nu elk van de denkbare kleurencombinaties pas gecreëerd worden door de gebruiker zelf. De enkele door de kubus gecreëerde mogelijkheid voor de gebruiker om kleurencombinaties te doen ontstaan is onvoldoende om de kubus als werk, of Rubik als maker aan te merken.

De auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot de combinatie van zes gekleurde vlakken op iedere zijde verdeeld over negen deelvlakken.

Tot slot is er geen sprake van slaafse nabootsing, nu de nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en Beckx c.s. (de kleuren weggedacht) in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product rdelijkerwijs  niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. De overige kubussen verschillen uiterlijkvan alle door Rubik op de markt gebrachte kubussen. [red. vergelijk: merkenrecht bescherming]

4. 11 Subsidiair heeft Rubik zich beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken. De oorspronkelijkheid is bij deze grondslag volgens hem gelegen in de 'onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus', alsmede in de 'veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en in de met behoud van de kubusvorm optredende mengeling van de zes kleuren in een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk'. Het verweer van de Beckx c.s. tegen deze eisvermeerdering bij memorie van grieven wordt door het hof verworpen. Rubik is in beginsel gerechtigd in hoger beroep (de grondslag van) zijn eis aan te vullen, terwijl de thans aangevoerde subsidiaire grondslag ook zodanig in het verlengde van het debat in eerste aanleg ligt, dat niet valt in te zien dat Beckx c.s. door deze eiswijziging in hun processuele belangen zijn geschaad. Dit leidt niet tot strijd met de goede procesorde.

4.12 Voor zover Rubik in verband met zijn subsidiaire grondslag auteursrechtelijke bescherming inroept voor de (oneindige) kleurenvariaties die (kunnen) ontstaan door de gebruiker van de kubus, verwerpt het hof dat beroep. Elk van de oneindig denkbare kleurencombinaties wordt immers (pas) gecreëerd door de gebruiker zelf en Rubik heeft zich niet beroepen op het auteursrecht op een bepaalde kleurencombinatie. De enkele door de kubus gecreëerde mogelijkheid voor de gebruiker om ( een oneindig aantal) kleurencombinaties te doen ontstaan is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om de kubus als werk, of Rubik als maker van de verschillende kleurencombinaties aan te merken.

4.13 Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht, is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze. Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleen aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend is niet gebleken. Bij het voorgaande wijst het hof erop dat de auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot dit (oorspronkelijke) element- te weten de 6 kleurvlakken van de kubus, op iedere zijde verdeeld over 9 deelvlakken. Zoals hiervoor is geoordeeld komen noch de kubusvorm als zodanig, noch de onder 4.8 omschreven elementen die bepalend zijn voor het functioneren van de kubus als driedimensionaal logicaspel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.14 Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. een op dit (beperkte) oorsponkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Beckx c.s. hebben ook niet gesteld dat de (keychain) Magic Cube een andere kleurstelling vertoond en zij hebben ook niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat de totaalindruk van de kubus van Rubik op het punt van de kleurvlakken overeenkomt.

4.19 De overige kubussen van Beckx c..s.- de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cube - verschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en dat Beckx c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Voor het overige verwijs het hof naar het 4.18 overwogene.

Vzr. Rechtbank Haarlem 25 september 2012, LJN BX9159 / zaaknr. 194864 / KG ZA 12-391 (N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland tegen Globaltap LL.C.)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

In't kort: Niet-geregistreerd modellenrecht. Reciprociteitseis Drinkwatertap waar een drinkwaterfles onder kan worden geplaatst. Wapperen met niet-bestaande IE-rechten jegens diverse gemeentebesturen. Er zijn geen modeldepots verricht voor het GTMU-model, maar voldoende aannemelijk het dat in de EU thans bescherming geniet als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel ex 11 GModVo. Het model is vanaf oktober 2011 openbaargemaakt via haar website en andere media.

Het verweer van Globaltap dat zij zich kunnen beroepen op het auteursrecht. Het land van oorsprong van het GTMU-model is de Verenigde staten en daar komt aan usefull articles komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Conform de reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie komt het GTMU-model in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toe.

4.7. Globaltap betoogt dat sprake is van inbreuk, nu beide modellen zich kenmerken door een gat in het midden, in een diepe omranding. De door het gat in het GTMU-model ontwikkelde "doorkijk" staat volgens Globaltap op zichzelf in de markt, heeft een eigen karakter en onderscheidt zich van het "umfeld".

Het is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Globaltap redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat met het PWN-model daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het GTMU-modelrecht. Omdat in de sommatiebreiven die Globaltap heeft verzonden slechts de contouren zijn getekend wordt daarmee de indruk wordt gewekt dat het PWN-model meer lijkt op het GTMU-model dan in werkelijkheid het geval is.

Het is aannemelijk dat PWN hierdoor schade lijdt. De voorzieningenrechter beveelt Globaltap zich te onthouden van het doen van mededelingen dat PWN of haar afnemers (mogelijk) inbreuk maken op het GTMU-model en wijst de rectificatie toe op grond van 6:167 BW.

4.10. (...) dat de contouren van het PWN-model slechts op de foto van het GTMU-model zouden zijn getekend om aan te geven hoezeer de beide modellen overeenstemmen, zoals van de zijde van Globaltap ter zitting is betoogd, kan de voorzieningenrechter niet volgen. De foto van het PWN-model was immers eveneens aan de brieven gehecht, zodat de ontvanger van de brief aan de hand van de twee foto's zelf konden beoordelen wat de overeenkomsten en verschillen tussen de modellen zijn. De toevoeging van de contouren kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet anders worden opgevat dan dat Globaltap willen en wetens de indruk heeft willen wekken dat de beide modellen op elkaar leken, door in strijd met de waarheid de foto van GTMU-model te manipuleren. Dit is onzorgvuldig jegens PWN.

Lees hier het afschrift KG ZA 12-391, LJN BX9159.

Op andere blogs:
Internetrechtspraak (Voorzieningenrechter Haarlem 25 september 2012 (Drinkwatertap))

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 29 mei 2012, zaaknr 243150 / KG ZA 12-121 (Tevea B.V. tegen Van Spijk B.V. en Harton B.V.)

Uitspraak ingezonden door Fiorelo Klein, DLA Piper.

Auteursrecht verpakking. Gebruiksaanwijzing is technisch bepaald. Tevea houdt zich bezig met verlichtingsarmaturen, waaronder de XQ-Lite Indoor/Outdoor lamp een TL-armatuur. Harton verkoopt en bemiddelt de AMP indoor/Outdoor TL-armatuur die Van Spijk afneemt en doorverkoopt aan o.a. Makro. Harton en Van Spijk worden gesommeerd auteursrechtinbreuk te stoppen door het openbaarmaken en verveelvoudigen van verpakkingen en gebruiksaanwijzingen die dezelfde totaalindruk wekken te staken.

Dat de verpakkingen en gebruiksaanwijzingen in Nederland bij Bouwmaat en voorheen ook Karwei beschikbaar waren, is door Harton onvoldoende betwist. Tevea heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gebruiksaanwijzing van de XQ-Lite Indoor/Outdoor lamp als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt. Daarbij zij voorop gesteld dat een gebruiksaanwijzing voor het monteren van een tl-lamp bij uitstek technisch bepaald is. Het enkele feit dat Tevea in haar gebruiksaanwijzing geen gebruik maakt van tekst, maar uitsluitend van afbeeldingen, is niet een keuze die auteursrechtelijk bescherming met zich brengt.

Harton en Van Spijk wordt verboden inbreuk te maken op de verpakking. De verbodsvordering is echter te ruim geformuleerd dat toewijzing daarvan een onaanvaardbaar risico op executiegeschillen met zich brengt. Van alle opslagpunten en verkooppunten in binnen- en buitenland dient zij verpakkingen terug te nemen en deze te (doen) vernietigen. Ook dient zij middels een registeraccountant opgave te doen van de gegevens van de producent / leverancier, afnemers en de aantallen verkochte exemplaren op te geven, onder last van een dwangsom.

4.4. (...) Niet alleen de indeling met bovenaan een witte balk, een groene balk aan de linker- en onderzijde en voor het overige een lichtgrijze achtergrond met daarop een foto van een diagonaal geplaatst tl-armatuur, maar ook de gebruike symbolen, kaders, teksten, lettertype en positionering van de kaders zijn nagenoeg identiek. (...)

4.7. Tevea heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gebruiksaanwijzing van de XQ-Lite Indoor/Outdoor lamp als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt. Daarbij zij voorop gesteld daat een gebruiksaanwijzing voor het monteren van een tl-lamp bij uitstek technisch bepaald is. Het enkele feit dat Tevea in haar gebruiksaanwijzing geen gebruik maakt van tekst, maar uitsluitend van afbeeldingen, is niet een keuze die auteursrechtelijk bescherming met zich brengt. Uit de door Harton overlegde afbeeldingen volgt dat Tevea daarin niet uniek is. Er zijn meerdere fabrikanten die in hun gebruiksaanwijzing uitsluitend werken met afbeeldingen, zoals Ranex en Massive. Weliswaar worden in de gebruiksaanwijzing van AMP Light Indoor-Outdoor lamo dezelfde foto's gebruikt als in de gebruiksaanwijzing van de XQ/Lite Indoor-Out maar gesteld noch gebleken is dat het auteursrecht op die foto´s aan Tevea toebehoort. Uit de door Tevea overlegde verklaringen van haar ontwerper blijkt ook niet dat de foto´s door hem zijn vervaardigd.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie: Lelystad, 13 september 2012, LJN BX7995 (TKS S.A. tegen M. Petiet (opgeheven eenmanszaak BAM BAM))

Merkenrecht. Douanerecht. Auteursrecht. Invoer van namaak. TKS produceert en verhandelt horloges en is houdster van het beeldmerk ICE-WATCH. Op 20 juli 2012 heeft de Nederlandse Douane (Douane) een zending van ±805 horloges tegengehouden. De horloges zijn voorzien van het merkteken ICE-WATCH. De zending, afkomstig uit China, was bestemd voor Petiet (opgeheven eenmanszaak BAM BAM).

De door gedaagde bestelde en door de Nederlandse Douane tegengehouden horloges maken inbreuk op het (beeld)merkrecht en auteursrecht van eiseres. Gelet op het onvoldoende gemotiveerde verweer van gedaagde, wordt eiseres vooralsnog gevolgd in haar standpunt dat zij een voldoende oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan een reeds bestaand model. Dat een rechter in België daar anders over heeft beslist, doet daar niet aan af. Deze uitspraak is niet in het geding gebracht. Er is volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) over de uitspraak berichten.

Merkenrecht:
4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat het door Petiet gestelde gratis weggeven van de inbreukmakende horloges aan particulieren tijdens de voorverkoop van vuurwerk moet worden aangemerkt als gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 20 lid i sub a en sub c BVIE. Volgens Petiet heeft dit soort (promotie)acties er toe geleid dat zijn omzet in drie jaar tijd verdrievoudigd is. De inbreukmakende horloges waren dan ook bestemd voor gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt behaald.

Auteursrecht:
4.11.  Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat TKS met voormelde wijze van vormgeving een oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan het Rolex model, zodat de in het geding zijnde horloges van TKS het resultaat zijn van een intellectuele schepping en in zoverre auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat de rechtbank te Luik (België) daar anders over geoordeeld heeft, zoals door Petiet ter zitting naar voren is gebracht, doet daar niet aan af. Een Nederlandse rechter is niet gebonden aan deze beslissing van zijn Belgische collega en het vonnis is niet overgelegd. Petiet heeft slechts volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) berichten over deze uitspraak.

4.12.  Niet in geschil is dat Petiet, na ontvangst van de horloges, de horloges daadwerkelijk aan zijn klanten zou verstrekken. Dit betekent dat er sprake is van een (dreigende) inbreuk op de auteursrechten van TKS ten aanzien van horloges uit de lijn Sili Forever.

4.13.  Het verweer van Petiet tegen voormelde schending van het auteursrecht op grond dat hij TADA horloges heeft besteld en dat er abusievelijk ICE-WATCH horloges zijn ontvangen wordt verworpen. (...)

4.14.  TKS heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat zij actief optreedt tegen vermeende inbreukmakende handelingen gepleegd door derden. Dat TKS daadwerkelijk actief optreedt, blijkt bijvoorbeeld ook uit de door Petiet zelf aangehaalde procedure in België. Bovendien heeft TKS meegedeeld dat zij de door Petiet aangedragen voorbeelden van gelijksoortige horloges als in deze procedure aan de orde, zal bestuderen en er waar nodig ook tegen zal optreden (bijvoorbeeld tegen het door Transavia aangeboden horloge van het merk OOZOO).
Dictum:
De voorzieningenrechter

5.1.  verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om binnen de Benelux inbreuk te maken op het onder nummer 0911764 ingeschreven Benelux beeldmerk, met name door het invoeren of aanbieden van horloges die zonder toestemming van TKS voorzien zijn van het ICE-WATCH merkteken,

5.2.  verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om inbreuk te maken op de auteursrechten van TKS, met name door het zonder toestemming van TKS (doen) verveelvoudigen en openbaar maken van horloges uit de lijn Sili Forever.

5.3.  beveelt Petiet om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van TKS schriftelijk juiste en volledige opgave te doen van:
-  de volledige naam en adresgegevens van zijn leverancier(s) en afnemers van namaak ICE-WATCH horloges en van de hem eventueel bekende andere partijen die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS;
-  het totale aantal door hem ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden horloges die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden,

5.4.  beveelt Petiet om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis:
-  alle overige producten die inbreuk maken op de ten processe bepaalde merk- en/of auteursrechten van TKS, die door of ten behoeve van hem, op voorraad dan wel in bewaring worden gehouden, op eigen kosten te (laten) vernietigen, onder toezicht van de onder r.o. 4.17 bedoelde curator, die daarvan (telkens) een schriftelijk verslag zal opmaken; en
-  schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen dezelfde termijn toe te zenden aan de advocaten van TKS,

5.5.  veroordeelt Petiet om aan TKS een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan voormelde bevelen en veroordelingen voldoet,

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 359451 / HA ZA 10-609 (Bos Nieuwerkerk B.V. tegen Sontech Lawaaibestrijding)

Auteursrecht. Werk/bouwtekeningen. Eiser vordert betaling van facturen en stelt een auteursrechtinbreuk voor het tonen van werktekeningen. Het betrof levering en montage van 6 dempers. Bij de plaatsing van de dempers door Bos Nieuwerkerk is gebleken dat er een fout in de tekeningen zat, waardoor deze aangepast moesten worden. Door de foutieve informatie in de tekeningen waren de door derden (Enalco) geproduceerde dempers ook niet goed. Enalco was ingezet omdat Bos niet in staat was deze in de door Sontech gewenste termijn te leveren.

Door de werktekeningen van de dempers aan Enalco te tonen of in gebruik te geven, maakt - aldus Bos - inbreuk op het auteursrecht. Veronderstellenderwijs echter ervan uitgaande dat op de tekeningen auteursrechten rusten en deze aan Bos Nieuwerkerk toekomen, kan nog immer niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Bos Nieuwerkerk baseert haar betoog erop dat dezelfde fout is overgenomen als in de tekeningen stond, zodat die tekeningen moeten zijn gebruikt of getoond aan Enalco.

De betaling van facturen wordt toegewezen, de auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen.

Auteursrecht

4.9. Bos Nieuwerkerk stelt voorts dat Sontech inbreuk op haar auteursrechten ter zake de werktekeningen van de dempers heeft gemaakt door deze aan Enalco te tonen of in gebruik te geven om de door Enalco te leveren dempers te maken. Veronderstellenderwijs echter ervan uitgaande dat op de tekeningen auteursrechten rusten en deze aan Bos Nieuwerkerk toekomen, kan nog immer niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Bos Nieuwerkerk baseert haar betoog erop dat dezelfde fout is overgenomen als in de tekeningen stond, zodat die tekeningen moeten zijn gebruikt of getoond aan Enalco. Ook zou Sontech dit in feite in emails al hebben toegegeven. Dit betoog moet stranden omdat geenszins is uit te sluiten op basis van hetgeen in de procedure is ingebracht dat Sontech, dat wil zeggen de heer Smulders, slechts de (foutieve) maatvoeringen aan Enalco heeft doorgegeven, zoals hij ter comparitie heeft verklaard. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat slechts het doorgeven van één of meer maatvoeringen op een tekening al tot een overeenstemmende totaalindruk zou leiden tussen de tekeningen van Bos Nieuwerkerk enerzijds en de tekeningen respectievelijk dempers gemaakt door Enalco anderzijds, zoals vereist om van auteursrechtinbreuk te kunnen spreken. De rechtbank laat nog daar dat evenmin door Bos Nieuwerkerk voldoende duidelijk is gemaakt, tegenover de ontkennende stellingen van Sontech, dat het hierbij zou gaan om niet-technisch bepaalde maatvoeringen in die tekeningen. Zodoende is niet vast komen te staan dat van inbreuk op enig auteursrecht sprake is en moeten de vorderingen ter zake worden afgewezen.

Hof van beroep Antwerpen 23 april 2012, rolnr. 2010/AR/3384 (NV Jongform tegen NV Top interieur R.E.N.O., NV Top Mart en curator)

Uitspraak ingezonden door André D'Halluin en Emanuel D'Halluin, D'HALLUIN, LATTREZ & VAN REMOORTEL.

Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht. Niet-geregistreerd modellenrecht. Verhouding BTMW (oud), BVIE en Elektrolux/Sofam. Meubels. Belgisch ontwerper en fabrikant van designmeubelair heeft middels één van haar afnemers vernomen dat slaafse kopieën van de modellen Metro, Senza, Solar, Calibra en Detroit veel goedkoper worden aangeboden.

Punt van betwisting: Over de vraag wie titularis is van de desbetreffende auteursrechten. De artikelen 3.8.1 BVIE en 3.29 bepalen het werkgeversauteursrecht. Omdat de merken van appellante in de naad van de hoekzetels zijn vermeld wordt zij vermoed titularis te zijn (art. 6 lid 2 Belgische Aw). Dat de volgens de technische beschrijving de modellen zijn ontworpen door "Ellen Robbens", zou het tegendeel niet bewijzen nu deze naam een loutere fantasienaam is voor een niet-bestaande persoon. De betwisting omtrent het feit of Ellen Robbens al dan niet bestaat is niet relevant (4.2.2.2).

4.2.2.3 (...) Het door appellante aangehaalde arrest [red. Elektrolux/Sofam, IEF 4331] stelt uitdrukkelijk
"uit de voorschriften in onderling verband beschouwd, volgt dat artikel 6, lid 2 van de BTMW dat onder de daar omschreven omstandigheden een ander als ontwerper aanwijst dan degene door wiens inspanningen het model of tekening tot stand is gekomen, mede betrekking moet hebben op niet-gedeponeerde modellen of tekeningen" (...)

4.2.2.3. Het gevolg van dit alles is dat de auteursrechten op modellen, zelfs niet-gedeponeerd, volgen de regeling van specifieke wetgeving inzake tekeningen en modellen (lex specialis): in principe overdracht van de rechten aan de werkgever (behoudens andersluidend beding).

Het hof volgt de appellante dat een algemene modetrend niet volstaat om elke originaliteit aan hoekzetels te ontzeggen en dat een nieuwe combinatie van verschillende bekende elementen, oorspronkelijk kan zijn. Er is geen reden om aan de vormgeving, waarvan geen gedateerde studies voorliggen, auteursrechtelijke bescherming toe te kennen wegens het ontbreken van een voldoende oorspronkelijkheidsniveau.

Het hof ontvangt het hoger beroep en de incidentele beroepen doch verklaart ze ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis, zij het om andere redenen en veroordeelt appellante tot de kosten van het hoger beroep, vastgesteld voor eerste en tweede geïntimeerde op ieder afzonderlijk voor een bedrag van €11.000,-.

Rechtbank Breda 5 september 2012, LJN BX6424 (Michael Miller Fabrics LLC tegen Nooteboom Textiel BV)

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Holla advocaten.

Schadestaatprocedure na vonnis [IEF 9327]) en arrest van het Hof 's-Hertogenbosch [IEF 11594]. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is.

De rechtbank heeft slechts geoordeeld dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is. De stelling van MMF dat de rechtbank reeds heeft geoordeeld dat aannemelijk is dat zij schade hebben geleden, berust dan ook op een onjuiste lezing van het vonnis (r.o. 3.6). In het huidige vonnis worden alle vorderingen tot vergoeding van schade afgewezen, met veroordeling van de MMF in de proceskosten.

De rechtbank staat in rechtsoverweging 3.7 stil bij artikel 27a lid Aw die tegen de achtergrond van artikel 6:104 BW moet worden gelezen. De stelling van MMF dat voor winstafdracht ook plaats is indien zij in het geheel geen zouden hebben geleden, wordt verworpen. MMF heeft onvoldoende gesteld en aangevoerd dat het daardoor niet aannemelijk is gemaakt dat zij schade heeft geleden vanwege gederfde omzet. Zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld: niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen.

3.9. Michael Miller Fabrics c.s. hebben geen enkele feitelijke toelichting gegeven op het punt van de gevolgen van de inbreuk van Nooteboom Textiel BV voor hun verkoopcijfers. Dit, terwijl Nooteboom Textiel BV wel een gemotiveerde uiteenzetting heeft gegeven over de door partijen bediende markten. Zo heeft Nooteboom Textiel BV onder verwijzing naar haar productie 3 heeft gesteld dat zij in 16 landen actief is en dat niet blijkt dat MMF LLC c.s. zich hoofdzakelijk op de Amerikaanse markt richten en voorts via distributeurs op markten die Nooteboom Textiel BV ook bedient (...). Zij heeft daarbij verwezen naar webpagina's van MMF en haar distributeurs. Echter, zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld, niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen. Nooteboom Textiel BV heeft voorts gesteld dat MMF zich richten op de markt voor patchwork en quilten en niet op die voor modestoffen, terwijl Nooteboom Textiel BV zich juist alleen op die stoffenmarkt richt. Nooteboom heeft voorts gesteld dat de stof voor patchwork en quilten een grotere dichtheid heeft dan die voor kleding, dat de stoffenrollen andere afmetingen hebben en dat klanten die patchwork en quilten maken veelal slechts kleine hoeveelheden stof kopen in tegenstelling tot klanten die modestoffen kopen. Op grond van dit alles stelt Nooteboom Textiel BV dat sprake is van gescheiden verkoopkanalen en dat klanten van Nooteboom Textiel BV de inbreukmakende stoffen niet hebben gekocht om de reden dat deze hen aan de dessins van MMF deden denken.

Lees de grosse HA ZA 11-1268, LJN BX6424.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, zaaknr. 424957 / KG ZA 12-851 (O'Neill Europe B.V. tegen New Yorker c.s.)

Uitspraak ingezonden door Micheline Don en Helmer Klingenberg, NautaDutilh N.V..

In't kort: Auteursrecht op boardshort "The Good The Bad" van O'Neill. Inbreuk wordt aangenomen op de specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen welke combinatie zonder meer kan worden aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes van de maker. De O'Neill-short wijkt echter aanzienlijk af van de door New Yorker gestelde vormgevingserfgoed. De mate van overeenstemming is van zodanige aard en omvang dat de totaalindrukken te weinig verschillen dat NeW Yorker een zelfstandig werk heeft geproduceerd. Er wordt van uitgegaan dat de O'Neill-short eerder op de markt was.

In Nederland dient inbreuk te worden gestaakt en ook dient de website www.newyorker.de zodanig te worden gewijzigd dat de pagina's met inbreukmakende boardshorts niet meer toegankelijk zijn voor de IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 403216 / HA ZA 11-2417 (Prescan b.v. tegen Privatescan b.v.)

Eindvonnis na IEF 11217 en IEF 10122. 

In´t kort: Geen merkinbreuk, geen verwarring, ook niet onder het handelsnaamrecht. Overeenkomst tot staken van gebruik prescan als Adword wordt niet nagekomen. Look and feel van de website is niet beschermd. Echter de tekst over preventief onderzoek komt 90 tot 95% overeen, auteursrechtinbreuk. Uitingen zijn in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen en zijn onrechtmatig. Privatescan haakt in op marketing/ en reclameactiviteiten van Prescan door woorden als "business class" en "harry mens" in witte letters op een witte achtergrond op haar site te zetten.

Prescan was nog niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de gevorderde nietigverklaring van het (volgens Privatescan) beschrijvende Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank oordeelt dat het teken “privatescan” in onvoldoende mate - aldus de rechtbank - met het woordmerk PRESCAN overeenstemt om te kunnen leiden tot verwarringsgevaar. Ook de vorderingen met als grondslag handelsnaamrecht worden afgewezen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken. Na het sluiten is naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen. Gebruik van het teken 'priscan' valt niet onder de overeenkomst. Op het beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN wordt geen merkinbreuk gepleegd.

Er is geen auteursrechtelijke bescherming voor de look and feel van de website. Niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst huidkanker terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek waar 90 - 95% van de betreffende pagina's overeenstemmen.

Betreft de uitingen  h) en i) zijn de mededelingen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidnormen gedaan. Uiting h) ten onrechte aan klanten mededelen dat Privatescan meer kan zien op scans en ook in het verleden meer heeft gevonden dan Prescan, omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt (producties 9, 40, 41, 42 en 43 van Prescan); uiting i) ten onrechte aan derden mededelen dat [X] door Prescan wordt bedreigd. De uitingen dienen te worden gestaakt.

Tot slot wordt onrechtmatig gehandeld door Privatescan c.s. door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten: de woorden "Business Class",  "Naar de Kliniek" en "Harry Mens" worden namelijk in witte letters tegen een witte achtergrond geplaatst zodat deze onzichtbare termen als zoekterm door een zoekmachine zal worden herkend. Ook de term "bekend van tv" is misleidend als Privatescan nog niet op televisie was verschenen. Privatescan wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ad €1.662.000,--. Dit bedrag bestaat uit de brutowinst van Privatescan die naar schatting van Prescan van januari 2007 tot en met juni 2009 samen met de geschatte brutowinst over een periode van 3 jaar vanaf juni 2009 beloopt.

Gebruik teken “privatescan” inbreuk op merkrechten PRESCAN
3.6. Daargelaten of (nog wel) sprake is van soortgelijke diensten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE c.q. artikel 9 lid 1 sub b GMVo nu het woordmerk PRESCAN ten aanzien van de dienst ‘preventief medisch onderzoek’ in klasse 44 nietig wordt verklaard, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van inbreuk. Het teken “privatescan” stemt in onvoldoende mate met het woordmerk PRESCAN overeen om te kunnen leiden tot gevaar voor verwarring.

Gebruik van het teken PRESCAN (Adword-overeenkomst)
3.20. Met Prescan is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde e-mail correspondentie van 22 en 23 februari 2007 blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken (hierna: de overeenkomst). Het bestaan van de overeenkomst is door Privatescan c.s. niet betwist. Privatescan c.s. stelt echter dat zij op grond van het merkenrecht niet verplicht was tot het doen van deze toezegging. De rechtbank verwerpt dit verweer. De overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW waarin partijen hebben afgesproken wat rechtens tussen hen geldt ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil. Privatescan c.s. heeft niet gesteld dat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. De stelling van Privatescan c.s. - zelfs indien zij juist zou zijn, hetgeen Prescan betwist - ontslaat haar derhalve niet van nakoming van de op haar rustende verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

3.21. Uit de door Prescan overgelegde screenprint van de website www.google.uk blijkt dat Privatescan c.s. na het sluiten van de overeenkomst in ieder geval het teken “prescan” nog als Adword heeft gebruikt. Privatescan c.s. stelt dat zij dit heeft gedaan nadat zij had moeten constateren dat Prescan op haar beurt toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van een tussen partijen overeengekomen zogenoemde ‘gentlemen’s agreement’ door het woord “Privatescan” in Google als Adword te gebruiken. Hiermee heeft Privatescan c.s. kennelijk willen betogen dat zij gerechtigd was de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Die stelling wordt gepasseerd, reeds omdat Privatescan c.s. gelet op de gemotiveerde betwisting door Prescan dat zij “privatescan” als Adword heeft gesponsord, die stelling onvoldoende nader heeft onderbouwd, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

3.22. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen.

Gebruik van teken PRISCAN
3.23. Het gebruik van het teken “priscan” als Adword, dat door Privatescan c.s. niet gemotiveerd is betwist, valt niet onder de tussen partijen gesloten overeenkomst. De rechtbank zal ten aanzien van dit teken beoordelen of sprake is van de door Prescan gestelde merkinbreuk. Prescan vordert een verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechtbank overweegt als volgt. In het Google Adwords arrest (HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. Louis Vuitton en CNRRH SARL, LJN: BL9252 r.o. 69) heeft het Hof beslist dat bij het selecteren door een concurrent van een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst om internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren en diensten van de merkhouder, sprake is van ‘gebruik van het teken voor de waren of diensten’ van deze concurrent als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Dit betekent dat de door Prescan gestelde inbreuk niet beoordeeld dient te worden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nu die bepaling ziet op gebruik ‘anders dan ter onderscheiding voor waren en diensten’. Prescan heeft niet gesteld dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo). Zo heeft Prescan niet gesteld dat het teken ‘priscan’ gelijk is aan het woordmerk PRESCAN (sub a), noch dat sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘priscan’ en het woordmerk PRESCAN (sub b), noch dat het woordmerk PRESCAN bekend is (sub c). Dit betekent dat Prescan haar stelling dat sprake is van merkinbreuk ten aanzien van gebruik van het teken “priscan” als Adword onvoldoende heeft gesubstantieerd.

Gebruik van het teken “(total) bodyscan”
3.30 (...) Nu Privatescan c.s. geen tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN, is geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCCAN en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

Inbreuk op auteursrecht
3.32. Prescan stelt zich op het standpunt dat Privatescan c.s. bij de website van Privatescan de ‘look and feel’ van de website van Prescan heeft overgenomen. Voorts stelt Prescan dat Privatescan c.s. op haar website vrijwel letterlijk een tekst heeft overgenomen van de website van Prescan die door de heer [N] op 22 april 2008 ten behoeve van Prescan is opgesteld betreffende de screening van huidkanker (productie 45 en 46 van Prescan) en ook een tekst die dateert van 13 februari 2007 die mevrouw [K] in opdracht van Prescan heeft opgesteld over de voordelen van preventief onderzoek letterlijk heeft overgenomen (productie 47 en 48 van Prescan).

3.33. Privatescan c.s. heeft er naar het oordeel van de rechtbank terecht op gewezen dat de ‘look and feel’ van een website niet auteursrechtelijk beschermd is. Dat neemt niet weg dat de wijze waarop invulling is gegeven aan (de tekst en beeldelementen op) een website wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. De eigen intellectuele schepping van de auteur van een tekst schuilt in de regel in de vorm, de presentatie en het taalgebruik waarvoor de auteur uitdrukkelijke keuzes heeft gemaakt. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt (HvJEU 16 juli 2009 C-5/08 Infopaq/DDF I, LJN: BJ3749). Prescan heeft haar stelling dat het auteursrecht van de tekst op haar website bij haar rust nader onderbouwd met de verklaringen van de heer [N], respectievelijk mevrouw [K] (producties 66 en 67 van Prescan). Uit die verklaringen blijkt dat de beide auteurs de teksten in opdracht van Prescan c.q. ten behoeve van Prescan hebben opgesteld en dat Prescan de tekst openbaar heeft gemaakt als van haar afkomstig. Het verweer van Privatescan c.s. dat Prescan niet heeft aangetoond auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de teksten wordt derhalve verworpen. Ook de stelling van Privatescan c.s. dat de teksten wetenschappelijk van aard zijn en derhalve niet auteursrechtelijk beschermd, wordt gepasseerd. In het licht van hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van de vorm, de presentatie en het taalgebruik, is deze conclusie onjuist. Het staat een ieder vrij wetenschappelijke informatie te kopiëren en te verspreiden, zolang de creatieve keuzes die de auteur bij de presentatie daarvan heeft gemaakt niet worden overgenomen.

3.35. Ten aanzien van de tekst betreffende huidkanker op de website van Privatescan (productie 46 van Prescan), stelt de rechtbank vast dat de vorm, de presentatie en het taalgebruik, anders dan Prescan stelt, zodanig afwijkt van de tekst op de website van Prescan, dat niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van die tekst terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Van auteursrechtinbreuk is ten aanzien van die tekst is dan ook geen sprake.

3.36. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek (productie 48 van Prescan). De auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst afkomstig van de website van Prescan komen wel terug in de tekst op de website van Privatescan. Prescan heeft aangevoerd dat de betreffende pagina’s van de beide websites voor 90 tot 95 procent overeenstemmen. Privatescan c.s. heeft een en ander niet steekhoudend bestreden. De toevoegingen of aanpassingen in de tekst waarop Privatescan c.s. heeft gewezen, zijn zo beperkt, dat het de juistheid van de stelling van Prescan over de mate van overeenstemming eerder bevestigt, dan ontkracht. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat de tekst op de website van Privatescan in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont van de tekst op de website van Prescan dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat de website van Privatescan een zelfstandig werk is. Voor zover Privatescan c.s. met haar verweer nog heeft bedoeld dat zij de tekst op haar website niet heeft ontleend aan die van Prescan, geldt dat zij dit betoog onvoldoende heeft onderbouwd. De door de rechtbank vastgestelde mate van overeenstemming tussen de beide teksten is van een zodanige aard en omvang dat in beginsel geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Privatescan c.s. heeft onvoldoende aangevoerd om dit vermoeden te ontzenuwen.

Gebruik (total) bodyscan ™
3.60. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan op haar website de tekens “total bodyscan ™” en “bodyscan ™” gebruikt. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat gebruik van het teken “™” zoals hiervoor weergegeven de onjuiste en misleidende suggestie wekt dat sprake is van merken waarvan Privatescan houdster is. Het verweer van Privatescan c.s. dat het teken “™” juist wordt gebruikt voor niet-ingeschreven merken faalt reeds omdat in de Benelux slechts sprake is van merkrechten als er sprake is van een merkinschrijving. De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken “(total)bodyscan” beschrijvend is en als zodanig geen geldig woordmerk zou kunnen zijn (hiervoor in 3.30).
Het teken dient voor een ieder vrij beschikbaar te blijven (zie hiervoor in 2.5). Door gebruik van het teken “(total) bodyscan ™” suggereert Privatescan c.s. echter dat haar rechten toekomen op dit teken in tegenstelling tot anderen – zoals Prescan – die dit teken ook gebruiken om (een kenmerk van) hun diensten mee aan te duiden. Naar het oordeel van de rechtbank valt redelijkerwijs aan te nemen dat die suggestie van voldoende materieel belang is om het economisch gedrag van de maatman-consument te beïnvloeden. Zulks is door Privatescan c.s. niet bestreden. Dit betekent dat sprake is van misleiding van consumenten en daarmee handelt Privatescan onrechtmatig jegens Prescan.

Onrechtmatig handelen door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten
3.70. Ook verwerpt de rechtbank het verweer van Privatescan c.s. dat met het gebruik van de termen “business class”, “mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” niet wordt verwezen naar de televisieprogramma’s waar Prescan in is verschenen maar slechts naar algemene (Engelse) termen die verband houden met de diensten die Privatescan biedt. Het staat Privatescan weliswaar in beginsel vrij om de woorden “business”, “class”, “mens”, “kliniek” en “gezondheid” te gebruiken op haar website of in haar uitingen. Echter, Privatescan gebruikt deze woorden nu juist niet op een algemene wijze om (kenmerken van) haar diensten te omschrijven, maar gebruikt de woorden in een dusdanige combinatie “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” dat zij overeenkomen met de titels (en of presentator) van de hiervoor genoemde televisieprogramma’s. Een verklaring voor het gebruik van de betreffende termen in die specifieke combinatie heeft Privatescan c.s. niet gegeven. Dat Privatescan met de term “business class” aanhaakt bij het televisieprogramma blijkt eens te meer uit het feit dat zij ook de naam van de presentator van dit programma, namelijk Harry Mens, als onzichtbare zoekterm op haar website gebruikt.

3.71. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, vast komen te staan dat Privatescan de termen “business class”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website gebruikt om aan te haken bij de titels van de televisieprogramma’s waar Prescan regelmatig in is verschenen.

3.72. Ook het gebruik van de term “bekend van tv” in de periode dat Privatescan nog niet op televisie was verschenen, is misleidend. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan in haar reclame-uitingen gebruik maakte van de term “bekend van tv” voordat Privatescan voor het eerst in het televisieprogramma Goudzoekers te zien was op 18 februari 2009. Naar het oordeel van de rechtbank kon de maatman-consument door de verwijzing “bekend van tv” in die periode gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling komen te verkeren van doen te hebben met Prescan die veelvuldig reclame maakte op televisie in tegenstelling tot Privatescan. Daarmee heeft Privatescan onrechtmatig gehandeld jegens Prescan.

Op andere blogs:
DomJur 2012-884 (Prescan B.V. – Privatescan B.V.)

Hof 's-Hertogenbosch 14 augustus 2012, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

Uitspraak ingezonden door Paul Reeskamp en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat door de combinatie van kenmerkende elementen de Pliage-tas auteursrechtelijk is beschermd (zie r.o. 7.2.1 voor de omschrijving van de elementen), de elementen van deze tas en de combinatie ervan zijn niet verworden tot een trend of stijl. [red. eerder heeft het GvEA zich over het vormmerk uitgelaten, IEF 7189].

Longchamp wordt als degene die het werk openbaar heeft gemaakt als maker aangemerkt en naar het recht van de plaats waar die openbaarmaking plaatsvond (lex originis, Frans recht ex article L113-1 Code de la propriété intellectuele) wordt Longchamp vermoed wordt auteursrechthebbende te zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat de overdracht zoals die uit de verklaring blijkt, niet alle auteursrechten zou bevatten.

Het beroep op rechtsverwerking wordt verworpen.

Horsten maakt inbreuk op de Pliage tas; de totaalindrukken die beide werken maken “verschillen te weinig voor het oordeel dat de Horsten-tas als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor de tas in uitgevouwen, gevulde als opgevouwen vorm. Ook de Horsten-tas kent een rechthoekige vorm met aan de onderzijde schuin afgesneden hoeken waardoor een vorm van een omgekeerd trapezium ontstaat indien de tas gevuld is, een ritssluiting die uitloopt op lipvormige uitsteeksels, in contrasterend materiaal uitgevoerde hengsels met opvallende stiksels, in hetzelfde contrasterende materiaal uitgevoerde klep die midden tussen de hengsels is geplaatst en een rechthoekige, symmetrische vorm indien de tas is opgevouwen.” Het verschil in maatvoering is niet relevant, aldus het Hof.

Het verweer dat er geen sprake is van ontlening gezien de hoeveelheid vergelijkbare tassen in de markt wordt verworpen bij gebrek aan nadere onderbouwing. “De bewijslast van de stelling dat er geen sprake is van ontlening rust op de partij die van inbreuk wordt betwist (zie HR Barbie).”

Gevorderde aanvullende aflegging rekening en verantwoording wordt toegewezen. Het door Horsten overgelegde rapport van Ernst & Young is onvoldoende om te kunnen dienen als deugdelijke rekening en verantwoording. Uit het rapport kan niet worden opgemaakt of het aantal verkochte tassen juist is, omdat er geen boordelingsopdracht is uitgevoerd  waarbij de boeken zijn gecontroleerd.

De gevorderde schadevergoeding voor winstafdracht wordt afgewezen bij gebrek aan nadere onderbouwing waarom 30,- per tas redelijk is.

Voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding voor waardevermindering door verlies aan exclusiviteit heeft het Hof meer informatie nodig omtrent het aantal verkochte tassen. De zaak wordt naar de rol verwegen voor akte overlegging rekening en verantwoording door een accountant (geen RA) goed gekeurd inzake de hoeveelheid Horsten-tassen die de toeleverancier aan Horsten heeft geleverd, de hoeveelheid Horsten-tassen die zijn verkocht, met daarbij de inkoopprijs en de verkoopprijs.

Er wordt overigens nog niets toegewezen; de zaak wordt naar de rol van 20 november verwezen voor akte aan de zijde van Horsten (accountantsrapport) en iedere verdere beslissing wordt aangehouden.