Vormgeving  

Supreme Court of Norway 27 juni 2012, HR-2012-01325-A (case no. 2011/2020);(Trumf AS tegen Stokke AS en Opsvik tegen Trumf AS)

Met commentaar in't kort van Tobias Cohen Jehoram en Mieke Merkelijn, De Brauw Blackstone Westbroek. Inzender is als advocaat betrokken namens Stokke AS.

De auteursrechtelijke bescherming van het Tripp Trapp ontwerp van Stokke is inzet van vele juridische procedures in zowel binnen- als buitenland. Zie in Nederland o.a. Hof Amsterdam 15 maart 2011, IEF 9475 inzake de Carlo-stoel, waarvan op dit moment cassatieberoep aanhangig is.

De bijgevoegde uitspraak van de Noorse Hoge Raad in een parallelle procedure (de Carlo stoel heet hier Oliver) is ook interessant voor de Nederlandse rechtspraktijk, met name wat betreft de toepassing van zowel het auteursrechtelijke werk- als inbreukcriterium alsmede het oordeel over de beschermingsomvang; in die zaak zijn (ook) alle mogelijke verweren gevoerd, inclusief argumenten gebaseerd op de opinie van de Nederlandse Prof. Jacobs, die ook in de Nederlandse procedures figureert. De ik-vorm van het arrest heeft overigens te maken met het feit dat in Noorwegen 1 van de rechters een opinie schrijft en de andere rechters daar al dan niet mee instemmen. In dit geval stemden zij alle in.

Allereerst onderschrijft de Noorse Hoge Raad het oordeel van de Bogarting Court of Appeal dat het Tripp Trapp ontwerp een auteursrechtelijk beschermd werk is (nrs. 81 en 82):

(81) […] The Court of Appeal finds, based on an overall assessment, that the said design elements of the Tripp Trapp chair convey an overall impression of originality, which is the result of an independent, creative effort. The design must be characterised as distinctive and featuring a high degree of innovation when compared to existing chairs. Consequently, the requirements applicable to artistic works are clearly met.”

(82) I agree with this, and when taking into consideration the many concurrent evaluations made in other contexts with regard to the Tripp Trapp chair as an artistic work, I am unable to conclude that the issue can be said to be an uncertain one.

Het auteursrechtelijke werkcriterium wordt hier op een juiste wijze toegepast door niet alleen afzonderlijke onderdelen in de beoordeling te betrekken, maar ook de totaalindruk van het Tripp Tripp ontwerp. Ook de argumenten
- dat het ontwerp (te) technisch van aard zou zijn,
- dat een ooit op het verstelsysteem aangevraagd octrooi aan auteursrechtelijke bescherming in de weg zou staan,
- dat elementen die tot een bepaalde stijl te rekenen zijn buiten beschouwing moeten worden gelaten, en
- dat voor industriële vormgeving hoe dan ook een beperktere auteursrechtelijke bescherming geldt (ovv. 23 – 26 en vergelijk terzake ook het oordeel van het Amsterdamse hof in de Carlo-zaak)
worden alle verworpen.

Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de inbreukvraag stelt de Noorse Hoge Raad vast dat het Tripp Trapp ontwerp gezien de hoge mate van oorspronkelijkheid en de creatieve keuzes van de maker een ruime beschermingsomvang geniet. Voor het oordeel dat er juist sprake zou moeten zijn van een beperkte beschermingsomvang omdat het hier zou gaan om een functioneel ontwerp wordt geen ruimte gelaten (zie nr. 86):

(86) It will be noted that Professor Jacobs’ assessment is largely a function of his views with regard to the copyright issue. This has implications when it comes to what weight can be attached to his views. There would seem to be general agreement, at least in Denmark, Sweden and Norway, that the degree of innovation has consequences in terms of how broad the protection against imitations is in scope. The scope of protection will be determined by how original and distinctive an artistic work is. The scope of protection reflects the scope of the individual creative effort. Although it will generally be problematic to grant extensive protection to items intended for practical use that meet everyday needs, such a perspective carries limited weight in relation to a distinctive artistic work like the Tripp Trapp chair. The German ruling I referred to earlier emphasises, in particular, the wide freedom of choice facing Mr Opsvik in the detailed design of his highchair – also within the limits defined by the technical solution. The same is emphasised in the decision of the Office for Harmonization in the Internal Market of 12 February 2008, in which the design registration of a chair similar to the Oliver chair was declared invalid at the request of Stokke AS:

“The examples of prior designs of highchairs given by the Holder demonstrate that despite these technical constraints there is still a large degree of freedom for designers of highchairs. In particular, there is no need for using a characteristic L-shaped structure which characterizes the prior design.”

Vervolgens komt de Noorse Hoge Raad tot de conclusie dat er sprake is van inbreuk. Ditmaal wordt het inbreukcriterium op juiste wijze toegepast, daarbij in ogenschouw nemend de totaalindruk en de essentie van het Tripp Trapp ontwerp (r.ov. 93 en 94):

(93) […] "The artistic distinction of the Tripp Trapp chair lies, as previously mentioned, in innovative individual elements, and the original combination of these with older, known individual elements. The Court of Appeal is of the view that the said elements are replicated to a very large extent in the Oliver chair. Consequently, the predominant part of those characteristics of the design expression that convey the identity of the Tripp Trapp chair are also found in the Oliver chair. The similarities are very extensive, not least when considering the large scope for variation that presents itself. All in all, the Oliver chair must be perceived as a very close imitation of the Tripp Trapp chair.”

(94) I agree with this summary, and it follows from this that the Oliver chair represents an infringement of the copyright protection conferred on the Tripp Trapp chair.

Terwijl de Hoge Raad expliciet de opvatting verwerpt dat er specifieke elementen aangewezen zouden moeten kunnen worden die auteursrechtelijk beschermd zijn; alleen het totaalbeeld telt.

Dat alles lijkt goed aan te sluiten bij de Nederlandse auteursrechtelijke uitgangspunten en leerstukken.

Tobias Cohen Jehoram en Mieke Merkelijn

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 juni 2012, LJN BX4870 (Noosa tegen Intertoys en Nisu International)

Auteursrecht op riem (toegewezen). Auteursrecht op armband, chunks en modelrecht / slaafse nabootsing (afgewezen).

Noosa is een modebedrijf en ontwerpt, produceert en verkoopt lederen accessoires waarop drukkers, de zogenoemde 'chunks', kunnen worden geklikt. Noosa heeft geconstateerd dat Intertoys in haar winkels, in ieder geval in Amsterdam en Krommenie, armbanden met drukknopen aanbiedt die nagenoeg identiek zijn aan haar armbanden. Gebleken is dat Nisu deze artikelen aan Intertoys levert. Nisu verhandelt zelf ook armbanden, riemen en chunks die zijn nagebootst van Noosa en heeft ook de term ‘chunks’ overgenomen, door de drukknopen ‘chunkies’ te noemen.

De vordering van Noosa zijn op grond van auteursrechten, modelrechten en slaafse nabootsing van armbanden en riemen met verwisselbare elementen ("chunks"). De voorzieningenrechter wijst alleen de op auteursrechtinbreuk gebaseerde vorderingen terzake van de riemen toe.

Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om niet heel duidelijk zichtbare afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen. De nevenvorderingen worden afgewezen.

Chunks
4.8. Voor wat betreft de afzonderlijke chunks heeft Nisu c.s. dan ook terecht aangevoerd dat Noosa onvoldoende heeft onderbouwd op welke werken haar vorderingen zijn gericht en waar de overeenkomsten met de volgens haar inbreukmakende producten precies in zitten.

Riemen
4.10. (...) De in het geding gebrachte catalogus van MyLOvE JEWELRY, wat daarvan ook zij, bevat afbeeldingen van (druk-) knopen en armbanden, maar niet van riemen die gelijkenis vertonen met de in het geding zijnde riemen van Noosa.

4.11. Voorts heeft Noosa voldoende aannemelijk gemaakt dat Nisu c.s. met de door haar verhandelde riemen inbreuk maakt op de rechten van Noosa. De riemen van Nisu zijn qua afmetingen (vrijwel) gelijk met die van Noosa, de drukknopen zijn in dezelfde aantallen, op gelijke afstand van elkaar en op dezelfde plaats als op de Noosa riemen aangebracht en geschikt om de chunks in aan te brengen en om de riemen te sluiten. De totaalindruk van de in het geding zijnde riemen is hetzelfde en aannemelijk is dat de riemen van Nisu aan die van Noosa zijn ontleend. Weliswaar is de kleur van de in het geding zijnde brede riem van Noosa bruin, en die van Nisu zwart, maar Nisu heeft niet betwist dat ook de zwarte (brede) riem tot het assortiment van Noosa behoort.

Armbanden
4.12. (...) Zo verschillen de plaats en het aantal drukkers op een van de Nisu armbanden van die op de Noosa armband en wijkt de kleur en het uiterlijk van het materiaal van de beide in het geding gebrachte exemplaren van Nisu af van het Noosa exemplaar. Daar komt bij dat Nisu c.s. documentatie, naar haar stelling daterend uit 2008, in het geding heeft gebracht (de onder 2.9 genoemde catalogus), waarin soortgelijke armbanden onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Weliswaar heeft Noosa de authenticiteit daarvan in twijfel getrokken, maar, zonder nader onderzoek naar de feiten, bijvoorbeeld op het punt van de herkomst van de catalogus, kan op voorhand niet zonder meer van de originaliteit van de desbetreffende armband van Noosa worden uitgegaan.

4.14. Aangezien de armbanden niet als model zijn gedeponeerd, kunnen de daarop gebaseerde stellingen van Noosa haar ten aanzien van die artikelen niet baten. Met betrekking tot de als model gedeponeerde drukknoop heeft Nisu c.s. terecht aangevoerd dat het hier slechts gaat om (niet heel duidelijk zichtbare) afbeeldingen van een drukknoop. Noosa heeft niet nader geconcretiseerd met welke producten Nisu c.s. op het modelrecht ten aanzien van deze drukknoop inbreuk heeft gemaakt, daargelaten dat bij de nieuwheid van dit model vraagtekens kunnen worden geplaatst. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Noosa zullen daarom worden afgewezen.

Slaafse nabootsing - eigen plaats in de markt
4.15. Noosa heeft zich tot slot, ook voor de armbanden en chunks, beroepen op slaafse nabootsing. Om een hierop gestoelde vordering te doen slagen, is in de eerste plaats vereist dat aannemelijk is dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt in de markt. Dat wil zeggen dat het product zich uiterlijk van andere in de handel zijnde soortgelijke producten aanmerkelijk onderscheidt. Dat dit het geval is heeft Noosa tegenover de gemotiveerde betwisting door Nisu c.s., ondersteund met afbeeldingen van reeds voor 2009 in de handel zijnde (druk-)knopen en armbanden – waaronder die in de onder 2.9 genoemde catalogus waarvan niet zonder meer op voorhand kan worden aangenomen dat deze op een later tijdstip in elkaar is geknutseld – onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Op andere blogs
Charlotte's law & fine prints (Noosa chunks niet beschermd)

Vzr. Rechtbank Arnhem 26 juli 2012, LJN BX4571 (Angro Hosiery B.V. tegen Bonnie Doon Europe)

Executiegeschil na IEF 7040 en IEF 10972; vraag of dwangsommen zijn verbeurd.

Zowel Angro als Bonnie Doon zijn actief op het gebied van beenmode. Bonnie Doon heeft in 2007 de “Exquisite Legging” op de markt gebracht, een voetloze maillot die aan de onderzijde is voorzien van kant, een strikje en een inkeping. Angro vordert een verbod op het nemen van executiemaatregelen en krijgt deze.

In het eindvonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, waarin onder 3.4 het in geschil zijnde bevel is opgenomen, valt niet te lezen dat de rechter toen heeft vastgesteld dat Angro daadwerkelijk inbreukmakende leggings in voorraad had.

Vooruitlopend op terugzending naar China is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen.

8. Ter toelichting op haar primaire stelling heeft Angro gesteld dat zij na het (hiervoor onder 1.2 weergegeven) vonnis van de voorzieningenrechter van 4 september 2008, waarin geen bevel tot afgifte tot vernietiging is neergelegd, de toen aanwezige voorraad, waaronder de van klanten retour ontvangen inbreukmakende leggings in september 2009 heeft teruggestuurd naar China om te laten beoordelen of het mogelijk was die leggings zodanig te vermaken dat zij geen inbreuk meer zouden opleveren op de intellectuele eigendomsrechten van Bonnie Doon. Vooruitlopend daarop is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro door de fabrikant van de leggings, Luoman, de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

9. De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen. Ter staving van haar stelling heeft Angro verwezen naar het (hiervoor onder 1.4 weergegeven) overleg dat daarover met [betrokkene 2], de agent van Angro in China, in november 2009 heeft plaatsgevonden. Verder heeft zij verwezen naar het hiervoor onder 1.8 geciteerde “Records of Inquiry” en naar een eerdere e-mail van [betrokkene 2] aan [betrokkene 1] van 3 mei 2012 (onder 1.7 weergegeven). Op grond van deze bescheiden kan weliswaar niet onomstotelijk worden vastgesteld dat Angro de leggings tijdig heeft laten afknippen, maar daaruit volgt wel dat de voorraad in 2009 is verscheept naar China, wat Bonnie Doon overigens ook niet heeft betwist, en dat over het vermaken van de geretourneerde leggings door Angro met haar agent in China is gesproken. Verder kan op grond van het verslag van de Chinese advocaten en de daaraan gehechte foto’s voorshands worden afgeleid dat door de fabrikant, Luoman, op enig moment de onderkant van een aantal inbreukmakende leggings is afgeknipt. Daarmee heeft Angro haar voormelde stelling voorshands zodanig aannemelijk gemaakt dat thans niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat Angro het bevel tot afgifte van inbreukmakende leggings heeft overtreden. Dat niet helemaal duidelijk is geworden waarom Angro al op een moment dat zij daartoe nog niet verplicht was, tot het afknippen van de onderkant van de leggings is overgegaan vooruitlopend op vermaking van de leggings, is onvoldoende voor een ander oordeel, nu niet kan worden vastgesteld dat de verklaring van [betrokkene 1], bestuurder van Angro, daarover ongeloofwaardig is.

10. De conclusie is dat reeds op grond van de primaire stelling van Angro de onder 2.b. gevorderde schorsing van de executie van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012 toewijsbaar is. (...)

Dictum (...) schorst de executie door Bonnie Doon van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, voor zover het betreft de dwangsommen waarvan de executie door Bonnie Doon is aangezegd bij exploot van 25 mei 2012, waarbij is aangezegd dat dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van het bevel tot afgifte ter vernietiging van inbreukmakende leggings, en verbiedt Bonnie Doon opnieuw executiemaatregelen te treffen ter zake van overtreding door Angro van bedoeld bevel tot afgifte, een en ander totdat bij eindvonnis in een bodemprocedure zal zijn beslist over de onderhavige vordering van Bonnie Doon, 

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.

Rechtbank 's-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 399511/HA ZA 11-2154 (It's not the same (INTS) tegen Sun Lover's Casual v.o.f.)

Uitspraak ingezonden door Elin Perridon, Baker McKenzie.

Auteursrecht op kleding. Bescherming beperkt tot gemaakte specifieke keuzes en combinaties. Stijl of trend. Bescherming van essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen. Merkenrecht.

Onder de merknaam DESIGUAL wordt kleding ontworpen en door INTS in Nederland gedistribueerd. Sun Lover's verkoopt kleding die (vermoedelijk) exacte kopieën zijn en auteursrechtelijk inbreuk maken omdat de jurken zijn bedruk met de in Spanje ingeschreven auteursrechtelijk beschermde dessins.

De stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering dragen het persoonlijk stempel van de maker. Het auteursrecht is beperkt tot de gemaakte specifieke keuzes en combinaties hiervan. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s..

De bescherming voor, zoals INTS c.s. het noemen, essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gemotiveerd of gepreciseerd om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is.

INTS stelt dat de jurk is verkocht onder vermelding van "regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam", maar het overleggen van een kassabon kan slechts een begin van een bewijs vormen, INTS wordt toegestaan bewijs te leveren.

Het teken "Design all together" dat in de voering van de jas van Sun Lover's is aangebracht stemt verwarringwekkend overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van de stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinatie zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s.

Losse onderdelen beschermd?
4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraag voor, zoals zij noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om te kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. (...) De desbtreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen, het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het - op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv - aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij - conform haar bewijsaanbod - zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen.

Merkenrecht: leestip 4.17.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op kleding)

Hof 's-Hertogenbosch 7 augustus 2012, LJN BX3692 (Decapac N.V. tegen Cups4You B.V.)

Auteursrecht op diverse plastic rechthoekige 3-literbussen / kruidenbak. Technisch effect. Bodem is een grondvorm die de koper als laatste waarneemt. Beperkte bescherming. Variaties. Proceskosten: Cassatieadvies voor 1/3 in rekening brengen.

De rechtbank oordeelde (in haar eindvonnis na tussenvonnis) dat de bus van Decapac niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan behoefde de rechtbank de vragen aan wie een eventueel auteursrecht toe zou komen en of Cups4You inbreuk maakte op een auteurs-recht van Decapac niet meer te bespreken. Het beroep op slaafse nabootsing werd door de rechtbank verworpen en daartegen is geen grief gericht. Dit is derhalve in hoger beroep niet aan de orde.

Auteursrechtinbreuk. Op het oog gaat het bij het busje van Cups4You om een busje voor pinda's of noten dat kennelijk bestemd is tot eenmalig dan wel gebruik voor slechts enkele malen. In het algemeen heeft het busje een veel "goedkopere" uitstraling dan de bus van Decapac. 

De bovenzijde is technisch bepaald, Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om een alternatieve vorm te geven, maar sluitbaarheid zijn overwegingen van technische aard. Naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, volstrekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft. De grondvorm van de bodem, zo kan niet onvermeld blijven zegt het hof, is het laatste wat een koper zal waarnemen. Betreft de indeukingen roept het hof in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de wat vettige hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. Bussen met greep bieden meer houvast dan bussen zonder greep. Gelet op deze uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect. Dit alles (ook varianten) betekent dat, indien er al enig auteursrecht op de Decapacbus kan worden aangenomen, dat een auteursrecht met zeer beperkte beschermingsomvang is.

De bus van Cups4You vertoont onmiskenbaar gelijkenis met die van Decapac. Doch voor de grondvorm (waarbij de indeukingen worden weggedacht) geldt dat deze zo banaal of triviaal is dat daarop geen inbreuk kan worden gebaseerd, hoe groot de gelijkenis ook zou zijn. Anderzijds geldt dat, ofschoon variaties in afmetingen en verhoudingen niet tot een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk leiden, in een concreet geval duidelijke afwijkingen - samen met andere elementen - wel kunnen bijdragen tot het oordeel dat er voldoende afstand is gehouden tot een beweerdelijk beschermd object.

Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de Decapacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is.

Cups4You wenst ook de kosten van een cassatieadvies in rekening te brengen. Omdat daarmee de advocaat zich werk heeft bespaard, acht het hof het redelijk om 1/3e deel ten laste van Decapac te brengen.

4.9. De bovenzijde:
Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om de bovenzijde een alternatieve vorm - en een vorm die afwijkt van die van de bodem - mee te geven. Het ligt echter tamelijk voor de hand dat bij de vorm-geving van de bovenzijde ook overwegingen van technische aard (sluitbaarheid) een rol hebben ge-speeld.

Hoe dit ook zij, naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, vol-strekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft: er is altijd sprake van enige afronding, soms maar van een centime-ter of daaromtrent, soms van enkele centimeters. Verder hebben rechthoekige/vierkanten plastic bussen altijd ofwel rechte, ofwel licht gebogen zijden (bijvoorbeeld de meeste "rechthoekige" of "vierkante" Tupperwarebussen).

Mitsdien dienen rechthoekige of vierkante grondvormen met afgeronde hoeken (met een kleine straal) en rechte dan wel licht gebogen zijden eveneens als gebruikelijk, banaal of triviaal te worden aangemerkt.

4.10. De bodem:

Voor de vorm van de bodem geldt echter dat, daargelaten of deze geheel oorspronkelijk is en/of de vorm ervan samenhangt met een noodzakelijk technisch effect, deze niet als volstrekt banaal of triviaal kan worden aangemerkt.

Overigens kan daarbij niet onvermeld blijven dat de grondvorm van de bodem het laatste is wat een koper, of dat nu een consument is of een beroepsmatige gebruiker, zal waarnemen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat er niet zozeer sprake was van een keuze om aan de bodem een bepaalde vorm te geven, met als gevolg dat de bus zelf ook een bepaalde vorm kreeg, als wel van een keuze om de bus zèlf een bepaalde gewenste vorm te geven, hetgeen ertoe heeft geleid dat de bodem een dienovereenkomstige vorm heeft gekregen.

4.11. Technisch effect van de "indeukingen":

Volgens Decapac heeft haar opdrachtgever, Rejo, de voorkeur uitgesproken een kruidenbus met een onderscheidende vormgeving op de markt te brengen. Dat, aldus Decapac, en niet een bepaald be-oogd technisch effect is reden geweest voor het onderhavige ontwerp.

Volgens Decapac is ook onjuist dat de indeukingen zijn aangebracht om de bus gemakkelijker han-teerbaar te maken; voor personen met kleine handen is deze helemaal niet gemakkelijk te hanteren. Volgens Cups4You gaat het bij deze indeukingen juist wel om het technisch effect.

4.11.1. Het hof roept in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. De aard van de bedrij-ven waarvoor de bus bestemd is brengt met zich mede dat de bus soms met wat vettige handen zal worden beetgepakt. Dat de bus tamelijk groot is, is een gegeven dat blijkbaar berust op een voor-keur van de eindafnemers voor deze maat verpakkingen, ook al zijn die door hun formaat wat moei-lijker beet te pakken dan kleinere bussen.

Het hof heeft zelf waargenomen dat de bus ook door personen met kleinere handen - zoals veel vrouwen - vrij comfortabel onderaan of halverwege kan worden beetgepakt. Helemaal bovenaan beetpakken is, ook met kleinere handen, wel mogelijk, maar de duim enerzijds en de vingers ander-zijds vallen dan onvoldoende in de "indeukingen" voor een maximaal houvast.

Doch afgezien daarvan maken het formaat en het daarmede samenhangende gewicht van de (gevul-de) bussen dat bussen met greep meer houvast bieden dan bussen zonder greep.

4.11.2. Gelet op voorgaande uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect.

4.11.3. Decapac stelt dat de vorm niet louter functioneel bepaald was, en dat er ook andere vormen denkbaar geweest zouden zijn; bij wijze van voorbeeld verwijst zij in de memorie van grie-ven sub 88 naar een aantal voorbeelden. Het hof acht deze voorbeelden weinig gelukkig gekozen. De vorm linksboven (min of meer een ellips, met aan een lange zijde een ruime indeuking) heeft slechts één "greep", voor de duim óf voor de vingers, en heeft aldus minder grip dan de bus van Decapac. Bij de vorm linksonder (twee overlappende cirkels, zodat in het midden van de lange zijden een deuk ontstaat) liggen de indeukingen (als het gaat om een bus met een formaat als de onderhavige) zo ver weg, dat iemand met kleinere handen nooit voldoende grip krijgt. De vorm rechtsonder (een zuivere ellips) is bij grotere bussen al helemaal niet beet te pakken; dit is nog een slechtere oplos-sing dan de grondvorm zonder indeukingen. Alleen de vorm rechtsboven (een ellips met in het mid-den van de lange zijde aan weerszijden brede indeukingen) lijkt min of meer hanteerbaar te zijn, doch daarbij gaat een relatief groot deel van de inhoud "verloren".

4.11.4. Het aanbrengen van indeukingen op de plaatsen waar Decapac dat heeft gedaan heeft dus technische voordelen welke de andere voorgestelde vormen niet hebben. 

4.13.8. Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de De-capacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is. Dat betekent dat grieven 1, 2 en 3, ook al zouden die op onderdelen gegrond kunnen zijn, niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

4.20.8. Wat het cassatieadvies betreft: dat dit a priori overbodig was staat onvoldoende vast. Dat bij de advocaatwisseling sprake was van processuele chicanes is onvoldoende komen vast te staan.

In beginsel vallen in een IE-zaak alle werkzaamheden onder het bereik van art. 1019h Rv., ook werkzaamheden van louter processuele aard waaraan geen inhoudelijke IE-aspecten zijn verbonden. Anderzijds heeft te gelden dat een advocaat in beginsel zelf het procesrecht tot in finesses dient te beheersen. Het inwinnen van cassatieadvies is daartoe niet noodzakelijk en berust op een eigen keu-ze. Wel heeft de advocaat zich daarmee werk bespaard. Het hof acht het redelijk om 1/3e deel ten laste van de wederpartij te brengen.

Rechtbank Maastricht 1 augustus 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen) en tussenvonnis 29 februari 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen)

Auteursrecht op abri / bushokje. Werkgeversauteursrecht. Bij vonnis van 31 augustus 2011, IEF 10246 heeft CBS een bewijsopdracht gekregen waarbij zij de rechtsgeldige levering van het auteursrecht aan de licentiegever dient te bewijzen. Bij vonnis van 29 februari 2012 (tussenvonnis) heeft de rechtbank dat de levering rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Voor zover RBL en de Gemeente het niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen.

2.2.3. (vonnis 29 februari 2012) Het gaat er dus (nog nader) om of Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in  dienst te zijn geweest van Landmark BV, waaronder begrepen de situatie dat hij  in dienst was van Groothuizen Beheer BV en voor met name ontwerpwerkzaamheden was uitgeleend (tegen betaling van een management fee ter beschikking gesteld) aan Landmark BV. 

2.1 (vonnis 1 augustus 2012) De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

De zaak wordt op de parkeerrol verwezen, omdat een tussentijds hoger beroep wordt toegestaan waarin het hof wordt gevraagd of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is.

2.1. Bij vonnis van 29 februari 2012 heeft de rechtbank als vaststaand aangenomen en geoordeeld (overweging 2.2.1) dat de leveringen door Landmark BV aan Thinkmark BV en door de laatste aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig hebben plaatsgevonden, en (overweging 2.2.2) dat Landmark BV bij de overdracht aan Thinkmark BV auteursrechthebbende was. Voor zover RBL en de Gemeente het met deze oordelen niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen, waartoe de rechtbank net als van het vonnis van 31 augustus 2011 ook van dit vonnis afzonderlijk hoger beroep toelaat. De rechtbank heeft in het vonnis van 31 augustus 2011 voorts RBL en de gemeente in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over haar voorlopige aanname (op grond van CBS’ productie 20 en processtuk 21) dat Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in dienst te zijn geweest van Landmark BV. Hetgeen RBL dienaangaande heeft aangevoerd, heeft bij de rechtbank niet tot een ander inzicht geleid. De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

2.2 Ervan uitgaande dat het de voorkeur van partijen heeft om in eerste aanleg pas voort te procederen nadat het hof zich in hoger beroep heeft uitgesproken over de vraag of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is (en, gelet op het voorgaande, wellicht ook over de vraag of de levering van het auteursrecht aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig heeft plaatsgevonden), wordt de zaak verwezen naar de parkeerrol om - op verzoek van één van partijen - te worden voortgezet zodra het hof over ten minste de eerste vraag arrest heeft gewezen.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 17 juli 2012, LJN BY0508, zaaknr. 198988/KZ ZA 12-108 (Autohopper Nederland B.V. tegen gedaagde c.s.)

Uitspraak ingezonden door Jetse Sprey, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Auteursrecht.

Autohopper is een franchiseorganisatie die zich richt op het verhuren van auto's. Gedaagde is een reclame ontwerp- en adviesbureau. Gedaagde is benaderd door de bestuurder van Autohopper voor het ontwerpen en ontwikkelen van een naam en logo op basis van een geschreven businessplan betreffende het ontwikkelen en uitbouwen van een franchiseorganisatie op het terrein van de autoverhuur. Sinds begin 2011 gebruikt Autohopper de handelsnaam 'Autohopper' en bijbehorende logo's op onder meer haar website. Hierbij is het door gedaagde geleverde communicatieconcept gebruikt als kapstok voor de onderneming en is gebruik gemaakt van het door gedaagde geleverde logo met tagline. Gedaagde heeft Autohopper gesommeerd om auteursrechtinbreuk te staken, waarop door Autohopper niet is gereageerd.

In de algemene voorwaarden stond "eenmalig gebruik", een logo is naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Autohopper op grond van de afspraken tussen partijen gerechtigd was het door gedaagde ontworpen communicatieconcept en logo nader uit te werken en te gebruiken. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk.  In conventie oordeelt de voorzieningenrechter dat het doen van de door gedaagde aangekondigde mededeling aan de franchisenemers dat zij het maken van auteursrechtinbreuk moeten staken, onrechtmatig is. Het doen van een dergelijke mededeling zal leiden tot onrust en financiële schade aan de zijde van Autohopper.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Autohopper toe en wijst de vorderingen in reconventie af.

5.6.  Dat in de algemene voorwaarden wordt uitgegaan van een "eenmalig gebruik" doet aan het voorgaande niet af. Nog afgezien van de toepasselijkheid van genoemde algemene voorwaarden is niet goed voorstelbaar wat wordt verstaan onder "eenmalig gebruik" van een door Puur!fct gemaakt concept inclusief logo. Een logo is immers naar zijn aard een product dat niet bedoeld is om eenmalig te worden gebruikt. Daarbij komt dat, zo al enige betekenis kan worden toegekend aan het gebruik van het woord "eenmalig" in de algemene voorwaarden, moet worden aangenomen dat partijen - in afwijking daarvan - een veelvuldiger gebruik zijn overeengekomen. In ieder geval blijkt uit de onder 2.6 geciteerde passage uit de mail van Puur!fct aan [bestuurder sub 2] dat het concept bedoeld was om uit te werken en te gebruiken.

5.7. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Autohopper op grond van de afspraken tussen partijen gerechtigd was het door gedaagde ontworpen communicatieconcept en het daarbij behorende logo inclusief tagline nader uit te werken en te gebruiken in haar marketinguitingen zodat van een inbreuk op enig auteursrecht van gedaagde geen sprake is. Dit brengt met zich dat de vorderingen van gedaagde reeds hierom zullen worden afgewezen. De beantwoording van de vraag of gedaagde dan wel Autohopper auteursrechthebbende is ten aanzien van het door gedaagde ontworpen concept met bijbehorend logo en tagline zal daarom in het midden worden gelaten.

6.2. Hiervoor is reeds geoordeeld dat van een inbreuk door Autohopper op enig auteursrecht van gedaagde geen sprake is. Dit in aanmerking nemende staat in conventie nog ter beoordeling of het doen van de door gedaagde aangekondigde mededeling aan de franchisenemers dat zij het maken van een inbreuk op het auteursrecht van gedaagde moeten staken kan worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Autohopper.

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit het geval is. Voldoende aannemelijk is dat het doen van een dergelijke mededeling aan de franchisenemers zal leiden tot onrust onder -en mogelijk vertrek van- franchisenemers en dat dit tot (grote) financiële schade kan leiden aan de zijde van Autohopper.

Anders dan gedaagde meent kan zij aan de vrijheid van meningsuiting, die ook in het zakelijk verkeer geldt, niet het recht ontlenen op onjuiste gronden derden te sommeren het gebruik van het door gedaagde ontworpen logo en overige marketingconcepten te staken, nu waarschijnlijk is dat het doen van dergelijke mededelingen/sommaties haar (gewezen) zakenrelatie schade zal berokkenen.

Lees het afschrift KZ ZA 12-108, LJN BY0508.

 Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Vormgeving hoppen)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 11 juli 2012, HA ZA 11-162 (Ilay Tekstil Sanayi Ticaret tegen Quality Textiles)

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, Bogaerts & Groenen advocaten.

Auteursrecht op stoffen. Onaangekondigd een rol stof meenemen is in strijd met goede procesorde.

Zowel Ilya als Quality Textiles leveren zogenaamde flockstoffen. Bij een stoffenbeurs te Parijs heeft Ilay beslag laten leggen op een staalstof met dessin 9643+03-1028, deze stof ligt in Frankrijk en is niet in het geding gebracht. De stelling van Ilay dat een vijftal andere dessins zijn gekopieerd is op geen enkele manier onderbouwd en het geschil spitst zich slechts toe op deze stof.

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, waarvan Ilay als maker kan worden aangemerkt. Omdat de prints basaal zijn en slechts zijn bewerkt door Ilay kan deze slechts als "bewerker" daarvan worden aangemerkt. De vordering wordt afgewezen.

Dat Ilay, onaangekondigd, een rol stof toont bij de comparitie is in strijd met de goede procesorde.  "Het had op de weg van Ilay gelegen om tijdig tijdens de procedure melding te maken van deze stoffen deze ter griffie te deponeren zodat beide partijen het debat daarover ter comparitie op een gelijkwaardige wijze hadden kunnen voeren. Voorts is de rechtbank van oordeel dat Ilay met deze rol stof niet heeft aangetoond dat deze afkomstig is van Quality Textiles en zij deze stof heeft verkocht. Het enkele feit dat de stof is gewikkeld om een plankje met de herkenningstekens van Quality Textiles is daartoe onvoldoende nu, zoals aangevoerd van de zijde van Quality Textiles deze plankjes in grote hoeveelheden aan afnemers worden geleverd." (4.11)

4.5. De rechtbank is van oordeel dat Ilay onvoldoende heeft aangevoerd om vast te kunnen stellen dat de stof met het dessin 9643+03-1028 een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daartoe overweegt de rechtbank dat een eigen oorspronkelijk karakter inhoudt, kort gezegd, dat de stof/het dessin niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Gelet op de verklaring van mr. Jonker ter comparitie dat de basale prints zijn gekocht van een bedrijf en zijn bewerkt door Ilay, kan niet worden gesproken van een eigen oorspronkelijk karakter. Ilay kan niet als maker van het oorspronkelijk karakter. Ilay kan niet als maker van het oorspronkelijk dessin maar slechts als "bewerker" daarvan worden aangemerkt. Voorts heeft de heer Vissers namens Ilay ter comparitie op de vraag van de rechtbank of de onderhavige dessins enkel worden ontwikkeld door Ilay geantwoord dat iedere klant ontwikkelaar is. Gelet hierop en gelet op hetgeen Quality Textiles in dit verband naar voren heeft gebracht, is de rechtbank van oordeel dat Ilay onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van een werk in de zin van de Aw.

Vzr. Rechtbank Arnhem 28 juni 2012, LJN BX3806 KG ZA 12-276 (De Bever tegen Nedac Sorbo)

Uitspraak ingezonden door Menno Jansen, Spectrum advocaten. 

De Bever ontwikkelt en produceert reinigingsmiddelen, waaronder een lijn met de naam BLUE WONDER. Nedac Sorbo heeft sinds 2005 met De Bever een exclusieve licentieovereenkomst voor de distributie van Blue Wonder- producten. Sinds 2010 is er onderhandeld over de verlenging van deze overeenkomst en over de beëindiging van de samenwerking, omdat De Bever zelf haar producten op de markt zal gaan brengen. Om bekendheid te geven aan de introductie van de nieuwe Sorbo Ultra Clean heeft Nedac Sorbo een promotieactie gehouden waarbij een oranje actiesticker is aangebracht op de Sorbo Blue Wonder-fles. In totaal zijn zo er 38.000 flessen geleverd.

Niet het beeldmerk, maar slechts het woordmerk wordt vermeld in deze promotiecampagne. Een beroep op de overeengekomen finale kwijting faalt, omdat de afspraken hierover niet gaan over expliciete afspraken over hoe partijen met elkaars merkrechten zullen omgaan.

Dat Nedac Sorbo gerechtigd is tot het verhandelen van de nog beschikbare voorraad tot 1 augustus impliceert geen toestemming om het merk Blue Wonder te gebruiken voor de presentatie en promotie van de eigen concurrerende nieuwe productlijn.

5.17. Deze promotieactie van Nedac Sorbo, waarbij flessen van de Blue Wonder-producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de consument verwarring ontstaan omdat de wijze van bestickering en de inhoud van de tekst op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal verdwijnen en zal worden vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder aangetast.

De vorderingen zijn echter ruim geformuleerd, maar het wordt Nedac Sorbo verboden om de gebruikte actiesticker en de suggestieve tekst daarop te gebruiken. Ook wordt zij verboden om Blue Wonder te gebruiken ter presentatie en promotie van haar eigen productlijn. Sorbo dient opgave te doen en online te rectificeren.

In reconventie wordt het De Bever verboden inbreuk te maken op de auteursrechten en merkrechten van Nedac Sorbo, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het aanbieden van Sorbo Blue Producten (door Nedac Sorbo vormgegeven fles met bedrukking van het etiket). Nedac Sorbo is tot 1 augustus 2012 gerechtigd om de (Sorbo) Blue Wonder-producten uit te leveren. En De Bever dient een brief te zenden aan afnemers waarin de distributierelatie wordt uitgelegd.

Promotie/actiesticker
5.4. De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat thans door Nedac Sorbo haar nieuwe productlijn reinigingmiddelen "Sorbo Ultra Clean" en door De Bever haar vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten op de markt worden afgezet. Dit is in de vaststellingsovereenkomst met zoveel woorden geregeld. Daarnaast brengt Nedac Sorbo haar bestaande voorraden (Sorbo) Blue Wonder-producten op de markt, waartoe zij tot 1 augustus 2012 is gerechttigd ingevolge de vaststellingsovereenkomst. Een deel van deze (Sorbo) Blue Wonder-producten is echter bestickerd met de betreffende oranje actiesticker in het kader van de promotieactie van Nedac Sorbo. Daaromtrent zijn partijen niet uitdrukkelijk iets overeengekomen.

5.6. (...) Dit Blue Wonder-beeldmerk is afgebeeld op de verpakkingen van de vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten van De Bever. Dit beeldmerk komt echter in het geheel niet voor in de beweerde inbreukmakende promotieactie van Nedac Sorbo noch op de verpakking van de (oude) Blue Wonder-producten waarop de actiesticker is bevestigd, zodat de promotieactie ook geen inbreuk kan opleveren op dit beeldmerk. Dit Blue Wonder-beeldmerk zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. Derhalve dient te worden beoordeeld of Nedac Sorbo met haar promotieactie inbreuk maakt op het woordmerk van Blue Wonder van De Bever.

Verweer: geen inbreuk
5.15 Nedac Sorbo voert ten slotte het verweer dat de promotieactie geen merkinbreuk oplevert, omdat de op de actiesticker en de website www.uwhulpinhuis.nl vermelde informatie feitelijk juist is en op geen enkele wijze denigrerend richting De Bever is en ook geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk Blue Wonder. Zij stelt dat op de actiesticker slechts op referende wijze gebruik wordt gemaakt van het merk Blue Wonder. Nedac sorbo dient immers de consument te kunnen informeren dat zij niet langer het product Sorbo Blue Wonder in haar assortiment van schoonmaakmiddelen opneemt, maar zal vervangen door producten van het merk Sorbo Ultra Clean.

Vzr: herkomstaanduidingsfunctie aangetast
5.16. De voorzieningenrechter constateert dat de tekst "Ultra Clean" op de actiesticker in een vergelijkbaar lettertype en grootte is als de tekst "Blue wonder" op het etiket van de fles (Sorbo) Blue Wonder en voorts dat de actisticker zodanig op het etiket van de fles is geplaatst dat de tekst Ultra Clean pal boven de tekst Blue Wonder staat. Door deze wijze van bestickering lijkt het alsof de naam van het Blue Wonder-product wordt gewijzigd in Sorbo Ultra Clean. Met de bijgeschreven tekst op de actiesticker dat Sorbo Blue Wonder wordt vervangen door Ultra Clean wordt de indruk versterkt dat Blue Wonder-producten geheel van de markt zullen verdwijnen. (...)

5.17. Deze promotieactie van Nedact Sorbo, waarbij flessen van de Blue Wonder-producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de consument verwarring ontstaan omdat de wijze van bestickering en de inhoud van de tekst op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal verdwijnen en zal worden vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder aangetast.

Reconventie: gebruik van Sorbo-merken door De Bever
6.9. Naast het hiervoor omschreven gebruik van de Sorbo-merken van Nedac Sorbo heeft Der Bever de merknaam Sorbo ook gebruik door op 11 mei 2012 aan afnemers (Sorbo) Blue Wonder producten aan te bieden die opgenomen zijn in de als bijlage gevoegde artikellijst. De Bever erkent dat in de bijgevoegde artikellijst in de productomschrijvingen de merknaam Sorbo meerdere keren is geplaatst, maar stelt dat dit een administratieve fout betreft en dat zij aan afnemers alleen haar eigen nieuwe productlijn van Blue Wonder artikelen verkoopt, waarop geen enkele verwijzing naar Nedac Sorbo of de Sorbo-merken is geplaatst, zodat reeds hierom geen sprake kan zijn van verboden merkgebruik. Dit betoog faalt, nu  het enkel aanbieden van waren ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE wordt aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Niet is vereist dat de producten ook daadwerkelijk zijn verkocht. Voor zover er al sprake zou zijn van een administratieve fout, dan nog is dit een gebruik van de merknaam Sorbo dat voor rekening en risico komt van Nedac Sorbo.

6.10 Dit, zonder toestemming van Nedac Sorbo, gebruik van Sorbo-merken door De Bever, bestaande in het aan afnemers aanbieden van (Sorbo) Blue Wonder producten, voorzien van het Sorbo-beeldmerk, en in het veelvuldig gebruiken van de Sorbo-merken in de meest aangewezen informatiebronnen voor afnemers en consumenten van de nieuwe Blue Wonder-producten van De Bever, zoals de hiervoor genoemde twee websites van De Bever en haar accountboek, die door De Bever in het economisch verkeer wordt gebruik ter promotie van haar eigen nieuwe producten die concurrerend zijn aan de producten van Nedac Sorbo, kan bij de afnemers en de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van de Sorbo-merken. Hierdoor kunnen de Sorbo-merken geassocieerd worden met de waren van De Bever, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Sorbo-merken. Met dit gebruik van de Sorbo-merken maakt Nedac Sorbo [red. vermoedelijk De Bever bedoeld] dan ook inbreuk op de exclusieve merkrechten van Nedac Sorbo op de Sorbo-merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Zie hier de grosse.