Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 september 2009, KG ZA 09-1503 P/EB, E.L. Deen tegen Deen Coaching B.V. & Hexson B.V. (met dank aan Jesse Hofhuis, Jesse Hofhuis).

Handelsnaamrecht. Partijen hebben al eerder over een handelsnaamrechtelijke geschil tot aan het hof geprocedeerd. Het onderhavige geschil ziet op de handelsnamen Deen Outplacement en Deen Coaching. Eiser ziet zijn vorderingen afgewezen en wordt veroordeeld in de onbetwiste 1019h proceskosten. Kort, in citaten:

Conventie. 53. Deen Coaching heeft ter zitting toegezegd dat zij - zonder te erkennen dat zij daartoe rechtens gehouden is - het Handelsregister zal verzoeken om haar handelsnamen 'Deen Coaching' en 'Deen Outplacement' door te halen en dat zij haar statutaire naam zal wijzigen, omdat zij geen plannen heeft om zich onder deze namen te profileren. (…)

5.4. Met betrekking tot het gevorderde verbod op het voeren van andere handelsnamen dan onder 5.3 genoemd, die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met die van Erik Deen, dient te worden beoordeeld of Erik Deen de handelsnamen 'Deen Outplacement’ en 'Deen Coaching' rechtmatig voerde voordat Deen Coaching onder daarop gelijkende namen naar buiten trad. Partijen zijn het er over eens dat bij die beoordeling het vonnis van de voorzieningenrechter te Den Haag en het arrest van het gerechtshof te Den Haag als uitgangspunt moeten worden genomen, Partijen zijn het er voorts over eens dat uit die uitspraken volgt dat Erik Deen slechts gebruik mag maken van de naam 'Deen' in zijn handelsnamen, indien die naam wordt voorafgegaan door de naam 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het gebruik door Erik Deen van handelsnamen zonder toevoeging van zowel de naam 'Erik' als een omschrijving van de activiteit niet geoorloofd is. Voorzover Deen Coaching het woord 'Deen' in haar handelsnaam wil laten volgen door een woord dat de gebruikelijke omschrijving van haar werkgebied is, kan haar dat recht niet worden ontzegd. Dat dit verwarring kan veroorzaken met de door Erik Deen gevoerde handelsnamen (Deen', voorafgegaan door 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein), is uitsluitend het gevolg van de keuze van Erik Deen om met zijn handelsnamen zo dicht aan te gaan zitten tegen de reeds veel langer gebruikte handelsnamen van (de rechtsvoorganger van) Deen Coaching. Dit verwarringsgevaar kan dan ook niet leiden tot een verbod aan Deen Coaching om in haar handelsnamen het beschrijvende element op te nemen. Het gevorderde verbod op het gebruik van andere, op de handelsnaam van Erik Deen gelijkende handelsnamen wordt daarom afgewezen.

5.5. Erik Deen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Zij vordert een bedrag van EUR 11.780.85 aan advocaatkosten. Erik Deen heeft hiertegen geen verweer gevoerd en deze kosten komen redelijk voor.

Reconventie: 6.3.A Partijen verschillen van mening over de vraag of het gebruik van een domeinnaam moet worden aangemerkt als het gebruik van een handelsnaam. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van alle omstandigheden van her geval. Erik Deen gebruikt de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegatie.nl om mogelijke klanten die op zoek zijn naar een onderneming die onder de naam 'Deen' deze diensten aanbiedt, naar zijn site te leiden. Hij treedt onder deze naam dus naar buiten, zodat het gebruik van deze namen als gebruik van handelsnamen moet warden aangemerkt. Omdat de handelsnamen van partijen zo dicht bij elkaar liggen, rust op Erik Deen de plicht om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen Nu zijn echt op gebruik van de naam 'Deen' - zoals hiervoor onder 5.4 is ovenrwogen - is beperkt door de eis dat die naam moet zijn voorzien van de hiervoor genoemde toevoegingen en nu het gebruik van de domeinmamen www.deencoaching.nl en www .deenreintegratie.nl. de verwarring nog groter maakt, maakt Erik Deen door het gebruik van die domeinnamen inbreuk up de (handelsnaam- en merk)rechten van Deen en Herxson. Dit geldt niet voor de domeinnaam www.erikdeen.nl, nu deze domeimaam duidelijk verwijst naar Erik Deen. Dat Erik Deen heeft toegezegd om de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegatie.nl “dood” te zullen maken, ontneemt Deen en Herxson niet hun belang bij het gevorderde verbod om andere inbreukmakende handelsnamen te voeren. De slotsom is dat het gevorderde verbod op het gebruik van de domeinnamen www.deencoaching.nl, www.deenreintegratie.nl en www.erikdeen.nl zal worden afgewezen, maar dat vordering voor bet overige zal worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 12 augustus 2009, LJN: BJ6245, Ebw Installatietechnieken B.V. tegen Ebw Elektrotechniek B.V.,

Handelsnaamwet, tussenvonnis. Ex art. 5 en 5a HNW is tussen de beide ondernemingen verwarring te duchten - ouder recht? - recente wijziging handelsnaam - bewijsopdracht m.b.t. gunnen van installatiewerk, dat door misverstand aan de wederpartij zou zijn gegund. 

4.5.  Over deze vragen is tot twee keer toe uitspraak gedaan in kort geding en de rechtbank neemt de inhoudelijke overwegingen van de voorzieningrechter over en maakt die tot de hare. Dit betekent dat naar het oordeel van de rechtbank EBW Installatietechnieken heeft aangetoond dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 en 5a HNW. (…)

4.6.  Of EBW Elektrotechniek als gevolg van de overeenkomst met [betrokkene] over zodanige oudere rechten op een handelsnaam met het onderdeel EBW beschikt, dat EBW Installatietechnieken om die reden EBW Elektrotechniek niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken, laat de rechtbank in het midden. [betrokkene] kon immers niet méér overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam ‘[naam bedrijf])’ met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de eventuele oudere rechten van EBW Elektrotechniek niet verder strekken dan dat en dat EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘[naam bedrijf])’ te gebruiken in Thorn en omstreken.

4.7.  Daarnaast maakt EBW Elektrotechniek door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek inbreuk op het door EBW Installatietechnieken geregistreerde beeldmerk EBW. (…)

4.8.  Het vorenstaande betekent dat het eerste gedeelte van de onder C gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is. Voor toewijzing van het tweede gedeelte van de onder C gevorderde verklaring voor recht en de onder D gevorderde veroordeling tot betaling van een voorschot op een schadevergoeding moet echter vast komen te staan dat EBW Installatietechnieken schade heeft geleden tot minimaal het bedrag van € 15.000,--. EBW Installatietechnieken stelt in dit verband dat zij een overeenkomst met Eurocommerce had gesloten betreffende het hiervoor al genoemde kantoorgebouw in Hoofddorp en dat EBW Elektrotechniek later als gevolg van een misverstand de opdracht heeft gekregen. Omdat EBW Elektrotechniek betwist dat zij als gevolg van een misverstand de bewuste opdracht heeft gekregen, rust op EBW Installatietechnieken volgens de normale regels de bewijslast van het door haar gestelde.

Lees het vonnis hier. Zie ook: Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, IEF 7607 & Rechtbank Arnhem 21 augustus 2008, IEF 7015.

Rechtbank Arnhem, Sector bestuursrecht, 2 juli 2009, LJN: BJ4765, Eiser tegen de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten & de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem, partij ex artikel 8:26 van de Awb.

Handelsnaamrecht, althans handelsnaamzelfregulering. Eén advocaat mag zich niet ‘advocaten’ noemen. "Eiser heeft het verzoek gedaan om hem op grond van artikel 7, tweede lid, van de Samenwerkingsverordening 1993 ontheffing te verlenen voor het gebruik van de kantoornaam “{eiser} Advocaten”. Verweerder heeft zulks geweigerd (…) “Eiser is thans de enige aan het kantoor “{eiser} Advocaten” verbonden advocaat. Daarnaast is een niet-jurist op het gebied van bewindvoering werkzaam. De rechtbank deelt het standpunt van verweerder, dat met het gebruik van de naam “{eiser} Advocaten” wel het bestaan van zo’n samenwerkingsverband wordt gesuggereerd. Ingevolge het bepaalde in het hiervoor weergegeven artikel 7, tweede lid, eerste volzin, van de verordening is dit niet toegestaan. De weigering van de aangevraagde ontheffing kan daarom gehandhaafd blijven."

Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Amsterdam 18 augustus 2009, rolnr. 2006/1817. Eurocommerce Holding B.V. tegen Eurocommercial Properties B.V. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Handelsnaamrecht. Hoger beroep (vonnis in eerste aanleg IEF 2160). Over inburgering en het voeren van handelsnamen. 75% / 25% kostenveroordeling.

Merk. "ECH heeft zich er op beroepen dat het teken Eurocommerce door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. In zijn arrest van 7 september 2006 (NJ 2007, 238) in de zaak Europolis, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus uitgelegd - kort samengevat en voorzover hier van belang - dat bij een beroep op inburgering dient te worden aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond [tot inschrijving van het merk] bestaat en dat, indien de weigeringsgrond slechts bestaat in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

In het licht van dit arrest en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 is overwogen met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordcombinatie Eurocommerce en van de bestanddelen "euro" en "commerce", kan van inburgering hier slechts sprake zijn indien deze betrekking heeft op het gehele gebied van de Benelux, derhalve niet alleen het Nederlandstalige maar - in ieder geval - ook het Franstalige gebied. Nu ECH uitdrukkelijk stelt het merk alleen in Nederland te gebruiken, is aan deze voorwaarde niet voldaan zodat het beroep op inburgering reeds daarom niet kan slagen. maar ook indien dit anders zou zijn en zou moeten worden aangenomen dat, zoals ECH stelt, in het onderhavige geval inburgering door gebruik in alleen het Nederlandse taalgebied van de Benelux volstaat, is daaraan niet voldaan nu ECH zich naar eigen zeggen niet, althans niet meer, mede op de - geografisch en economisch niet  te verwaarlozen - Nederlandstalige markt van België (Vlaanderen) heeft begeven en - zoals reeds opgemerkt - alleen in Nederland actief is. Het door ECH aangeboden bewijs van inburgering in Nederland is derhalve niet ter zake doende althans ontoereikend en het aanbod wordt gepasseerd."

Handelsnaam. "Gebruik door ECH van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam blijkt niet uit de (in eerste aanleg en in hoger beroep) door haar overgelegde producties voor zover deze afkomstig zijn van B.V. Eurocommerce. Deze vennootschap is immers, zoals ECH zelf te kennen heeft gegeven, niet ingebracht in ECH. Uit de stukken blijkt wel van gebruik door Eurocommerce Robex Groep B.V., de rechtsvoorgangster van ECH, van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam vóór 31 mei 2001, toen EXP de handelsnaam Eurocommercial Properties is gaan voeren. Het hof is echter van oordeel dat de aard en de plaats van de bedrijfsactiviteiten van partijen in zodanig belangrijke mate van elkaar verschillen dat bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten."

"Bij deze uitkomst van het geding in hoger beroep, waarbij partijen over en weer op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, past een kostenveroordeling van ECH voor 75% en van ECP voor 25%."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 16 juli 2009, KG ZA 09-1269 WT/MV, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Just Eat Benelux B.V. (met dank aan Annelies van Zoest, GoversVanZoest).
 
Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Eiser thuisbezorgd.nl maakt bezwaar tegen de registratie van gedaagde Just-Eat en een Deense zustermaatschappij van een aantal domeinnamen die eindigen op thuisbezorgd.nl, zoals bijvoorbeeld www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.just-eat.nl.

De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat dit doorlinken geen handelsnaamgebruik oplevert, maar dat de handelswijze van gedaagde wel onrechtmatig is, omdat het aannemelijk is dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online-dienst. “Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl.” Overdracht domeinnamen. Geen 1019h proceskostenveroordeling omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW.

4.2. (…) Onder een handelsnaam moet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel l Handelsnaamwet). dat wil zeggen de naam waaronder een onderneming (op commerciële wijze) aan het handelsverkeer deelneemt. Niet is gebleken dat Just-Eat aan het handelsverkeer deelneemt onder de gewraakte (domein)namen. De gewraakte domeinnamen worden door Just-Eat slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website www.just-eat.nl en hebben - zoals Just-Eat ter zitting heeft verklaard - enkel tot doel om de resultaten van internetzoekmachines op voor Just-Ear. positieve wijze te beïnvloeden. Dit doorlinken is voorshands onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. De vorderingen van Thuisbezorgd.nl kunnen dan ook niet op grond van haar handelsnaamrechten worden toegewezen.

4.3. Thuisbezorgd.nl heeft subsidiair gesteld dat de handelwijze van Just-Eat onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. In dit geval is echter aannemelijk dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst. De domeinnamen van Just-Eat en de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl wijken slechts in zeer geringe mate van elkaar af. De louter beschrijvende toevoegingen van Just-Eat, bestaande uit de naam van een stad of de naam van een menu, zijn voorshands onvoldoende om verwarring te voorkomen. Internetbezoekers die op zoek zijn naar Thuisbezorgd.nl of vaste klanten van Thuisbezorgd.nl zullen via een van deze domeinnamen van Just-Eat (ongemerkt) belanden op www.just-eat.nl. Deze verwarring is nodeloos omdat Just-Eat geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van haar concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit - zoals zij ter zitting heeft verklaard - enkel met het doel de zoekresultaten op internet te beïnvloeden, Her staat Just-Eat in beginsel vrij om die zoekresultaten in voor haar gunstige zin te beïnvloeden, maar het wordt onrechtmatig geacht om dit met gebruikmaking van de gehele domeinnaam/handelsnaam van een concurrent te doen. Het verweer van Just-Eat dat het publiek toch immers naar de website van Just-Eat wordt doorgelinkt en dan kennisneemt van de handelsnaam van haar eigen onderneming gaat niet op.
Het gaat hier allereerst om een online dienst als bemiddelaar bij de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Eenmaal aanbeland op de website van Just-Eat zal de gemiddelde internetbezoeker focussen op de keuze van een restaurant of maaltijd en niet beseffen dat de online dienst wordt aangeboden op de website van een concurrent van Thuisbezorgd.nl. Als hij dit wel beseft, zal de (hongerige) internetbezoeker niet de moeite nemen de website van Just-Eat te verlaten om alsnog op zoek te gaan naar de website van Thuisbezorgd.nl, omdat zijn doel (het bestellen van een maaltijd) namelijk eveneens en net zo gemakkelijk met Just-Eat kan worden bereikt. Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl. Op deze grond liggen de vorderingen van Thuisbezorgd.nl voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 22 april 2009, LJN: BJ2415, [Naam eiseres] Vloerdecor V.O.F. tegen [naam gedaagde] Kunststofvloeren V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Doorlinken domeinnaam is in Middelburg wel handelsnaamgebruik. “De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.”

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de KvK. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben een domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren en die doorverwijst naar gedaagdes eigen website. Eisers vorderen gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden. De vorderingen worden toegewezen.

“In casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.
Ten aanzien van het gebruik van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres] vloerdecor’ door eisers wordt nog opgemerkt dat het feit dat zij zich ook nog onder een andere handelsnaam, namelijk [tweede naam eiseres], presenteren niet af doet aan het gebruik als handelsnaam van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloerdecor’.
Dat eisers zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam staat vooralsnog als onweersproken vast.

Voorts dient voor een succesvol beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook daarvan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Daartoe wordt overwogen dat het onderscheidende element in de handelsnaam van eisers de combinatie van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ en ‘vloer’ is. Door eisers is onweersproken gesteld dat de gangbare aanduiding voor dit soort vloeren ‘vlokkenvloer’ of ‘chipsvloer’ is, zodat de benaming ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ geen algemeen gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke vloeren.
Het gevaar voor verwarring wordt verder versterkt doordat beide ondernemingen hetzelfde soort product verkopen (kunststofvloeren) en bij elkaar in de buurt gevestigd zijn (Goes en Oudenbosch), waardoor aangenomen moet worden dat zij in ieder geval deels hetzelfde afzetgebied hebben.

Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruik door gedaagden van de domeinnaam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren.nl’ in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet geschiedt.
De vordering tot overdracht van de domeinnaam is dan ook toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk.
Ook de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ en ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen is gelet op hetgeen hierboven is overwogen op grond van het in artikel 5 van de Handelsnaamwet toewijsbaar. Voor zover de betreffende vordering strekt tot het staken en gestaakt houden van het woord ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ [confetti - IEF]  zal deze worden afgewezen, nu dit woord onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en een algemene term is waar eisers geen rechten op kunnen doen gelden.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam. 25 juni 2009, KG ZA 09-1051 WT/RV, Implant Direct Europe AG tegen Supracom B.V. c.s. (met dank aan Marieke Neervoort, Solv).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Interessant vonnis, waarin gedaagde geen inbreuk maakt op handelsnaam- of merkrechten, maar wegens “handelingen die niet betamelijk zijn in het maatschappelijk verkeer” wel wordt verboden om het teken ‘Implant Direct’ te gebruiken. De domeinnaam dient te worden overgedragen, maar het intrekken van de Benelux-beeldmerkregistratie is te vergaand voor een kort geding. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van 6:162 BW is een 1019h proceskostenveroordeling ‘niet aan de orde’.

“De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.”

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom C.S. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedematschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;
ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam imp1antdirect.eu laten registreren;
iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;
iv. Xmplant en haar moedernaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;
v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in , nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;
vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom C.S. zijn op niets uitgelopen;
vii. Supracom C.S. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen, Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom C.S. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009,  LJN: BJ1389, Eiser & De Drie Dagen B.V. tegen Amsterdam Village Company B.V. & Hermitage Café Amsterdam B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering van Amsterdams visrestaurant NEVY om gedaagden te verbieden de naam NEVA te gebruiken voor het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant wordt afgewezen omdat verwarring voorshands niet valt te vrezen.  
 
4.2.  Eisers en gedaagden gebruiken de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten, zodat eerst zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam NEVA door gedaagden in strijd is met de handelsnaamrechten van eisers. (…)

4.3.  Voor verwarring valt voorshands niet te vrezen. De handelsnamen NEVY en NEVA zijn niet identiek en voor zover geoordeeld zou kunnen worden dat deze namen in slechts geringe mate van elkaar afwijken, staat daar het volgende tegenover. De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatie-uitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam". De doelgroep van NEVA bestaat in eerste instantie uit museumbezoekers. NEVY profileert zich uitdrukkelijk als visrestaurant en is gevestigd in een ander stadsdeel dan NEVA. Beide restaurants behoren tot het hogere (duurdere) segment en richten zich daarmee op bezoekers die weloverwogen keuzes maken. Die bezoekers zijn zich er in het algemeen goed van bewust welk restaurant zij (willen) bezoeken en zijn om die reden goed geïnformeerd over naam, plaats en aard van het te bezoeken restaurant.

Op grond van al deze feiten en omstandigheden is voorshands onvoldoende aannemelijk dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (bezoekers van de "betere" restaurants) verwarring is te duchten. Enige verwarring, bij bijvoorbeeld taxichauffeurs of medewerkers van (telefonische) inlichtingendiensten, valt weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de gevorderde – ingrijpende – voorzieningen. Ook het moment waarop deze voorzieningen worden gevorderd (één dag voor de groots aangekondigde officiële opening van het Hermitage Museum) maakt dat de belangen van gedaagden zwaarder moeten wegen dan die van eisers. De geplande opening van NEVA zal alleen met heel veel kosten en moeite kunnen worden tegengehouden terwijl anderzijds, juist omdat NEVA haar deuren nog niet heeft geopend, er bij eisers slechts sprake is van vrees voor verwarring en van daadwerkelijke verwarring (nog) niet is gebleken.

4.4.  De vorderingen van eisers kunnen evenmin op de merkenrechtelijke grondslag worden toegewezen. Als er al sprake is van merkgebruik door eisers in die zin dat NEVY tevens wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dit wordt betwist door gedaagden), dan komt eisers geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hiervoor overwogen is immers geen sprake van zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Tot slot is geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door eisers is niet aannemelijk gemaakt dat NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van NEVY.

4.5.  [eiser1] en De Drie Dagen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op EUR 13.019,50 aan advocaatkosten. Dit bedrag is toewijsbaar omdat gedaagden op zeer korte termijn (drie dagen) zijn gedagvaard, er voor gedaagden (gezien de opening van hun café-restaurant één dag na de dag van de terechtzitting) grote belangen op het spel stonden en het om die redenen niet onredelijk of onevenredig wordt geacht dat twee of meer advocaten het in de specificatie genoemde aantal uren aan deze zaak hebben besteed.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, HA ZA 08-2394, MacRepair & Project tegen Kamgar (MacJunky) (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. MacRepair (reparateur van Apple-producten)stelt dat Kamgar (h.o.d.n. MacJunky) met de domeinnamen macrepairamsterdam.nl en macrepairs.nl inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrecht m.b.t. MacRepair. Ook  het gebruik van deze woordcombinatie en het gebruik van straatnamen in de buurt van de Amsterdamse Lindengracht (de locatie van MacRepair) als metadata op websites zou inbreukmakend zijn. Kamgar beroept zich in reconventie op de nietigheid van het merk.

De rechtbank oordeelt echter dat MacRepair een beschrijvende woordcombinatie is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de domeinnamen levert geen handelsnaamgebruik op. De wijze van gebruik van de metadata door gedaagde is daarnaast niet onrechtmatig.

Merkenrecht: 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.  
Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen. 
De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen. 
De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

Domeinnamen: 4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed. 
Naar het oordeel van de rechtbank heelt MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/ of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. (…) Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoekt- 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P.
Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkerm met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aamemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunkv.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.