Woord- en of beeldmerk  

Vrz. Rechtbank 9 augustus 2011, KG ZA 11/848 (G-Star Raw CV en Facton Ltd tegen C&A Nederland C.V. en Wehkamp B.V.) 

Met dank aan Laura Fresco en Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP en Christien Wildeman en Alfred Meijboom, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Kleding RAW, DIGGIN'RAW en DigginRAW. Marktonderzoek.

In eerder vonnis van Haagse voorzieningenrechter werd geoordeeld dat C&A en Wehkamp kleding voorzien van het teken “D STR” niet meer te koop mochten aanbieden, omdat daarmee (artikel 9 lid 1 GMV jo. artikel 2.20 lid lid 1 BVIE) “sub c”-inbreuk wordt gemaakt op de bekende G-STAR merken van G-Star (IEF 9888).
 
In dit vonnis wordt door de voorzieningenrechter inbreuk op basis van “sub a” en “sub b” toegewezen. Het gebruik van het teken RAW, al dan niet in combinatie met andere elementen zoals RAW-DNM en D/925/RAW is volgens de rechter gelijk aan het RAW merk van G-Star en wordt gebruikt voor dezelfde waren, namelijk kleding. Dat levert “sub a” inbreuk op. Ten aanzien van de tekens  DIGGIN’RAW en DigginRaw is er volgens de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar met de RAW merken van G-Star en dus inbreuk in de zin van “sub b”. De rechter merkt daarbij nog op dat het merk RAW van G-Star onderscheidend vermogen van huis uit heeft voor kleding (r.o. 4.5).
 
Stakingsvorderingen worden toegewezen en wordt bevolen dat C&A Nederland schriftelijk opgave moet doen, gecertificeerd door een registeraccountant, van hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende kleding. Ook moet aan afnemers in de gehele Europese Unie een brief gestuurd worden om de aanwezige voorraad inbreukmakende kleding te retourneren aan C&A Nederland.
 
Dwangsommen van EUR 10.000 per dag of EUR 1.000 per kledingstuk betalen tot een maximum van EUR 1.000.000. En proceskostenveroordeling gedaagden €79.341,78.

4.5. Daarenboven is het ingeroepen merk voor de waren kleding (in het algemeen, dus niet enkel onbewerkte jeans) naar voorlopig oordeel niet beschrijvend en heeft het van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overlegt een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou bij de confrontatie met het teken RAW en gevraagd waaraan zij dachten circa 30% van de respondenten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star Raw) zijn genoemd. (...) Voorhands kan in ieder geval mede op grond van de marktonderzoeken naar de bekendheid van het RAW merk worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de aanduiding RAW de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het merk RAW dus onderscheidend vermogen heeft.

4.12. Op grond van het hiervoor overwogene oordeelt de voorzieningenrechter voorhands dat ten aanzien van de Dissident kleding voorzien van het teken RAW sprake is van merkinbreuk 'sub a', zodat voor die kleding op die grond een inbreukverbod toewijsbaar is.

4.13. Met betrekking tot de DigginRaw kleding acht de voorzieningenrechter voorhands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet enkel het teken RAW zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren, maar dat hij daarin steeds mede het teken "DIGGIN" zal betrekken. De kleding toont immers geen gebruik van RAW zonder DIGGIN. De verschillen tussen deze (combinatie van) tekens en de ingeroepen merken zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat het gevorderde ten aanzien van de DigginRaw kleding niet op die grondslag voor toewijzing in aanmerking komt.

4.15. Daarenboven, zelfs al zouden de DigginRaw tekens als versiering moeten worden beschouwd, dan neemt dat nog niet weg dat deze tekens zodanig kunnne overeenstemmen met het RAW merk dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star of van een met G-Star economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens (vergelijk HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 inzake Adidas AG/Marca Mode c.s. overweging 34). Zoals hierna zal worden overwogen doet dat zich in het onderhavige geval voor.

Inbreuk 'sub b'
4.16. Maatstaf voor het bij 'sub b' vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en de door C&A gebruikte tekens op haar kleding als weergegeven onder 2.8 globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star en C&A. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenissen tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder tekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij geldt dat naarmate de soortgelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren die onder het teken worden aangeboden groter is, er eerder sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

4.25. De voorzieningenrechter oordeelt op grond van dat alles voorhands dat C&A door het gebruik van de tekens DigginRaw, DIGGIN'RAW en Diggin Raw voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het merk RAW van G-Star als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf)

BBIE 25 juli 2011, oppositienr 2004535 (EMI (IP) Limited tegen Gurpreet Singh Kainth)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk EMI tegen woord-/beelmerk KMI Music Bank. Oppositiebeslissing. Deels toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen oppositie is ingesteld (Kl. 9: Dvd's, Cd's, Blue-ray en overige beeld- en geluidsdragers alsook publicaties in elektronische vorm en Kl. 16: publicaties in gedrukte vorm). Wel ingeschreven voor Kl. 30: alle waren zoals koffie; meel en graanpreparaten; consumptie-ijs; honing; gist; zout; azijn, kruidensausen; specerijen. Visueel en auditief: in zekere mate overeenstemmend. Conceptueel: niet van toepassing. Vergelijking waren en diensten: identiek voor alle waren van Kl. 9 en Kl. 16. Ingeroepen recht is een bekend merk en heeft daardoor sterk onderscheidend vermogen. Heeft als gevolg daarvan een ruimere beschermingsomvang. Sprake van verwarringsgevaar met betrekking tot waren waartegen oppositie is ingesteld.

47. (...) Samen met de drie andere grootste platenmaatschappijen heeft EMI een wereldmarktaandeel van circa 70 %. Wikipedia spreekt van een omzet (2009) van 1,5 miljard $ en 5.500 werknemers. Op de websites wordt verwezen naar het ingeroepen recht als logo van opposant en ten slotte wordt een opsomming gegeven van een 80-tal bekende bands en artiesten van (onder andere) wie EMI muziek heeft uitgegeven, zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal.1 Het is met name door de uitgave van die muziek en door de muziekdragers – de waren die in deze oppositie in het geding zijn – dat het ingeroepen recht grote bekendheid heeft gekregen bij het brede publiek.

48. Het Bureau acht voldoende aangetoond dat het ingeroepen recht een bekend merk is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd in een groot deel van de wereld, waaronder de Benelux.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Rechtbank Middelburg 28 juli 2010, LJN BR4158 (Tennis Academy Rotterdam B.V. tegen gedaagde)

Korte (en oudere) uitspraak. Merkenrecht. Auteursrecht. Portretrecht.

TAR exploiteert een tennisschool. Zij geeft tennisonderwijs, begeleidt top- en wedstrijdtennissers en talentvolle jeugd en organiseert tennisevenementen. Voor de opleiding van talentvolle jeugd heeft zij de zgn. “Loot-opleiding” ontwikkeld. De Tennis academie levert na wisseling van docenten niet meer de kwaliteit die het tennistalent mocht verwachten. Overeenkomst ontbonden. Academie mag geen gebruik meer maken van naam van jeugdspeler, want dat is inbreuk op auteursrecht.

In reconventie: Gedaagde stelt dat Lotto en Wilson prof contract hebben aangeboden en geniet enige bekendheid, populariteit is, kan worden afgeleid uit het feit dat TAR foto's van haar gebruikt om de opleiding te promoten. De rechtbank volgt eiser in reconventie niet en wijst vordering af:

(...) Bij de foto’s zelf, maar ook elders op de website wordt haar naam niet genoemd. Als de foto’s met het oog op de identiteit van de [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en wegens een daaraan toegeschreven wervende kracht gebruikt zouden zijn, zou dat slechts kunnen werken ten opzichte van hen die haar goed genoeg kennen om haar te herkennen en, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, zou dat een nogal beperkte kring zijn en zou de commerciële betekenis van dat gebruik dus ook beperkt zijn. Om die reden acht de rechtbank het commerciële gebruik van de foto’s slechts in zo geringe mate toegespitst te zijn op - en voort te vloeien uit - de identiteit van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat daaruit het bestaan van een verzilverbare populariteit niet kan worden afgeleid. De rechtbank zal het onder 3 en 4 gevorderde derhalve afwijzen.

In reconventie beroep: (...) op haar persoonlijk belang bij het gevraagde verbod, daarin gelegen dat zij zich niet met de kwaliteit van de “Loot-opleiding” kan verenigen en daarmee niet geassocieerd wenst te worden. Uit de stellingen die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in deze procedure heeft aangevoerd volgt genoegzaam dat zij de door TAR aan de “Loot-opleiding” toekende kwaliteit in het geheel niet deelt en dat zij derhalve een gerechtvaardigd belang heeft om daarmee niet geassocieerd te worden. De rechtbank zal TAR veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk door TAR op de auteursrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en TAR verbieden afbeeldingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verveelvoudigen of openbaar te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

Lees de uitspraak hier (LJN / pdf)

Vrz. Rechtbank Haarlem 3 augustus 2011 LJN BR4473 (Adhestick Ltd. tegen [A])

Met gelijktijdige dank aan Christien Wildeman en Joran Spauwen, Kennedy van der Laan.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Agentuur- of koopovereenkomst?

In't kort. Vordering strekt tot afgifte producten van eiser en tot staken en gestaakt te houden van handelen onder de naam en/of teken (JOE’S) NO FLATS, alsmede van het doen van onrechtmatige uitlatingen over eiser. Agentuur- of koopovereenkomst? Gemeenschapsmerk.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot door gedaagde van Gemeenschapsmerk zal worden vernietigd door het OHIM wegens aanvraag te kwader trouw. Daarbij komt dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt kan hem verboden worden het merk te gebruiken. Voor wat betreft het gebruik van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde. Volgt toewijzing vordering.

Agentuurovk 4.4. Op basis van de bovenstaande – door Adhestick met de nodige bescheiden onderbouwde – gang van zaken is voorshands aannemelijk dat tussen partijen sprake was van een overeenkomst die naar Nederlands recht te karakteriseren valt als een agentuurovereenkomst. Voor de stelling van [A] dat tussen hem en Adhestick een koopovereenkomst is gesloten, heeft [A] daarentegen onvoldoende bewijs aangedragen. Voor zijn stelling dat er tussen partijen werd afgerekend via een rekening-courantverhouding, is bovendien in het geheel geen bewijs geleverd. Uit de correspondentie tussen partijen noch uit hun feitelijke wijze van bedrijfsvoering en facturatie valt een zodanige rekening-courantverhouding af te leiden. De voorzieningenrechter zal er bij de beoordeling van de vorderingen van Adhestick dan ook vanuit gaan dat tussen partijen een agentuurovereenkomst is gesloten.

Redelijkheid en billijkheid na beëindiging 4.7. [A] heeft de overeenkomst met Adhestick opgezegd (“My client (…) no longer wants to work together with your company and will continue his business under his own name, as he always has”). Als gevolg van die opzegging is [A] te beschouwen als een gewezen agent van Adhestick. Als zodanig gebiedt de redelijkheid en billijkheid dat hij zich – ook na de beëindiging van de overeenkomst met Adhestick – gedurende enige tijd heeft te gedragen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is voor een agent. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATS-producten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780). Dit onderdeel van de vordering van Adhestick zal dan ook eveneens worden toegewezen.

Gemeenschapsmerkaanvrage te kwader trouw 4.8. Het door [A] gedane beroep op het door hem geregistreerd Europees beeldmerk voor het teken (JOE’S) NO FLATS kan niet tot een ander oordeel leiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot van het Gemeenschapsmerk door het OHIM zal worden vernietigd. In artikel 51 lid 1 sub b van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Gemeenschapsmerkenverordening) is immers bepaald dat het Gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Daaronder moet blijkens artikel 11 van de Gemeenschapsmerkenverordening mede begrepen worden de ongeautoriseerde registratie door een gemachtigde of vertegenwoordiger, waartoe een (ex)agent eveneens gerekend kan worden. Daarbij komt, zoals van de kant van Adhestick terecht is aangevoerd, dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt (zoals in casu de agenturenovereenkomst tussen partijen), kan hem verboden worden het merk te gebruiken.

4.9. Voor wat betreft het gebruik door [A] van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde.

Lees de uitspraak hier (pdf / LJN)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 29 juli 2011 KG ZA 11-423 (NOVATECH N.V. tegen TWEHA B.V. en TWEHA WARRANTY B.V.)
Met dank aan mr. P.N.A.M. Claassen en mr. J.H.A. Klompmakers, AKD Advocaten & Notarissen

Merkenrecht. Tweha gebruikt domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl om eigen lijmproducten aan te bieden. Novatech eist staking gebruik tekens tec 7 en tec-7 en overdracht genoemde domeinnamen vanwege inbreuk op woordmerk TEC 7 en beeldmerk TEC 7. Rechtbank wijst vorderingen toe, want domeinnamen maken inbreuk op woordmerk TEC 7 op grond van art. 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE. Zowel Novatech al Tweha verkopen (dezelfde soort) lijm. Tweha betwist gebruik tekens niet. Beroep op nietigheid depot Novatech ex. art. 2.28 BVIE faalt want niet binnen de termijn. 

4.5. De domeinnamen zijn gelijk aan het (woord)merk “TEC 7”. Tweha heeft niet betwist gebruik te maken van het teken “tec7” in haar domeinnamen en dus in het economische verkeer, terwijl Tweha net zo als Novatech (dezelfde soort) lijm verkoopt dan wel gaat verkopen. Niet relevant lijkt dat de hardheid van het product van Novatech verschilt van dat van Tweha. Evenmin is relevant dat Novatech zich op een ander publiek dan Tweha zou richten.

4.6. Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens “tec 7” en “tec-7” in haar domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl, reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech. Het gevorderde gebod de inbreuk op de merkrechten van Novatech te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden worden derhalve toegewezen. Hetgeen partijen specifiek met betrekking tot het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer. De vorderingen van Novatech kunnen dan ook toegewezen worden.

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011, HA ZA 09-1128 (Rotterdam) en HA ZA 10-2736 ('s-Gravenhage) (COMTECH DDS HOLDING BV tegen DELOITTE HOLDING B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Zaken dienen in twee verschillende locaties, nu gecombineerd door rechtbank Rotterdam.

Deloitte is houder van Benelux woordmerk CTRL en woord/beeldmerk CTRL. Comtech maakt gebruik van teken iCtrl en domeinnaam ictrl.eu. Comtecht vordert in conventie de nietigverklaring van de woord/beeldmerken van Deloitte maar trekt deze daarna in. In reconventie vordert Deloitte de staking van het teken iCtrl, ook als handels- en domeinnaam.
Oordeel Rechtbank: vorderingen toegewezen voor diensten van kennismanagement en business consultancy. Inbreuk op woordmerk CTRL op grond van art. 2.28 lid 1 sub b BVIE en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE want grote mate van overeenstemming en soortgelijkheid dus verwarringsgevaar voor diensten 'kennismanagement en business consultancy'. Geen inbreuk bij overige diensten, want geringe mate van soortgelijkheid dus geen verwarringsgevaar. Overige diensten doen ook geen inbreuk op woord/beeldmerk CTRL.

4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring met het CTRL woordmerk oplevert. Door het gebruik van het ‘iCtrl’ teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.

4.21. Voor zover het gebruik van het teken ‘iCtrl’ door Comtech geen inbreuk maakt op het CTRL woordmerk, is nog wel de vraag aan de orde of dit gebruik inbreuk maakt op het CTRL woord/beeldmerk. Alhoewel aan het CTRL woord/beeldmerk een grotere onderscheidende kracht toekomt dan aan het CTRL woordmerk, doordat dit merk onderscheidende beeldelementen bevat, komen die beeldelementen niet voor in het door Comtech gebruikte teken ‘iCtrl’. Dientengevolge is er voor die diensten evenmin sprake van inbreuk op grond van het CTRL woord/beeldmerk.

Lees het vonnis hier.

BBIE 21 juli 2011, oppositienr 2004602 (Stichting DOEN tegen Proliving B.V.)
 
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. drie oudere woord-/beeldmerken STICHTING DOEN tegen woord-/beelmerk DOEN!. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt wel in Klasse 45: alle diensten ingeschreven en niet in Klasse 39: alle diensten.
Visueel en auditief: overeenstemmend. Conceptueel: identiek of in sterke mate overeenstemmend.Vergelijking waren en diensten: Klasse 39: identiek en Klasse 45: niet soortgelijk. Sprake van verwarringsgevaar met betrekking tot identieke diensten.

Klasse 39
33. De diensten van het betwiste teken in deze klasse vallen onder de ruimere noemer verkooppromotie in klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 45
34. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn maatschappelijke diensten en diensten gericht op individuen in het kader van hun privé-leven. De aard, het doel en de wijze van gebruik van deze diensten zijn verschillend van deze van het ingeroepen recht, die zich situeren op het commercieel-zakelijke, financiële, culturele/educatieve en amusementsterrein. Opposant voert aan dat eerstgenoemde diensten gerelateerd zijn aan en in het verlengde liggen van zijn diensten in klasse 36, namelijk de diensten ten behoeve van goede doelen en ter ondersteuning van projecten, organisaties en instellingen. Het Bureau merkt evenwel op dat deze laatste diensten niet zien op de goede doelen en de projecten, organisaties en instellingen zelf, maar op het financieel beheer van fondsen daartoe en op de financiële ondersteuning daarvan, hetgeen een heel ander soort dienstverlening is. Deze en de overige diensten van het ingeroepen recht worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het betwiste teken in deze klasse, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Lees de beslissing hier (link).
 
BVIE

Vzr. Rechtbank Alkmaar 7 april 2011 LJN BR3800 (Swiss Sense B.V. tegen De Ondernemer b.v.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht.

Swiss Sense produceert en verhandelt slaapkamermeubilair en -artikelen. Merkhouder van o.a.SWISS SENSE en Swiss Sense Boxsprings en Matrassen. De Ondernemer is een detailhandelaar in bedden, matrassen en aanverwante artikelen via internet, zoals de sites www.swisssense.nl en www.swisssense.com en handelend onder de naam SWISS COMFORT. Een merkenregistratie voor dezelfde klassen is, zo blijkt succesvol gesteld door eiser, te kwader trouw.

Merkenrechtvordering toegewezen, doorhaling van inschrijving voor dezelfde klassen in merkenregister. Staken voeren handelsnaam, geen overdracht domeinnaam: "[het is] De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort."

Merkenrecht 4.7 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel de merken van Swiss Sense als het teken Swiss Comfort worden gebruikt voor de detailhandel in slaapkamermeubelen en slaapkamertextiel en derhalve voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Het merk "Swiss Sense" kenmerkt zich door de woorden SWISS SENSE in een bepaald lettertype en een bepaalde (grijze/ witte) kleurstelling en een rood schildje met een Zwitsers kruisje. Het teken "Swiss Comfort" kenmerkt zich door de woorden SWISS COMFORT in een nagenoeg gelijk, althans vergelijkbaar, lettertype en zwarte kleurstelling, met in plaats van het rode schildje een rode ster met een wit kruisje boven de letter i van Swiss.

4.8 Voorop wordt gesteld dat door De Ondernemer als zodanig niet is weersproken dat de merken van Swiss Sense onderscheidend vermogen hebben. Aangevoerd is slechts dat de merken beschrijvende elementen bevatten die een geringe onderscheidende kracht hebben. Wat daarvan zij, de voorzieningenrechter overweegt dat de omstandigheid dat een merk uit niet onderscheidende elementen bestaat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden, dat er gelet op voormelde beschrijving van de merken van Swiss Sense en het door De Ondernemer gebruikte Swiss Comfort sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord Swiss als beginwoord en het prominente gebruik van het Zwitsers kruis in de benaming. Daarbij is er sprake van begripsmatige gelijkenis door de toevoeging Sense en Comfort. Beide begrippen geven invulling aan een bepaalde positieve beleving en gevoel. Voorts wordt door De Ondernemer een nagenoeg gelijk lettertype gebruikt met een zelfde wijze van ondertitel onder het gebruikte teken. Aan de kenmerkende overeenstemmende punten kunnen niet afdoen de door De Ondernemer genoemde, in de ogen van de voorzieningenrechter ondergeschikte verschillen. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met de merken van Swiss Sense overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een bed of matras willen kopen) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat het een reclame-uiting van Swiss Sense betreft. Aldus is er sprake van een inbreuk door De ondernemer die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub BVIE. Anders dan De Ondernemer heeft betoogd hoeft er (nog) geen daadwerkelijke verwarring te hebben plaatsgevonden. Nu als onvoldoende weersproken aannemelijk is geworden dat Swiss Sense sinds 2009 intensief reclame inspanningen verricht, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat de merken van Swiss Sense inmiddels een zekere bekendheid genieten, waardoor het gevaar voor verwarring groter zal zijn en daarmee ook het gevaar voor verwatering. Om die reden is er ook sprake van een inbreuk van de Ondernemer die valt onder sub c van artikel 2.20 BVIE. Deze inbreuk geldt niet ten aanzien van het op 5 oktober 2010 door Swiss Sense gedeponeerde merk onder nummer 0889038, nu dit depot van een latere datum is dan het depot van De Ondernemer op 4 december 2009.

4.9 Door Swiss Sense is voorts gesteld dat De Ondernemer haar merk 'Swiss Comfort' te kwader trouw heeft gedeponeerd, omdat de detailhandel in slaapkamermeubelen en aanverwante artikelen een kleine wereld is waar iedereen elkaar kent. Door De Ondernemer is erkend dat hij bekend was met het bestaan van Swiss Sense, maar hij heeft daarbij verklaard dat hij van mening was dat aan de enige overeenstemming tussen Swiss Sense en Swiss Comfort, het woord Swiss, onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. Gezien het voorgaande gaat dit standpunt niet op en is aannemelijk dat, gezien de omstandigheden van dit geval, het depot te kwader trouw is gedaan.

4.10 De vordering van Swiss Sense strekkende tot staking en gestaakt houden van de inbreuk op haar merkrechten kan derhalve worden toegewezen, op de wijze als hierna te vermelden.

Doorhalen inschrijving merkenregister 4.12 De vordering strekkende tot het doen doorhalen van de inschrijving van het woord-/beeldmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom is slechts toewijsbaar voor de inschrijving voor klassen waarvoor het woord-/beeldmerk 'Swiss Sense" is ingeschreven en voor de klasse 10 die eveneens ziet op de detailhandel in slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Het is De Ondernemer immers wel toegestaan het merk Swiss Comfort eventueel in te schrijven voor andersoortige waren.

Handelsnamen en domeinnamen 4.17 Swiss Sense is rechthebbende op het merk "Swiss Sense" en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door De Ondernemer. Door De Ondernemer is ook in dit verband aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de naam Swiss Sense en Swiss Comfort, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.7 en 4.8 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam Swiss Comfort ten opzichte van de naam Swiss Sense dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek naar de herkomst van de waren. Weliswaar is hoofdvestiging van Swiss Sense gevestigd te Uden en de onderneming van De Ondernemer gevestigd in Alkmaar, maar beide partijen voeren hun handelspraktijk - al dan niet via internet - uit in heel Nederland.

4.20 Ook door het gebruik van de domeinnaam www.swisscomfort.nl voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar handels- en domeinnamen gebruikt valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Om die reden is het De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort. De vordering om de domeinnaam swisscomfort.nl aan Swiss Sense over te dragen zal worden afgewezen, aangezien het De Ondernemer uiteraard is toegestaan haar domeinnaam te gebruiken voor andersoortige waren dan slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen.

Beslissing (...) - veroordeelt De Ondernemer om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bevelen om de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer 0874997 voor de klassen 10, 20, 24 en 35, waarvoor het thans is ingeschreven, door te halen en alle correspondentie dienaangaande per ommegaande toe te zenden aan de advocaat van Swiss Sense, met machtiging van Swiss Sense om indien De Ondernemer niet tijdig en/of volledig aan de hiervoor vermelde veroordeling voldoet dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer tot het geven van genoemde opdracht;

- veroordeelt De Ondernemer (op de voet van artikel 1019h Rv) in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Swiss Sense begroot op euro 644,31 aan verschotten en op euro 12.513,78 ,-- (inclusief BTW) aan salaris advocaat;

LJN

BBIE 30 juni, oppositienr 2004594 en  (Grotto S.p.A. tegen Lamkhatri )

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S. EU-woord-/beeldmerk [GAS] tegen woordmerkaanvrage GASOIL (allen: kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven.

Conceptueel: lage mate van overeenstemming. Visueel en auditief: bepaalde mate van overeenstemming. Identieke waren. Bestaan van het merk GAS komt in vele sectoren voor, co-existentie van merken kan toch voortduren als er geen verwarringsgevaar is? Echter er is verwarringsgevaar.

57. En ce qui concerne l’argument du défendeur relatif à l’existence de marques « GAS » dans de nombreux secteurs (voir point 22), il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’opposant qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force  est toutefois de constater qu’en l’espèce, le défendeur n’a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion.

BBIE 30 juni, oppositienr. 2005295 (Grotto S.p.A tegen TAMOKO SPRL)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder EU-woordmerk G.A.S., EU-woord-/beeldmerken [GAS] en [GAS]  tegen inschrijving woordmerk OIL&GAS (allen: (imitatie)leer, textiel en kleding). Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven. Eerste ingeroepen merk wordt niet aan toetsing onderworpen, omdat het het resultaat niet beïnvloed omdat reeds op ingeroepen recht nr. 2 en 3 oppositie is toegewezen:

53. Etant donné que l’opposition a abouti sur base des second et troisième droits invoqués, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion en rapport avec le premier droit invoqué. Une telle comparaison ne peut en effet avoir d’influence sur le résultat final.

Lees de beslissing hier (link en link).
BVIE

CvdM 28 juni 2011, Kenmerk 22357/2011007621 (Sanctie TROS tav Het Sprookjesboomfeest)

Mediarecht. Merkgebruik en reclame. Gebruik van merkenrecht geschiedt met toestemming, middels overeenkomst.

TROS krijgt boete á €120.000 voor reclame-uiting en overtreding dienstbaarheidsverbod TROS door gebruik van door Efteling geregistreerd woordmerk Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest.  In het programma Het Sprookjesboomfeest wordt gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Deze uitingen worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat afname of producten. Artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

Met een uitgebreide beschrijving van de overeenkomsten tussen vormgeving van het programma en de Efteling, o.m. stijl van Anton Pieck, concept van sprekende bomen (pocahontas, The Wizard of Ozz), overeenkomende sprookjesfiguren (Langnek, tevens merk) en melodie van Bach in Minuet in G Majeur. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van en gebruik overige uitingen in een programma afzonderlijk en/of in samenhang, wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008

48. Deze uitingen in het programma Het Sprookjesboomfeest worden aangemerkt als vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd (zie ook de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 21 augustus 1997, TROS - Aktua in bedrijf, nr. R01.93.2121).

49. Ingevolge artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008, mogen programma’s van publieke omroepdiensten, afgezien van de wettelijke toegestane reclame- of telewinkelboodschappen, geen vermijdbare uitingen bevatten. Op grond van het tweede lid van artikel 2.89 van de Mediawet 2008 is in het Mediabesluit 2008 vastgelegd in welke gevallen vermijdbare uitingen zijn toegestaan en wanneer uitingen onvermijdbaar zijn.

Titelsponsoring 57. Het tonen of vermelden van een naam, handelsmerk, beeldmerk of beeldmerk van een derde (niet zijnde de publieke media-instelling) in de programmatitel wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting die onmiskenbaar tot gevolg heeft dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd en is derhalve in strijd met artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008.

De Sprookjesboom 60. Naast het meerdere malen tonen en vermelden van het (beeld)merk Sprookjesboom wordt zowel bij aanvang als tijdens het programma Het Sprookjesboomfeest een geanimeerde boom – genaamd Sprookjesboom – getoond. De Sprookjesboom in het programma Het Sprookjesboomfeest toont sterke gelijkenis met de Sprookjesboom in het attractiepark De Efteling. Beide hebben een soortgelijk uiterlijk en dezelfde naam en functie, namelijk de Sprookjesboom vertelt een sprookje over de inwoners van het Sprookjesbos.

Conclusie 70. In het programma Het Sprookjesboomfeest is gebruik gemaakt van (beeld)merken, figuren, een melodie en vormgeving die ook door De Efteling wordt gebruikt in haar attractiepark en bij andere uitingsvormen. Het tonen of vermelden van een (beeld) merk in de titel van een programma wordt beschouwd als een niet-toegestane vermijdbare uiting als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008. Ook de overige uitingen (beeldmerk Sprookjesboom, uiterlijk van de Sprookjesboom, Beeldmerk Langnek, het Sprookjesbos, de getoonde naam Theater De Efteling, vormgeving en melodie) getoond en/of vermeld in het programma Het Sprookjesboomfeest zijn afzonderlijk en/of in samenhang vermijdbare uitingen die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd.

Artikel 2.89 Mediawet 2008