Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 6 juli 2011, zaak T‑235/10 (Timehouse GmbH tegen OHIM).

Wellicht ten overvloede. Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvrage. Absolute weigeringsgrond: vormmerk van een horloge met gekartelde rand. Geen onderscheidend vermogen, vorm is nauwelijks afwijkend van het gebruikelijke zodat herkomstfunctie niet kan worden vervuld. Originaliteit is geen maatgevend criterium voor de beoordeling van onderscheidend vermogen. 

22. Außerdem sind der Rechtsprechung zufolge die Neuheit oder die Originalität keine maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, so dass es für die Eintragungsfähigkeit einer Marke nicht genügt, dass sie originell ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 17. Dezember 2010, Storck/HABM [Form einer Schokoladenmaus], T‑13/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

27. Dazu ist festzustellen, dass die Form des Uhrengehäuses, das die angemeldete Marke bildet, entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht erheblich von dem abweicht, was bei derartigen Waren üblich ist. Es gibt nämlich Uhrengehäuse in einer Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungen. Außerdem weisen mehrere der in den Akten aufgeführten Beispiele „quadratischer“ Uhren ein Gehäuse auf, dessen Oberflächen nicht rechtwinklig sind.

32. Zum Vorbringen der Klägerin, dass die angefochtene Entscheidung keinen Hinweis auf übliche Verzierungen am Rand von Uhren enthalte und dass rechteckige Uhren am Rand überhaupt keine Verzierung hätten, insbesondere keinen Zackenkranz, genügt der Hinweis darauf, dass nach der vorstehend in Randnr. 22 angeführten Rechtsprechung die Originalität für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke kein maßgebliches Kriterium ist. Deshalb war die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, zu prüfen, ob die in Rede stehende Verzierung bei den fraglichen Waren für die angemeldete dreidimensionale Marke spezifisch war, um feststellen zu können, dass diese Marke mangels Unterscheidungskraft nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne.

Gerecht EU 6 juli 2011, T‑318/09 (Audi AG en Volkswagen AG tegen OHIM)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvrage. Beschrijvend karakter van Gemeenschapsmerkaanvraag voor (beschrijvende) woord TDI. Er is geen sprake van inburgering in de gehele Europese Unie, aldus dient het beroep wordt verworpen, en is TDI dus te beschrijvend voor merkregistratie.

Inburgering  44. In casu heeft de kamer van beroep op basis van het arrest TDI, punt 6 supra, geoordeeld dat aangezien het teken TDI uit de beginletters van de woorden van de uitdrukking „turbo direct injection” of „turbo diesel injection” bestaat, de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 voor de gehele Unie gold en het merk TDI dus in elk van de 15 lidstaten van de Unie op datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, zijnde 22 mei 2003, door het gebruik onderscheidend vermogen moest hebben verkregen (punten 32 en 33 van de bestreden beslissing).

47. Het is dus in alle lidstaten van de Unie waarin het aangevraagde merk ab initio onderscheidend vermogen miste, dat het door het gebruik onderscheidend vermogen moet hebben verkregen opdat het op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeschreven [zie in die zin arrest Gerecht van 12 september 2007, Glaverbel/BHIM (Textuur van glazen oppervlak), T‑141/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38]. Bovendien kunnen de bewijzen die zijn overgelegd voor een aantal lidstaten, niet dienen als bewijs dat het teken in de overige lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen (zie in die zin arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 39).

48. Daaruit volgt dat aangezien het teken TDI intrinsiek beschrijvend is in de gehele Unie, voor elke lidstaat van de Unie moet worden aangetoond dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

(…)

64. De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld [zie arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 47 supra, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Jurispr. blz. II‑2883, punt 131].

65. Met name informatie over het marktaandeel als zodanig bewijst niet dat het doelpubliek van de betrokken waren een beschrijvend teken waarneemt als een aanduiding van de commerciële herkomst (zie naar analogie van de overlegging van informatie betreffende omzet en reclame, arrest Textuur van glazen plaat, punt 47 supra, punt 41). Bovendien hebben verzoekster voor voornoemde lidstaten geen volledige informatie geval per geval overgelegd betreffende met name de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik of betreffende de omvang van hun investeringen om het merk TDI te promoten.

Lees het arrest hier (link).

BBIE 27 mei 2011, oppositienr 2004626 (TEMPUR BENELUX B.V. tegen KAUKO INTERNATIONAL BV)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk TEMPUR en woord-/beeldmerk TEMPUR tegen woord-/beeldmerk NEWPUR. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt ingeschreven voor Kl. 24: weefsels. Niet ingeschreven voor Kl. 20 en Kl. 24: textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Conceptuele vergelijking niet relevant in deze categorie. Sprake van verwarringsgevaar bij identieke of soortgelijke producten in Kl. 20 en 24, behalve bij weefsels in Kl. 24.

65. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

66. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). L’opposant avance l’existence d’un caractère distinctif élevé des droits invoqués en raison de la renommée mondiale, et plus particulièrement au Benelux, des droit invoqués. Cette affirmation n’est toutefois pas Décision opposition 2004626 Page 12 de 12 étayée par un ensemble suffisant de pièces probantes. En effet, le matériel fourni par l’opposant est constitué de quelques copies de publicités réalisées durant les années 2007 à 2009. On ne peut toutefois, par application des principes dégagés par la jurisprudence européenne, déduire de la simple existence des documents produits par l’opposant, une quelconque renommée ou un quelconque caractère distinctif élevé des droits invoqués. Dès lors, l’Office considère que les droits invoqués jouissent d’un caractère distinctif normal.

Lees de beslissing hier (link)
BVIE

BBIE 26 mei 2011, oppositienrs. 2005435 en 2005457 (Saab AB en Spyker Cars NV tegen Rudi Izaäk van der Linden)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerken SAAB, en o.m. woordmerken SPYKER en gecombineerde woord-/beeldmerken SPYKER tegen woordmerken SAAB-SPYKER(en 2). Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt, behoudens uitkomst oppositie, ingeschreven voor werktuigmachines, broedmachines. Niet ingeschreven voor klasse 7 machines en werktuigmachines, motoren, koppelingen en transmissie-organen, landbouwmachines; Kl 8 handgereedschappen en -instrumenten, Kl 12. Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Geen conceptuele betekenis, dus geen beoordeling. Sprake van verwarringsgevaar v.w.b. identiek en soortgelijk bevonden waren.

2005457.
67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 7 en 12 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich ofwel tot een professioneel publiek richten, dan wel een grote financiële investering vergen. Voor de overige waren geldt dat niet kan vastgesteld worden of er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.

68. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

Lees de beslissingen hier (link) en hier (link)
BVIE

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2011, KG ZA 11-554 (G-Star Raw C.V. en Facton Ltd. tegen C&A Nederland C.V., Cofra holding a.g. en Wehkamp)

Met gelijktijdige dank aan Joris van Manen & Laura Fresco, Hoyng Monegier en Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan

Even voor jezelf lezen. Zeer uitvoerig geïllustreerde en onderbouwde uitspraak. Merkenrecht. Kleding. Inbreuk. G-Star wordt gezien als een bekend merk 2.20 lid 1 sub c BVIE. Verwarringsgevaar geen vereiste. Overeenstemming: visueel DSTR, marktonderzoek, verboden wordt: gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Niet verboden: tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Dwangsom €1.000 per kledingstuk of €10.000 per dag, met maximum €1.000.000. 

4.10. Bij deze stand van zaken neemt de voorzieningenrechter voorshands als uitgangspunt dat G-STAR als een bekend merk de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE dient te worden aangemerkt.

4.15. Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet zonder meer worden aangenomen dat de letters STR ook worden gelezen als ‘star’ indien het DSTR teken zo is vormgegeven dat geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Naar C&A gemotiveerd heeft gesteld kan het teken DSTR immers ook worden aangeduid als lettercombinatie (fonetisch dee-es-tee-er of in het Engels die-es-tie-ar) of worden opgevat als een afkorting van het woord ‘district’. Dat laatste geldt temeer indien het teken DSTR wordt gebruikt in direct verband met en voorafgaand aan het woord ‘urban’. In dat geval is het aannemelijker dat het publiek het teken DSTR zal opvatten als ‘district’. In die gevallen is dan geen sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dat het publiek het teken DSTR zou uitspreken als ‘diester’, zoals door G-Star aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk en de resultaten van de overgelegde marktonderzoeken geven voor die stelling ook geen steun.

4.27. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat C&A door gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd bijvoorbeeld op een van de wijzen zoals genoemd in 4.13, voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, inbreuk maakt op het Gemeenschaps- en Beneluxmerk G-STAR als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid sub (c) BVIE. Het door G-Star gevorderde verbod op inbreuk op haar merk G-STAR is derhalve toewijsbaar voor zover het gebruik van die tekens betreft.

4.28. Voor de overige tekens – derhalve die waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt naar voorlopig oordeel dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk.

Op andere blogs:
Abcor (Design DSTR bepalend bij inbreuk C&A kleding op G-STAR merken – C&A moet groot deel mannencollectie uit winkels halen)

HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09 P (Edwin Co. Ltd tegen OHIM-Elio Fiorucci)

In navolging van T-165/06. Merkenrecht. Gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI (CTM, geregistreerd door Edwin Co. Ltd). Vordering tot nietigverklaring op grond van "recht op naam" volgens nationaal recht. Elio Fiorucci is een Italiaanse ontwerper. Hogere voorziening. Toetsing door Hof van uitlegging en toepassing van nationaal recht door Gerecht. Bevoegdheid van Gerecht om beslissing van kamer van beroep te herzien. Grenzen. Beslissing OHIM vernietigd, beroep voor het overige verworpen.

Recht op naam 32. Voor de beoordeling van de gegrondheid van de door rekwirante voorgestelde uitlegging dienen de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te worden genomen.

33. Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

34. De structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 [nietigheid o.g.v. ouder recht op naam] verzet zich tegen een dergelijke uitlegging. Volgens deze bepaling kan een gemeenschapsmerk immers worden nietig verklaard op vordering van een belanghebbende die „een ander ouder recht” doet gelden. Ter precisering van de aard van een dergelijk ouder recht somt deze bepaling vier rechten op. Door het gebruik van het bijwoord „met name” wordt evenwel erop gewezen dat het geen uitputtende lijst betreft. Onder de gegeven voorbeelden wordt naast het recht op de naam en het recht op een afbeelding melding gemaakt van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom.

35. Uit deze niet-limitatieve opsomming blijkt dat de als voorbeeld aangehaalde rechten belangen van verschillende aard beogen te beschermen. Opgemerkt dient te worden dat voor bepaalde van deze rechten, zoals het auteursrecht en het industriële-eigendomsrecht, de economische aspecten zowel door de nationale rechtsordes als door het Unierecht worden beschermd tegen commerciële aantasting [zie met name richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45)].

36. Wanneer een recht op de naam wordt aangevoerd, is het derhalve – anders dan rekwirante aanvoert – niet mogelijk om op grond van de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 de toepassing van deze bepaling te beperken tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen.

schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 3, van de CPI
55 Wat in de eerste plaats de bewering betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI de houder van een naam het recht verleent om het gebruik van deze naam als merk te verbieden, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de formulering ervan, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de bewoordingen van deze bepaling algemeen bekende namen van personen „enkel [...] door de houder, of met de toestemming van deze laatste” als merk kunnen worden ingeschreven. Aangezien de formulering van artikel 8, lid 3, van de CPI de inschrijving van algemeen bekende namen van personen als merk afhankelijk stelt van de toestemming van de houder van de naam, kon het Gerecht, zonder onjuiste voorstelling van deze bewoordingen, daaruit afleiden dat de houder van een algemeen bekende naam het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van deze naam als merk wanneer hij betoogt dat hij geen toestemming voor de inschrijving van dat merk heeft gegeven.

56 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI van toepassing is ongeacht het gebied waarop de betrokken naam algemene bekendheid heeft verworven, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, dient te worden vastgesteld dat – zoals het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest heeft opgemerkt – de bewoordingen van deze bepaling, voor zover deze betrekking hebben op algemeen bekende persoonsnamen, geen onderscheid maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven. Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat er geen rechtvaardiging is om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI uit te sluiten wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als merk is ingeschreven of gebruikt, heeft het Gerecht evenmin de inhoud van deze bepaling onjuist voorgesteld. Zoals het Gerecht heeft opgemerkt, stelt deze bepaling immers geen andere voorwaarde dan die inzake de algemene bekendheid van de betrokken persoonsnaam. 57 Wat de werken van de rechtsleer betreft, heeft het Gerecht in het kader van zijn wettigheidstoetsing de beoordeling ervan door de kamer van beroep onderzocht. Uit de punten 58 tot en met 60 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht niet is voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde standpunten waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, steun konden bieden aan de stelling van rekwirante. Het Gerecht heeft evenwel in punt 58 van dat arrest opgemerkt dat de opvatting die de kamer van beroep toeschreef aan Vanzetti, als auteur van een werk, door de auteur zelf werd betwist ter terechtzitting voor het Gerecht, waaraan deze heeft deelgenomen als advocaat van Fiorucci. Het Gerecht heeft voorts in punt 59 van ditzelfde arrest vastgesteld dat de bewoordingen die Ricolfi in zijn werken heeft gehanteerd, in het bijzonder de verwijzing naar „de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is”, onvoldoende duidelijk was om een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI te staven. In het geval van Ammendola, waarop punt 60 van dat arrest betrekking heeft, is het Gerecht van oordeel dat de mening van deze auteur op zich onvoldoende gezag had om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI afhankelijk te stellen van een voorwaarde die niet uit de bewoordingen zelf van deze bepaling voortvloeit. In deze omstandigheden kan het Gerecht evenmin worden verweten dat het deze voor hem overgelegde gegevens onjuist heeft voorgesteld.

ontoereikende motivering respectievelijk schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en rechtsweigering

72 Hieruit volgt dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.

73 In casu heeft de kamer van beroep de vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling gebaseerd op de loutere vaststelling dat Fiorucci, volgens de uitlegging die zij aan artikel 8, lid 3, van de CPI heeft gegeven, geen recht op de naam in de zin van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 kon doen gelden. De kamer van beroep heeft zich dus niet uitgesproken over de invloed die de vermeende contractuele overdracht van het litigieuze merk aan rekwirante zou kunnen hebben op de geldigheid van dit merk.

74 In deze omstandigheden is het Gerecht terecht niet overgegaan tot het onderzoek van dit onderdeel van het betoog dat subsidiair door rekwirante werd ontwikkeld.

75 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, het onderzoek van dit betoog niet uitdrukkelijk naar de kamer van beroep te hebben terugverwezen, hoeft enkel te worden opgemerkt dat in het kader van een voor het Hof ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. Door in punt 67 van het bestreden arrest, via een uitdrukkelijke verwijzing naar punt 64 van dat arrest, met klem erop te wijzen dat dit betoog door de kamer van beroep niet was onderzocht, heeft het Gerecht voorts een duidelijke aanwijzing gegeven wat de te treffen maatregelen betreft.

Lees het arrest hier (link).

WIPO Arbitration and Mediation Center 6 juni 2011 , Zaak-/rolnummer: DNL2011-0028 (Stichting de Nationale Sporttotalisator tegen ABC Plus) Arbiter: Wolter Wefers Bettink

Eiser is Stichting de Nationale Sporttotalisator, een loterij-organisator en houder van vijftiental woord/beeldmerken. Verweerder is ABC Plus, vastgoedontwikkelaar en houder van de domeinnamen: lottolot.nl, lottohetgrootsterisicoommiljonairteworden.nl, lottosdecembermarathon.nl, lotto6uit41.nl, lottosuperzaterdag.nl, luckylottolive.nl, totodivisie.nl en totodaagtjeuit.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. Verweerder voert verweer o.a. dat het woord Mijn al 30.000 heeft geïnvesteerd in dit 'project'. Verwarringwekkende overeenstemming. Geen recht of legitiem belang verweerder, niet te goeder trouw. Overdracht bevolen.

6. B. Verweerder stelt dat de ondeelbare naam “Mijnlotto” letters bevat waarmee onder andere een woord en/of familienaam kan worden gevormd niet impliceert dat “Mijnlotto” iets met kansspelen te maken heeft, noch met andere woordmerken zoals Lotto Sport en/of met woordmerken met Mijn.
7.A. De toevoeging “mijn” is een beschrijvend woord, dat aan de verwarringwekkende overeenstemming niet afdoet.

7.C. Ten overvloede wijst de Geschillenbeslechter er op dat gezien de bekendheid van de Merken, niet goed voorstelbaar is dat de Domeinnaam gebruikt kan worden voor een rechtmatig doel. Gebruik voor een vastgoedproject, zoals Verweerder kennelijk van plan was, zou naar alle waarschijnlijkheid gebruik te kwader trouw opleveren, daar Verweerder door zulk gebruik commercieel voordeel zou kunnen behalen door internetgebruikers naar diens website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser (artikel 3.2 onder d van de Regeling).

Lees de beslissing hier (link).

WIPO Arbitration and Mediation Center 27 mei 2011 , Zaak-/rolnummer: DNL2011-0024 (Wolff Bioscopen Holding B.V. tegen Helo Holdings LTD), arbiter: Remco M.R. Van Leeuwen

Eiser is Wolff Bioscopen Holding B.V., een bioscooponderneming, handelsnaamhouder en domeinnaamhouder www.bioswolff.nl. Verweerder is Helo Holdings LTD, houder van domeinnaam, die verwijst naar sites waarop concurrerende diensten worden aangeboden. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam, Helo heeft dit vaker doelbewust verwarring gecreeërd, zie DNL2010-0054. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. Identiek hoofdbestanddeel Wolff Bioscopen, verwarringwekkende overeenstemming. Geen recht of legitiem belang verweerder, niet te goeder trouw. Overdracht bevolen.

Deze internet gebruikers komen dan op de website van Verweerder terecht waar producten en diensten worden aangeboden die concurreren met de producten en diensten van Eiser. Bovendien is in 2010 in vier andere zaken geoordeeld dat Verweerder een domeinnaam te kwader trouw had geregistreerd (BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014; CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0034; SPRL Trezia, supra; Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr.DNL2010-0082). Het lijkt er derhalve op dat Verweerder zich professioneel bezighoudt met het registreren van domeinnamen die overeenstemmen met merken en handelsnamen van derden om uit de daardoor ontstane verwarring inkomsten te genereren.

Lees de beslissing hier (link).

OHIM Second Board of Appeal 15 april 2011, Zaak R 1689/2008-2 (Land Rover tegen LWMC Ltd.)

Met dank aan Neeltje Beens, BRight advocaten

Wellicht ten overvloede. Merkenrecht. Oppositie. Ouder Woord- en beeldmerken LANDROVER tegen aanvrage LANDWIND. Board of Appeal oordeelt in navolging van Opposition Division dat vorderingen zowel op grond van 8(1)(b) als artikel 8(5) CTMR wordt afgewezen. Beginwoord, gevormd door 4 letters, worden door consument niet apart, maar als onderdeel van geheel gelezen. Geen verwarring tussen de merken, zelfs niet ter onderscheiding van identieke goederen op dezelfde markt. LANDWIND wordt als merk ingeschreven voor alle aangeduide goederen en diensten.

59 In the present case, the earlier word marks consist of two words, the first one ('LAND') being identical to the beginnings of the word mark applied for ('LANDWIND'). However, these marks have a different structure and composition. The earlier figurative trade marks also have a different nature, and consequently differ in the figurative element, when compared to the mark applied for. It has already been found aboven (see para. 32) that the signs at issue are not similar. The fact that the word 'LAND' is not an element on its own in the mark applied for as well as the different composition of the marks, introduce important visual and phonetic differences in the overall impression of the marks. Thus, the similarities between the conflicting trade marks cannot enable consumers to establish a link between them since the 'LAND' element of the earlier marks has no independent distinctive rol in the sign applied for. The beginning 'LAND' in contested mark will not be considered by the consumer in isolation but as an integrating part of the sole word 'LANDWIND'. Moreover, as explained above, the enhanced distinctiveness of the earlier marks affects the mark 'LAND ROVER' as a whole and not the 'LAND' element alone. Consequently, the Board considers that the mere coincidence of the marks in their beginnings based on these four letters, taking into account their role in the overall impression of the signs, cannot lead to the conlude that the publish will establish a link between the marks, even when they identify identical goods on the same market (see for this reasoning, judgment of 17 February 2011, T-10/09, 'F1 Live', para 67)

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 1 juli 2011, KG ZA 11-420 (Cofra Holding A.G. en C&A Nederland tegen gedaagde)

Met gelijktijdige dank aan Rogier Overbeek, Kennedy Van der Laan

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Verwateringsgevaar. Eigen naam. Arrondissement 's-Gravenhage bevoegd naar 4.6 BVIE. Zeer bekend merk 9(1)(c) GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE; verwarringsgevaar hoeft niet te bestaan. In voldoende mate overeenstemming G&A DESIGN en C&A merken, dominante element is auditief en visueel bepaalde gelijkenis. Eigen naam tegen bekende merken geen eerlijk handelsgebruik (12 sub a GMV o en 2.23 lid 1 sub a BVIE). Vorderingen toegewezen, bijzonder: KvK-inschrijving aanpassen.

4.3. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het gebruik van het G&A DESIGN-teken ook leidt tot verwarring bij de consument, zoals C&A heeft gesteld en [Gedaagde] gemotiveerd heeft betwist. Voor het aannemen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE is het bestaan van verwarringsgevaar namelijk geen vereiste (o.m. HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas-Salomon).

Overeenstemmend teken 4.4. Naar voorlopig oordeel stemt het teken G&A DESIGN in voldoende mate overeen met de C&A-merken om te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Het meest onderscheidende en dominante element van het teken G&A DESIGN, te weten het element G&A, vertoont namelijk auditief en visueel een bepaalde gelijkenis met de C&A-merken.

Dezelfde waren 4.7. Naar voorlopig oordeel gebruikt [Gedaagde] het teken G&A DESIGN voor identieke waren. Het in dit verband door [Gedaagde] aangevoerde verweer dat het uiterlijk en de kwaliteit van de door hem verhandelde kleding en schoenen niet identiek is aan het uiterlijk en de kwaliteit van de onder de C&A-merken verhandelde kleding, moet worden verworpen. Ten eerste heeft het Hof van Justitie beslist dat in het kader van een beoordeling van de vraag of er sprake is van een inbreuk, moet worden uitgegaan van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven (HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, Intel). Onder de vrij algemene categorieën “kleding” en “schoenen” waarvoor de C&A-merken zijn ingeschreven, vallen de producten van [Gedaagde] onmiskenbaar. Ten tweede moet op basis van de door C&A in het geding gebrachte foto’s voorshands worden aangenomen dat ten minste een deel van de door [Gedaagde] onder het teken G&A DESIGN verhandelde collectie vergelijkbaar is met de specifieke kleding en schoenen waarvoor C&A de C&Amerken gebruikt en dat er een aanzienlijke overlap is in het relevante publiek, te weten de doelgroepen waarop C&A en [Gedaagde] zich richten. Die feitelijke overlap vergroot naar voorlopig oordeel het risico dat het gebruik van het G&A DESIGN-teken afbreuk zal doen aan de C&A-merken.

Afbreuk 4.8. Gegeven de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen de merken en het teken, de overeenstemming tussen de producten en het zeer grote onderscheidende vermogen en de zeer grote bekendheid van de C&A-merken, moet voorshands worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen de C&A-merken en het teken G&A DESIGN, in die zin dat het G&A DESIGN-teken de C&A-merken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de kleding en schoenen waarvoor de C&Amerken zijn ingeschreven, zeker wanneer het teken wordt uitgesproken. Diezelfde factoren brengen naar voorlopig oordeel mee dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken in die zin dat die merken verwateren.

Eigen naam 4.10. Het verweer van [Gedaagde] dat het element “G&A” verwijst naar de initialen van zijn eigen naam ([Voornaam Gedaagde] [Achternaam Gedaagde]) kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Gedaagde] hiermee een beroep heeft willen doen op een geldige reden in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en/of op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van een eigen naam in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en art. 2.23 lid 1 sub a BVIE. Daargelaten of onder deze uitzonderingen ook het gebruik van initialen valt, kan het beroep op die bepalingen om de volgende reden niet slagen. C&A heeft er in dit verband – onweersproken – op gewezen dat er geen enkele reden bestaat voor de toevoeging van het &-symbool aan die initialen, terwijl die toevoeging wel aanzienlijk bijdraagt aan de overeenstemming met de C&A-merken en daarmee aan de mate waarin het publiek een verband zal leggen tussen de producten van [Gedaagde] en C&A. Gegeven de bekendheid van de C&A-merken, had [Gedaagde] zich daarvan bewust moeten zijn en dat besef had hem moeten weerhouden van het gebruik van het teken G&A DESIGN. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat de gestelde reden voor het gebruik van het teken niet geldig is in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en dat dit gebruik niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken
in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en art. 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Lees het vonnis hier (pdf)