Woord- en of beeldmerk  

De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet.

Ten aanzien van het merk Bullfighter en de daarvoor gebruikte blikjes (kort gezegd een blikje met een blauwe en een blikje met een rode bovenrand), is de rechter voorshands van oordeel dat vorenbedoeld verband met de blikjes frisdrank van Red Bull aanwezig is. Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie.

Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.

Het voorgaande kan ook worden overwogen met betrekking tot de Bullfighter-verpakkingen die Smart Drinks in punt 2.2 van haar pleitnotitie heeft afgebeeld. Het betreffen kennelijk nieuwere versies van de blikjes. Het enige verschil tussen die versies is de weergave van de tekst "Bullfighter", die bij de door Red Bull in de dagvaarding opgenomen blikjes is gesplitst in de onder elkaar geplaatste woorden "Bull" en "fighter" en bij de door Smart Drinks getoonde blikjes aaneen is geschreven.

Het betreft een marginaal verschil, dat voorshands de hiervoor gemaakte beoordeling van de vraag of sprake is van een verband niet anders maakt.

Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk Pitbull ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam Pitbull in één woord en de afbeelding van die hond, roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het Pitbull-blikje zonder de afbeelding van de hond. Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.

Ook bij de merken Red Horn en Long Horn  is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht. Van een inbreuk op het merkrecht van Red Bull is wat deze merken betreft voorshands dan ook geen sprake.

Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk Live Wire. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.

Conclusie van het bovenstaande is dat Winters met het vullen van de blikjes van merk Bullfighter op grond van artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c BMW inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull. Dat geldt niet voor de overige merken die in dit kort geding aan de orde zijn. Met betrekking tot die merken kan een onderzoek naar de vraag of Red Bull zich met succes op artikel 13A, lid 1, onder b BMW kan beroepen achterwege worden gelaten, nu dat artikelonderdeel een strenger en dus beperkter toetsingskader in zich heeft (gevaar voor verwarring) dan het zojuist besproken artikel 13A, lid 1, onder c BMW.

(…) Winters verricht binnen de uitbating door Smart Drinks van het merk Bullfighter slechts een ondergeschikte hulptaak. Er kan in redelijkheid worden betwijfeld of Winters met de uitoefening van die hulptaak te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen ingevolge het vijfde lid van artikel 13A BMW vereist is voor toewijzing van de vordering tot - kort gezegd - het afleggen van rekening en verantwoording. Ook de vordering onder 4 (Winters te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen) vereist de aanwezigheid van kwade trouw aan de zijde van Winters (vgl. artikel 13bis, lid 1 BMW), hetgeen impliceert dat sprake moet zijn van een moedwillige inbreuk op een merkrecht. Die conclusie kan ten aanzien van Winters voorshands niet worden getrokken, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.  

De Rechtbank Breda oordeelt dat: De woorden “Pane Italiano” en “Italian bake-off”  waaruit het teken van Vloemans bestaat, zijn ieder voor zich en in onderlinge samenhang uitsluitend beschrijvend voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. In ieder geval staat buiten twijfel dat de woorden die onderdeel uitmaken van het door Vloemans ingeschreven merk kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren die bij het depot werden aangeduid. Dergelijke woorden moeten, ook voor de toekomst, worden vrijgehouden voor de handel.

De stelling van Vloemans dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van de woorden Pane Italiano ontgaat, omdat dit publiek de Italiaanse taal niet machtig is, wordt gepasseerd. Gelet op de algemeen bekende populariteit van de Italiaanse keuken in de Benelux mag verondersteld worden dat de betekenis van Italiaanse benamingen van ingrediënten en gerechten afkomstig uit Italië bij het in aanmerking komend publiek bekend is. Dat het woord PANE veelvuldig als beschrijvende aanduiding voor Italiaans brood in de Benelux wordt gebruikt, is door Meggle genoegzaam aangetoond.
Het beroep van Vloemans op het Baby-dry-arrest gaat niet op, aangezien in het onderhavige geval geen sprake is van een nieuw woord, met een onverwachte wending, zoals bij Baby-dry wel het geval was. In liet onderhavige geval is sprake van losse beschrijvende woorden die in een gebruikelijke volgorde staan. De combinatie van de beschrijvende woorden verschilt niet merkbaar van de loutere som van de beschrijvende bestanddelen, zoals het geval kan zijn bij een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem.

het geval van een woordbeeldmerk kan een bepaalde visuele weergave van uitsluitend beschrijvende woorden er toe leiden dat het woordbeeldmerk als geheel vanwege de visuele weergave toch onderscheidend vermogen heeft. In het onderhavige geval heeft de grafische weergave van de woorden in het woordbeeldrnerk van Vloernans echter geen, althans onvoldoende onderscheidend vermogen. De gebruikte lettertypes en lettergrootte voor de weergave in zwarte letters op een witte achtergrond van de woorden “Pane Italiano” en de woorden “Italian Bake-off” zijn zeer gebruikelijk en geenszins opvallend.

Een merk als Pane Italiano, dat een zuiver beschrijvend merk is, kan ondanks gebrek aan onderscheidend vermogen, vanwege zijn bekendheid bij liet publiek (inburgering), aan onderscheidingskracht  winnen. (…)Nu Vloemans slechts heeft aangetoond dat hij het teken Pane Italiano heeft gebruikt als merk in advertenties en op beurzen, is hij er niet in geslaagd om aan te tonen dat merk het teken Pane Italiano door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en heeft hij dit zelfs onvoldoende gemotiveerd gesteld om aan de bewijsfase toe te

De rechtbank verklaart de Benelux registratie van het merk Pane Italiano nietig en beveelt de doorhaling daarvan.

Lees het vonnis hier.

Met betrekking tot 13A lid 1 sub d merkt het hof op  Nokia sinds de jaren 90 merkrechten heeft, Nokia een bekend merk is en dat Nokta haar winkels pas in 2002 heeft geopend. Daar de tekens voor wat betreft het kenmerkende gedeelte - Nokta - in ieder geval visueel overeenstemt met het merk Nokia en gebruikt wordt dan wel ingeschreven is voor dezelfde waren  en diensten, en dat Nokia als bekend merk een ruime beschermingsomvang heeft, acht het hof aannemelijk dat Nokta  ongerechtvaardigt voordeel heeft getrokken uit en/of ongerechtvaardigd afbeuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het feit dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal, levert ook bij het hof geen geldige reden voor gebruik  op.

Ten overvloede gaat het Hof nog in op de stelling van Nokta dat art. 5a Handelsnaamwet toepassing mist omdat er naar haar mening geen sprake van verwarringsgevaar is. Het Hof overweegt dat in de handelsnaam NOKTA TELECOM, NOKTA als het kenmerkende deel moet worden aangemerkt en dat de woorden 'nokia' en 'nokta' een visuele gelijkenis vertonen. Op grond van de activiteiten die beide ondernemingen verrichten, oordeelt het Hof dat er gevaar voor indirecte verwarring mogelijk is.

Het Hof verlengd wel de termijn waarbinnen Nokta het gebruik van de domeinnaam moet staken.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnsi rechtbank hier

“Het onderhavige teken bestaat uit de woorden `schilder' en 'schoon'. Het bestanddeel schoon heeft als betekenis: helder, proper en 'vrij van vuil of ongerechtigheden' (Van Dale Hedendaags Nederlands, 2002). 'Schilder' is de stam van het werkwoord 'schilderen', een ander woord voor 'verven'. Het hof oordeelt dat de woorden 'schilder' en 'schoon' elk kunnen dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd, aan te duiden. Het teken bestaat daarmee uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen."

Het teken zélf verschilt volgens het Hof niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen en is samengesteld op een niet-verrassende wijze, vergelijkbaar met  alledaagse uitdrukkingen als 'veegschoon', 'veegvasf, 'schrobvast', 'bouwrijp' en 'rijklaar'. Het combineert twee alledaagse woorden die - opgevat in de (meest) gangbare betekenis - beschrijvend zijn voor de betrokken waren.

De combinatie van woorden is niet willekeurig, nu het in aanmerking komend publiek er mee bekend zal zijn dal het te schilderen oppervlak voor een goed resultaat 'schoon' / 'vrij van vuil en ongerechtigheden' dient te zijn. Niet kan daarom worden gezegd dat het teken door de voor deze waren ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. Het teken combineert - kortom - woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen."

Het gehele teken SCHILDERSCHOON is volgens het Hof derhalve uitsluitend beschrijvend voor de gedeponeerde waren. Daaraan doet volgens het Hof niet (voldoende) af, "dat 'schilderschoon' een ongebruikelijk woord is, noch dat het ook kan worden begrepen in de betekenis 'schilderachtig mooi.

Voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken, is het niet noodzakelijk dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten", aldus het Hof. Voldoende is het dat het teken - zoals hier - daartoe kan worden gebruikt.

Alabastine beroept zich er volgens hethof  tevergeefs op, dat geen noodzaak bestaat tot vrijhouding van 'schilderschoon' en er voor dat woord voldoende alternatieven zijn.

Lees de beschikking hier.

Lees Guido Gazelle's  gedicht Najaarsverwen hier.

"De voorzieningenrechter heeft PepsiCo niet-ontvankelijk verklaard omdat -zeer kort en zakelijk weergegeven- Pepsico zowel een spoedeisend belang ontbeert bij zijn vordering, als misbruik maakt van procesrecht omdat hij opnieuw en op inhoudelijke dezelfde gronden in kort geding een voorziening vordert die eerder in het Haagse kort geding is geweigerd.

Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv. Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux-merkensysteem. De toetsingsnorm ongenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv.

Formeel heeft Pepsico dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

() Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigden, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juistheid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve reeds daarom te worden bekrachtigd.

Werekelijke proceskosten: Van haar memorie van antwoord heeft Coca-Cola aanspraak gemaakt op een veroordeling van PepsiCo in de werkelijke proceskosten, omdat deze onrechtmatig handelt jegens Coca-Cola door misbruik te maken van procesrecht/te handelen in strijd met een goede procesorde. Aan het eind van haar pleidooi heeft zij dat standpunt laten varen en daarvoor in de plaats maakt zij thans aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de onderhavige zaak door haar 65.000,-- aan advocaatkosten zijn gemaakt.

Hoewel Coca-Cola in deze zaak geintimeerde is, moet de verandering van de door haar verlangde kostenveroordeling worden gelijk gesteld met een verandering van eis. Het is in strijd met een goede procesorde om deze eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen. PepsiCo heeft zich daardoor immers ongenoegzaam kunnen verweren tegen het nieuw betrokken standpunt van Coca-Cola. Het hof zal daarom wel PepsiCo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het hoger beroep, maar deze kosten op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis Rechtbank Utrecht hier.

 

Volgens NAC en de houdstermaatschappij is iedere leverancier, in dit geval Bavaria, tevens sponsor en behoort het afsluiten van sponsorcontracten tot haar kernactiviteiten die niet aan IFSP zijn overgedragen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit de overeenkomst genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld.

Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP. 

Bavaria is echter jegens NAC gerechtigd het beeldmerk en de naam van NAC te gebruiken ten behoeve van haar glazenactie.

Een licentie kan  alleen aan derden worden tegengeworpen nadat dit licentierecht is ingeschreven. Voorafgaande aan de inschrijving van het licentierecht had het op de weg van IFSP als de licentiehouder gelegen aan Bavaria, als onkundige derde, haar rechten genoegzaam aan te tonen. Gebleken is dat IFSP heeft geweigerd om Bavaria een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te tonen, zulks ondanks dat Bavaria daar om heeft verzocht.

Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat Bavaria bekend was met de rechten van IFSP, zodat IFSP het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria kan tegenwerpen en er geen sprake is van bewust en onrechtmatig  profiteren van de wanprestatie van NAC.

Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Rv, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn. Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.

Lees het vonnis hier.

De woordcombinatie „pam-pim’s” is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk. De betrokken consument onthoudt gemakkelijker de termen „pam-pim’s”, die in het Spaans behalve als uitdrukking uit de kindertaal geen bijzondere betekenis hebben en bovendien aan het begin van het aangevraagde merk Pam-Pim’s Baby Prop staan. De woordcombinatie „baby-prop” in het aangevraagde merk kan niet in die mate de aandacht van het bestanddeel „pam-pim’s” afleiden dat het publiek erdoor een andere perceptie van het merk krijgt.

Het Gerecht herinnert eraan dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde onderneming ter onderscheiding van haar verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die zijn afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben

 Zo gezien is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van dezelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt. Het OHIM heeft dus terecht geconcludeerd dat er gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat

Lees het arrest hier.