Woord- en of beeldmerk  

HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-385/10 (Elenca Srl tegen Ministero dell'Interno)

Prejudiciële vragen gesteld door Consiglio di Stato, Italië.

Als randvermelding. EG-merkteken. Keurmerken. Uitlegging van de artikelen 2, 4, lid 2, 5 en 6 van richtlijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten – Producten waarvoor geen geharmoniseerde normen in de zin van de richtlijn bestaan – Nationale regeling op grond waarvan kunststof binnenbekleding voor schoorstenen en rookkanalen die niet van het EG-merkteken [CE staat voor Conformité Européenne] is voorzien, niet in de handel mag worden gebracht.

Antwoord: 1) Richtlijn 89/106/EEG (...) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29 september 2003, moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke voor de verhandeling van uit een andere lidstaat afkomstige voor de bouw bestemde producten als in het hoofdgeding automatisch de voorwaarde geldt dat deze producten het EG-merkteken dragen.

2) De artikelen 34 VWEU tot en met 37 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen nationale bepalingen volgens welke voor de verhandeling van uit een andere lidstaat afkomstige voor de bouw bestemde producten als in het hoofdgeding automatisch de voorwaarde geldt dat deze producten het EG-merkteken dragen.

 Vragen:

Zijn de in eerste aanleg bestreden circulaire en de daarin genoemde nationale regelingen [dat wil zeggen circulaire nr. 4853 van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 18 mei 2009 en met name wetgevend decreet nr. 152 van 2 april 2006] al dan niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht en de hierna specifiek vermelde bepalingen? Maken voormelde circulaire en nationale regelingen in het bijzonder inbreuk op de beginselen en regels van richtlijn 89/106/EEG1 betreffende voor de bouw bestemde producten, die het aanbrengen van het EG-merkteken niet verplicht stelt, maar (in artikel 6, leden 1 en 2) integendeel bepaalt dat de lidstaten "het vrije verkeer, het in de handel brengen en het gebruik van producten die in overeenstemming zijn met deze richtlijn, op hun grondgebied niet [mogen] belemmeren", zorg ervoor dragen dat "het gebruik van deze producten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, niet wordt belemmerd door regelingen of voorwaarden die worden opgelegd door overheidsorganen of particuliere instellingen die als overheidsbedrijf of op grond van een monopoliepositie als overheidsorgaan optreden" en "toestemming [mogen] geven voor het op hun grondgebied in de handel brengen van producten die niet onder artikel 4, lid 2, vallen, indien deze in overeenstemming zijn met de nationale bepalingen welke conform het Verdrag zijn, tenzij dit door de in de hoofdstukken II en III bedoelde Europese technische specificaties anders wordt bepaald"?

Maken de bestreden circulaire en de daarin genoemde nationale regelingen met name inbreuk op de artikelen 28 EG tot en met 31 EG, die invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking verbieden, nu de invoer en distributie van een product uit een andere lidstaat op het Italiaanse grondgebied - in strijd met de beginselen als neergelegd in de voormelde bepalingen van het EG-Verdrag en het gemeenschapsrecht die het vrije goederenverkeer en de vrije mededinging waarborgen, welke beginselen een niet-discriminerende behandeling, transparantie, evenredigheid en eerbiediging van de rechten van de individuele ondernemingen moeten kunnen verzekeren - feitelijk wordt belemmerd doordat het betrokken product, zoals in onderhavig geval, slechts in de handel kan worden gebracht wanneer is voldaan aan een technische voorwaarde, namelijk het aanbrengen van het EG-merkteken, wat enkel mogelijk en rechtmatig zou zijn, zo er een overeenkomstige geharmoniseerde norm bestond?

Op andere blogs:
IPKat ("Now you CE it, now you don't ...")

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) MISS H. en MISS B. identificeren twee verschillende personen [jongedames/ schoonheidskoninginnen]
(B) Betekenis van CLIMA COMFORT bij het publiek en obiter dictum inzake technische uitleg

Gerecht EU 17 oktober 2012, zaak T-485/10 (MIP Metro / OHMI - J. C. Ribeiro (MISS B))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woord- en beeldmerk „Miss H.” voor waren van de klassen 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 26 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1526/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 augustus 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „MISS B” in te schrijven voor de waren van de klassen 14, 16, 18, 21, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt afgewezen, de term "miss" wordt door de gemiddelde consument begrepen als referentie naar één of meerdere jongedames of schoonheidskoninginnen [reines de beauté]. Het Gerecht oordeelt door de merken visuele en fonetische verschillen zijn tussen de merken, er is sprake van enige betekenis conceptueel, echter daardoor is er nog geen sprake van verwarringsgevaar. Ook op DirkzwagerIEIT.

30 En l’espèce, l’élément verbal « miss » est un terme anglais qui sera compris par le consommateur moyen dans le territoire pertinent comme faisant référence à une ou plusieurs jeunes femmes ou reines de beauté.

43 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, eu égard au point 30 ci-dessus, les marques en conflit désignent deux jeunes femmes ou reines de beauté dont l’identité est uniquement suggérée. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces marques identifient deux personnes différentes [red. de merken identificeren twee verschillende personen]. Toutefois, les personnes auxquelles il est fait allusion portent le même titre et seule la première lettre de leur nom ou de leur prénom permet de les distinguer. Par ailleurs, l’élément verbal commun « miss » évoque des caractéristiques partagées par ces deux personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 25 de la décision attaquée, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

Gerecht EU 16 oktober 2012, zaak T-371/11 (Monier Roofing Components / OHMI (CLIMA COMFORT))

(C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2026/2010- van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 april 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CLIMA COMFORT” in te schrijven voor waren van klasse 17. Ook op Class46. De klacht wordt afgewezen, omdat zij niet overtuigend uitlegd - ondanks verwijzingen naar meerdere uitspraken - waarom in haar ogen het in aanmerking komend publiek niet de betekenis en de omvang van de uitdrukking "clima comfort" voor isolatiemateriaal zal begrijpen. Het obiter dictum ["darüber hinaus"] uit de aangevochten beslissing wijst ook uitleg op technische aspecten af en kan niet leiden tot vernietiging van die beslissing.

41 Die Klägerin erläutert jedoch nicht, weshalb ihrer Ansicht nach die maßgeblichen Verkehrskreise nicht in der Lage sein sollen, die Bedeutung und den Umfang des Ausdrucks „clima comfort“ in Bezug auf Wärmedämmplatten und Isoliermaterial zu begreifen.

52 Wie oben in Randnr. 25 ausgeführt, hat die Beschwerdekammer ihre Prüfung nämlich nicht auf die Feststellung gestützt, dass die in Rede stehenden Waren fähig wären, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Wie die Verwendung des Ausdrucks „darüber hinaus“ im letzten Satz von Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung zeigt, stellt diese Feststellung nur eine zusätzliche Erwägung gegenüber der maßgeblichen Beschreibung der technischen Merkmale dar, die im ersten Satz dieser Randnummer vorgenommen wird und nach der die in Rede stehenden Waren dazu „beitragen“, ein behagliches, angenehmes Raumklima zu schaffen.

53 Da die Beschwerdekammer bei ihrer maßgeblichen Prüfung der technischen Eigenschaften der in Rede stehenden Waren keinen Beurteilungsfehler begangen hat, kann der Umstand, dass die Klägerin zu einer zusätzlichen technischen Erwägung nicht gehört wurde, nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung führen.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 3 oktober 2012, HA ZA 11-931 (DEAC Nederland tegen COFFENCO, voorheen Coffema)

Uitspraak ingezonden door Aron Das Gupta en Elsje de Bie, VMW Taxand.

Merkenrecht. Soortgelijkheid, verbondenheid. Handelsnaamrecht. Bodemprocedure na IEF 9528, waarin werd overwogen: Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk.

De rechtbank stelt vast dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen de als generieke koffie aan te merken waar van DEAC en de voor vele koffiemerken geschikte koffiemachines en geeft hiervoor drie gronden, hieronder in citaat 4.3.2.

De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing ontbreekt. DEAC voert ook dat een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht van CAFEMA (voor kwaliteitskoffie) verminderd als onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wordt verkocht. De vorderingen worden afgewezen en DEAC wordt veroordeeld in de proceskosten ad €30.000.

Verbondenheid
4.3.2. Het argument van DEAC dat haar koffie in hoge mate verbonden is met de koffiemachines van Coffenco, omdat die machines specifiek bedoeld zijn voor het bereiden van het type koffie dat zij verkoopt faalt op drie gronden:
a. het mist feitelijke grondslag inzoverre dat zij zowel espresso- als "gewone" koffiemachines verhandelt. (...)
b. "Verbondenheid" die verder gaat dan complementariteit is geen criterium dat in de rechtspraak een rol speelt
c. Consumenten (i.c. de professionele gebruikers) moeten het gebruikelijk en normaal vinden deze waren samen te gebruik en vereist dat zij het normaal vinden dat de waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebruikt (Vgl. voor deze maatstaf: GvEA EG, 11 juni 2007, T-150/04, Tosca Blu). Daarvan is geen sprake.

4.3.3. Voor de volledigheid merkt de rechtbank nog op dat het bijzondere geval dat koffie wordt aangeboden in een bijzondere vorm (zoals "pads") ten gebruike in een bijzonder daarop afgestemde machine, zich hier niet voordoet.

Merkenrecht 2.20 lid 1 sub c BVIE
4.5.2. De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing daarvoor ontbreekt.
DEAR voert voorts aan dat, nu zij onder het merk CAFEMA kwaliteitskoffie verkoopt aan de horecabranche en Coffenco onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wil verkopen aan dezelfde horecabranche, een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht voor het merk CAFEMA vermindert waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van CAFEMA.
De rechtbank is van oordeel dat het merk COFFEMA geen afbreuk doet aan de reputatie van DEAC's CAFEMA. Onbetwitst heeft Coffenco gesteld dat DEAC ook zelf reinigingsmiddelen verkoopt. Dat DEAC zelf het teken COFFEMA kleiner op de flacons vermeldt doet daaraan niet af...

4.5.3. Daarmee is op twee punten niet voldaan aan de eisen die artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor bescherming stelt en faalt de vorderingen van DEAC ook op deze grondslag.

Handelsnaam
4.7. Voor zover DEAC haar vorderingen mede heeft gebaseerd op artikel 5a Hnw of artikel 6:162 BW stranden zij eveneens.
4.[7].2. De strekking van artikel 5a Hnw is om het gebruik te verbieden van een handelsnaam in strijd met een beter merkenrecht van een ander. Maar waar in de voorgaande alinea concluderend werd vastgesteld dat het gebruik van COFFEMA geen merkinbreuk oplevert, geldt voor het gebruik van datzelfde teken als handelsnaam hetzelfde.

Op andere blogs:
Chiever (Coffema wint zaak van Cafema)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2012.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2012, KG ZA 12-880 (Deltafix International tegen Cheneco c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Jaap Bremer en Annemieke Kooy, BarentsKrans.

Merkenrecht. Woord/beeldmerk. Deltafix is houdster van woord/beeldmerk DELTAFIX en heeft medio mei 2012 geconstateerd dat domeinnamen deltafix met diverse uitgangen, zoals .org, .biz, .be, .net en .nu worden gebruikt om internetgebruikers te rerouten naar de website van Cheneco (www.cheneco.com). Cheneco c.s. dienen inbreuk op Beneluxmerk te staken en zich te onthouden van het doorlinken / rerouten naar concurrerende websites en beveelt om datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen over te dragen.

5.1. beveelt Cheneco c.s. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Beneluxmerk met registratienummer 0824168 te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich te onthouden van het doorlinken/rerouten naar concurrerende websites (waaronder www.cheneco.com) van één of meer domeinnamen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit het element deltafix (waaronder www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu), op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

5.2. beveelt Cheneco c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu op de daartoe geëigende wijze over te dragen en op naam te stellen van Deltafix, op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

BBIE 27 augustus 2012, oppositienr. 2005759 (Forbo Financial Services AG tegen Luxury Decor Floors bvba)

Met samenvatting van Vivian van Rij, Masterstudent IViR.

Merkenrecht. Dominant element. Beschrijvende woordmerken (STEP/ SURESTEP). Betwiste merk: CLICK STEP. De merknamen "Safestep" en "Click step" mogen niet naast elkaar bestaan vanwege het verwarringsgevaar wanneer het merk Click step op soortgelijke waren betrekking heeft.

Forbo Financial Services heeft een markt in projectvinyl en linoleum vloerbedekking met onder meer de namen Step, surestep en safestep. Hij heeft oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van het merk CLICK STEP door Luxury Decor Floors bvba. Forbo Financial Services heeft bezwaar tegen het gebruik door Luxury van het woordje : STEP. De mate van gelijkenis tussen de merken: SAFESTEP en CLICK STEP zou zorgen voor verwarringsgevaar. Daarom verzoekt Forbo doorhaling van het merk CLICK STEP.

Dominante element
Forbo wijst op het dominante karakter van het woordje STEP in het merk CLICK STEP. Click zal namelijk herkent worden als een generieke aanduiding van een kenmerk van de waren, namelijk de manier waarop vloeren kunnen worden bevestigd (in/aan elkaar kunnen worden geklikt). Luxury erkent het gebruik van het woord SURESTEP en SAFESTEP door Forbo, maar betwist of het woord STEP dominant is en toegeëigend mag worden door Forbo.

Onderscheidend vermogen
Luxury vindt “de ingeroepen rechten beschrijvend of minstens heel suggestief met betrekking tot vloeren, die immers in de eerste plaats dienen om erop te stappen op een comfortabele, veilige, zekere manier.” De naam SAFESTEP en SURESTEP zouden erg beschrijvend overkomen, in het engels weliswaar, en de merken hebben hierdoor een zwak onderscheidend vermogen.

Het bureau gaat hierin niet mee:

"Anders dan verweerder (zie punt 23), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus ab initio een normaal onderscheidend vermogen heeft. Het is niet omdat één (niet dominant) element van het merk beschrijvend is, dat dit automatisch geldt voor het geheel."

Er kan getwijfeld worden aan het onderscheidend vermogen van het woord "CLICK" voor vloerbedekking. Heeft het woord CLICK niet ook een beschrijvend element in dit geval? Denk bijvoorbeeld aan: kliklaminaat. Maar over het beschrijvende element van het woord CLICK is al uitspraak gedaan door het Hof van Beroep te Brussel (27 augustus 2006 Nr. 2006/AR/1744 (Verzoekster tegen Benelux Merkenbureau)), dit klinkt door in huidige overwegingen van het bureau. Het woord CLICK STEP is voldoende fantasievol op zichzelf. Daarnaast wordt er eerder een associatie gewekt met de klank "klik", het geluid dat men hoort bij de klikkende voetstappen op de vloer.

De vraag is nog maar of dit een wenselijk kenmerk is, wie wil er graag vloerbedekking kopen met een merk dat aanduidt dat het een vloerbedekking betreft die "klikt" wanneer men erop "stapt"? Enige twijfel zou er kunnen zijn, met inachtneming rechtsoverweging 17 van het arrest Biomild (HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-265/00): "Het ontbreken van onderscheidend vermogen dat het merk BIOMILD wordt verweten, volgt dus uit de vaststelling dat het kenmerken van de betrokken waren beschrijft omdat het uitsluitend is samengesteld uit bestanddelen die zelf die kenmerken beschrijven."

Verder wordt er door het Bureau met de merknamen: CLICK STEP en SURESTEP dan wel SAFESTEP naast elkaar gelegd deze worden beoordeeld. De namen worden door de grote overeenstemming, begripsmatig, visueel en auditief soortgelijk beoordeeld. Daardoor mag CLICKSTEP als merk wel blijven bestaan, echter mag dit niet bestaan naast soortgelijke waren van SURESTEP, aldus voor de vloerbedekkingen. Voor dekens en tafellakens mag het merk CLICK STEP blijven bestaan.

Conclusie

41. Het ingeroepen recht bevat daarnaast het woord “Safe”, weliswaar vastgeschreven aan het woord STEP, maar zoals gezegd zijn beide elementen gemakkelijk te herkennen door het alternerend gebruik van de hoofdletters. “Safe” betekent “veilig” in het Engels en kan een eigenschap aanduiden van de betrokken waren, namelijk vinylvoeren die veiligheid verschaffen. Dit element dient dus te worden aangemerkt als zwak onderscheidend; het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet ervaren als het meest onderscheidende (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In zijn geheel betekent het ingeroepen recht dus zoveel als “veilige stap” of “veilig stappen”.

42. Het betwiste teken bevat als eerste element “Click”, in het Nederlands “klik, klikken” en het teken zou dus kunnen worden opgevat als “klikkende stap” of “stap die “klik” doet”.

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

71. Aangezien de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren vinylvloeren (zie punt 32) en deze waren reeds exhaustief zijn vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken, kunnen de overige ingeroepen rechten niet leiden tot een ruimere toewijzing van deze oppositie.Een bespreking van deze rechten kan dus achterwege blijven, evenals een onderzoek ten gronde van de bewijzen van gebruik.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2012, zaaknr. 525256 KG ZA 12-1223 MW/PV (Paint it blue Magazines B.V. tegen De Volkskrant B.V.)

Uitspraak ingezonden door Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Paint it Blue is sinds 2009 uitgever van het tweewekelijkse magazine "Fonk" en website fonkonline.nl over media, marketing & communicatie. Sinds april 2009 is zij ook houdster van het woordmerk FONK. De Volkskrant is uitgever van een landelijk dagblad en sinds 1 september wekelijks een zaterdagkatern genaamd "Vonk".

De Volkskrant gebruik het teken Vonk niet om de eigen waren en diensten te onderscheiden, de namen van de katernen hebben als functie dat zij de lezer helpen door De Volkskrant te navigeren. Het teken is daarmee slechts een interne bewegwijzering. Omdat het teken wordt gebruik als naam van een katern en op de voorpagina het teken in combinatie met een kop van een artikel en op de website wordt gebruikt, volgt dat De Volkskrant het teken Vonk steeds in combinatie met of als onderdeel van het merk De Volkskrant gebruikt. Van een zelfstandig gebruik van het teken Vonk is niet gebleken.

De vordering op basis van sub b worden eveneens afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat het dat het in beperkte oplage en zeer beperkt verkrijgbare losse verkoop van het magazine Fonk ervoor zorgt dat er verwarring zal ontstaan. Ook een beroep op onrechtmatige daad ex. 6:162, 193b, 193c onder f en 193d en 194a lid 2 BW wordt afgewezen. De vorderingen worden aldus afgewezen.

4.5. (...) Het teken vonk en het merk Fonk komen weliswaar auditief overeen, zoals door Paint it Blue terecht betoogd, maar in visueel opzicht, bezien naar de wijze waarop het merk Fonk door Paint it Blue is geregistreerd, zijn  het teken en het merk verschillend. Vonk begint immers met de letter V en Fonk met de letter F, terwijl de lay-out van de letters totaal verschillend is. Ook begripsmatig is er meer verschil dan overeenstemming.

4.8. Verder is onvoldoende aannemelijk dat er door het gebruik van De Volkskrant van het teken 'De Volkskrant Vonk' bij de gemiddelde omzichtige en oplettende consument verwarring zal ontstaan (...) Dit klemt te meer nu het magazine van Paint it Blue pas sinds 2009 onder de naam Fonk op de markt wordt gebracht en het en relatief beperkte oplage kent, waarvan een zeer beperkt aantal in de losse verkoop te verkrijgen is. Dat het merk Fonk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 20012, zaaknr. 425773 / KG ZA 12-902 (GreenGraffiti tegen Janssens h.o.d.n. Graffitinetwerk)

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik in metatags en all tags. Handelsnaamrecht.

GreenGraffiti verzorgt (buiten)reclamecampagnes en is actief in onder meer Nederland, Duitsland, Italië, Bulgarije en Finland. Zij brengt  tijdelijke reclameboodschappen aan via Reverse graffiti, middels het schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk is afgedekt door een mal. Zij is houdster van woordmerk en beeldmerk met woordelement GREENGRAFFITI. Janssens drijft een eenmanszaak via een website graffitinetwerk.nl die ook via green-graffiti.nl en green-graffiti.com is te bereiken. Ook in de broncode zijn de (beschrijvende) woorden GREEN en GRAFFITI opgenomen.

Over de geldigheid Gemeenschapsmerk: Kennelijk oordeelde het OHIM dat het merk niet uit beschrijvende woorden bestaat, althans dat het merk in zijn geheel bezien (mede omdat het aan elkaar is geschreven) de drempel (net) haalde. De bewijzen die GreenGraffiti heeft overgelegd om inburgering aan te tonen overtuigen voorshands onvoldoende om een ruimere beschermingsomvang aan te nemen.

Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat het gebruik van de keywords in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords.

Wel is er sprake van inbreuk op het merkenrecht GREENGRAFFITI door de domeinnamen green-graffiti.nl en green-graffiti.com te gebruiken.

Merkenrecht
4.11. Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat dit gebruik in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords. Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden) maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08). Voor wat betreft de website graffitinetwork.nl heeft GreenGraffiti niet gesteld dat die loyaliteitsverplichting zou zijn geschonden en valt zulks ook anderszins niet in te zien nu (als gezegd) de woorden op beschrijvende manier worden gebruikt en steeds met een spatie worden gescheiden. Voor zover het gevraagde verbod dit gebruik tracht te verbieden moet het derhalve worden afgewezen.

4.12. Voor wat betreft de websites green-graffiti.com en green-graffiti.nl stelt GreenGraffiti echter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt van wie deze afkomstig zijn en wie de dienst uiteindelijk aanbiedt. Naar voorlopig oordeel heeft Janssens op de website (zoals die is overgelegd) inderdaad niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti. Er is geen duidelijke bedrijfsnaam of -logo zichtbaar, zoals wel het geval is op de website graffitinetwork.nl. Bovendien wordt op de pagina met contactinformatie geen bedrijfsnaam genoemd. In zoverre zou een bezoeker derhalve in verwarring kunnen komen over wie verantwoordelijk is voor de website en kunnen denken dat dit GreenGraffiti is. Die verwarring heeft zich kennelijk ook al concreet voorgedaan, getuige de als productie 11 door GreenGraffiti overgelegde emailcorrespondentie van een bezoekster van de website. Minst genomen wordt het de internetgebruiker (te) moeilijk gemaakt dit uit te vinden. Aan het voorgaande wordt onvoldoende afgedaan door het gebruik van een emailadres eindigend op “@graffitinetwork.nl” op de pagina met contactinformatie en een tamelijk onopvallende copyright notice “©Graffitinetwerk” onderaan de pagina. Gelet hierop kan van Janssens worden verwacht dat hij, als hij een domeinnaam bestaande uit de beschrijvende elementen “green” en “graffiti” wil gebruiken, ter voorkoming van verwarring en aldus aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk van GreenGraffiti, duidelijk maakt dat hij of zijn onderneming verantwoordelijk is voor de website en hij geen commerciële band heeft met GreenGraffiti. Nu de website zoals die tot voor kort toegankelijk was die duidelijkheid niet verschaft, was voorshands sprake van inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti. Gelet op deze inbreuk en bij gebreke aan een afdoende onthoudingsverklaring, zal Janssens dan ook worden verboden onder de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti.

4.13. Voor zover GreenGraffiti nog heeft bedoeld te stellen dat het gebruik in een domeinnaam geen beschrijvend gebruik is, verwerpt de voorzieningenrechter dat betoog. Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten. Producten of diensten die met twee woorden worden omschreven, worden in de regel aan elkaar geschreven omdat domeinnamen nu eenmaal geen spaties kunnen bevatten. Door het gebruik van een koppelteken heeft Janssens zelfs nog meer afstand van het merk genomen en heeft hij in zoverre, los van de inhoud van de achterliggende website die enigszins dient te worden aangepast zoals hiervoor overwogen, aan de op hem rustende loyaliteitsverplichting voldaan.

Inbreuk handelsnaam
4.16. Gebruik in beschrijvende zin kan immers ook krachtens het handelsnaamrecht niet worden verboden. In het licht hiervan en van het reeds te geven (beperkte) verbod op basis van het merkenrecht, valt niet in te zien welk (spoedeisend) belang GreenGraffiti heeft bij haar vorderingen voor zover gebaseerd op haar handelsnaamrechten.

Conclusie
4.18. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen doch slechts voor zover Janssens onvoldoende duidelijk maakt dat de aangeboden diensten op de websites niet van GreenGraffiti afkomstig zijn, zoals ten processe bedoeld. Het gebruik van de domeinnamen op zich zal niet worden verboden. Evenmin ziet de voorzieningenrechter alsdan aanleiding de gevorderde overdracht van die domeinnamen toe te wijzen, nog daargelaten dat GreenGraffiti niet heeft toegelicht waarom haar belang bij deze vordering – mede in het licht van het ‘op wit zetten’ van de website – voldoende spoedeisend zou zijn om een voorlopige voorziening te rechtvaardigen.

4.19. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.20. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat beide partijen zijn te beschouwen als deels in het ongelijk gesteld. Enerzijds wordt een deel van de vorderingen van GreenGraffiti toegewezen, anderzijds slaagt Janssens in een aanzienlijk deel van zijn verweer. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2012, LJN BX9629 (eiseres tegen gedaagde)

Als randvermelding. Internationaal privaatrecht. Nakoming (mondeling overeengekomen) distributieovereenkomst merkwijnen.

Eiseres is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Schiedam, die zich bezig houdt met de distributie en verkoop van wijnen. Eiseres maakt deel uit van de [X] Groep die zich overkoepelend bezig houdt met de distributie en verkoop van merkproducten op het gebied van gedestilleerde dranken en wijnen. Gedaagde is een familiebedrijf / wijnhuis dat gevestigd is te Spanje. Zij houdt zich bezig met de productie en leverantie van verschillende soorten wijnen, waaronder sinds 1965 wijnen van het merk Estola.

Tussen partijen was een mondelinge overeenkomst met betrekking tot de distributie en verkoop van wijnen van het merk Estola in Nederland. Ongeveer vanaf april 2012 is de distributie/verkoop van het merk Estola (tezamen met de overige door de [X] Groep vertegenwoordigde merken) ter hand genomen door een nieuw opgerichte verkooporganisatie genaamd Inspirits. Eiseres vordert dat gedaagde tot de nakoming van de verplichtingen uit de distributieovereenkomst wordt veroordeeld voor de periode na de beëindiging van de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De voorzieningenrechter oordeelt over het toepasselijke recht dat aangenomen moet worden dat in de rechtsverhouding tussen partijen de kenmerkende prestant de distributeur is, welke in Nederland (Schiedam) is gevestigde. De voorzieningenrechter wijst de vordering en een voorschot op de schadevergoeding toe.

Inhoudsindicatie rechtspraak.nl: IPR: bevoegdheid, artikel 5 aanhef en lid 1 Vo 44/2001, en toepasselijk recht: anticipatieregels Balenpers-arrest, EVO v.t., artikel 4 leden 1 en 2. Materiële geschil. Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opzegbaarheid/zwaarwegende grond vereist. Arrest Gemeente De Ronde Venen/Stedin c.s., HR 28/10/2011 (t.o.v. Latour/De Bruijn, HR 3/12/1999): in beginsel opzegbaarheid en afweging wederzijdse belangen. Redelijke opzegtermijn. Voorschot schadevergoeding.

4.10.  Vaststaat dat de distributieovereenkomst in 1985/1986 is aangegaan tussen de rechtsvoorgangster van [eiseres] en [gedaagde]. Vanaf 2001 waren, na naar aangenomen wordt rechtsgeldige contractsoverneming, als partijen bij de distributieovereenkomst aan te merken [eiseres] en [gedaagde]. Niet gebleken is dat de contractuele verhouding tussen deze laatste partijen sinds 2001 is gewijzigd (althans niet op essentiële punten, wel hebben zich personele wijzigingen voorgedaan aan de zijde van [eiseres]), terwijl de verstandhouding steeds goed te noemen was en men van de zijde van [gedaagde], naar eveneens mag worden aangenomen, tot de tweede helft van 2010 overwegend tevreden was over de wijze van nakoming van de distributieovereenkomst door [eiseres]. Voor zover in het kader van deze procedure kenbaar was pas vanaf 2010 sprake van het ontstaan van klachten aan de zijde van [gedaagde] ten aanzien van (o.a.) de wijze van communiceren (in 2010) en de achterstand in de betaling van facturen (in 2011) (zie producties 4 en 5 van [gedaagde]).

4.16.2.  In het licht van de aard en de inhoud van de distributieovereenkomst en de omstandigheden van het geval en na afweging van de wederzijdse belangen van partijen (zie ook hiervoor onder 4.15) acht de voorzieningenrechter in dit geval een opzegtermijn van negen maanden (tegen 1 januari 2013) redelijk. Van doorslaggevend belang daarbij heeft de voorzieningenrechter geacht de lange duur van de distributieovereenkomst (ook nu [eiseres] feitelijk pas sinds 2001 bij deze overeenkomst als partij is betrokken), de intensiteit van de samenwerking tussen partijen en de, zelfs ter zitting nog niet ter discussie staande, voortdurende goede verstandhouding tussen partijen. [gedaagde] heeft in het kader van de opzegging van de distributieovereenkomst mitsdien een te korte opzegtermijn in acht genomen. Hiermee is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de, uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende, verbintenis om op grond van die overeenkomst een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. De in beginsel nietig te achten opzegging tegen de te korte termijn van (uiteindelijk) 1 oktober 2012 zal de voorzieningenrechter evenwel op basis van artikel 3:42 BW converteren in een geldige opzegging tegen 1 januari 2013. Dit brengt met zich dat de hiervoor onder 3.1 weergegeven primaire vordering van [eiseres] tot nakoming van de distributieovereenkomst door [gedaagde] zal worden toegewezen voor zover het de periode tot en met 31 december 2012 betreft, zulks op de wijze als hierna in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de daarbij gevorderde dwangsom te matigen en in tijd te maximeren. De voorzieningenrechter merkt in dat kader nog op dat partijen, gelet op de ook sinds 20 maart 2012 kennelijk nog goed verlopen samenwerking tussen hen, in staat moeten worden geacht deze (wijze van) samenwerking tot en met 31 december 2012 te handhaven en voort te zetten.

De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt [gedaagde] om de voor haar uit de distributieovereenkomst jegens [eiseres] voortvloeiende verplichtingen tot en met 31 december 2012 onverkort na te komen en verbiedt [gedaagde] haar Estola producten tot en met 31 december 2012 aan derden binnen Nederland (ter distributie) te verkopen en leveren, op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 1.500,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] na betekening van dit vonnis in gebreke blijft daaraan te voldoen tot en met 31 december 2012,

Hof Leeuwarden 9 oktober 2012, LJN BX9749 (Scheidingskantoor X tegen De Scheidingsplanner B.V.)

In navolging van IEF 10123. Merkenrecht. Adwords. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Over het inroepen van een woordmerk dat op grond van de spoedprocedure is ingeschreven en door Bureau voorlopig is geweigerd en het onderscheidend vermogen van een samengesteld beeldmerk. Er is geen inbreuk door enkel gebruik van het woord als trefwoord bij Google. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen zijn geen bijkomende omstandigheden gesteld. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt.

Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken. De vorderingen worden afgewezen.

In citaten:

Inbreuk beeldmerken?
19.  Het geschil spitst zich toe op de vraag of de aanduiding "scheidingsplanner" zodanig overeenstemt met de in het geding zijnde beeldmerken van De Scheidingsplanner dat bij het in aanmerking komende publiek, de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, directe of indirecte verwarring kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van de diensten.

20.  Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de desbetreffende woorden in de beeldmerken van De Scheidingsplanner weliswaar dominant, maar - zoals hiervoor is overwogen - niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. Ook ten opzichte van deze beeldmerken heeft De Scheidingsplanner zich niet beroepen op inburgering. Het onderscheidende bestanddeel van de gedeponeerde beeldmerken van De Scheidingsplanner wordt veeleer gevormd door het gestyleerde, mede in kleur weergegeven, gebroken hart. Dit laatste onderscheidende element komt echter niet voor in het gebruik dat Scheidingskantoor [X] van het teken heeft gemaakt. Naar het voorlopig ooordeel van het hof heeft Scheidingskantoor [X] door gebruik van het enkele teken "scheidingsplanner" geen inbreuk heeft gemaakt op de beeldmerken van De Scheidingsplanner zodat de vorderingen op die grond niet kunnen worden toegewezen.

Bekend merk?
22.  In haar inleidende dagvaarding heeft De Scheidingsplanner tevens een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hiervoor is vereist dat de beeldmerken als bekende merken in de zin van dit artikel kunnen worden aangemerkt. Van bekendheid is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Naar het oordeel van het hof heeft De Scheidingsplanner niet genoegzaam aangetoond dat de beeldmerken bekend zijn nu nadere informatie met betrekking tot het marktaandeel van de beeldmerken, duur van het gebruik en de omvang van de door haar verrichte investeringen om de beeldmerken bekendheid te geven, ontbreekt. De vraag of Scheidingskantoor [X] met het gebruik van de aanduiding Scheidingsplanner ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van De Beleidsplanner, behoeft derhalve niet te worden beantwoord.

Handelsnaaminbreuk?
23.  Voor zover De Scheidingsplanner haar vorderingen heeft gebaseerd op het bepaalde in de artikel 5 Handelsnaamwet, overweegt het hof dat de vorderingen ook op die grond dienen te worden afgewezen, nu niet is gebleken dat Scheidingsmakelaar [X] het teken "de scheidingsplanner" als handelsnaam van haar onderneming heeft gevoerd. Het adverteren op Google met de naam de Scheidingsplanner kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Dit geldt ook voor het gebruik van het teken "scheidingsplanner" door Scheidingskantoor [X] op haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl ter beschrijving van de fases van de scheiding (vgl. producties 17 en 18 bij de inleidende dagvaarding).

Auteursrechtinbreuk?
24.  De Beleidsplanner voert daarnaast aan dat de titel "De Scheidingsplanner" voor een formule voor de aanpak van echtscheiding door de De Scheidingsplanner, wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het hof voorshands van oordeel dat de titel "De Scheidingsplanner" zozeer beschrijvend is voor een formule voor de aanpak van echtscheidingen, dat de titel onvoldoende oorspronkelijk is om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te kunnen komen (Hof van Justitie EU 16 juli 2009, NJ 2011, 288, Infopaq).

Onrechtmatig handelen?
25.  De Scheidingsplanner heeft ook nog gesteld dat Scheidingskantoor [X] door het willens en wetens gebruik maken van de naam van haar grootste concurrent onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X] bestaat erin dat deze door het gebruik van een aan De Scheidingsplanner toebehorend (niet wettelijk beschermd) onderscheidingsteken nodeloze verwarring sticht, aldus De Scheidingsplanner.

26.  Dit betoog is naar het voorlopig oordeel van het hof niet gegrond. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden, kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd (HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423). De wijze waarop of de omstandigheden waaronder dat profijt trekken geschiedt, kan aan het handelen een onrechtmatig karakter geven. Bij de beoordeling hiervan is terughoudendheid evenwel geboden (HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191).
 
28.  Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?)