Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, zaaknr. 393434 / HA ZA 11-1397 (Abercrombie & Fitch c.s. tegen Effort Trust, [B], [K] en [S])

Merkenrecht. Counterfeit. Europees verbod (in het incident). Normaal merkgebruik: Internetverkoop is reële commercialisatie.

Eisers zijn ontwerpers en producenten van vrijetijdskleding en hebben diverse merken geregistreerd.  A&F constateerde dat de Europese markt werd overspoeld met grote partijen van duizenden counterfeit A&F kledingstukken, die wat het uiterlijk betreft (vrijwel) identiek zijn aan de originele A&F kledingstukken. Op deze kledingstukken zijn zonder toestemming van A&F tekens zoals “ABERCROMBIE”, “HOLLISTER” en “A&F”, alsmede logo’s en andersoortige afbeeldingen die identiek zijn aan de door A&F gebruikte logo’s aangebracht (hierna: “counterfeit A&F kleding”).

A&F is de counterfeit A&F kleding op het spoor gekomen toen in 2009 in verschillende winkels in Oostenrijk counterfeit A&F kleding werd aangetroffen. Diverse van de betreffende winkels hebben de counterfeit kleding gekocht van Maratex. Maratex heeft op haar beurt de counterfeit kleding gekocht van ICT, Donna Sui, Bakker en Van Klaveren.

In het incident:
5.15. Het verbod zal worden opgelegd op grondslag van de door A&F ingeroepen Gemeenschapsmerken. Het verbod zal ingevolge artikel 103 GMVo van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat.

In reconventie / normaal gebruik
5.27. A&F betwist dat zij haar merken niet reëel commercieel zou hebben geëxploiteerd in de Benelux en Europa. Ter onderbouwing heeft zij omzetcijfers overgelegd van haar webwinkels voor de merken (...) uitgesplitst per Benelux land en per jaar van 2002 tot en met 2011 (...).

5.28. Van Klaveren en Effort Trust hebben deze opgave niet betwist. Naar oordeel van de rechtbank geldt ook internetverkoop als reële commercialisatie van waren onder het merk. De merken zijn dan ook niet rijp voor verval en er is geen aanleiding deze door te halen. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

Dictum in het incident:

I. beveelt Bakker en Van Klaveren te gehengen en te gedogen dat een door A&F aan te wijzen registeraccountant binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten, zoals nader bepaald onder 5.20 van dit vonnis, teneinde de aard en de omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door Bakker en Van Klaveren aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

II. beveelt gedaagden sub 2, 4 en 5 tot het binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan een door A&F aan te wijzen registeraccountant een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door deze gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

III. beveelt Bakker en Van Klaveren om onmiddellijke na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Abercrombie & Fitch Europe SA in Europa en elk onrechtmatig handelen jegens A&F te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder product waarmee – ter keuze van A&F – door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

IV. bepaalt dat de accountant inzage zal nemen in af te geven kopie administraties en bescheiden en met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijkheid van informatie zijn bevindingen zal rapporteren aan A&F. Zijn rapportage zal voor zover noodzakelijk kopieën omvatten van relevant geachte bescheiden;

Vzr. Rechtbank Rotterdam 11 september 2012, zaaknr. 406267 / KG ZA 12-609 (Finstral AG tegen Maurice)

Domeinnaamrecht. Verwijzing naar WIPO bona fide refererend merkgebruik (Oki Data).

Finstral voert sinds 1969 de handelsnaam voor kunststof kozijnen en heeft sinds 2011 een internationaal beeld/woordmerk. Als sinds 2008 hebben gedaagden domeinnamen zoals finstralkozijn.com, finstralkunststofkozijn.nl. Alle domeinnamen leiden naar dezelfde website. De website vermeldt ten tijde van de mondelinge behandeling "SALES Nederland levert Finstral", "Wij maken geen onderdeel uit van het Finstral Concern" en "Deze website is geen eigendom van Finstral. Wij zijn uitsluitend leverancier van Finstral".

4.9. (...) Uitgaande van de feitelijke situatie met betrekking tot de websites zoals die was ten tijde van de mondelinge behandeling, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat op grond van voormelde omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnamen worden aldus immers niet gebruik als aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. De vordering, voor zover gegrond op artikel 5 HNW stuit reeds hierop af.

Er kan geen sprake zijn van verwarring aangezien er sprake is van refererend merkgebruik. De criteria voor bonafide refererend merkgebruik conform WIPO louislatour.nl [IEF 11137] worden aangehaald, Er is niet op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.

4.11. (...) Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ter zitting genoegzaam gebleken dat gedaagden de producten van Finstral bij Finstral Duitsland inkopen en via parallelimport middels België daadwerkelijk op de Nederlandse markt verkoper, waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan (...). Dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - zij het sedert kort - genoegzaam gebleken uit de op de website vermeldt de teksten [zoals geciteerd], zodat eveneens aan de derde voorwaarde is voldaan. Mitsdien moet worden vastgesteld dat gedaagden niet op onrechtmatige wijze profiteren van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.

Op andere blogs:
DomJur 2012-891 (Finstral AG – [X] en [Y])

Rechtbank ’s-Gravenhage 5 september 2012, LJN BX9089, HA ZA 11-514 (Recticel Bedding c.s. tegen Swiss Sense B.V.)

Merkenrecht. Heraldieke elementen van het beeldmerk Swiss Sense met staatsembleem Zwitserland. Strijd met 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs. Misleiding geografische oorsprong. Ongeoorloofde concurrentie. Merkrecht inbreuk onvoldoende aangetoond. Misleidende reclame. Verwijzing naar esdoornbladarrest, zie IEF 8071.

In het geschil tussen Recticel c.s. (zelf houdster van (gemeenschaps)merken SWISSFLEX) uit Zwitserland tegen Swiss Sense B.V. uit Nederland, poneert Rectical de stelling dat het merkteken van Swiss Sense vanuit heraldisch oogpunt een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem zou zijn. Dit zou in strijd zijn met art.6 ter lid 1 sub a Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) en moeten leiden tot nietigverklaring, doorhaling van de inschrijving van het merk in het Beneluxmerkenregister en staking van gebruik van de merken met het Zwitserse staatsembleem. Hetgeen wordt toegewezen door de rechter. De vraag die hierbij centraal staat is: in hoeverre is het toegestaan dat een merk gebruik maakt van heraldieke elementen?

Het verweer van Swiss Sense dat het merk verwarring zou moeten oproepen bij de consument, is niet vereist, de rechtbank verwijst daarbij naar de uitspraken HvJ EU C-202/08P (American Clothing/BHIM, ook wel esdoornbladarrest genoemd), zie IEF 8071:

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voomoemde bepaling geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten.

De overweging van de rechtbank:

4.16. Gelet op het voorgaande worden, op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE, de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt in het dictum tot uitdrukking gebracht dat het bevel tot staking betrekking heeft op gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem, daaronder begrepen de wijze waarop dat is gebruikt in de merken in 2.4 onder a tot en met d. Van andere nabootsingen van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag is immers geen sprake. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden. Nu Recticel c.s. - overigens onbestreden - vordert dat het bevel worden uitgesproken voor alle lidstaten van de Europese Unie en alle lidstaten van het TRIPs-verdrag, zal het bevel om ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt als in het dictum verwoord worden toegewezen.

Eveneens gelet op het voorgaande worden de vorderingen op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP tot nietigverklaring, tot het bevelen van de doorhaling en tot het bevelen van de staking van het gebruik van de overige in 2.4 genoemde merken van Swiss Sense afgewezen

Misleiding geografische oorsprong (Misleiding Herkomst)
Voorts voert Recticel aan dat Swiss Sense B.V, door middel van de verwerking van het woord “Swiss” in zijn merknaam SWISS SENSE dit misleidend zou zijn omtrent de geografische afkomst van Swiss Sense B.V. (Het is een Nederlands bedrijf en heeft geen feitelijke band met Zwitserland). Recticel onderbouwt deze stelling met een onderzoeksrapport. Dit wordt afgewezen, aangezien het voeren van de merknaam “Swiss Sense” onvoldoende is voor het vast stellen van misleiding omtrent de geografische oorsprong. “Swiss Sense” zou namelijk niet voldoen aan de eis dat het: “redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatmanconsument kan beïnvloeden” (Hof Den Haag, 15 maart 2011, LJN: BP8195, Henri Peteri/AB Powerselling). Mocht er een onjuiste veronderstelling bestaan dat de Swiss Sense B.V. afkomstig is uit Zwitserland, dan heeft het aangevoerde onderzoek van Recticel onvoldoende aangetoond, dat dit het koopgedrag zou beïnvloeden van de consument, aldus de Rechtbank.

Merkenrecht inbreuk
Verder komt Recticel op tegen Swiss Sense omdat het gebruik van het merk ´Swiss Sense´ merkrecht inbreuk zou plegen op de merknaam van Recticel Bedding: “Swiss Flex”. Dit wordt niet aangenomen door de rechtbank nu deze merken visueel (ro.4.34), auditief (ro.4.35), begripsmatig (ro. 4.36) niet veel overeenstemming met elkaar hebben. Dat de merken “Swiss Flex” en “Swiss Sense” betrekking hebben op soortgelijke waren doet de rechtbank niet tot een ander oordeel komen.

Vergelijkende reclame
De eis in reconventie van Swiss Sense over dat Recticel aan vergelijkende reclame doet wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aangetoond dat Recticel met reclameboodschap:"Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk." een directe verwijzing maakt naar Swiss Sense.

4.54. (...) Met deze advertentie en de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame.

Een bijdrage met de samenvatting van Vivian van Rij, masterstudent IViR.

Lees hier de grosse HA ZA 11-514, en de schone pdf hier, LJN BX9089.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Swiss Sense merken nietig, bootsen Zwitsers staatsembleem na)
Intellectueel Eigendom Advocaten (Swiss Flex / Swiss Sense)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2012.

Beschikking hof 's-Gravenhage 11 september 2012, LJN BX8916 zaaknr. 200.105.827/01 (Foodcare Spólka Z.O.O. tegen Sumol + Compal Marcas)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

Foodcare heeft een internationaal depot verricht voor een gecombineerd woord-/beeldmerk met de tekst "4 Move". In de oppositieprocedure is Sumol, als houdster van het oudere Gemeenschapswoordmerk MOOVE, tegen dit depot opgekomen. Als gevolg hiervan wordt het merk niet ingeschreven.

Het hof vernietigt de oppositiebeslissing  2005278 en beveelt de inschrijving als Beneluxmerk. Zij veroordeelt Sumol in de kosten van de oppositieprocedure bij het Bureau (€1.000) alsmede in de kosten van het beroep (€666) en salaris advocaat (€894).

22. Zoals uit het voorgaande blijkt, acht het hof, anders dan het Bureau, de mate van overeenstemming tussen het betwiste depot en het ingeroepen recht over het geheel genomen niet groot. Hoewel de waren van klasse 32 waarvoor de beide tekens zijn ingeschreven grotendeels identiek zijn en deels soortgelijk, weegt de mate van overeenstemming op dat punt niet op tegen de aanzienlijk verschillen tussen de tekens, met name in visueel opzicht, mede in aanmerking genomen het gewicht van de visuele vergelijking (zie hiervoor, rov. 16). Het hof is op die grond van oordeel dat er geen reëel gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat de door de betrokken tekens gedekte waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De omstandigheid dat het teken 'MOOVE' een redelijke mate van onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het is ingeschreven, leidt niet tot een andere conclusie.

Lees de grosse 200.105.827/01, LJN BX8916.

HvJ EU 6 september 2012, zaak C-327/11P (US Polo Association tegen OHIM)

Hogere voorziening na zaak T-228/09.

In de oppositieprocedure komt houdster van ouder woordmerk POLO-POLO op tegen registratie van woordmerk U.S. POLO ASSN. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, kamer van beroep en het Gerecht EU verwerpen het beroep en HvJ wijst deze hogere voorziening af, omdat de Medion-zaak niet door het Gerecht zijn toegepast en zij wel een "overall assessment of the marks at issue" heeft uitgevoerd. Dat over U.S. werd geoordeeld dat het een geografische aanduiding is is een feitelijke beoordeling waar het HvJ EU niet over oordeelt en dat (wellicht tegenstrijdig) zowel U.S. als het onderdeel ASSN is dat ook en dus is deze grond niet-ontvankelijk. Als obiter dictum wordt gezegd dat deze verwijten toch ongegrond zijn omdat het Gerecht de tekens conceptueel en 'overall' hebben vergeleken op verwarringsgevaar.

48. In that regard, it must be noted, at the outset, that the judgment under appeal contains no explicit reference to the judgment in Medion.

49. The General Court referred, in paragraphs 28 and 30 of the judgment under appeal, to the case-law as noted in paragraphs 44 and 45 above. On the basis of those considerations, the General Court visually, phonetically and conceptually compared the signs at issue and carried out a global assessment of the likelihood of confusion.

50. Admittedly, the General Court found, in paragraph 38 of the judgment under appeal, in its visual comparison of the signs at issue, that the word ‘POLO’ has an independent distinctive role in the mark applied for, when considered overall, and that, therefore, the relevant public is in a position visually to recognise the mark applied for by the element that it has in common with the earlier Community mark.

51. However, contrary to United States Polo’s claim, the General Court’s finding in paragraph 38 of the judgment under appeal does not show that it disregarded the principles laid down by the Court of Justice in Medion. In that paragraph, far from taking the view that the circumstances of the present case constituted a particular case such as that referred to in paragraph 30 of Medion, the General Court merely pointed out that the element ‘POLO’ had more distinctive character in the word sign applied for, and had an impact on the visual similarity of the signs at issue, when considered overall.

52. It follows, first, that, despite its finding in paragraph 38 of the judgment under appeal, the General Court did not apply the principles laid down in Medion concerning the independent distinctive role that an element may have in a mark and, secondly, that it did indeed carry out an overall assessment of the marks at issue, taking into account all factors relevant to the circumstances of the present case.

70 While the General Court held, in paragraph 37 of the judgment under appeal, that the element ‘U.S.’ will be perceived by the relevant public as relating to a geographical region, it went on to find, in paragraph 38, that the elements ‘U.S.’ and ‘ASSN.’ have no particular meaning. Furthermore, with regard to the element ‘ASSN.’ the General Court wrongly accepted that it would be overlooked by the relevant public on the ground that they might not understand the meaning of the abbreviation.

71 OHIM submits that the fourth part of the ground of appeal is of a factual nature and is, therefore, manifestly inadmissible. In any event, United States Polo’s allegations are unfounded, since the General Court correctly compared the signs at issue both conceptually and for the purposes of the overall assessment of the likelihood of confusion.

Rekwirant heeft o.a. aangevoerd:

1. Het oordeel in de Medion-zaak kan geenszins in die zin worden opgevat dat het een algemene regel vaststelt volgens welke elk normaal onderscheidend bestanddeel dat twee merken gemeen hebben, moet worden geacht een zelfstandige onderscheidende plaats in een samengesteld teken te behouden. Het Gerecht heeft niet in aanmerking genomen dat er volgens de Medion-zaak sprake is van een verhouding regel/uitzondering. In het gewone geval neemt de gemiddelde consument een merk als een geheel waar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de totaalindruk door een of meerdere bestanddelen van het samengestelde teken wordt gedomineerd. De uitzondering bestaat erin dat wanneer een bestanddeel de totaalindruk niet domineert, dit bestanddeel enkel in uitzonderlijke gevallen naast het gewone geval een zelfstandige onderscheidende plaats kan behouden in het samengestelde teken. Het Gerecht heeft geen gronden aangevoerd voor een dergelijk uitzonderlijk geval.

2. Verder heeft het oudere merk "POLO-POLO", in zijn geheel beschouwd, geen enkele betekenis in enige taal van de Gemeenschap. Bijgevolg kan geen begripsmatige vergelijking plaatsvinden.

Gerecht EU 5 september 2012, zaak T-497/11 (Euro-Information tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het woordmerk EURO AUTOMATIC PAIEMENT wordt afgewezen, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Aangevoerd in dit beroep: het merk is niet beschrijvend. Het Gerecht EU komt tot dezelfde conclusie: aangetoond is dat de uitdrukking beschrijvend is voor de waren van klasse 9 (automaten, bankafschriften, etc.) en diensten van klasse 36 (banken, credit cards, e.d.) en de uitdrukking is beschrijvend in de zin van artikel 7 (1) onder c), van Verordening nr. 207/2009 en kan niet worden aangemerkt als "slechts suggestief."

72. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée était descriptive des services relevant de la classe 36, tels que visés au point 4 ci-dessus.

73. Les conclusions tirées aux points 65 et 72 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’expression « euro automatic paiement » ne serait pas descriptive, mais « arbitraire » ou « simplement évocatrice », selon que les produits et les services visés par la demande de marque appartiennent, ou n’appartiennent pas, au domaine bancaire et financier.

74. En effet, il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits et des services pour lesquels la marque est demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits ou les services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, points 22 et 24].

75. Partant, dès lors qu’il a été démontré que l’expression « euro automatic paiement » était descriptive des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, ladite expression est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne saurait être qualifiée de « simplement évocatrice ».

Vzr. Rechtbank Breda 4 september 2012, zaaknr. 252710 / KG ZA 12-422 (Bradford & Hamilton B.V. c.s. tegen ThoBa Services)

Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

In navolging van IEF 10111. De voorzieningenrechter beveelt staken van inbreuk op Benelux merkrecht AUSTRALIAN GOLD, ondersteund met een terugroepactie en het plaatsen van een rectificatie op de site van ThoBa www.onlinesunshop.nl. Onder last van dwangsommen. ThoBa wordt in de proceskosten veroordeelt.

Rechtbank Arhnem, 29 augustus 2012, LJN BX7475 / HA ZA 11-1402 (Zoontjes Beton B.V. tegen Livingroof v.o.f)

Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.

In't kort: Merkenrecht (afgewezen). Auteursrecht (ja, maar niet onrechtmatig). Beslagen ten onrechte (maar octrooiprocedure wordt voorbereid en daardoor mogelijk niet onrechtmatig).

Zoontjes is houdster van het woordmerk DNS voor niet metalen bouwmaterialen in het bijzonder dakbedekkingsmaterialen. Livingroof legt zich toe op o.a. het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjes als onderaannemer ingehuurd. Livingroof is houdster van een beeldmerk "ONS" [links]. Op de website van Livingroof staat een foto van een door Zoontjes gerealiseerd project, deze is - na sommatie - verwijderd.

Een beroep door Livingroof op het zogenaamde 'de minimis non curat praetor'-beginsel [zeer bescheiden inbreuken] leidt, aldus de rechtbank, niet tot niet-ontvankelijkheid van Zoontjes.

Het woordmerk DNS is niet louter beschrijvend voor daknivelleringssysteem. Niettemin kan van het onderhavige woordmerk DNS naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, waaronder maar niet beperkt tot dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen. De rechtbank merkt het woordmerk DNS dan ook aan als een zwak merk. Hoewel beide merken voor dezelfde waren of diensten worden gebruik (ONS voor ophoog- en nivelleersysteem) kan er geen verwarring ontstaan.

De blote betwisting van makerschap kan in het licht van de verklaring niet slagen. Dat er geen huisstijl valt te herkennen in de kleine afdruk wordt verworpen. Er is naast de huisstijl en kwaliteitsuitstraling van Zoontjes rekening gehouden met belichting en invalshoek van de foto, deze elementen zijn ook na de verkleining van de foto zodanig waarneembaar. Er wordt een verklaring voor recht gegeven. Er wordt geen onrechtmatig handelen aangenomen. Weliswaar is er auteursrechtinbreuk gepleegd, maar dat is van beperkte omvang en het betreft foto's van projecten die Livingroof ook onweersproken zelf heeft uitgevoerd.

In reconventie wordt over de gelegde beslagen geoordeeld dat zij ten onrechte en daarmee onrechtmatig zijn gelegd gezien het in conventie bepaalde. Echter of Livingroof een inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjes toekomend octrooirecht (waar momenteel een dagvaarding voor wordt opgesteld en bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt aangebracht) moet nog blijken. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deel afhangt van de in 's-Gravenhage aanhangig gemaakte octrooirechtprocedure. Op dit punt wordt de zaak naar de parkeerrol gezet.

Lees hier de grosse HA ZA 11-1402,

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent Import tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Jurian van Groenendaal, boekx.

Merkenrecht. Handeling door merkengemachtigde. Notariële akte. Prominent c.s. richt zich op de verkoop van meubels in het hogere segment voor publiek dat bijzondere eisen stelt aan eigenschappen als zitcomfort en ergonomie zoals mensen met medische problemen en beperkingen. Zij heeft de formulie 'Velderhof' bedacht, als domeinnaam geregistreerd en als Beneluxwoordmerk VELDERHOF ingeschreven in 2003. Na oprichting van Velderhof B.V. en nauwe samenwerking met Prominent heeft er overdracht van het woordmerk plaatsgevonden, waarna - in 2011 - faillissement is uitgesproken. Met Velderhof Fauteuils B.V. i.o. heeft de curator een overeenkomst gesloten.

Prominent stelt dat er onrechtmatig jegens haar is gehandeld omdat X in 2009 het merk heimelijk op zijn eigen naam heeft laten zetten door zich bij de vaste merkengemachtigde van Prominent c.s. voor te doen als bevoegde vertegenwoordiger van Prominent Import. In de notariële akte staat dat Velderhof aan Prominent Comfort bij voorbaat heeft geleverd de “rechten op de naam Velderhof” onder de opschortende voorwaarde dat Velderhof in de toekomst failliet mocht worden verklaard en dat Prominent Comfort genoemde levering heeft aanvaard. Tegen een notariële akte, die dwingend bewijs oplevert van de juistheid is ex 151 lid 2 Rv tegenbewijs open.

Of [merkgemachtige Y] een werknemer was van Prominent c.s. dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. kan in het midden blijven. Uit het feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort.

De gevorderde overdracht van het merk aan Prominent Comfort is niet bestreden en mitsdien toewijsbaar. Ook de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. ieder voor zich onrechtmatig heeft gehandeld door het merk na het faillissement van Velderhof te gebruiken en dat [X] c.s. gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is toewijsbaar. De rechtbank laat [X] c.s. toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk niet juist weergeeft.

4.8. Nu [X] c.s. voldoende concreet feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan hij de juistheid van de notariële akte betwist, en Prominent c.s. op haar beurt de door [X] c.s. gestelde feiten betwist, zal [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod, zoals in het dictum verwoord, worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft.

4.16. Of [Y] een werknemer was van Prominent c.s. zoals Prominent c.s. stelt, dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. zoals [X] c.s. stelt, kan in het midden blijven. Tussen partijen is niet in geschil dat [Y] het merk heeft gedeponeerd in het kader van de werkzaamheden die hij heeft verricht voor Prominent c.s.
rond het bedenken en opzetten van de ‘Velderhof’ formule.

4.18. Uit het enkele feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk door [Y] aan [X] kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort. Dat Prominent c.s. vóór het sluiten van de notariële akte geen eigenaar was van het merk, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, doet aan de gemaakte afspraken in die akte niet af. Dat [X] in persoon geen partij is bij die notariële akte, betekent nog niet dat hij de in die akte gemaakte afspraken naast zich neer kan leggen, temeer nu hij deze afspraken zelf via [X] Holding als aandeelhouder en bestuurder van Velderhof heeft gemaakt. Uit het feit dat de curator in de overeenkomst (hiervoor vermeld in 2.12) slechts de goodwill en voorraad van het failliete Velderhof aan Velderhof Fauteuils heeft verkocht en niet tevens het merk, kan, anders dan [X] c.s. stelt, niet worden afgeleid dat het merk niet toekomt aan Velderhof maar aan [X]. Dat [X] op grond van andere feiten of omstandigheden wel aanspraak kan maken op de eigendom van het merk, is door [X] c.s. niet gesteld.

4.19. Bij deze stand van zaken heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Comfort door het merk op zijn eigen naam te laten zetten en te houden en het merk thans niet terug te leveren aan Prominent Comfort. Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] dan wel Velderhof Fauteuils het merk gebruiken en dat gebruik dat heeft plaatsgevonden na de datum van faillissement van Velderhof bij deze stand van zaken onrechtmatig is jegens Prominent Comfort.

4.20. Dat [X] hiermee ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Import is door Prominent c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld zodat die stelling faalt.