Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent Import tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Jurian van Groenendaal, boekx.

Merkenrecht. Handeling door merkengemachtigde. Notariële akte. Prominent c.s. richt zich op de verkoop van meubels in het hogere segment voor publiek dat bijzondere eisen stelt aan eigenschappen als zitcomfort en ergonomie zoals mensen met medische problemen en beperkingen. Zij heeft de formulie 'Velderhof' bedacht, als domeinnaam geregistreerd en als Beneluxwoordmerk VELDERHOF ingeschreven in 2003. Na oprichting van Velderhof B.V. en nauwe samenwerking met Prominent heeft er overdracht van het woordmerk plaatsgevonden, waarna - in 2011 - faillissement is uitgesproken. Met Velderhof Fauteuils B.V. i.o. heeft de curator een overeenkomst gesloten.

Prominent stelt dat er onrechtmatig jegens haar is gehandeld omdat X in 2009 het merk heimelijk op zijn eigen naam heeft laten zetten door zich bij de vaste merkengemachtigde van Prominent c.s. voor te doen als bevoegde vertegenwoordiger van Prominent Import. In de notariële akte staat dat Velderhof aan Prominent Comfort bij voorbaat heeft geleverd de “rechten op de naam Velderhof” onder de opschortende voorwaarde dat Velderhof in de toekomst failliet mocht worden verklaard en dat Prominent Comfort genoemde levering heeft aanvaard. Tegen een notariële akte, die dwingend bewijs oplevert van de juistheid is ex 151 lid 2 Rv tegenbewijs open.

Of [merkgemachtige Y] een werknemer was van Prominent c.s. dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. kan in het midden blijven. Uit het feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort.

De gevorderde overdracht van het merk aan Prominent Comfort is niet bestreden en mitsdien toewijsbaar. Ook de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. ieder voor zich onrechtmatig heeft gehandeld door het merk na het faillissement van Velderhof te gebruiken en dat [X] c.s. gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is toewijsbaar. De rechtbank laat [X] c.s. toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk niet juist weergeeft.

4.8. Nu [X] c.s. voldoende concreet feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan hij de juistheid van de notariële akte betwist, en Prominent c.s. op haar beurt de door [X] c.s. gestelde feiten betwist, zal [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod, zoals in het dictum verwoord, worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft.

4.16. Of [Y] een werknemer was van Prominent c.s. zoals Prominent c.s. stelt, dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. zoals [X] c.s. stelt, kan in het midden blijven. Tussen partijen is niet in geschil dat [Y] het merk heeft gedeponeerd in het kader van de werkzaamheden die hij heeft verricht voor Prominent c.s.
rond het bedenken en opzetten van de ‘Velderhof’ formule.

4.18. Uit het enkele feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk door [Y] aan [X] kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort. Dat Prominent c.s. vóór het sluiten van de notariële akte geen eigenaar was van het merk, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, doet aan de gemaakte afspraken in die akte niet af. Dat [X] in persoon geen partij is bij die notariële akte, betekent nog niet dat hij de in die akte gemaakte afspraken naast zich neer kan leggen, temeer nu hij deze afspraken zelf via [X] Holding als aandeelhouder en bestuurder van Velderhof heeft gemaakt. Uit het feit dat de curator in de overeenkomst (hiervoor vermeld in 2.12) slechts de goodwill en voorraad van het failliete Velderhof aan Velderhof Fauteuils heeft verkocht en niet tevens het merk, kan, anders dan [X] c.s. stelt, niet worden afgeleid dat het merk niet toekomt aan Velderhof maar aan [X]. Dat [X] op grond van andere feiten of omstandigheden wel aanspraak kan maken op de eigendom van het merk, is door [X] c.s. niet gesteld.

4.19. Bij deze stand van zaken heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Comfort door het merk op zijn eigen naam te laten zetten en te houden en het merk thans niet terug te leveren aan Prominent Comfort. Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] dan wel Velderhof Fauteuils het merk gebruiken en dat gebruik dat heeft plaatsgevonden na de datum van faillissement van Velderhof bij deze stand van zaken onrechtmatig is jegens Prominent Comfort.

4.20. Dat [X] hiermee ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Import is door Prominent c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld zodat die stelling faalt.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 403216 / HA ZA 11-2417 (Prescan b.v. tegen Privatescan b.v.)

Eindvonnis na IEF 11217 en IEF 10122. 

In´t kort: Geen merkinbreuk, geen verwarring, ook niet onder het handelsnaamrecht. Overeenkomst tot staken van gebruik prescan als Adword wordt niet nagekomen. Look and feel van de website is niet beschermd. Echter de tekst over preventief onderzoek komt 90 tot 95% overeen, auteursrechtinbreuk. Uitingen zijn in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen en zijn onrechtmatig. Privatescan haakt in op marketing/ en reclameactiviteiten van Prescan door woorden als "business class" en "harry mens" in witte letters op een witte achtergrond op haar site te zetten.

Prescan was nog niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de gevorderde nietigverklaring van het (volgens Privatescan) beschrijvende Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank oordeelt dat het teken “privatescan” in onvoldoende mate - aldus de rechtbank - met het woordmerk PRESCAN overeenstemt om te kunnen leiden tot verwarringsgevaar. Ook de vorderingen met als grondslag handelsnaamrecht worden afgewezen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken. Na het sluiten is naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen. Gebruik van het teken 'priscan' valt niet onder de overeenkomst. Op het beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN wordt geen merkinbreuk gepleegd.

Er is geen auteursrechtelijke bescherming voor de look and feel van de website. Niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst huidkanker terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek waar 90 - 95% van de betreffende pagina's overeenstemmen.

Betreft de uitingen  h) en i) zijn de mededelingen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidnormen gedaan. Uiting h) ten onrechte aan klanten mededelen dat Privatescan meer kan zien op scans en ook in het verleden meer heeft gevonden dan Prescan, omdat Prescan inferieure apparatuur gebruikt (producties 9, 40, 41, 42 en 43 van Prescan); uiting i) ten onrechte aan derden mededelen dat [X] door Prescan wordt bedreigd. De uitingen dienen te worden gestaakt.

Tot slot wordt onrechtmatig gehandeld door Privatescan c.s. door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten: de woorden "Business Class",  "Naar de Kliniek" en "Harry Mens" worden namelijk in witte letters tegen een witte achtergrond geplaatst zodat deze onzichtbare termen als zoekterm door een zoekmachine zal worden herkend. Ook de term "bekend van tv" is misleidend als Privatescan nog niet op televisie was verschenen. Privatescan wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ad €1.662.000,--. Dit bedrag bestaat uit de brutowinst van Privatescan die naar schatting van Prescan van januari 2007 tot en met juni 2009 samen met de geschatte brutowinst over een periode van 3 jaar vanaf juni 2009 beloopt.

Gebruik teken “privatescan” inbreuk op merkrechten PRESCAN
3.6. Daargelaten of (nog wel) sprake is van soortgelijke diensten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE c.q. artikel 9 lid 1 sub b GMVo nu het woordmerk PRESCAN ten aanzien van de dienst ‘preventief medisch onderzoek’ in klasse 44 nietig wordt verklaard, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van inbreuk. Het teken “privatescan” stemt in onvoldoende mate met het woordmerk PRESCAN overeen om te kunnen leiden tot gevaar voor verwarring.

Gebruik van het teken PRESCAN (Adword-overeenkomst)
3.20. Met Prescan is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde e-mail correspondentie van 22 en 23 februari 2007 blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat Privatescan c.s. het gebruik van het teken “prescan” alsmede van de tekens “pre-scan” en “pre scan” als Adword zal staken (hierna: de overeenkomst). Het bestaan van de overeenkomst is door Privatescan c.s. niet betwist. Privatescan c.s. stelt echter dat zij op grond van het merkenrecht niet verplicht was tot het doen van deze toezegging. De rechtbank verwerpt dit verweer. De overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW waarin partijen hebben afgesproken wat rechtens tussen hen geldt ter beëindiging of voorkoming van onzekerheid of geschil. Privatescan c.s. heeft niet gesteld dat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd. De stelling van Privatescan c.s. - zelfs indien zij juist zou zijn, hetgeen Prescan betwist - ontslaat haar derhalve niet van nakoming van de op haar rustende verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

3.21. Uit de door Prescan overgelegde screenprint van de website www.google.uk blijkt dat Privatescan c.s. na het sluiten van de overeenkomst in ieder geval het teken “prescan” nog als Adword heeft gebruikt. Privatescan c.s. stelt dat zij dit heeft gedaan nadat zij had moeten constateren dat Prescan op haar beurt toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van een tussen partijen overeengekomen zogenoemde ‘gentlemen’s agreement’ door het woord “Privatescan” in Google als Adword te gebruiken. Hiermee heeft Privatescan c.s. kennelijk willen betogen dat zij gerechtigd was de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Die stelling wordt gepasseerd, reeds omdat Privatescan c.s. gelet op de gemotiveerde betwisting door Prescan dat zij “privatescan” als Adword heeft gesponsord, die stelling onvoldoende nader heeft onderbouwd, terwijl dit wel op haar weg had gelegen.

3.22. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op het voorgaande vast komen te staan dat Privatescan c.s. de overeenkomst niet is nagekomen.

Gebruik van teken PRISCAN
3.23. Het gebruik van het teken “priscan” als Adword, dat door Privatescan c.s. niet gemotiveerd is betwist, valt niet onder de tussen partijen gesloten overeenkomst. De rechtbank zal ten aanzien van dit teken beoordelen of sprake is van de door Prescan gestelde merkinbreuk. Prescan vordert een verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechtbank overweegt als volgt. In het Google Adwords arrest (HvJEU, 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google v. Louis Vuitton en CNRRH SARL, LJN: BL9252 r.o. 69) heeft het Hof beslist dat bij het selecteren door een concurrent van een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst om internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren en diensten van de merkhouder, sprake is van ‘gebruik van het teken voor de waren of diensten’ van deze concurrent als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Dit betekent dat de door Prescan gestelde inbreuk niet beoordeeld dient te worden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nu die bepaling ziet op gebruik ‘anders dan ter onderscheiding voor waren en diensten’. Prescan heeft niet gesteld dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE (dan wel artikel 9 lid 1 sub a, b of c GMVo). Zo heeft Prescan niet gesteld dat het teken ‘priscan’ gelijk is aan het woordmerk PRESCAN (sub a), noch dat sprake is van verwarringsgevaar tussen ‘priscan’ en het woordmerk PRESCAN (sub b), noch dat het woordmerk PRESCAN bekend is (sub c). Dit betekent dat Prescan haar stelling dat sprake is van merkinbreuk ten aanzien van gebruik van het teken “priscan” als Adword onvoldoende heeft gesubstantieerd.

Gebruik van het teken “(total) bodyscan”
3.30 (...) Nu Privatescan c.s. geen tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCAN, is geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het woord-/beeldmerk (TOTAL) BODYSCCAN en is dus ook geen sprake van merkinbreuk.

Inbreuk op auteursrecht
3.32. Prescan stelt zich op het standpunt dat Privatescan c.s. bij de website van Privatescan de ‘look and feel’ van de website van Prescan heeft overgenomen. Voorts stelt Prescan dat Privatescan c.s. op haar website vrijwel letterlijk een tekst heeft overgenomen van de website van Prescan die door de heer [N] op 22 april 2008 ten behoeve van Prescan is opgesteld betreffende de screening van huidkanker (productie 45 en 46 van Prescan) en ook een tekst die dateert van 13 februari 2007 die mevrouw [K] in opdracht van Prescan heeft opgesteld over de voordelen van preventief onderzoek letterlijk heeft overgenomen (productie 47 en 48 van Prescan).

3.33. Privatescan c.s. heeft er naar het oordeel van de rechtbank terecht op gewezen dat de ‘look and feel’ van een website niet auteursrechtelijk beschermd is. Dat neemt niet weg dat de wijze waarop invulling is gegeven aan (de tekst en beeldelementen op) een website wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. De eigen intellectuele schepping van de auteur van een tekst schuilt in de regel in de vorm, de presentatie en het taalgebruik waarvoor de auteur uitdrukkelijke keuzes heeft gemaakt. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt (HvJEU 16 juli 2009 C-5/08 Infopaq/DDF I, LJN: BJ3749). Prescan heeft haar stelling dat het auteursrecht van de tekst op haar website bij haar rust nader onderbouwd met de verklaringen van de heer [N], respectievelijk mevrouw [K] (producties 66 en 67 van Prescan). Uit die verklaringen blijkt dat de beide auteurs de teksten in opdracht van Prescan c.q. ten behoeve van Prescan hebben opgesteld en dat Prescan de tekst openbaar heeft gemaakt als van haar afkomstig. Het verweer van Privatescan c.s. dat Prescan niet heeft aangetoond auteursrechthebbende te zijn ten aanzien van de teksten wordt derhalve verworpen. Ook de stelling van Privatescan c.s. dat de teksten wetenschappelijk van aard zijn en derhalve niet auteursrechtelijk beschermd, wordt gepasseerd. In het licht van hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van de vorm, de presentatie en het taalgebruik, is deze conclusie onjuist. Het staat een ieder vrij wetenschappelijke informatie te kopiëren en te verspreiden, zolang de creatieve keuzes die de auteur bij de presentatie daarvan heeft gemaakt niet worden overgenomen.

3.35. Ten aanzien van de tekst betreffende huidkanker op de website van Privatescan (productie 46 van Prescan), stelt de rechtbank vast dat de vorm, de presentatie en het taalgebruik, anders dan Prescan stelt, zodanig afwijkt van de tekst op de website van Prescan, dat niet geoordeeld kan worden dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van die tekst terugkomen in de tekst op de website van Privatescan. Van auteursrechtinbreuk is ten aanzien van die tekst is dan ook geen sprake.

3.36. Dit is wel het geval ten aanzien van de tekst betreffende de voordelen van preventief onderzoek (productie 48 van Prescan). De auteursrechtelijk beschermde trekken van de tekst afkomstig van de website van Prescan komen wel terug in de tekst op de website van Privatescan. Prescan heeft aangevoerd dat de betreffende pagina’s van de beide websites voor 90 tot 95 procent overeenstemmen. Privatescan c.s. heeft een en ander niet steekhoudend bestreden. De toevoegingen of aanpassingen in de tekst waarop Privatescan c.s. heeft gewezen, zijn zo beperkt, dat het de juistheid van de stelling van Prescan over de mate van overeenstemming eerder bevestigt, dan ontkracht. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat de tekst op de website van Privatescan in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont van de tekst op de website van Prescan dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat de website van Privatescan een zelfstandig werk is. Voor zover Privatescan c.s. met haar verweer nog heeft bedoeld dat zij de tekst op haar website niet heeft ontleend aan die van Prescan, geldt dat zij dit betoog onvoldoende heeft onderbouwd. De door de rechtbank vastgestelde mate van overeenstemming tussen de beide teksten is van een zodanige aard en omvang dat in beginsel geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Privatescan c.s. heeft onvoldoende aangevoerd om dit vermoeden te ontzenuwen.

Gebruik (total) bodyscan ™
3.60. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan op haar website de tekens “total bodyscan ™” en “bodyscan ™” gebruikt. De rechtbank is met Prescan van oordeel dat gebruik van het teken “™” zoals hiervoor weergegeven de onjuiste en misleidende suggestie wekt dat sprake is van merken waarvan Privatescan houdster is. Het verweer van Privatescan c.s. dat het teken “™” juist wordt gebruikt voor niet-ingeschreven merken faalt reeds omdat in de Benelux slechts sprake is van merkrechten als er sprake is van een merkinschrijving. De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken “(total)bodyscan” beschrijvend is en als zodanig geen geldig woordmerk zou kunnen zijn (hiervoor in 3.30).
Het teken dient voor een ieder vrij beschikbaar te blijven (zie hiervoor in 2.5). Door gebruik van het teken “(total) bodyscan ™” suggereert Privatescan c.s. echter dat haar rechten toekomen op dit teken in tegenstelling tot anderen – zoals Prescan – die dit teken ook gebruiken om (een kenmerk van) hun diensten mee aan te duiden. Naar het oordeel van de rechtbank valt redelijkerwijs aan te nemen dat die suggestie van voldoende materieel belang is om het economisch gedrag van de maatman-consument te beïnvloeden. Zulks is door Privatescan c.s. niet bestreden. Dit betekent dat sprake is van misleiding van consumenten en daarmee handelt Privatescan onrechtmatig jegens Prescan.

Onrechtmatig handelen door aan te haken op marketing- en reclameactiviteiten
3.70. Ook verwerpt de rechtbank het verweer van Privatescan c.s. dat met het gebruik van de termen “business class”, “mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” niet wordt verwezen naar de televisieprogramma’s waar Prescan in is verschenen maar slechts naar algemene (Engelse) termen die verband houden met de diensten die Privatescan biedt. Het staat Privatescan weliswaar in beginsel vrij om de woorden “business”, “class”, “mens”, “kliniek” en “gezondheid” te gebruiken op haar website of in haar uitingen. Echter, Privatescan gebruikt deze woorden nu juist niet op een algemene wijze om (kenmerken van) haar diensten te omschrijven, maar gebruikt de woorden in een dusdanige combinatie “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” dat zij overeenkomen met de titels (en of presentator) van de hiervoor genoemde televisieprogramma’s. Een verklaring voor het gebruik van de betreffende termen in die specifieke combinatie heeft Privatescan c.s. niet gegeven. Dat Privatescan met de term “business class” aanhaakt bij het televisieprogramma blijkt eens te meer uit het feit dat zij ook de naam van de presentator van dit programma, namelijk Harry Mens, als onzichtbare zoekterm op haar website gebruikt.

3.71. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, vast komen te staan dat Privatescan de termen “business class”, “naar de kliniek” en “op uw gezondheid” als Adword dan wel als (on)zichtbare (zoek)term op haar website gebruikt om aan te haken bij de titels van de televisieprogramma’s waar Prescan regelmatig in is verschenen.

3.72. Ook het gebruik van de term “bekend van tv” in de periode dat Privatescan nog niet op televisie was verschenen, is misleidend. Prescan heeft onweersproken gesteld dat Privatescan in haar reclame-uitingen gebruik maakte van de term “bekend van tv” voordat Privatescan voor het eerst in het televisieprogramma Goudzoekers te zien was op 18 februari 2009. Naar het oordeel van de rechtbank kon de maatman-consument door de verwijzing “bekend van tv” in die periode gemakkelijk in de onjuiste veronderstelling komen te verkeren van doen te hebben met Prescan die veelvuldig reclame maakte op televisie in tegenstelling tot Privatescan. Daarmee heeft Privatescan onrechtmatig gehandeld jegens Prescan.

Op andere blogs:
DomJur 2012-884 (Prescan B.V. – Privatescan B.V.)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 augustus 2012, zaaknr, 422692, KG ZA 12-697 (Wiegand AG tegen Logimedical B.V.)

Afgelopen distributieovereenkomst. Slaafse nabootsing. Geen auteursrechtinbreuk op de promotionele afbeeldingen.

Wiegand ontwikkelt en verhandelt o.a. medicijnverdeelwagens (Flexline). Zij heeft met Logimedical een exclusieve distributieovereenkomst die wordt opgezegd. Logimedical ontwikkelt sindsdien medicijnwagens onder het merk EUROMODUUL. Ter promotie van de medicijnwagens heeft zij een folder gebruikt waarin afbeeldingen zijn opgenomen (zie uitspraak, r.o. 2.3 en 2.11).

Naar voorlopig oordeel moeten de Euromoduul-medicijnwagens van Logimedical worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Flexline-medicijnwagens van Wiegand. Deze vordering wordt onder last van een dwangsom toegewezen.

Betreft de afbeeldingen: die stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Deze vordering wordt afgewezen.

Betreft het merkgebruik: Logimedical is, zo is niet in geschil, gerechtigd om het WIEGAND-merk op haar website te gebruiken, omdat zij nog altijd WIEGAND-producten verkoopt en daartegen is geen bezwaar. Het is niet aannemelijk gemaakt dat Logimedical het Wiegandmerk gebruikt (heeft) voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Deze vordering wordt afgewezen. Wel dient zij de aanduiding "exclusief distributeur en partner" te verwijderen van haar website.

4.4. Logimedical heeft naar voorlopig oordeel met haar Euromoduul-medicijnwagens onvoldoende afstand gehouden van de Flexline-medicijnwagens. Niet in geschil is dat het  uiterlijk van de Euromoduul-medicijnwagens en de Flexline-medicijnwagens overeenstemt. Logimedical heeft zelf aangevoerd dat zij zich na de beëindiging van de distributierelatie met Wiegand genoodzaakt heeft gezien snel een "vergelijkbaar product" op de markt te brengen om haar klanten te kunnen behouden. De Euromoduul-medicijnwagens zijn qua vormgeving echter meer dan vergelijkbaar met de Flexline-medicijnwagens. De vormgeving is vrijwel identiek. Gegeven die grote mate van overeenstemming is voorshands voldoende aannemelijk dat daardoor verwarring kan ontstaan in de markt, mede gelet op het feit dat Logimedical tot recent de exclusief distributeur van onder meer de Flexline-medicijnwagens was en zij de Flexline-medicijnwagens nog altijd aanbiedt.

4.5. Het volgens Logimedical belangrijkste verschil, een topblad van roestvrij staal in plaats van sanitized kunststof, kan niet leiden tot een ander oordeel. Tussen partijen staat namelijk vast dat Wiegand haar Flexline-medicijnwagens uitrust met diverse topbladen, waaronder topbladen van roestvrij staal. De overige verschillen die Logimedical heeft genoemd, te weten geborsteld in plaats van glanzend roestvrij staal, iets grotere bumpers en een iets smallere handgreep, zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend. Mede gezien de diversiteit van de op de markt beschikbare medicijnwagens moet voorshands worden aangenomen dat Logimedical op veel meer onderdelen evengoed een andere weg had kunnen inslaan.

4.6. Het betoog van Logimedical dat zij genoodzaakt was om op korte termijn een alternatief product te ontwikkelen voor haar klanten omdat Wiegand de distributierelatie onregelmatig heeft beëindigd, moet worden gepasseerd. De gestelde onregelmatige beëindiging rechtvaardigt naar voorlopig oordeel niet dat Logimedical een slaafse nabootsing van producten van Wiegand op de markt brengt. Daar komt bij dat in dit kort geding niet kan worden uitgegaan van een onregelmatig beëindiging van de distributierelatie omdat Logimedical in de settlement agreement van 28 november 2011 heeft ingestemd met de voorwaarden waaronder de distributierelatie is beëindigd.

Afbeeldingen
4.8. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van een auteursrechtinbreuk met betrekking tot de afbeeldingen die Logimedical gebruikt in haar folder. Die afbeeldingen stemmen onvoldoende overeen met de afbeeldingen die Wiegand gebruikt in haar brochure. Daarbij staat voorop dat de overeenstemming ten minste gedeeltelijk wordt verklaard door het feit dat het gaat om afbeeldingen van een nagenoeg identiek product, te weten de medicijnwagens van Wiegand en Logimedical, en dat die afbeeldingen eenzelfde doel dienen, te weten het tonen van specifieke details van dat product in reclamemateriaal. Daarnaast heeft Logimedical gewezen op een aantal verschillen tussen de afbeeldingen, zoals het gebruik van andere kleuren, andere uitsnijdingen en het gebruik van een gespiegelde weergave. Mede gelet op het feit dat Wiegand niet heeft toegelicht wat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar afbeeldingen zijn, is van inbreuk naar voorlopig oordeel geen sprake.

Merkgebruik
4.10. Naar voorlopig oordeel is evenmin sprake van merkinbreuk. In dit verband staat voorop dat niet in geschil is dat Logimedical gerechtigd is om het WIEGAND-merk te gebruiken op haar website, omdat Logimedical nog altijd WIEGAND-producten verkoopt. Op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft Wiegand ook bevestigd dat zij daar geen bezwaar tegen heeft. Het probleem is volgens Wiegand dat Logimedical het Wiegandmerk ook heeft gebruikt voor haar Euromoduul-medicijnwagens. Dat laatste heeft Wiegand echter voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Vzr. Rechtbank Arnhem 27 juli 2012, LJN BX5624 (Europlants tegen Vitro bio plants)

Rechtspraak.nl: Gedaagde heeft op een gegeven moment de twee namen van deze aardbeiensoorten ingeschreven als woordmerk en is zodoende merkhouder geworden van de twee aardbeiennamen. Eisers vorderen overdracht aan hen van de intellectuele eigendomsrechten van gedaagde op de aardbeiennamen en gedaagde te verbieden aardbeienplanten onder deze twee aardbeiennamen te verkopen. Aan hun vorderingen leggen eisers ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld doordat gedaagde de aardbeiennamen uitsluitend op haar eigen naam en daarmee te kwader trouw heeft gedeponeerd als woordmerk.

Wat hiervan ook zij, de gestelde onrechtmatige daad van gedaagde kan er niet toe leiden dat de bedoelde merkinschrijvingen door gedaagde moeten worden overgedragen en op naam van één van de eisers moeten worden gezet. De bedoeling van partijen kan hoogstens geweest zijn dat de merkinschrijvingen van de aardbeiennamen op naam van beide partijen gezamenlijk moesten komen. Dit betekent dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen was dat de merkinschrijvingen uitsluitend op naam van eisers zouden komen, zodat de vorderingen, die neerkomen op het toekennen van een exclusief recht op de woordmerken/aardbeiennamen aan eisers, niet kunnen worden toegewezen. Een deugdelijke rechtsgrond ontbeert daarvoor

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 augustus 2012, zaaknr. 521177 / KG ZA 12-949 MvW/MB (Linq tegen Linqwise)

Uitspraak ingezonden door Erik de Vos, Kracht advocatuur.

LinQ Holding houdt zich bezig met werving, selectie en detachering van hoog opgeleide starters en studenten. Zij is houdster van Benelux woordmerken LINQ (sinds 2004) en LINQ TALENT, LINQ STUDENT (sinds 2010). Linqwise is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en executive search, werving en selectie van personeel.

Linqwise heeft producties overlegt waaruit afgeleid kan worden dat een groot aantal bedrijven en particulieren de benaming 'linq' of 'link' hanteert en dat LINQ in feitelijke, fonetische en numerieke zin niet meer valt te monopoliseren. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de naam LINQ met als specifiek en in het oog springend kenmerk de Q aan het eind van het woord voldoende onderscheidend.

Dat de (ondergeschikt, want meer beschrijvende) toevoegingen in de aanduiding van Linqwise Executive Search veeleer op zijn Engels en die in de merken van LinQ Holding mogelijk vaak op zijn Nederlands worden uitgesproken doet daaraan niet af. Dat de zoekterm linq op Google geen treffers met Linqwise oplevert, neemt dat het verwarringsgevaar op zichzelf niet weg. Ook het argument dat het verschil in doelgroep (jonge starters/studenten tegenover een groep met 8 tot 12 jaar werkervaring) geen verwarring oplevert, snijdt geen hout.

De vorderingen worden toegewezen op basis van 2:20 lid 1 onder b BVIE. Linqwise dient zich alle inspanningen te getroosten om verwijzingen in zoekmachines te doen verwijderen door beheerder, waaronder in ieder geval Google. Ook dient zij een opgave te doen van een aanwezige voorraad waaronder inbegrepen reclamemateriaal, briefpapier en andere zaken voorzien van het inbreukmakende teken.

4.9. Linqwise E.S. heeft verder betwist dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Zij heeft er in dat verband onder meer op gewezen dat de zoekterm 'linq' op Google geen treffers met Linqwise oplevert. Voor zover dat het gval is neemt dat een verwarringsgevaar echter op zichzelf niet weg. LinQ Holding heeft terecht bepleit dat verwarring ook te duchten is omdat potentiële opdrachtgever of (voormalige) relaties van LinQ Holding als zij (al dan niet op Internet), op zoek zijnde naar personeel of naar werk, met de naam Linqwise worden geconfronteerd, ee verband zullen kunnen leggen met het merk LINQ. Daarmee kan de herkomstfunctie van dat merk dan ook worden aangetast. Het betoog dat verwarring niet aan de orde kan zijn, omdat LinQ Holding zich met name richt op arbeidsbemiddeling van jongere mensen, met name studenten, en Linqwise E.. zich veeleer richt op de groep met tenminste 8 tot 12 jaar werkervaring in een hoger inkomenssegment, snijdt geen hout. Dit neemt het hiervoor geschetste verwarringsgevaar terzake van de herkomst van de diensten immers op zichzelf niet weg. Daarnaast heeft LinQ Holding voorbeelden genoemd die erop duiden dat partijen in bepaalde bedrijfstakken (zoals de horeca) wel degelijk in elkaars vaarwater zouden kunnen zitten. Verwarringsgevaar is derhalve voldoende aannemelijk. Dat reeds daadwerkelijk verwarring moet zijn geconstateerd is voor het aannemen van een merkinbreuk geen vereiste.

Op andere blogs:
DomJur 2012-890 (LinQ Holding B.V. – Linqwise Executive Search B.V.)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX5303 zaaknr. 422212 / KG ZA 12/669 (Breitling, Bulgari, Chanel, Chopard, Christian Dior, Gucci, Compagnie des montres longines, Omega, Pandora, Patek en Tag Heuer (hierna: Merkhouders) tegen AltusHost)

De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden. Op diverse website, gehost door AltusHost, worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van de merkhouders worden gebruikt voor de aangeboden replica's en fakes. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten. De merkhouders vorderen de websites af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden.

Het verweer van AltusHost dat zij geen tussenpersoon is ex 2.22 lid 6 BVIE faalt. Het verzoek voldoet aan de subsidiariteitseis: De voorzieningrechter is het met Merkhouders van oordeel dat de ICANN-schorsingsprocedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is.

Het verzoek voldoet aan de proportionaliteitseis: Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan. En de vorderingen worden toegewezen.

Tussenpersoon
4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Subsidiariteit
4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door middel van een procedure bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). De voorzieningrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is. 4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders iedere reactie uitgebleven. Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.

Proportionaliteit
4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd. Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende websites “offline halen”. Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van AltusHost namaakproducten zou verhandelen.

4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

Lees de grosse KG ZA 12/669, LJN BX5303

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Bekende horlogemerken laten replica-sites sluiten)
ISPam.nl (ICTRech en DeGier|Stam&advocaten beantwoorden vragen AltusHost-vonnis)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: niet-succesvolle faillissementsonderhandelingen over handelsnaamovername en registratie van domeinnaam na faillissement, aangevraagde merken, common law rights kunnen niet worden geconstrueerd en een genuanceerde zaak waarin bewijs, en hoe dat wordt verkregen en overlegd (wederom), een grote rol speelt.

De vorige editie: WIPO-selectie juni 2012.
DNL2012-0020 greencab.nl > Complaint denied

De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Verweerder aldus dat er in het verleden een andere onderneming op de markt actief is geweest, welke onderneming de handelsnaam “Green Cab” voerde. Nadat deze oudere onderneming in staat van faillissement is komen te verkeren, heeft Verweerder beweerdelijk zonder succes onderhandelingen gevoerd met de curator om de naam van de onderneming over te nemen. In dit scenario acht de Geschillenbeslechter het niet onaannemelijk dat Verweerder vervolgens heeft aangenomen dat de oude onderneming opgehouden is te bestaan, waarna Verweerder is overgegaan tot registratie van de Domeinnaam.

Daarnaast is het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop is aangeboden, onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw aan de zijde van Verweerder. De Geschillenbeslechter leidt uit de stellingen van Partijen af dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat Verweerder na initiatief van Eiser een bedrag genoemd heeft. “Het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen”, Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009.
 
DCH2012-0007 academia.ch > Complaint denied
D2012-0645 hitorque.org > Complaint denied
enD2012-0952 dksopeners.com, doorkings.com > Complaint denied

Aan merken die wel zijn aangevraagd, maar nog niet ingeschreven in de registers, kunnen geen rechten worden ontleend, dus dan worden klachten afgewezen. Uit de eerstgenoemde zaak onder A:

According to the case record before the Expert, the Claimant has a trademark application for registration of ACADEMIA and ACADEMIA SPRACH- UND LERNZENTRUM. However, contrary to the Claimant’s contention, the Claimant’s applications for the said trademarks are not granted, but still pending (status July 10, 2012). This means that the Claimant applied for the said trademarks before the Swiss Federal Institute for Intellectual Property, but they are not registered yet.

According to the Swiss Trademark Protection Act (“MSchG”), the first person to file for the trademark will be the owner of that trademark (“principle of priority”), but such trademark right will only vest at the time it is entered in the trademark register (articles 5 and 6 MSchG). Hence, the filing of the trademark does not administer the possibility to enforce the trademark (see Christoph Gasser, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [editors], Commentary on the Swiss Trademark Protection Act, article 5 MSchG N 12). Thus, it can be noted that under Swiss law, where the trademark is not registered, no trademark rights can be alleged yet (see also Prom Night Events v. YourFormal Pty Ltd / Your Formal Australia Pty Ltd, Samir Kapoor, WIPO Case No. D2011-1707). In this regard, the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (“IPI”) states on its website: “

As soon as the correctly filled-out form is received by the Institute, your mark is under so-called provisional filing protection which lasts until it successfully passes the examination and is actually registered as a trademark. In cases of a trademark conflict, the decisive date is that of the application and not the actual registration.” (https://www.ige.ch/en/service/frequently-asked-questions/trademarks/filing-procedure.html, last visited July 10, 2012)

D2012-0701bladelessfanonline.com > Complaint denied.

Een merk hoeft niet te zijn geregistreerd, want er zou een beroep kunnen worden gedaan op 'unregistered trademark', echter het panel kan gebaseerd op het bewijs dat is overlegd - spijtig genoeg, zegt zij zelf - geen common law rights construeren.

This is because the Complainant has no registered trade mark, national or otherwise, in respect of these words, and must therefore establish that they are capable of protection as an unregistered trade mark by virtue of the reputation attaching to them through usage and consumer recognition. The Complainant is certainly correct to submit that registration of a mark is not required for the purposes of paragraph 4(a)(i) of the UDRP. On the other hand, it is still necessary under the formulation “a trademark or service mark” to show that the alleged mark, where it is unregistered, has nonetheless operated as a mark to identify goods or services associated with the Complainant. In the present case, the burden on the Complainant is even greater, in that the words “bladeless fan” are almost completely descriptive of the goods themselves, namely domestic fans without blades. (...)

Accordingly, the question for the Panel here is whether there is sufficient evidence before it to indicate that the expression “bladeless fan” has been used by the Complainant as a mark of origin possessing a secondary connotation in addition to, and separate from, its directly descriptive meaning. On the evidence originally filed, the Panel was unable to conclude that this was the case.

D2012-0718 intelsitio.com > Complaint denied

Een genuanceerde zaak. Het Panel concludeert dat geen van de partijen een 'good or bad faith intent' hebben bewezen, maar het is aan de Complainant om de drie elementen te  bewijzen. Omdat deze zaak meer neigt naar een merkinbreuk of oneerlijke handelspraktijk had de zaak voor een bevoegde rechtbank en niet aan het panel moeten worden voorgelegd. Aan het bewijs kan geen gewicht worden toegekend, omdat het niet duidelijk is hoe de screenshot van een "error 404"-page is gemaakt zonder in het bewijs de URL te overleggen.

Onder B:

The Panel is thus faced with a very finely balanced case. Neither of the Parties have demonstrated the Respondent's good or bad faith intent in selecting the disputed domain name to the full satisfaction of the Panel. The Panel reminds itself that according to the Policy, it is the Complainant who must prove each of the three necessary elements of the Policy on the balance of probabilities to the Panel's satisfaction, including that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. In such a finely balanced case, where neither side is able to tip the balance in its favour, the Panel considers that the Complaint must fail on the basis that the Complainant has failed to carry its burden. Accordingly, the Panel finds that the Complainant has not proved that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name.

In concluding its observations on this topic, the Panel wishes to make several comments for the assistance of the Parties. In the first instance, it should be remembered that the Policy is of narrow compass and is intended to deal with cases of abusive cybersquatting. The present case strikes the Panel as a trademark infringement or unfair competition dispute rather than a complaint of abusive cybersquatting. As such, the proper forum is a court of competent jurisdiction. An administrative proceeding under the Policy does not provide a determination as to whether the activities of a respondent do or do not constitute infringement of a complainant's registered trademark. Accordingly, the Parties should note that the Panel's finding in the present case does not mean that the Panel is expressing the view that the Respondent is not infringing the Complainant’s rights in its registered trademark but merely that the dispute between the Parties does not on balance appear to be a case of cybersquatting.

Onder D: reverse domain name hacking:

The essence of the Respondent's case on this topic is that the Complainant has provided false evidence, has submitted misleading information and has concealed key elements of the Policy in order to deceive the Panel and the Center. As to the alleged false evidence, the Respondent first focuses on the Complainant’s provision of the <dsnextgen.com> screenshot to the Panel. The Panel believes that this is not fabricated evidence and that it is more likely than not that the Complainant reached the URL via one of the links provided on the “Error 404” page and thus produced the screenshot as a genuine example of what it saw on its screen. If this were not the case, the Panel would have expected there to have been some attempt to conceal the URL in the footer of the screenshot. Accordingly, the Complainant's only failure in the Panel's opinion was to specify how it reached the said URL, which resulted in the Panel being unable to attach any weight to it.

With regard to misleading information, the Respondent focuses on the fact that the “Error 404” page was presented by the Complainant as if it was a page published by the Respondent. The Panel considers that, while it is very regrettable that the Complainant did not identify the nature of the page, it was nevertheless generated by a broken link on the Respondent's website and thus that it was perfectly proper for the Complainant to place this in evidence. The Respondent goes on to state that the Complainant submitted no factual evidence to support its assertion that the Respondent's activity might lead Internet users into error. The Panel notes that a failure to provide supporting evidence to accompany a submission does not necessarily constitute an abuse of the administrative proceeding. In any event, the Complainant provided extremely detailed evidence as to the fame of its INTEL trademark which in itself constitutes factual evidence which may be taken as supportive of such an assertion.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 336687/HA ZA 09-1523 (Cisco c.s. tegen Comtek)

In navolging van IEF 10952 & IEF 8117.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Op 22 februari 2012 is tussenvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich in reconventie niet bevoegd achtte en iedere verdere beslissing in reconventie is aangehouden. Deze zaak betreft de verdere beoordeling van het voorgaande, met betrekking tot het leveren van tegenbewijs van Comtek, dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen voorzien zijn van de merken Cisco.

De rechtbank oordeelt dat Comtek er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de merken van Cisco. Hierbij stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van uitputting met betrekking tot de merkrechten van Cisco c.s.. De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkrechtinbreuk op het Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkenrecht van Cisco Technology. Cisco Systems doet geen beroep op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, aldus is er geen grondslag voor haar verbodsvordering en wordt deze door de rechtbank afgewezen. De vordering van Cisco c.s. tot afgifte van producten wordt door de rechtbank afgewezen, daar er geen concrete bewijzen zijn. De gevorderde inzage door een onafhankelijke accountant wordt toegewezen. De rechtbank gaat ervan uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten, maar op hetgeen zij tegen deze kosten heeft aangevoerd. De enkele afwezigheid van kwader trouw kan er niet zonder meer toe leiden dat geen recht kan worden gedaan op de vergoeding van volledige proceskosten. Bezwaar hiertegen door Comtek wordt afgewezen.

De rechtbank wijst de vorderingen van Cisco c.s. gedeeltelijk toe en veroordeelt Comtek in de proceskosten.

Leveren tegenbewijs door Comtek 2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten nadat de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtiging en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Verbod 2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het procesverbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of refubishen als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte 2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en

3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen,\ hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Proceskosten 2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, LJN BX4333 (Bolton Nederland B.V. tegen Duck Global Licensing AG & Duck Global Licensing AG tegen Bolton Nederland B.V.)
Auteursrecht (op slogan). Licentieovereenkomst. Goed licentienemerschap. Vonnis in gevoegde zaken. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson-groep, een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten, waaronder de merken Mr. Muscle en WC Eend. Sinds 1983 verhandelt Bolton WC Eend-producten in Nederland. Duck Global is houdster van de merkrechten van WC Eend. Tussen partijen zijn licentieovereenkomsten gesloten. Tot mei 2010 mocht Bolton zonder toestemming van Duck Global nieuwe producten onder het WC Eend-merk op de markt brengen. Na 2010 zijn enkel zogenoemde 'upgrades' op de markt gebracht. Bij brief van 29 maart 2011 heeft Duck Global de overeenkomsten per direct opgezegd vanwege contractbreuk. Er heeft een kort gedingprocedure plaatsgevonden waarin de voorzieningenrechter de vordering van Duck Global om Bolton te veroordelen voor merkrechtinbreuk heeft afgewezen. Volgens Duck Global handelt Bolton ook in strijd met de overeenkomst door bepaalde termen (als naamsaanduiding) op de verpakking te plaatsen.

De rechtbank wijst de verklaring voor recht dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet rechtsgeldig heeft beëindigd, toe. Volgens de rechtbank zijn de termen die Bolton gebruikt op de verpakkingen beschrijvend en niet te beschouwen als eigen merken van Bolton. Ook is het gebruik van andere leveranciers geen tekortkoming, omdat het bestendige praktijk was dat Duck Global daarmee instemde zolang de kwaliteit goed bleef.

Met betrekking tot de stelling van Duck Global dat Bolton de overeenkomsten niet juist is nagekomen, doordat zij zonder toestemming de domeinnaam wceend.nl heeft geregistreerd, oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC Eend-producten door Bolton.

Ten aanzien van de inschrijving van de merken, WC EEND ENERGY POWER GEL en WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND, door Bolton oordeelt de rechtbank dat Duck Global deze inschrijvingen niet hoeft te dulden. Op dit punt is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Om op grond hiervan de overeenkomst te beëindigen gaat echter te ver. De rechtbank oordeelt verder dat Duck Global, als licentiegever, van Bolten mag eisen dat deze de Duck Global Brand Equity Standards (BES) implementeert en dat het mogelijk moet zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken.

De rechtbank concludeert dat Duck Global de overeenkomst niet rechtgeldig heeft beëindigd en dat Bolton jegens Duck Global tekort is geschoten in de nakoming met betrekking tot de merkinschrijvingen.

Beschrijvende termen
4.11. De rechtbank is van oordeel dat de door Bolton gebruikte tekens beschrijvend zijn voor de hier aan de orde zijnde producten en daarom niet zijn te beschouwen als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten. De omstandigheid dat deze tekens door Bolton in het buitenland in combinatie met haar eigen merk WC NET worden gebruikt en de omstandigheid dat Bolton woordcombinaties van deze tekens met WC NET als merk heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. Op de WC EEND-producten in Nederland staat immers niet het WC NET-merk. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat onder het begrip “Fabriksmarke” of eigener “Marken” ook het gebruik van een teken is te verstaan dat door het publiek als merk zou kunnen worden opgevat. Bolton handelt dan ook niet in strijd met de overeenkomsten door de bedoelde tekens op haar WC EEND-verpakkingen te gebruiken. Nu geen sprake is van gebruik van een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten, levert de omstandigheid dat de tekens in voorkomende gevallen groter zijn afgebeeld dan het WC EEND-merk, evenmin een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten op. Overigens heeft Bolton de tekens inmiddels, na de ingebrekestelling van 13 oktober 2011, kleiner weergegeven dan het WC EEND-merk.

Domeinnaam en inschrijving merken
4.20. Ten aanzien van de registratie van de domeinnaam oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC EEND-producten door Bolton in Nederland. De domeinnaam is ook alleen op Nederland gericht. Niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Van een tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake.

4.21. Het voorgaande is anders ten aanzien van de inschrijving van de merken door Bolton. Hoewel de overeenkomsten zelf niet voorzien in een verbod op het inschrijven van merken, geldt dat goed licentienemerschap meebrengt dat de licentienemer zich onthoudt van het inschrijven van een merk waarin het merk is opgenomen van zijn licentiegever. Als licentiegever hoeft Duck Global deze inschrijvingen niet te dulden. Door deze inschrijvingen is dan ook sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten. Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.

Implementeren BES
4.34. De rechtbank stelt vast dat de door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, voornamelijk hun grondslag vinden in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken. De rechtbank is dan ook niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd.

Op andere blogs:
DomJur 2012-883 (Bolton Nederland – Duck Global Licensing)

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.