Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-331/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)
Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-416/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)

Twee soortgelijke zaken. Europees Gemeenschapsmerk. In een nietigheidsprocedure wordt van een beeldmerk dat een oppervlak bedekt met zwarte cirkels, de nietigheid gevorderd op basis van absolute weigeringsgronden. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, de kamer van beroep wijst nietigverklaring van het merk toe. Middel: Schending van 7(1)(b) en 7(1)(e-ii), deze vorm is nodig voor het behalen van een technisch resultaat.

De Kamer van beroep ging er, nu blijkt, ten onrechte van uit dat het merk deuken representeerde op een handvat van een mes en daarmee voor grip zorgde. Uit de registratie volgt niet dat er sprake is van holle deuken, maar van een patroon van afbeeldingen. Uit  jurisprudentie en uit de eis van rechtszekerheid volgt dat slechts de gerepresenteerde vorm in de aanmelding voorwerp van beoordeling kan zijn. "the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant." Daarom wordt de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd.

The character of the contested trade mark

29      It should be recalled that the Board of Appeal took the view that all of the black dots of the contested trade mark in fact represented dents and constituted a non-skid structure applied to the handle of a knife.

30      In this respect, it must be stated that the concave character of the black dots is not part of the contested trade mark as filed and registered. There is nothing in the graphic representation of the contested mark to suggest that the black dots in question represent dents rather than a figurative pattern. Likewise, the registration of the contested mark was not accompanied by any description to that effect. Therefore, in concluding that the dots were concave in character, the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant.

35      Consequently, the Board of Appeal erred in departing from the graphic representation of the contested trade mark when it referred to representations of the goods actually marketed by the applicant in order to conclude that the black dots appearing in that trade mark were concave in character.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2012, KG ZA 12-139 (BP P.L.C. tegen Royal Dutch Shell P.L.C.)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors en Lara van Huizen, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. Geschil tussen olie- en gasmaatschappijen BP en Shell . De eerste is houdster van Gemeenschapswoordmerk en diverse nationale merkregistraties voor DESIGNER WATER voor klasse 1 (vloeistoffen gede-ioniseerd voor olie- en gaswinning). Ook Shell heeft het woordmerk in de Verenigde Staten (gehad) en in Oman heeft zij het woordmerk DESIGNER WATER aangevraagd, inmiddels is er bij het OHIM een nietigheidsprocedure gestart; het merk zou te beschrijvend zijn.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring met dwangsom, er een onvoldoende spoedeisend belang bestaat. Dat deze onthouding slechts geldt tot het moment dat OHIM beslist over het merk maakt dit niet anders. Er is een gerede kans dat het merk ongeldig wordt verklaard.

DESIGNER wordt in wetenschappelijke context gebruikt om aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te vervullen. WATER wordt door het in aanmerking te nemen publiek breder opgevat dan enkel de chemische aanduiding H2O. De stelling dat er ná manipulatie geen sprake meer is van WATER (H2O) en dat daardoor het merk innerlijk tegenstrijdig is, wordt verworpen. De vorderingen worden afgewezen.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat het merk door OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke context aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd, door het in aanmerking te nemen publiek breder zal worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding H2O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel worden omschreven als water dat voor een bepaald doel is bewerkt. Het argument van BP dat H2O na manipulatie chemisch gezien niet meer H2O is, zodat het gemanipuleerde product niet kan worden omschreven als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te worden verworpen.

4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd, DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub c GMVo.

4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de proceskosten worden veroordeeld conform de door Shell ingediende en niet door BP weersproken kostenopgave ter hoogte van € 24.111,50.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 mei 2012, KG ZA 12-344 HJ/LO (Premium Solutions B.V. tegen Buurt & Co c.s..)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort: Het plaatsen van (meta)tags, bestaande uit het merk van eiser, om te deeplinken naar een uitspraak en daarmee de zoekresultaten trachten te beïnvloeden, is onrechtmatig. De aldaar gelinkte uitspraak gaat niet over het genoemde merk van eiser, maar om een ander product van eisers. Hiermee wordt zij ten onrechte in diskrediet gebracht.

Uitgebreid: Buurt & Co heeft een format ontwikkeld dat zij exploiteert onder de naam BuurtKadoos, met als slogan "Welkom in de Buurt". Volgend uit een eerder vonnis (IEF 10009) dienden MiecMarketing en Premium Solutions inbreuk op de auteursrechten van dit format te staken. Premium Solutions heeft een nieuw marketingconcept ontwikkeld, de MIEC WALLET. Dit is als beeldmerk geregistreerd.

Buurt & Co heeft dit vonnis op haar site buurtkadoos.nl gehyperlinkt onder de tekst "Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen MIEC Marketing" en "MIEC Wallet". Bij het intypen van de woorden "MIEC Wallet" in Google is deze site de zesde treffer in het zoekresultaat. Premium vordert nu staken en gestaakt houden van inbreuk op beeldmerk. Niet in geschil is dat Buurt & Co op enige manier gebruik heeft gemaakt van deze woorden door ze te vermelden in de broncode waarmee een zoekresultaat wordt gecreëerd dat verwijst naar het vonnis. Buurt & Co heeft erkend dat zij op enige manier de zoekmachines heeft getracht te beïnvloeden door die woorden in de broncode van haar website op te nemen. Direct na sommatie is het gebruik gestaakt. Van merkgebruik is geen sprake, omdat Premium Solutions zich niet op basis van haar beeldmerk zich kan verzetten tegen gebruik van enkele onderdelen (woorden) daaruit.

Onrechtmatig handelen Echter, er is door het toevoegen van de (meta)tag voor de woorden 'miec+wallet' onrechtmatig gehandeld: hierdoor wordt een zoekresultaat verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht.

Proceskosten Premium Solutions had een onvoorwaardelijke toezegging kunnen lezen in de conclusie van antwoord, dan had zij ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' op de website van www.buurtkadoos.nl als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zoals Premium Solutions subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Daarbij wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het een partij vrij een rechterlijk vonnis, dat in het openbaar is uitgesproken, op haar website te publiceren, ook als in dat vonnis een concurrerende onderneming is veroordeeld. In het vonnis van 27 juli 2011 is Premium Solutions veroordeeld in verband met het gebruik van de WIOB-doos. Het Miec wallet-concept was geen onderwerp van het geschil. Door aan haar website een (meta)tag toe te voegen voor de woorden 'mied+wallet', dan wel op andere wijze de zoekresultaten in de zoekmachines trachten te beïnvloeden door die woorden op enige wijze in haar broncode te vermelden, waardoor bij het intypen van die woorden een zoekresultaat wordt verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht. De voorzieningenrechter zal de vordering van Premium Solutions tot het staken van dit gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' dan ook toewijzen, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011. Een verbod op ieder gebruik van deze woorden is te ruim en kan niet worden toegewezen. Ook een veroordeling met betrekking tot het cache geheugen in Google is niet aan de orde, nu onbetwist de tekst inmiddels niet meer in het cache geheugen te zien is.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zo al aannemelijk is dat met deze formulering is bedoeld tevens sommaties in een brief in een andere procedure te ondervangen, Premium Solutions in ieder geval in hetgeen in de conclusie van antwoord is vermeld een onvoorwaardelijke toezegging had kunnen lezen. Niet valt in te zien, zoals Premium Solutions stelt, dat in de woorden "zij hebben zich bereid verklaard" een verwijzing moet worden gelezen naar de eerdere toezegging, in die zin dat daarmee de voorwaarde van finale kwijting zonder dat deze is vermeld toch hierin zou moeten worden gelezen. Zij had dan ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Gerecht EU 2 mei 2012, zaak T-435/11 (Universal Display tegen OHIM (UniversalPHOLED))

Gemeenschapsmerkenrecht. Beschrijvend karakter.

De aanvrage van het merk woordmerk UniversalPHOLED wordt geweigerd door de onderzoeker omdat het teken een beschrijvende karakter heeft. Het onderdeel UNIVERSAL beschrijft de 'all-round application' en het onderdeel PHOLED is een acroniem voor 'phosphorescent organic light-emitting diode (LED). De kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van de mogelijkheid tot inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk "UniversalPHOLED" ( 7(1)(b) en (c)).

Het Gerecht EU stelt dat er geen fouten zijn gemaakt door de kamer van beroep en verwerpt het beroep: het beschrijvend karakter wordt bevestigd. Tenzij... there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts, waarvan in dit geval geen sprake is.

18      A trade mark consisting of a neologism or a word composed of elements each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought is itself descriptive of the characteristics of those goods or services for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or the word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts. In that regard, the analysis of the term in question in the light of the appropriate lexical and grammatical rules is also relevant (see TRUEWHITE, paragraph 14 above, paragraph 16 and the case‑law cited).

29      Second, according to the case‑law cited at paragraph 18 above, a mark consisting of a neologism or word composed of elements, each of which is descriptive of the characteristics of the goods in respect of which registration is sought, is itself descriptive of the characteristics of those goods for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts.

30      In the present case, it is clear that the mere combination of the words ‘universal’ and ‘pholed’, each of which is in itself descriptive of the type and nature of the goods in question, is itself also descriptive of the type and nature of those goods.

Enkele maanden geleden berichten we (IEF 9977) over de lancering van de zogenaamde pornodomeinnamen (met de extensie .xxx). Merknaamhouders konden in de lanceringsperiode kiezen voor een opt-out, zodat de domeinnaam niet kan worden geregistreerd bij een ´gewone´ landrush. Sunrise A voor de sponsored adult community en Sunrise B, voor brands outside the adult community, zie video).

Inmiddels heeft de WIPO de eerste set .xxx-domeinnaamgeschillen beslecht. Hieronder een korte analyse hiervan.

Er vallen een aantal punten op: met name dat er altijd overdracht is bevolen, geen woord wordt gerept over de "preventieve" registratie in de sunrise periode, de toevoeging .xxx gelijk wordt gesteld aan de eerdere jurisprudentie over de toevoeging "xxx" (zonder punt) en dat het veelal reeds langgevoerde merken zijn die de weg naar WIPO hebben gevonden. Ook de reeds bekende online adult entertainment content-aanbieders krijgen de overdracht toegekend, terwijl deze juist in het bijzonder op de hoogte zouden zijn van deze ontwikkeling.

WIPO Panelist 2 april 2012, Case No D-2012-0226 (Georg Streit tegen Tu Nguyen, panelist: Johan Sjöbeck)
inzake: femjoy.xxx

Eiser exploiteert de website femjoy.com voor "downloadable electronic publications such as magazines and periodicals featuring photographs and images of landscapes and human bodies" en heeft merknamen geregistreerd. Zij is een bekend merk op het gebied van erotische websites.

De verweerster, licensee van de eiser, heeft duidelijk de bedoeling om soortgelijke diensten aan te bieden, omdat de .xxx-TLD specifiek verwijst naar sites waar 'adult entertainment content' wordt aangeboden. Ondanks dat de website niet actief is, is het passief houden van de website geen feit waardoor er geen kwader trouw kan worden vastgesteld. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The Respondent obviously intends to offer services and content of a similar nature as provided at due to the fact that the top level domain (TLD) “.xxx” clearly refers to a particular sort of content.

Onder C: It has been argued by the Complainant that the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of disrupting the business of the Complainant and in order to prevent the Complainant from reflecting its’ trademark FEMJOY in a corresponding domain name within the sTLD (sponsored Top Level Domain) “.xxx”, primarily intended for the adult entertainment industry. Considering that the disputed domain name is registered in a TLD intended for the same type of products and services for which the trademark is registered and in the absence of contrary evidence, the Panel finds that the Respondent knew or should have known of the Complainant’s trademark at the time the Respondent registered the disputed domain name.

Evidence submitted by the Complainant indicates that the disputed domain name does not resolve to any active website and that the Respondent has not made any legitimate use of the disputed domain name. As stated in the decision in Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case No. D2000-0003, and confirmed in subsequent decisions, "being used in bad faith" is not limited only to positive action as inaction is within the concept. Furthermore, as expressed in paragraph 3.2 in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), passive holding as such does not prevent a finding of bad faith. Based on the circumstances above and the evidence in this particular case, the Panel finds that the Respondent’s passive holding of the disputed domain name indicates bad faith.

WIPO Panellist 11 maart 2012, case No D2012-0083 (Borçelik tegen Contact Privacy, panellist: Kaya Köklü) en Case No D2012-0082 (Borusan Holding tegen Erdogan).
inzake: borcelik.xxx én borusanholding.xxx

Borçelik, als onderdeel van de Borusan Holding is sinds 1944 actief, met name als staalfabrikant in Turkije en maakt bezwaar tegen de registratie van haar merk met als Top Level Domeinnaam .xxx.

Onder A geeft de Panellist aan dat de extensie .xxx, in lijn met de gewone toevoeging xxx aan domeinnamen geen onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk is dat een staalfabrikant adult entertainment content zal aanbieden via het internet, sluit dit niet per se verwarringsgevaar uit. Bijzonder is wel dat de domeinnaam niet actief is, en dus geen bona fide niet-commercieel of fair use-gebruik kan worden vastgesteld, maar er wordt wel (onder C) geconstateerd dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name omdat de Turkse reputatie bekend moet worden geacht en omdat de domeinnaam volledig identiek is aan de merknaam. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A: Moreover, in its assessment, the Panel has taken into account that due to the use of the “.xxx” TLD, which is primarily for adult entertainment content, Internet users may associate the disputed domain name with an adult related website instead of a steel company’s website. Such Internet users may conclude in advance that any website linked to a domain name ending with the “.xxx” TLD, even if comprising the Complainant’s mark, will likely not be operated by the trademark owner itself. In fact, Internet users may not expect a steel company to provide sexual content or comparable services on the Internet. Nevertheless, it is the Panel’s view that this does not per se exclude a likelihood of confusion. The Panel rather believes that even if the “.xxx” TLD is currently associated mainly with adult content, there is still a valid risk of confusion among Internet users, in particular if well-known trademarks are concerned. Given the notoriety of the Complainant’s Turkish trademark in this particular case, the Panel is convinced that any use of a domain name fully incorporating the Complainant’s trademark BORÇELİK will most likely result in confusion among Internet users with respect to the Complainant’s existing trademark rights (cf. Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New Work TV Tickets Inc., WIPO Case No. D2001-1314).

WIPO Panelist 26 maart 2012, Case No D2012-0192 (Sterling Jewelers tegn Jimenez/LegalReversal.com, panelist: Sandra A. Sellers)
inzake; kayjewelers.xxx

KAY JEWELERS opereert sinds 1919 onder dit teken en heeft diverse gelijkluidende merknamen geregistreerd. Zij exploiteert ook website met deze merknaam met de extensie .com, .net, .org en .us. Nu worden de domeinnamen .co (verkocht vóór deze procedure), .me (onderwerp van een ander geschil), .mobi en .xxx geregistreerd door verweerder.

Onder A geeft de panellist aan dat de toevoeging van een top-level domeinnaam niet relevant is of de domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is. In dit geval wordt gelijkheid vastgesteld en wordt ook voldaan aan de andere eisen. Eerder bood verweerster ook aan om de .co en .me domeinnaam te verkopen voor respectievelijk $ 7.500 en $15.000, dit zijn bedragen ver boven de 'out-of-the-pocket' costs. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The disputed domain names consist of Complainant’s mark KAY JEWELERS in its entirety, and the only difference between Complainant’s mark and the disputed domain names are insertion of the top-level domains “mobi” and “xxx”. It has long been held that the addition of top-level domains is irrelevant to the determination of whether the domain names are identical or confusingly similar to a complainant’s mark. The Panel thus finds that the disputed domain names are identical to Complainant’s KAY JEWELERS mark.

WIPO Panelist 26 februari 2012, case No D2012-0074 (Denizbank tegen Registration Private, panellist Kaya Köklü)
inzake: denizbank.xxx

DENIZBANK is een bank die sinds 1938 financiële diensten verleend en in meer dan 100 landen merkenrechten heeft verworven. Ook hier is de het gebruik van de .xxx-extensie irrelevant om niet van gelijke tekens te kunnen spreken. De bewijslast ligt normaliter bij de eiser, maar aangezien het onmogelijk is om negatief te bewijzen dat sprake van kennis van de verweerder van het merk, wordt de bewijslast ex 4 (a)(ii) van de Policy omgekeerd. Eerder bood verweerster één dag na registrtie via email aan eiser en later via een veilingsite de domeinnamen aan voor respectievelijk $ 28.000 en YTL 38.500 aan. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: In its assessment, the Panel has taken into account that some Internet users may falsely associate the disputed domain name with a pornographic website due to the use of the “.xxx” TLD, which primarily should indicate explicitly sexual content. Given the notoriety of the Complainant’s trademark in Turkey, any use of a domain name incorporating the Complainant’s trademark DENIZIBANK will most likely result in confusion among Internet uses with respect to the Complainant’s long existing trademark rights.

Onder B: While the burden of proof remains with the Complainant, the Panel recognizes that this would result in the impossible task of proving a negative, in particular as the evidence needed to show the Respondent's lack of rights or legitimate interests is primarily within the knowledge of the Respondent. Therefore, the Panel agrees with prior UDRP panels that the Complainant is required to make out a prima facie case before the responsibility shifts to the Respondent to show that it has rights or legitimate interests in the disputed domain name in order to meet the requirements in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455.

WIPO Panelist 4 april 2012, Case No D2012-0339 (HemNet tegen X, panelist Tuukka Airaksinen)
inzake: hemnet.xxx   (8 KB)

Het Zweedse bedrijf HemNet exploiteert een heel populaire vastgoed-website met .se-extensie en heeft gelijke merknaam in Zweden. Alle punten worden in het voordeel van HemNet beoordeeld. Interessant is de reactie van de verweerder op de stakingsbrief dat zij in onderhandeling is met en derde partij over de verkoop van de domeinnaam voor $2.000.

Onder C: Following the Complainant’s cease-and-desist letter to the Respondent, the Respondent sent an email indicating that it is negotiating the sale of the disputed domain name with a third party, who allegedly is claiming trademark rights in a different geographical region. The Respondent indicated that the price discussed with the other party is around USD 2,000.

Bent u benieuwd of uw naam als .xxx-domeinnaam is geclaimd: performers registry.
Meer .xxx-zaken, een klein overzicht.

Bundesgerichtshof 15 maart 2012, I ZE 52/10 (Converse tegen MAWA Sportswear) - persbericht

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper.
In navolging van IEF 9705 OLG Stuttgart en 9683 (LG Stuttgart) en in de serie Converse-uitpraken.

Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin het OLG Stuttgart Converse belast met het bewijs dat de beweerdelijke inbreukmakende schoenen buiten de EU in het verkeer zijn gebracht (feitelijk omgekeerde bewijslast).

Het Bundesgerichthof oordeelt anders: het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25)

De eiser kan geen duidelijkheid geven over de 'firmeneigenene Kodiering', daaruit volgt echter niet dat zij niet aan de secundaire bewijslast heeft voldaan. Zij hoeft namelijk geen bedrijfgeheimen daarvoor te openbaren. (onder 28)

Na de terugverwijzing zal het verweerder worden toegestaan bewijzen aan te brengen (onder 41)

LG Mannheim 21 maart 2012, Geschäftsnr. 22 o 36/11 (All Star D.A.CH GmbH tegen Globus)

Ook het LG Mannheim oordeelt over de bewijstlast dat deze berust bij de gedaagde (dat staat Van Doren/Lifestyle niet toe).

De Official Dealer Campagne van All Star D.A.CH is geen ontoelaatbaar systeem omdat All Star D.A.CH zowel aan deelnemers als niet-deelnemers levert. De licentieovereenkomst van Converse met haar Italiaanse distributeur die Globus had overgelegd, kan ook niet leiden tot een omkering van de bewijslast. Het is de Italiaanse distributeur toegestaan passief te verkopen. De Italiaanse distributeur mag ook geen verdere restricties opleggen aan haar klanten, welke klanten dus zowel actief als passief over grenzen mogen handelen.

Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012, rekestnummer: 200.093.418/01 (Amsterdam Classics B.V. tegen Promotie voor Speciale Evenementen - Belgium N.V.)

Merkenrecht 'PROMS'. Verwatering. Proceskosten. Het BBIE heeft de eerdere oppositie op grond van ouder woordmerk en woord-/beeldmerk NIGHT OF THE PROMS tegen woord-/beeldmerk THE CLASSICAL PROMS toegewezen (IEF 9999). Deze beslissing wordt vernietigd.

AC heeft aangevoerd dat sinds 1895 in Engeland een evenement met de aanduiding "(Last Night of the) Proms" wordt georganiseerd. Het door PSE overnemen van de aanduiding 'Proms' als merk en daarmee oppositie in te stellen is misbruik van haar bevoegdheid. Verder betwist zij de algemene bekendheid en dat er tal van andere 'proms' zijn/waren waartegen niet of nauwelijks tegen is opgetreden. Tot slot zal het gemiddelde publiek bestaan uit personen die in echte klassieke muziek geïnteresseerd zijn.

Afgaand op de totaalindrukken van de betrokken merken, acht het hof dat het publiek slechts een geringe gelijkenis zien, namelijk alleen de term 'proms'. Het hof is van oordeel dat het desbetreffende publiek gelijk is te stellen aan een aanmerkelijk deel van het grote publiek, nu de liefhebbers van populaire muziek een aanmerkelijk deel van het grote publiek vormen, is dat dus niet beperkt tot een bepaalde sector.

Verwatering Uit het feit dat PSE slechts tweemaal heeft opgetreden tegen gebruik van de aanduiding 'Night of the Proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding ´proms´ is enige verwatering opgetreden. Een aanmerkelijk deel van het grote publiek zal de aanduiding proms zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of diensten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen). Kortom: er is geen verwarringsgevaar ook al hebben de merken betrekking op nagenoeg identieke en soortgelijke waren en diensten, de beslissing van het BBIE wordt vernietigd.

Proceskosten Artikel 1019h RV is in een oppositie niet van toepassing en dat kan anders zijn indien de oppositieprocedure samenhangt met een concrete inbreukactie (idem, IEF 8730), dat is niet gesteld of gebleken. Er volgt aldus een begroting op basis van het algemene liquidatietarief. PSE zal worden veroordeeld ex 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement.

9. (...) Hieruit leidt het hof af de PSE tweemaal is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Night of the proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding 'proms'. Door deze gang van zaken is enige verwarring opgetreden en hebben de merken van PSE aan onderscheidende kracht ingeboet.

10. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek de aanduiding 'proms' zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of dienten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen 'Last Night of the Proms' en/of 'Proms' in London). Immers kan niet worden aangenomen dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek een verband zal leggen met een bepaalde (andere) aanbieder van evenementen. Derhalve gaat het hof ervan uit dat in de Benelux de oudere merken van PSE niet algemeen bekend zijn en ook niet bekend in de zin van artikel 2:20, lid 1, aanhef en sub c BVIE.

13. Dat het woord ´proms´ in het Nederlandse woordenboek is opgenomen betekent in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof niet dat het woord ´proms´ geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het hiervoor onder 10 (en 9) overwogene is het merk weliswaar niet algemeen bekend maar heeft het merk, dat van huis uit wellicht (zeer gering) onderscheidend vermogen heeft, in de Benelux tengevolge dat de onder 7 genoemde activiteiten wel meer, zij het een gering onderscheidend vermogen gekregen.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Night of the Proms verliest onderscheidend vermogen)