Alle rechtspraak  

Merkenrecht. Gekkengetal. Vrijdagmiddag.

Merk van de dag is van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, een privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk: 11.11.11 jij vecht tegen onrecht"

Geregistreerd in de klassen 36, 41 en 45:

Liefdadigheidscollectes; fondsenvorming; kapitaalbelegging en - investering; financieel beheer van geld uit contributies voor liefdadigheid; financiële en monetaire diensten; financiële diensten inzake beheer en toewijzing van liefdadigheidsfondsen; voornoemde diensten in bijzonderheid ten behoeve van wereldwijde humanitaire hulp op het gebied van gezondheid, sociale voorzieningen, opvoeding en opleiding en inzake ontwikkeling van kennis en vaardigheden van hulpbehoeftige gemeenschappen. Kl 41 Opvoeding; opleiding; (informeel) onderwijs, al dan niet ter ontwikkeling van vaardigheden voor hulpbehoeftige gemeenschappen; onderwijs ter bevordering van het intercultureel leren bij hulpbehoeftige gemeenschappen; educatie ten behoeve van mensen die hulpbehoeftige gemeenschappen financiële en materiële steun bieden. Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Voor de toepassing, lees hierna

Gerecht EU 10 november 2011, zaak T-143/10 (Ben-Ri Electrónica SA tegen OHIM/Sacopa SAU) - computervertaling

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapsbeeldmerk LT LIGHT-THECNO. Ouder gemeenschapsbeeldmerk LT en spaanse beeldmerken. Relatieve weigeringsgrond: soortgelijke tekens. Het relevante publiek zal echter de tekens op dezelfde manier uitspreken en het is verkeerd dat de Kamer van beroep geen overeenstemming vond tussen de merken op fonetisch vlak. Conceptueel zijn het twee tekens met de letters L en T, enigzins abstract, samen met een bepaalde grafiek. Vernietiging van de beslissing van  Board of Appeal van het OHIM volgt; oppositie alsnog toegewezen:

Computervertaalde citaten:
37 Hieruit volgt dat, voor een deel van het relevante publiek de merken zal op dezelfde manier worden uitgesproken en het is daarom verkeerd dat de kamer van beroep geen overeenstemming vond tussen de merken op het fonetische vlak.

38 Conceptueel, moet worden opgemerkt, zoals de kamer van beroep, dat de combinaties van letters geen idee over te brengen. Daarom zal waarnemen, zelfs voor een deel van het relevante publiek dat het oudere merk als een combinatie van letters "L" en "t", dit merk zal geen betekenis hebben. Met betrekking tot de aangevraagde merk, het element 'licht-THECNO "is geplaatst net onder de letters" L "en" t ", zodat het relevante publiek gemakkelijk kan begrijpen dat deze letters zijn de initialen van de woorden" licht "en" THECNO "waarop zij betrekking hebben.

39 Zelfs indien, met betrekking tot het merk, de letters "L" en "t" kan worden opgevat als een afkorting van 'light-THECNO, "aangezien, in het geval van het oudere merk, de combinatie van de letters "L" en "t" heeft geen betekenis, moet worden geconcludeerd dat de tekens begripsmatig verschillend.

40 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat "de conflicterende tekens te produceren [d] een algemene indruk duidelijk anders, omdat het [was] niet duidelijk dat het merk [eerder] in het abstracte, [FU] t waargenomen door het relevante publiek als de combinatie van letters ['l' en de 't'] samen met een bepaalde grafiek. " Zij concludeerde dat de conflicterende tekens vergelijkbaar moet zijn overwogen, noch op de visuele of auditief of begripsmatig.

41 Echter, deze conclusie is onjuist zoals blijkt uit het voorgaande dat het oudere merk kan worden waargenomen door een deel van het relevante publiek als een combinatie van de letters "L" en "t" en dat daarom deze deel van het publiek, zullen de merken worden gezien als vergelijkbaar in zowel visueel als auditief.

Gerecht EU 10 november 2011, zaak T-22/10 (Esprit International LP tegen OHIM/Marc O'Polo international GmbH) - computervertaling

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag gemeenschapsbeeldmerk bestaat uit een letter "e" op een broekzak. Ouder Duits beeldmerk representatie van een letter "c". Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Het publiek zal de twee tekens als gelijke letters zien, sommige als gestileerde abstracte vormen. Dat in dit verband de tekens voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, betekent dat het verwarringsgevaar aannemelijk is. Afwijzing klacht.

Computervertaalde citaten:
117     In dit verband moet worden opgemerkt dat elk van de twee tekens staat voor meerdere interpretaties.

118     In dit geval, moet worden geconcludeerd dat er onder het publiek, zijn er een aantal belangrijke groepen consumenten, met name degenen die het oudere merk te interpreteren als de letter "c" en het aangevraagde merk als de letter "e "degenen die de twee tekens interpreteren als de letter" e ", degenen die de twee tekens interpreteren als de letter" c ", degenen die een van de tekenen als een abstract patroon en de andere tekenen te interpreteren als een van de letters" c "of" e "en degenen die de twee tekens interpreteren als een abstract patroon.

119     In een dergelijke situatie, alleen dat er gevaar van verwarring voor een van deze groepen zijn niet te verwaarlozen.

120     Ervan uitgaande dat het deel van het publiek het oudere merk interpreteert als de letter "c" en het aangevraagde merk als de letter "e" niet verwarren ze, het feit blijft dat er een gevaar voor verwarring voor het deel van het publiek interpreteert de twee tekens als vertegenwoordiger van dezelfde letter en voor het deel van het publiek die van oordeel is dat de twee merken als abstracte patronen. Voor het bepalen van het bestaan ​​van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, paragraaf 1, onder b), van Verordening nr. 207/2009, is het niet nodig om te zien dat dit risico bestaat voor alle de doelgroep (zie, in die zin, RESPICUR, paragraaf 32 supra, punten 73 en 74.)

121     De vondst van een gevaar van verwarring voor deze groepen consumenten zijn belangrijk genoeg om de oppositie tegemoet te komen, is er geen noodzaak om het bestreden besluit te vernietigen op de enkele grond dat de kamer van beroep ten onrechte beschouwd dat het hele publiek zou ofwel interpreteren de twee tekens als vertegenwoordiger van dezelfde letter of twee borden naar abstracte patronen vertegenwoordigen. In feite hebben deze fout door de kamer van beroep geen invloed op het resultaat.

HvJ EU 10 november 2011, zaak C-88/11 P (LG Electronics Inc. tegen OHIM) - computervertaling

Hogere voorziening. Gemeenschapswoordmerk 'KOMPRESSOR PLUS'. Weigering vanwege het beschrijvend karakter. Behandeling van nieuwe vorm van bewijs door het Gerecht EU, verdraaiing van feiten en bewijzen: een document dat een stofzuiger beschrijft als "meer dan een stofzuiger, een echte kleine compressor. " is niet een beschrijving van de feitelijke functionaliteit van het product in kwestie, maar slechts een zeer lovend formule reclame en overdrijft de werkelijke mogelijkheden van het product. Het kon niet letterlijk worden genomen door het Tribunaal als een compressor zou eigenlijk een zware industriële apparatuur en een hoog vermogen, meestal voorzien van jet turbines of pijpleidingen. Hogere voorziening wordt afgewezen.

Computervertaalde citaten: 42 Volgens LG Electronics, heeft het Hof vervormde de inhoud van het document van het Bureau in de bijlage bij haar memorie van antwoord in het bedrijf, in paragraaf 19 van het arrest, dat dit document een stofzuiger beschrijft als "meer dan een stofzuiger, een echte kleine compressor. " Deze zin is niet een beschrijving van de feitelijke functionaliteit van het product in kwestie, maar slechts een zeer lovend formule reclame en het overdrijven van de werkelijke mogelijkheden van het product. Het kon niet letterlijk worden genomen door het Tribunaal als een compressor zou eigenlijk een zware industriële apparatuur en een hoog vermogen, meestal voorzien van jet turbines of pijpleidingen.

45 In dit geval moet het zeker worden opgemerkt dat verzoekster zich beroept formeel, een verdraaiing van de feiten door het Tribunaal in de interpretatie van het document vermeld in paragraaf 19 van de bestreden beslissing. Het is echter blijkt uit de argumenten waarop deze industrie is gebaseerd, in werkelijkheid de aanvrager wil de beoordeling van de feiten uitdaging door het Hof in de interpretatie van het document in kwestie en wil Hof zijn eigen beoordeling van het document vervanger aan het Tribunaal.

46 Hieruit volgt dat het tweede deel van het tweede middel moet worden afgewezen als niet-ontvankelijk.

Gerecht EU 10 november 2011, zaak T-313/10 (Three-N-Products private Ltd. tegen OHIM/Shah c.s.)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk AYUURI NATURAL. Ouder Gemeenschapsbeeldmerk AYUR. ‘Ayur’ wordt niet erkend als een afkorting voor ‘Ayurveda’, traditionele Indische geneeswijze. Relatieve weigeringsgrond: uiteindelijk toch verwarringsgevaar toegekend. Gelijkende tekens. Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009. Vernietiging van de beslissing van  Board of Appeal van het OHIM volgt; oppositie alsnog toegewezen:

Regarding the distinctive character of the earlier marks, it follows from paragraphs 47 to 51 above that only a part of the relevant public will readily associate the terms ‘Ayurveda’ and ‘ayur’ for the relevant products. (r.o. 60)

Belangrijkste overwegingen r.o. 54, 56, 58, 65.

Rechtbank 's-Gravenhage 9 november 2011, HA ZA 11-457 (Gaastra en X-One tegen X)

Sterk vergelijkbaar met IEF 10014. Gaastra c.s. hebben geconstateerd dat onder andere op de websites marktplaats.nl, picturetrail.com/gstar en picturetrail.com/fashion4you2010 onder het alias ‘Robbie’ namaakkleding voorzien van de GAASTRA-merken werd aangeboden. Gaastra c.s. hebben onderzoeksbureau Goorts Onderzoek & Consultancy B.V. (hierna: Goorts) opdracht gegeven in kaart te brengen wie er schuil ging achter de naam ‘Robbie’ en om een testaankoop te doen bij die persoon.

X wijst erop dat hij door 'Hassan' zou zijn opgelicht (4.3) en hij een ondergeschikte rol bij het aanbieden en verkopen heeft. Merkinbreuk wordt aangenomen ogv 2.20 sub a BVIE versterkt door een dwangsom ad €1.000 met een maximum van €50.000.

Nu niet vaststaat dat merkinbreuk beperkt tot verkoop van vijf T-shirts, wordt schadevordering nader opgemaakt bij staat. Nevenvordering inzage, rekening en verantwoording. Proceskosten veroordeling ex 1019h Rv ad € 6.755,45.

Ondergeschikte rol 4.5. Ten aanzien van [X]’s verwijzing naar de rol van Hassan, de omstandigheid dat hij door Hassan zou zijn opgelicht en zijn eigen ondergeschikte betrokkenheid bij het aanbieden en verkopen van namaakkleding, overweegt de rechtbank dat, ook als hiervan sprake zou zijn (hetgeen Gaastra c.s. gemotiveerd betwisten), dit niet kan leiden tot het oordeel dat [X] niet (in ieder geval mede) verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is voor het aanbieden en verkopen van namaakkleding. Uit [X]’s betoog blijkt immers dat hij als oprichter en geldschieter van het bedrijf van waaruit de kleding is aangeboden en geleverd, zou delen in de winst en dat hij zelf feitelijk handelend is opgetreden met betrekking tot de verkoop van kleding. De gevolgen van een en ander dienen dan ook voor zijn rekening te blijven. Er is in ieder geval onder de gegeven omstandigheden jegens Gaastra c.s. geen aanleiding die gevolgen niet voor [X]’s rekening te laten. Voor zover [X] stelt dat hij niet wist dat het om namaakkleding ging (hetgeen Gaastra c.s. betwisten) geldt dat, ook als dit juist is, dit niet kan leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat artikel 9 GMVo, evenals artikel 2.20 BVIE, geen kennis of bewustheid van merkinbreuk vereist.

4.9. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van X-One op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk en op het Beneluxmerk is daarom toewijsbaar. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank ten aanzien van X-One daarmee niet meer toe aan behandeling van de grondslag onrechtmatig handelen. Nu Gaastra International geen beroep doet op merkrechten waarvan zij houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Schadevergoeding 
4.13. De rechtbank overweegt dat vaststaat dat [X] vijf inbreukmakende T-shirts heeft verkocht. Dat Gaastra c.s. hierdoor schade hebben geleden acht de rechtbank aannemelijk. Nu bovendien niet vaststaat dat de merkinbreuk van [X] zich beperkt heeft tot deze vijf Tshirts, is de vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, toewijsbaar.

WIPO 28 oktober 2011, DNL 2011-0058 (Scotch & Soda B.V. tegen D-Max Ltd, inzake: scotchsoda.nl, arbiter: Willem Hoorneman)

Scotch&Soda is een Nederlands fashion bedrijf en is houder van Benelux- en gemeenschapsmerken SCOTCH & SODA (CTM) en beeldmerk. In juli 2009 is betreffende domeinnaam geregistreerd en een jaar later overgeschreven naar verweerder, domein linkt door naar een "so-called parking page".

Er is verwarringwekkende overeenstemming met merknaam. Parking page rondom merknaam van een ander constitueert geen bona fide gebruik. In dit geval zijn links opgenomen op het gebied van fashion, mede daardoor wordt gebruik te kwader trouw aangenomen. Met een simpele zoekopdracht in het merkenregister had verweerder kunnen weten van merkrechten van eiser. Ook zonder die zoektocht is verweerder "willfully blind" geweest.

Onder B (...) It is established case law that such parking pages built around a third party’s trademark as a rule do not constitute a bona fide offering of goods or services, nor do they constitute a legitimate noncommercial use of a trademark. (...jurisprudentie...). In the present case, the Panel notes that the linked pages also cover the area of fashion.
Onder C: Therefore, even if Respondent had not actually been aware of Complainant’s rights, a small effort on its part would have revealed those rights. If Respondent has not made that effort, it has been willfully blind to such rights.

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, HA ZA 10-954 (Playboy Enterprises International Inc. tegen Toy Trade c.s.)

Merkenrecht. Beeldmerk, vormmerken. Bekende merken. Slaafse nabootsing. 

Playboy is een multimediaal entertainmentbedrijf dat onder meer het magazine “Playboy Magazine” op de markt brengt en televisiemaatschappijen en een website exploiteert. Playboy verleent daarnaast ten aanzien van haar merkrechten licenties aan licentienemers die onder de desbetreffende merken verschillende consumentenproducten op de markt brengen. Dit heeft zij ook gedaan inzake Sierkussen. Toy Trade c.s. handelen in Nederland en EU in speelgoed, waaronder kussen (zie afbeeldingen steeds rechts).

"Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd)". Beeldmerken, vormmerken en slaafse nabootsing afgewezen. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv ad € 29.337,49 (niet bestreden). 

4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Bekend merk 4.3. De rechtbank oordeelt dat de door Playboy ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde stukken duidelijk maken dat het woordmerk “Playboy” en Playboy’s merken bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik reeds geruime tijd grote bekendheid hebben verworven, ook in de Europese Unie en de Benelux. Dat de overgelegde stukken niet in alle gevallen alleen betrekking hebben op de bekendheid en het gebruik van het merk bestaande uit het enkele logo van de konijnenkop met halsband en strik, maar daarbij ook het woordmerk “Playboy” een rol speelt, doet aan de bekendheid van de merken bestaande uit de konijnenkop met strik niet af. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, IEPT20050707, Have a break) volgt dat een merk ook onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik als deel van een ander merk. Gelet daarop, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een merk dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met strik, in de gegeven omstandigheden des te eerder moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen en daarmee de bekendheid van dit merk doet toenemen.

4.4. Dat het vormmerk van Playboy (afgebeeld onder 2.2 onder c) bekendheid bezit, kan de rechtbank echter niet vaststellen. Playboy heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat dit vormmerk (zeer) bekend is als aanduiding voor de waren en diensten van Playboy. In de door Playboy overgelegde producties wordt – voor zover de rechtbank op grond van de stellingen van Playboy heeft kunnen vaststellen – slechts gewezen op de door de licentienemer van Playboy op de markt gebrachte sierkussens (afgebeeld hiervoor onder 2.3) waarvan enkele zouden zijn terug te voeren op het vormmerk. Van een ander gebruik van het vormmerk wordt door Playboy geen melding gemaakt. 4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat de beeldmerken van Playboy afgebeeld onder 2.2 onder a, b en d tot en met h (zeer) bekend zijn en dat haar vormmerk afgebeeld onder 2.2 onder c niet in relevante mate bekend is.

Vormmerk 4.16. Vergelijking van het vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Slaafse nabootsing 4.20. Voor zover in het kussen van Playboy kenmerken van de Playboy-merken zijn aan te wijzen, springen bij de vergelijking van dit kussen met dat van Toy Trade c.s. dezelfde verschillen in het oog die ook al bij vergelijking van de Playboy-merken met het Toy Tradekussen opvielen. Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Proceskosten 4.21. Playboy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Toy Trade c.s. vorderen in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv en overlegging van een kostenspecificatie een bedrag van in totaal € 29.337,49 (aan advocaatkosten en griffierecht). Het genoemde bedrag en de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zijn niet door Playboy bestreden, zodat de rechtbank beide zal toewijzen.

WIPO Arbitrage 23 oktober 2011, DNL 2011-055 (Vliegtickets.nl B.V. tegen E-Pepper AG, Inzake: vliegticket.nl, arbiter: Wolter Wefers Bettink)

Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.

Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een  "site in aanbouw"-mededeling. Eiser meent dat er sprake is om bezoekers op misleidende wijze naar biedengeniet.nl te leiden.

Er is, naar het oordeel van de arbiter wel sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Binnen onderdeel B (recht of legitiem belang) wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en bekendheid van de merken, deze wordt niet vastgesteld. Doorlinken naar de site biedengeniet.nl gedurende 5 à 6 maanden is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Geen overdracht bevolen.

Onder A. wordt verwarringwekkende overeenstemming met merknamen en handelsnaam bewezen door "overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam ".

Onder B. Recht of legitiem belang
Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: 
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk; 
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; 
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, 
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.

Ad a. Geen bewijs van bezoekersaantallen en nieuwsbrief abonnees; bij het BBIE is "kennelijk zodanig bewijs [is] overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd". Echter in deze zaak uitgaan van voldoende onderscheidend vermogen.

Ad b. en c. Ook andere beschrijvende domeinnamen zijn geregistreerd, waar verweerder “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam".

Ad. d. Dit is geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking.

Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.

In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.