Alle rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 1 oktober 2014, IEF 14250; ECLI:NL:RBDHA:2014:12931 (Burberry c.s. tegen X)
Uitspraak ingezonden door Natalie van der Laan, DLA Piper. Burberry c.s. kreeg eerder een bewijsopdracht IEF 13656, en slaagt daarin door het overleggen van het rapport van React over de bewaarneming van goederen. In het tussenvonnis was beslist dat het verweer slaagt, omdat de print op de schoenen niet gelijk is aan het Burberry beeldmerk. Nu wordt verwarringwekkende overeenstemming, ex 2.20 lid 1 sub b, vastgesteld met de beeldmerken van Burberry c.s. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering zijn slechts toewijsbaar in ‘en/of’-vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Staking en opgaveverplichting.

3.4. Als niet weersproken staat vast dat [X] op 14 juni 2013 schoenen heeft aangeboden met een print die verwarringwekkend overeenstemt met de beeldmerken van Burberry die zijn ingeschreven voor onder meer dezelfde waren. Daarmee is sprake van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Aan de grondslag inbreuk ‘sub c’ komt de rechtbank niet toe. Gesteld noch gebleken is dat Burberry c.s. een afzonderlijk belang heeft bij de vaststelling van inbreuk op die grondslag.

3.6. Burberry c.s. heeft als bewijsmiddel opnieuw overgelegd het reeds in het geding gebrachte rapport van React over de inbewaarneming van goederen op 12 december 2012 (productie 23).

3.8. In het tussenvonnis in 4.9 heeft de rechtbank reeds overwogen dat [X] op 24 april 2013 waren voorzien van een G-star merk en/of van een Adidas merk in voorraad had en op 18 december 2013 waren voorzien van een Burberry merk en dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken van de betreffende merkhouders op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en op de Beneluxmerken, althans de internationale merken met gelding in de Benelux, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Uit het voorgaande volgt dat [X] ook op 12 december 2012 inbreuk heeft gemaakt op (ieder van) de ingeroepen merken van Burberry c.s. op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Tot slot heeft hij op 14 juni 2013 inbreuk gemaakt op de beeldmerken van Burberry op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

3.12. Vast staat dat [X] van ieder van Burberry c.s. inbreukmakende producten voorhanden heeft gehad voorzien van de merken van Burberry c.s. die in beslag zijn genomen. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Burberry c.s. hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. Daarbij gaat het om schade na 2 juli 2012 nu voor de periode daarvóór finale kwijting is verleend (zie 4.3 van het tussenvonnis). Burberry c.s. heeft aangevoerd dat gelet op alle omstandigheden (die zij in de dagvaarding heeft benoemd) een geschat bedrag van € 25,- per inbreukmakend product als een redelijke en evenredige schadevergoeding voorkomt. Nu Burberry c.s. desgevraagd heeft verklaard dat de winstderving van Burberry c.s. per product verschilt en zij voorts niet nader heeft onderbouwd hoe zij tot het bedrag van € 25,- is gekomen, en overigens nog opgave dient te worden gedaan van de aantallen inbreukmakende producten (zoals hierna overwogen), kan de rechtbank de schade thans niet begroten en dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. Nu gesteld noch gebleken is wat naast de toe te wijzen schadevergoeding het belang is van een verklaring voor recht dat [X] aansprakelijk is voor de schade die Burberry c.s. lijdt als gevolg van zijn inbreukmakend handelen zal die verklaring voor recht worden afgewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Eiseres heeft onvoldoende aangetoond dat zij sinds 1983 rechten op de naam “Nationwide” voor autoleningen heeft
B) Door de domeinnaam als familie e-mail te gebruiken sprake van eigen recht/legitiem belang
C) Eiseres kan geen rechten ontlenen aan de term “Bleach stain”
D) Segway-domeinnamen stemmen niet verwarringwekkend overeen met het merk Segway
E) Eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam Challenger-info.com
F) Modeontwerper Plein niet succesvol tegen Peopleinneed
G) Peopleincasinos stemt niet verwarringwekkend overeen met modeontwerper Plein
H) Eigen recht/legitiem belang nu er geen links op de website staan die verwijzen naar eiseres en haar concurrenten
I) De termen “shadi” en “shaadi” hebben een andere betekenis
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0655 (nationwideautoapproval.com, nationwideautocredit.com, nationwideautolending.com)  > Complaint denied
A) Eiseres is een verzekeringsmaatschappij die het merk “Nationwide” in 1968 in de VS heeft geregistreerd voor verzekerings- en andere financiële diensten. Hierna volgden nog andere merkregistraties zoals “Nationwide Financial Services” en “Nationwide Financial”. Verweerder (uit de VS) biedt online autoleningen aan. De domeinnamen zijn geregistreerd in de periode 2006 – 2010. Met uitzondering van de domeinnaam <nationwideautoapproval.com> verwijzen alle domeinnamen naar websites van verweerder die autoleningen en financiering aanbieden. Eiseres slaagt er niet in aan te tonen dat de verweerder de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft eiseres onvoldoende aangetoond dat zij sinds 1983 rechten op de naam “Nationwide” voor autoleningen heeft. Verweerder heeft op haar beurt weer voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de beschrijvende merknaam – waarvan de geschillenbeslechter wel zegt dat deze een sterke reputatie heeft - van eiseres wegens het beschrijvende karakter voor haar diensten heeft geregistreerd. Eis wordt afgewezen.

“After careful consideration of the totality of facts and circumstances in the record, the Panel concludes that the Complainant has not satisfied its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain names in bad faith.4Notwithstanding the acknowledged strength and reputation of the Complainant’s NATIONWIDE mark, a plausible good faith basis for the Respondent’s registration of the disputed domain names has been asserted (and not rebutted), and a sufficient showing has not been made that the Respondent’s proffered explanation more likely than not is a pretext, or that the Respondent’s objective in registering the disputed domain names more likely than not was cybersquatting. As noted earlier, the Policy was not intended to permit a party who elects to register or use a common term or terms as a trademark to bar others from using the common term in a domain name, unless it is clear that the use involved is seeking to capitalize on the goodwill created by the trademark owner. See Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, supra. See also National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, supra.”

WIPO D2014-0676 (repossi.org) > Complaint denied
B) Eiseres is sinds 1988 merkhouder van het internationale merk “Repossi”. Onder dit merk worden door eiseres sieraden verkocht. Verweerder, de heer Mauro Repossi, heeft de domeinnaam op 11 mei 2010 geregistreerd om door zijn familie als e-mailadres te laten gebruiken: […]@repossi.org. Eis wordt afgewezen. Door de domeinnaam als familie e-mail te gebruiken sprake van eigen recht/legitiem belang. Ook geen sprake van kwader trouw.

“The Respondent has submitted evidence that his surname is "Repossi" and that the Domain Name is being used as an email address which reflects his family name for him and members of his family – "[...]@repossi.org", "[...]@repossi.org", "[...]@repossi.org" and "[...]@repossi.org". The Panel finds that this falls within the circumstances in the Policy which establishes that the Respondent has rights or legitimate interests in the Domain Name.”

WIPO D2014-0843 (bleachstains.com, carpetbleachstains.com) > Complaint denied
C) Eiseres stelt dat zij in 2000 begon met de verkoop van een systeem om bleek vlekken uit tapijten te verwijderen via de domeinnaam <bleachstain.com>. Eiseres is van mening dat zij rechten heeft op de naam “Bleach stain”, ook al heeft zij deze niet als merknaam geregistreerd. Zij gebruikt de term bijvoorbeeld voor het unieke vlekverwijderingsproces. Eiseres stelt verder dat nadat zij begon met het voeren van deze term, de term “Bleach stain” steeds meer werd gebruikt. Verweerder heeft de domeinnamen geregistreerd in 2006 en 2012 en biedt onder de domeinnamen tapijtreinigingsdiensten aan. Eis loopt stuk op het eerste vereiste: geen verwarringwekkende overeenstemming met merk. Eiseres kan geen rechten ontlenen aan de term “Bleach stain”. De geschillenbeslechter merkt daartoe een aantal dingen op. Het feit dat de term wordt gebruikt om een uniek systeem te onderscheiden, maakt niet dat de term ook uniek is. Daarnaast is komt de term alleen voor in de domeinnaam, in het e-mailadres en slechts eenmaal in de beschrijving van het systeem. De term is slechts gebruikt om de dienst van eiseres te verwijderen: bleekvlekken verwijderen. Als merk is de term niet gebruikt. 

“Complainant alleges that in October 2000, he began selling a system for repairing permanent stains either caused by carpet color loss or from additional color added. He sold that system on a website having the associated domain name <bleachstain.com>. On the portion of the website provided to the Panel from the WayBackMachine, the only use of "bleachstain.com" was as a domain name, not a trademark. Complainant also alleges on that early website he used the phrase "bleach stain carpet repair" in describing the process. Indeed, he did use that descriptive phrase to describe a "NEW and Improved method for restoring color to regions of missing color on nylon carpet." The phrase "bleach stain carpet repair" was not used as a trademark on the website. Complainant did not provide the Panel with evidence of its use of "bleachstain.com" for the last thirteen years on his company website. If the use is akin to its early usage, then it is solely as a domain name and not as a trademark. Looking at the current website, the only use of "bleachstain.com" is as the website's domain name and in Complainant's email address: "[…]@bleachstain.com". On the Home Page the question is posed: "Have you been searching for a way to repair your bleach stained carpet? … we will help you fix your stained carpet, so it will be back to its original color that it once was when you purchased it." On the Products Page it states: "Unlike most other products that repair bleach coloring stains, our product does not require the consumer to mix or match dyes. There are no color charts used in our repair process. We have made it very simple for everyone to use, since our process restores only the lost ratio of the missing primary color." Accordingly, as used on Complainant's website, "bleachstain" describes Complainant's business and at least one of its products – getting rid of bleach stains on carpets. That term alone or with ".com" has not been used as a trademark.”

WIPO D2014-0670 (segs4kids.com, segs4kids.org, segwaycostarica.com, segwaysantacruz.com, segwayxperience.com) > Complaint denied, transfer in part
D) Eiseres is het bedrijf Segway Inc. dat houder is van meerdere merkrechten op de naam “Segway”. Verweerder was in de periode 2007 – 2010 distributeur van Segway in Costa Rica en gebruikte daartoe de domeinnaam <segwaycostarica.com>. De distributie relatie is bij brief van februari 2011 beëindigd. in de brief wordt verweerder opgedragen het gebruik van de Segway merken te staken. Na het beëindigen van de relatie is verweerder rondleidingen per Segway gaan organiseren in Santa Cruz: Segway Santa Cruz. Hiertoe heeft verweerder de domeinnaam <segwaysantacruz.com> geregistreerd. De overige domeinnamen zijn naderhand ook door verweerder geregistreerd. Onder de domeinnamen <segwayexperience.com>, <segs4kids.com> en <segs4kids.org> hangt geen website. De domeinnaam <segwaycostarica.com> wordt momenteel door de nieuwe distributeur van Segway in Costa Rica gebruikt. Op  De geschillenbeslechter oordeelt over het lot van de verschillende domeinnamen als volgt:

<segs4kids.com> en <segs4kids.org>
De geschillenbeslechter oordeelt dat deze domeinnamen niet verwarringwekkend overeenstemmen met het merk van eiseres. Eiseres bewijst onvoldoende dat de merkrechten zich uitstrekken tot de term “seg”. Eis loopt ten aanzien van deze domeinnamen stuk op het eerste vereiste.

“With respect to the disputed domain names <segs4kids.com> and <segs4kids.org>, the Panel concludes that such names are not identical or confusingly similar to a trademark in which Complainant has rights. While the evidence indicates that Complainant uses the terms "segsolutions" and "segcessories" in connection with its products and accessories, the evidence falls far short of establishing a "seg" family of marks.2 The evidence also falls far short in establishing that Complainant has unregistered trademark rights in the term "seg" itself. As noted in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, paragraph 1.7, to successfully assert unregistered trademark rights, a "complainant must show that the name has become a distinctive identifier associated with the complainant or its goods or services. … [A] conclusory allegation of common law … rights (even if undisputed) would not normally suffice; specific assertions of relevant use of the claimed mark supported by evidence as appropriate would be required." There is no such evidence in this case.”

<segwaycostarica.com>
Deze domeinnaam wordt momenteel gebruikt door de opvolgend distributeur in Costa Rica. In een brief aan de geschillenbeslechter deelt hij mede dat hij de domeinnaam voor $ 1.500,= van verweerder heeft gekocht. Deze heeft de domeinnaam blijkbaar niet overgedragen nu hij nog als houder staat ingeschreven.  Geen eigen recht/legitiem belang, maar geen sprake van kwader trouw: als distributeur mocht de verweerder de domeinnaam immers registreren. Eis wordt ten aanzien van deze domeinnaam afgewezen.

“The Panel concludes that the disputed domain name <segwaycostarica.com> was not registered and is not being used in bad faith. At the time of registration, Respondent was an authorized distributor of Complainant's products in Costa Rica, specifically required to establish an Internet website using the SEGWAY mark and implicitly authorized to include the term "Segway" as part of the domain name.”

<segwaysantacruz.com>
Deze domeinnaam wordt door de verweerder gebruikt voor haar rondleidingen per Segway in Santa Cruz. De domeinnaam is twee maanden na het versturen van de voornoemde beëindigingsbrief geregistreerd. De geschillenbeslechter is van oordeel dat verweerder eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft teneinde haar diensten aan te bieden. Het feit dat in de beëindigingsbrief verweerder is opgedragen het gebruik van de Segway merken te staken doet er niet aan af dat er momenteel onder de regels van de geschillenprocedure sprake is van eigen recht/legitiem belang. Domeinnaam is immers pas nadat de beëindigingsbrief is verstuurd geregistreerd.

“As Complainant notes, however, as a former authorized distributor of Complainant's products, Respondent may be found to have knowledge of Complainant's efforts to control the use of the SEGWAY mark. The issue then arises as to whether such general knowledge bars Respondent from asserting any rights under the Policy.

Upon review of the applicable Policy, the Panel concludes that the Parties' previous relationship does not preclude Respondent from successfully asserting that she and/or her business is commonly known by the disputed domain name <segwaysantacruz.com>, within the meaning of paragraph 4(c)(ii) of the Policy. The Panel notes that the Policy provides that if any of the circumstances set forth in paragraph 4(c) of the Policy is found to have been established, including that one is commonly known by the domain name, such shall demonstrate one's rights or legitimate interests to the disputed domain name. Such language appears clear and, unlike some other provisions of the Policy relating to "rights" and "bad faith," unqualified. Indeed, one may establish rights through the "commonly known" provision even if one has not acquired trademark rights.”

<segwayexperience.com>
Deze domeinnaam wordt niet gebruikt door verweerder. Ten aanzien van deze domeinnaam oordeelt de geschillenbeslechter dat geen sprake is van eigen recht/legitiem belang. Er is wel sprake van kwader trouw gezien de eerdere relatie tussen partijen en de kracht van het merk. Deze domeinnaam moet worden overgedragen. 

“The Panel finds that the disputed domain name <segwayxperience.com> was registered and is being used in bad faith. While Respondent indicates that she continues to consider opportunities to use this domain name, such bare contention is insufficient to avoid a finding of passive holding. Such passive holding, when viewed in the context of the relative strength of the SEGWAY mark and the parties' prior relationship (including Respondent's knowledge of Complainant's contractual right to control use of the SEGWAY mark) supports a finding of the requisite bad faith with respect to the disputed domain name <segwayxperience.com>.”

WIPO D2014-0852 (challenger-info.com) > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiseres, een financiële dienstverlener, is in Australië merkhouder van het merk “Challenger”. Ook in de UK is eiseres onder deze naam actief. Verweerder heeft de domeinnaam in februari 2013 geregistreerd. Verweerder exploiteert onder de domeinnaam een website waarop de eerlijkheid en de ethiek van de CEO van eiseres, de heer Benari, in twijfel wordt getrokken. Klaagsites zijn in principe toegestaan onder de WIPO-procedure. De geschillenbeslechters leggen deze zaak langs de daarvoor geldende criteria en komen daarmee tot de conclusie dat de verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Eén geschillenbeslechter is het hier echter niet mee eens en is van mening dat de eis moet worden afgewezen. Hij is van mening dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu de verweerder deze niet gebruikt om te klagen over het merk van eiseres, maar 'slechts' over de CEO. Verweerder heeft zelfs nooit zaken met eiseres gedaan. Interessante dissenting opinion.

“I wholeheartedly agree. The second scenario is not hypothetical, of course. It is this proceeding. Nothing in the record or on the Respondent’s website indicates that the Respondent is or was a customer of the Complainants; in fact the Respondent expressly denies it. His beef is with Mr. Benari, who in addition to his business arrangements with the Respondent happens to be the chief executive officer of the first Complainant. While I will not quarrel with my Australian colleagues about that country’s current concern over proper management of its financial institutions, I simply cannot read the Respondent’s site’s content as criticism of the Complainants. Rather it is a forum for the Respondent to broadcast a private grievance with Mr. Benari, a forum intentionally chosen for the reasons and with the consequences I have noted above. The Respondent’s disclaimer of any ulterior motive and characterization of his site as fair warning to the Complainants’ customers in the Response,1 neither of which may be found on his website, both miss the point and are at best disingenuous.

Legitimate criticism on a topic completely unrelated to a complainant or its mark is not bona fide under paragraph 4(a)(ii) of the Policy, see PepsiCo, Inc. v. “The Holy See,” WIPO Case No. D2003-0229 (food and beverage complainant; anti-abortion website). What about an indirect connection? Would it be legitimate under paragraph 4(a)(ii) to allow a man whose wife is having an adulterous affair with the CEO of a major bank to register and use <majorbank-info.com> to broadcast that fact on the Internet? (“Think twice before you do business with a bank run by a philanderer.”) How about using <internationalcharity-info.org> to air a charge that the local charity officer swindled the domain name owner? (“Why donate to an organization that employs a crook?”) I’d quickly find either such use illegitimate and plain bad faith.”

WIPO D2014-0779 (supportpeopleinneed.org) > Complaint denied
F) Zie samenvatting volgende domeinnaamcase.

WIPO D2014-0778 (peopleincasinos.com) > Complaint denied
G) Eiser is de Duitse modeontwerper Philippe Plein, sinds 2012 houder van het Gemeenschapsmerk “Plein”. De domeinnamen zijn geregistreerd door verschillende verweerders. Beide domeinnamen zijn geregistreerd in 2014. Op de websites die onder de domeinnamen hangen wordt reclame gemaakt voor – vermoedelijk – namaak Philippe Plein kleding. Zo op het eerste gezicht een voor de WIPO-procedure zaak. Echter, de eis loopt, in beide gevallen stuk op de eerste eis: de domeinnamen stemmen niet verwarringwekkend overeen met een merknaam. De domeinnamen bestaan uit een goed lopende zin die 'toevalligerwijs' tevens de merknaam van eiser vormt. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat internetgebruikers de domeinnaam op het eerste gezicht verwarren met het merk van eiser.

“The disputed domain name is not identical with the Complainant’s trademark. The disputed domain name incorporates the Complainant’s PLEIN trademark entirely. However, this is not a typical case where a domain name includes a trademark in its entirety together with a descriptive prefix or suffix, negative term or another trademark. Rather the disputed domain name consists of a meaningful phrase (“support people in need”), and is likely to be pronounced in that way by an Internet user. The trademark (consisting of the last three letters of “people” and the word “in”) appears in the disputed domain name as entered in the web browser.

The WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 1.2 states that “The threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion. In order to satisfy this test, the relevant trademark would generally need to be recognizable as such within the domain name, with the addition of common, dictionary, descriptive, or negative terms [...] typically being regarded as insufficient to prevent threshold Internet user confusion. Application of the confusing similarity test under the UDRP would typically involve a straightforward visual or aural comparison of the trademark with the alphanumeric string in the domain name. While each case must be judged on its own merits, circumstances in which a trademark may not be recognizable as such within a domain name may include where the relied-upon mark corresponds to a common term or phrase, itself contained or subsumed within another common term or phrase in the domain name (e.g. trademark HEAT within domain name theatre.com.”)”

WIPO D2014-0744 (ritchey.com) > Complaint denied
H) Eiseres is een onderneming die handelt in fietsonderdelen. Zij is actief in de VS onder de naam “Ritchey” sinds 1974. Eiseres heeft ook meerdere merkregistraties onder deze naam. Verweerder heeft de domeinnaam in 2007 verkregen. Voor die tijd verwees de domeinnaam naar een website waarop links naar producten van eiseres en haar concurrenten werden getoond. Sinds 2007 – na het verkrijgen van de domeinnaam door verweerder – worden er geen links meer getoond die zich richten op de fietsbranche. De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merknaam van eiser. De geschillenbeslechter oordeelt echter dat verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu er geen links op de website staan die verwijzen naar eiseres en haar concurrenten. Tenslotte oordeelt de geschillenbeslechter ook nog dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Ritchey is een veelvoorkomende voornaam. Eiseres slaagt er niet in te onderbouwen dat verweerder bij registratie van de domeinnaam haar onderneming in het achterhoofd had. Eis wordt afgewezen.

“In a case where the domain name unequivocally indicated the complainant, such as <ritcheybicyles.com>, the link would be obvious and by purchasing the domain name even as part of a large portfolio the respondent must have intended to target the complainant. However, if the domain name was <brown.com> any business using the name "Brown" would be unlikely to bring a complaint as it would be unclear which "Brown" amongst the many uses of the common surname Brown was meant. There are other businesses out there using the "Ritchey" name and many people called "Ritchey" who might be interested in purchasing <ritchey.com> if they started a business. Upon examining the evidence in this case, unfortunately, the Complainant has failed to show that on the balance of probabilities that it was a Ritchey business in the contemplation of the Respondent at the time of the registration or that the Respondent has any link with the bad faith use made of the Domain Name showing knowledge of the RITCHEY trade mark for bicycles before it was acquired by the Respondent. Further, the Panel agrees with the Respondent that sale of domain names containing common surnames without proof of targeting of a trade mark and use of privacy services are normal business practices and since there has been no suggestion of the Respondent giving false contact details or not participating in these proceedings this is not evidence of bad faith in itself. Finally, the list of other domain names purchased at the same time as the Domain Name are predominately generic and descriptive suggesting, as the Respondent suggests, good faith purchase of a descriptive portfolio.”

WIPO D2014-0932 (shadhi.com) > Complaint denied
I) Eiseres is sinds meerdere jaren merkhouder van merken die de term “Shaadi” en/of “Shaadi.com” bevatten. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd. Ondanks dat de domeinnaam en de merknaam slechts één letter verschillen (de 'a' ontbreekt) komt de geschillenbeslechter tot het oordeel dat de domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met een merknaam. De termen “shadi” en “shaadi” hebben een andere betekenis. Andere vereisten worden door eiseres onvoldoende onderbouwd. Eis wordt afgewezen.

“Despite Complainant's assertions, the Panel is not convinced that the Disputed Domain Name is identical or confusingly similar to Complainant's SHAADI Marks. The Disputed Domain Name uses a different word and is therefore not identical to Complainant's Marks. Complainant's use of the word "shaadi," meaning "wedding," corresponds with Complainant's business which consists of match making services. The word "shadhi" used in the Disputed Domain Name has no such corresponding meaning and the terms are notper se confusingly similar. In any event, given the Panel's findings under the second and third element, it is not necessary to make a final determination as to whether the Disputed Domain Name is identical or confusingly similar to Complainant's Marks pursuant to the Policy.”

Hof Den Haag 30 september 2014, IEF 14245 (Van Caem tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Anne Sliepenbeek, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Parallelhandel. Gedecodeerde goederen. De kern van het verweer in hoger beroep is dat ook door opslag en verhandeling van Bacardi-producten met een AGP-status geen merkinbreuk wordt gemaakt. Indien de stelling van Bacardi dat Van Caem in de EU ook handelt in niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling vallen en die dus douanerechtelijk zijn ingevoerd en zijn uitgeslagen tot verbruik, juist is, is sprake van merkinbreuk. Dat wordt niet betwist, maar door het late tijdstip waarop deze stelling en aangeboden stukken aan de orde is gekomen, kunnen partijen zich uitlaten bij akte.

Codering beperkt legale parallelhandel en kan decodering noodzakelijk maken. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet beoordeeld worden naar het recht van het land waar de gedecodeerde Bacardi-producten daadwerkelijk op de markt (dreigen te) komen. De door Bacardi gestelde (mogelijke) schade door decodering kan pas geleden worden indien de flessen op de markt komen.

2. T1-goederen zijn niet-communautaire goederen die onder de douaneschorsingsregelingen extern douanevervoer of douane-entrepot de Europese Unie zijn binnengebracht/geplaatst.

3. Goederen met een AGP-status zijn accijnsgoederen ten aanzien waarvan eventueel verschuldigde invoerrechten zijn voldaan en die douanerechtelijk zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn gebracht, maar vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst om de voldoening van de verschuldigde accijnzijn uit te stellen. Accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling mogen alleen worden opgeslagen of bewerkt in een accijnsgoederenplaats (AGP en worden vervoerd binnen het gesloten stelsel van onderling verbonden accijnsgoederenplaatsen en belastingentrepots. (...)

19. Indien de stelling van Bacardi dat Van Caem in de EU ook handelt in niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling vallen en die dus douanerechtelijk zijn ingevoerd en zijn uitgeslagen tot verbruik, juist is, is sprake van merkinbreuk. Dat wordt door Van Caem op zichzelf ook niet betwist. Bacardi heeft nader bewijs van haar stelling aangeboden onder meer door het overleggen van stukken. Nu door het late tijdstip waarop deze stelling aan de orde is gekomen daarover geen volwaardig debat is gevoerd, zal het hof partijen, eerste Bacardi en vervolgens Van Caem, in de gelegenheid stellen zich hierover nader uit te laten bij akte. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol.

46. Van Caem stelt dat tegenover het belang van Bacardi haar belang bij een legale parallelhandel staat, welke handel door codering wordt beperkt en decodering noodzakelijk kan maken, nu merkhouders veelal trachten hun afnemers te beperken in hun mogelijkheden goederen aan andere tussenhandelaren te leveren door middel van contractuele beperkingen, hetgeen veelal niet is toegestaan of door middel van ongeoorloofde represailles, zoals het intrekken van kortingsregelingen. (...) Mede gelet op deze uitspraak [IEF 11898] acht het hof mogelijk dat in bepaalde landen eenzelfde belangenafweging wordt gemaakt in het kader van een onrechtmatige daadvordering en dat het op de markt brengen van gedecodeerde flessen in die landen niet onrechtmatig wordt geacht.

47. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet naar het oordeel van het hof worden beoordeeld naar het recht van het land waar de gedecodeerde Bacardi-producten daadwerkelijk op de markt (dreigen te) komen. De door Bacardi gestelde (mogelijke) schade door decodering kan pas geleden worden indien de flessen op de markt komen. Het had op de weg van Bacardi gelegen om aan te geven waar Van Caem gedecodeerde Bacardi-producten (buiten de EER) op de markt brengt of dreigt te brengen en (gemotiveerd) te stellen dat dit naar recht van dat land onrechtmatig is. Nu zij dat heeft nagelaten, dient het gevorderde bevel als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2014, IEF 14244 (Staat der Nederlanden tegen Darkness Reigns)
Auteursrecht. Merkenrecht. Striping (na aanpassing) op voertuig gedaagde niet in strijd met het auteursrecht of merkenrecht van de Staat en evenmin onrechtmatig jegens de Staat. Het meest kenmerkende verschil wordt echter gevormd door de opvallende dubbele gele strepen, een brede en een smalle, die over de gehele omtrek van de Auto loopt, hetgeen bij de politiestriping en secundaire striping niet het geval is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de totaalindrukken verschillen. De auto wordt enkel gebruikt voor festivalbezoek en vakantie, en niet voor commerciële doeleinden.

Auteursrecht
4.5. Van verveelvoudiging als door de Staat gesteld is sprake indien de striping, zoals gebruikt door [gedaagde sub 2] op de Auto, een reproductie dan wel een gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm is van de striping die de Staat hanteert. De striping die [gedaagde sub 2] gebruikt op de Auto bevat enkele elementen die zijn overgenomen uit het werk van de Staat. Bij zowel de striping op de Auto als de politiestriping loopt het lijnenspel op de voor- en achterzijde van de auto’s naar elkaar toe. De striping op de zijkanten van de Auto is, net als bij de politiestriping en secundaire striping, aangebracht in een hoek van, op het oog 40°. Verder is in alle gevallen sprake van rechte afsneden en een symmetrisch lijnenspel. Net als bij de secundaire striping is sprake van enkele lijnen. Ook geldt dat het kleurgebruik van de striping op de Auto overeenstemt met de striping van de auto’s van Dynamic Diplomatic Surveillance. Evenwel is er ook een aantal verschillen tussen de striping op de Auto en de striping die de Staat hanteert. Zo bevindt het lijnenspel op de achterkant van de Auto zich - anders dan bij de politiestriping en secundaire striping - onder het nummerbord, heeft de Auto op de achterkant en zijkanten meer lijnen en is het lijnenspel aan de voor- en achterzijde van de Auto hoger afgesneden. Het meest kenmerkende verschil wordt echter gevormd door de opvallende dubbele gele strepen, een brede en een smalle, die over de gehele omtrek van de Auto loopt, hetgeen bij de politiestriping en secundaire striping niet het geval is. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken tussen de striping die [gedaagde sub 2] hanteert en de striping waarop de Staat het auteursrecht stelt te hebben. Hooguit is sprake van een globale gelijkenis en dat is niet voldoende voor het aannemen van een inbreuk op het auteursrecht (HR 13 oktober 1989, NJ 1990/337). De vorderingen van de Staat gegrond op het auteursrecht zullen dan ook worden afgewezen. Om die reden zal de voorzieningenrechter het beroep van Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] op artikel 16b Auteurswet onbesproken laten.

4.7. (...) Bij een beeldmerk gaat het om visuele gelijkenis. Visueel beschouwd bestaat het beeldmerk van de Staat uit lijnen in drie kleuren die, op het oog, lopen in een hoek van 40°. Op de voor- en achterzijde van de Auto gebruiken Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] lijnen die lopen in een V. Deze verschillen daarmee sterk van het lijnenspel van het merk. De lijnen op de zijkanten van de Auto lopen weliswaar in een hoek van, op het oog, 40 °, maar bestaan slechts uit twee kleuren. Bovendien wordt het lijnenpatroon op de Auto doorbroken door een opvallende dubbele gele streep.

4.8. De voorzieningenrechter is gelet op dit voorgaande van oordeel dat de totaalindrukken van het merk en teken zodanig verschillen dat geen sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. Daar komt nog bij dat als onbetwist is komen vast te staan dat [gedaagde sub 2] de Auto enkel gebruikt voor festivalbezoek en vakantie. Het moet er zodoende rechtens voor worden gehouden dat de Auto niet gebruikt is voor commerciële doeleinden. Derhalve kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangenomen dat Darkness Reigns en [gedaagde sub 2] ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan evenmin worden vastgesteld, nu het teken zodanig van het merk verschilt dat geen verwarring is te duchten bij het relevante publiek. De vorderingen van de Staat gegrond op het merkenrecht zullen dan ook worden afgewezen.

Op andere blogs:
Dirkzwager IE & IT

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) beeldmerk van "poloënde" fietser met houten hamer
B) beeldmerk van een polospeler
C) beeldmerken "BASS 3 TRES”, "BASS 10 DIEZ” en "BASS 20 VEINTE"

Gerecht EU 18 september 2014, zaak T-265/13(jongen op fiets met houten hamer)
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat polospeler te paard met houten hamer weergeeft voor waren van de klassen 9, 18, 20, 21, 24 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 15/2012-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2013 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van het beeldmerk dat jongen op fiets met houten hamer weergeeft voor waren van de klassen 18, 25 en 28. De beslissing  wordt nietig verklaard.

Gerecht EU 18 september 2014, zaak T-90/13 (polospeler)
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat een polospeler weergeeft, voor waren en diensten van de klassen 3, 18, 25, 28, 41 en 43, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2240/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 november 2012 houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de communautaire en nationale beeldmerken die een polospeler weergeven, voor waren van de klassen 9, 18, 20, 21, 24, 25 en 28. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 18 september 2014, zaak T-267/13 (BAUSS)
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de beeldmerken met de woordelementen „BASS 3 TRES”, „BASS 10 DIEZ” en „BASS 20 VEINTE” voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2295/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 februari 2013 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BAUSS" voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35. Het beroep is afgewezen.

DPMA 21 augustus 2014, IEF 14226 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke)
Gecertificeerde vertaling van uitspraak ingezonden door Dr. Carl von Jagow, KROHN Rechtsanwälte.
Merkenrecht. Eerder werd in Nederland [IEF 13734] het vormmerk nietig verklaard, omdat de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, er is geen belangrijk niet-functioneel element. Ook het Duitse vormmerk wordt vernietigd op dezelfde gronden.

De omstreden vorm heeft geen individuele niet-technische vormgevingskenmerken. Voor zover gedaagde aanvoert dat het feit dat er andere zakjesvormen bestaan, aantoont dat de omstreden vorm niet technisch bepaald is, is dat niet van belang (cf. daartoe Ströbele/Hacker, Kommentar zum MarkenG, 10e druk, § 3 punt 105). De vorm van een product is technisch bepaald als zijn – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken een technische functie hebben, zonder dat het erop aankomt of datzelfde effect ook kan worden bereikt met toepassing van andere vormen (cf. BGH GRUR 2010, 138 punt 16 e.v. - ROCHER-Kugel en GRUR 2010, 231, punt 25 - Legostein).

De geregistreerde vorm is daarom alles bij elkaar noodzakelijk voor het bereiken van een technisch effect en kan krachtens § 3 lid 2 nr. 2 Markengesetz niet als merk worden beschermd (cf. ook BPatG, 27 W (octr.) 154/10 - Haftverschluss; BPatG, 28 W (octr.) 504/09 - Sturmgewehr; BPatG, 27 W (octr.) 055/07 - Spielwürfel; 27 W (octr.) 060/01 - Ventil mit Drehknöpfen; BPatG, 28 W (octr.) 206/04 - Verpackung für Käsescheiben).

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 23 september 2014, IEF 14222 (Vereniging C1000 tegen Jumbo/Ahold)
Procesrecht. Afbouwen franchisemerk. Jumbo en Ahold hebben verhuurrechten overgedragen en besloten de franchiseformule C1000 af te bouwen. Dit is echter geen reden om inzage ex 843a Rv te geven in overgang van vastgoed en verhuurrechten aan franchise-belangenvereniging C1000.

3.2.1. Als gevolg van de transactie met Ahold betreffende de overdracht van de verhuurrechten in combinatie met het besluit van Jumbo om de C1000 franchiseformule af te bouwen, wordt de C1000 franchisenemer gedwongen om met Ahold aan tafel te gaan om te spreken over een overgang naar Ahold zonder dat hem feitelijk een alternatief wordt geboden. Jumbo heeft de verhuurrechten verkocht aan Ahold zonder voldoende rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de C1000 franchisenemers. De afspraken die tussen Ahold en Jumbo in het kader van deze transactie zijn gemaakt ten aanzien van de verhuurrechten van de door de C1000 ondernemers geëxploiteerde vestigingspunten zijn voor de C1000 franchiseondernemers van fundamenteel belang bij de beoordeling van hun (rechts)positie onder de huidige huur- en formuleovereenkomst ten opzichte van C1000, Jumbo en/of Ahold.

4.6. De voorzieningenrechter moet zich in dit kort geding echter beperken tot het beantwoorden van de vraag die hem is voorgelegd: moet de gevorderde inzage door Jumbo worden verstrekt? De inzage die wordt verlangd betreft a) alle bescheiden waarmee de overgang van de verhuurrechten die gerelateerd zijn aan de overgang van de verhuurrechten met betrekking tot het vastgoed van Jumbo naar Ahold is geëffectueerd en b) alle bescheiden waarin de aan de hiervoor bedoelde overgang ten grondslag liggende afspraken tussen Jumbo/C1000 BV en Ahold zijn vastgelegd.

4.7. De inzage in de bescheiden onder a) lijkt op het eerste gezicht voldoende bepaald. Het (rechtmatig) belang om die inzage te krijgen komt de voorzieningenrechter evenwel op zichzelf als niet of nauwelijks relevant voor. De overdracht van de verhuurrechten aan Ahold is via een splitsing op de voet van artikel 2:334a e.v. BW bewerkstelligd. Huurovereenkomsten kunnen, zoals alle overeenkomsten, in beginsel niet eenzijdig gewijzigd worden, ook niet door Ahold. (...)

4.9. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het te verstrekkend om ten aanzien van die - eventuele - nadere afspraken tussen Jumbo en Ahold aan de zijde van Vereniging C1000 een rechtmatig belang aan te nemen en te oordelen dat het daarbij een rechtsbetrekking betreft waarbij (de leden van) Vereniging C1000 partij zijn als bedoeld in artikel 843a Rv. Toepassing van artikel 843a Rv in die zin dat Vereniging C1000 inzicht krijgt in de rechtsbetrekking tussen Jumbo en Ahold, met de kennelijke strekking dat Vereniging C1000 daarop haar onderhandelingsstrategie kan baseren, gaat - naar Jumbo en Ahold terecht hebben betoogd - de reikwijdte van genoemd artikel te buiten.

4.10 (...) De voorzieningenrechter kan, gelet op het bepaalde in het vierde lid van artikel 843a Rv niet lichtvaardig aan dit aspect voorbijgaan en kiest, zeker nu het hier om een kort geding gaat, voor de veilige weg.

Hof Den Haag 9 september 2014, IEF 14213 (Soevereine Militaire Hospitaal Orde van St. Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta tegen NL Afdeling Soevereine Orde van St. Jan van Jeruzalem)
Merkenrecht. Eiser is een rechtspersoon naar internationaal publiekrecht. Oppositie tegen merk THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS OF MALTA, THE ECUMENICAL ORDER slaagt ten dele. Anders dan het BBIE, oordeelt het hof dat er sprake is van deels soortgelijke diensten. Gelet op de overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het gedeponeerde teken en het gevaar voor verwarring, wordt inschrijving geweigerd voor de diensten in klassen 41 en 43 maar toegestaan voor klasse 35.

6.3. Volgens deze maatstaf is het hof van oordeel dat van voldoende overeenstemming sprake is om voor de hiervoor genoemde diensten in klasse 41 en 43 een gevaar voor verwarring aan te kunnen nemen. Hoewel het merk wellicht (deels) beschrijvend is voor de oorsprong van verzoekster, is het dat niet voor de hiervoor genoemde diensten, althans is zulks niet door verweerster onderbouwd gesteld. Het hof volgt daarom niet de stelling van verweerster dat (onderdelen van) het merk beschrijvend of generiek zou(den) zijn. De enkele – door verweerster gestelde maar door verzoekster bestreden – omstandigheid dat er wellicht andere (ridder)orden zijn die ook St. John in de naam zouden voeren, maakt dit niet anders, al niet omdat niet is gesteld dat die (ridder)orden ook deze diensten verlenen. Evenmin is aan te nemen dat een plaatsaanduiding als Jerusalem of Malta reeds om die reden geen onderscheidend vermogen zou toekomen. Zij dienen niet tot beschrijving van een aspect van de dienst noch zijn zij daarvoor gebruikelijk geworden. Deze plaatsaanduidingen zeggen slechts iets over de ontstaansgeschiedenis van verzoekster, maar niets over bijvoorbeeld de herkomst of bestemming van de door verzoekster geleverde diensten. Verzoekster is immers in Rome gevestigd. Hetzelfde geldt voor het element “knights”. Anders dan verweerster meent, moet er dan ook vanuit worden gegaan dat merken 1 en 3 een behoorlijk onderscheidend vermogen hebben voor wat betreft de hier aan de orde zijnde diensten.

Grief 2: bekend merk in de zin van UvP
7.3. Nu dit merk, zo al algemeen bekend, de uitkomst van deze zaak geen andere maakt omdat daarmee niet jegens ongelijksoortige waren of diensten kan worden opgetreden, behoeft de grief geen verdere behandeling.

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 september 2014, IEF 14203 (Zoontjes Beton B.V. tegen Livingroof v.o.f)
Uitspraak ingezonden door G.J. van de Kamp, Advocatenkantoor Park Legal en E.W. Verhelst, Verhelst Advocaten. Zie eerder IEF 11710.
Merkenrecht. Auteursrecht. Kostenveroordeling. Zoontjes is houdster van het woordmerk DNS voor niet metalen bouwmaterialen in het bijzonder dakbedekkingsmaterialen. Livingroof legt zich toe op o.a. het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjes als onderaannemer ingehuurd. Livingroof is houdster van een beeldmerk "ONS". Bij vonnis van 29 augustus 2012 is geoordeeld dat er geen sprake is van merkinbreuk of onrechtmatige mededinging, maar dat Livingroof met het gebruik van de foto op haar website wel het auteursrecht van Zoontjes heeft geschonden, waarna een verklaring voor recht is toegewezen. Hierop is hoger beroep ingesteld. Het hof oordeelt dat er sprake is van relevant verwarringsgevaar en verklaart dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjes, verklaart voor recht dat (door het gebruik van de foto) inbreuk is gemaakt op het auteursrecht en veroordeelt Livingroof hoofdelijk tot het vergoeden van de geleden schade.

Merkinbreuk

4.8 Het oordeel dat sprake is van een grote mate van overeenstemming, in combinatie met het gegeven dat het teken ONS werd gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten als waarvoor Zoontjes het merk DNS voert, brengt het hof tot de conclusie dat sprake is geweest van een relevant verwarringsgevaar. Tegen voornoemde elementen weegt onvoldoende op dat het onderscheidend vermogen van het beeldmerk DNS - zijn functie als herkomstaanduiding - gering is en dat op de relevante markt professionele afnemers actief zijn door wie - zoals ook blijkt uit het overlegde marktonderzoek - niet zozeer op merken wordt gelet als wel op producenten/leveranciers (die dan ook de grootste bekendheid hebben) en dat DNS nauwelijks als merk wordt gepercipieerd. Het verwarringsgevaar wordt evenmin weggenomen doordat in de door Zoontjes overlegde brieven (productie 2 en 3 bij inleidende dagvaarding) die het gewraakte gebruik van het teken ONS constitueren, uitdrukkelijk is vermeld dat het een product van Livingroof betreft (alsook, zoals onder 4.7 is vermeld, waarvoor deze lettercombinatie als afkorting staat). Ook de omstandigheden, ten slotte, dat marktpartijen Livingroof, als gevolg van de eerdere samenwerking tussen partijen, zullen kennen als uitvoerder en niet als leverancier, terwijl in de gewraakte uitingen ook wordt benadrukt dat Livingroof (zelf) met een nieuw product komt, biedt onvoldoende tegenwicht.

4.9 Gelet op dit alles slagen de grieven 1 tot en met 5 in het principaal hoger beroep.

4.16 Grief 8 in het principaal hoger beroep en (de onvoorwaardelijk ingestelde) grief 1 in het incidenteel beroep zien op de kostencompensatie in eerste aanleg in conventie. Nu ook het centrale geschilpunt van de merkinbreuk in het voordeel van Zoontjes wordt beslist, dient Livingroof als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg te worden veroordeeld, zodat de eerstgenoemde, principale, grief slaagt en de laatstgenoemde grief moet worden verworpen. Overeenkomstig de door beide partijen ter comparitie in eerste aanleg gedane suggestie, ziet het hof aanleiding aan te sluiten bij het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak, zodat de door Livingroof te vergoeden kosten voor salaris in conventie zullen worden vastgesteld op € 8.000,-.

5.    Slotsom
De grieven in zowel het principaal slagen deels. De grieven in het incidenteel hoger beroep falen. Het hof zal, omwille van de leesbaarheid, het bestreden vonnis in conventie in zijn geheel vernietigen en een nieuw dictum formuleren.

Rechtbank Gelderland 10 september 2014, IEF 14197 (Storopack tegen Rivafoam)
Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Gino van Roeyen, Banning Advocaten. Vormmerk. Techniek exceptie. Rivafoam is houder van een Benelux vormmerk voor een teken voor S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen. Storopack heeft een Gemeenschapsmerk van een S-vorm geregistreerd, waarvan Rivafoam de nietigheid heeft ingeroepen. Storopack vordert nietig verklaring van het Benelux S-vormmerk omdat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. De rechtbank wenst deskundige voorlichting. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht.

4.9. Nu de partijen in deze procedure niet dezelfde zijn als die in de procedure bij de rechtbank en het hof 's-Gravenhage én partijen bij die procedure hoger beroep hebben ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank, heeft het vonnis dat in de vorige rechtsoverweging is geciteerd, geen gezag van gewijsde. Thans staat niet vast of de S-vorm van Rivafoam bijdraagt aan de technische functie. Het overgelegde rapport van VDZ en de door Winkler beantwoorde additionele vragen hebben met name betrekking op wat rechtbank 's-Gravenhage hiervoor de verhakingsmogelijkheid noemt. Op de andere gestelde technische effecten - niet teveel ruimte innemen en bescherming bieden - wordt nagenoeg niet ingegaan. Echter, het rapport van VDZ en de antwoorden op de additionele vragen zijn, zeker gelet op de gemotiveerde betwisting van Rivafoam, onvoldoende om het bestaan van een verhakingsmogelijkheid of een andere bijdrage van de gedeponeerde S-vorm aan de technische functie van het vulmateriaal aan te nemen. Aan de andere kant is het bestaan daarvan ook niet uit te sluiten. Gelet op deze stand van zaken heeft de rechtbank behoefte aan een deskundige voorlichting over het bestaan van de verhakingsmogelijkheid van de S-vorm van Rivafoam, de effecten van die verhakingsmoglijkheid en eventuele andere bijdragen van de S-vorm van Rivafoam aan de technische functie.

4.10 Voordat tot benoeming van (een) deskundige(n) wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.