Alle rechtspraak  

Gerecht EU 18 september 2015, IEF 15268; ECLI:EU:T:2015:647 en ECLI:EU:T:2015:651 (Café de Colombia)
Nietigheidsprocedure. Oudere beschermde geografische aanduiding voor koffie 'Café de Colombia' voeren een procedure tegen Gemeenschapsbeeldmerken COLOMBIANO HOUSE en COLOMBIANO COFFEE HOUSE. De oppositiedivisie weigerde de oppositie, de diensten van klasse 43 (providing food and drink) kwamen niet overeen met de koffie; de kamer van beroep oordeelt dat er een te zwakke link is. Met de producten van klasse 30 voor thee, cacao en suiker is er een voldoende verwarringsrisico. Het Gerecht EU vernietigt de beslissingen (of in zoverre dat het de nietigheidsverklaring was afgewezen).

53      Finally, OHIM contends that, even assuming that Article 13 of Regulation No 510/2006 applies directly, the finding that the Board of Appeal erred is not such as to lead to annulment of the contested decision, since the concepts of ‘same class of product’ in Article 14 of Regulation No 510/2006 and of ‘comparable products’ in Article 13(1)(a) of that regulation are interpreted in the same way.

54      It is true that it is apparent from the case-law that an error made by the Board of Appeal can lead to the annulment of the contested decision only if it is decisive as to the assessment of that decision. If, in the particular circumstances of the case, an error could not have had a decisive effect on the outcome, the argument based on such an error is nugatory and thus cannot suffice to justify the annulment of the contested decision (see judgment of 9 March 2012 in Colas v OHIM — García-Teresa Gárate and Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, EU:T:2012:119, paragraph 50 and the case-law cited).

55      However, it should be noted that, in support of its opposition, the applicant relied on the application of other situations than that of Article 13(1)(a) of Regulation No 510/2006 relating to the use of a PGI for comparable products. It invoked Article 13(1)(a) of Regulation No 510/2006 relating to the situation where the use of the PGI exploits the reputation of the PGI, Article 13(1)(b) of that regulation relating to the situation of misuse, imitation or evocation of the PGI, and also Article 13(1)(d) of that regulation relating to the situation where the mark applied for is liable to mislead the consumer.

56      Consequently, OHIM’s argument that the concept of ‘same class of product’ and that of ‘comparable goods’ are identical does not relate to all the situations invoked by the applicant in support of its opposition and therefore it cannot be concluded that the Board of Appeal rejected the opposition in respect of all the situations invoked by the applicant.

Hof van beroep Brussel 23 juni 2015, IEF 15263 (Vlisco tegen Lemaire)
Merkenrecht. Vlisco is de belangrijkste fabrikant en verdeler van de zogenaamde wax-stoffen en -prints. Vlisco gebruikt woord- en beeldmerken, waaronder de blikvanger, het "staartetiket". Vlisco leverde aan het failliete Bethel, na de stopzetting van de samenwerking in 2001, beeldde Bethel de staartetiketten toch nog steeds af op de stoffen die ze verkocht. In beroep wordt Bethel veroordeeld tot staking van het gebruik van het staartetiket en omdat zij op misleidende wijze handelde door gebruik te maken van de soortnaam "wax" voor stoffen hoewel die niet volgens het wax-procedé werden vervaardigd. Bethel dient €138.120 te betalen, €10 per inbreukmakende stof waarvan er 13.812 verkocht zijn. Schadevergoeding is ex aequo et bono begroot op €25.000 voor het verlies dat Vlisco geleden heeft en €25.000 voor de winst die Bethel op de bestreden stoffen gemaakt zou hebben.

15. (...) besluit het hof dat de aangevochten tekens gebruikt door Bethel in hun geheel beschouwd in vergelijking met het Gemeenschapsmerk van Vlisco geen verschillen vertonen of hoogstens verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheld van de vergeleken tekens en het merk."
(…)
"Het is in casu voldoende aannemelijk dat het aangevochten gebruik door Bethel afbreuk heeft gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk van Vlisco, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is."

Het misleidend karakter van het gebruik van de soortnaam "wax".

27. Vlisco legt een verslag neer dat opgesteld werd door een door haar gelaste ingenieur, die een aantal stalen van de door Bethel als wax-stoffen verkochte stoffen heeft onderzocht.
Hoewel dit verslag eenzijdig is, is de inhoud ervan onderbouwd en overtuigend. Dit verslag laat voldoende toe vast te stellen dat de stoffen die door Bethel als wax-stoffen werden verkocht, niet volgens het wax-procedé (cfr. het feitenrelaas) werden vervaardigd.
De prijs die Bethel bij de aankoop van deze stoffen aan haar leverancier betaalde (met name 1 UsD per stuk stof van 12 yard, zoals kan afgeleid worden uit het verslag opgesteld in het kader van het beslag inzake namaak) bevestigt voldoende hetgeen voorafgaat. Het is immers niet redelijk denkbaar dat een wax-stof die vervaardigd wordt door middel van het ambachtelijke procedé dat in het feitenrelaas beschreven werd, te koop zou worden aangeboden door de fabrikant daarvan aan de prijs van 1 UsD per 12 yard,
Bethel kan, gelet op de prijs die zij voor de stoffen betaalde aan haar leverancier, niet redelijk voorhouden dat zij zich niet bewust was van het feit dat de stoffen die zij als wax-stoffen te koop aanbood, in feite geen wax-stoffen waren.
Het hof besluit dat Bethel, door stoffen als wax-stoffen te verkopen, daar waar zij nochtans wist of minstens diende te weten dat het geen wax-stoffen betrof, zich schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op artikel V1.105, 1'a) WER (kenmerken van de waren, procedé van fabricage) en op artikel Vl. 104 WER.

HvJ EU 16 september 2015, IEF 15255; zaak C-215/14; ECLI:EU:C:2015:604 (Kit Kat)
Vormmerk. Chocoladewafel met vier reepjes 'Kit Kat' – Artikel 3, lid 1, onder e) – Teken dat tegelijk bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald en de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Technische uitkomst die het productieproces omvat. Het hof:

1)      Artikel 3, lid 1, onder e), van [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan een voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens een van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm.

2)      Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet aldus worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.

3)      Om een merk in te schrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Conclusie AG [IEF 15016], gestelde vragen [IEF 14078]:

1) Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?
2) Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, onder e), i) en/of ii), van de merkenrichtlijn als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?
3) Moet artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten van vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?

Op andere blogs:
Mr.-Online
ICTRecht
Novagraaf

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 september 2015, IEF 15247 (Dünya Göz Hastanesi tegen Dunya EYE)
Uitspraak ingezonden door Eliëtte Vaal, AKD. DGH exploiteert een oogzorgcentrum en werft via tussenpersonen, waaronder gedaagde, klanten voor laseroogoperaties en is beeldmerkhoudster. Gedaagde is houder van Beneluxwoordmerk DUNYA GOZ. Na opzegging van de samenwerking werden domeinnamen te koop aangeboden en is door gedaagde DUNYA EYE gedeponeerd. Hij werft klanten voor een ander ziekenhuis in Turkije via dunyaeye.nl waar een brochure en tv-reportage en klantbeoordelingen met verwijzingen naar DGH's merken. DUNYA EYE moet elke inbreuk op de beeldmerken staken, klantbeoordelingen verwijderen en staken van het openbaarmaken van tv-reportage, de brochure en stoppen met doorlinken van domeinnamen en deze overdragen.

Herstelvonnis Rechtbank Den Haag 9 september 2015, IEF 15246 (Stichting Ventoux3 tegen Stichting STOPhersentumoren.nl)
Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten. De eerdere ex parte beschikking, waarin staking van gebruik van merken VENTOUX3 en RIDEFORHOPE werd bevolen, moest worden herzien, aangezien niet aannemelijk is dat SSH eerste voorgebruiker was. Dit vonnis [IEF 15161] is hersteld ("emailaccounts" waar het woord "websites" staat) en er is een artikel 1019i Rv-verklaring afgegeven bij de griffie, zodat de voorlopige voorziening hun kracht verliest.

Gerecht EU 10 september 2015, IEF 15243 (witte puntjes op grijs,blauw,geel en ivoor)
Beeldmerk. Verzoekster EE Ltd. heeft aanvraag gedaan voor een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit witte puntjes op een grijze, blauwe, gele en ivoorkleurige achtergrond. Deze aanvragen zijn afgewezen op absolute gronden door de kamer van beroep, omdat de tekens inherent geen onderscheidend vermogen hadden; dat wordt door het Gerecht EU bevestigd. Het teken is niet geldig als merk voor telecommunicatie goederen en diensten (telefooncovers).

ECLI:EU:T:2015:620; ECLI:EU:T:2015:618; ECLI:EU:T:2015:616; ECLI:EU:T:2015:615
61      In addition, it should be noted that it is the applicant that claims that the sign applied for presents a combination of colours and patterns which is unusual and even striking.

62      Moreover, where an applicant claims that a sign is distinctive, notwithstanding OHIM’s analysis, it is for that applicant to provide specific and substantiated information to show that the sign applied for has either intrinsic distinctive character or distinctive character acquired through use (judgment of 25 October 2007 in Develey v OHIM, C‑238/06 P, ECR, EU:C:2007:635, paragraph 50).

69 As the Board of Appeal rightly pointed out, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information, especially since they are commonly and widely used in order to advertise and market goods or services, without any specific message (judgment in Combination of 24 coloured squares, cited in paragraph 21 above, EU:T:2008:492, paragraph 35).

Andere blogs:
Novagraaf

Rechtbank Amsterdam 19 augustus 2015, IEF 15195; ECLI:NL:RBAMS:2015:5253 (Waalwear Group tegen A-Brands Quality Wear)
Kleding. Merkenrecht. Tussen Waalwear en A-Brands is een licentieovereenkomst gesloten. De Rechtbank overweegt dat de kleding die is verkocht met de aanduiding S&D le Chic by Salty Dog en Salty Dog Le Chic, steeds ter goedkeuring zijn voorgelegd aan Waalwear. Door het gebruik van deze aanduidingen, is er geen afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk Salty Dog, omdat de licentiegever op de hoogte kon zijn. Vervolg heeft A-Brands haar eigen merken "le chic" en "LCEE" kleding op de markt gebracht. Dit was op grond van de licentieovereenkomst niet verboden. A-Brands heeft voldoende afstand gehouden van auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermde elementen van Salty Dog kleding. Het is wel aannemelijk dat A-Brands heeft geprofiteerd van de bekendheid van het merk Salty Dog, maar dat is opzichzelf nog niet onrechtmatig tegenover Waalwear.

De beoordeling in conventie:
5.3. De rechtbank overweegt als volgt. De kleding die is verkocht met de aanduiding “S&D Le Chic by Salty Dog” en “Salty Dog Le Chic” is steeds ter goedkeuring aan [naam 1] voorgelegd, die namens Waalwear c.s. in ieder geval beoordeelde of het merk Salty Dog correct werd gebruikt. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat A-Brands door het gebruik van de aanduiding “by Salty Dog” of “Salty Dog Le Chic”, terwijl de licentiegever op de hoogte was of kon zijn van deze wijze van gebruik van het merk, afbreuk heeft gedaan aan de reputatie van het merk Salty Dog.

5.4. Vervolgens heeft A-Brands onder haar eigen merken “Le chic” en “LCEE” kleding op de markt gebracht. Het was haar onder de termen van de Licentieovereenkomst niet verboden om een eigen – aan het merk Salty Dog concurrerend merk – op de markt te brengen. Dat A-Brands hiermee afbreuk heeft gedaan aan het merk “Salty Dog” of dat de collectie merkinbreuk oplevert, is onvoldoende onderbouwd. Waalwear c.s. heeft in deze procedure onvoldoende onderbouwd dat A-Brands onvoldoende afstand heeft gehouden van de auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermde elementen van Salty Dog kleding.

5.5. De rechtbank is van oordeel dat deze gang van zaken: het introduceren van een merk onder de aanduiding “Le Chic by Salty Dog” of “Salty Dog Le Chic” en in daarop volgende jaren het merk “Le Chic” als zelfstandig merk voeren, niet in strijd is met de overeenkomst. Dat A-Brands c.s. geprofiteerd heeft van de bekendheid van het merk Salty Dog bij de introductie, acht de rechtbank aannemelijk, maar de rechtbank acht dat op zichzelf nog niet onrechtmatig tegenover Waalwear c.s. of in strijd met de Licentieovereenkomst. Uit deze handelswijze volgt niet dat de zo geïntroduceerde merken onder de in de overeenkomst gedefinieerde “Trade Mark” gerekend moeten worden. Het “Trade Mark” is in de overeenkomst expliciet en uitputtend gedefinieerd en het merkenrecht op de merken zoals LCEE en Le Chic komt Waalwear c.s. niet toe.

5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat ook na het jaar 2009, toen A-Brands volgens haar eigen stellingen niet langer de aanduiding “by Salty Dog” als aanduiding voor S&D Le Chic gebruikte, nog steeds kleding met de aanduiding “S&D Le Chic by Salty Dog” werd verkocht en dat op verschillende websites een verband tussen Salty Dog en S&D Le Chic werd gelegd. Door Waalwear c.s. is echter niet onderbouwd dat het hier gaat om iets anders dan de verkoop van de oude collectie en niet langer juiste gevolgtrekkingen van derden, zodat er geen grond is voor aansprakelijkheid van A-Brands c.s.

5.7. Voorts voert Waalwear c.s. aan dat A-Brands c.s. bewust de Licentieovereenkomst schendt door onvoldoende marketing inspanningen te verrichten. A-Brands verricht(te) niet, aldus Waalwear c.s. “all reasonable commercial efforts to ensure the profitable exploitation of the Trade Mark”. Het is aan Waalwear c.s. om in deze procedure te stellen – en bij voldoende betwisting te bewijzen – dat A-Brands niet voldoet aan haar verplichtingen. De enkele mededeling van A-Brands dat zij marketinginvesteringen voor merken waarvoor zij slechts een licentie bezit tot het minimum heeft teruggebracht, is onvoldoende. Daarbij overweegt de rechtbank dat in die periode de financiële situatie van A-Brands precair was (zie hierna onder r.o. 5.10) en door Waalwear c.s. niet gesteld is welke marketinginvesteringen op dat moment van A-Brands tenminste gevergd kon worden als “reasonable commercial efforts”.

5.8. Dit leidt tot afwijzing van vorderingen zoals weergegeven onder 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.5.

Rechtbank Den Haag 20 augustus 2015, IEF 15191; ECLI:NL:RBDHA:2015:9836 (Parfumswinkel tegen ANS Trading)
Inbreuk IE-recht. Kort geding. Geen spoedeisend belang. Parfumswinkel houdt zich bezig met de verkoop van parfums en verzorgingsmiddelen in Nederland onder de handels- en domeinnaam "Parfumswinkel.nl". ANS verkoopt ook online parfums en verzorgsmiddelen en registreert in augustus 2010 handels- en domeinnaam "parfumswebwinkel.nl". Parfumswinkel legt aan haar vordering ten grondslag dat beide ondernemingen dezelfde activiteiten gericht op hetzelfde publiek uitoefenen, en daardoor gevaar voor verwarring groot is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Parfumswinkel onvoldoende voortvarend heeft gehandeld (zonder steekhoudende reden) door 1,5 jaar te laten verstrijken tussen haar eerste sommatie en het instellen van het kortgeding. In die periode had Parfumswinkel een bodemprocedure kunnen voeren tegen AMS. De voorziengenrechter is dan ook van oordeel dat Parfumswinkel niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat het vereiste van spoedeisend belang ontbreekt.

4. De beoordeling
Spoedeisend belang
De redenen die Parfumswinkel voor haar stilzitten heeft gegeven acht de voorzieningenrechter niet steekhoudend. Immers, het verzamelen van meer bewijzen van verwarring was redelijkerwijs niet noodzakelijk aangezien slechts gevaar voor verwarring hoeft te worden gesteld in het kader van handelsnaaminbreuk en een aantal ‘bewijzen’ daarvoor voldoende kan zijn (in de dagvaarding noemt Parfumswinkel 5 gevallen in 2013). Niet duidelijk is geworden waarom Parfumswinkel in de situatie waarin zij haar zaak in beginsel ‘op orde’ had zo lang heeft gedaan over de beslissing om over te gaan tot het instellen van een kort geding. Dat die beslissing nogal wat voeten in de aarde voor haar heeft gehad verklaart hoogstens een korte periode van talmen, maar niet de anderhalf jaar na de eerste sommatie. Het door Parfumswinkel gestelde onrechtmatig voeren door ANS van het Thuiswinkel Waarborg-logo, hetgeen door verwarring schade zou toebrengen aan Parfumswinkel, was door Parfumswinkel overigens reeds in 2013 geconstateerd, zodat die omstandigheid ook niet het vereiste spoedeisend belang aan de vorderingen kan verlenen.

4.6.
De conclusie uit dit alles is dat Parfumswinkel in de gegeven omstandigheden onvoldoende voortvarend heeft gehandeld doordat zij (zonder steekhoudende reden) relatief veel tijd heeft laten verstrijken tussen haar eerste sommatie en het instellen van dit kort geding, te weten anderhalf jaar (vergelijk Hof Den Haag, 27 mei 2014 inzake Digital Revolution en Maxperian/ Samsung, IEPT20140527). In die periode had Parfumswinkel (ruimschoots) een bodemprocedure kunnen voeren tegen ANS.

4.7.
Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Parfumswinkel niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat, mede gelet op de relevante belangen van partijen, het vereiste spoedeisend belang aan de zijde van Parfumswinkel ontbreekt. De overige verweren van ANS behoeven daarom geen nadere bespreking.

 

 

Conclusie AG HR 14 augustus 2015, IEF 15180; ECLI:NL:PHR:2015:1663 (Hauck tegen Stokke)
Uitspraak ingezonden door Robbert Sjoerdsma, Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek. Incidentele cassatiemiddel. Een veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel van deze vorm wordt bepaald door de aard van de waar. Daarmee volgt de HR [IEF 12554] niet conclusie van AG [IEF 11836]; de klacht van onderdeel IV.2 berust op een onjuiste lezing van het arrest van het Hof. De AG concludeert dat onderdeel IV.2 slaagt en de resterende onderdelen falen. Het hof zou een combinatie van uitsluitingsgronden hebben gebruikt, uit het HvJ EU-arrest [IEF 14209] volgt dat dat unierechtelijk niet is geoorloofd. De beoordeling van de uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 aanhef en onder e eerste richtlijn zijn sterk verweven met de waardering van de feiten en daarom moet verwijzing volgen.

6. De Hoge Raad heeft in rov. 5.7.2. van het verwijzingsarrest als uitgangspunt genomen dat het hof heeft geoordeeld dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (zeer) aantrekkelijke uiterlijk een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen maakt dat de vorm van de stoel in zoverrre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan art. 3 lid 1 onder (iii). Ik maak daaruit op dat de Hoge Raad niet de mening heeft gevolgd van de A-G Verkade in diens conclusie van 5 oktober 2012 onder 5.47.2 dat de klacht van onderdeel IV.2. berust op een onjuiste lezing van het arrest van het hof, omdat beide uitsluitingsgronden afzonderlijk van toepassing zijn geacht (cumulatie). Dit betekent dat moet worden aangenomen dat het hof een combinatie van beide uitsluitingsgronden heeft gebruikt. Inmiddels weten we uit de beantwoording van de derde prejudiciële vraag dat dit unierechtelijk niet geoorloofd is. Onderdeel IV.2 bevat een hierop gerichte klacht en treft dus doel.

Lees de conclusie(pdf/html)

Hof van beroep Antwerpen 27 april 2015; IEF 15171 (Gids tegen gedaagde)
Merkenrecht. Normaal gebruik. Eerder als IEFbe 1466. Gids voert sinds 1999 een handel in o.a. IT-diensten onder de benaming "Shop". Kort hiervoor is door gedaagde het beeldmerk Shop.be ingeschreven en domeinnaam. De inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van Paragon, die failliet wordt verklaard in 2002. Gids vordert de vervallenverklaring, minstens de vernietigverklaring van het Beneluxmerk en toekenning van schadeloosstelling op grond van 2.26 en 2.27 BVIE. Gedaagde betwist die aanspraak vanwege een overnameovereenkomst. Het hoger beroep van Gids is gegrond. Het Beneluxmerk Shop.be wordt vervallen verklaard omdat er geen sprake is van normaal of hernieuwd normaal gebruik in de zin van 2.27 lid 2 BVIE. Doorhaling van de merkinschrijving wordt bevolen.

1. De feiten.
De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:
- appellante, opgericht op 9 maart 1999, voert sindsdien handel (exploitatie van portaalsites in België, Nederland en Frankrijk, de verkoop van IT-diensten, het verkopen van e-commerce-oplossingen en virtuele winkels op het internet) onder meer onder de benaming Shop;
- kort voordien, op 17 februari 1999 had de geïntimeerde, als zaakvoerder van de BVBA Paragon (opgericht op 2 juni 1997 met als doel onder meer het verkopen van elektronische consumptiegoederen), het Benelux beeldmerk Shop.be nr. 0646591 laten inschrijven; op 2 april 1999 volgt het depot van de domeinnaam Shop.be; de inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van de BVBA Paragon; die vennootschap wordt op 5 maart 2002 failliet verklaard, faillissement dat wordt afgesloten op 14 september 2010;
- De geïntimeerde laat gelden dat hij titularis is van het Beneluxmerk Shop.be ingevolge overname-overeenkomst van 7 juli 2009 en dat hij sindsdien gebruik maakt van het merk en van de domeinnaam Shop.be;
- de appellante vordert de vervallenverklaring, minstens de nietigverklaring van het Beneluxmerk Shop.be en de toekenning van schadeloosstelling (over de domeinnaam bestaat een afzonderlijke procedure bij dit hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892 die heeft geleid tot een arrest van 2 december 2013).

3.2. Grond van betwisting
3.2.6. De geïntimeerde laat gelden dat het verval van het merk door de geïntimeerde niet meer kan worden ingeroepen, gelet op het hernieuwd gebruik daarvan dat door de gerechtswaarder wordt bevestigd in zijn proces-verbaal van vaststelling van 22 maart 2013. Die vaststelling wordt door de appellante als dusdanig niet betwist. De appellante argumenteert wel dat het gebruik van 22 maart 2013 van het merk door geïntimeerde (ook en zelfs voor zover dat gebruik mocht kunnen worden bestempeld als een begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik in de zin van artikel 2.27.2 BVIE, hetgeen wordt betwist) zich situeert in de periode van drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering (24 april 2013) en dus niet in aanmerking kan worden genomen, omdat de voorbereiding van dat begin van gebruik of hernieuwd gebruik pas werd getroffen nadat de appellante er kennis van had genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. Terecht verwijst de appellante in dat verband naar haar beroepsconclusie van 21 januari 2013 in de zaak voor de hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892, waarin zij de overdracht van de doorhaling van dat beeldmerk heeft gevorderd onder meer op grond van "onvoldoende gebruik". De neerlegging van conclusies geldt als betekening (artikel 746 Ger. W.). Aangenomen wordt dat geïntimeerde vanaf de neerlegging van die conclusie kennis had dat een vordering tot vervallenverklaring van het beeldmerk zou kunnen worden ingesteld. Het beroep door geïntimeerde op de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder om op 22 maart 2013 de hierboven bedoelde materiële vaststellingen te doen, wordt dan ook geacht geen ander doel te hebben gehad dan een mogelijke vordering tot vervallenverklaring van beeldmerk Shop.be tegen te gaan. Dat de conclusie dateert van meer dan drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering, is irrelevant (artikel 2.17 BVIE vereist niet dat de kennisgeving zou gebeuren binnen die periode van drie maanden). Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat door appellante wordt betwist en door de geïntimeerde niet wordt bewezen dat hij ten tijde van de betrokken vaststellingen handelaar was, een inschrijving had in de kruispuntbank der ondernemingen, een btw-nummer had, ... In de gegeven omstandigheden bewijst de geïntimeerde zelfs geen begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik, zodat toepassing van artikel 2.27.2. BVIE te zijnen gunste hoe dan ook uitgesloten is.

3.2.7. Slotsom is dat het hoger beroep van de appellante gegrond is. Het recht van de geïntimeerde op het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) wordt vervallen verklaard. De doorhaling van die merkinschrijving wordt bevolen.