Merkenrecht  

"4.5 Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens – op de beschreven wijze – kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet – als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt – is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik – en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen.

4.7. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding.

Ook een beroep op het portretrecht en onrechtmatige daad wordt afgewezen, voornamelijk omdat deze vorderingen niet voldoende onderbouwd zijn:

4.10 (...) De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken."

Lees het vonnis hier. Muziek van The Sweet hier.

“4.8. Met grief III bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun (subsidiaire) stellingname dat zij een geldige reden hebben gehad voor het niet-gebruik van hun merk. In dat verband hebben V/Consyst c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik (“tijdelijk”) hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien “zelfmoord” zou zijn als V/Consyst c.s. het gebruik van het merk “UPC” hadden voortgezet.

4.9. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05; HR 11 januari 2008, LJN BB5077). Met het woord “onredelijk” wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consyst c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten – advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten – niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam “UPC” maar onder de naam “Chello”. Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consyst c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk “UPC”. Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consyst c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake.”

Ook van kwade trouw is geen sprake, de niet-soortgelijke waren of diensten van partijen sluiten dit uit.

“4.10. Met grief I bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun stelling, dat de merkdepots van UPC te kwader trouw zijn verricht als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub a BMW (thans artikel 2.4 sub f BVIE). Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat, zoals uit het vooroverwogene volgt, niet kan worden aangenomen dat V/Consyst c.s. hun merk “UPC” voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereist.

Het hof bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep. Omdat de appeldagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de implementatiedatum van handhavingsrichtlijn, begroot het hof de kosten volgens het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.

De Voorzieningenrechter acht zichzelf bevoegd met betrekking tot de merk- en auteursrechtelijke vorderingen in conventie (r.o. 4.1) en de vordering in reconventie (r.o. 4.2).

MTV wordt als rechthebbende op de betreffende tekenfilmseries beschouwd op grond van artikel 45d Auteurswet (r.o. 4.3)

De stelling dat MTV geen merkenrechthebbende zou zijn met betrekking tot tassen en stationary, met name omdat geen Spongebobmerkinschrijvingen voorhanden zouden zijn voor waren in klasse 18 wordt verworpen (r.o. 4.4). “De Niceclassificatie vormt geen maatstaf voor de beoordeling of sprake is van (soort)gelijkheid van waren. Naar MTV voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zijn de betreffende characters aan te merken als bekende merken (…) Bovendien zijn de tassen en stationary die Vadobag op de markt brengt naar voorlopig oordeel minstgenomen aan te merken als soortgelijke waren als waarvoor de verschillende depots van MTV – ook voor het Spongebob-character – zijn verricht (althans van de waren en diensten die in de weergave van de merken in paragraaf 2 tussen haakjes zijn vermeld) en is gelet op de identiciteit van de verschillende merken en door Vadobag gehanteerde tekens sprake van verwarringsgevaar (…)”.

“4.5. De door het recht van de staat New York beheerste merchandiseovereenkomsten – die niet voorzagen in een (stilzwijgende) mogelijkheid tot verlenging – zijn van rechtswege beëindigd. Volgens de door MTV overgelegde legal opinion van een Amerikaanse advocaat toegelaten tot de New Yorkse balie zijn deze overeenkomsten geëxpireerd en kunnen deze niet eenzijdig door Vadobag op grond van door Vadobag gestelde (maar door MTV gemotiveerd betwiste) wanprestatie onder deze overeenkomsten met een jaar worden verlengd. Inhoudelijk heeft Vadobag deze opinion op zichzelf niet bestreden en zij heeft daar geen betoog naar het recht van de staat New York tegenover gezet – en daar al helemaal geen legal opinion van een terzake kundige jurist aan ten grondslag gelegd. Na de contractueel voorziene uitverkoopperiode van 90 dagen (inmiddels in beide gevallen verstreken) bestaat er mitsdien met betrekking tot Spongebob en Dora geen licentieverhouding meer tussen partijen.”

Met betrekking tot de deal memo, die evenmin voorziet in een (stilzwijgende) verleningingsmogelijkheid, geldt eveneens dat een eenzijdige verlenging is in beginsel niet mogelijk naar Nederlands recht, behoudens bijzondere omstandigheden (r.o. 4.6).

“4.8. Vadobag beroept zich nog op de in art. 98 lid 1 GMVo genoemde "speciale redenen" (…) om geen inbreukverbod op te leggen in dit geval. Zij ziet als redenen daarvoor de in haar ogen structurele tegenwerking/wanprestatie onder de licentieverhoudingen, beweerdelijk nadat zij zou hebben geweigerd schriftelijk toe te zeggen aan MTV dat ze niet langer "passief" in Frankrijk zou verkopen (hetgeen door MTV wordt betwist en overigens door Vadobag onvoldoende steekhoudend is substantieerd).

4.9. Dat wordt verworpen, alleen al omdat bedoelde tegenwerking/wanprestatie in dit
kort geding niet voldoende aannemelijk is gemaakt om een zo vergaande uitzondering als
het achterwege laten van een merkinbreukverbod te rechtvaardigen.”

Over de vordering in reconventie oordeelt de Voorzieningenrechter dat mogelijk sprake is (geweest) van wanprestatie van MTV (naar New Yorks recht voor wat betreft de Spongebob en Dora-overeenkomsten, naar Nederlands recht voor wat betreft Diego), maar dit vergt onder meer een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke merites van de zaak die de perken van een kort geding als het onderhavige (ver) te buiten gaat. Ook de gestelde "vertragingstactiek" van MTV, zoals Vadobag dat noemt, bij de vereiste goedkeuring van merchandiseartikelen, is naar voorlopig oordeel onvoldoende hard gemaakt (r.o. 4.10).

De vordering in reconventie leent zich (ook) niet voor toewijzing in kort geding, omdat Vadobag in feite een verkapte verklaring voor recht in kort geding vordert dat zij vanwege de door haar gestelde wanprestatie gerechtigd is aanspraak te maken op eenzijdige verlenging van een jaar van de betreffende overeenkomsten. Zij stelt dat zij door deze wanprestatie schade heeft geleden die (alleen) passend geredresseerd kan worden anders dan in de vorm van geld (r.o. 4.11). Dat gaat volgens de Voorzieningenrechter veel te ver, alleen al omdat dit vanwege de aangevoerde grondslag in feite een (integrale) schadevergoeding in kort geding behelst. Spoedeisend belang daarbij is onvoldoende steekhoudend gesteld en door MTV terecht betwist. Bovendien is op grond van hetgeen thans is aangevoerd niet uit te maken of een schadevergoeding anders dan in geld wel passend is. Materieel is dit een kwestie die in een bodemprocedure thuishoort. Daar behoort niet in kort geding dit door Vadobag beoogde voorschot op genomen te worden – te meer daar de bodemprocedure voor wat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora betreft conform de door partijen gemaakte forumkeuze gevoerd dient te worden voor de gerechten van de staat New York (r.o. 4.12).

De merk- en auteursrechtinbreukverboden worden toegewezen. Nu op grond van de eigen stellingen van Vadobag aannemelijk is dat zij merchandisingproducten met de characters verhandelt elders in Europa, bestaat naast het in beginsel pan-Europese Gemeenschapsmerkinbreukverbod en Beneluxwijd Beneluxmerkinbreukverbod voldoende grond voor een grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod (Lincoln/Interlas).
Voorshands is voldoende aannemelijk te achten dat MTV ook naar het recht van de andere landen van de Europese Unie als auteursrechtexploitatiegerechtigde kan worden beschouwd, gelet op artt. 2 sub d, 3 lid 2 sub c jo. 4 van Ri 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn), waarvan de implementatietermijn verstreek op 22 december 2002. Dat verbod zal worden beperkt tot de landen van de Europese Unie, nu MTV geen verderstrekkend verbod heeft beoogd.

Lees het vonnis hier.

Artikel 13A lid 5 BMW (oud) (artikel 2.21 lid 4 BVIE) maakt winstafdracht bij merkinbreuk mogelijk, maar volgens de tekst niet bij merkgebruik niet te kwader trouw.

Niet beperkt tot piraterij

Het Benelux Gerechtshof oordeelt dat artikel 13 A lid 5 BMW (oud) niet beperkt is tot gevallen van piraterij, waarbij het gaat om moedwillige namaak van merkartikelen: “Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt. In de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk 'te kwader trouw' is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van 'niet-opzettelijke inbreuk' op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt tot 'moedwillige namaak' van merkartikelen.” Er is volgens het Benelux Gerechtshof geen verschil tussen moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk (r.o. 13).

Aangenomen moet worden, aldus het Benelux Gerechtshof, dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (oud) slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk (r.o. 14).

“Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. (…) Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is” (r.o. 15).

Relevante beoordelingscriteria

In casu werken de beoordelingscriteria als volgt uit. De omstandigheid dat IWC de markt voor CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd neemt opzet op de merkinbreuk niet weg (r.o. 18).

De omstandigheid dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbieding van een vergoeding, kan bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is (r.o. 19).

Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had (r.o. 20).

Het Benelux gerechtshof merkt in zijn algemeenheid nog op dat alle omstandigheden van het geval aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan (r.o. 21).

Lees het arrest hier (via IEPT, nog niet gepubliceerd op de website van het BenGH).

Vervolgens betwist Eventex dat partijen in de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt. De rechtbank oordeelt dat in beide concepten van de samenwerkingsovereenkomst als uitgangspunt geldt dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak heeft op de met DME verbonden rechten, waardoor partijen feitelijk tot elkaar zijn veroordeeld, want geen van partijen mag zonder toestemming van de ander alleen doorgaan. Op grond daarvan wordt geoordeeld dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam. De drie onderwerpen waarover partijen volgens Eventex geen volledige overeenstemming hebben bereikt zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als essentialia te beschouwen. De handelswijze van Eventex is in strijd met de wilsovereenstemming. "Als dat betekent dat Eventex (op die voorwaarden, dus samen met VNU) de DME niet verder wil laten doorgaan, dan is dat de 'poison pill' die partijen overeengekomen zijn."

Het gevorderde verbod, de vordering tot dooronderhandelen en de vordering tot het inschrijven van VNU als mede-eigenaar worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.