Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, KG ZA 13-1228 (B.Braun Melsungen tegen Safemedic en Troge)
Uitspraak ingezonden door Ricardo Dijkstra, Van Doorne.
Octrooirecht. B.Braun is houdster van EP 1 911 487 B1 voor een "spring clip as needle tip protection for a safety IV catheter", dit is afsplitsing van EP 969 en subafsplitsing van EP 588 (het grootmoederoctrooi). Onder de naam Tro-Vensite bieden gedaagden een beveiligd IV katheter aan.

Een 'unitary needle guard' duidt erop dat de naaldbescherming uit één stuk bestaat. Bij een andere interpretatie is er sprake van toegevoegde materie ex 76 en 123 EOV en de kans bestaat dat conclusie 1 gedeeltelijk nietig zal worden verklaard. Niet in geschil is dat de geconstateerde nietigheid kan worden gerepareerd door de toevoeging van het kenmerk 'unitary' aan conclusie 1. Echter in dat geval valt de Tro-Vensite niet meer onder het beschermingsomvang van het octrooi. De gemiddelde vakman zal het kenmerk zo uitleggen dat de naaldbescherming bestaat uit een veerkrachtige veerklem die uit één stuk wordt gefabriceerd, daaraan voldoet de Tro-Vensite niet, omdat deze bestaat uit ten minste twee losse componenten. Alle vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

Leestips: 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.10.

Rechtbank Den Haag 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19241 (Mylan tegen Janssen Pharmaceuticals)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst, BarentsKrans.
Octrooirecht. ABC. Geen 1019h Rv-proceskostenveroordeling. Janssen was houdster van EP 566709 B3, voor een Preparaat dat een tramadolverbinding en aceetaminofen bevat en de toepassing ervan (pijnstiller). Hiervoor is een ABC 300152 verleend. Mylan vordert vernietiging van het EP 709 en nietigverlaring van het ABC, omdat er sprake is van toegevoegde materie en gebrek aan inventiviteit.

Van een gemiddelde vakman die op zoek is naar een alternatief voor pijnbestrijding zal te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. Uit de tabel van Ganzer zou de vakman leren dat bepaalde combinaties succesvol kunnen worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. Dat alternatief vergt geen inventieve arbeid. Een keuze uit een van de alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.

De rechtbank verklaart ABC nietig, maar er is - vanwege het verstrijken van het octrooi - geen belang bij de vernietiging ervan. Artikel 1019h Rv is (onder verwijzing naar Bericap) niet van toepassing omdat het een zuivere nietigheidsactie betreft.

3.3.4. De gemiddelde vakman zou dit probleem op grond van zijn algemene vakkennis of door kennis te nemen van Ganzer oplossen door de twee extra actieve verbindingen weg te laten.

4.4. Het objectieve technische probleem uitgaande van US 589 is dus niet het voorzien in een verbeterde pijnstillende werking van de samenstelling, maar slechts het verschaffen van een alternatief voor de door US 589 geopenbaarde samenstelling met behoud van de pijnstillende werking.

4.5. Van de gemiddelde vakman die op zoek is naar een dergelijk alternatief mag verwacht worden dat hij zal onderzoeken welke alternatieven mogelijk al zijn gevonden. Daarvoor zal hij te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. De rechtbank ziet zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in waarom de gemiddelde vakman daarbij geen publicaties zou raadplegen die zich richten op pijnbestrjding bij medische specialismen waarin regelmatig emstige pijn wordt bestreden. De rechtbank acht dan ook aannemelijk dat de gemiddelde vakman onder meer Ganzer in zijn beschotiwingen zou betrekken, dat zich immers evenals het octrooi bezighoudt met bestrijding van ernstige pijn. De gemiddelde vakman zou Ganzer niet terzijde schuiven alleen omdat het artikel specifiek ziet op pijn door tumoren in het hoofd- en halsgebied.

4.6. Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. De rechtbank acht aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling
van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid.

4.7. Daaraan doet niet af dat Ganzer ook andere combinaties dan die van ben-u-ron en tramal openbaart zoals ben-u-ron en MST of Truxal. Mogelijk leiden die tot andere voor de hand liggende alternatieven, maar dat maakt de maatregelen van conclusie 1 nog altijd niet meer dan de keuze uit één van de voor de hand liggende alternatieven. Een keuze uit een
van deze alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.

4.10. Het voorgaande leidt er toe dat ABC 300152 nietig dient te worden verklaard. Vernietiging van EP 709 moet echter worden afgewezen omdat de geldigheidsduur al is verstreken en een belang van Mylan bij vernietiging van het vervallen octrooi door haar niet is gesteld en evenmin is gebleken. Aan de gevorderde voorlopige voorziening wordt niet toegekomen nu een eindbeslissing wordt gegeven.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1336 (pdf)
Afschrift HA ZA 12-1336 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, KG ZA 13-1160 (Novartis tegen Alvogen en Focus Farma)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst en Claudia Zeri, BarentsKrans.
Octrooirecht. Impliciete openbaarmaking. Begrip aanvangsdosering. Novartis is houdster van EP 2 292 219 waarbij rivastigmine (actief bestanddeel tegen de progressie van dementie of de ziekte van Alzheimer) via een pleister kan worden toegediend, middels geleidelijke dosering oftewel titratie.

Op 12 maart 2013 heeft Alvogen Ipco marktvergunningen verkregen voor Nederland met betrekking tot generieke rivastigminepleisters. Focus Farma is producent en leverancier van de generieke pleisters. Alvogen heeft haar producten doen opnemen in de zogenaamde G-standaard. Volgens Alvogen is onduidelijk wat het octrooi verstaat onder het begrip aanvangsdosis (starting dose), waarin de voorzieningenrechter haar volgt. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in de oppositieprocedure zal worden herroepen of in een nietigheidsprocedure zal worden vernietigd en het gevorderde wordt afgewezen. Novartis wordt veroordeeld in de proceskosten ad €163.141,81.

4.6. Voorshands wordt met Novartis geoordeeld dat in in ieder geval voorbeeld IV (Pharmacokinetic properties) voor de gemiddelde vakman duidelijk en ondubbelzinnig een behandeling van Alzheimer patiënten" wordt geopenbaard waarbij rivastigrnine wordt toegediend in een aanvangsdosis die wordt afgegeven door een ITS van 5 cm². Dat dit de aanvangsdosis is, volgt, zoals Novartis terecht aanvoert, uit de vermelding dat het hier gaat om een ascending dose-proportionality study en uit de hiervoor op pagina 6 weergegeven tabel van voorbeeld IV (18 patients in the 5 cm²) dose). Vooralsnog acht de voorzieningenrechter tevens aannemelijk dat de vakman zal begrijpen dat het hier gaat om een dosis per 24 uur gezien de vergelijking met de BID Exelon capsules waarvan de toegediende hoeveelheden blijkens Table 1 per dag worden weergegeven.

4.9. Een impliciete openbaring is alleen aan de orde indien de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis in het uitdrukkelijk geopenbaarde zonder meer zou meelezen dat de geclaimde voordelige effecten van de behandeling, zoals de mogelijkheid bij de behandeling een hogere aanvangsdosis te gebruiken en het verlagen van het aantal titratiestappen, slechts afhankelijk zijn van de aanvangsdosis, ongeacht de verdere eigenschappen van de TIS. In dat geval zou hij voor de uitdrukkelijk geopenbaarde ITS#2 lezen: iedere TIS met dezelfde aanvangsdosis. Voorshands ontbreken echter aanwijzingen, laat staan voldoende overtuigende aanwijzingen dat de vakman het octrooi daadwerkelijk I aldus zal lezen.

4.10. Novartis heeft gewezen op voorbeeld III, maar daaruit kan de vakman niet meer I afleiden dan dat de in vergelijking met TTS#l additionele hechtlaag van TTS#2 niet van invloed is op de mate waarin de actieve stof door de huid wordt doorgelaten. Daaruit is niet duidelijk en ondubbelzinnig af te leiden dat dat ook geldt voor andere eigenschappen van de TTS of dat de voordelige effecten slechts met die mate van doorlaatbaarheid samenhangen.

4.11. Novartis wijst voorts op de hiervoor weergegeven passage op pagina 11 van WO 407 waar voordelen worden genoemd van such compositions, verwijzend naar de TTS volgens de uitvinding. Ook op deze plaats wordt die ITS niet in verband gebracht met een bepaalde aanvangsdosis. AI om die reden geeft dit geen grond voor de veronderstelling dat de vakman een ITS met een bepaalde aanvangsdosis zou meelezen op de manier die Novartis bepleit.

Lees de uitspraak:
KG ZA 13-1160 (scan)
afschrift KG ZA 13-1160 (pdf)

NL Octrooicentrum 18 december 2013, ORE/Advies/1011819 (Agrisemen B.V. tegen Enza Zaden)
Advies ingezonden door Ellen Crabbe, Brantsandpatents.
Octrooirecht. Advies ex artikel 84 ROW 1995. Artikel 3 ROW. Advies inzake nietigheidsgronden (75 lid 1 ROW 1995). Enza is rechthebbende op een octrooi voor een werkwijze voor het verkrijgen van een plant met een duurzame resistentie tegen een pathogeen NL octrooi 1011819. De nietigheid is gebaseerd dat het onderwerp betrekking heeft op een werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten (art. 3 lid 1, onder d).

Conclusie 1 is echter gericht op een werkwijze voor de identificatie van planten en resulteert deze werkwijze niet in de voortbrenging van planten. Evenmin is voor de exploitatie van de uitvinding vereist dat de octrooihoudster eerst een plant voortbrengt. De werkwijze kan worden toegepast op een bestaande groep cultuurslaplanten, waarbinnen een slaplant met twee Dm-resistentiegenen kan worden geïdentificeerd. Art. 3 bevat een additionele bepaling ten opzichte van 53 EOV en 4 Biotech-richtlijn die ook de voortbrengselen verkregen door een werkwijze van wezenlijk biologische aard uitsluit.

"NL Octrooicentrum betreurt dit gebrek aan harmonisatie op het gebied van octrooiwetgeving, maar kan niet aan de tekst van de Nederlandse bepaling voorbij gaan. Nu in Nederland geen jurisprudentie voorhanden is omtrent de uitleg van die additionele bepaling in artikel 3, eerste lid, onder ROW 1995, gaat NL Octrooicentrum vooralsnog uit van de letterlijke tekst van de genoemde bepaling, te meer daar de wetsgeschiedenis erop lijkt te wijzen dat dit ook de intentie was van de wetgever."

Conclusies 4 tot en met 7 zijn vernietigbaar op grond van artikel 3 lid 1 onder d ROW 1995, conclusies 1 tot en met 7 vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit.

Nieuwheid
"Tot het moment dat de octrooihoudster de in conclusie 2 en 3 omschreven DNA-sequenties had geïdentificeerd als merkers, was het bestaan van deze DNA-sequenties als merker niet bekend. Het is vaste jurisprudentie om biologisch materiaal, waarvan de functie niet eerder is onderkend, als nieuw te beschouwen."

"Aangezien in D11 in het geheel geen Dm-resistentiegenen of DNA-merkers geopenbaard worden, worden oon conclusies 4 en 5 nieuw geacht ten opzicht van D11.

"omdat door bijvoorbeeld Mendeliaanse segregatie de Brema Dm-resistentegenen verloren kunnen gaan. De geclaimde zaden en nakomelingen zijn dan niet te onderscheiden van conventionele zaden en nakomelingen die deze resistentiegenen niet dragen, aldus verzoekster. NL Octrooicentrum volgt deze stelling van verzoekster. (...) Conclusies 6 en 7 zijn gericht op zaden en nakomelingen afkomstig van een cultuurslaplant met twee Dm-resistentiegenen, waarbij niet is uitgesloten dat de zaden en nakomelingen van een dergelijke plant na kruisbestuiving deze Dm-resistentiegenen niet meer bevatten door Mendeliaanse segregatie.

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 december 2013, KG ZA 13-1038 (Unilever tegen P&G)
Unilever is houdster van EP 1 361 172 voor een ‘Water soluble package’. EP 172 is een divisional van WO 068, die eveneens een “Water soluble package” als onderwerp heeft en heeft geleid tot de verlening van het Europese octrooi EP 1 161 382.

Bij de beoordeling daarvan wordt van gewicht geacht dat de Oppositie Afdeling bij beslissing van 27 juni 2012 het octrooi, in enigszins gewijzigde vorm, in stand heeft gelaten. Uit het prioriteitsdocument zou blijken dat de gunstige eigenschappen alleen maar betrekking hebben op een hemisphere en niet op de andere uitvoeringsvormen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gemiddelde vakman uit het prioriteitsdocument en de oorspronkelijke aanvrage zou opmaken dat een capsule met een cirkelvormige basis (hemisphere) de beste resultaten met betrekking tot ‘impact resistance’ laat zien, maar dat betekent nog niet dat bij andere uitvoeringsvormen de voordelen van de uitvinding volledig afwezig zouden zijn of dat de gemiddelde vakman die conclusie zou trekken.

P&G wordt verboden om in Nederland inbreuk te maken op het octrooi middels de Ariel 3-in-1 Pods (Colour & Style) begeleid met een recall en onder last van dwangsommen.

In citaten:

serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 172 nietig wordt bevonden of wordt herroepen?
4.16. Vooropgesteld zij dat de in dit kort geding te hanteren maatstaf hierin bestaat of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat (het Nederlandse deel van) EP 172 in de reeds aanhangige bodemprocedure bij deze rechtbank nietig wordt bevonden of door de Technische Kamer van Beroep van het EOB in de appel procedure wordt herroepen. Bij de beoordeling daarvan wordt van gewicht geacht dat de Oppositie Afdeling bij beslissing van 27 juni 2012 het octrooi, in enigszins gewijzigde vorm, in stand heeft gelaten.

toegevoegde materie
4.18. P&G voert nog aan de Oppositie Afdeling niet is voorgehouden dat de oorspronkelijke aanvrage naar haar mening ten onrechte suggereert dat ook een koepelvormige capsule met een rechthoekige of vierkante basis (vgl. de figuren 2 en 5 van de oorspronkelijke aanvrage) de voordelen van de uitvinding heeft. Zij wijst er in dit verband op dat in de rapportage van het experimentele werk in de beschrijving verschillende termen zijn gebruikt voor de onderzochte uitvoeringsvormen (en neemt hier de woorden ‘vervalsing van resultaten’ in de mond), maar dat alleen een hemisphere, een cube en een triangle zijn onderzocht. Uit het prioriteitsdocument zou blijken dat de gunstige eigenschappen alleen maar betrekking hebben op een hemisphere (figuur 1 van de oorspronkelijke aanvrage) en niet op de andere uitvoeringsvormen.

4.19. Dit betoog, dat is ingegeven door een verklaring van McCarthy, een van de uitvinders van EP 172, leidt naar voorlopig oordeel niet tot een andere conclusie. In eerste plaats niet omdat in de oorspronkelijke aanvrage basis bestaat voor een dome shape met een rechthoekige of vierkante ‘base wall’. Zelfs als aangenomen zou worden dat een dergelijke uitvoering de voordelen van de uitvinding niet (volledig) bezit (en de vakman dit ook zou inzien), dan nog maakt zulks niet dat conclusie 1 van EP 172 sneuvelt vanwege toegevoegde materie. Iets anders is of Unilever in dat geval een geldig beroep op prioriteit kan doen (zie 4.20. hierna) en of er sprake is van uitvinderswerkzaamheid. Aan dit laatste wordt evenwel niet toegekomen omdat in het beperkte bestek van dit geding niet aannemelijk is geworden dat een dome shape met een rechthoekige of vierkante basis de voordelen van de uitvinding volledig zou ontberen. P&G heeft ook niet gesteld dat EP 172 in dat opzicht niet nawerkbaar zou zijn. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gemiddelde vakman uit het prioriteitsdocument en de oorspronkelijke aanvrage zou opmaken dat een capsule met een cirkelvormige basis (hemisphere) de beste resultaten met betrekking tot ‘impact resistance’ laat zien, maar dat betekent nog niet dat bij andere uitvoeringsvormen de voordelen van de uitvinding volledig afwezig zouden zijn (of dat de gemiddelde vakman die conclusie zou trekken). Anders dan P&G betoogt, is dit ook niet wat McCarthy verklaart. Voor nadere bewijslevering op dit punt leent de aard van deze procedure zich niet. Dit zal in de aanhangige bodemprocedure of in de appel procedure bij de TKB aan de orde kunnen komen.

gebrek aan inventiviteit

4.30. Het objectieve technische probleem waarvoor EP 172 een oplossing beoogt te bieden kan worden geformuleerd als het verschaffen van wateroplosbare verpakkingen voor vloeibare wasmiddelen die beter bestand zijn tegen scheuren of andere beschadiging.

4.31. Met als uitgangspunt een verpakking volgens US 416 en gebruikmakend van de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum of de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvrage zou de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel niet zonder inventieve denkarbeid komen tot de uitvinding van EP 172. Met de Oppositie Afdeling is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat om te komen tot de keuze voor thermovormen als vervaardigingsmethode in combinatie met een body portion die “generally dome shaped” is andere documenten nodig zijn dan alleen US 416. De vakman vindt in US 416 geen pointers die hem naar die andere documenten leiden. De vakman zou ook geen aanleiding zien het artikel van Edwards, dat in hoofdzaak over verpakkingen voor pesticides gaat, te raadplegen. Dat het artikel van Edwards ten tijde van de prioriteitsdatum of de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvrage tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman zou behoren, is gesteld noch gebleken. Als de vakman niettemin Edwards zou opslaan, dan geldt dat Edwards verschillende verpakkingstechnieken (VFFS, HFFS en thermoforming) en de voor- en nadelen daarvan openbaart, maar de publicatie beschrijft en toont geen generally dome shaped bodyportion en leert ook niet dat een dergelijke vorm bij thermoforming van water-oplosbare verpakkingen die wasmiddel bevatten, bijdraagt aan de impact-resistance. Hetzelfde geldt voor het artikel L’emballage se jette à l’eau.

slotsom geldigheid

4.33. Op grond van het voorgaande kan niet worden gezegd dat er sprake is van een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans, dat (conclusie 1 van) EP 172 door de bodemrechter of de TKB van het EOB nietig zal worden bevonden. Daarmee is in deze kort geding procedure voorshands van de geldigheid van EP 172 uit te gaan.

inbreuk

4.39. Dat bij de Ariel Pod op de basiswand twee extra compartimentjes zijn aangebracht, doet naar voorlopig oordeel aan het inbreukmakend karakter van de Ariel Pods niet af. Terecht heeft Unilever erop gewezen dat men niet aan inbreuk ontkomt door aan een kenmerk dat aanwezig is, iets toe te voegen. De compartimentjes laten onverlet dat de Ariel Pods een basiswand hebben zoals geclaimd in conclusie 1 die ook de functie uitoefent van een basiswand volgens EP 172, te weten die van afdichting. Dit is goed te zien in de hieronder opgenomen foto van een ter zitting door Unilever getoonde Ariel Pod waarvan de twee extra compartimentjes zijn verwijderd. Zichtbaar is dat de compartimentjes zijn aangebracht op de basiswand, die nog steeds intact is. Dat is ook logisch: als de basiswand niet aanwezig zou zijn, zou het vloeibare wasmiddel immers uit de ‘body portion’ van de verpakking lopen.

4.41. Naar voorlopig oordeel vallen de Ariel Pods onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 172, zodat het gevorderde verbod op die grond toewijsbaar is.

geen inbreuk: het inventieve resultaat wordt niet bereikt

4.43. P&G heeft gesteld dat van inbreuk geen sprake kan zijn als met een product niet het inventieve resultaat wordt bereikt dat met de uitvinding wordt beoogd. Of dat product wel of niet onder een specifieke conclusie valt is dan niet meer van belang, aldus P&G. In het geval van EP 172 geldt volgens P&G dat generally dome shaped producten met een niet-cirkelvormige basis de voordelige eigenschappen niet hebben. Ze baseert deze stelling op de hierboven reeds (in r.o. 4.18.) weergegeven argumentatie.

4.44. Om eveneens hierboven (in r.o. 4.19.) reeds weergegeven redenen slaagt dit verweer niet.

HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-484/12 (Georgetown University tegen Octrooicentrum Nederland) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s Gravenhage [IEF 11908].
Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van de ABC-verordening. Mogelijkheid om meerdere aanvullende beschermingscertificaten te verkrijgen op basis van eenzelfde octrooi. Het Hof verklaart voor recht:

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin op basis van een basisoctrooi en de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat bestaat uit een samenstelling van meerdere werkzame stoffen, de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft verkregen voor deze samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi wordt beschermd in de zin van artikel 3, sub a, van [ABC-verordening voor geneesmiddelen], moet artikel 3, sub c, van deze verordening aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat deze houder ook een aanvullend beschermingscertificaat verkrijgt voor één van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig door dit octrooi wordt beschermd.

Gestelde vragen:

1) Verzet verordening [...] nr. 469/2009 [...], meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?
2) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?
3) Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?
4) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?
5) Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

HvJ EU 12 december 2013, zaak C-443/12 (Actavis tegen Sanofi) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division.
Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat. Uitlegging van artikel 3, sub a en c, van [ABC-verordening]. Voorwaarden voor afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat – Begrip „product dat wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi”. Criteria: Mogelijkheid een certificaat af te geven voor elk geneesmiddel in geval van een basisoctrooi voor meerdere geneesmiddelen.

Het hof verklaart voor recht:

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin een octrooihouder op basis van een octrooi dat een vernieuwende werkzame stof beschermt en van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat deze stof als enige werkzame stof bevat, reeds een aanvullend beschermingscertificaat voor deze werkzame stof heeft verkregen, zodat hij zich kon verzetten tegen het gebruik van deze werkzame stof alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen, moet artikel 3, sub c, van [ABC verordening] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat op basis van hetzelfde octrooi, maar van een latere vergunning voor het in de handel brengen van een ander geneesmiddel dat deze werkzame stof in samenstelling met een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof bevat, de octrooihouder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling van werkzame stoffen verkrijgt.

Gestelde vragen:

„1) Wat zijn de criteria voor de beslissing of ,het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi’ in de zin van artikel 3, sub a, van verordening [nr. 469/2009]?

2) Staat verordening [nr. 469/2009], en met name artikel 3, sub c, ervan, in een situatie waarin meerdere producten worden beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi eraan in de weg dat voor elk van de beschermde producten een certificaat wordt afgegeven aan de octrooihouder?”

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-190 (PPG Industries Chemicals tegen Rhodia Chimie)

PPG is leverancier van coating-materialen en soortgelijke producten. PPG vervaardigt onder meer siliciumoxide, ook wel silica genoemd. Rhodia is wereldwijd actief op het gebied van zogenoemde specialty chemicals. Een van haar kernactiviteiten is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd ‘highly dispersible’ silica. In kort geding [IEF 11229] heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Rhodia (onder meer een inbreukverbod op EP 862) afgewezen, omdat er naar zijn oordeel geen sprake was van een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

In deze procedure vordert PPG vernietiging van het Nederlandse deel van EP 862. Aan haar vordering legt PPG ten grondslag dat EP 862 ten onrechte is verleend vanwege nietnawerkbaarheid van de uitvinding, niet-nieuwheid en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. De rechtbank oordeelt dat - wegens niet-nawerkbaarheid en een gebrek aan inventiviteit - de conclusies 1 t/m 27 en 37 van het Nederlandse deel van EP 862 nietig zijn. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

4. De beoordeling

nawerkbaarheid werkwijzeconclusie 1 en afhankelijke conclusies 2-12

4.16. Onder al deze omstandigheden wordt met PPG aangenomen dat de in conclusie 1

geclaimde werkwijze niet over de hele breedte nawerkbaar en daarmee nietig is. De

afhankelijke conclusies 2 t/m 12 delen, nu Rhodia deze niet afzonderlijk heeft verdedigd, daarvan het lot.

productconclusie 22 en de afhankelijke conclusies 23-27

4.19. Rhodia heeft tegenover de gemotiveerde stelling van PPG niet aangegeven dat en

waarom de van conclusie 22 afhankelijke conclusies 23 t/m 27 wel nieuw en/of inventief

zouden zijn, zodat zij het lot van conclusie 22 delen en evenzeer zullen worden vernietigd.

productconclusie 13 en de afhankelijke conclusies 14-21

4.22 [...] Aldus de problem-solution-approach toepassend is gegeven dat de gemiddelde vakman uitgaande van Thornhill in combinatie met US 387, waar de leer uit Thornhill nota bene is ‘incorporated by reference’, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van conclusie 13 van EP 862 zou komen. Conclusie 13 is derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

4.23. Bij gebreke van een deugdelijk verweer hiertegen, delen de afhankelijke conclusies 14 t/m 21 het lot van conclusie 13 en komen zij evenzeer voor vernietiging in aanmerking.

productconclusie 28 en de afhankelijke conclusies 29-36

4.24. De bezwaren tegen conclusie 28 worden afgewezen reeds omdat PPG niet

onderbouwd heeft gesteld dat de materie van die conclusie niet nieuw en/of inventief zou zijn.[...]

4.25. Wat de nawerkbaarheid van de productconclusies 28 t/m 36 van EP 862 betreft, zij

herhaald wat daarover in r.o. 4.17. reeds is overwogen.[...]

slotsom

4.28. De conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 zijn nietig. Dit geldt ook voor de materie van conclusie 37 voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel van elastomeren, in het bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36. Voor het overige is het Nederlandse deel van EP 862 geldig te achten.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt conclusies 1 t/m 27 van het Nederlandse deel van EP 862 alsmede

conclusie 37 daarvan voor zover het meer omvat dan het gebruik als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in bijzonder het gebruik van luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36;

5.2. veroordeelt Rhodia in de kosten van deze procedure aan de zijde van PPG tot

dusverre begroot op € 246.128,36;

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-270 (Nedap tegen X)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Octrooirecht. Voorwaardelijke vernietiging bij inbreuk gevorderd, maar geen inbreuk kunststof cup. Bevoegdheid vanwege wapperen met andere delen dan Nederlands deel van het octrooi en op grond van 4, 22 en 24 EEX-Vo en 80 ROW.

X is houder van EP 1 391 574 voor een security tag assembly (beveiligingsetiket samenstel). Een security tag wordt in winkels gebruikt ter beveiliging van koopwaar tegen diefstal. De behuizing bestaat uit twee delen, een pin en een slot waarin de pin kan worden vastgehouden. Nedap produceert en verhandelt security tags en heeft deze geleverd aan H&M.

X stelt dat de kunststof cup rondom NEDAPs security tags een shield assembly is in de zin van het octrooi, omdat het is gemaakt van een kunststof dat fungeert als smeltlijm. Het smelt bij verhitting, maar kristalliseert als de hittebron wordt verwijderd. Een behendige of ervaren dief wordt geacht te weten hoe de beveiliging van de tags werkt en zal weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden. Zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is. Het is ook geenszins aannemelijk dat een zelfs maar enigszins effectieve bescherming zou worden geboden als ervan zou moeten worden uitgegaan dat een dief zal wachten op de stolling van hetgeen hij net heeft gesmolten.

De Nedap cup kan niet worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van het octrooi. Van het onrechtmatig handhaven van het Nederlandse deel van EP 574 is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank zich bevoegd acht ten aanzien van de vorderingen 3.1.4 en 3.1.5 in conventie, ook voor zover Nedap daaraan ten grondslag heeft gelegd dat [X] heeft gewapperd met andere delen van EP 574 dan het Nederlandse deel van dat octrooi.

4.6. Ten aanzien van de overige vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie is deze rechtbank absoluut bevoegd op grond van de artikelen 6 en 9 Rv in verbinding met de artikelen 4, 22 lid 4 en 24 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 80 lid 1 en lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Die bevoegdheid is overigens niet bestreden.

4.9. Nedap betwist dat de Nedap security tags een shield assembly (42), kenmerk c) van de hoofdconclusie van het octrooi, bevatten. Met [X] zal de rechtbank er bij de beoordeling vanuit gaan dat het kenmerk shield assembly in conclusie 1 door de gemiddelde vakman zal worden opgevat als een onderdeel dat het grendelsamenstel van de security tag beschermt tegen pogingen om de tag onklaar te maken door toepassing van hitte of een vlam.

4.12. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Niet in geschil is dat de cup van de Nedap security tags smelt als het bolvormige deel van het huis gedurende enige tijd wordt verhit met een aansteker. Echter, niet vast is komen te staan dat het materiaal van de cup fungeert als ‘smeltlijm’ die het openen van de security tag effectief verhindert. Nedap heeft dit gemotiveerd weersproken. Op de door [X] overgelegde beeldopnames wordt amper geprobeerd de security tag te openen, terwijl niet na te gaan is of degene die in beeld is in de video van productie 18 werkelijk zijn vingers brandt.

4.13. Een dief zal normaal gesproken zo snel mogelijk willen opereren om de kans op ontdekking te beperken. Als de temperatuur van het verhitte materiaal van een security tag de toegang met de vingers tot de onderdelen van het grendelsamenstel al verhindert, is aannemelijk dat – zoals Nedap heeft aangevoerd – een dief gebruik zal maken van een zakmes, sleutel of ander hulpmiddel om de veer uit het gesmolten materiaal te trekken of te wippen, waarna hij het slot zonder meer kan ontgrendelen. Zelfs als het materiaal van de cup bij afkoeling zou kunnen fungeren als een smeltlijm, zal dat een ervaren dief derhalve niet beletten het slot van de Nedap security tags onmiddellijk na verhitting te ontgrendelen. De beeldopnamen van [X] overtuigen daarom niet.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de Nedap cup niet kan worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van conclusie 1 van het octrooi, zodat de Nedap security tags niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De door [X] in reconventie ingestelde inbreukvorderingen moeten daarom worden afgewezen.4.20. [X] heeft niet bestreden de stelling van Nedap dat op de vraag of zijn ‘wapperen’ met EP 574 onrechtmatig is, Nederlands recht van toepassing is, zodat daarvan is uit te gaan. Naar Nederlands recht is het wapperen met een octrooi dat achteraf nietig blijkt te zijn, op zichzelf niet onrechtmatig. Van onrechtmatig wapperen met een octrooi is eerst sprake als de octrooihouder weet, dan wel dient te beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie of een nietigheidsprocedure8.4.21. Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich in dit geval niet voor. Voordat [X] de brief van de advocaat van Nedap van 14 september 2012 had ontvangen, behoefde hij niet te weten dat er een reële kans bestond dat het octrooi nietig zou worden verklaard. Weliswaar moest [X] na 14 september 2012 rekening houden met de kans dat het octrooi zou worden vernietigd, maar dat betekent nog niet dat hij het octrooi ook tegen beter weten in heeft gehandhaafd. [X] had op dat moment één brief gekregen van de advocaat van Nedap, waarin uiteen werd gezet op welke gronden het octrooi volgens Nedap nietig was en waarom de Nedap security tags geen inbreuk maakten op het octrooi, als het al geldig was. Een nietigheidsprocedure was op dat moment nog niet door Nedap ingesteld.

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1436 (X tegen Staatssecretaris van Financiën)
Zie eerder IEF12621. Royalty vergoeding uit octrooien. Inkomstenbelasting. Artikel 12 en 14 van het Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk. Geen royalty’s, maar inkomsten ter zake van zelfstandige arbeid. Nagekomen baten. Cassatie gegrond, (gedeeltelijke) vernietiging en de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de aanslag te verminderen ter voorkoming van dubbele belasting over een bedrag van €133.948.

Belanghebbende heeft voordat hij zijn onderzoekswerkzaamheden aan [A] aanving een verklaring ondertekend waarin hij afstand heeft gedaan van eventuele octrooien of patentrechten voortvloeiende uit zijn werk. [A] heeft nadat belanghebbende zijn werkzaamheden bij dat instituut had beëindigd, patenten verkregen voor uitvindingen die (deels) het resultaat waren van onderzoeksprojecten waarbij belanghebbende betrokken was.

Commercialisering van deze patenten heeft [A] aanleiding gegeven tot het, op onregelmatige basis, betalen van bedragen aan belanghebbende in de jaren 2000 en volgende. Belanghebbende werd per brief op de hoogte gesteld van de bedragen die hem werden toegekend. In de brieven worden de betalingen steeds aangemerkt als “Awards to inventors” of “ATI”. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de onderhavige aanslag ter zake van de zojuist bedoelde betalingen € 133.948 geteld bij belanghebbendes inkomen uit werk en woning.

3.5. (...) De band met de werkstaat het Verenigd Koninkrijk heeft tot gevolg dat de belastingheffing over die bate aan het Verenigd Koninkrijk is toegewezen, maar staat niet eraan in de weg dat die bate op het tijdstip waarop deze wordt genoten door Nederland als woonstaat in het wereldinkomen wordt betrokken, onder toepassing van een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting zoals die is voorzien in artikel 22, lid 2, letters a en b, van het Verdrag voor dergelijke inkomsten.

De Hoge Raad:
verklaart het beroep in cassatie gegrond,
vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank en de uitspraak van de Inspecteur,
vermindert de aanslag tot een aanslag met inachtneming van een belastbaar inkomen uit werk en woning ten bedrage van € 195.380, in dier voege dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend over een bedrag van € 133.948,