Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 augustus 2013, KG ZA 13-655 (VG Colours tegen Jovaplant)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink NV.
Werkwijzeoctrooi. Afschrift met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv (met gesloten deuren behandeld). VG Colours c.s. is houdster van octrooi NL2003621 (octrooi 1) en NL2006581 (octrooi 2) beiden voor een ‘Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en potplant met gekleurde bloem’. Het verschil tussen beide is dat in octrooi 1 de kleurvloeistof met een pipet in de steel van de bloem wordt gebracht, terwijl bij octrooi 2 dit met een injectienaald gebeurd. Jovaplant is kweker van onder meer orchideeën van de variëteit phalaenopsis, waarbij de bloemen gekleurd worden.

Er is er geen sprake van inbreuk op de octrooien. Bij de ter zitting gedemonstreerde werkwijze is geconstateerd dat in de stengel geen kleurvloeistof (zoals in de octrooien) maar kleurstof in poedervorm wordt ingebracht. Het apparaat [...] dat wordt gebruikt, is niet te kwalificeren als een pipet noch als een injectienaald in de zin van de conclusies van beide octrooien.

De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. De nieuwe werkwijze [...] voldoet ook niet aan de conclusies uit het octrooi. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.4. Met Jovaplant kan worden vastgesteld dat in octrooi 1 geen specifieke betekenis wordt gegeven aan de te gebruiken pipet. Integendeel, er wordt verwezen naar het voordeel dat commercieel verkrijgbare pipetten kunnen worden gebruikt bij de werkwijze. Een gemiddelde vakman zal dan ook – daar zijn partijen het kennelijk ook over eens, zie productie 43, p. 2 onder 4 van Jovaplant – onder de pipet van octrooi 1 verstaan een “spits toelopend buisje waarmee een kleine hoeveelheid vloeistof met grote nauwkeurigheid kan worden geïnjecteerd”. Bij de oude werkwijze van Jovaplant wordt evenwel een apparaat in de vorm van een spuit met een holle stompe punt waarin het kleurpoeder is opgenomen in het geboorde gaatje gebracht waarna de kleurstof in dat gaatje wordt uitgedrukt. Deze spuit met stompe punt valt naar voorlopig oordeel niet als een pipet in voormelde zin te kwalificeren. Dat geldt evenmin voor de nieuwe werkwijze waarbij [vertrouwelijk].

4.5. De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar – evenzeer zonder nadere indicaties in de beschrijving – de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. Dat geldt te minder voor het [vertrouwelijk] van de nieuwe werkwijze van Jovaplant.

4.6. Na aanvankelijk te hebben aangegeven dat kleuren met een poeder onmogelijk zou zijn, heeft VG Colours c.s. zich in het licht van de demonstratie van de oude en nieuwe werkwijzen van Jovaplant ter zitting beroepen op equivalentie omdat het kleurstofpoeder in de sappen van de plant oplost en zo tot kleurvloeistof verwordt. Daarmee zou – zo begrijpt de voorzieningenrechter althans de stellingen van VG Colours c.s. – het kleurstofpoeder in wezen dezelfde functie vervullen op dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat. Die stelling wordt voorshands verworpen. Het inbrengen van de kleurstof in poedervorm gebeurt in zowel de oude als nieuwe werkwijze op een duidelijk andere wijze (en met andere gereedschappen) dan als aangeduid in octrooi 1 of 2. Hierbij speelt mee dat naar voorlopig oordeel de octrooien maar weinig vernieuwing hebben gebracht en mitsdien een beperkte beschermingsomvang hebben. In WO 546 (zie r.o. 2.12) staat al een werkwijze beschreven, waarbij met een “spike 31” door de “predrilled holes” 36 vloeistof, al dan niet voorzien van kleurstof, in het xyleem van een plant wordt gebracht. In wezen voegt octrooi 1 aan die werkwijze slechts toe dat de wat ingewikkelde inrichting die in (de voorbeelden van) WO 546 wordt gebruikt om de vloeistof aan de spike toe te voeren (reservoir 21 in de vorm van een fles met een afsluiting), wordt vervangen door een welbekend pipet. Dat ligt echter nogal voor de hand als wordt bedacht dat het bij het kleuren van bloemen gaat om een in beginsel kortstondige toediening en niet om de langduriger toediening (van voedingstoffen, pesticiden, fungiciden maar ook kleurstoffen) zoals voorzien in WO 546. Indien de werkwijzeconclusies van octrooi 1 dan ook in een bodemprocedure al voor geldig worden gehouden, dan zal de mate van vernieuwing naar voorlopig oordeel zodanig marginaal zijn dat de ruimte voor equivalentie uiterst beperkt is en niet de afwijkende werkwijze van Jovaplant zal bestrijken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de al even bekende injectienaald in de werkwijze van octrooi 2 en het vervolgens afdichten van het boorgat.

4.7. VG Colours c.s. heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat Jovaplant van mogelijk een andere – wel inbreukmakende – werkwijze gebruik zou hebben gemaakt dan als gedemonstreerd ter zitting.

Geldigheid voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 4.8. Met betrekking tot de voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 kan aan het voorgaande nog voorshands worden toegevoegd dat er een gerede kans is dat die een ingestelde nietigheidsprocedure niet (ongeschonden) zullen overleven indien WO 546 in ogenschouw wordt genomen. Volgens conclusies 9 en 10 doet het er immers niet toe hoe de kleurvloeistof in de bloemstengel van de plant is gebracht en kan dat even goed met behulp van de (complexere) inrichting van WO 546 gebeuren. Voorshands wordt het niet inventief4 geacht om die inrichting toe te passen op een potplant of de in conclusie 10 genoemde rassen. Dat in WO 546 sprake zou zijn van het kleuren van gebladerte (“foliage”) maakt dit niet anders. Daaronder vallen bij potplanten – zo zal de gemiddelde vakman zonder meer onderkennen – ook de bloemen.

Slotsom en proceskosten 4.9. De gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd en VG Colours c.s. dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld. De door Jovaplant opgevoerde proceskosten groot € 42.745,79 exclusief BTW zijn bestreden voor zover deze zien op het instellen van een nietigheidsprocedure, die VG Colours c.s. vervolgens begroot op € 5.095 inclusief BTW en kantoorkosten. Dit een en ander is niet door Jovaplant weersproken zodat van die vermindering is uit te gaan, behalve voor zover deze inclusief BTW zijn omdat de kosten ook exclusief BTW door Jovaplant worden gevorderd (en mag worden aangenomen dat dit voor haar geen schadepost is omdat zij de BTW kan verrekenen). De kosten aan de zijde van Jovaplant worden zodoende volgens 1019h Rv begroot op € 42.745,79 - € 4.281,51= € 38.464,28 te vermeerderen met het griffierecht van € 1.836,-, derhalve in totaal op € 40.300,28.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg-Bomée)
Uitspraak mede ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP|Technology Advocaten.
Octrooirecht. De rechtbank heeft in het tussenvonnis [IEF 12138] in conventie het Nederlandse deel van EP 095 vernietigd en voor recht verklaard dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede Geddeg veroordeeld tot vergoeding van de daardoor geleden schade, nader op te maken bij staat. De beslissing over de proceskosten in conventie is aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova [IEF 12005].

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg, zoals beslaglegging, kort geding en hoger beroep tegen tussenvonnis (waarbij het Nederlandse deel van het octrooi werd vernietigd).

2.5. Geddeg heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn1 niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen.

2.6. Anders dan Geddeg heeft betoogd, is de rechtbank met HPS c.s. van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg. De argumenten die Geddeg heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat er geen sprake is en ook niet is geweest van dreigende handhaving harerzijds, overtuigen de rechtbank niet. Onder meer de beslaglegging, het entameren van een kort geding (dat op het laatste moment werd ingetrokken) en ook het inmiddels ingestelde hoger beroep van het tussenvonnis, wijzen op het tegendeel. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een dreiging van een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is dus van toepassing op de onderhavige procedure. Niet is in geschil dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

 

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI tegen Shimano)
Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop, Hogan Lovells.
Octrooirecht. EP 1 240 074 (8- en 11-speed fietsversnellingssystemen). Shimano c.s. vreest dat MBI niet in staat zal zijn om volledige proceskosten ex 1019h Rv te voldoen en vordert in dit incident zekerheidsstelling ex 224 Rv voor de betaling van schadevergoeding en proceskosten tot €200.000. Nu MBI geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is zij gehouden zekerheid te stellen. Het is niet vereist dat MBI in Nederland geen verhaal kan bieden. Het beroep dat zij doet op artikel 224 lid 2 sub c Rv, dat zij beschikt over vermogenbestanddelen in Nederland, slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid.

Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou kunnen worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 BW moet de zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal kan nemen. De Rechtbank acht de hoogte van het bedrag reëel, gelet op de vergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie worden toegekend ex artikel 1019h Rv.

De beslissing
5.1. De rechtbank beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van €200.000 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 12-1251 (Rijkswaterstaat tegen Doebros B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ewoud Caspers en Franklin Geurts, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..
Octrooirecht. Vernietiging. Doebros is houdster van het Europees octrooi EP 1224954 voor een "Fire extinguishing post" (bluspost). Tegen de verlening van het octrooi is door zowel Rijkswaterstaat als Ajax Chubb Varel B.V. oppositie ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat conclusie 1 zoals verleend niet nieuw noch inventief is. Rijkswaterstaat heeft gewezen op een memorandum uit 1999, dat openbaart een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit dat de transparantie van het materiaal voor toegang tot het eerste deel (en de niet-transparantie voor het tweede deel) in conclusie 1 terugslaat op de "means" om toegang te krijgen tot de verschillende delen en niet op de daarin slechts optioneel opgenomen deur. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

4.3 Rijkswaterstaat heeft er terecht op gewezen dat het memorandum van 10 mei 1999 (zie r.o. 2.8) een weerslag vormt van op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek. Dat memorandum openbaart onbetwist een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert, zo is evenmin door Doebros bestreden, dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

4.4 Doebros heeft hier tegen in gebracht dat dit memo van 10 mei 1999 niet openbaar was. Dit verweer wordt gepasseerd. In de eerste plaats wordt overwogen dat Doebros de stelling van Rijkswaterstaat dat het memo is verstuurd aan Ajax de Boer B.V. (hierna: Ajax) en door Ajax is ontvangen eerst bij pleidooi en mede gelet op dat late tijdstip onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, terwijl Doebros in paragraaf V. 4.1 van de conclusie van antwoord nog had aangegeven dat het memo "een op een toegezonden [is] aan een derde partij, Ajax de Boer BV". De rechtbank stelt derhalve vast dat het memo daadwerkelijk aan Ajax is toegezonden. Ten tweede overweegt de rechtbank dat Doebros onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat de ontvanger van het memo (dhr. Hoyer van Ajax derhalve) onder een (impliciete) vertrouwelijkheidverplichting zou hebben gestaan, waarbij het volgende meeweegt. Het memo is afkomstig van een overheidsorgaan dat (mede) tot taak heeft de brandveiligheid van tunnels te bevorderen en reeds om die reden zal een ontvanger ervan in beginsel niet verwachten dat hij dat stuk vertrouwelijk dient te behandelen. Daarbij komt dat het memo opent met de tekst dat het "volgende pakket van eisen voor blusposten geformuleerd" is. Als voorts in ogenschouw wordt genomen dat een dergelijk pakket van eisen eveneens in het kader van de verplichte aanbestedingsprocedure volgens (destijds) Richtlijn 93/37/EEG voor alle (overige) bieders openbaar moet zijn, zal de ontvanger van het memo zonder meer aannemen dat eventuele concurrenten eveneens van dit eisenpakket op de hoogte zijn of zullen worden gesteld. Voorts is van belang dat die concurrentie er blijk van heeft gegeven die wetenschap ook daadwerkelijk te bezitten. Als concurrentie van Ajax was immers destijds zonder meer (de rechtsvoorganger van) Doebros te beschouwen. Bedoelde wetenschap kan worden afgeleid uit de brief van 13 maart 2000 (r.o. 2.10) en de email van 29 juni 2000 (r.o. 2.11) van de heer Doesschot aan Rijkswaterstaat waarin de belangrijkste kenmerken (opdeling bluspost in een publiek en niet-publiek deel, waarbij het niet-publieke deel voor het zicht afgeschermd is) worden opgesomd. Tot slot is van belang dat in feite een onbekend aantal mensen binnen de organisatie van Rijkswaterstaat van de inhoud van niet alleen het memo van 10 mei 1999, maar ook van dat van 23 februari 2000 (r.o. 2.9) alsmede van voormelde brief en email van Doesschot, op de hoogte moet zijn geweest, zonder dat kan worden aangenomen dat zij anders dan hun nogal algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren tot specifieke vertrouwelijkheid gehouden waren, gelet op de onweersproken stelling van Rijkswaterstaat dat zij meer concurrentie op de markt voor blusposten toejuichte. Ook voor die laatsten zal dergelijke vertrouwelijkheid te minder voor de hand hebben gelegen, gelet op het openbare aanbestedingstraject dat diende te worden gevolgd.

4.6 Gelet op de niet-nieuwheid en niet-inventiviteit van conclusie 1, heeft Doebros onvoldoende onderbouwd gesteld waarin overigens het nieuwe- en inventieve karakter van de volgconclusies 2-3 alsmede 5-8 moet worden gezocht zodat het octrooi als verleend in zijn geheel moet worden vernietigd.

4.7 Ook van de subsidiair en meer subsidiair voorgestelde conclusies heeft Doebros niet toegelicht waarom deze, indien de verleende conclusies niet-nieuw of niet-inventief zouden worden geacht, nieuwe of inventieve maatregelen zouden toevoegen. De rechtbank begrijpt dat deze hulpverzoeken in verband met het verwijt in de oppositie van ongeoorloofde toegevoegde materie zijn ingediend. Zodoende wordt het octrooi ook volgens die conclusies voor ongeldig gehouden.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1224954,
5.2. veroordeelt Doebros in de kosten aan de zijde van Rijkswaterstaat tot op heden begroot op 1819,17 euro,
5.3. verklaart het vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1251 (pdf)
HA ZA 12-1251 (grosse)

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, KG ZA 13-461 (Astellas Pharma tegen Synthon)
Octrooirecht. Afwijzing. Astellas is houdster van EP 0 661 045 B1 voor een ‘Hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte’. Op en buiten de Spaanse markt zijn producten gevonden waarop Synthon als fabrikant wordt vermeld. Het Gerechtshof te Barcelona heeft het voorlopige inbreukverbod herroepen en het Tribunal de Grande Instance de Paris heeft inbreuk niet aangenomen en geoordeeld dat het octrooi de nietigheidsprocedure niet zal overleven. In lijn met rechtbank (thans) Gelderland [zie IEF 12305], oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen inbreuk is.

In citaten:

4.3. Het geschil dat partijen verdeeld houdt is eerder al aan de orde geweest in een door de voorzieningenrechter van de rechtbank (thans) Gelderland [zie IEF 12305] behandeld kort geding strekkende tot inzage in beslagen bewijs. Toen en nu draait de zaak in hoofdzaak om de vraag of Synthon met de verhandeling van generieke tamsulosine-tabletten inbreuk maakt op (thans) primair conclusies 1 en 6 en subsidiair conclusies 1 en 6 in combinatie met conclusie 14 van EP 045, waarbij het debat zich toespitst op het al dan niet voldoen aan de kenmerken van conclusie 1 dat i) de ‘hydrogel-forming sustained release preparation’ een ‘gelation index’ heeft van 70% of meer en ii) er ten minste één additief is ‘which ensures penetration of water into the preparation and which has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml (…)’.

i) geen geleringsindex van ten minste 70%
4.17. Gezien al het vorenstaande kan voorshands niet worden aangenomen dat de Synthon-producten voldoen aan het kenmerk dat de ‘hydrogel-forming sustained release preparation’ een ‘gelation index’ heeft van 70% of meer.

ii) Carbopol 71G NF is geen additief in de zin van EP 045
4.18. De voorzieningenrechter ziet ook op dit punt geen reden af te wijken van de bij vonnis van 1 februari 2013 door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het kenmerk dat het preparaat een additief kent ‘which ensures penetration of water into the preparation’ en een oplosbaarheid heeft ‘such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml’ in die zin dat het om twee te onderscheiden kenmerken gaat en dat de mate van oplosbaarheid wezenlijk is. Een additief in de zin van het octrooi is naar voorlopig oordeel dan ook alleen geschikt als het óók voldoet aan de geclaimde oplosbaarheids-eigenschappen (vgl. r.o. 4.21. van het vonnis van 1 februari 2013 – zie weergegeven in 2.14.).

4.23. In dit geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat Synthon door de verhandeling van haar generieke tamsulosine-tabletten inbreuk maakt op EP 045 zodat de gevorderde voorziening reeds om die reden niet toewijsbaar is. Aan het door Synthon ook gevoerde nietigheidsverweer wordt in dit geding dan ook niet toegekomen. Datzelfde geldt voor de vraag of er in dit geding plaats zou zijn voor grensoverschrijdende voorzieningen, met name in Spanje en Frankrijk, in welk laatste land de rechter bovendien al een voorlopig oordeel heeft gegeven over de geldigheid van EP 045 en in zoverre een evaluatie van de Nederlandse rechter wellicht minder opportuun voorkomt.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 juli 2013, KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Charlotte de Boer en Wim Maas, Deterink 
Octrooirecht. Afwijzing. Macintosh Retail Group N.V. is een non-food retailer, gespecialiseerd in non-food consumentenproducten. Scapino B.V. verhandelt schoenen via ruim 200 winkelvestigingen in Nederland en haar website, waaronder de zogenaamde Orchard schoenen. Nimco is houdster van EP 1 368 148 B1 voor een 'laminaatmateriaal voor het beschermen van lichaamsdelen, en daaruit vervaardigde inrichting'.

Nimco vordert dat de voorzieningenrechter Macintosh verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op het octrooi en onrechtmatig handelen. Alle vorderingen worden afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist. Het gebruik van vezels van verschillende dikte, leidt er niet toe dat er sprake is van verschillende soorten vezels, ook al is het vezelmateriaal in beide gevallen een polyester.

Inbreuk
4.3. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van inbreuk. Door Nimco is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist.

4.5. Nimco kan niet worden gevolgd in haar stelling dat doordat er in de Orchard schoen vezels van verschillende dikte zijn gebruikt er sprake zou zijn van verschillende soorten vezels, ook al is het vezelmateriaal in beide gevallen een polyester.(...)

4.6. De gemiddelde vakman zal te minder aannemen dat onder de conclusies ook een steunlaag van uitsluitend polyester zou vallen, nu in het octrooi in paragrafen 13 en 49 duidelijk wordt gemaakt dat polyester vezels door de octrooihouder juist niet als elastisch worden gezien, of in elk geval dat een steunlaag met vezels van polyester noodzakelijkerwijs ook vezels van een elastisch materiaal nodig heeft, wil deze voldoen aan het kenmerk in conclusie 1.

Geldigheid
4.9. De voorzieningenrechter voegt aan het voorgaande toe dat er voorts een gerede kans is dat het octrooi niet een ingestelde nietigheidsprocedure (ongeschonden) zal overleven indien (...)

4.10. De omstandigheid dat het in deze publicatie gaat om een snowboard, sneeuw of hiking laars/schoen maakt niet dat het document buiten beschouwing zou blijven, zoals Nimco nog had beoogt, om de eenvoudige reden dat de conclusies van EP 148 een dergelijke laars of schoen niet van bescherming uitsluiten. Evenmin is in dit kort geding voldoende komen vast te staan dat de dikte van de leerlaag als omschreven in conclusie 1, zoals Nimco niet onderbouwd bij repliek heeft gesteld en Macintosh heeft bestreden, ongebruikelijk dun zou zijn en om die reden - zo begrijpt de voorzieningenrechter - nieuwheid en inventiviteit zou verlenen.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Nimco in de proceskosten, aan de zijde van Macintosh tot op heden begroot op 23.872,50 euro
5.3. verklaart dit vonnis voor zover dat het de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
KG ZA 13-464 (pdf)
KG ZA 13-464 (grosse)

United States Court of Appeals for the ninth circuit 16 juli 2013, nr. 11-15605 (Kimble en Grabb tegen Marvel Enterprises Inc.)
Amerika. Octrooirecht. Contractenrecht. Royalties. Kimble (uitvinder van een spiderman-speelgoed) verliest de voordelen van de in 2001 gesloten licentieovereenkomst.

De Court of Appeals bevestigt het vonnis van de district court in het voordeel van Marvel Enterprises Inc., inhoudende dat de betaling van de royalties hadden moeten worden beëindigd op het moment dat het octrooi voor het Spiderman-speelgoed - de Web Blaster - verliep. De Court of Appeals oordeelde dat op grond van Brulotte v. Thys Co. (1964) een zogenoemde hybride licentieovereenkomst welke onafscheidelijke 'patent and non-patent rights' omvat, onuitvoerbaar is na de datum waarop het octrooi is verlopen, tenzij de overeenkomst 'a discounted rate for the non-patent rights' bevat 'or some other clear indication that the royalty at issue was in no way subject to patent leverage'.

Kimble further contends that this case is distinguishable because it involved a “hybrid” agreement, that coincidentally included both patent and non-patent rights, as opposed to a “hybrid” product, consisting of both patented and nonpatented ideas. Cf. Boggild, 776 F.2d at 1319 (applying Brulotte to a “patented item”). The flaw with Kimble’s argument is that at the time of the Settlement Agreement, it was uncertain whether the Web Blaster sales infringed the ‘856 Patent and the Settlement Agreement does not contain any clear indication that the Web Blaster royalties were not subject to patent leverage.

(...)We acknowledge our application of the Brulotte rule in this case arguably deprives Kimble of part of the benefit of his bargain based upon a technical detail that both parties regarded as insignificant at the time of the agreement. Indeed, as the Seventh Circuit has explained, Brulotte has been criticized for exactly that reason:

The Supreme Court’s majority opinion reasoned that by extracting a promise to continue paying royalties after expiration of the patent, the patentee extends the patent beyond the term fixed in the patent statute and therefore in violation of the law. That is not true. After the patent expires, anyone can make the patented process or product without being guilty of patent infringement. The patent can no longer be used to exclude anybody from such production. Expiration thus accomplishes what it is supposed to accomplish. For a licensee in accordance with a provision in the license agreement to go on paying royalties after the patent expires does not extend the duration of the patent either technically or practically, because . . . if the licensee agrees to continue paying royalties after the patent expires the royalty rate will be lower. The duration of the patent fixes the limit of the patentee’s power to extract royalties; it is a detail whether he extracts them at a higher rate over a shorter period of time or a lower rate over a longer period of time.

Scheiber v. Dolby Labs., Inc., 293 F.3d 1014, 1017 (7th Cir. 2002).

The Seventh Circuit’s criticism is particularly apt in this case. The patent leverage in this case was vastly overshadowed by what were likely non-patent rights, and Kimble may have been able to obtain a higher royalty rate had the parties understood that the royalty payments would stop when the patent expired. Nonetheless, Brulotte and its progeny are controlling. We are bound to follow Brulotte and cannot deny that it applies here. Accordingly, the district court’s judgment is AFFIRMED.

Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling, Kamerstukken II 2012/2013, 33 365-(R1987), nr. 7.
De (uitgebreide) nota (betreffende het voorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling), bestaande uit:
1. Aanleiding en doel
2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst
4. Verhouding tot Richtlijn 98/44/EG
5. Administratieve lasten
6. Vergelijking met het buitenland
7. Inwerkingtreding en gevolgen voor reeds verleende licenties
8. Artikelen
9. Overig

Zie ook Brief van de staatssecretaris van economische zaken (Kamerstukken II 2012/2013, 33 365-(R1987), nr. 6.) en Nota van wijziging (Kamerstukken II 2012/2013, 33 365-(R1987), nr. 8.)

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Toegestane handelingen bij gebruik van materiaal van plantenrassen waarop kwekersrecht of octrooirecht rust (na invoering beperkte veredelingsvrijstelling).
(...) de beperkte veredelingsvrijstelling ook geldt voor de handelingen die verband houden met de toetsing aan de vereisten voor kwekersrecht of toelating. Op deze plaats wordt verwezen naar hetgeen de regering aldaar ter motivering daarvan heeft aangegeven.

3. Verhouding tot de TRIPS-Overeenkomst
Bij de onderstaande beschouwing over de TRIPS-Overeenkomst en de verschillende visies daarop, in termen van uitleg van de verschillende bepalingen, staat centraal de discussie over octrooieerbaarheid enerzijds en de reikwijdte van de bescherming van een eenmaal verleend octrooi anderzijds. Bij octrooieerbaarheid gaat het om de mogelijkheid octrooirecht te verkrijgen voor een uitvinding, die aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet. Bij de reikwijdte van de octrooibescherming, de beschermingsomvang, gaat het om de vraag hoe ver de bescherming reikt van een verleend octrooirecht, alsmede de mogelijkheden daarop uitzonderingen te maken. Een en ander wordt onderstaand nader toegelicht bij de bespreking van de TRIPS-Overeenkomst.

De voor het onderhavige wetsvoorstel meest relevante bepalingen uit de TRIPS-Overeenkomst, zijn:
− artikel 27: octrooieerbare onderwerpen;
− artikel 28: omvang van de verleende rechten;
− artikel 30: uitzonderingen op de verleende rechten.

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-414/11 (Daiichi Sankyo, Sanofi-Aventis tegen DEMO) - dossier

1) Artikel 27 van de [TRIPs], valt onder de gemeenschappelijke handelspolitiek.
2) Artikel 27 van de [TRIPs] moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er geen sprake is van een afwijking op grond van de leden 2 en 3 van dat artikel, voor de uitvinding van een farmaceutisch product, zoals de werkzame chemische verbinding van een geneesmiddel, onder de voorwaarden van lid 1 van dat artikel een octrooi kan worden verleend.
3) Een octrooi dat is verkregen naar aanleiding van een aanvraag waarmee de uitvinding wordt geclaimd van zowel de wijze van vervaardiging van een farmaceutisch product als van dit farmaceutisch product als zodanig, maar dat enkel voor die wijze van vervaardiging is verleend, moet niet op grond van de voorschriften van de artikelen 27 en 70 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom worden geacht de uitvinding van dat farmaceutische product te beschermen vanaf de inwerkingtreding van die overeenkomst.

Gestelde vragen:
1)      Valt artikel 27 van de Trips-overeenkomst, dat het kader van de octrooibescherming afbakent, onder een sector waarvoor de lidstaten primair bevoegd blijven? Zo ja, staat het de lidstaten vrij, aan te nemen dat die bepaling rechtstreekse werking heeft, en kan de nationale rechter die bepaling rechtstreeks toepassen onder de voorwaarden die in zijn eigen wettelijke regeling worden gesteld?

2)      Kunnen, volgens artikel 27 van de Trips-overeenkomst, chemische en farmaceutische producten het voorwerp van een octrooi vormen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen daarvan, en zo ja, welke is de omvang van de bescherming daarvan?

3)      Genieten, volgens de artikelen 27 en 70 van de Trips-overeenkomst, de onder het voorbehoud van artikel 167, lid 2, van het [EOV] vallende octrooien die vóór 7 februari 1992, dus vóór de inwerkingtreding van die overeenkomst, zijn verleend en betrekking hebben op de uitvinding van farmaceutische producten, doch wegens dat voorbehoud alleen de wijze van vervaardiging van die producten beschermen, de bescherming waarin de Trips-overeenkomst voor alle octrooien voorziet, en zo ja, welke zijn de omvang en het voorwerp van die bescherming? Met andere woorden, zijn vanaf de inwerkingtreding van die overeenkomst ook de farmaceutische producten zelf beschermd of blijft de bescherming alleen gelden voor de wijze van vervaardiging van die producten, of moet een onderscheid worden gemaakt naargelang van de inhoud van de octrooiaanvraag, namelijk naargelang uit de beschrijving van de uitvinding en daarop betrekking hebbende conclusies blijkt dat de aanvraag erop was gericht bescherming te krijgen voor een product, voor een wijze van vervaardiging of voor beide?

Rechtbank Amsterdam 10 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4300 (Memon Bionic Instruments tegen Tros)
Uitspraak mede ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Gebrauchsmuster. Intrekking octrooiaanvraag. De uitzending van Tros Radar van 7 november 2011 over “celstress” is niet onrechtmatig. Tros mocht op basis van de mededelingen van de door haar geraadpleegde deskundigen en het uitgevoerde onderzoek in die uitzending tot de conclusie komen dat het (nog) niet mogelijk is gebleken de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid van mensen (“celstress”) te meten en dat de dure pro­duc­ten die Memon tegen “celstress” aanbiedt, Transformers of Memonizers, geen werking hebben.

Memon wijst ter ondersteuning van de werking op de inschrijving van het Duitse Gebrauchsmuster, daaraan hoeft Tros evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. Dat Memon ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening.

Tros legt een misstand bloot en zij is daarbij niet onzorgvuldig te werk gegaan. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “tover­doos” en “bak met zand” als aanduiding voor haar product denigrerend heeft opgevat. Het staat een persorgaan echter in zekere mate vrij te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren.

2.2. Memon heeft voor haar producten aanvankelijk een Europees octrooi aangevraagd. Ten name van [B] is voor een van de Memon-producten onder nummer DE 203 16 897 U1 een zogenoemd Gebrauchsmuster ingeschreven dat op 4 maart 2004 door het Duitse Patent- und Merkenamt is ingeschreven en op 8 april 2004 is gepubliceerd.

Steun in de feiten: de Memon producten hebben geen werking
4.10. De rechtbank volgt Memon niet in haar betoog dat Tros onzorgvuldig heeft gehandeld. Het staat Tros vrij om eigen onderzoek te laten verrichten door deskundigen en Tros mag daarbij voorbij gaan aan onderzoeksresultaten die door Memon zelf ter beschikking zijn gesteld. Overigens geldt dat de door Memon in het geding gebrachte onderzoeksresultaten grotendeels zien op onderzoeken verricht na de uitzending van 7 november 2011, zodat reeds om die reden met de resultaten geen rekening gehouden kon worden. Ook gaat het niet om publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, zoals ter comparitie door [C] is verklaard, zodat Tros daar geen gewicht aan behoefde toe te kennen, in achtgenomen dat het onderzoek betreft dat op verzoek van Memon zelf is uitgevoerd. Voor zover Memon ter ondersteuning van de werking van haar producten nog heeft gewezen op de inschrijving van het Gebrauchsmuster (zie hiervoor onder 2.2) hoefde Tros daaraan evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. De omstandigheid dat Memon naar zij stelt ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening. (...)

4.11. De rechtbank is van oordeel dat Tros, nu, zoals hiervoor overwogen, de deskundigheid van [K] vast staat, ervan uit mocht gaan dat diens conclusie gefundeerd was. Tros heeft haar uitlating dat de Memon producten geen werking hebben daarom op de conclusies van [K] mogen baseren en deze is niet onrechtmatig. Memon heeft tenslotte bewijs aangeboden van haar stelling dat haar producten wel werken, maar dat bewijsaanbod wordt gepasseerd. Ook als uit aanvullend onderzoek zou volgen dat de producten van Memon de door haar gestelde werking zouden hebben, maakt dat de uitzending van 7 november 2011 niet onrechtmatig.

De door Tros gehanteerde werkwijze
Verborgen camera en opnemen telefoongesprekken
4.12. Memon heeft gesteld dat onbegrijpelijk en disproportioneel is dat Tros gebruik heeft gemaakt van verborgen camera’s en heimelijk opgenomen telefoongesprekken. Gezien de openheid van Memon en de bereidwilligheid om openheid van zaken te geven is het grijpen naar deze middelen een inbreuk op de privacy van de betrokkenen die in geen verhouding staat met de belangen van de Tros, aldus Memon.

4.13. De rechtbank acht het gebruik maken van verborgen camera-apparatuur en het opnemen van telefoongesprekken buiten medeweten van [F] en [G] in dit geval niet onaanvaardbaar. Ten aanzien van de telefoongesprekken overweegt de rechtbank dat het gaat om zakelijke telefoongesprekken, namelijk ten behoeve van het maken van een afspraak voor het uitvoeren van een celstress-meting. Memon heeft niet concreet gesteld op welke onderdelen van deze zakelijke gesprekken sprake is van een schending van de privacy van de daarbij betrokken personen. Ten aanzien van de verborgen camera-opnamen heeft Tros uiteengezet dat alleen met een verborgen camera goed inzicht kan worden gegeven in de wijze waarop er getest wordt bij consumenten thuis en hoe de producten van Memon aan de man worden gebracht. Hierin heeft Tros naar het oordeel van de rechtbank aanleiding kunnen zien gebruik te maken van een verborgen camera. Niet is gebleken dat Tros haar doel op een andere wijze had kunnen verwezenlijken dan door het gebruik van de verborgen camera, zoals zij heeft gedaan. Het onherkenbaar maken van de betrokken personen, doordat hun gelaat gewiped is, acht de rechtbank evenmin onzorgvuldig. Tros heeft dit heeft gedaan in het belang van de privacy van de betrokken personen.

Hoor en wederhoor
4.14. Memon heeft gesteld dat Tros het beginsel van hoor en wederhoor niet op juiste wijze heeft toegepast. Wederhoor heeft alleen voor de vorm plaatsgevonden. Memon heeft in het interview niet adequaat kunnen reageren omdat Tros niet alle informatie waarover zij beschikte heeft verstrekt. Tros heeft bovendien de uitspraken van Memon over hoe men het effect van de Memonizer kan meten niet uitgezonden, aldus Memon.

4.15. Voorop staat dat een persorgaan in beginsel een (rechts)persoon die op nadelige wijze in het nieuws komt een weerwoord dient te bieden. Dit heeft Tros ook gedaan. De omstandigheid dat Memon bij die gelegenheid niet tot in alle details is geïnformeerd over het door Tros uitgevoerde onderzoek, kan er niet aan af doen dat Memon met kern van de door de Tros getrokken conclusies is geconfronteerd en in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Van deze gelegenheid heeft Memon ook gebruik gemaakt. Anders dan Memon stelt, is daarbij wel aandacht geweest voor de stelling van Memon dat de werking van haar producten niet met een frequentiemeting kan worden aangetoond. Tros heeft immers de daartoe strekkende zin uit de e-mail van [C] (zie hiervoor onder 2.5) in de uitzending getoond. Ook heeft Tros aandacht besteed aan het standpunt van Memon hoe het effect van de Memon producten gemeten kan worden. Uitgezonden wordt immers dat [C] zegt dat Memon niet op frequentiesterktes werkt en niet op de straling, maar op de gevolgen van de straling en dat dit te meten is op de luchtkwaliteit en op mensen zelf. De conclusie luidt dan ook dat Tros niet in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor heeft gehandeld.

Presentatie uitlatingen
4.16. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “toverdoos”, “bak met zand” en de opmerkingen “je kunt net zo goed een bakje zand uit de zandbak van je kinderen scheppen” en “flauwekul” en als denigrerend heeft opgevat. Daar staat echter tegenover dat het recht op de vrijheid van meningsuiting met zich brengt dat het een persorgaan in zekere mate vrij staat te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren. Het in de uitzending gebruiken van de genoemde termen en opmerkingen acht de rechtbank niet zodanig ernstig dat daarmee de grenzen van de maatschappelijke zorgvuldigheid zijn overschreden.