Rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 13-65 (Sanofi-Aventis Deutschland GMBH tegen Amylin Pharmaceuticals)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Amylin heeft een Europees Octrooi EP 996 459 op basis van 4 Amerikaanse octrooien voor het gebruik van exendines en agonisten en hun gebruik voor vermindering van voedselinname. Sanofi vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en maakt onderscheid tussen de gebruiksconclusies en de productconclusies. De rechtbank acht de gebruiksconclusies geldig. Ze zijn nawerkbaar en nieuwe ten opzichte  van het US octrooi. Ook leidt het gegeven dat vermindering van voedselinname in bepaalde gevallen ook kan bijdragen aan de behandeling van type 2 diabetes niet tot een ander oordeel. Een gemiddelde vakman zou niet tot deze gebruiksconclusies gekomen zijn. De productconclusies daarentegen zijn niet inventief. Deze konden bereikt worden door preformuleringstesten en deze waren gebruikelijk om de stabiliteit van formuleringen te onderzoeken en geschikte formuleringen te selecteren.

Amylin heeft in de onderhavige zaak een tweede hulpverzoek ingediend die de productconclusies wel in stand kan houden. Hierin zit volgens de rechtbank geen toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV. Enkele conclusies worden vernietigd voor zover die meer inhouden dan het tweede hulpverzoek en anderen worden ongewijzigd in stand gelaten. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over de gevolgen van de vernietiging en het hulpverzoek in relatie met conclusie 27. Hiervoor wordt de zaak naar de rol verwezen.

5.2. Bij de beoordeling van de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 459 zal in navolging van partijen een onderscheid worden gemaakt tussen de gebruiksconclusies (conclusies 1-19) en de productconclusies (conclusies 20-26). Zoals hierna zal worden toegelicht, zijn de gebruiksconclusies geldig. De productconclusies worden daarentegen niet inventief geacht, maar kunnen wel in stand worden gehouden conform het tweede hulpverzoek van Amylin. Over de gevolgen van deze uitkomst van de zaak voor conclusie 27, die een combinatie vormt van de gebruiksconclusies en de productconclusies, mogen partijen zich nog uitlaten.

nawerkbaarheid gebruiksconclusies
5.3. De rechtbank verwerpt het betoog van Sanofi dat de gebruiksconclusies niet nawerkbaar zijn. Daarbij staat voorop dat Sanofi als eiser in de nietigheidsprocedure dient te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat de gemiddelde vakman de geclaimde uitvinding niet of niet zonder onevenredig inspanning kan toepassen, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde vakman geen verbindingen tot zijn beschikking heet waarmee het geclaimde effect kan  worden bereikt. Amylin heet er terecht op gewezen dat Sanofi dat niet heeft gesteld.

5.7. Anders dan Sanofi heeft betoogd, moet worden aangenomen dat gebruiksconclusie 1, en de daarvan afhankelijke conclusies 8, 10, 11 en 13 van het octrooi nieuw zijn ten opzichte van het Amerikaanse octrooi US 5 424 286 (hierna: US 286). Amylin heeft terecht opgemerkt dat US 286 met direct en ondubbelzinnig het gebruik van exendines voor de therapeutische vermindering van voedselinname openbaart. US 286 openbaart een ander gebruik van exendines, namelijk gebruik van exendines voor de behandeling van type 2 diabetes en het voorkomen van hyperglycemia. In feite zien de genoemde conclusies van EP 459 dus op een nadere medische indicatie.

5.8. Het gegeven dat vermindering van voedselinname in bepaalde gevallen ook kan bijdragen aan de behandeling van type 2 diabetes, zoals ook blijkt uit de beschrijving van EP 459 en conclusie 8 van El’ 459, kan niet leiden tot een ander oordeel. (...)

5.13. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman uitgaande van Navarro zou zijn uitgekomen op perifere toediening van exendines of exendine agonisten.

5.14. Sanofi heeft in het kader van haar inventiviteitsaanval nog twee andere publicaties genoemd, te weten Turton (...) en Wettergen (...) .

5.17. Uitgaande van de inventiviteit van conclusie I zijn ook de daarvan afhankelijke conclusies 4-19 inventief. Daarnaast moet worden aangenomen dat ook de onafhankelijke conclusies 2 en 3 inventief zijn. Sanofi heeft bij haar inventiviteitsaanval in de dagvaarding namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de conclusie 1 en de conclusies 2 en 3. Bij pleidooi heeft Sanofi er nog wel op gewezen dat conclusie 2 gericht is op lichaamsgewicht en dat Navarro een significant effect op gewichtstoename openbaart 24 uur na het starten van een behandeling met tweemaal daags perifeer toegediend GLP—l. (…)
Bovendien concludeert Navarro, zoals hierboven is geconstateerd, uitdrukkelijk dat GLP-I werkt via een centraal mechanisme. Gegeven de kennis van de bloed-brein-barrière, vloeit perifere toediening van exendines of exendine agonisten in het licht van het voorgaande, ook met het oog op gewichtsvermindering niet op voor de hand liggende wijze voort uit Navarro.

inventiviteit productconclusies
5.21. Amylin heeft slechts aangevoerd dat er vanuit theoretisch oogpunt redenen zijn om te verwachten dat een samenstelling met een pH in het geclaimde bereik mogelijk niet stabiel zou zijn. Zij heeft: daarbij onder meer aangevoerd dat een pH rond het zogeheten iso-elektrisch punt kan leiden tot aggregatieproblemen, Partijen zijn het er echter over eens dat niet te voorspellen is of dergelijke problemen zich in de praktijk zullen voordoen bij een specifieke samenstelling. Sanofi heeft aangevoerd dat de gemiddelde vakman juist vanwege die onvoorspelbaarheid altijd de preformuleringstesten zal doen en daarbij niet bij voorbaat al een bepaald pH-bereik zal uitsluiten vanwege de theoretische problemen die Amylin heeft opgeworpen. Dat klinkt aannemelijk en Amylin en de door Amylin ingeschakelde deskundige, professor Middaugh, hebben dat ook niet weersproken.

5.22. Het verweer van Amylin dat het uitvoeren van preformuleringstesten in dit geval een onevenredige inspanning van de vakman vergt, moet worden verworpen. Als onweersproken staat vast dat de testen in detail zijn beschreven in handboeken en dat het uitvoeren daarvan routine was voor de gemiddelde vakman. De noodzaak van het uitvoeren van voor de hand liggende routine testen kan de geclaimde formulering geen inventiviteit verschaffen, ook niet als die testen het nodige werk meebrengen, zoals Amylin suggereert.

5.23. Het feit dat de uitkomst van de prefomuleringstesten niet tot de stand van de techniek behoort, impliceert — anders dan Amylin meent — niet dat de door Sanofi gevolgde redenering getuigt van wijsheid achteraf (hindsight). In de hiervoor gevolgde redenering wordt de gemiddelde vakman namelijk geen kennis van de uitkomst van de testen toegedicht. Het punt is juist dat de gemiddelde vakman die uitkomst destijds niet wist en niet kon voorspellen en daarom de stabiliteit proefondervindelijk zou vaststellen met preformuleringstesten.

5.24. Ten slotte heeft Amylin aangevoerd dat de uitkomst van een preformuleringstest geen garantie is voor stabiliteit van een formulering op de lange termijn. Dat mag zo zijn, maar laat onverlet dat het uitvoeren van die testen de op de prioriteitsdatum gebruikelijke manier was om de stabiliteit van formuleringen te onderzoeken en geschikte formuleringen te selecteren, waarna die eventueel aan nader onderzoek kunnen worden onderworpen. (…)

5.25. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat conclusie 20 niet inventief is.

5.26. Het eerste hulpverzoek van AmyIín kan het gebrek aan inventiviteit niet helen. Sanofi heefl namelijk onbestreden aangevoerd dat de in dit hulpverzoek geïntroduceerde maatregelen, te weten perifere toediening daar middel van injectie in een dosis van 10-100pg, geen relevant verschil opleveren ten opzichte van de stand van de techniek.

5.28. De rechtbank gaat ervan uit dat do nietigheidsgronden die Sanofi heeft aangevoerd tegen de conclusies 20-26 van het octrooi zoals verleend, ook zijn aangevoerd tegen die waarop Sanofi haar nieuwheidsaanval heeft gebaseerd. Daarom moet worden aangenomen dat de materie van conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek nieuw is. Dat geldt dan ook voor de daarvan afhankelijke conclusies 21-26.

5.30. De materie van conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek en de daarvan afhankelijke conclusies 21-26 is ook nawerkbaar. Sanofi heeft in dit verband dezelfde

5.31. Ten slotte is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV door het gebruik van het kenmerk “exendine peptide compound“ in conclusie 20 volgens het tweede hulpverzoek. (…)

conclusie
5.34. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusies 21 -26 moeten worden vernietigd voor zover die meer inhouden dan het tweede hulpverzoek. De conclusies 1-19 kunnen ongewijzigd in stand worden gelaten.

5.35. De in conclusie 27 geclaimde materie vormt een combinatie van de materie van de gebruiksconclusies 1-19 en de productconclusies 20-26. Partijen hebben zich nog niet  uitgelaten over de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 moet hebben voor conclusie 27 en over de verhouding tussen het tweede hulpverzoek en conclusie 27. Amylin zal in de gelegenheid worden gesteld een akte te nemen waarin zij zich uitsluitend over die kwestie mag uitlaten, waarna Sanofi daarop mag reageren. In verband daarmee zullen alle overige beslissingen, waaronder de beslissing over de proceskosten, worden aangehouden.

Rechtbank Midden-Nederland 30 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4881 (eiser tegen NWO)
Arbeidsverhouding beheerst door burgerlijk recht, geen bestuursrecht. Rechtspraak.nl: Ambtenaar. Gemis aan octrooi. Eiser was tussen 1983 en 1987 werkzaam als promovendus bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) en heeft in die hoedanigheid (mee)gewerkt aan een - later geoctrooieerde – uitvinding. Hij heeft verweerder verzocht om een billijke vergoeding wegens gemis aan octrooi. Dit is een rechtsvordering als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

Op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 worden rechtsvorderingen, die gegrond zijn op artikel 12, zesde lid, aangemerkt als rechtsvorderingen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst, tenzij de rechtsbetrekking tussen de bij het geschil betrokkenen niet wordt bepaald door een arbeidsovereenkomst. Op grond van de door verweerder overgelegde stukken stelt de rechtbank vast dat de arbeidsverhouding tussen eiser en de ZWO werd beheerst door een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 dient de rechtsvordering bij de burgerlijke rechter te worden aangebracht. De rechtbank verklaart het bezwaar van eiser alsnog niet-ontvankelijk.

1. Eiser was tussen 1983 en 1987 werkzaam als promovendus bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) en heeft in die hoedanigheid (mee)gewerkt aan de - later geoctrooieerde - uitvinding van het recombinant Von Willebrand Factor.

2. In (thans) artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) (voorheen: artikel 10, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1910) is bepaald dat, ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen.

8. Nu de relatie tussen eiser en de ZWO een civielrechtelijke was (van werkgever-werknemer), dienen op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 rechtsvorderingen in de zin van artikel 12, zesde lid, van de Row 1995 bij de burgerlijke rechter te worden aangebracht. In dat kader kunnen de toezegging die volgens eiser aan hem is gedaan en de wettelijke verplichtingen aan de orde worden gesteld. Dit blijkt ook uit arresten van de Hoge Raad van 1 maart 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD7342) en 27 mei 1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1377). Ook in die gevallen was sprake van rechtsvorderingen in de zin van artikel 12, zesde lid, van de Row in een civielrechtelijke arbeidsrelatie die werden aangebracht bij de burgerlijke rechter (de kantonrechter).

9. Nu eiser niet was aangesteld als ambtenaar bij ZWO, ontbeert de in de brief van 17 april 2012 neergelegde beslissing een publiekrechtelijke grondslag. Hetzelfde geldt voor de brief van 17 januari 2012, nog daargelaten de vraag of de daarin neergelegde beslissing sowieso op rechtsgevolg is gericht. Er is dus geen sprake van besluiten in de zin artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, waartegen bezwaar open stond. Gelet hierop had verweerder het bezwaar tegen beide brieven niet-ontvankelijk moeten verklaren.

13. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd, voor zover daarbij het bezwaar tegen de brief van 17 april 2012 ongegrond is verklaard. Nu verweerder na de vernietiging van dit deel van het bestreden besluit in een (nieuw) op bewaar te nemen besluit - gelet op het hiervoor overwogene - eisers bezwaarschrift slechts niet-ontvankelijk kan verklaren, heeft de rechtbank aanleiding gezien om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van Awb zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat eiser in zijn bezwaar tegen de brief van 17 april 2012 niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 15 oktober 2013 AR/13/0084 (Friesland Brands BV tegen Incopack NV)
Uitspraak ingezonden door Michael D’Aubrey, AdLex Advocaten cvba. Mede ingezonden door Johan Brants en Ellen Crabbe, BrantsandPatents en Tanguy de Haan en Philippe Péters, NautaDutilh.
Friesland was houder van twee gemeenschapsmodellen met betrekking tot een innovatieve spuitmond. In 2010 stelde Friesland een stakingsgprocedure in bij de rechtbank van Koophandel te Brussel. De rechtbank verklaarde de modellen nietig, deze hadden een gebrek aan nieuwheid en individueel karakter. Ook ging het om uitsluitend een technische functie. Friesland heeft nu twee Europese octrooien (EP339 en EP655) gebaseerd op een basisoctrooi en vordert onder andere dat Incopack staakt inbreuk te maken op haar octrooien met daarmee overeenstemmende slagroompuitbussen. Incopack stelt in haar tegeneis dat de octrooien nietig zijn. De rechtbank beoordeelt eerst deze vordering en wijst deze toe. De uitvindingen hebben wel een technisch effect en ze hebben ook geen toegevoegde materie ten opzichte van het basisoctrooi.  Incopack toont aan dat alle kenmerken als weergegeven in octrooi EP339 zijn terug te vinden in de technische voorstelling van de spuitmond V05.499 als weergegeven catalogus van COSTER van mei 1990, maar het gebrek aan nieuwheid slaagt niet. Toch verklaart de rechtbank de octrooien nietig, er is geen sprake van uitvinderswerkzaamheid. De vakman maakt al gebruik van een dergelijke spuitmond bij confrontatie met het op te lossen problemen. Hij behoorde al tot de stand van techniek.

Beoordeling
V.B.1 (...) Zowel EP’339 als EP’655 beschrijven wat het beoogde technische effect ervan is. Het technisch effect dat door FRIESLAND wordt vooropgesteld is dubbel:

-  "verbeterd vormgeven van het voedselproduct zodat een gedoseerd uitgespoten voedse/product met een verbeterd scherp reliëf daarmee kan worden verkregen" (paragraaf 0009 EP’339 en paragraaf 0008 in EP'655)

-“compacte” spuitmonden die "grondig gereinigd kunnen worden met relatief gemak’ (paragraaf 0016 EP'399 en paragraaf 0014 EP’655)

De conclusies van beide octrooien maken duidelijk dat deze voordelen (zelfs als deze een subjectieve invulling vereisen) worden bereikt met behulp technische maatregelen. De bewijslast dat de vinding geen technisch karakter zou hebben in het licht van het inherent attribuut waarop gewezen wordt in de octrooiaanvraag, dient gedragen te worden door INCOPACK. Zij dient m.a.w. het bewijs te leveren dat de technische effecten niet (inherent) aanwezig zijn en/of dat deze technische effecten niet worden bereikt via technische middelen.

Er wordt geoordeeld dat INCOPACK hierin niet slaagt  (...)

V.B.2 (...)Noch EP’339 noch EP'655 bevatten toegevoegde materie t.o.v. W0’33005.(...)

V.B.3.b. (...) INCOPACK slaagt in haar bewijslast en toont voldoende naar recht aan dat alle kenmerken als weergegeven in EP’339 terug te vinden zijn in de (technische) voorstelling van de spuitmond VO5.499 als weergegeven cataloog van COSTER van mei 1990 (en bij uitbreiding de spuitmond zelf zoals deze kon besteld worden minstens vanaf mei 1990). (...)Het verweer tot nietigverklaring van EP'339 op grond van gebrek aan nieuwheid na toevoeging van kenmerk (j) op basis van de COSTER-spuitmond (V05.499) slaagt niet. Dit kenmerk is niet terug te vinden in de spuitmond van COSTER (V05‚499). (...)

V.B.4.b. (...)
Vraag 4: Wat is dan het objectief technisch probleem onderliggend aan de opgeëiste uitvinding?

Het objectief technisch probleem betreft het voorzien van een aerosolcontainer met een compacte spuitmond die de slagroom (door FRIESLAND ruimer aangegeven als "het voedselproduct“) bij het afgeven ervan een betere, met verbeterd scherp reliëf. vormgeving geeft en die (in haar compactheid) gemakkelijker te reinigen is (en hygiënischer is).

Vraag 5: Zou een vakman dit probleem oplossen op de wijze aangegeven, op grond van het geheel van de stand van de techniek, zonder op enig ogenblik gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid?

Vraag 5.1. Geeft de stand van de techniek (met inbegrip van de meest nabije stand van de techniek) een wijze aan om het objectief technisch probleem op te lossen?

In de stand van de techniek bestaan spuitmonden die de vooropgestelde technische effecten bereiken, waarbij wordt gewezen op de inherente voordelen van tulpvormige spuitmonden als gebruikt op sifon spuitbussen (...)

De (hierboven geïdentificeerde) vakman (team) zou om dit probleem op te lossen en uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, doch terugvallend eveneens op de algemene stand van de techniek, komen tot de opgeëiste uitvinding zonder gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid.

Er bestaan voldoende aanwijzingen in de stand van de techniek die de vakman (het team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe gebracht zouden hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen.(...)

Besluit
Aangezien de vakman (geïdentificeerd team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, de tulpvormige (verbrede) spuitmond als gebruikt op sifoncontainers (stand van de techniek) zou combineren met de aerosolcontainers met traditionele spuitmond (meest nabije stand van de techniek), wordt geoordeeld dat de opgeëiste uitvinding als weergegeven in EP'339 (minstens de eerste conclusie) niet voldoet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid en alsdusdanig nietig is.

 

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-210/12 (Sumitomo Chemical) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing van Bundespatentgericht, Duitsland.
ABC gewasbeschermingsmiddelen. Vergunning van kracht bij ABC-aanvraag. Uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, ABC-Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarden voor verkrijging van het aanvullend beschermingscertificaat. Mogelijkheid tot afgifte van dit certificaat op basis van een overeenkomstig artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG verleende vergunning voor het in de handel brengen. Werkzame stof clothianidine. Het Hof verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 [ABC-gewasbescherming] moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een noodvergunning voor het in de handel brengen is verleend op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005.

2) De artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, van verordening nr. 1610/96 moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat wordt ingediend vóór de datum waarop voor het gewasbeschermingsmiddel de bij artikel 3, lid 1, sub b, van deze verordening vastgestelde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen wordt afgegeven wanneer een van kracht zijnde vergunning op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG is verleend?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
Verlangt artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 dat de vergunning nog van kracht is op de datum van de aanvraag van het certificaat?
3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Moet artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 1610/96 aldus worden uitgelegd dat een aanvraag reeds vóór het begin van de in deze bepaling genoemde termijn kan worden ingediend?

Op andere blogs:
SPC Blog (CJEU rules on status of emergency MAs in SPC applications)

Case law of the EPO boards of appeal, 7th edition september 2013.
This 1 200-page book on the case law of the EPO boards of appeal provides a wealth of useful information for everyone concerned with European patent law. The revised and expanded seventh edition was published in September 2013.

It takes account of decisions made available in writing by the end of December 2012, as well as a number of particularly important ones from the first months of 2013. It is an invaluable source of information for anyone concerned with European patent law - as are the special editions "EPO Board od Appeal Case Law" of the EPO Official Journal.

CONTENTS
Detailed table of contents
Foreword to the seventh edition
Reader's Guide
I. Patentability
II. Patent application and amendments
III. Rules common to all proceedings before the EPO
IV. Proceedings before the EPO
V. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal
VI. The EPO acting as a PCT authority - Euro-PCT applications
VII. Institutional matters
Table of cases
Index of cited provisions
Annexes

(order printed copy)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1209 (TEVA Pharma tegen Sanofi)
Octrooirecht. ABC. Zie ook: IEF 13018. Sanofi is houder van Aanvullend Beschermingscertificaat (het combinatie-ABC) voor irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (HTCTZ). Irbesartan en HCTZ worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, een veel voorkomende aandoening die kan leiden tot ernstige vaatziekten. Dit combinatie-ABC is verleend op basis van een een EP 0454 511. Teva vordert vernietiging van het combinatie-ABC, met veroordeling van Sanofi in de proceskosten ex 1019h Rv.

De rechtbank beoordeelt de inventiviteit van het onderliggende Europees octrooi. De rechtbank kijkt naar de meest nabij gelegen stand van techniek, een artikel van Chiu en een octrooi van Du Pont. Sanofi heeft willekeurig één van de alternatieven, beschikbaar na de analyse van Du Pont, gekozen en dat is niet inventief. Daarmee valt de grondslag voor het combinatie ABC weg en moet het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening worden vernietigd. Sanofi wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

De beoordeling
4.16. De rechtbank overweegt als volgt. Op zich is juist, zoals Sanofi stelt, dat in de regel een “pointer” of motivatie nodig is om de gemiddelde vakman de richting naar de uitvinding te wijzen wil inventiviteit ontbreken. Ten onrechte echter trekt Sanofi daaruit de conclusie dat die “pointer” of motivatie bij het enkel vinden van een alternatief voor de dichtstbijzijnde stand van de techniek, specifiek en eenduidig naar (uitsluitend) de geclaimde oplossing dient te wijzen. Alle alternatieven moeten immers als een oplossing van het gestelde probleem worden gezien, zolang van die alternatieven redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze werkzaamheid behouden, een gemiddelde vakman deze in overweging zou nemen en hij ze op conventionele wijze kan synthetiseren zonder “undue burden”. Dat betekent evenzeer dat alle alternatieven die aan die voorwaarden voldoen, niet inventief zijn. Zie de volgende uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0821/97, r.o. 6.4; T0852/91, r.o. 8.2; T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10.

4.17. Anders gezegd, bij gebreke aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, hetgeen bij irbesartan niet aan de orde is zoals hiervoor onder 4.5. en 4.6. overwogen), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (die na SAR-analyse van DuP 753 beschikbaar zijn) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Zie een lange lijn van uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10, T0345/07, r.o. 4.7.3, T0012/07, r.o. 4,1,6, T0423/08, r.o. 2.3.5, T0931/04, r.o. 4.11.1.

4.18. Aldus kan er geen andere conclusie zijn dan dat conclusie 7 niet inventief is. Dat Du Pont irbesartan niet ook heeft gevonden en geclaimd in haar octrooiaanvragen maakt dit oordeel niet anders. Sanofi heeft de gemotiveerde stelling van Teva dat alsdan ook conclusie 20, irbesartan in combinatie met een diureticum, voor de hand ligt, niet bestreden zodat ook die conclusie moet sneuvelen. Evenmin heeft Sanofi betwist dat bij die stand van zaken de grondslag voor het combinatie ABC is weggevallen en het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening moet worden vernietigd. De overige argumenten van Teva behoeven gelet hierop geen nadere bespreking meer.

Op andere blogs:
NLO (Aanvullend beschermingscertificaat vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1339 (Mylan tegen Yeda en Teva)
Ingezonden door Simon Dack en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP
Octrooi, geneesmiddelen, vernietiging, voorrang, licentie. Yeda verhandelt en commercialiseert intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Sciene in Israël. Yeda is houdster van EP 076 2 888 voor de verbetering van copolymeer-l in samenstellingen van copolymeren. Het EP heeft voorrang op basis van Amerikaanse octrooiaanvragen. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie en brengt een geneesmiddel met de in het octrooi geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Yeda. Zij stelt dat het octrooi niet nawerkbaar, niet nieuw en niet inventief is.

De rechtbank wijst de vorderingen van Mylan af. De conclusies bevatten voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman om het product na te werken. Het octrooi bevat weliswaar geen uitdrukkelijke definitie van het kenmerk "gemiddeld molecuulgewicht", maar bevat voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman. Het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie doet daar niet aan af. De uitvinding is ook nieuw. Mylan moest de niet-nieuwheid bewijzen. Dit heeft zij onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. En de uitvinding is volgens de rechtbank ook inventief. De conclusie vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

2. De feiten
2.1. Yeda houdt zich bezig met het verhandelen en commercialiseren van intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Science in Israël (hierna: WIS).
2.2. Yeda is houdster van Europees octrooi 0 762 888 Bi (hierna: EP 888 of het octrooi) voor “Copolymer-] irnprovements in compositions ofcopolyies” (in de Nederlandse vertaling: “Verbeteringen van copolyrneer-1 in samenstellingen van copolyrneren”).
2.7. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie onder EP 888. Teva brengt een geneesmiddel met de in EP 888 geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone®. Het werkzame farmaceutische bestanddeel staat bekend onder de International Non-proprietary Name ‘glatirameer-acetaat’.
2.8. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen.

5. De beoordeling
5.1. De gevorderde nietigverklaring van het EP 888 moet worden afgewezen omdat het octrooi om de volgende redenen nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat.

toegevoegde materie: werkwijzen
5.20. Mylan heeft ten aanzien van de werkwijzeconclusies 7-10 ten eerste betoogd dat de aanvrage geen werkwijze openbaart voor het bereiden van een copolymeer-1 met een specifieke molecuulgewichtsverdeling waarin meer dan 75% van de molaire fractie een molecuulgewicht heeft van tussen 2 en 20 kDa. Dat betoog is ongegrond.

nieuwheid: bewijslast
5.22. Het betoog van Mylan dat Yeda en Teva moeten bewijzen dat het geclaimde copolymeer-I nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, vindt geen steun in het recht. Nu Mytan vernietiging van het octrooi vordert wegens het ontbreken van nieuwheid, rust de bewijslast van de stelling dat die nieuwheid ontbreekt, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in beginsel op haar (vgl. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ41 15, Lundbeck/Tiefenbacher en Centrapharm, r.o. 4.5.2).

inventiviteit: plausibiliteit verbetering
5.34. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit de in de productconclusies geclaimde stof niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de gebruikelijke problem and solution approach, die ook beide zijden hanteren in hun argumentatie.

conclusie
5.53. Op grond van het voorgaande worden de nietigheidsargumenten van Mylan verworpen. De gevorderde nietigverklaring zal daarom worden afgewezen.
5.54. De rechtbank constateert dat het oordeel over de geldigheid van EP 888 overeenstemt met het — inmiddels in hoger beroep bekrachtigde — oordeel daarover van de Britse rechter. Een nadere toelichting op de verhouding tussen die oordelen kan daarom achterwege blijven.
5.5 5. Aan de beoordeling van de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld. Er is immers geen vertraging opgetreden in de behandeling van de hoofdzaak.
5.56. Mylan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Deze nietigheidsprocedure kan namelijk worden beschouwd als een verweer tegen een concrete dreiging van handhavend optreden zoals bedoeld in het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Yeda en Teva hebben onweersproken aangevoerd dat Mylan bezig is met voorbereidingen om haar eigen copolymeer-1 product op de markt te brengen en dat Yeda en Teva actie zullen ondernemen op basis van het octrooi zodra Mylan dat product daadwerkelijk op de markt brengt. 5.57. Yeda en Teva vorderen respectievelijk een bedrag van in totaal €144.513,03 en € 735.029,27. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten zijn niet bestreden. Daarom zal de rechtbank daarvan uitgaan en de vorderingen volledig toewijzen.

Technical Board of Appeal of the European Patent Office, 11 July 2013, ECLI:EP:BA:2013:T167007.20130711 (Nokia Siemens Networks - Method for planning a shopping trip using a mobile device)
Met samenvatting van John Allen, NautaDutilh.
In the continuing search for clarification of the patentability and inventive step criteria for computer implemented inventions, a Technical Board of Appeal of the EPO has used surprisingly clear wording to stop computer implemented inventions from expanding into the realm of functional, business method type claims. It has become more or less standard for applicants to argue that because of an "interaction" between basic technical features (such as processors, memories and displays) with "non-technical" features (e.g. certain specific data), the claim as a whole could constitute a patentable invention. It is exactly the nature of this "interaction" that is discussed in the recent decision T-1670/07. The EPO now warns that a lot of these arguments are considered "fallacies".

Shopping, anyone?
The case concerned the refusal of the grant of European Patent Application EP 1 216 450 ("EP 450") as applied for by Nokia. Nokia's application relates to a method and system of shopping with a mobile device to purchase goods and/or services. In short, the users would enter some of the items he (or she) would be looking for on his shopping spree, and a server in connection with the mobile device would identify the best shops to go or plan the shortest possible round trip. A great idea for those who regard shopping as a necessary evil, but a patentable invention?On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention?

On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention.

Technical effects: sold out?
In the earlier stage of the prosecution the examining division had described the object of the "invention" as "providing a technical means to optimise an itinerary" (shopping trip). It was deemed to lack an inventive step.

On appeal the Technical Board went some steps further and held that providing the user with a choice of an order of visiting shops and (thus) making the itinerary a function of the user profile, did not involve any technical effect at all. The Board rejected Nokia's argument that non-technical features "interacted" with technical features such as to provide an overall technical effect.

Citing older case law, the Board considered that what was required as the result of such an interaction, would be a "real" technical effect. For example, where software interacted with an X-ray apparatus and the result was a longer lifespan of an X-ray tube, there is a clear technical effect. If on the other hand the interaction results only in the display of different information on a screen, there is no technical effect.

The Board's view on "software patenting fallacies"
Discussing the "interaction" arguments raised by Nokia, the Board described these as different typical "fallacy" arguments. Relying on the interaction between the technical features (e.g. the server) and the non-technical features was described as the "technical leakage fallacy", i.e. the intrinsic technical nature of the implementation "leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem". Secondly, the fact that a user of the alleged invention was presented with a "possible choice" as to his shopping trip was described as the "broken technical chain fallacy": a technical effect might result from a user's reaction to information, but this also shows that a technical process is "broken by the intervention of the user" and any technical effect becomes dependant on the "mental activities of the user".

More generally the Board held that where the provision or generation of data is a key feature of the invention, a technical effect may arise from "either the provision of data about a technical process" (such as status information on the operation of a machine or device) or from "the provision of data that is applied directly in a technical process". Neither applied in this case.

So what's the problem?
Turning back to the technical problem, the Board held that describing the problem underlying the alleged invention as " providing a technique which has greater flexibility and can provide results tailored to the user's preferences is not a technical problem and is too general. The Board added that even where the claimed subject matter was different from the prior art and no clear reason could be found for modifying the prior art, this does not mean that there is an inventive step. This reasoning - according to the Board a "non-technical prejudice fallacy" - disregards that it is not so much why, but rather how the prior art was modified. If conventional technical features are used and these perform their tasks in an obvious way, there is no technical reason why the skilled person would refrain from making changes to the prior art. To summarize, the skilled person is basically, in a technical sense doing the same thing: in this case he is planning a shopping trip where two or more items could be bought from multiple vendors, as opposed to the solution in the prior art: identifying just one vendor who has all the items available. The Board held that there was no technical reason why a skilled person would not make this particular modification.

Analysis
The Board did not depart from its "technical contribution" doctrine where even trivial technical claim features would be sufficient to escape the patentable subject matter exclusions ("software as such" and "presentation of information as such".

However, the Board appears to be raising the bar in certain respects, particularly by specifying the nature of the "interaction" that is required between technical and non-technical claim features. Applicants and litigants should take notice of the "red flags" that the Board raises for computer implemented inventions. Particularly, certain types claims may particularly be regarded as "suspect":

• claims that essentially deal with standard human behavioural concepts such as going to the bank or going shopping;
• claims that provide for a technical effect or outcome, depending on the reaction of the user;
• claims said to provide for abstract solutions such as "greater flexibility", "customization"," individualization" etc.; and
• claims using functional langue in combination with trivial/well known technical features (such as standard hardware), especially where the patent does not specify how (i.e. in which technical way) the conventional hardware is to be modified.

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 september 2013, KG ZA 13-956 (Jet Set Hydrotechniek tegen Verwater c.s.)
Octrooi. Afwijzing. Niet inventief. X is uitvinder en houder van het Europees octrooi EP 1 507 630, voor "een mobiel snijsysteem voor het met een abrasieve vloeistof, bijvoorbeeld water, onder hoge druk snijden van staalplaat". JetSet exploiteert de snijmachines ontwikkeld door [X] onder de naam RAGWORM.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Conclusie 1 is niet inventief en conclusies 2 en 3 behelzen geen afzonderlijke inventieve maatregelen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt (o.a. uit eerdere Amerikaanse octrooien).

Volgens JetSet c.s. is deze inrichting echter in alle uitvoeringsvormen voorzien van een geleiderail of -ketting, zodat het conclusiekenmerk “onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat voort te bewegen” ontbreekt (4.2.). Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt. (4.3)

4.3. De passage waarin beschreven wordt dat de inrichting ontworpen is om een hogedruksnijder “around pipes, straight or curved paths, or in circles” (onderstreping vzr) en het feit dat er bij de accessories wel een Pipe Cutter Kit, een Circle Cutter Kit en een Line Cutter Kit zijn vermeld – maar geen Curved Path Cutter Kit – doen vermoeden dat de inrichting bij het snijden van gebogen lijnen wel onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat zou kunnen voortbewegen. Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en

ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt.

4.4. Het technische effect van deze verschilmaatregel is een verhoogde mobiliteit en flexibele inzetbaarheid van het systeem van conclusie 1 van EP 630. Het objectieve technische probleem is het systeem van ADMAC te verbeteren op het punt van mobiliteit en flexibiliteit. Zo de gemiddelde vakman al niet op basis van zijn algemene vakkennis van de
vele twee componenten systemen die ten tijde van de prioriteitsdatum werden toegepast voor bijvoorbeeld het van binnen schoonmaken van tanks, waarbij een mobiel karretje/tractortje zich vrij in de tankruimte kan voortbewegen door de banden aan te drijven, vindt hij dit voorshands zonder meer terug in bijvoorbeeld EP 690 (figuren 3 en 6). In de inrichting volgens EP 690 wordt – kort gezegd – een hydraulisch aangedreven tractor 12 (zie figuur 3) door een olieopslagtank gereden om deze met water onder druk (vanuit 78a-e) via een “water blasting device 40” schoon te spuiten. Ook US 190 openbaart een dergelijk mobiel karretje, waarbij de soldeerkop desgewenst kan worden vervangen door een oxy-acetyleen snijder. Vergelijkbare systemen zijn voorts te zien in US 4,817,653 (productie 14 Verwater c.s.). Ook het Houdini systeem is er zo een (producties 17-19 Verwater c.s.), waarbij dat systeem zelfs al met een hogedrukwatersnijdinstallatie was uitgerust.

4.5. Zodoende moet het er voorshands voor worden gehouden dat conclusie 1 niet inventief is. Naar voorlopig oordeel heeft JetSet c.s. bij die stand van zaken onvoldoende gemotiveerd bestreden dat conclusies 2 en 3 geen afzonderlijke inventieve maatregelen behelzen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt, gelet op Figuur 1, weergegeven onder 2.7. hierboven, en in de beschrijving van US 190 (“guide wheel 12”, kol. 2, r. 41-42) alsmede de “caster” (loopwiel) van US 648 (kol. 17, r. 44). De verende verbinding van conclusie 3 is volgens Verwater c.s. terug te vinden in eveneens US 648 (kol. 18, r. 28 ev.) als “spring tension arms”. De combinatie van deze maatregelen met die van conclusie 1 levert zodoende evenmin een uitvinding op.

4.6. Zelfs echter als over de geldigheid van conclusie 3 anders zou worden gedacht, overweegt de voorzieningenrechter dat door JetSet c.s. onvoldoende onderbouwd is dat de toepassing van een contragewicht, zoals in de inrichting van Verwater c.s., equivalent zou zijn aan een verende verbinding.

4.7. Conclusie 8 deelt het lot van conclusie 1, nu door Verwater c.s. onbestreden is gesteld dat hierin ten opzichte van die conclusie geen inventieve kenmerken zijn opgenomen.

4.8. Uit het vorenstaande volgt dat naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat conclusies 1, 2, 3 en 8 van het Nederlandse deel van EP 630 in een bodemprocedure nietig zullen worden geacht. De vorderingen van JetSet c.s. zijn alle gebaseerd op die conclusies van EP 630 en zullen dan ook worden afgewezen.