Octrooirecht  

Raad van State, 19 augustus 2009, LJN: BJ5541, Yeda Research and Development Company Ltd. tegen Octrooicentrum Nederland

Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC). Hoger beroep (ongegrond) tegen Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 november 2008, IEF 7297. “De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmiddel gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OCNL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda verleende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning. Het betoog van Yeda faalt.”

2.5. Yeda betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het Hof in het Farmitalia-arrest niet heeft overwogen dat een certificaat zich slechts kan uitstrekken tot vormen van een geneesmiddel met een identieke therapeutische werking. Volgens haar brengt een redelijke uitleg van het Farmitalia-arrest met zich dat therapeutisch gelijkwaardige varianten van het in de handelsvergunning vermelde product in de productomschrijving van een certificaat mogen worden opgenomen, voor zover deze door het basisoctrooi worden beschermd. Nu het basisoctrooi ook andere monoklonale antilichamen beschermt waarvan aangenomen mag worden dat die therapeutisch gelijkwaardig zijn aan adalimumab, dient in het certificaat een ruimere productomschrijving te worden opgenomen, aldus Yeda.

2.5.1. Gelet op artikel 2 van de ABC-Verordening wordt een certificaat afgegeven voor een product, waaronder ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening dient te worden verstaan de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel. Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening is een voorwaarde voor de verkrijging van een certificaat dat voor het product als geneesmiddel een handelsvergunning is verleend. Derhalve dient uit de handelsvergunning te worden afgeleid wat de werkzame stof is die voor de beoordeling van een aanvraag om een certificaat als het te beschermen product moet worden beschouwd. Dit vindt bevestiging in artikel 4 van de ABC-Verordening waarin de door het certificaat verleende bescherming wordt beperkt tot het product dat valt onder de handelsvergunning. In verband daarmee is in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de ABC-Verordening bepaald dat een certificaataanvraag een afschrift van een handelsvergunning dient te bevatten, waarin het product is geïdentificeerd.

In dit geval is de handelsvergunning verleend voor het geneesmiddel Humira - Adalimumab. Volgens de bij de handelsvergunning behorende samenvatting van de productkenmerken is adalimumab de werkzame stof van dit geneesmiddel. Gelet hierop, dient adalimumab in beginsel te worden beschouwd als het product in de zin van de ABC-Verordening.

2.5.2. Dat het basisoctrooi niet slechts adalimumab beschermt, maar ook andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa, brengt op zichzelf niet mee dat een certificaat met een ruimere productomschrijving dan adalimumab dient te worden verleend. Ingevolge artikel 5 van de ABC-Verordening verleent een certificaat weliswaar dezelfde rechten als die welke door het basisoctrooi worden verleend, doch onder voorbehoud van de in artikel 4 neergelegde beperking.

Uit het Farmitalia-arrest volgt evenwel dat onder omstandigheden aanleiding kan bestaan om in een certificaat het product ruimer te definiëren dan de omschrijving van de werkzame stof in de desbetreffende handelsvergunning. In dat arrest heeft het Hof het betoog aanvaard dat het doel van de ABC-Verordening zou worden gefrustreerd, indien een certificaat alleen het in een handelsvergunning vermelde zout van een werkzame stof zou kunnen beschermen in gevallen waarin de werkzame stof als zodanig, met inbegrip van de daarvan afgeleide zouten, door een basisoctrooi wordt beschermd. Een concurrent zou dan na afloop van het betrokken basisoctrooi een handelsvergunning kunnen verkrijgen voor een ander voorheen door het betrokken basisoctrooi beschermd zout van dezelfde werkzame stof. In dat geval zouden geneesmiddelen die in beginsel eenzelfde therapeutische waarde hebben als het door het certificaat beschermde geneesmiddel, met dat geneesmiddel in concurrentie kunnen treden. Dat zou volgens het Hof niet verenigbaar zijn met het doel van de ABC-Verordening, die voldoende bescherming beoogt te garanderen ter aanmoediging van het farmaceutisch onderzoek. Daarom heeft het Hof geoordeeld dat, wanneer een werkzame stof in de vorm van een zout in een handelsvergunning wordt vermeld en door een basisoctrooi wordt beschermd, een certificaat de werkzame stof als zodanig, alsmede de verschillende afgeleiden ervan, zoals zouten en esters, als geneesmiddelen kan dekken, voor zover zij onder de bescherming van het betrokken basisoctrooi vallen.

2.5.3. Anders dan in het Farmitalia-arrest, is in dit geval geen certificaat aangevraagd voor zouten, esters of andere chemische afgeleiden van eenzelfde werkzame stof en voor deze stof als zodanig. Yeda heeft verzocht om afgifte van een certificaat dat betrekking heeft op adalimumab en andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa. Monoklonale antilichamen worden vervaardigd uit cellen en zijn, gelet op de in de Geneesmiddelenrichtlijn gegeven definitie daarvan, biologische geneesmiddelen.

Zoals het OCNL heeft toegelicht, is in de medische wetenschap algemeen aanvaard dat chemische afgeleiden van een werkzame stof, zoals zouten en esters, in de regel eenzelfde werking als de desbetreffende werkzame stof hebben. Om deze reden worden dergelijke afgeleiden van een werkzame stof in artikel 10, tweede lid, onder b, tweede volzin, van de Geneesmiddelenrichtlijn in beginsel beschouwd als dezelfde werkzame stof. Dit betekent dat voor een zout als generiek geneesmiddel volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 10 van de Geneesmiddelenrichtlijn een handelsvergunning kan worden verkregen, indien het is afgeleid van een werkzame stof waarvoor reeds een handelsvergunning is verleend. In dat geval behoeven geen farmaceutische of (pre)klinische testresultaten te worden overgelegd en kan worden volstaan met studies die de biologische equivalentie met de eerder vergunde werkzame stof aantonen.

In de medische wetenschap is evenwel niet algemeen aanvaard dat verwante biologische geneesmiddelen in de regel eenzelfde werking hebben. Zo is in de Biosimilars Guideline uiteengezet dat de vereenvoudigde procedure van artikel 10 van de Geneesmiddelenrichtlijn niet geschikt is voor biologische geneesmiddelen, vanwege de complexe structuur die dergelijke geneesmiddelen hebben. Ingeval een handelsvergunning wordt aangevraagd voor een biologisch geneesmiddel waarvan gesteld wordt dat het gelijkwaardig is aan een reeds vergund biologisch geneesmiddel, moet de gestelde gelijkwaardigheid dan ook worden aangetoond door middel van preklinische of klinische testresulaten, overeenkomstig artikel 10, vierde lid, van de Geneesmiddelenrichtlijn.

2.5.4. Gezien het voorgaande, kan ten aanzien van verwante biologische geneesmiddelen, anders dan ten aanzien van de chemische afgeleiden van eenzelfde werkzame stof, niet worden aangenomen dat deze in beginsel eenzelfde therapeutische waarde hebben. Yeda heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het specifieke geval van adalimumab en andere monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa een dergelijke gelijkwaardigheid in beginsel wel kan worden aangenomen. Adalimumab is door de Wereldgezondheidsorganisatie als naam vastgesteld voor een uit een unieke reeks van 1330 aminozuren bestaand monoklonaal antilichaam. Bij een dermate complexe structuur kan bezwaarlijk worden voorzien wat de precieze werking zal zijn van alle mogelijke varianten van het monoklonale antilichaam. Het OCNL heeft voorts gewezen op het Amerikaanse octrooi 6,090,382, dat betrekking heeft op monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa. In het desbetreffende octrooischrift zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek waarbij adalimumab en verwante monoklonale lichamen zijn vergeleken ten aanzien van hun werking tegen tumornecrosefactor-alfa. Bij dat onderzoek zijn verschillende werkingssnelheden geconstateerd, hetgeen bevestigt dat niet kan worden aangenomen dat de therapeutische waarde van de aan adalimumab verwante monoklonale antilichamen tegen tumornecrosefactor-alfa in beginsel gelijk is. De door Yeda overgelegde verklaring van prof. H. Schellekens, hoogleraar medische biotechnologie, die de geconstateerde verschillen klein noemt, doet daar niet aan af. Gelet op de moleculaire complexiteit van de monoklonale antilichamen, kan niet worden uitgesloten dat een klein verschil significante gevolgen heeft voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het desbetreffende geneesmiddel.

2.5.5. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmiddel gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OCNL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda verleende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning. Het betoog van Yeda faalt.

Lees de uitspraak hier.

Reclame Code Commissie, 28 juli 2009, 2009.00379. Nederlandse Orde van Uitvinders tegen adverteerder (Met dank aan Catrien Noorda, Howrey)

Reclamerecht. Klacht tegen reclameuiting op de website van een 'octrooiexpert'. Octrooiexpert is geen octrooigemachtigde.

De NOvU voert aan dat de suggestie wordt gewekt in de advertentie dat, afgezien van een verschil in prijs en opleiding, een 'octrooi expert' op één lijn zou zijn te stellen met een octrooigemachtigde. Voorts wordt ten onrechte de infruk gewekt dat er na het door de adverteerder uitgevoerde nieuwheidsonderzoek en het indienen van een octrooiaanvraag onaantastbare bescherming kan worden verkregen. Adverteerder wijst er onder meer op dat de klacht zich richt tegen een besloten website, zodat geen sprake is van een openbare aanprijzing in de zin van artikel 1 NRC.

In de eerste plaats overweegt de Commissie dat de gewraakte website, die voor een ieder toegankelijk is, dient te worden aangemerkt als een openbare aanprijzing van adverteerders diensten en dus een reclame-uiting is in de zin van de NRC.

Ten aanzien van de uiting zelf: "adverteerder [vergelijkt] werkzaamheden die hij als Patentexperte (octrooiexpert) verricht met die van een octrooigemachtigde en stelt [..] dat de waarde en de bescherming van een door hem en een door een  octrooigemachtigde geschreven octrooiaanvrage even groot is. "Patentexperte" en "octrooiexpert' zijn door adverteerder zelf bedachte titels en - anders dan wordt gesuggereerd - geen in Nederland erkende titels. Adverteerder heeft niet aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat hij een opleiding heeft voltooid, die vergelijkbaar is met die welke een octrooigemachtigde heeft voltooid. Naar eigen zeggen heeft hij in München een tweejarige schriftelijke opleiding gevolgd, maar daarmee heeft adverteerder niet aangetoond een opleiding te hebben voltooid, waardoor hij in staat moet worden geacht om een octrooiaanvrage in te dienen die een uitvinder de bescherming biedt, die in de uiting in het vooruitzicht wordt gesteld"

"Afgezien van het feit dat - anders dan in de uiting wordt gesteld -
wettelijke bescherming niet kan worden gegarandeerd, is ook ten aanzien van de hier bedoelde tekst van belang dat adverteerder niet heeft aangetoond dat de door hem aangeboden dienst in kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan die van een octrooigemachtigde. De omvang van de rechtsbescherming die men aan een octrooi kan ontlenen, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de aanvrage. Met name nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van de uitvinding dienen, goed onderzocht en omschreven te zijn. Niet gebleken is dat adverteerder in staat is om een aanvraag in te dienen die met name op deze punten kwalitatief gelijkwaardig is aan die van een octrooigemachtigde."

Lees de beslissing hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 juli 2009, 314619 / HA ZA 08-2157, Agfa Graphics N.V. tegen Chengdu Xingraphics Co. Ltd. & A. Ten Cate Offsetprodukten B.V.

Octrooirecht, eisen goede procesorde in VRO procedure, (bewijs van) indirecte inbreuk, opheffen beslag, beslagverbod, bevoegdheid ten aanzien van vordering in reconventie van buitenlandse partij, geldigheid octrooi (nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en toegevoegde materie), fictieve stand van de techniek.

Het Belgische Agfa, een van de grootste leveranciers van offset platen voor de offsetdrukindustrie, stelt dat de producten van gedaagden indirecte inbreuk maken op haar EP voor een “werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat”, welke omvat het scannen en blootstellen van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat waarop een positieve lichtgevoelige samenstelling zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht is aangebracht. Agfa vordert een verbod met de gebruikelijke nevenvorderingen.

In reconventie vorderen gedaagden, kort weergegeven, een wapperverbod, opheffing van de gelegde beslagen, een beslagverbod, vernietiging van het octrooi, verklaring voor recht (geen inbreuk, onrechtmatig handelen eiser), rectificatie en schadevergoeding.

Bevoegdheid: 4.5. Agfa heeft de bevoegdheid in reconventie gedeeltelijk bestreden. Zij voert aan dat, nu zij in België is gevestigd, deze rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen onder IV en de vorderingen die zien op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland. (…)

4.6. Het standpunt van Xingraphics en Atece wordt verworpen. Artikel 6 sub 3 EEX geeft geen grond de gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op buitenlandse delen van het octrooi te beoordelen omdat deze vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond. Dat rechtsfeit is namelijk de gestelde inbreuk in Nederland. De rechtbank is evenmin bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zijn gebaseerd op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland.
Artikel 5 sub 3 EEX is niet van toepassing omdat het gestelde schadebrengende feit zich niet in Nederland heeft voorgedaan. Bovendien is bevoegdheid gebaseerd op artikel 5 sub 3 EEX volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend. Voor wat artikel 6 sub 3 betreft geldt ook hier dat de vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond.

De Rechtbank verklaart zich onbevoegd voor het deel van de vorderingen voor zover deze vorderingen zien op waarschuwingsbrieven en rectificaties aan distributeurs buiten Nederland.

Geldigheid octrooi: Gedaagden stellen dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid (mede op grond van fictieve stand van de techniek), inventiviteit, nawerkbaarheid en toegevoegde materie, maar de Rechtbank ziet geen gronden voor vernietiging. Een van de documenten uit de stand van de techniek werd daarbij alleen in het Japans overgelegd en de Rechtbank overweegt “Xingraphics en Atece overschatten daarmee de talenkennis van - in ieder geval - de rechtbank.” (r.o. 4.33) Ook de bij pleidooi overgelegde vertaling wist de Rechtbank overigens niet te overtuigen.

Indirecte inbreuk: Voor het bewijs van de indirecte inbreuk beroept Agfa zich op een onderzoeksrapport van Bekaert. Gedaagden stellen hiertegenover een rapport van door haar eigen technisch directeur uitgevoerde tests, een rapport van een hoogleraar ‘Polymer Chemistry and Biomaterials’ verbonden aan de Technische universiteit Twente en een verklaring van een projectleider polymerenanalyse verbonden aan TNO, die allen het rapport van Bekaert in twijfel trekken. Het aanbod van Agfa tot het leveren van aanvullend bewijs wordt gepasseerd:

Versneld regime: 4.48. Agfa heeft aanvullend bewijs aangeboden voor het geval het Bekaert-rapport de rechtbank niet zou overtuigen. In dit verband is het navolgende van belang. Het is de keuze van Agfa geweest om te procederen volgens de regeling van het versnelde regime in octrooizaken. Uitgangspunt in deze regeling is dat partijen alle relevante producties waarop zij zich willen beroepen zo spoedig als mogelijk in het geding brengen. Daartoe zijn in ieder geval te rekenen de resultaten van de door Agfa uitgevoerde analyses van de FIT-platen, waar nota bene op pagina’s 14-16 van de dagvaarding aan wordt gerefereerd bij de uiteenzetting van de beweerdelijke indirecte inbreuk. Reeds in juli 2008 hebben Xingraphics en Atece aan Agfa verzocht om die resultaten aan hen ter beschikking te stellen. Ook bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie van 10 september 2008 hebben Xingraphics en Acete Afga erop gewezen dat dit procedureel niet conform is. Agfa heeft bedoelde analyses in juli en september 2008 niet willen verschaffen. Pas op 15 december 2008 heeft zij het rapport Bekaert aan Xingraphics en Atece toegezonden, volgens Xingraphics en Atece een eerste deel op 15 december 2008 en pas op 31 december 2008 het complete rapport. Ook gezien de feestdagen resteerde aldus voor Xingraphics en Atece bijzonder weinig tijd voor adequaat verweer, dit terwijl de door Bekaert uitgevoerde analyses (IR- en UV/VIS) reeds veel eerder door Agfa waren gedaan. Agfa heeft Xingraphics en Atece aldus onnodig in een ongunstiger bewijspositie gebracht dan wanneer zij beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure zou hebben ingebracht. Onder deze omstandigheden verdraagt toelating van Agfa tot nadere bewijslevering zich niet met de in een procedure in het versnelde regime te stellen eisen van een goede procesorde.

Proceskosten: Tussen partijen is overeengekomen dat deze voor de procedure in conventie en reconventie tezamen € 150.000 bedragen. Agfa wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie, onweersproken begroot op € 135.000 en partijen worden in reconventie beide deels in het ongelijk gesteld, zodat de proceskosten in reconventie om die reden worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 april 2009, LJN: BJ2844, X B.V. (voorheen handelend onder de naam Rockwool/X BV) tegen Y Holding B.V.,

Octrooirecht, althans rechten voortvloeiende uit een octrooi. Beroep op deels reeds vernietigd octrooi is onrechtmatig jegens derde. Schadeberekening.
 
X heeft een procedure aangespannen tegen Partek Paroc in verband met schending van haar octrooi m.b.t. een ‘plantpot ten behoeve van substraatteelt". Die procedure is beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. X beroept zich later op de vaststellingsovereenkomst, terwijl zij wist dat er een serieuze kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden. Een korte samenvatting in citaten:

 (…) 4.8. Naar het oordeel van het hof diende [X.] in de gegeven omstandigheden te beseffen dat er een dergelijke serieuze kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden in de oppositieprocedure. In dit geval was immers niet alleen een oppositieprocedure aanhangig, maar was bovendien op het moment dat [X.] de brief aan Partek Paroc schreef waarin zij zich beriep op schending door RMR van haar octrooi, een nietigheidsprocedure ten aanzien van het Europese octrooi voor zover geldend in Nederland afgerond. Daarbij had de rechtbank in haar eindvonnis van 15 november 1995 geconstateerd dat [A.] geslaagd was in het bewijs van een viertal feitencomplexen, terwijl uit elk van die complexen volgde dat de techniek van plantpotjes met groeven vóór 13 september 1984 rechtens relevant openbaar is geworden, zoals de rechtbank in dat vonnis nader heeft uiteengezet. Daarmee was, aldus de rechtbank, de uitvinding voor de prioriteitsdatum openbaar in die zin dat een willekeurige deskundige, zonder schending van enige al dan niet stilzwijgend opgelegde of overeengekomen vertrouwelijkheid, er desgewenst kennis van kon nemen en dat daarbij de details van de uitvinding kenbaar waren.
[X.] heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld, hetgeen eraan bijdraagt dat [X.] moet hebben beseft dat er een serieuze kans was dat het Europese octrooi ook voor het overige geen stand zou houden in de toen ook reeds geruime tijd lopende oppositieprocedure. Bovendien heeft [X.] op 6 februari 1998 afstand gedaan van haar eventuele rechten op het Nederlandse octrooi 191.591. Ook daaruit kan worden afgeleid dat [X.] besefte dat het octrooi geen stand zou houden.

(…) 4.10. (…) In dit geval heeft [X.] met een beroep op de tussen haar en Partek Paroc gesloten vaststellingsovereenkomst aan Partek Paroc meegedeeld dat RMR haar octrooi schond, en onmiddellijke stopzetting van de leveranties verlangd onder dreiging met een procedure. Daarmee heeft [X.] - met een beroep op haar omstreden octrooi - stopzetting uitgelokt van die leveranties aan RMR, en dat is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens RMR.

(…) 4.14. Nu alle grieven in principaal appel tegen de vaststelling van de rechtbank dat sprake is van onrechtmatig handelen van [X.] niet tot vernietiging van de vonnissen van de rechtbank kunnen leiden, staat vast dat [X.] door de melding aan Partek Paroc onrechtmatig heeft gehandeld jegens RMR, zodat zij de daardoor ontstane schade dient te vergoeden.

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, KG ZA 09-667, Handelsonderneming Kubus B.V. tegen MBrands B.V. c.s.

Kort geding. Octrooirecht. De vordering van octrooihouder is afgewezen wegens een gebrek aan nieuwheid. Voorshands wordt geoordeeld dat de octrooihouder van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van onder meer water- en wintersport.  Daarnaast houdt Kubus zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen. Kubus is houdster van een Nederlandse octrooi voor een “trapezehaakinrichting”. ‘MBrands is actief op het gebied van watersportartikelen en zij importreet en verkoopt onder het merk Mystic het product Clicker Nar, een trapezehaakinrichting die wordt gebruikt door wind- en kitesurfers om aan hun vest te kunnen bevestigen.

Kubus vordert – zeer kort samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, MBrands te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi, de gebruikelijke nevenvordering en proceskostenveroordeling overeenkomstig art. 1019h Rv. MBrands verweert zich onder meer door te stellen dat conclusie 1 niet verleend had mogen worden, omdat niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid. Volgens MBrands is conclusie 1 van het octrooi niet nieuw in het licht van een Duitse Gebrauchsmuster, aangezien de figuren 2 en 3 bij dit Gebrauchsmuster en de toelichting op deze figuren een trapezehaakinrichting openbaren die alle kenmerken van conclusie 1 heeft.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of het Gebrauchsmuster een inrichting openbaart waarin het langsdeel in het spreidlichaam in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing die in het spreidlichaam is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen kan worden aangebracht in de koppelingsuitsparingen in het langsdeel en het spreidlichaam en in het bijzonder over de vraag of het element “een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” in het Gebrauchmuster te vinden is.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het octrooi over deze koppelingsuitsparing in het spreidlichaam naar voorlopig oordeel onduidelijk is. Een dergelijke onduidelijkheid komt voor risico van de octrooihoudster, zoals Mbrands terecht naar voren heeft gebracht. Wel is in de hoofdconclusie aangegeven dat het om “een” koppelingsuitsparing in het spreidlichaam gaat.

Kubus heeft aangevoerd dat het Gebrauchsmuster een dergelijke koppelingsuitsparing in het spreidlichaam als bedoeld in het octrooi niet laat zien. Zij verwijst daartoe naar een passage uit de beschrijving van het Gebrauchsmuster, waarin enkel sprake zou zijn van een koppelingsuitsparing in het langsdeel (wel “36”, maar geen “16” derhalve). Kubus stelt dat, aangezien in de beschrijving geen sprake is van een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, een dergelijk element niet wordt geopenbaard in het Gebrauchsmuster. MBrands wijst er evenwel op dat – gegeven de onduidelijkheid van wat precies bedoeld wordt met koppelingsuitsparing in het spreidlichaam in het octrooi – in figuur 3 van het Gebrauchsmuster wel degelijk een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam is aan te wijzen. De voorzieningenrechter volgt hen daarin.

Het betoog van Kubus dat ruimte (F) in het Gebrauchsmuster geen koppelingsuitsparing zou zijn, omdat deze geen koppelingsfunctie zou hebben, wordt verworpen. Voorshands geoordeeld wordt hier
van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis, die verder niet is onderbouwd (“uitlijnen” betekent dat twee lichamen tenminste over een gedeelte van hun contouren gelijkvormig zouden moeten zijn, “koppelen” met een koppelingspen veronderstelt dat lichamen krachten op elkaar kunnen uitoefenen via de koppelingspen).

Kubus betoogt nog dat de inrichting die het octrooi openbaart een wezenlijk andere oplossing biedt dan de inrichting volgens het Gebrauchsmuster en dat daarom het Gebrauchsmuster niet nieuwheidschadelijk kan zijn. Van belang is daarbij volgens Kubus het feit dat de vermeende verbetering van het octrooi, het voorkomen van slijtage, een wezenlijk andere inrichting zou verschaffen. Nergens wordt evenwel duidelijk gemaakt hoe de inrichting volgens het octrooi slijtage zou voorkomen, laat staan met behulp van welke elementen van conclusie 1 men tot de vermeende verbetering zou kunnen komen. Het octrooischrift biedt onvoldoende informatie om te kunnen spreken van een wezenlijk andere oplossing. Aan het betoog van Kubus wordt dan ook voorbijgegaan.

De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 het octrooi van Kubus nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. De vorderingen van Kubus zullen dan ook worden afgewezen. De overige weren van MBrands kunnen onbesproken blijven.

Kubus heeft gesteld dat MBrands de onderhavige procedure had kunnen voorkomen door met Kubus tot een minnelijke regeling te komen. Bovendien is een deel van de kosten volgens Kubus gemaakt ter voorbereiding van een mogelijke nietigheidsactie en zou door de octrooigemachtigde te veel tijd aan de zaak besteed zijn. Gezien deze omstandigheden zou het onbillijk zijn Kubus te veroordelen in de proceskosten zoals door MBrands gespecificeerd.

Deze argumentatie wordt door de rechtbank niet gevolgd. “Het kan gedaagden niet zonder meer worden tegengeworpen dat een minnelijke regeling niet haalbaar is gebleken, te meer daar voorshands wordt geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van Kubus nietig is. Daarnaast kan een octrooihouder die zijn octrooi jegens een concurrent inroept in redelijkheid verwachten dat deze onderzoek doet naar de geldigheid van dat octrooi en dit geldt te meer in geval van een registratieoctrooi.(…)

Kubus wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten ad EUR 31.399,30 veroordeeld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 08-3401, HTS Hans Torgensen & Sønn tegen Bébécar Utilidades Para Criança S.A.

Het Noorse HTS Hans Torgensen& Sønn, fabrikant van autokinderstoeltjes, heeft een nietigheidsprcedure ingesteld tegen het NL 1020910 octrooi van Bébécar Utilidades Para Criança S.A. voor een "Kinderzitting". Het octrooi ziet op kinderstoeltjes die ergonomisch instelbaar zijn en wel zo dat met een enkele verstellingshandeling de juiste ergonomische verhoudingen tussen hoofd- en rugsteun worden verkregen.

Op basis van de door HTS aangevoerde stand van de techniek heeft het OCNL een geldigheidsadvies afgegeven . Het OCNL concludeerde dat de conclusies 1 t/m 8 (van 13) nietig zijn op basis van gebrek aan inventiviteit. De Rechtbank komt tot hetzelfde oordeel maar via een alternatieve route. De Rechtbank maakt gebruik van haar partiële vernietigingsbevoegdheid door het octrooi in de door haar geldig geachte vorm in stand te laten. Conclusies 1 t/m 8 worden vernietigd en conclusies 9 t/m 13 worden in gewijzigde vorm in stand gelaten. Daarmee komt de brede bescherming voor het ergonomisch verstelmechanisme te vervallen en ziet het octrooi nu nog op de vergrendeling van het verstelmechanisme via een handgreep in de hoofdsteun.

4.13. Bébécar heeft voor het geval de rechtbank de conclusies zoals verleend niet geheel geldig zou achten aangegeven de conclusies van het octrooi te willen beperken. Zij heeft twee sets gewijzigde conclusies voorgesteld. Ten pleidooie heeft zij gesteld zich uitsluitend nog op het eerste hulpverzoek te beroepen, voor zover nodig met de door haar voorgestelde aanvullende beperking. Voorts heeft zij zich – naar de rechtbank begrijpt primair (vergelijk paragraaf 10 van de pleitnota mr. Herschdorfer) – op het standpunt gesteld dat de rechtbank zelfstandig bevoegd is het octrooi in stand te laten in de vorm waarin deze naar haar oordeel nog wel geldig zou zijn. De rechtbank acht dat standpunt juist. Nu de rechtbank in r.o. 4.12 heeft overwogen dat het octrooi op de daar vermelde vorm geldig is te achten, behoeft het hulpverzoek van Bébécar – dat beperkter is dan de vorm waarin het octrooi naar het oordeel van de rechtbank in stand kan blijven, geen behandeling.

De interessante vraag die is opgeworpen is of het voorzienbaarheidscriterium van Spiro/Flamco ook na invoering van EPC2000 nog onverkort geldt voor NL octrooien. Partijen zijn het erover eens dat dat het geval is en de Rechtbank neemt dat dan ook tot uitgangspunt. Overigens meent de Rechtbank vervolgens dat de de voorgestelde beperking van het octrooi voorzienbaar was voor de gemiddelde vakman.

 4.14. HTS heeft – kort gezegd – gesteld dat het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet voorzienbaar was dat Bébécar zich zou terugtrekken op conclusie 9 van NL 910. In dit verband zij opgemerkt dat beide partijen ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij de uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, 94 (Spiro/Flamco) kenbare leer, ook ná het arrest HR 6 maart 2009, LJN BG7412, IEPT 20090306, IEF 7641 (Boston Scientific / Medinol) onverkort van toepassing achten op Nederlandse octrooien, zodat, nu zulks tussen partijen niet in geschil is, ook de rechtbank daarvan zal uitgaan.

4.15. Het betoog van HTS faalt. Zoals deze rechtbank al eerder heeft beslist (vgl. Rb. Den Haag 17 januari 2007, Conor / Angiotech, IEPT 20070117, IEF 3274), zal het de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zijn dat bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, hier conclusie 9, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten, aangewezen is. Hij zal gelet hierop ook zeer wel in staat zijn de nieuwe omvang van de door het octrooi geboden bescherming te bepalen zodat de andersluidende stelling van HTS als ongegrond wordt gepasseerd.

Aangezien beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de Rechtbank aanleiding iedere partij de eigen kosten te laten dragen.

Lees het vonnis hier.

This document contains the Final Report for the pharmaceutical sector inquiry launched by the European Commission on 15 January 2008. A preliminary version was presented to the general public on 28 November 2008 in Brussels. The document sets out the findings of the sector inquiry, summarises the comments received during the public consultation and makes policy recommendations where appropriate.

The sector inquiry dealt with the alleged obstacles to market entry for prescription medicines for human use. It focused on obstacles for generic products, i.e. products that can enter the market upon loss of exclusivity of the original product (i.e. upon patent expiry, possibly extended by SPC, or expiry of the exclusivity period pursuant to pharmaceutical law3). It also concerned obstacles for innovative products, i.e. obstacles to competition between originator companies. As it is a competition inquiry, it focused on the behaviour of companies. However it is acknowledged that behaviour of companies always takes place against the background of the regulatory environment.

The results of the sector inquiry suggest that the behaviour of originator companies contribute to the obstacles for generic and originator entry, whilst acknowledging that other factors e.g., the regulatory framework, might also play an important role.

Lees het rapport hier.
 

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 8 juli 2009, KG ZA 09-611, Novartis A.G.  tegen Actavis B.V. & Mylan B.V. (met dank aan Jaap Bremer & Marleen van den Horst, BarentsKrans)

Octrooirecht. Eerst even kort. “Zoals partijen hebben onderkend, is de door Novartis ingestelde vordering uniek in octrooizaken. Wat Novartis met haar vordering voor ogen staat, is dat de voorzieningenrechter bij wijze van ordemaatregel, hangende het ingestelde hoger beroep, het octrooi van Novartis zal handhaven, niettegenstaande de vernietiging van dit octrooi door een meervoudige kamer van deze rechtbank in een bodemzaak bij vonnis van 4 juni 2008. “

Novartis stelt, hangende het hoger beroep in de bodemprocedure, toch aanspraak te kunnen maken op een verbod in kort geding, nu het vonnis van de Rechtbank op een ‘kennelijke misslag’ berust, met als voornaamste klacht het niet toepassen van de problem and solution approach.
 
De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat van een misslag geen sprake was en hij wijst de vorderingen van Novartis af. De stelling van Novartis, dat het appel schorsende werking heeft en dat het octrooi dus onverkort van kracht is hangende het hoger beroep, wordt eveneens van de hand gewezen. De Voorzieningenrechter volgt Mylan en Actavis in de stelling dat de uitspraak waarbij een octrooi wordt vernietigd, aan dat octrooi onmiddellijk en met werking  erga omnes zijn rechtsgevolgen ontneemt. Het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis is niet constitutief voor het aan het octrooi ontnemen van zijn rechtsgevolgen.
 
Novartis wordt veroordeeld in de 1019h proceskosten van Mylan, €107.751,25 en Actavis €85.000.

Lees het vonnis hier of inmiddels ook hier ('schone' pdf Rechtbank Den Haag).

Octrooicentrum Nederland (OCN) tegen Systemate Group B.V. Beschikking van 26 juni 2009 (met dank aan Leo Kooy, Vriesendorp & Gaade).

Octrooirecht. Vervolg op IEF 7990. Het OCN beschikt alsnog materieel naar aanleiding van het oorspronkelijk ingediende bezwaar en stelt Systemate in het gelijk. Het bij de eerdere aanvrage overgelegde nieuwheidsonderzoek dient te worden aangemerkt als een eerder door het Europees Octrooibureau op een overeenkomstige aanvrage ingesteld overeenkomstig onderzoek, nu -ondanks het feit dat de conclusies niet volledig identiek zijn- de beschermingsomvang van de twee onafhankelijke conclusies in de latere (afgesplitste) aanvrage, gelijk is aan die van twee onafhankelijke conclusies in de eerdere aanvrage.

Op grond van art. 6 lid 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 is verzoekster inzake de onderhavige aanvrage dus geen betaling verschuldigd voor het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 juni 2009, HA ZA 09-199, S.I.S.V.E.L. tegen Antalis Promotional Products B.V. & Aero Groundservices B.V.

Vrijwaringsincident. Octrooirecht MP3/4-spelers: "4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Antalis heeft het bestaan van zo een rechtsverhouding voldoende gemotiveerd en concreet gesteld. Zij heeft gesteld met Power Point Technology koopovereenkomsten te hebben gesloten voor de aanschaf van gelicentieerde MP3- en MP4-spelers en heeft deze stelling onderbouwd aan de hand van een drietal overgelegde koopovereenkomsten (producties 1a tot en met 1c van Antalis). Uit de koopovereenkomst met contractnummer 085153 betreffende MP4-spelers blijkt bovendien dat een ‘Sisvel license’ is vereist en in de koopovereenkomst met contractnummer 0851557 met betrekking tot MP3-spelers is onder ‘certificates’ opgenomen: “Sievel (de rechtbank begrijpt ‘Sisvel’) (…) certificate requested”. Gelet op het vorenstaande valt niet uit te sluiten dat Antalis, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Power Point Technology. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.2. De rechtbank ziet geen aanleiding om Antalis een uiterste termijn te stellen voor betekening van de dagvaarding aan Power Point Technology aan het parket van het Openbaar Ministerie en om daarbij te bepalen dat Antalis in haar dagvaarding een dagvaardingstermijn van ten minste zes maanden zal moeten hanteren, aangezien het belang van Sisvel in een voortvarende afhandeling van de hoofdzaak kan worden gediend door afsplitsing van de hoofdzaak en de vrijwaringszaak, indien de vrees voor vertraging bewaarheid wordt, en Antalis belang heeft bij een spoedige afwikkeling van de vrijwaringszaak. De termijn voor dagvaarding van Power Point Technology zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 115 lid 2 Rv worden bepaald op drie maanden."

Lees het vonnis hier.