Dossiers

Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Advocaten): Adverteren op Google met het merk van een concurrent als AdWord. (Gepubliceerd in Ars Aequi, oktober 2010, p. 703 e.v.)

"(...)  En natuurlijk wil de merkhouder niet dat internetgebruikers een gesponsorde koppeling voor iPhones te zien krijgen wanneer zij op ‘BlackBerry’ zoeken. Het Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten [zie IEF 8692] over de vraag wanneer een merkhouder zich tegen dergelijke gesponsorde koppelingen kan verzetten. Het Hof wekt daarbij de indruk het de merkhouder lastig te maken op te treden tegen dergelijk gebruik. Maar wie de arresten goed leest, ziet dat de positie van de merkhouder zo zwak nog niet hoeft te zijn. Het Hof blijkt het vooral juristen lastig gemaakt te hebben.

(…) Maar er is altijd nog sub d. (…) Hoe sub d uitgelegd moet worden is echter ongewis. Het Benelux Gerechtshof heeft zich sinds de implementatie van de Merkenrichtlijn niet over deze beschermingsgrondslag uitgelaten, zodat de verhouding met de uitleg van sub a, b en c door het Hof onduidelijk is. Zo is niet duidelijk of sub d van toepassing kan zijn op het gebruik van AdWords nu de motivering in Google France die mogelijkheid weliswaar open lijkt te houden, maar daarover geen uitsluitsel biedt. Ook is niet duidelijk of de riedel ‘ongerechtvaardigd voordeel, etc.’ uit sub d op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als het Hof heeft gedaan in L’Oréal/ Bellure en, in algemener zin, of het gebruik van AdWords bij sub d onder die riedel te scharen is. In ieder geval is niet ondenkbaar dat dit allemaal in het voordeel van de merkhouder uitpakt – en dan is alsnog elk gebruik van het merk van een concurrent als AdWord inbreukmakend. (…) Dat Google reactief optreedt, is terecht. Maar of zij zich daarbij tot verwarringsgevaar kan beperken is maar de vraag."

Lees het volledige artikel hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 november 2010, Dramers tegen Henkel / Schwarzkopf (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Tussenarrest in de Perfecte Mannen-zaak (zie IEF 7436 en IEF 7054). Henkel vordert o.g.v. van haar woord/beeldmerk MEN PERFECT de  nietigverklaring van Dramers woordmerk MAN’S PERFECT (beiden voor cosmetica). Het hof deelt het eerdere oordeel van de rechtbank dat het merk van Dramers uitsluitend beschrijvend is en derhalve inderdaad nietig verklaard moet worden. Het merk geeft aan dat ofwel de man perfect is ofwel het product perfect is voor de man: ‘in beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan’. Daarnaast stelt het hof ten overvloede dat het merk veeleer is op te vatten als een aanprijzing.

Het hof ziet (in reconventie) geen aanleiding om eveneens de woord/beeldmerken van Henkel nietig te verklaren, nu deze niet uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan. Aanhouding teneinde Dramers nadere gelegenheid te geven te reageren op juistheid tenaamstelling merkregistraties (naamswijziging Henkel) en op de proceskostenspecificatie m.b.t. het hoger beroep.

5. Het teken MAN'S PERFECT bestaat uit de woorden MAN, 'S en PERFECT. Dramers erkent dat haar producten - kort gezegd: cosmetica voor mannen - besteind zijn voor mannen en betwist niet dat dat ook geldt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Daarmee beschrijft het een kenmerk van de waren, namelijk de bestemming daarvan. Hetzelfde geldt voor het woord perfect dat een veronderstelde eigenschap van de producten of de gebruiker ("de perfecte man") beschrijft. 'S kan ofwel worden begrepen als een afkorting van "is" waardoor het merk zou aangeven de man (die de onder het merk verkochte producten gebruikt) perfect is of om aan te duiden dat het daarop volgende woord van/voor de man is, waardoor het merk zou aangeven dat de producten die onder het merk worden verkocht perfect voor de man zijd de perfecte koop of keuze van de man zijn. In beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. De door Dramers verdedigde beperktere opvatting van de begrippen hoedanigheid, bestemming of andere kenmerken is naar het oordeel van het hof niet juist. Niet gesteld of gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Overigens is ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de elementen van het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd.

Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 faalt.

6. Het hof wijst er ten overvloede op dat Henkel zich ook heeft beroepen op artikel 2.28, lid 1, sub b, BVIE, aan beoordeling van welke grondslag het hof (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel) zou toekomen als het van oordeel zou zijn dat grief 1 zou slagen. Daartoe heeft Henkel aangevoerd dat het merk elk onderscheidend vermogen mist omdat de woorden MAN en PERFECT frequent worden gebruikt in reclame-uitingen, in het bijzonder voor cosmetica, en de consumenten de woordcombinatie MAN'S PERFECT op zijn best zullen opvatten als een aansporing om de producten te kopen en dus niet als herkomstaanduiding: ter onderscheiding van waren van soortgelijke waren van andere herkomst. In punt 5 van de memorie van grieven lijkt Dramers dit te erkennen met haar stelling dat de woorden MAN'S en PERFECT veeleer zijn op te vatten als een aanprijzing.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 16 november 2010, KG ZA 10-1589 NB/CN, New Motion B.V. tegen The New Motion B.V. (met dank aan Sven Klos & Josine van de Berg, Klos Morel Vos & Schaap).

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser New Motion (machinebouw en -onderhoud) maakt bezwaar tegen handelsnaam, domeinnaam en merk van gedaagde The New Motion (dienstverlening op het gebied van mobiliteit). Vorderingen afgewezen. Zoekmachinepatronen en –resultaten vormen geen ondersteuning voor de gestelde verwarring.

4.3. New Motion B.V. heeft in dat verband met name gewezen op de bezoekers van haar website, waarvan sommigen eigenlijk op zoek waren naar de website van The New Motion B.V. Ook zakt New Motion B.V. door de activiteiten van The New Motion B.V. en het voeren van haar handelsnaam in haar domeinnaam, steeds verder in de google-resultaten.

4.4. Dit wordt echter op zichzelf onvoldoende geacht om aan te nemen dat sprake is van een gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel HNW. De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. New Motion B.V. richt zich voornamelijk op de (voedingsmiddelen)-industrie en heeft overigens bij het registreren van haar handelsnaam als merk juist de categorie 'voertuigen' expliciet uitgesloten. Dit is nu precies de categorie producten die The New Motion B.V. verkoopt. De klanten van New Motion B.V. zullen doorgaans bestaan uit 'professionals' in de (voedingsmiddelen)industrie voor de verbetering van productiemethoden, terwijl The New Motion B.V. zich richt op zowel particulieren als bedrijven om elektrisch rijden te promoten. Dat partijen zich beide bezig houden met 'innovatie' van (elektrische) machines is in dit verband te abstract.

4.5. New Motion B.V. heeft met de door haar overgelegde grafieken evenmin aangetoond dat feitelijk reeds sprake is van (relevante) verwarring bij de bezoekers van de internetsites van partijen en dat zij hierdoor schade lijdt, bijvoorbeeld omdat potentiële klanten die op zoek zijn naar een nieuwe transportband per ongeluk terechtkomen op de site van The New Motion B.V. en afhaken. De door New Motion B.V. overgelegde grafieken laten dat in elk geval niet zien. Hoogstens krijgt New Motion B.V. juist enkele extra bezoekers op haar site. Deze bezoekers gaan direct weer weg van haar site, indien zij niet geïnteresseerd zijn in de door New Motion B.V. aangeboden producten ('bouncen'). Het voorgaande brengt met zich dat het door New Motion B.V. onder a. van haar petitum gevorderde verbod niet op grond van artikel 5 HNW kan worden toegewezen.

4.6. Nu New Motion B.V. in dit geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade lijdt of in de toekomst zal lijden door het gebruik van de handelsnaam door The New Motion B.V., kan de vordering van New Motion B.V. onder a. van haar petitum evenmin op grond van onrechtmatige daad worden toegewezen. Dat New Motion B .V. niet meer als eerste naar voren komt uit de zoekmachines op internet vanwege de door The New Motion B.V. gebruikte domeinnaam is op zichzelf niet onrechtmatig, een en ander nog los van het feit dat er andere mogelijkheden zijn om deze uitkomsten te beïnvloeden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 5 november 2010, LJN: BO3655, Vereniging Voor Latijnse Liturgie tegen gedaagden.

Auteursrecht, althans auteursrechtcomponent bij een (bestuurs)conflict binnen een vereniging, wat leidt tot ‘een botsing van fundamentele rechten (recht op vrijheid van meningsuiting en recht op eerbiediging van privacy/persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam) bij de openbaarmaking van (on)rechtmatig verkregen informatie.’ Aan het auteursrecht wijdt de voorzieningenrecht één alinea:

4.9.   Naar de voorzieningenrechter - op grond van hetgeen partijen hebben gesteld en aan producties hebben overgelegd - begrijpt, is de website van de Vereniging (www.latijnseliturgie.nl) door [gedaagde sub 2] ontworpen en “gehost”. Gelet op de inhoud van de onder r.o. 2.6. geciteerde brief d.d. 10 september 2010 - waarin namens het DB van de Vereniging wordt bevestigd dat [gedaagde sub 1] het verkoopaccount van de website heeft verwijderd en de website voorts heeft teruggebracht tot één pagina, zonder daarbij ook maar enigszins te kennen te geven dat dit naar de mening van de Vereniging niet was afgesproken dan wel niet rechtmatig is ([gedaagde sub 1] wordt daarentegen zelfs bedankt) - en het gemotiveerde (niet expliciet weersproken) verweer van [gedaagde sub 1], inhoudende dat [gedaagde sub 2] het auteursrecht heeft op het ontwerp van de website en de lay-out van het bulletin van de Vereniging, is door [A] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde sub 1] en/of de andere gedaagden op enige grond verplicht zouden zijn om de website te herstellen, laat staan dat de Vereniging bevoegd zou zijn om het ontwerp van de website en het ontwerp van de lay-out van het bulletin nog langer te gebruiken. Zo hebben [A] c.s. hun stelling dat zij met [gedaagde sub 1] een overeenkomst van opdracht zouden hebben gesloten, op geen enkele wijze uitgewerkt.
Voorts had het op de weg van [A] c.s. gelegen om aan te geven op welke wijze de website dan hersteld zou moeten worden. Door slechts herstel te vorderen, is de vordering niet concreet en duidelijk genoeg en zal deze bij toewijzing enkel tot executieproblemen aanleiding geven.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2010, LJN: BO3929, B.V. Euromedica Holding c.s. tegen Merck & Co. Inc c.s

Merkenrecht. Vordering tot ophef of matiging dwangsommen m.b.t. vonnis van 9 juli 1999 (ompakken Renitec). Voor beantwoording van de vraag of de opgelegde dwangsom opgeheven of verminderd moet worden, zijn slechts omstandigheden van belang die zich hebben voorgedaan vóórdat de maximale dwangsom is verbeurd. Of op basis van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie thans anders tegen de zaak zou zijn aangekeken dan ten tijde van het vonnis van 9 juli 1999 is ook niet van belang. Vorderingen afgewezen.

4.6.  Nu Euromedica aldus reeds in augustus 1999 de maximale dwangsom van € 453.780,22 heeft verbeurd, zijn op grond van artikel 611d lid 2 Rv voor beantwoording van de vraag of de bij vonnis van 9 juli 1999 opgelegde dwangsom opgeheven of verminderd moet worden, slechts omstandigheden van belang die zich hebben voorgedaan vóórdat de maximale dwangsom is verbeurd, dus vóór eind augustus 1999, ook al is pas door het voornoemde arrest van 27 november 2003 vast komen te staan dat in augustus 1999 de maximale dwangsom was verbeurd.

4.7.  Daarom is niet relevant dat in het vonnis in kort geding van 17 december 1999 is geoordeeld dat de tweede ompakking wel voldeed aan het vonnis van 9 juli 1999. Nog daargelaten dat dit vonnis in hoger beroep is vernietigd, kon Euromedica aan deze latere uitspraak niet het vertrouwen ontlenen dat zij niet meer inspanning hoefde te betrachten om aan het vonnis van 9 juli 1999 te voldoen. Euromedica heeft in juli/augustus 1999 voor eigen risico zonder voorafgaande instemming van Merck het geneesmiddel verhandeld in een ompakking met een bijsluiter, waarvan later onherroepelijk is vastgesteld dat hiermee het verbod is overtreden. De omstandigheid dat verschil van mening mogelijk was over de vraag of de dwangsommen wel of niet waren verbeurd brengt niet mee dat het onredelijk was om meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan Euromedica heeft betacht. Euromedica heeft het standpunt van Merck niet eens afgewacht. Dit mogelijke verschil van mening is ook niet redengevend voor matiging van de dwangsom. Om dezelfde redenen doet het er evenmin toe dat Euromedica thans, vele jaren na het vonnis van 9 juli 1999, kennelijk in betalingsmoeilijkheden is gekomen en is ook niet van belang of op basis van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie thans anders tegen de zaak zou zijn aangekeken dan ten tijde van het vonnis van 9 juli 1999.

4.8.  De slotsom is dan ook dat er geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die kunnen leiden tot opheffing of vermindering de bij vonnis van 9 juli 1999 opgelegde dwangsom. De vorderingen van Euromedica zullen om die reden worden afgewezen.
 
Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 17 maart 2010, LJN: BO3809, Microsoft Corporation tegen gedaagde

Auteursrecht. Merkenrecht. Echtheidscertificaten Microsoft (Certificate of Authenticity, COA). “het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma is onrechtmatig is. Aanhouding m.b.t. nadere toelichting op minnelijke regeling aangaande een gedeeltelijke schadevergoeding.

4.5. In de onderhavige zaak draait het in de kern om de vraag of het [gedaagde] geoorloofd was om computers te verkopen, waarop door hem het besturingssysteem van Microsoft was geïnstalleerd, en waarop door hem een COA-sticker was aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computer-programma, een en ander dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA-sticker de echtheid beoogt te garanderen.

(…)

4.7. De rechtbank neemt – nu [gedaagde] dat ook niet, althans onvoldoende, heeft betwist – als uitgangspunt dat COA’s zijn bedoeld om de echtheid van de geleverde software te garanderen en dat zij niet als een licentie zijn te beschouwen. Een COA wordt immers door of vanwege Microsoft steeds in combinatie met een handboek, de licentieovereenkomst en de software (al dan niet geïnstalleerd op een computer) in het verkeer gebracht en is niet bedoeld om los verhandeld te worden. In dat verband is ook van belang dat niet is gesteld of gebleken welk doel gediend zou worden met het verhandelen van losse COA’s, anders dan het faciliteren van de handel in illegale software. Met een COA wordt het immers mogelijk ongeautoriseerde kopieën of niet van Microsoft afkomstige software als van Microsoft afkomstig voor te wenden.

4.8. [gedaagde] stelt dat hij zich, vóórdat hij de COA-stickers bij CTC kocht, heeft geöriënteerd op de vraag of dat zo wel kon en dat hij toen ook contact heeft gehad met Microsoft. Nu hij echter niet heeft aangegeven tot welke conclusies hij in het kader van zijn oriëntatie is gekomen en evenmin wat hem in dat beweerdelijke contact met Microsoft met betrekking tot het gebruik van losse COA-stickers is gezegd, zal dat verweer als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. In rechte moet het ervoor worden gehouden dat [gedaagde] in ieder geval geen officiële toestemming heeft verkregen van Microsoft voor het verveelvoudigen van de software van Microsoft (door deze op door hem te verkopen computers te installeren en door deze op DVD’s te branden) en voor het van een COA-sticker voorzien van die computers en/of DVD’s. Dat die COA’s daadwerkelijk van Microsoft afkomstig zijn geweest en dat [gedaagde] naar zijn zeggen daar een hoge prijs voor heeft betaald, doet aan een en ander niet af. Een COA is immers, zoals hiervoor overwogen, niet als een licentie aan te merken en evenmin is een COA bedoeld voor losse verkoop. Dat Microsoft niet gedetailleerd heeft uiteengezet hoe die COA’s in het verkeer terecht kunnen zijn gekomen, zoals [gedaagde] heeft aangevoerd, is dan ook voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van het handelen van [gedaagde] niet relevant.

Voor zover [gedaagde] met zijn betoog dat de COA’s mogelijkerwijs op rechtmatige wijze binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gekomen, een beroep heeft willen doen op uitputting van het merkenrecht en/of het auteursrecht van Microsoft, slaagt dit verweer even. Van uitputting van het merkenrecht kan geen sprake zijn. Uitputting ziet immers op het in het verkeer brengen van een bepaald exemplaar en hier kan onder exemplaar uitsluitend worden begrepen een compleet softwarepakket, bestaande uit een COA, software, handleiding en licentieovereenkomst. Door slechts een onderdeel van zo’n exemplaar (zonder toestemming van Microsoft) verder te verspreiden, wordt inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Microsoft, omdat sprake is van een gewijzigd exemplaar. Uitputting van de auteursrechten van Microsoft is evenmin aan de orde. Er is immers sprake van een nieuwe vorm van openbaarmaking. Daarvoor had [gedaagde] de toestemming van Microsoft nodig en die had hij niet.

4.9. De conclusie uit het vorenstaande luidt dat het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma (dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA de echtheid beoogt te garanderen) onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 27 oktober 2010, LJN: BO4098, Track Innovations B.V. tegen Gedaagde

Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht. Software. Naast geschil tussen eiser en ex-werknemers die net als eiser verzuimsoftware op de markt brengen (al "diverse tussenvonnissen"), i.c. zaak tegen ex-klant van eiser en huidig gebruiker van de software van de ex-werknemers. Provisionele (reconventionele) vorderingen afgewezen, nu werkgeversauteursrecht niet aannemelijk is. (Echter) geen opheffing bewijsbeslag, omdat nadeel niet is gebleken en toekomstig belang niet onaannemelijk is. In citaten:

Verbod tot gebruik: 4.6.  Vooralsnog is niet in voldoende mate aannemelijk geworden dat sprake is van een aan Track toebehorend werkgeversauteursrecht ex artikel 7 Aw op (elementen van) D-Care dan wel van een aan Track toebehorend auteursrecht op Track Verzuim, waarvan (elementen van) D-Care een verveelvoudiging is (zijn). Niet voldoende aannemelijk geworden is dat Track Verzuim respectievelijk D-Care een werk is als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 12 Aw dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Indien en voor zover hiervan al sprake mocht zijn, is vooralsnog niet in voldoende mate aannemelijk dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt/maakt op (een deel van) deze auteursrechten door het gebruik van het softwareprogramma D-Care.

(…)

4.8.  Voorts kan uit de in de bodemprocedure bij de rechtbank Arnhem op 11 september 2006 ter comparitie afgelegde en in deze procedure als productie 8 door Track overgelegde verklaringen van [persoon 1] en Van der Galiën niet zonder meer worden afgeleid dat de totstandbrenging van (ontwerpelementen van) D-Care heeft plaatsgevonden tijdens en krachtens de dienstbetrekking met Track door personen die verbonden waren aan Track dan wel (voor niet verwaarloosbare gedeelten) heeft plaatsgevonden aan de hand van het door Track gebruikte verzuimmanagement-computerprogramma Track Verzuim. In het verlengde daarvan kan mitsdien niet aannemelijk worden geacht dat [gedaagde] met het gebruik van D-Care inbreuk maakt/heeft gemaakt op beweerdelijke auteursrechten van Track.(…)

4.9.  Het vorenstaande leidt er mitsdien toe dat het gevraagde provisionele verbod van het gebruik van D-Care dient te worden afgewezen. (…)

Bewijsbeslag: 4.15.  Dat [gedaagde] nadeel of hinder ondervindt van het bewijsbeslag is door haar niet in voldoende mate gemotiveerd gesteld noch is dit gebleken. De in beslaggenomen bestanden zijn immers kopieën van (digitale) documentatie - de originelen heeft [gedaagde] in haar bezit -, terwijl bepaald is dat Track geen kennis mag nemen van de inhoud van deze - aan [gedaagde] toebehorende, privacy gevoelige en vertrouwelijke - informatie. Bovendien bevinden de beslagen kopieën zich bij een gerechtelijk bewaarder. Nu de bescherming van bedoelde informatie daarmee lijkt te zijn gewaarborgd is het door [gedaagde] gestelde (doch niet nader onderbouwde) risico dat de in beslag genomen documentatie bij het voortduren van het bewijsbeslag in onjuiste handen komt of wordt gemanipuleerd niet aannemelijk. Onder die omstandigheden en nu ook niet zonder meer de conclusie gerechtvaardigd is dat van mogelijke inbreuk op auteursrechten van Track en van dientengevolge door Track geleden schade geen sprake zou kunnen zijn, zodat Track in de toekomst belang zou kunnen hebben bij kennisneming van de beslagen documentatie, brengt een belangenafweging met zich mee dat op dit moment niet tot opheffing van het bewijsbeslag zal worden overgegaan. De daartoe strekkende vordering van [gedaagde] wordt mitsdien afgewezen.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 november 2010, KG ZA 10-1117, Derbystar Sportartikelfabriek GmbH tegen Teamsport4all.nl c.s. (met eerdere dank aan Anne Marie Verschuur, NautaDutilh).

Merkenrecht. DERBY en DERBYSTAR van 'voetbalmarktleidster’ Derbystar tegen DERBYKING van gedaagde (beiden gebruikt voor voetballen). 'Derby' is niet beschrijvend. Groot onderscheidend vermogen. Vorderingen toegewezen.  Pan-Europees inbreukverbod.

Verwarringsgevaar: 4.6. Het dominerende bestanddeel uit de ingeroepen merken is het woord(element) "Derby". Bij het Gemeenschapswoordmerk is dat het enige element, maar ook in de gecombineerde woord/beeldmerken Derbystar is dat naar voorlopig oordeel het dominerende bestanddeel. Het element "star" alsook de figuratieve elementen uit die gecombineerde woord/'beeldmerken zijn minder dominant en als het ware versierend (of kwalificerend met als connotatie "uitblinker"). In het teken "Derbyking" is naar voorlopig oordeel sprake van eenzelfde dominerend woordelement "Derby" (met eenzelfde connotatie "uitblinker" voor het minder dominante element "king"). Dat stemt één op één overeen met het ingeroepen Gemeenschapswoordmerk van Derbystar. De verschillen tussen de niet dominerende elementen "star" en "king" en tussen het figuratieve sterretje en kroontje zijn naar voorlopig oordeel van ondergeschikte betekenis. Daarbij is maatstaf dat meer op de overeenkomsten dan de verschillen gelet moet worden bij vorenbedoelde globale beoordeling.

4.7. In aanmerking genomen dat het om dezelfde waren gaat en de - grote - onderscheidende kracht van de door voetbalmarktleidster Derbystar gehanteerde merken (vgl. hierna in 4.16) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en de gebruikte tekens zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Dit verwarringsgevaar heeft zich blijkens een door Derbystar overgelegde productie - die niet is weersproken - ook al daadwerkelijk gemanifesteerd. Het verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel benadrukt door deze door Teamsport4all als productie overgelegde foto met "Derbystar-ballen" en Derbyking-ballen door elkaar heen.

Niet beschrijvend: 4.15 Vooropgesteld zij met betrekking tot de Gemeenschapsmerken DERBY en Derbystar dat Teamsport4all geen nietigheidsprocedure bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt is begonnen en dat blijkens het verhandelde ter zitting ook niet van zins is te gaan doen. Zij heeft de beweerdelijk beschrijvende aard ook geenszins gesubstantieerd. In dit kort geding moet dan ook worden uitgegaan van de geldigheid van deze merken, zodat dit verweer alleen al daarom niet kan slagen. Overigens is de aanduiding "Derby", een uit de paardensport afkomstige term waarmee in de context van de voetbalsport een wedstrijd tussen twee teams uit eenzelfde stad of streek wordt aangeduid, naar voorlopig oordeel niet aan te merken als beschrìjvend voor een productcategorie als sportballen.
 
Geen afzonderlijk belang auteursrecht/slaafse nabootsing.  4.19. Derbystar heeft geen afzonderlijk belang gesteld bij toewijzing van haar vorderingen voor zover die gebaseerd zijn op auteursrechtinbreuk of onrechtmatige daad naast een op merkinbreuk gebaseerd verbod. Om die reden worden de op deze andere grondslagen gestoelde vorderingen afgewezen bij gebrek aan belang.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2010, LJN: BO398, FTD B.V. tegen Eyeworks Film & TV Drama B.V. (met dank aan Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Hoger beroep in geruchtmakende usenet-zaak. Over openbaarmaken (ter beschikking stellen), faciliteren en feitelijke bemoeienis. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 juni 2010, IEF 8878). FTD pleegt geen auteursrechtinbreuk en is evenmin een tussenpersoon als bedoeld in artikel 26d Aw. Wel handelt FTD onrechtmatig jegens Eyeworks nu zij het illegaal uploaden van de film 'Komt een vrouw bij de dokter' van Eyeworks stimuleert. Het downloaden uit illegale bron is naar Nederlands recht toegestaan, daarom kan geen onrechtmatig handelen van FTD worden gezien in het faciliteren van het downloaden van die film.' Geen 1019h proceskosten. Zie ook het in argumentatie overeenstemmende arrest van hof in de zaak ACI/Thuiskopie, eveneens van vandaag: IEF 9217.

Openbaarmaken: 3.6 Met behulp van de FTD-applicatie kunnen Usenet-gebruikers geuploade films vinden die zij zonder die applicatie niet, althans niet op eenvoudige wijze. hadden kunnen vinden, namelijk de films die onder een vreemde naam zijn gepost (zie rov. 2.6). (…) Met alleen de FTD-applicatie heeft het publiek nog niet de mogelijkheid om een op Usenet geuploade film te bekijken. (…) De vergelijking dringt zich op tussen deze situatie en de situatie die aan de orde was in de hiervoor aangehaalde beschikking van het HvJEG van 18 maart 2010, waar de hotelgast alleen nog maar de televisie hoefde in te schakelen en de zender te zoeken om de uitzending te kunnen bekijken. Tussen beide situaties bestaat echter het - doorslaggevende - verschil dat de genoemde software niet door FTD wordt verschaft en dat de hoteleigenaar met de installatie van het televisietoestel tevens de 'aan'-knop en de zenderzoekfunctie daarmee verschaft. De in rov. 3.1 vermelde stellingen (i) m (iv) van Eyeworks gaan dus niet op, terwijl haar aldaar vermelde stellingen (ii) en (iii) op zichzelf niet tot het oordeel leiden dat FTD de film ‘KEVBDD' [Komt Een Vrouw Bij De Dokter - IEF] openbaar maakt. Het in rov. 3.1 weergegeven verweer van FTD treft doel. Ook het beschikbaarstellingsrecht van Eyeworks wordt door FTD dus niet geschonden. In het midden kan nu blijven of de FTD-applicatie is te beschouwen als een 'fysieke faciliteit' als bedoeld in overweging 27 van de considerans op de ARl.

3.7 Noch in de ARl noch in de Aw komt het begrip 'mede-openbaarmaking' voor. Mogelijkerwijs zou deze figuur zijn af te leiden uit artikel 31 Aw in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 6:162 BW, doch damoor zou dan, gelet op artikel 47 Sr, in ieder geval zijn vereist een nauwe en bewuste samenwerking tussen FTD en de andere mede-openbaarmaker(s). Hierover heeft Eyeworks evenwel niets gesteld. Haar in rov. 3 1 bij (v) weergegeven stelling stuit reeds hierop af.

3.8 De conclusie van het voorgaande is dat de op het openbaarmakingsrecht gestoelde vordering van Eyeworks niet toewijsbaar is. (…)

Onrechtmatige daad: 6.7 Het komt er op neer dat FTD structureel/stelselmatig en doelbewust een applicatie in bedrijf houdt waardoor een activiteit (te weten illegaal uploaden) wordt gestimuleerd die, naar zij weet of moet weten, inbreuk op het auteursrecht van Eyeworks oplevert en (ernstig) nadeel voor Eyeworks teweegbrengt, terwijl zij, FTD, zelf van die activiteit profijt trekt.

6.8 Het hof is voorshands van oordeel dat dit handelen niet in strijd komt met artikel 26d Aw. Om films te kunnen uploaden hebben de uploaders, ook als zij tevens spotters zijn, de FTD-applicatie niet nodig. Die applicatie maakt de handeling van het uploaden zelf ook niet makkelijker. Het is derhalve niet zo dat de uploaders voor het plegen van de auteursrechtinbreuk, die door het illegaal uploaden wordt gevormd, gebruik maken van de FTD-applicatie, zoals voor toepasselijkheid van artikel 26d Aw is vereist. Het louter stimuleren en profiteren van auteursrechtinbreuk valt buiten de reikwijdte van deze bepaling. In zoverre treffen de onder 6.1 genoemde verweren van FTD doel. Op de subsidiaire grondslag is de aan het uploaden gerelateerde vordering van Eyeworks dan ook niet toewijsbaar

6.9 Gezien het onder 6.7 overwogene heeft FTD wel gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens Eyeworks in acht heeft te nemen. De meer subsidiaire vordering van Eyeworks, voorzover gebaseerd op het handelen van FTD als stimulator van het uploaden, is derhalve op de voet van artikel 6:162 BW toewijsbaar. Uit punt 58 CvA/CvE-rec blijkt dat Eyeworks met het door haar op de meer subsidiaire grondslag gevorderde voor ogen staat een verbod aan FTD om nog langer spots van 'KEWDD' aanwezig te hebben via haar FTD-applicatie. Het in het dictum uit te spreken gebod zal hierop worden toegespitst, en voorts op de FTD applicatie zoals deze in de rovv. 2.4 en 2.7 t/m 2.10 is omschreven. 

Lees het arrest, inmiddels ook op rechtspraak.nl, hier of hier (pdf).

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2010, LJN: BO3982, ACI c.s. tegen Stichting De Thuiskopie & SONT (met dank aan Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. 34 pagina’s thuiskopievergoeding. 'Bij de vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding in aanmerking te nemen factoren. Downoaden uit illegale bron is naar Nederlands recht toegestaan. Dit betekent dat daarmee bij de vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding rekening moet worden gehouden.'

7.13 De zojuist genoemde uitspraken van de minister berusten klaarblijkelijk op de volgende gedachtegang. Zolang technische voorzieningen nog niet in voldoende mate beschikbaar zijn (zie rov. 6.10 hiervoor) is een verbod op het maken van privé-kopieen uit illegale bron in de prakrijk niet re handhaven (in latere brieven aan de Tweede Kamer over het auteursrechtbeleid heeft de minister hieraan toegevoegd dat aan zo'n verbod bovendien privacy-bezwaren kleven, TK 2008-2009, nr. 6 en TK 2009-2010, 29838, m. 22, p. 13). De facto zullen de rechthebbenden bij een verbod op downloaden uit illegale bron dus geen betaling kunnen ontvangen. Gelet hierop zijn op dit moment de wettige belangen van de rechthebbenden beter gediend bij een systeem waarin het downloaden uit illegale bron is toegestaan, aangezien dat met zich brengt dat daarvoor in ieder geval thuiskopievergoeding aan de rechthebbenden is verschuldigd. Derhalve worden de belangen van de rechthebbenden niet onredelijk geschaad door het toestaan van downloaden uil illegale bron en is voldaan aan de eisen die de ARl stelt, aldus, zo begrijpt het hof, de regering.

7.14 Het hof stelt vast dat in het door de regering voorgestane systeem overeind blijft dat downloaden uit illegale bron tot gevolg heeft dat illegaal uploaden wordt gestimuleerd en dat de rechthebbenden in dat systeem derhalve geconfronteerd blijven met de nadelige gevolgen van het illegaal uploaden die niet worden opgeheven door een thuiskopievergoeding. Het kan echter niet zonder meer worden gezegd dat reeds hierom het downloaden uit illegale bron in strijd is met (de 3e stap van) de drie-stappen-toets van artikel 5 lid 5 ARl nu alleszins denkbaar is dat die toets een concrete afweging van alle betrokken omstandigheden vergt, waaronder de omstandigheid dat een verbod op downloaden uit illegale bron op dit moment in de praktijk (nog) niet te handhaven is en de rechthebbenden daarom beter af zijn wanneer het downloaden uit illegale bron is toegestaan, en dat hiervan uitgaande de benadering van de minister in overeenstemming is met de (3e stap van de) driestappen-toets. Indien dit zo zou zijn, dan is het Nederlands recht zoals omschreven/uitgelegd in rov. 7.12 in fine wel richtlijnconform, en is downloaden uit illegale bron toegestaan.

7.1 5 Indien het echter zo zou zijn dat de (de 3e stap van) drie-stappen-toets zich tegen downloaden uit illegale bron verzet omdat dit tot gevolg heeft dat illegaal uploaden wordt gestimuleerd en voormelde concrete belangenafweging en vragen van handhaving (dus) geen doorslaggevende rol bij de beoordeling op basis van die toets spelen, dan is artikel 16c Aw in zoverre in strijd van de ARl. Gezien het in de eerste volzin van 7.14 overwogene is alsdan de afstand tussen hetgeen de ARl voorschrijft en hetgeen het Nederlandse recht inhoudt zo groot, dat de grens van richtlijnconforme interpretatie is bereikt. Dit geldt temeer nu in de Kabinetsreactie van 30 juni 2009 op het rapport van de "Werkgroep Auteursrecht" nog eens wordt bevestigd dat naar opvatting van de regering 'het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (….) thans wel (is) toegestaan' (TK, 2009-2010, 28 838, nr. 22, blz. 14), waarmee blijkens de context van die woorden onmiskenbaar is bedoeld: downloaden uit illegale bron. Zeker gelet hierop zou de rechtszekerheid op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen wanneer artikel 16c Aw op het punt van her downloaden uit illegale bron nu zou worden uitgelegd op de wijze als door ACI c.s. bepleit. Indien het Nederlandse recht in strijd zou zijn met de ARl, dan behoudt het Nederlandse recht zoals in rov. 7.12  in fine vastgesteld niettemin zijn gelding, zodat ook in dat geval in Nederland downloaden uit illegale bron is toegestaan.

7.16 Samenvattend. Ofwel aan de drie-stappen-toets is voldaan en dan is artikel 16c Aw, zoals uitgelegd onder 7.12 in fine,  in overeenstemming met de ARl ofwel aan de drie-stappen-toets is niet voldaan en dan is artikel 16c Aw, zoals uitgelegd in rov. 7.12 in fine, zozeer in strijd met de ARl dat richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk is, zodat de in rov. 7.12 in fine  omschreven uitleg van artikel 16c Aw prevaleert. Het in rov. 7.9 onder a. genoemde argument van Thuiskopie treft bijgevolg doel, en daarmaa haar grief I in het incidenteel appel.

Lees het arrest, inmiddels ook rechtspraak.nl, hier of  hier (pdf).