Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group.
Merkinschrijving Xales is nietig
Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, IEF 19210; ECLI:NL:RBOBR:2020:2620 (Gala tegen Xales) Gala houdt zich sinds 1999 bezig met het ontwerpen en produceren van partytenten, paviljoens en andere overkappingen voor evenementen. Gala is internationaal actief, waaronder in Nederland. Zij maakt daarbij gebruik van exclusieve distributeurs. Xales bv houdt zich bezig met de handel in tuinartikelen, waaronder ook (party-) tenten. Xales Holding is de holdingmaatschappij van Xales bv en is merkhouder van diverse (woord-)merken. Tot het assortiment van Gala behoren partytenten met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Gala heeft op 20 mei 2014 o.a. de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 in het Verenigd Koninkrijk als merk geregistreerd. Verder was Xales in de periode van 2011 tot begin 2015 de distributeur in Nederland van producten van (onder meer) Gala. Deze distributierelatie is in het eerste kwartaal van 2015 geëindigd. Xales schrijft na deze beïndiging de volgende Beneluxmerken in: Pro 40 en Pro 50. Gala stelt dat de merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw zijn gedeponeerd en nietig verklaard dienen te worden.
In deze zaak speelt de vraag naar de nietigheid van een merkinschrijving op grond van artikel 2.2bis BVIE. Er wordt geoordeeld dat de inschrijving te kwader trouw is ingediend. Xales wist of behoorde te weten dat Gala een soortgelijk teken gebruikte. Er is geen sprake van voor-voorgebruik door gedaagde. Het teken van Gala en het gedeponeerde merk van gedaagde vertonen dermate onbeduidende verschillen, dat deze aan de aandacht van een gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Ook is er bij gedaagde het oogmerk om Gala te beletten het teken verder te gebruiken. Proceskosten conform het liquidatietarief, omdat in deze zaak de inbreukvraag niet speelt en artikel 1019h Rv daarom toepassing mist.