Sigarettenoppositie betaald met "Scheck"
Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal woordmerk JAN III SOBIESKI en ouder nationaal beeldmerk Jan III Sobieski tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (worst, alcohol en tabak). Over het niet tijdig betalen van oppositiegelden tegen beslissing van Kamer van beroep de oppositie en weigering oppositie in behandeling te nemen. Betaling met cheques, ondanks herhaalde controle niet aangenomen. Klacht wordt afgewezen.
Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg” voor waren van de klassen 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 771/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 mei 2009, waarbij het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van het nationale woordmerk en het nationale woordbeeldmerk „JAN III SOBIESKI” voor waren van de klassen 33 en 34, is geacht niet te zijn ingesteld, op grond dat de desbetreffende taks niet binnen de gestelde termijn is betaald.
58 Der Kläger räumt ein, dass trotz des Verbots der Gebührenentrichtung per Scheck und der zahlreichen Kontrollen des Inhalts der Postausgangsstücke von dem Personal der Anwaltskanzlei nicht entdeckt worden sei, dass sich in dem oben in Randnr. 9 genannten Poststück vom 6. Mai 2008 ein Scheck befunden habe.
Voortdurend onder T1 verband
Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD), na de bewijsopdracht uit het tussenvonnis en incident (IEF 7867), het eindvonnis. Werking AGD: Het vervoer van onveraccijnsde accijnsproducten vindt plaats met een Administratief Geleide Document (AGD). De afzender van een AGD is altijd een AGP-houder. De ontvanger kan ook een AGP-houder zijn, of een ‘Geregistreerd Bedrijf'. Een Geregistreerd Bedrijf mag onveraccijnsde goederen in ontvangst nemen en daarover de accijns betalen. Een Geregistreerd Bedrijf mag dus geen onveraccijnsde goederen in opslag hebben (maco.nl).
Het is niet ongebruikelijk om eerst goederen in T1 verband op te slaan en gedurende de opslag T2 of AGD status te verkrijgen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben (r.o. 2.5).
Resultaat: Inbreukverbod (2.6) met dwangsom (2.7), aansprakelijk en schadevergoeding (2.8.), Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding (2.9), Geen afgifte van de voorraad, dit komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding (2.10), Doen van opgave (2.11), Inzage in beslagen administratie (2.12), Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente (2.13) en proceskostenveroordeling incidenteel vonnis Van Caem krijgt proceskosten vergoed: ogv liquidatietarief, in de hoofdprocedure en in tussenvonnis krijgt Bacardi proceskosten o.g.v. 1019h Rv vergoed.
2.5. Van Caem heeft geen bewijs aangebracht van haar stelling dat het niet mogelijk is opgeslagen goederen waarvan de status is gewijzigd van T1in T2/AGD, vervolgens weer T1 status te laten verkrijgen zonder dat de goederen fysiek worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EER. Bij de huidige stand van de procedure, waarbij aan Van Caem een bewijsopdracht was verleend, had dat wel op haar weg gelegen. Bij gebreke daarvan en in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bacardi, is de rechtbank niet overtuigd van de juistheid van dit betoog van Van Caem. De stelling van Van Caem dat het terugdraaien van de T1 status onlogisch is omdat er dan al accijns is betaald, overtuigt de rechtbank evenmin. Van Caem erkent zelf al in een voetnoot bij haar nadere akte tot uitlating dat bij de plaatsing in AGD-status vooralsnog geen accijns wordt geheven. Het argument van Van Caem dat deze handelwijze onnodige accijnskosten zou opleveren, geldt derhalve niet voor goederen die onder AGD verband worden opgeslagen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.
(Neven-)vorderingen
Inbreukverbod 2.6. Gezien hetgeen onder 4.4. en 4.6. van het tussenvonnis en 2.5. van dit vonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat Van Caem in 2007 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap door de transactie met Cobana Distribution Rights, in de jaren 2008 en 2009 446 inbreukmakende transacties heeft verricht en daarnaast nog inbreuk heeft gemaakt door de verhandeling van gedecodeerde producten in 2006. Op grond van deze inbreuken is het door Bacardi gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. De rechtbank stelt de termijn waarop het verbod ingaat op twee weken, daar Van Caem binnen die termijn redelijkerwijs het verbod moet kunnen naleven.
Dwangsom 2.7. De bij het inbreukverbod gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 500,- per product voldoende acht en de dwangsommen zal maximeren op € 750.000,-.
Aansprakelijk en schadevergoeding 2.8. Bacardi vordert voorts een verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken door Van Caem heeft geleden en veroordeling van Van Caem om die schade, te berekenen aan de hand van de opgave door Van Caem en/of aan de hand van de inzage in de in conservatoir beslag genomen bescheiden van Van Caem, althans nader op te maken bij staat, te vergoeden. Van Caem is aansprakelijk voor de door Bacardi ten gevolge van de inbreuken geleden schade. Daar Bacardi thans onvoldoende heeft gesteld betreffende de omvang van haar schade (zij vordert juist opgave van gegevens om de schade vast te kunnen stellen) maar wel aannemelijk is dat Bacardi schade heeft geleden, dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. De rechtbank ziet niet in welk belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken heeft geleden, zodat die niet zal worden toegewezen.
Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding 2.9. Naast schadevergoeding vordert Bacardi winstafdracht. Ter comparitie heeft Bacardi verklaard dat zij na de gevorderde opgave door Van Caem een keuze wil maken tussen vergoeding van de door haarzelf gederfde winst en afdracht van de door Van Caem genoten winst. Van Caem heeft geen uitdrukkelijk beroep gedaan op de uitzondering op het recht op winstafdracht voor inbreuken die niet te kwader trouw zijn gemaakt. Nu in overweging 4.5. van het tussenvonnis is vastgesteld dat Van Caem zelf in ieder geval 446 zendingen niet-uitgeputte Bacardi producten in de Gemeenschap in het verkeer heeft gebracht en uit de prijslijsten van Van Caem blijkt dat zij zich bewust is van het feit dat zij ook gedecodeerde producten verhandelt, is er sprake van inbreuk te kwader trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE. Ook overigens vormen de omstandigheden van het geval geen aanleiding om deze vordering af te wijzen. Bacardi heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Bacardi zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.
Geen afgifte van de voorraad 2.10. Bacardi vordert voorts overdracht van de door Van Caem in voorraad gehouden Bacardi producten op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Dat artikel geeft Bacardi echter slechts het recht om vernietiging van deze producten door Van Caem te vorderen. Het recht op afgifte komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding, doch Bacardi vordert geen vergoeding van haar schade middels afgifte. Deze vordering van Bacardi komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.
Doen van opgave van deelnemende derden 2.11. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding danwel winstafdracht, is de vordering tot het doen van opgave van leveranciers, aantallen ingekochte en/of door leveranciers geleverde inbreukmakende Bacardi producten, inkoopprijzen, leverdata, voorraad, afnemers, aan afnemers geleverde aantallen, verkoopprijzen, netto winst en winstberekening eveneens toewijsbaar. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’). Bacardi producten die aanvankelijk door Van Caem met T1 status bij douane-expediteurs in de Gemeenschap in voorraad zijn gehouden en vervolgens zijn vrijgemaakt, vallen derhalve onder de opgave, conform hetgeen in 4.6. van het tussenvonnis is overwogen. Bij een afzonderlijke opgave daarvan, zoals door Bacardi gevorderd, heeft zij derhalve geen belang. Aangezien de rechtbank heeft vastgesteld dat Van Caem gedurende meerdere jaren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi en Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in 2003, 2004 en 2005 inbreuk maakte, is een opgave vanaf 1 januari 2003 toewijsbaar. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is eveneens toewijsbaar. Nu Van Caem een inbreukverbod op straffe van een dwangsom opgelegd krijgt en opgave dient te doen van de door haar ingekochte, geleverd gekregen en in voorraad gehouden inbreukmakende Bacardi Producten, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de door haar gevorderde opgave van de hoeveelheden Bacardi producten die naar haar onderweg zijn maar nog niet zijn geleverd, zodat Van Caem daarvan geen aparte opgave hoeft te doen. De gevorderde dwangsom in verband met het doen van opgave is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 5.000,- per dag proportioneel acht en daar een maximum van € 500.000,- aan zal verbinden. De termijn waarbinnen deze opgave en de accountantscontrole daarover dienen plaats te vinden zal worden gesteld op 3 maanden, nu de opgave betrekking heeft op een periode van meer dan zes jaar, Van Caem heeft gesteld zo lang nodig te hebben en Bacardi die stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.
Inzage in beslagen administratie 2.12. Bacardi vordert voorts inzage in de door haar in beslag genomen administratie. Gezien de toe te wijzen opgave van de inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens, te controleren door een registeraccountant, heeft Bacardi slechts belang bij deze vordering voor zover het inzage van de administratie door de accountant bij de controle van de opgave betreft. In zoverre zal deze vordering worden toegewezen.
Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente 2.13. Van Caem is voorts de kosten van de beslaglegging op 19 september 2008 en de gerechtelijke bewaring verschuldigd. Nu uit de door Bacardi in het geding gebrachte kostenspecificatie en de daarbij behorende facturen van de gerechtelijk bewaarder en deurwaarder blijkt dat Bacardi kosten heeft gemaakt ter hoogte van het door haar gevorderde bedrag van € 9.669,63 is de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem dit bedrag verschuldigd is toewijsbaar. Over dit bedrag is wettelijke rente verschuldigd, die berekend dient te worden vanaf 9 oktober 2008 nu uit de onderliggende facturen en administratie blijkt dat deze kosten niet op de dag van beslaglegging maar pas op die datum zijn voldaan door haar advocaat. De door Bacardi gevorderde ‘rente op rente’ per jaar valt van rechtswege al onder de wettelijke rente, zodat Bacardi geen belang heeft bij de afzonderlijke toewijzing daarvan.
Proceskosten
2.14. Bacardi is bij incidenteel vonnis van 8 april 2009 veroordeeld in de kosten van het incident tot zekerheidstelling. Van Caem heeft echter geen opgave gedaan van haar volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, zodat Bacardi veroordeeld zal worden in de kosten in dat incident op de voet van het liquidatietarief, aan de zijde van Van Caem door de rechtbank begroot op € 452,- salaris advocaat.
2.15. In de hoofdprocedure zal Van Caem als overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten. Deze procedure heeft zowel de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als de onrechtmatige daad als grondslag, zodat de door Bacardi gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is voor zover de procedure op de rechten van intellectuele eigendom betrekking heeft. De rechtbank schat het gedeelte van de procedure dat ziet op de handhaving van deze rechten op 90%.
2.16. De vorderingen van Bacardi in het incident tot het doen van opgave en het verlenen van inzage zijn in het tussenvonnis afgewezen omdat diezelfde vorderingen reeds in het hoofdgeding toewijsbaar waren. Om die reden zal de rechtbank Van Caem tevens veroordelen in de kosten van het door Bacardi opgeworpen incident tot opgave en inzage. Het incident had volledig betrekking op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom, zodat de proceskostenveroordeling in het incident in zijn geheel op de voet van artikel 1019h RV toewijsbaar is.
Lees het vonnis hier (.doc-bestand, pdf, schone pdf en tussenvonnis 22 december).
Mini-enquête Volledige Proceskosten in IE
Veel gebruikers van dit platform krijgen ermee te maken: de Volledige Proceskostenveroordeling in IE-zaken (VPIE). Mr. Charlotte Vrendenbarg verzoekt u om uw inbreng, middels deze vragenlijst van 11 meerkeuzevragen.
Het promotieonderzoek van mr Charlotte Vrendenbarg concentreert hierop ("De proceskostenregel in IE-zaken - Over de implementatie, toepassing en effectiviteit van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in het Nederlands burgerlijk procesrecht.“) en wenst graag uw inbreng te verkrijgen, middels het invullen en opsturen van deze mini-enquête. Toelichting is mogelijk en wordt op prijs gesteld, maar niet nodig is als u er geen tijd voor heeft.
Ingevuld en ingescand retourneren op adres c.j.s.vrendenbarg@law.leidenuniv.nl of per fax: 071 - 5277402. Charlotte werkt aan een proefschrift over de VPIE bij prof. mr H.J. Snijders en prof. mr. D.J.G. Visser.
Toelichting Bij de invoering van artikel 1019h Rv (dat de implementatie vormt van artikel 14 Handhavingsrichtlijn) werd ervoor gevreesd dat het vooruitzicht op een veroordeling van één van de partijen in de volledige proceskosten (VPIE) tot een excessief procesrisico zou leiden. Een dergelijk risico zou de toegangsdrempel tot de rechter verhogen. Is deze vrees terecht? In hoeverre heeft de VPIE invloed op de procesbereidheid van partijen? Zijn partijen onder dreiging van de VPIE inderdaad eerder geneigd af te zien van een procedure / de zaak te schikken? En in hoeverre is daarbij de hoedanigheid, de marktpositie en/of het vermogen van de partijen van belang (rechthebbende of (vermeende) inbreukmaker, grote speler in de markt of kleine speler, rechtspersoon of natuurlijk persoon, vermogend of on-/minvermogend)? In hoeverre speelt de keuze van de wederpartij voor een ‘dure advocaat’ een rol bij de beoordeling van het procesrisico? En in welke mate wordt de beoordeling van het procesrisico beïnvloed door de billijkheidscorrectie in artikel 1019h Rv, de Indicatietarieven en de mogelijkheid van partijen afspraken te maken over de proceskosten?
Kortom: wat zijn de consequenties van de VPIE in de praktijk?
1. Ik ben: o Advocaat o Rechter o Bedrijfsjurist o Merkengemachtigde o Octrooigemachtigde o Anders, namelijk …
2. Heeft de VPIE in het algemeen invloed op het aantal IE procedures?
3. Heeft de VPIE invloed op de ‘procesbereidheid’ van rechthebbenden?
4. Heeft de VPIE invloed op de ‘procesbereidheid’ van beweerdelijke inbreukmakers?
5. Speelt met het oog op de VPIE de hoedanigheid, de (markt)positie en/of het vermogen van partijen een rol bij de beslissing al dan niet over te gaan tot een procedure?
6. Hebben de tarieven van de advocaat-wederpartij invloed op de beoordeling van het procesrisico?
7. Heeft de billijkheidscorrectie van artikel 1019h Rv invloed op de beoordeling van het procesrisico?
8. Hebben de Indicatietarieven invloed op de beoordeling van het procesrisico?
9. Heeft de mogelijkheid onderling afspraken te maken over de (hoogte van de) proceskosten invloed op de beoordeling van het procesrisico?
10. Heeft de VPIE - en de daarmee geboden transparantie van de declaraties en specificaties - invloed op de wijze van declareren?
11. Heeft u nog opmerkingen of voorbeelden uit uw praktijk met betrekking tot de (consequenties van) de VPIE of wilt u in het algemeen nog iets kwijt over de VPIE?
De wereld op zijn kop tracht te zetten
Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree.
Modelrecht. Gemeenschapsmodel van een tennis oefenwand 99874-0001.
Geschiedenis: Een product de TennisPartner werd vervaardigd, maar verhandeling werd (wegens niet-succesvol gebleken) gestaakt door B.A.T. sports. Van Spaendonck heeft destijds de gehele voorraad opgekocht en zelfstandig doorverkocht. Toen het product niet verder meer te verkrijgen was, heeft hij de oefenwand doorontwikkeld, aangepast en voorzien van een moderne vormgeving en tevens geregistreerd. Na contact met bestuurder van China Commodities, internationaal uitrollen en productie is China is nooit van de grond gekomen. China Commodities heeft wel de BoomBoom Tennis wall op de markt gebracht.
Uitkomst: Inbreuk op een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot een tennis oefenwand (de Tri-tennis oefenwand, zie: www.tri-tennis.com) met een Europees verbod, en afwijzing van vorderingen (in conventie) m.b.t. een zogenaamd wapperverbod.
Nevenvorderingen: schriftelijke opgave van verkoop/bestelt en betrokken partijen, openbaarmaking middels websites (specifiek: boomboomtennisswall.com, alibaba.com en campingsportdewit.nl), rectificatie aan (potentiële) afnemers in binnen- en buitenland en twee maanden op site, afgifte voorraad. veroordeling in proceskosten
In reconventie 4.3. Voorts staat vast dat China Commodities dit model klakkeloos heeft overgenomen en dat de BoomBoom Tennis Wall een exacte kopie is van de tri-tennis wand.
In conventie 4.13. De voorzieningenrechter stelt voorop dat China Commodities met haar vordering de wereld op zijn kop tracht te zetten. Terwijl zij nog in overleg was met Van Spaendonck trof zij al voorbereidingen om het product van Van Spaendonck goedkoop in China te laten produceren. Toen de samenwerking niet doorging heeft China Commodities een getrouwe kopie van het product van Van Spaendonck op de markt gebracht. Terwijl niet is komen vast te staan dat Van Spaendonck zich voor heeft gedaan als “Jenny Koch” op het forum TROS RADAR, heeft B. tijdens de zitting erkend dat hij zich op datzelfde forum heeft voorgedaan als “Frank de Boer”.
4.14. Niet juist is dat Van Spaendonck alleen door middel van de rechter zijn modelrecht mag handhaven. Hij kan er ook voor kiezen om relaties van China Commodities erop te wijzen dat hem een modelrecht toekomt. Van Spaendonck heeft de onrust en verwarring die op de markt was ontstaan doordat China Commodities een exacte kopie op de markt heeft gebracht trachten te ontzenuwen. Dat kan hem niet worden verweten.
4.15. Evenmin is komen vast te staan dat Van Spaendonck misleidende recensies op de websites van afnemers van China Commodities heeft geplaatst. Van Spaendonck heeft dan ook niet onrechtmatig jegens China Commodities gehandeld en de vorderingen van China Commodities zullen dan ook worden afgewezen.
O-live en WENZ
Gerecht EU 14 september 2011, zaak T-485/07 (Olive Line International - OHIM/Knopf (O-live)
Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de handelsbenaming voor handelsbemiddelingsdiensten ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1478/20062 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 september 2007 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „o-live” voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 33
Oppositieklacht toegewezen, beslissing OHIM wordt vernietigd.
92 Im vorliegenden Fall ist angesichts der Übereinstimmung des dominierenden Elements des Handelsnamens und der angemeldeten Marke der Schluss zu ziehen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind. Die Unterschiede, die sich zum einen aus dem Fehlen des Wortbestandteils „line“ am Ende der angemeldeten Marke und zum anderen daraus ergeben, dass die Darstellung der Olive „dreidimensional“ mit einem Hell-Dunkel-Effekt gestaltet ist und unterschiedlich lange, nach rechts geneigte Blätter erkennen lässt, wiegen nicht so schwer, dass die Ähnlichkeit, die durch diese Übereinstimmung entsteht, beseitigt wird (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 18. Februar 2004, Koubi/HABM – Flabesa [CONFORFLEX], T‑10/03, Slg. 2004, II‑719, Randnr. 46, und monBéBé, Randnr. 60).
Gerecht EU 14 september 2011, zaak T-279/10 K-mail Order tegen OHIM-OVKO (Men'z)
Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de in Duitsland in de handel voor waren van de klassen 14, 18 en 25 gebruikte firmanaam „WENZ” ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 746/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 maart 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „MEN’Z” voor waren van de klassen 9, 14 en 18
Oppositieklacht afgewezen
Het antwoord op de vraag
Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper. www.dlapiper.nl
Modelrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Sun Garden is rechthebbende op model "Model 6051" Garden Impressions houdt zich bezig met handel in Tuinmeubilair en biedt "de Menorca" aan. Landgericht Düsseldorf oordeelt dat "de Menorca" inbreuk maakt op het modelrecht en heeft inbreukverbod en (grotendeels) nevenvorderingen toegewezen.
De reconventionele vordering van Garden Impressions is, na een serie lange overwegingen ex 87 GModVo en EEX-Vo niet-ontvankelijk (r.o. 4.14), verzoek prejudiciële vragen te stellen wordt (nog) niet concreet behandeld (4.18 en 4.19) standpunten t.a.v. de inbreukvraag dienen nader te worden toegelicht door partijen (r.o. 4.19), geen schorsing vanwege aanhangig zijnde nietigheidsprocedure bij het OHIM (r.o. 4.20), erkenning van de Duitse vonnissen wortdt aangehouden ex art. 53 lid 1 EEX-Vo (4.21)
4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Garden Impressions niet in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 kan worden ontvangen. De rechtbank zal daarom in deze procedure uitgaan van de geldigheid van dat model.
4.19. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse inbreukbeslissing evenmin (alleen) worden gevonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Ook hier geldt dat indien die beslissing in andere landen wordt erkend, de vraag blijft bestaan wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in dat Duitse vonnis. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van artikel 83 lid 2 GModVo. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid en zouden prejudiciële vragen terzake gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is echter dat het antwoord op de vraag van belang is voor de beslissing van het onderhavige geschil. Dat is alleen aan de orde indien de rechtbank terzake van de inbreukvraag tot een ander oordeel zou komen dan de Duitse rechter. De rechtbank ziet daarom aanleiding alvorens verder te beslissen de zaak te verwijzen naar de rol voor het bepalen van een datum van een comparitie van partijen waar partijen hun standpunten ten aanzien van de inbreukvraag nader kunnen toelichten, zodat de rechtbank zich omtrent de inbreukvraag een oordeel kan vormen.
Schorsingsverzoek 4.20. Garden Impressions heeft verzocht om schorsing van onderhavige procedure, al dan niet op grond van artikel 91 lid 2 GModVo. Naar zij stelt heeft haar raadsman op naam van diens kantoor hangende deze procedure een vordering tot nietigverklaring van Model 6051 bij het OHIM aanhangig gemaakt. Volgens Garden Impressions ligt het voor de hand dat het OHIM Model 6051 nietig zal verklaren en heeft zij belang bij schorsing gelet op het bepaalde in artikel 26 GModVo. Sun Garden heeft daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank ziet in het gesteld aanhangig zijn van een nietigheidsprocedure bij het OHIM (hetgeen niet met stukken is onderbouwd) geen aanleiding de onderhavige procedure die uitsluitend de inbreukvraag betreft, aan te houden.
Erkenning 4.21. De beslissing terzake de gevorderde erkenning van de Duitse vonnissen wordt eveneens aangehouden, teneinde Sun Garden in de gelegenheid te stellen de daarvoor vereiste documenten als bedoeld in artikel 53 lid 1 EEX-Vo in het geding te brengen, alsmede Nederlandse vertalingen van de Duitse vonnissen, waarom Garden Impressions heeft verzocht waarna Sun Garden heeft aangeboden deze in het geding te brengen.
Een nota ontvangen
Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten & notarissen.
Merkenrecht, verzoek tot vernietiging van beslissing van BBIE om inschrijving van depot NEWPUR gedeeltelijk niet ingeschreven voor de waren waarvoor ingeschreven (BBIE 27 mei 2011, dossier nr. 2004626). Procesrecht, verzoekster heeft verzuimd tijdig het griffierecht te betalen ex art. 282a Rv jo. 3 lid 4 Wgbz.
Verzoekster N.V. Lion heeft in het hoger beroep van de oppositie-uitspraak verzuimd tijdig het door haar verschuldigde griffierecht op grond van art. 282a Rv jo. art. 3, lid 4 Wgbz te betalen. Niet-ontvankelijkheid volgt.
4. Voor de verplichting om tijdig het verschuldigde griffierecht te betalen is niet relevant of de procesadvocaat van Lion daarvoor een nota heeft ontvangen. Evenmin is relevant of hij met griffiemedewerkers heeft gesproken als door hem gesteld. Dat het griffierecht uiterlijk vier weken na indiening van het verzoekschrift (anders dan bij procedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht, waarin geregeld is dat griffierecht verschuldigd is binnen vier weken na een mededeling daarover) moet worden betaald, volgt uit artikel 3, lid 4 Wgbz. Dat uit de gesprekken met de griffiemedewerkers iets anders had mogen worden afgeleid, is gesteld noch gebleken. Als onduidelijk was welk bedrag betaald moest worden, had (de procesadvocaat van) verzoekster hiernaar kunnen informeren bij de griffie of dit zelf kunnen berekenen. Het bovenstaande leidt ertoe dat er in dit geval onvoldoende reden is om op grond van lid 4 van artikel 282a Rv lid 2 van dat artikel buiten toepassing te laten. Dat niet-ontvankelijkverklaring vooral in (hoger) beroepssituaties grote nadelige gevolgen kan hebben, heeft de wetgever kennelijk minder zwaarwegend geacht dan tijdige inning van griffierecht.
5. gelet op het bovenstaande zal Lion overeenkomstig het bepaalde in artikel 282a, lid 2 Rv niet-ontvankelijk worden verklaard in haar verzoek, met veroordeling in de kosten van de procedure, die aan de zijde van Tempur zullen worden begroot op nihil, nu nog geen verweerschrift is ingediend.
Zie eveens BOIP-site, hier.
Niet officieel op de Europese markt
In de serie SIFAM (zoekopdracht): Intellectuele eigendom, auteursrecht. Kwalificatie filmproducent/auteursrechthebbende Bollywoodfilm. Uitleg samenwerkings- en exploitatieovereenkomst. IPR: toepasselijk recht. Inbreuk. Geen spoedeisend belang nevenvorderingen. (vervolg LJN BP0790)
5. Partijen twisten over de vraag of uit deze overeenkomst voorshands voldoende blijkt wie als auteursrechthebbende/producent kwalificeert. Kort samengevat stelt SIFAM zich op het standpunt dat uit de overeenkomst kan worden opgemaakt dat (uitsluitend) Walkwater Media als zodanig heeft te gelden, terwijl Temptations de mening is toegedaan dat (ook) daaruit blijkt dat de film een coproductie is van [betrokkene 2] en [betrokkene 1]. Subsidiair stelt Temptations dat niet blijkt van een overdracht van rechten van enig auteursrechthebbende/producent aan de ander, waarmee niet is voldaan aan Indiaas en (subsidiair) Nederlands recht.
6. Nu Walkwater Media als producent/auteursrechthebbende van de film moet worden aangemerkt, was zij gerechtigd de exploitatierechten over te dragen aan KMI c.q. ter zake een licentie aan KMI te verlenen. Over de vraag of de wijze waarop zij dat heeft gedaan rechtsgeldig is geschied, verschillen partijen van mening.
Overdracht en exploitatieovereenkomst 6.1 SIFAM stelt dat Walkwater Media de aan haar toebehorende auteursrechten deels heeft overgedragen aan KMI bij “Memorandum of Understanding” van 9 januari 2009 (productie 13 dagvaarding eerste aanleg, hierna: de exploitatieovereenkomst). Temptations heeft in eerste aanleg betwist dat met deze overeenkomst is voldaan aan het op deze overeenkomst van toepassing zijnde Indiase recht. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de overeenkomst niet is ondertekend door [betrokkene 1] maar door ene “[betrokkene 3], chief executive officer” en niet is aangetoond dat deze bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen. Voorts heeft zij aangevoerd dat niet aannemelijk is gemaakt dat KMI tevens de vereiste bevoegdheid tot handhaving zou hebben verkregen.
6.3 Het vorenstaande leidt er toe dat voorshands moet worden aangenomen dat KMI op grond van de exploitatieovereenkomst rechthebbende is geworden voor zover het betreft de (exploitatie)rechten op de DVD-film (“Home Video Rights”) in Europa, waaronder ook het recht op te treden tegen derden. Nu deze overeenkomst daartoe volstaat, kunnen de stellingen van partijen omtrent de in het geding gebrachte verklaring namens Walkwater Media (productie 3 dagvaarding eerste aanleg) buiten bespreking blijven.
6.4 Deze door KMI verkregen rechten vallen onder de reeds op 10 januari 2006 aan SIFAM verleende volmacht om KMI in rechte te vertegenwoordigen ter zake van alle rechten die op dat moment “of in de toekomst, gedurende de periode dat B (KMI, hof) aangesloten is” aan KMI (zullen) toebehoren. SIFAM is dan ook gerechtigd op te treden tegen inbreuk op de aan KMI toekomende auteursrechten op de DVD-film.
Eenmalige inbreuk = inbreuk 8.1 Naar SIFAM stelt, is de DVD-film nog niet officieel op de Europese markt uitgebracht; wel zijn er ten behoeve van de release binnen Europa al (unieke) SID-codes afgegeven aan KMI, die bij de release ter bescherming tegen piraterij zullen worden aangebracht. Daarnaast zal op de achterzijde van de DVD het catalogusnummer van KMI worden opgenomen, te weten: KMI-D-360. Het door de deurwaarder in beslag genomen exemplaar betreft derhalve een illegale kopie, aldus SIFAM.
Temptations heeft betwist dat sprake is van (grootschalige) inbreuk. Daarbij heeft zij aangevoerd dat zij bij gebrek aan wetenschap betwist dat de gestelde SID-codes zijn afgegeven en dat zij slechts één exemplaar in haar bezit had, welk exemplaar is aangekocht bij [betrokkene 4] van KMI. Dit laatste is door SIFAM weersproken.8.2 Het hof is voorshands van oordeel dat sprake is geweest van (in ieder geval eenmalig) inbreukmakend handelen en overweegt daartoe als volgt.
Uit het proces-verbaal met bijlagen van de deurwaarder (productie 5 dagvaarding eerste aanleg) blijkt dat de cover van de in beslag genomen DVD identiek is aan de cover van de officiële uitgave van de film “Victory”op DVD, als blijkend uit het promotiemateriaal. Voorts blijkt uit dit proces-verbaal dat de deurwaarder op het in beslag genomen exemplaar (uitsluitend) het serienummer DVD A16 heeft aangetroffen. Dit laatste maakt, gelet op het ontbreken van enige verwijzing naar KMI, voldoende aannemelijk dat het hier niet betreft een door KMI officieel uitgegeven exemplaar. Aan het ontbreken van SID-codes, komt daarbij geen gewicht toe, nu als onbetwist moet worden aangenomen dat de DVD nog niet officieel is uitgebracht op de Europese markt. Of SID-codes al dan niet daadwerkelijk zijn afgegeven, is derhalve evenmin relevant. Het nog door Temptations gevoerde verweer dat de in beslag genomen DVD is gekocht bij [betrokkene 4], waarmee zij gelet op haar toelichting bij memorie van antwoord kennelijk bedoelt te stellen dat KMI zelf, althans [betrokkene 4], illegale DVD’s verhandelt, passeert het hof als niet ter zake doende. Hoe curieus dit ook zou zijn, de vraag bij wie een inbreukmakend exemplaar is aangekocht, is ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk niet relevant. Dit zou hooguit een rol kunnen spelen bij de toerekenbaarheid. Of van dit laatste sprake is, kan buiten bespreking blijven, nu zoals hierna zal blijken voor het toekennen van (een voorschot op) schadevergoeding in dit kort geding geen plaats is.Nevenvorderingen 9.1 Zoals in voormeld tussenarrest reeds is overwogen, heeft SIFAM bij haar vordering tot het staken en gestaakt houden van de verdere exploitatie van de DVD-film voldoende spoedeisend belang. Deze vordering zal worden toegewezen, althans voor zover gericht tegen Temptations zelf. Voor het opleggen van een verbod aan andere (rechts)personen dan Temptations bestaat geen grond.
9.2 Het (spoedeisend) belang bij de door haar ingestelde nevenvorderingen heeft SIFAM, gelet op de betwisting daarvan door Temptations, onvoldoende onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vordering tot afdracht van (een voorschot op) de door Temptations genoten winst dan wel tot betaling van schadevergoeding. Daarbij komt dat vooralsnog niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een grootschalige en/of voortdurende inbreuk, hetgeen voor het hof te meer reden is in dit kort geding terughoudendheid te betrachten. Deze vorderingen zullen dan ook bij gebreke aan (spoedeisend) belang worden afgewezen.
Het vereiste belang
In navolging van IEF 9292 en IEF 8703. Incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad (1019h Rv) proceskostenveroordeling eerste aanleg ex art. 234 Rv in Europees octrooirecht zaa.
Het betreft Octrooi 0 483 930 B1, betrekking hebbend op een ananassnijder. Er volgt toewijzing op grond van belangenafweging, nu rechtbank daarover geen oordeel heeft gegeven. Vordering betalingsbevel met rente kan in dit incident niet aan de orde komen. Compensatie van de proceskosten.
4. Het hof stelt voorop dat voor toewijzing van een incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad vereist is dat de eisende partij belang heeft bij de door hem verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad en dat de wederpartij niet een, gezien de omstandigheden van het geval, zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel dient daarbij in de regel buiten beschouwing te blijven. (HR 29 april 2005, LJN AS8913, NJ 2006, 457 en 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).
Voorts mag in het algemeen worden aangenomen dat, zolang niet van het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een te zijnen verzoeke uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft (HR 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).
6. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat WMF, nu het tegendeel niet gemotiveerd is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Vacu Products beoogt kennelijk te stellen dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt, in welk verband zij zich, kort gezegd, beroept op het restitutierisico. Dat er een restitutierisico zou bestaan dient door Vacu Products gesteld en concreet onderbouwd te worden. Een restitutierisico in abstracto is onvoldoende aanleiding om zekerheid op te leggen en (dus zeker) om uitvoerbaarverklaring bij voorraad te weigeren (vergelijk HR 16 juni 1994, LJN ZC1400, NJ 1994, 591).
Voor zover Vacu Products voorts al stelt dat sprake is van een restitutierisico gaat het hof hieraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Zij volstaat slechts met een abstracte betwisting van de financiële soliditeit van WMF en de stelling dat WMF in Duitsland is gevestigd. De enkele omstandigheid dat WMF in Duitsland is gevestigd, acht het hof onvoldoende zwaarwegend. Dit geldt temeer nu Vacu Products in eerst aanleg heeft gesteld dat WMF ook in Nederland handelt. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Vacu Products een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan WMF bij (het wel toewijzen van) deze verklaring.
De incidentele vordering komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, terwijl er geen, althans onvoldoende aanleiding is aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.
Hoe het staat
Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. In navolging van een groot aantal arresten van Hoge Raad en van het HvJ EG IEF 4745.
Merkenrecht. G-star is houdster van Benelux vormmerk voor een spijkerbroek genaamd 'Elwood'. Hof Amsterdam heeft bevestigd dat de aantrekkelijkheid - vormgeving en/of uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt.
Dit hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst.
Artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG sluit merkbescherming uit van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. Hof bekrachtigd vonnis 6 maart 2002 in conventie en vernietigt het gedeelte in reconventie. Benelux-merkinschrijvingen worden vernietigd. Ieder draagt eigen kosten.
10. De Hoge Raad heeft vervolgens aan het Hof van Justitie EG de vraag gesteld of artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting toepassing mist indien voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Het Hof van Justitie heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Het heeft daarmee bevestigd dat de oude BenGH-jurisprudentie van o.m. 14 april 1989, NJ 1989, 834 in zoverre achterhaald is door het Philips/Remmington-arrest van HvJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481, ook voor de uitsluiting van merkbescherming voor vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze vormen dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. De vragen van de Hoge Raad gingen niet over de inhoudelijke uitleg van de uitsluiting nu de Hoge Raad slechts heeft gevraagd of toetsing daaraan achterwege kon blijven als de vorm voor de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.
13. Wat daarvan zij, het hof is, afgezien van het bovenstaande, van oordeel dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. Bij (de grote hoeveelheid) reclame die voor kleding gemaakt wordt - zoals de in deze procedure overgelegde reclame - , wordt vrijwel altijd de kleding getoond, vaak door een model dat de kleding zo aantrekkelijk mogelijk doet uitkomen en niet volstaan met een opsomming van de kenmerken van het kledingstuk, kennelijk omdat voor de aankoopbeslissing van de consument van belang is hoe het kledingstuk er uitziet en hoe het staat. In het algemeen zal een consument die de keuze heeft uit verschillende spijkerbroeken, kiezen voor een spijkerbroek die hij/zij mooi vindt (staan). Dit uitgangspunt valt (ook) af te leiden uit de, in punt 21 van de pleitnota van mr. Mulder in hoger beroep voor dit hof aangehaalde, eigen stellingen/uitingen van G-Star, inhoudende dat het uiterlijk van de Elwood-broek en de (combinatie van de) vijf in het Elwood-vormmerk genoemde kenmerken en het bijzondere kniestuk origineel en bijzonder zijn en dat de Elwood broek door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer populair is. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst. De stelling dat ook andere factoren, zoals materiaal, kwaliteit, draagcomfort (hetgeen overigens ook weer met de vorm te maken kan hebben), kleur en herkomst bij de
aankoopbeslissing van belang zijn, kan er niet (voldoende) aan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. Bovendien zijn deze kenmerken in zoverre niet relevant dat zij geen onderdeel uit maken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven.14. Het bovenstaande brengt mee dat de vormmerken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de merkinschrijvingen op grond van artikel 1, lid 2, BMW juncto artikel 14A, lid 1, onder a, BMW nietig zullen worden verklaard, waarbij tevens de doorhaling van de inschrijvingen zal worden gelast. De reconventionele vorderingen van Benetton - waarin overeenkomstig de ten tijde van de inleidende dagvaarding geldende BMW nietigverklaring van de depots wordt gevorderd - komen derhalve in zoverre voor toewijzing in aanmerking. Deze beslissingen komen niet in aanmerking voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Het hof zal derhalve het vonnis van de rechtbank, voor zover in reconventie gewezen, vernietigen en voormelde vorderingen alsnog toewijzen. De overigens gevorderde vergoeding van kosten op grond van artikel 6:96, lid 2, sub b en c, BW is door de rechtbank en het hof Amsterdam afgewezen, terwijl het daartegen gerichte middel niet tot cassatie heeft geleid (zie rechtsoverweging 3.14 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. G-star zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. Benneton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor
het eerst bij haar memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.
Lees het arrest hier (pdf / schone pdf / link).
