Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 april 2008, LJN: BD1639, Yonex Kabushiki Kaisha tegen  Geintimeerde, h.o.d.n. Belgro Badminton World,

Domeinnamen. Eerst even de samenvatting van het hof zelf:”Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex.

Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.”

Lees het arrest hier.

Zo, weer een jaar voorbij. Tijd voor de traditionele Shieldmark.Zacco Letterquiz. Test uw merkgeheugen hier.

“Vondst advocaten benoemt twee nieuwe partners. Het gaat om medewerkster Silvie Wertwijn en Lovells advocaat Polo van der Putt. Beide benoemingen gaan in op 1 januari 2009. Er treden per januari 2009 ook twee nieuwe stagiaires in dienst. Vondst advocaten is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, IT-recht en farmaceutisch recht.

Silvie Wertwijn (34) is advocaat sinds 2000. Eerder werkte zij bij NautaDutilh en Steinhauser Hoogenraad. Toen Steinhauser Hoogenraad eind 2007 uiteenviel en Tjeerd Overdijk en Otto Swens Vondst advocaten begonnen, ging zij mee. ‘Vondst heeft het vanaf het begin uitstekend gedaan. Wij werken in een enthousiast team. Onze cliënten waarderen dat. Als partner ga ik de merkenpraktijk en de farmapraktijk verder uitbreiden’, aldus Wertwijn. Tjeerd Overdijk van Vondst: ‘Onze praktijk groeit gestaag. Silvie Wertwijn’s eigen praktijk ook. Zij is toe aan de overstap naar het partnerschap.

Polo Van der Putt (36) is advocaat sinds 1996. Hij is gespecialiseerd in IT-recht en technologie. Van der Putt heeft specifieke expertise op het gebied van sourcing, IT-contracten en privacy. Daarnaast is hij een van de weinige Nederlandse advocaten die zijn ingevoerd in e-gaming. Hij heeft een gemengde transactie-, advies- en procespraktijk. Van der Putt over zijn overstap: ‘Ik ben nu 12 jaar bezig, wil doorgroeien en mijn IT-praktijk naar een hoger plan tillen. Daar was op korte termijn geen mogelijkheid voor bij Lovells. Bovendien was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was counsel, een tussenstap naar de benoeming tot partner, maar bij Vondst word ik direct partner. Het prettige van Vondst is dat het zich als nichekantoor specifiek kan richten op de IT-praktijk en dat ik mij met een ervaren team kan richten op de verdere ontwikkeling van een hoogwaardige IT-praktijk.’”

Rechtbank Amsterdam, 4 december 2008, LJN: BG6134, Building Products Nederland B.V. tegen Artcrete Europe B.V.

Merkenrecht. Woordbestanddeel ‘-crete’ is geen gebruikelijke aanduiding voor beton. Geen normaal (voor)gebruik in de Benelux van het merk Artcrete. Geen depot te kwader trouw eiser. “De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een ‘zeer specialistische niche markt’ is, is daartoe onvoldoende.”

De vorderingen worden toch afgewezen: Er is geen spoedeisend belang, omdat gedaagde, na sommatie maar (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding, voortvarend een eind aan de gestelde merkinbreuk heeft gemaakt. 1019h proceskostenveroordeling voor eiser: €5625,-.

Lees het vonnis hier. 

Hoge Raad, 5 december 2008, LJN: BB0678, De staatssecretaris van Financiën tegen Fiscale eenheid X Holding B.V. c.s.

Fiscaal-cultureel recht. De Hoge Raad is van oordeel dat voor het toegang verlenen voor peepshows het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Het hof heeft vastgesteld dat bij deze peepshows sprake is van een toneel waarop een voorstelling wordt gegeven die door een aantal personen tegen betaling wordt bijgewoond. Volgens het hof was sprake van een toneelvoorstelling. De begrippen muziek- en toneeluitvoeringen moeten ruim worden opgevat en het culturele karakter of het culturele niveau van een voorstelling of uitvoering is niet van belang. Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing

Lees het arrest hier. Samenvatting HR hier.

Rechtbank Roermond, 3 december 2008, LJN: BG6165, Strafzaak (merkregistratie vee).

Agrarisch merkenrecht. Economische politierechter. “Frustratie merkenregistratie vee door het gebruiken van merken van een ander bedrijf.”

“De rechter acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat zij in de periode van 15 januari 2006 tot en met 8 maart 2006 te Neeritter, in de gemeente Hunsel, als houder, opzettelijk, meerdere dieren die zij hield, te weten ongeveer 600 varkens (biggen), heeft gemerkt met merken, die blijkens de op het merk vermelde gegevens door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan derden ter beschikking waren gesteld.

(…) Door het niet zorgvuldig naleven van de regels met betrekking tot de identificatie en registratie van dieren heeft verdachte de volksgezondheid en de diergezondheid in potentie op ernstige wijze in gevaar gebracht. Het bewust niet gebruik maken van juiste merken vormt niet alleen een groot risico voor het eigen bedrijf, maar ook voor de gehele sector, voor de voedselveiligheid en de uitstraling daarvan naar het buitenland.

(…) Gelet op het risico voor de volksgezondheid die van het handelen van verdachte is uitgegaan, is de economische politierechter van oordeel dat aan verdachte een geldboete van aanzienlijke omvang moet worden opgelegd. (…) De economische politierechter veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een geldboete van € 10.000,--.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 december 2008, KG ZA 08-1975 SR PvV, Reckitt Benkiser Healthcare B.V. tegen Unilever Nederland B.V.  (met dank aan Madeleine de Cock Buning, De Brauw Blackstone Westbroek)

Reclamerecht. Reckitt Benckiser vordert - samengevat - Unilever te bevelen om met onmiddellijk ingang ieder gebruik van de claims "de best werkende tablet voor de beste resultaten. Sun Extra Power, nr. 1 in reiniging" en of enig andere claim met betrekking tot superioriteit van het merk Sun te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. “Op dit moment is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de claim van Unilever dat haar product Sun All in 1 Extra Power "de best werkende tablet voor de beste resultaten" of "Sun Extra Power, No. 1 in reiniging" misleidend is.”

“4.3. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat uit de door Unilever overgelegde rapporten volgt dat Sun All in 1 Extra Power een beter resultaat oplevert dan Calgonit Quantum. (…) Weliswaar moeten deviaties in aanmerking worden genomen, maar vooralsnog is niet zonder meer aannemelijk dat alle deviaties ten positieve van het product Calgonit Quantum zullen uitvallen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, waar dit kort geding zich niet voor leent. De verschillen zijn diverse malen significant en met name het rapport van 14 november 2008 leidt tot de conclusie dat Sun All in 1 Extra Power beter scoort dan Calgonit Quantum.”

(…) 4.9. “Nu de rapporten van Tensioconsult voldoen aan de IKW normen, het product Sun All in 1 Extra Power daarin significant beter scoort dan de producten van Reckitt Benckiser en het door Reekin Benckiser overgelegde onderzoeksrapport zich niet laat vergelijken met de rapporten van Unilever. terwijl Unilever bovendien in een nog niet door Reckitt Benckiser geteste samenstelling het product Sun All in 1 Extra Power op de markt heeft gebracht, is op dit moment niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de claim van Unilever dat haar product Sun All in 1 Extra Power "de best werkende tablet voor de beste resultaten" of "Sun Extra Power, No. 1 in reiniging" misleidend is. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Partijen zouden, zoals door de voorzieningenrechter ter zitting is voorgesteld, een nadere test kunnen laten uitvoeren. Bij deze test zouden zij het van te voren eens moeten worden over de condities van die test of zij zouden van te voeren deze condities in rechte moeten laten vaststellen.

4.10. Nu hiervoor is geoordeeld dat de in geding zijnde mededeling van Unilever voorshands niet misleidend is, kan de vraag of er ten opzichte van Reckitt Benck-ser sprake is van misleidende vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6: 194a BW reeds daarom onbesproken blijven.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 december 2008, KG ZA 08-1416 The Body Shop International Plc c.s. tegen Men's Body Shop B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Bekend merk The Body Shop tegen Men’s Body Shop. 2.20 lid 1 sub c, gevaar van verwatering. Geen tipje van de Intel-sluier. Overdracht domeinnaam. Proceskosten volgens indicatietarief: €6000,-

“ 4.7. Het teken MEN’S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorshands aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men’s. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een ‘mannenwinkel’. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripsmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN’S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.”

Lees het vonnis hier. Zie ook Men's Body Shop zoekt nieuwe naam (hier) en nieuwe naam gevonden (hier).

Kamerstuk 31766, nr. 5, 2e Kamer.  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Nota van verbetering. O.a:

- In artikel I, onderdeel Q, wordt “auteursen” vervangen door: auteurs- en.

- In de bijlage wordt “Stichting Musiopy”vervangen door: Stichting Musiopy.

- In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 3, vierde lid, “bedoeld in het tweede lid, onderdeel c” vervangen door: bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Lees de nota hier.

HvJ EG, 3 december 2008, conclusie A-G Kokott in zaak C-59/08, Copad SA tegen Christian Dior couture SA e.a. (verzoek van de Cour de Cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing).

Merkenrecht. Merkenrichtlijn. Uitputting van rechten van merkhouder. Verkoop van met merk voorziene producten onder schending van licentieovereenkomst. Verkoop door een discounter. Schending van merkreputatie. Ontbrekende toestemming merkhouder.

Dior heeft met SIL een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterieartikelen onder het merk Christian Dior. In deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty’s, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen.”

SIL heeft vervolgens aan Copad International (hierna: „Copad”), een discounter, waren verkocht, voorzien van het merk dat het voorwerp is van de licentieovereenkomst. Copad heeft een deel van de waren doorverkocht aan derden. Dior heeft SIL en Copad gedagvaard wegens merkinbreuk.

Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan Copad inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Dior. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkrecht. Handelt een licentiehouder zonder toestemming van de merkhouder als hij  waren in de handel brengt onder het betrokken merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt? En, voor het geval dat de merkhouder door het verbod van verkoop aan discounters de uitputting niet kan uitsluiten, kan de merkhouder zich op grond van artikel 7, lid 2, van deze richtlijn tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten?

“67. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

1) Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, indien de reputatie van de waren door deze verkoop zo ernstig wordt geschaad dat afbreuk wordt gedaan aan hun kwaliteit.

2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een licentiehouder die in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst waren onder een merk in de handel brengt, slechts dan zonder toestemming van de merkhouder handelt indien de licentiehouder door de distributie tegelijkertijd de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 8, lid 2, van die richtlijn schendt.

3) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt de merkhouder niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen de distributie van zijn gemerkte waren door een discounter op de loutere grond dat een beding in de licentieovereenkomst de verkoop van de waren aan discounters verbiedt.”

Lees de conclusie hier.