Rechtbank Amsterdam 6 februari 2015, IEF 14886, (X tegen &V)
Uitspraak ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners. Agentuurovereenkomst. Onregelmatige opzegging. X is DJ en producer en &V verricht management- en boekingswerkzaamheden voor diverse artiesten in de house scene. X beëindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en meent dat de overeenkomst moet worden gezien als samenwerkingsovereenkomst. X vordert daarnaast betaling van een door &V ingehouden bedrag. &V meent anderzijds schade te zijn opgelopen door onregelmatige beëindiging van de agentuurovereenkomst en heeft de vordering van X om die reden opgeschort. De rechtbank gaat hier in mee, en acht de opschorting van het bedrag gerechtvaardigd.

De beoordeling:

3.2 [...] Tussen partijen is sprake van een agentuurovereenkomst die door X onregelmatig is opgezegd. Het is voorshands aannemelijk dat de schadevergoeding die X is verschuldigd opschorting van het gevorderde bedrag rechtvaardigt. Dit betekent dat het door X gevorderde bedrag om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Agentuurovereenkomst

3.3 Vast is komen te staan dat &V boekingen verrichtte ten behoeve van X. Naar het oordeel van de kantonrechter moet de mondelinge overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt, worden beschouwd als een agentuurovereenkomst in de zin van artikel 7:428 lid 1 BW. [...] Onweersproken is dat V niet ondergeschikt was aan X de overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan en het economische risico primair bij X lag.

3.4 X heeft onvoldoende onderbouwd dat &V ook de belangen van de opdrachtgevers (de organisators van feesten) van X behartigde door zowel bij deze opdrachtgever als bij X 10% in rekening te brengen en dat er daarom geen sprake kan zijn van een agentuurovereenkomst.

Onregelmatige opzegging

3.5 Een agentuurovereenkomst voor onbepaalde duur kent een wettelijke opzeggingstermijn van minimaal vier maanden. Het uitgangspunt is dat de partij die de overeenkomst onregelmatig beëindigt, gehouden is de schade die de wederpartij hierdoor lijdt, te vergoeden. Deze aansprakelijkheid bestaat niet indien de overeenkomst is beëindigt om een dringende en onmiddellijk aan de wederpartij meegedeelde reden. In zijn email van 13 december 2013 geeft X als enige reden voor de opzegging dat hij zich niet meer op zijn "gemak en plek" voelt. Terecht heeft &V aangevoerd dat dit niet kwalificeert als een dringende reden.

Uit het persbericht:  23 april 2015. Vandaag presenteert Legaltree Publishers ‘Handelsnamen en Merken’: het eerste boek in de 8-delige serie ‘Intellectueel Eigendom in Bedrijf’. Geen juridisch naslagwerk, maar het eerste, écht praktische boek voor ondernemingen die zorgvuldig om willen gaan met hun handelsnaam en merk. Duidelijke taal voor ondernemers: ‘IE in Bedrijf’ is geschreven in duidelijke taal en staat vol met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs: Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en specialist op het gebied van intellectuele eigendom en reclamerecht en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Fabels worden uit de wereld geholpen en ondernemers krijgen tips over hoe ze de vruchten kunnen plukken van een goede bescherming van hun intellectueel eigendom.

Handelsnaam of merk?
Het eerste deel van de serie is getiteld: Handelsnamen en Merken. Wat is eigenlijk het verschil tussen een handelsnaam en een merk? Hoe ga je goed om met de naam van je bedrijf en van je producten? Hoe voorkom je dat een ander met jouw zorgvuldig gekozen naam aan de haal gaat? En als dat toch gebeurt, welke middelen heb je dan om dit misbruik tegen te gaan? Het is slechts een greep uit de vragen die Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen helder hebben beantwoord.

De kansen van intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht is een bonte verzameling van diverse wettelijke regelingen zoals merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Voor ondernemers is het vaak bijzonder ingewikkeld om deze regelingen goed te doorgronden en optimaal toe te passen in hun bedrijf. “Hardnekkige misverstanden en foute adviezen zorgen voor tijdrovende en vooral dure juridische kwesties. Zonde, want een sterk merk kan een onderneming juist heel ver brengen. Met ‘IE in Bedrijf’ willen we ondernemers laten zien hoe ze deze kansen kunnen grijpen”, aldus de auteurs. Het boek is als E-book gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hardcopy versie is vanaf 15 mei a.s. te bestellen via onder meer www.bol.com. www.ie-inbedrijf.nl. Voor meer informatie over Legaltree en/of Merkenbureau Abcor verwijzen wij u graag naar www.legaltree.nl en https://merkenbureau.abcor.nl/

Over Legaltree
Advocatenkantoor Legaltree uit Leiden heeft de juridische dienstverlening op innovatieve wijze opnieuw vormgegeven. Legaltree heeft vanaf de oprichting in 2008 een unieke organisatiestructuur en -cultuur, waarin de vrijheid om te excelleren voor de advocaten en persoonlijk contact met de cliënten centraal staan. Legaltree werkt onder het motto 'Quality is personal' en wordt gevormd door ruim 20 partners die - individueel en als team - maatwerk leveren aan nationale en internationale cliënten.

Over Abcor
Abcor ontzorgt klanten en biedt praktische, heldere adviezen op het gebied van merkenrecht, zoals het claimen van rechten en het aanpakken van online merkinbreuk via websites en social media. Daarbij worden de grenzen van het IE-recht graag opgezocht. Met deze out-of-the-box benadering lukt het Abcor vaak om IE-rechten te claimen waar anderen dit opgeven.

Rechtbank Den Haag 22 april 2015, IEF 14885, HA ZA 14-759, 760, 761 (Synthon tegen Teva)
Uitspraak ingezonden door Jan Pot en Mark van Gardingen, Brinkhof. Octrooirecht. Gebrek aan inventiviteit. Teva, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Israël, brengt onder meer een geneesmiddel voor de behandeling van MS onder de merknaam Copaxone op de markt. Teva is naast exclusief licentieneemster van EP 888 houdster van octrooien EP 703, EP 528 en EP 924. Synthon, een Nederlands bedrijf en wereldwijd actief op het gebied van zowel innovatieve als complexe generieke geneesmiddelen, vordert vernietiging van het Nederlandse deel van de door Teva gehouden octrooien. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van octrooien EP 924 en EP 528 wegens gebrek aan inventiviteit. Octrooi EP 703 was reeds herroepen door het EOB. Op het moment van dagvaarden had Synthon evenwel nog wel een belang. Een redelijke uitleg van de artikelen 237 en 1019h Rv brengt met zich dat Teva de kosten van de procedure heeft te dragen.

De beoordeling: 

5.1.1. EP 703 is door de TKB van het EOB definitief herroepen (zie r.o. 2.6). Dat betekent dat Synthon in zoverre geen belang meer heeft bij vernietiging van dat octrooi, zoals zij zelf ook al heeft aangegeven door intrekking van die vordering. Zij handhaaft echter de vordering tot vergoeding van de proceskosten, waaromtrent de rechtbank als volgt overweegt. Ofschoon de vordering door Synthon wordt ingetrokken, voert zij terecht aan dat niet zij maar Teva in deze zaak als de in het ongelijk gestelde partij is te beschouwen. Zowel de ingestelde oppositie, waarin Teva zodoende heeft opgegeven, als deze procedure hebben en hadden in wezen dezelfde inzet: herroeping en/of vernietiging van EP 703 . Het is die capitulatie die maakt dat deze procedure thans overbodig is geworden. Op het moment van dagvaarden had Synthon evenwel - onbestreden - nog wel een belang. Een redelijke uitleg van de artikelen 237 en 1019h Rv brengt met zich dat Teva de kosten van de procedure heeft te dragen, indachtig voorts dat niet is aangevoerd (noch valt in te zien) dat Synthon kosten nodeloos heeft veroorzaakt.

5.3. Inventiviteit

Metaalionen

5.3.3. Synthon heeft onderbouwd aangevoerd dat voormelde gemiddelde vakman die HBr/azijnzuur in voorbeeld 4 van WO 990 in de eerste ontschermingsstap zal toepassen, dit mengsel volgens zijn algemene vakkennis zal bereiden in niet-metalen, dat wil zeggen "glass lined" of gecoate, apparatuur. [...]

5.3.4. Teva heeft die algemene vakkennis als zodanig niet bestreden. Teva heeft wel aangevoerd dat de gemiddelde vakman niet zou hebben geweten dat de hoeveelheid metaalionen voor dit proces kritisch was en dat daarmee verkleuring kan worden voorkomen. Naar het oordeel van de rechtbank laat dit echter onverlet dat een gemiddelde vakman die HBr/azijnzuur-mengsel produceert op basis van voormelde algemene vakkennis daarvoor- geen metalen apparatuur zal gebruiken omdat die apparatuur dan zal corroderen en zodoende snel onbruikbaar zal worden. De gemiddelde vakman zal daarbij tevens voor ogen hebben dat er bij contact tussen metaal en HBr/azijnzuur het laatste verontreinigd kan en zal raken door die corrosie. Desgevraagd heeft ook de deskundige van Teva, dr. V. Bille, ter terechtzitting aangegeven dat het niet toepassen van metalen productievaten "industry standard'' is.

5.3.5. EP 528 en EP 904 leren dat het verkleuringsprobleem is opgelost zodra niet-metalen apparatuur voor de productie van HBr/azijnzuur wordt gebruikt (zie slotzin [0091] van EP 528 en [0097] van EP 924): "When the non-metal apparatus was used for the production of the HBr/ acetic acid solution, the result was that the solution was free of metal ions and the red GA was not formed. " Daarvan uitgaande moet worden geconcludeerd dat een gemiddelde vakman die volgens zijn algemene vakkennis zijn apparatuur wil beschermen (en corrosieve vervuiling wil voorkomen) en dus geen metalen apparatuur toepast, zonder meer dan ook de rode verkleuring voorkomt. Anders gezegd, door eenvoudige toepassing van zijn vakkennis zal hij het door Teva genoemde probleem onvermijdelijk al opgelost hebben. Het niet optreden van de verkleuring is als een "bonus effect" van de toepassing van de stand van de techniek volgens algemene vakkennis te kenschetsen. Het vinden van dat bonus effect mag dan eventueel de nodige inspanningen en onderzoek van Teva hebben gevergd, dat kan op zichzelf echter de octrooien geen inventief karakter verlenen.

Vrij broom

5.3.10. Veronderstellenderwijs met Teva ervan uitgaande dat het vermijden, althans terugdringen of afvangen, van vrij broom in het HBr/azijnzuur-mengsel een stap is die de gemiddelde vakman niet al op basis van zijn algemene vakkennis bij de werkwijze van voorbeeld 4 van WO 990 zou toepassen, geldt dit als een van de stand van de techniek onderscheidende maatregel. Het technische effect van die maatregel is dat bromering van de tyrosine-residuen in het (TF A) GA wordt voorkomen. Partijen twisten over de vraag wat het objectief te formuleren probleem is volgens de PSA3-methode. Synthon stelt dat dit is te formuleren als hoe het productieproces van voorbeeld 4 van WO 990 zo aan te passen dat verontreiniging van het GA door gebromeerde residuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Teva daarentegen stelt dat het probleem veel algemener moet worden geformuleerd, namelijk als het verbeteren van de productiewijze van TF A GA als geopenbaard in voorbeeld 4 van WO 990.

5.3.11. De rechtbank verwerpt de aldus door Teva geformuleerde probleemstelling. Volgens vaste jurisprudentie dient het te formuleren probleem enerzijds zo specifiek mogelijk te zijn, maar mag het anderszins geen elementen van of pointers naar de oplossing bevatten (zie o.a. Hof Den Haag 10 juni 2014, Sandoz v. AstraZeneca (quetiapine SR), r.o. 19). Indien een specifiek probleem naar aanleiding van het technische effect van de hier aan de orde zijnde verschilmaatregel wordt geformuleerd, moet met Synthon worden geconcludeerd dat deze formulering dient te luiden als het voorkomen van de gebromeerde verontreiniging in het peptide-mengsel. De door Teva geformuleerde probleemstelling is te algemeen en daardoor te zeer losgezongen van het door de verschilmaatregel behaalde technische effect. Anders gezegd, indien de probleemstelling als door Teva beoogd zou worden aanvaard, zou in wezen iedere verbetering van het productieproces een oplossing vormen, ook door daarin bijvoorbeeld geheel andere (ontschermings)stappen te volgen of geheel andere verontreinigingen te voorkomen,, terwijl dit op geen enkele wijze nog verband houdt met het technische effect van de verschilmaatregel. Het verwijt dat Teva Synthon maakt dat in de door Synthon geformuleerde probleemstelling verboden pointers naar de oplossing zouden zijn opgenomen, snijdt bovendien geen hout. Het is een specifieke verontreiniging die door de verschilmaatregel wordt voorkomen; dat is dan ook de bijdrage die het octrooi doet aan de stand van de techniek. De omstandigheid dat aan die specifieke verontreiniging wellicht eenvoudig is te zien waar het aan schort en hoe dat op te lossen, waarover hierna, maakt niet dat alsdan een verboden pointer is opgenomen in een probleemstelling die is toegespitst op die verontreiniging.

5.3.15. Vervolgens wordt overwogen dat Synthon voldoende onderbouwd heeft gesteld en Teva onvoldoende steekhoudend heeft bestreden dat een gemiddelde vakman zonder meer ertoe zou worden gebracht om bij het tegengaan van de ongewenste broomverontreining het vrije broom in het HBr/azijnzuur-mengsel te verminderen, al dan niet door het afvangen daarvan door een "scavenger" als fenol. Ten eerste zal het de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zijn waar in het productieproces de ongewenste bromering ontstaat, omdat alleen bij de eerste ontschenningsstap van voorbeeld 4 van WO 990 het tussenproduct in aanraking komt met een substantie die broom bevat, het HBr/azijnzuur. Ten tweede heeft Synthon voldoende onderbouwd gesteld - en is door Teva als zodanig niet bestreden - dat de gemiddelde vakman direct zal onderkennen dat de verontreiniging te wijten is aan het vrije broom in het HBr/azijnzuur-mengsel, alsmede hoe dit te voorkomen. Zo dit al niet tot zijn algemene vakkennis behoort, dan vindt de gemiddelde vakman dit zonder meer in de volgende passages in handboeken en publicaties waarop Synthon wijst.

Rechtbank Noord-Holland 15 april 2015, IEF 14884, (De Saint tegen Hugo Boss)
Uitspraak ingezonden door Astrid Sixma en Gert-Jan van den Bergh, Bergh Stoop & Sanders Advocaten. Beëindiging distributieovereenkomst. Geleden schade met betrekking tot goodwill.  Kledingzaak De Saint vordert van Hugo Boss schadevergoeding voor het opzeggen van een duurovereenkomst zonder zwaarwegende gronden. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit dezelfde eisen kan voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. De rechtbank oordeelt dat in casu geen zwaarwegende grond nodig was om de overeenkomst op te zeggen en evenmin aanleiding bestaat om de distributeur te veroordelen tot vergoeding van schade.

De beoordeling:

4.2. De Saint heeft gesteld dat de omstandigheden van deze zaak maken dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat Hugo Boss voor de opzegging van de overeenkomst een zwaarwegende grond nodig had. Ter onderbouwing van die stelling heeft De Saint aangevoerd dat de relatie tussen partijen al dertig jaar bestaat en dat zij door de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss in haar voortbestaan wordt bedreigd nu haar omzet in belangrijke mate afhangt van de verkoop van kleding van Hugo Boss terwijl het voor De Saint niet mogelijk is om Hugo Boss te vervangen door een ander merk. Gevolg daarvan is dat De Saint afhankelijk is van Hugo Boss. Daar komt bij dat De Saint recent investeringen heeft gedaan ten behoeve van haar winkel om aan de eisen die Hugo Boss aan winkels die haar kleding verkopen stelt, te voldoen. Ten slotte stelt De Saint dat zij schade lijdt ten gevolge van de opzegging door Hugo Boss nu de potentiële koper van de winkel om die reden is afgehaakt.

4.3. Nog daargelaten dat een grote mate van afhankelijkheid van een bestaande commerciële relatie op zichzelf niet zonder meer meebrengt dat een zwaarwegende grond voor de opzegging van die relatie aanwezig moet zijn, heeft De Saint naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in aanzienlijke mate financieel afhankelijk is van de distributieovereenkomst met Hugo Boss. Indien al sprake zou zijn van een grote afhankelijkheid van Hugo Boss aan de zijde van De Saint dan is deze afhankelijkheid niet, althans niet enkel, door de overeenkomst met Hugo Boss in het leven geroepen. De rechtbank overweegt dat op zichzelf niet in geschil is dat De Saint haar omzet in aanzienlijke mate haalt uit de verkoop van kleding van Hugo Boss. Echter, uit de door De Saint overgelegde cijfers komt naar voren dat zij ten minste een even groot deel van haar omzet uit de verkoop van kleding van andere merken haalt. [...]

4.5. Uit de stellingen van De Saint volgt dat zij Hugo Boss onder meer verwijt dat zij De Saint in 2012 voorafgaande aan de investeringen niet heeft gewaarschuwd in verband met het eind 2013 genomen besluit tot wijziging van haar distributiebeleid, zodat De Saint had kunnen afzien van de investeringen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft De Saint aangevoerd dat het niet anders kan dan dat Hugo Boss reeds in 2012 op de hoogte was van het feit dat zij haar distributiebeleid zou gaan wijzigen. De Saint kan in deze stelling niet worden gevolgd. Nog daargelaten dat niet is gebleken dat Hugo Boss in 2012 op de hoogte was van de investeringen van De Saint, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe Hugo Boss reeds in 2012 had moeten waarschuwen voor een beleidswijziging waartoe in de loop van 2013 is besloten. De Saint stelt weliswaar dat een dergelijke beslissing niet over één nacht ijs wordt genomen, doch zij onderbouwt in het geheel niet op grond waarvan reeds toen al voor Hugo Boss duidelijk moet zijn geweest dat de distributieovereenkomst met De Saint zou worden opgezegd.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Hugo Boss de distributieovereenkomst rechtsgeldig, zonder dat daartoe een zwaarwegende grond was vereist, heeft kunnen opzeggen. De vraag of het gewijzigde distributiebeleid een zwaarwegende grond vormt, behoeft derhalve geen beantwoording meer. Dat de distributieovereenkomst tussen partijen gedurende 30 jaar heeft bestaan, maakt het vorenstaande niet anders. Immers ook een langdurige relatie is in beginsel opzegbaar. De vorderingen van De Saint onder I en II zullen daarom worden afgewezen.

4.7. Onder III vordert De Saint (subsidiair) vergoeding van de door haar ten gevolge van de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss geleden schade. De Saint stelt dat zij € 200.000,- schade heeft geleden nu [A.] namens De Saint dit bedrag aan goodwill is overeengekomen met de potentiële koper van De Saint, maar de koop door de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss geen doorgang heeft gevonden.. Door de opzegging is De Saint haar waarde c.q. goodwill verloren, aldus De Saint.

4.8. Hugo Boss heeft in de eerste plaats aangevoerd dat niet is gebleken dat het niet doorgaan van de verkoop van de onderneming het gevolg is van de opzegging van de distributieovereenkomst. Daarnaast heeft Hugo Boss de hoogte van de schade betwist. Naar het oordeel van de rechtbank komt ook dit onderdeel van de vordering van De Saint niet voor toewijzing in aanmerking. Met Hugo Boss is de rechtbank van oordeel dat De Saint onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg van de opzegging van de distributieovereenkomst schade heeft geleden, laat staan in de door haar gestelde omvang. In dit verband heeft de rechtbank mede in aanmerking genomen dat Hugo Boss een opzegtermijn van twee jaren in acht heeft genomen. De Saint heeft echter afgezien van het plaatsen van pre-orders voor de najaars-en wintercollectie 2015. Dit valt niet te rijmen met de stelling van De Saint dat het wegvallen van Hugo Boss leidt tot het verlies van haar waarde c.q. goodwill. Daarbij komt dat niet is gebleken dat het niet doorgaan van de verkoop van de onderneming het gevolg is van de opzegging van de distributieovereenkomst door Hugo Boss. Voorts is niet duidelijk geworden welke gegevens ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van de waarde van de goodwill van de onderneming. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan ook niet te begrijpen dat door de opzegging van Hugo Boss de goodwill van de onderneming van € 200.000,- tot nul euro zou zijn gereduceerd. De vordering onder III zal worden afgewezen.

4.9. Ten slotte vordert De Saint onder IV Hugo Boss te veroordelen om een opzegtermijn van twee jaar gerekend vanaf de datum van de dagvaarding in acht te nemen. Aan deze vordering lijkt De Saint ten grondslag te leggen dat – als Hugo Boss terecht zou hebben opgezegd – een opzegtermijn van twee jaar in acht dient te worden genomen. Gebleken is dat Hugo Boss vanaf het moment dat zij de overeenkomst in december 2013 opzegde De Saint een termijn van twee jaar heeft gegund teneinde de relatie af te bouwen en met een andere partij in zee te gaan. In dat licht bezien ontbreekt een belang aan de zijde van De Saint bij deze vordering; Hugo Boss heeft de verlangde termijn van twee jaar gegeven.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2015, IEF 14883; ECLI:NL:RBAMS:2015:2103 (Van Gaal tegen Interbest)
Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten. Portretrecht. Tussenvonnis. Interbest verzorgt reclamecampagnes en organiseert met Night Writers een schrijfwedstrijd rondom het WK-voetbal in 2014. Interbest plaatst in een advertentie een foto met de beeltenis van Van Gaal. Geconcludeerd wordt dat Interbest inbreuk maakt op het portretrecht van Van Gaal. Dat Interbest de foto heeft gekocht via Getty Images en een licentie heeft gekregen voor het gebruik van de foto, doet hier niet aan af. Onvoldoende onderbouwd is dat ook Night Writers betrokken is geweest bij de openbaarmaking van het portret. Geen parodie, ook geen analoge toepassing van de parodie-exceptie. De rechtbank stelt Van Gaal in de gelegenheid om nader uiteen te zetten wat de hoogte is van de verzilverbare populariteit in gevallen als de onderhavige.

De beoordeling:

4.2. Op grond van artikel 21 Aw is openbaarmaking van een (niet in opdracht gemaakt) portret niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet. Volgens vaste rechtspraak kan een “redelijk belang” in de zin van het portretrecht van artikel 21 Aw ook gelegen zijn in het belang van de geportretteerde om zijn populariteit, verworven in de uitoefening van zijn beroep, te verzilveren. In het onderhavige geval beroept [de bondscoach] zich op dit - volgens hem - zorgvuldig door hem opgebouwde “commercieel” portretrecht. Dat Interbest de bewuste foto, zoals zij aanvoert, heeft gekocht via Getty Images en een licentie heeft gekregen voor het gebruik van de foto, doet er niet aan af dat er inbreuk kan worden gemaakt op het portretrecht van [de bondscoach]. Vast staat immers dat [de bondscoach] geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn portret door Interbest.

4.4. [...] Interbest heeft de foto niet gebruikt voor een nieuwsbericht, maar voor een commerciële uiting van Interbest. Dat Interbest (vrijwel) niets heeft verdiend aan het Spel, ontneemt niet het commerciële karakter aan de door haar gepubliceerde advertenties, die er immers op waren gericht haar Spel onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen. Interbest geeft verder zelf aan dat zij door deze campagne meer ‘exposure’ heeft gekregen, met name binnen de branche van ‘communicatieprofessionals’. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [de bondscoach] dan ook een redelijk belang om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn portret door Interbest ter promotie van een door Interbest georganiseerd spel.

4.5. De subsidiaire verweren van Interbest en Night Writers gaan evenmin op. Het beroep van Interbest en Night Writers dat het gebruik van de foto valt onder het citaatrecht van artikel 15a Aw of de parodie-exceptie binnen het Auteursrecht, zien immers niet op het portretrecht. En ook indien deze leestukken analoog zouden kunnen worden toegepast op het portretrecht, blijft in dit geval sprake van het gebruik van het portret in een advertentietekst en niet in (bijvoorbeeld) een kunstuiting. Het gebruikmaken voor een advertentie van de verzilverbare populariteit van een bekend persoon zonder diens toestemming, is niet opeens geoorloofd als het portret op een grappig (bedoelde) manier wordt gebruikt, of indien maar een klein (maar herkenbaar) gedeelte van het portret (functioneel) wordt gebruikt. De verzilverbaarheid blijft ook dan bij de persoon die dit in eerste instantie had kunnen verzilveren.

4.7. [de bondscoach] heeft echter naar het oordeel van de rechtbank - in het licht van het verweer van gedaagden dat Night Writers slechts betrokken is geweest bij de (organisatie van) de jurering en niet bij de marketing van het Spel - onvoldoende onderbouwd dat ook Night Writers betrokken is geweest bij de openbaarmaking van het portret van [de bondscoach] in de bewuste advertentie. [...]

4.8. Vervolgens is de vraag aan de orde welk bedrag Interbest dient te betalen als vergoeding voor het gebruik van de populariteit van [de bondscoach]. Volgens het arrest Cruijff/Tirion (HR 14 juni 2013, IER 2013/60) moet de vergoeding recht doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en moet deze in overeenstemming zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. De rechtbank zal daarom aansluiten bij de hoogte van de vergoeding die [de bondscoach] zelf had kunnen bedingen indien hij had ingestemd met het gebruik van zijn verzilverbare populariteit voor een dergelijke campagne. De vraag of [de bondscoach] feitelijk schade heeft geleden door het gebruik van het portret door Interbest (in de zin van gederfde inkomsten uit overeenkomsten met derden of een vermindering van zijn verzilverbare populariteit) doet er niet aan af dat [de bondscoach] recht heeft op vergoeding van het bedrag dat hij in dit geval voor een dergelijke campagne als vergoeding had kunnen bedingen.

4.12. De rechtbank stelt [de bondscoach] daarom in de gelegenheid om - bij voorkeur onderbouwd met stukken - nader uiteen te zetten welke bedragen [de bondscoach] in vergelijkbare gevallen vergoed heeft gekregen. Indien [de bondscoach] niet eerder vergelijkbare overeenkomsten heeft gesloten, zal zoveel mogelijk moeten worden aangeknoopt bij wat vergelijkbare personen in een vergelijkbare situaties als vergoeding hebben gevraagd. Daarbij is tevens van belang dat inzage wordt gegeven in de mate waarin een bijzonder evenement als het wereldkampioenschap voetbal de verzilverbare populariteit van [de bondscoach] (of een vergelijkbare persoon in een vergelijkbare situatie) tijdelijk verhoogt.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Op andere blogs:
AMS Advocaten
Dirkzwager

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Sinds eind maart hebben bedrijven de mogelijkheid om hun merken als .sucks domeinnaam te registreren. In de VS wordt het woord sucks vooral gebruikt om kritiek op een merk te uiten. Merkhouders kunnen tot 29 mei hun eigen merk.sucks met voorrang registreren voor $ 2.500,- per jaar. Daarna gaat het register open iedereen en kan elke particulier een .sucks-domeinnaam voor slechts $ 10,- registreren. Inmiddels is een storm van kritiek opgestoken over deze nieuwe naam, die door het Canadese bedrijf Vox Populi wordt uitgegeven. De kritiek richt zich vooral tegen de hoge prijs die merkhouders moeten betalen.

Afpersing
Maar het is niet alleen de hoge prijs die ondernemers dwars zit, ze voelen zich ook een beetje afgeperst. Immers, als merkhouder heb je de keuze uit twee kwaden: of je registreert voor $ 2.500,- je merknaam.sucks alleen om te voorkomen dat een ander hem pakt. Of je registreert niet en dan kun je er vergif op innemen dat straks een onverlaat er voor $ 10,- mee aan de haal gaat. Inmiddels kijkt ICANN, de organisatie die verantwoordelijk is voor de toekenning van domeinnamen, of het contract met Vox Populi nog opengebroken kan worden.

Klik hier voor het artikel.

Hof Amsterdam 21 april 2015, IEF 14881 (Vara tegen Pretium)
Uitspraak ingezonden door Laura Broer, Le Poole & Bekema. Mediarecht. Vara besteedt in Kassa aandacht aan klachten omtrent de dienstverlening van Pretium aan vaak oudere klanten. De rechtbank heeft op 20 november 2013 één onderdeel van de uitzending onrechtmatig bevonden. Vara is tegen dit oordeel van de rechtbank in appel gegaan. Pretium heeft daarnaast incidenteel appel ingesteld tegen het vonnis. Pretium beroept zich op het argument van hoor en wederhoor en de reikwijdte van het feitenonderzoek dat Vara had moeten behoren te verrichten. Het hof oordeelt dat de grieven van Vara slagen en de grieven van Pretium moeten worden afgewezen.

Beoordeling

3.3 De rechtbank heeft - kort gezegd - Pretium, voor zover het de zaak van Glas betreft,  in het gelijk gesteld en de gevorderde verklaring voor recht op dat onderdeel toegewezen en daarbij - uitvoerbaar bij voorraad - Vara veroordeeld dat deel van de uitzending te verwijderen uit de diverse media.

3.11 [...] Gelet op de inhoud van de uitzending, zoals de rechtbank daarvan in het feitenrelaas onder 2.11 van het bestreden vonnis een weergave geeft, is de samenvatting daarvan onder 4.7. van het vonnis [...] een adequate en toereikende weergave van de strekking van die uitzending.

3.12 [...] De in de klachten van Pretium doorklinkende opvatting dat pas over feiten zou mogen worden gepubliceerd nadat - aan de hand van gedegen eigen feitelijk onderzoek - de juistheid van de feitelijke basis van hetgeen wordt gepubliceerd min of meer onomstotelijk is komen vast te staan, kan niet als juist worden aanvaard. Deze opvatting zou betekenen dat de nieuwsvoorziening en het commentaar op nieuws in de media voor een belangrijk deel onmogelijk zou worden.

3.13 Voorts is het hof van oordeel dat, anders dan Pretium doet voorkomen, het opzeggingstraject van de aansluiting van Glas wel degelijk een weg met hindernissen is geweest. [...]

3.16 [...] Kort gezegd komt dat er op neer dat zowel voorafgaand aan de uitzending (schriftelijk) als in de uitzending (mondeling) Nyks ampel in de gelegenheid is gesteld op de uitzending respectievelijk de daarin gepresenteerde klachten te reageren. Nyks heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Tot meer was Vara niet gehouden. Hetgeen in de grieven verder op dit punt nog wordt opgemerkt, maakt dat niet anders. [...]

3.17 De conclusie is dat Vara niet onrechtmatig jegens Pretium heeft gehandeld. De principale grieven 3 en 4 slagen daarmee ook, terwijl de incidentele grieven 3a tot en met 3c, 4,5a en 5b falen. Het vonnis zal worden vernietigd. De vorderingen van Pretium worden alsnog in hun geheel afgewezen. Zij moet worden veroordeeld aan Vara terug te betalen wat Vara ter uitvoering van het bestreden vonnis aan haar mocht hebben betaald. Pretium zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en van het principale en incidentele hoger beroep.

Vanaf deze week kunt u opposities online indienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het online indienen kan via www.boip.int onder het kopje ‘Juridisch’ of via uw account op het BBIE-portaal. Het online indienen van opposities werkt grotendeels hetzelfde als op papier, maar biedt een aantal belangrijke voordelen. U kunt bijvoorbeeld altijd en overal waar u beschikking heeft over een internetverbinding opposities indienen. Daarnaast kunt u het bestreden merk en ingeroepen recht eenvoudig importeren vanuit TMview. Ook heeft u geen papieren formulieren meer nodig en ontvangt u direct na het indienen de bevestiging als pdf in uw mailbox. Het indienen van opposities op papier blijft nog steeds mogelijk. Voor deze elektronische procedure moet u inloggen op Mijn BBIE. Indien u voor andere toepassingen al een account bezit voor Mijn BBIE maken wij u erop attent dat de accountbeheerder ervoor moet zorgen dat uw accountgebruikers (medewerkers) de rechten krijgen om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe toepassing.

Bijdrage ingezonden door Léon Dijkman, Hoyng Monegier. "Intellectuele eigendom en de ‘derde industriële revolutie’". Dat 3D-printen revolutionaire mogelijkheden schept is communis opinio. Het is bovendien bepaald niet ondenkbaar dat het zal leiden tot grote veranderingen in bestaande markten. Als in de nabije toekomst een groot deel van de huishoudens over een 3D-printer beschikt kan dat de manier waarop – met name alledaagse – artikelen worden aangeschaft in vergaande mate veranderen. In deze white paper bespreken Frank Eijsvogels en Léon Dijkman, beiden advocaat bij Hoyng Monegier LLP te Amsterdam, een aantal mogelijke juridische implicaties van 3D-printen. Zij gaan onder meer in op de vraag in hoeverre de veelgemaakte vergelijking met filesharing opgaat. Moeten we vrezen voor een Pirate Bay voor 3D-prints? En wat betekent dit voor houders van intellectuele-eigendomsrechten? Kan met het huidige juridische instrumentarium een balans worden gevonden tussen hun belangen en die van degenen die zich bedrijfsmatig dan wel privé met 3D-printen bezighouden?

Vergelijkingen tussen het downloaden van CAD-bestanden voor 3D-printen van het internet met fi lesharing van films, games en muziek e.d. zijn op dit moment nog een brug te ver nu de technologie nog zodanig rudimentair is dat kosten, gebruiksgemak en kwaliteit van de prints mijlenver verwijderd zijn van het gemak van het downloaden van films of muziek. Zelfs als 3D-printen op grote schaal mogelijk wordt betekent dat niet dat alle geprinte voorwerpen door IE beschermd zullen zijn (bijv. gebruiksvoorwerpen zoals bestek, krukjes, plantenbakken die vaak een triviale vorm hebben). Dat laat natuurlijk onverlet dat het voor de relevante industrieën grote gevolgen kan hebben indien het publiek bijvoorbeeld zijn bestek niet meer in de winkel koopt maar zelf gaat printen. Er kunnen echter ook producten worden geprint die wel beschermd worden door IE-rechten. Hier liggen mogelijke conflicten met de IE-houder op de loer, met name omdat hij tegen 3D-prints in de privésfeer vermoedelijk niet zal kunnen optreden. 3D-printen is daarmee een van de meest recente voorbeelden van een technologie waarbij gebruikers controle krijgen over content, zulks ten nadele van de positie van IE-houders.

Rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2015, IEF 14878; ECLI:NL:RBMNE:2015:1096 (Corporate Web Solutions tegen Vendorlink)
Usedsoft. Overdracht softwarelicentie. Koopovereenkomst.  Een internationale licentieovereenkomst tussen CWS, een Canadese softwareleverancier en een Nederlandse afnemer (X namens Vendorlink) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst als bedoeld in het Weens Koopverdrag. Daarvoor is vereist dat in die overeenkomst een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd wordt verleend, de volledige prijs bij aanvang wordt betaald en de software wordt geleverd, al dan niet via een download. Na een dergelijke verkoop kan de verkoper doorverkoop van de software niet via een contractueel overdrachtsverbod of eigendomsvoorbehoud verhinderen, omdat dergelijke bedingen in strijd zijn met het UsedSoft-arrest van het Hof van Justitie EU. Richtlijnconforme uitleg van artikel 12b Aw - in het licht van het UsedSoft-arrest - brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht moet worden aangemerkt, zodat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

De beoordeling

Overdracht software en licentieovereenkomst

4.30. CWS en [gedaagde 1] zijn het er over eens dat in de licentieovereenkomst een bepaling is opgenomen die overdracht van de rechten uit de licentieovereenkomst verbiedt. Daaraan zijn partijen derhalve - in verbintenisrechtelijke zin - in beginsel gebonden.

4.31. [gedaagde 1] en Vendorlink betwisten evenwel de geldigheid van dit beding, en doen in dat kader een beroep op het UsedSoft-arrest.

4.32. Uit artikel 4 sub a CISG volgt dat dit verdrag geen betrekking heeft op de geldigheid van de overeenkomst of van de daarin vervatte bedingen. Dit betekent dat voor de geldigheid van het overdrachtsverbod moet worden beoordeeld welk recht daarop van toepassing is. De rechtbank begrijpt het oordeel van het Hof van Justitie in r.o. 77 van het UsedSoft-arrest (“Bijgevolg kan de houder van het betrokken recht op grond van deze bepaling, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht verbieden, zich niet meer tegen wederverkoop van die kopie verzetten.”) aldus dat hij in aanvulling op de uitputtingsregel van artikel 4 van de Softwarerichtlijn een regel heeft gegeven over de geldigheid van bedingen die met deze uitputting in strijd zijn. Dit betekent dat de geldigheid van het overdrachtsverbod beoordeeld moet worden aan de hand van het recht dat op de auteursrechtelijke grondslag van toepassing is, en dus aan de hand van de Nederlandse Auteurswet.

4.33. Vervolgens dient beoordeeld te worden of het UsedSoft-arrest van toepassing is op het onderhavige geschil. Daarvoor is een auteursrechtelijke beoordeling nodig die hierna zal plaatsvinden.

4.36. Uit artikel 1 lid 2 Auteursrechtrichtlijn vloeit voort dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de rechtsbescherming van computerprogramma’s, zoals deze onder meer in de Softwarerichtlijn is vormgegeven. De Softwarerichtlijn wordt in dit kader dus als een lex specialis beschouwd (UsedSoft-arrest r.o. 56). In het arrest Nintendo/PC Box (23 januari 2014, C-355/12) heeft het Hof van Justitie over mogelijke samenloop van deze richtlijnen geoordeeld dat de Softwarerichtlijn beperkt is tot computerprogramma’s, en dat de Auteursrechtrichtlijn van toepassing is, indien het werk bestaat uit “complex materiaal dat niet alleen een computerprogramma bevat, maar ook grafische en geluidselementen die, hoewel zij in computertaal zijn gecodeerd, een eigen scheppende waarde hebben die niet tot deze codering kan worden beperkt”. Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval van zo’n complex, met een videogame vergelijkbaar computerprogramma geen sprake: de grafische vormgeving van de diagrammen e.d. die met de software worden gegenereerd, speelt in de software van CWS een ondergeschikte rol. Dit betekent dat daarop alleen de uitputtingsregeling van de Softwarerichtlijn van toepassing is.

4.37. In het UsedSoft-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat er ook sprake is van “eerste verkoop van een kopie van een computerprogramma” in de zin van artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn, indien de houder van het auteursrecht:
- het downloaden van een kopie van het computerprogramma op een gegevensdrager heeft toegestaan,
- een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend en
- daarvoor een vergoeding kan ontvangen die overeenstemt met de economische waarde van deze kopie.

4.39. De kwalificatie van deze handelingen als “eerste verkoop” in zin van artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn heeft tot gevolg dat het distributierecht van CWS voor de aan [gedaagde 1] ter beschikking gestelde kopie van haar softwareprogramma is uitgeput ex artikel 12b Auteurswet. Richtlijnconforme uitleg van deze bepaling - in het licht van het UsedSoft-arrest - brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht moet worden aangemerkt, zodat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Daarvoor biedt de Auteurswet ook ruimte, nu de wetgever het in beginsel aan de rechter heeft overgelaten om de status van een bepaling van deze wet als dwingend of regelend recht aan te merken (Eerste Kamer 2003-2004, 28482, nr. C, p. 2 (Memorie van Antwoord)). Nu de uitputtingsregel van artikel 12b Auteurswet niet alleen strekt ter bescherming van één van partijen, maar van het algemeen belang om afscherming van markten te voorkomen, moeten bedingen die daarmee in strijd zijn als nietig worden gekwalificeerd ex artikel 3:40 lid 2 BW.

4.40. Daardoor kan CWS zich niet meer op grond van de in de licentieovereenkomst opgenomen bepaling die overdracht van de rechten uit hoofde van de licentieovereenkomst verbiedt, tegen verdere overdracht van de aan [gedaagde 1] verkochte kopie verzetten. In zoverre is deze bepaling dan ook niet geldig.

4.41. Het voorgaande betekent dat [gedaagde 1] het recht heeft om zijn kopie van de betreffende software aan Vendorlink te verstrekken (dan wel deze opnieuw te laten downloaden van de website van CWS) en de rechten uit de licentieovereenkomst aan Vendorlink over te dragen.

4.42. Wel diende [gedaagde 1] zijn eigen kopie op moment van verkoop daarvan onbruikbaar te maken om geen inbreuk te maken op de reproductierechten van CWS (UsedSoft r.o.70). CWS stelt in haar antwoordakte op dit punt dat [gedaagde 1] hierover niets heeft gesteld en ook geen bewijsaanbod heeft gedaan. De rechtbank constateert evenwel dat een dergelijke stelling besloten ligt in het betoog van [gedaagde 1] in zijn akte van uitlating inhoudende dat CWS aan hem een kopie van de software heeft verkocht (3.22), en hij de eigendom van de kopie vervolgens heeft overgedragen aan Vendorlink (3.24), terwijl “het nooit zo is geweest” dat [gedaagde 1] en Vendorlink tegelijkertijd de software hebben gebruikt (3.28). Dit betoog sluit ook naadloos aan bij de bedoeling van [gedaagde 1] - die deze al bij het sluiten van de licentieovereenkomst aan CWS kenbaar heeft gemaakt - om de software slechts op de website www.vendorlink.nl te gebruiken.

4.43. Afgezien daarvan geldt dat het Hof van Justitie in r.o. 79 van het UsedSoft-arrest de verantwoordelijkheid om vast te stellen of de verkoper van een dergelijke kopie deze onbruikbaar heeft gemaakt, is neergelegd bij de houder van het auteursrecht, aangezien hij de sleutel in handen heeft om technische beschermingsmaatregelen toe te passen die dit waarborgen, zodat een bewijsaanbod op dit punt van de zijde van [gedaagde 1] niet kon worden gevergd.

4.44. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [gedaagde 1] niet in strijd heeft gehandeld met de licentieovereenkomst door de rechten uit hoofde van de door hem met CWS gesloten licentieovereenkomst over te dragen aan Vendorlink, en evenmin dat hij kan worden aangesproken uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Voor zover de vorderingen jegens [gedaagde 1] op deze grondslagen zijn ingesteld, kunnen deze niet worden toegewezen.

4.45. De rechtbank overweegt ten slotte dat het voorgaande oordeel niet anders zou zijn, indien geoordeeld zou moeten worden dat het computerprogramma van CWS wel een “complex computerprogramma” is als bedoeld in het arrest Nintendo/PC Box. Immers, ook in dat geval ligt het voor de hand dat het Hof van Justitie de uitputtingsregeling die is neergelegd in artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn zal uitleggen in lijn met zijn arrest in de zaak UsedSoft, en wel in het licht van het volgende:
    -    de in deze richtlijn en de Softwarerichtlijn gebruikte begrippen hebben in beginsel dezelfde betekenis (r.o. 60 UsedSoft-arrest),
    -    punten 28 en 29 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn en het Auteursrechtverdrag lijken de uitputting van het distributierecht te koppelen aan de tastbare vastlegging van een werk, maar blijkens de tweede zin van r.o. 60 van het UsedSoft-arrest gaat het Hof van Justitie daar niet zonder meer in mee (“al mocht volgen”),
    -    de Auteursrechtrichtlijn dateert uit 2001. Blijkens het Groenboek van de Europese Commissie die uiteindelijk tot de Auteursrechtrichtlijn heeft geleid (pagina’s 44 en verder) is het onderscheid tussen stoffelijke en niet-stoffelijke werken in de considerans ingegeven door een verschil dat destijds als noodzakelijk werd beschouwd tussen een stoffelijk en een onstoffelijk werk, namelijk dat bij laatstgenoemd werk sprake is van het verlenen van een dienst, die moeilijk het voorwerp van uitputting kan zijn. Bij een onstoffelijk werk werd met name gedacht aan uitzending, verhuur of uitlening, dus handelingen die in principe een onbeperkt aantal malen kunnen worden herhaald en waarbij elke herhaling geldt als een aparte handeling waarvoor afzonderlijke toestemming vereist is. Hieruit blijkt dat destijds niet werd gedacht aan de mogelijkheid om werken via een download duurzaam ter beschikking te stellen aan een gebruiker. In zoverre is de ratio aan het onderscheid dan ook komen te ontvallen.
    -    het in de literatuur opgeworpen argument dat er - anders dan in de Softwarerichtlijn (artikel 5 lid 1 van de Softwarerichtlijn) - geen bepaling is opgenomen die (niet tijdelijke) reproductie toestaat die noodzakelijk is om de rechtmatige verkrijger in staat te stellen het werk voor het beoogde doel te gebruiken, zal het Hof van Justitie vermoedelijk pareren met dezelfde economisch georiënteerde redenering als is opgenomen in overwegingen 61 tot en met 63 van het UsedSoft-arrest.