Rechtbank Amsterdam 14 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4716 (Earth Water International LTD. tegen Upstream Advertising B.V.)
EWI is een Canadese vennootschap die zich bezighoudt met de verkoop van flessenwater. EWI is sinds 5 2005 houdster van het Canadese merkrecht op het woordbeeldmerk "Earth Water". In 2007 is in Nederland de rechtspersoon EWE opgericht. EWI heeft met EWE een overeenkomst gesloten om het merk te gebruiken. Upstream is met EWE overeengekomen dat zij de (beeld)merken zou ontwerpen en in ruil daarvoor de merkrechten zou verkrijgen. Upstream heeft verscheidene woordbeeldmerken "Earth Water" (zie verder) in de Benelux en Europa ingeschreven. Ook heeft Upstream domeinnamen met het merk geregistreerd. EWI vordert de overdracht en/of nietigverklaring van de door Upstream ingeschreven merken en domeinnamen, op straffe van een dwangsom. Ook vordert zij nietigverklaring van de gemeenschapsmerken. EWI stelt dat zij nooit toestemming heeft gegeven voor registratie van de merken en de registraties ter kwader trouw zijn gedaan.

De rechtbank kan nu niet vaststellen dat Upstream op de momenten van de depots te kwader trouw was. Zonder nadere toelichting, kan evenmin worden aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. De vorderingen van EWE tot overdracht en/of nietigverklaring worden afgewezen. Upstream mag ook de domeinnamen voeren nu zij merkhouder is. De rechtbank verwijst de zaak met betrekking tot de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk door naar de rechtbank Den Haag.

De beoordeling
4.5 Door het Hof van Justitie van de Europese Unie is op 27 juni 2013 bepaald (HvJEU: C-320/12:) dat het begrip „kwade trouw” in de zin van de toepasselijke richtlijn – en derhalve ook in de zin van het BVIE – een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is.

4.7 Upstream heeft aangevoerd dat zij tot het deponeren van de merken bevoegd was omdat zij met EWE daarover een overeenkomst had gesloten. Achtergrond van die overeenkomst, aldus Upstream bestond eruit dat EWE in financiële problemen was. Dat leidde er toe dat enerzijds EWE geen middelen had om Upstream voor het ontwerpen van het beeldmerk te betalen en anderzijds het risico bestond dat bij een deconfiture de merkrechten in de boedel zouden achterblijven. Er is toen overeengekomen tussen EWE en Upstream, dat Upstream de (beeld)merken zou ontwerpen en daarvoor in plaats van betaling de merkrechten zou verkrijgen en dat EWE de eerste vijf jaar om niet een licentie voor het gebruik van de merken zou krijgen en daarna tegen betaling van de in de overeenkomst genoemde vergoeding.

4.8 Deze lezing van Upstream acht de rechtbank acht onvoldoende gemotiveerd weersproken De tekst van de e-mail van [naam 6] genoemd in r.o. 2.11, is op dit punt voldoende duidelijk Door EWI is niet betwist dat [naam 6] op dat moment bestuurder van EWI was. Zij voert slechts aan dat hieruit geen toestemming van EWI voor toe-eigening door Upstream van de merken en domeinnamen blijkt. Dat moge zo zijn, maar niet is weersproken dat namens EWI werd aangestuurd op merkenregistratie door Upstream. Dat na 2008 het gevaar op faillissement zou zijn geweken, zoals EWI stelt, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd nu in februari 2009 EWI nog spreekt van een “cash flow crunch” en schrijft “[we] are still desperately short of cash for US production”. Dat en wanneer de situatie wezenlijk anders is geworden, is door EWI niet – voldoende onderbouwd – gesteld. Voor zover al moet worden aangenomen dat EWI geen expliciete toestemming heeft gegeven, zijn door EWI onvoldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat Upstream op die momenten te kwader trouw (in de zin van de richtlijn en het verdrag) handelde. De wetenschap van het gebruik van het overeenstemmende Canadese merk door EWI is daartoe immers – zeker in deze omstandigheden – niet voldoende. Niet gesteld of gebleken is dat de merken door Upstream zijn gedeponeerd in de periode dat [naam 4] en [naam 3] EWE al hadden verlaten of daartoe de intentie al hadden. De stellingen van EWI omtrent het handelen van [naam 3] en [naam 4] in de relatie tussen EWE en UNCHR zijn niet relevant voor de vraag of het depot te kwader trouw geschiedde.

4.10 Dat wil zeggen dat niet is komen vast te staan dat op de momenten van depot Upstream te kwader trouw was.

4.11. Aangezien de rechtbank gehouden is de rechtsgronden aan te vullen, dient de rechtbank te beoordelen of de door EWI gestelde feiten – indien bewezen – een onrechtmatige daad jegens haar door Upstream opleveren. De rechtbank is van oordeel dat dat niet geval is. Zoals hiervoor overwogen is niet gebleken dat Upstream te kwader trouw was toen zij de merken deponeerde. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan evenmin aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. Niet betwist is dat Upstream daadwerkelijk werkzaamheden – zoals het ontwerp van het ook door EWI gebruikte logo – heeft verricht en evenmin is betwist dat zij voor die werkzaamheden geen vergoeding ontvangen heeft. Dat zij vervolgens, samen met [naam 3] en [naam 4], de merken is gaan exploiteren, is niet zonder meer misbruik van de haar toekomende merkenrechten en evenmin – zonder meer – onrechtmatig jegens EWI. Daarbij speelt met name een rol dat EWI wel betwist dat zij toestemming heeft gegeven voor registratie door Upstream – hetgeen zich niet laat rijmen met de e-mail van [naam 6] – maar niet voldoende toelicht wat tussen partijen te gelden had en derhalve niet wat zij Upstream verwijt.

Op andere blogs:
DomJur

Benelux woordmerk
Benelux beeldmerk
Internationaal woordmerk
Internationaal beeldmerk
Europees woordmerk
Earth coffee Europees woordmerk
Earth Benelux woordmerk

HvJ EU 3 oktober 2013, zaak C-170/12 (Pinckney tegen KDG Mediatech) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Cour de cassation.
Materiële drager waarop beschermd werk wordt gekopieerd. Terbeschikkingstelling via internet. Bepaling van plaats waar schade is ingetreden.

Uitlegging van artikel 5, punt 3 EEX. Bevoegdheid van de nationale rechter ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad. Criteria om „plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” te bepalen. Inbreuk op vermogensrechten van auteur veroorzaakt door feit dat content in gedematerialiseerde vorm of materiële drager waarop deze content is gekopieerd op internet werd geplaatst. Voor publiek bestemde content. Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 5, punt 3 [EEX-Verordening] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat werk heeft gekopieerd op een materiële drager die vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

Gestelde vraag:

1)      Moet artikel 5, punt 3, van [de] verordening [...] aldus worden uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten door op internet geplaatste content,
– de persoon die zich gelaedeerd acht, bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest, een vordering kan instellen tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht,
of
– moet deze content bovendien bestemd zijn of zijn geweest voor het op het grondgebied van die lidstaat gevestigde publiek, of moet er sprake zijn van een ander aanknopingspunt?
2) Moet de eerste vraag op dezelfde wijze worden beantwoord wanneer de beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten niet voortvloeit uit het feit dat content in gedematerialiseerde vorm op internet werd geplaatst, maar, zoals in casu, uit het feit dat een materiële drager waarop deze content is gekopieerd, op internet wordt aangeboden?

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog (Jurisdiction in EU copyright cases: accessibility of a website is a criterion)
MediaReport (Pinckney-arrest HvJ EU: welke rechter bevoegd bij online auteursrechtinbreuk?)
Out-law (Copyright holders have qualified right to bring claims of 'internet sale' infringements before any court within the EU)

Uit het persbericht: Op 2 oktober 2013 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in de bodemprocedure Sena - Dance-eventorganisatoren [IEF 13096]. Hiermee is duidelijkheid ontstaan over de grondslag en de hoogte van de billijke vergoeding voor de openbaarmaking van muziek op dance-events. Door het vonnis zijn de organisatoren van dance-events verplicht tot het betalen van een billijke vergoeding aan Sena, de organisatie die de naburige rechten van artiesten en producenten vertegenwoordigt.

Tevreden met uitspraak
Markus Bos, algemeen directeur van Sena: "Jarenlang hebben Sena en de organisatoren geprobeerd om in goed overleg te komen tot een bepaling van de grondslag en hoogte van een billijke vergoeding voor de openbaarmaking van muziek op dance-events. Toen bleek dat partijen er gezamenlijk niet uit konden komen, heeft Sena middels een rechtszaak aan de rechtbank Den Haag gevraagd om te komen tot een vaststelling van een grondslag en vergoeding. Er bleek in deze helaas geen andere manier om uit de ontstane impasse te komen.

Wij zijn tevreden met de uitspraak in deze zaak, zeker voor zover het de toekomst betreft. De rechter heeft bevestigd dat een percentage van de recette de meest geëigende grondslag is om tot een billijke vergoeding te komen. Het percentage dat de rechter daarbij heeft vastgesteld is 1,5%. Dat vinden wij wel wat aan de magere kant. Bij een gemiddelde toegangsprijs van 50 euro komt de vastgestelde vergoeding dan uit op 0,75 euro per betalende bezoeker. Bij dance-events waar geen toegangsprijs wordt gevraagd moet 7,5 eurocent per bezoeker worden betaald.

Gezien het feit dat deze procedure jarenlang heeft geduurd, heeft de rechter ook een standpunt ingenomen ten aanzien van de voorbije jaren. Hij heeft geoordeeld dat de periode 2004-2013 dient te worden afgerekend op basis van het zogenaamde 'discothekentarief' zoals werd voorgesteld door de gemeenschappelijke dance-organisatoren. Omgerekend komt dat tarief uit op ruim 10 eurocent per bezoeker. Als gevolg van deze uitspraak zullen clubs en discotheken, wanneer zij dance-feesten organiseren waarvoor een toegangsprijs wordt berekend aan bezoekers, met ingang van 2014 ook 1,5% van de recette af gaan dragen aan Sena".

Bos vervolgt:

"De dancesector is jaarlijks goed voor ruim een half miljard euro*. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat grote dance-events in 2011 een economisch belang van 137 miljoen euro vertegenwoordigden, met een aandeel van 46 miljoen euro voor recettes. Het is niet meer dan rechtvaardig dat artiesten en producenten, wiens muziek een essentieel onderdeel van het succes van dance-evenementen vormt, hiervoor een eerlijke vergoeding wordt betaald. Gesteund door deze uitspraak kunnen wij hen nu gaan geven waar zij op grond van de Wet op de naburige rechten feitelijk recht op hebben: een vergoeding voor het openbaar gebruik van hun muziek. Wij gaan ervan uit dat de dance-eventorganisatoren de redelijkheid van deze grondslag en het tarief inzien en dat we op korte termijn tot definitieve overeenkomsten kunnen komen, om zodoende weer vooruit te kunnen kijken".

* Bron: ‘Dance-onomics: the economic significance of EDM in the Netherlands’, door EVAR Advisory Services uitgevoerd in opdracht van ADE, ID&T en Buma/Stemra, 2012.

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1209 (TEVA Pharma tegen Sanofi)
Octrooirecht. ABC. Zie ook: IEF 13018. Sanofi is houder van Aanvullend Beschermingscertificaat (het combinatie-ABC) voor irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (HTCTZ). Irbesartan en HCTZ worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, een veel voorkomende aandoening die kan leiden tot ernstige vaatziekten. Dit combinatie-ABC is verleend op basis van een een EP 0454 511. Teva vordert vernietiging van het combinatie-ABC, met veroordeling van Sanofi in de proceskosten ex 1019h Rv.

De rechtbank beoordeelt de inventiviteit van het onderliggende Europees octrooi. De rechtbank kijkt naar de meest nabij gelegen stand van techniek, een artikel van Chiu en een octrooi van Du Pont. Sanofi heeft willekeurig één van de alternatieven, beschikbaar na de analyse van Du Pont, gekozen en dat is niet inventief. Daarmee valt de grondslag voor het combinatie ABC weg en moet het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening worden vernietigd. Sanofi wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

De beoordeling
4.16. De rechtbank overweegt als volgt. Op zich is juist, zoals Sanofi stelt, dat in de regel een “pointer” of motivatie nodig is om de gemiddelde vakman de richting naar de uitvinding te wijzen wil inventiviteit ontbreken. Ten onrechte echter trekt Sanofi daaruit de conclusie dat die “pointer” of motivatie bij het enkel vinden van een alternatief voor de dichtstbijzijnde stand van de techniek, specifiek en eenduidig naar (uitsluitend) de geclaimde oplossing dient te wijzen. Alle alternatieven moeten immers als een oplossing van het gestelde probleem worden gezien, zolang van die alternatieven redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze werkzaamheid behouden, een gemiddelde vakman deze in overweging zou nemen en hij ze op conventionele wijze kan synthetiseren zonder “undue burden”. Dat betekent evenzeer dat alle alternatieven die aan die voorwaarden voldoen, niet inventief zijn. Zie de volgende uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0821/97, r.o. 6.4; T0852/91, r.o. 8.2; T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10.

4.17. Anders gezegd, bij gebreke aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, hetgeen bij irbesartan niet aan de orde is zoals hiervoor onder 4.5. en 4.6. overwogen), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (die na SAR-analyse van DuP 753 beschikbaar zijn) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Zie een lange lijn van uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10, T0345/07, r.o. 4.7.3, T0012/07, r.o. 4,1,6, T0423/08, r.o. 2.3.5, T0931/04, r.o. 4.11.1.

4.18. Aldus kan er geen andere conclusie zijn dan dat conclusie 7 niet inventief is. Dat Du Pont irbesartan niet ook heeft gevonden en geclaimd in haar octrooiaanvragen maakt dit oordeel niet anders. Sanofi heeft de gemotiveerde stelling van Teva dat alsdan ook conclusie 20, irbesartan in combinatie met een diureticum, voor de hand ligt, niet bestreden zodat ook die conclusie moet sneuvelen. Evenmin heeft Sanofi betwist dat bij die stand van zaken de grondslag voor het combinatie ABC is weggevallen en het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening moet worden vernietigd. De overige argumenten van Teva behoeven gelet hierop geen nadere bespreking meer.

Op andere blogs:
NLO (Aanvullend beschermingscertificaat vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit)

Antwoord op kamervragen over de trage uitbetaling van rechten door Buma/Stemra, Aanhangsel Handelingen II, 2013-2014, nr. 112.
Vraag 1 Is het u bekend dat nog altijd ontevredenheid bestaat onder artiesten over het uitkeringssysteem van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra?
Ja, ik ben bekend met berichten in de media dat er onder bepaalde artiesten ontevredenheid bestaat over de uitbetaling door Buma/Stemra.

Vraag 2 Hoeveel klachten zijn er in de afgelopen 24 maanden geregistreerd van artiesten en wat was de aard van de klachten?
Op advies van het College van Toezicht Auteursrechten maakt Buma/Stemra een onderscheid tussen klachten en commentaren.
Een klacht is iedere schriftelijke melding, niet zijnde een commentaar, van een bij Buma/Stemra aangesloten auteur of uitgever waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Deze klachten worden afgehandeld via een interne klachten bezwaarcommissie. In de afgelopen 24 maanden is er slechts één klacht ingediend bij Buma/Stemra.

Wanneer een klacht betrekking heeft op besluiten van het bestuur of de directie van Buma/Stemra kan een rechthebbende, nadat de interne klachtenprocedure is afgerond, in beroep gaan bij de Geschillencommissie Buma/Stemra. De Geschillencommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die afkomstig is uit de rechterlijke macht. Op dit moment zijn bij de Geschillencommissie geen zaken in behandeling.

Een commentaar is een opmerking door een aangesloten componist, tekstdichter of muziekuitgeverij over een uitbetaling (of gebrek daaraan) naar aanleiding van het gebruik van zijn muziekwerk. Commentaren worden op het niveau van een individueel muziekwerk behandeld, omdat ieder muziekwerk andere rechthebbenden kan hebben. Dit komt omdat bij elk werk andere componisten, tekstdichters of uitgeverijen betrokken kunnen zijn, die elk voor een verschillend percentage kunnen meedelen in de opbrengst. Commentaren worden gemiddeld binnen drie maanden afgehandeld.

In 2012 was er bij circa 1% van de 1,5 miljoen muziekwerken sprake van een commentaar (16.057). In 2013 zijn er 6.726 commentaren ingediend. Ongeveer 1.800 commentaren zijn in nader onderzoek. Deze commentaren zijn terug te voeren tot ongeveer 190 leden van de 22.000 leden en aangeslotenen bij Buma/Stemra.

Van de circa 190 leden, die commentaar hebben ingediend, hebben de commentaren van 95 leden niet direct betrekking op Buma/Stemra zelf, maar op het muziekgebruik in het buitenland. Het beheer van deze rechten is niet in handen van Buma/Stemra, maar van buitenlandse collectieve beheersorganisaties. Buma/Stemra zoeken deze commentaren uit door, namens haar leden, in contact te treden met buitenlandse collectieve beheersorganisaties.

Vraag 3 Kent u de berichten dat de geïnde gelden van Spotify langer op de plank blijven liggen bij Buma/Stemra dan wenselijk?

Nee, mij zijn daarover geen berichten bekend.

Vraag 4 en 5. Welke normen gelden voor de repartitie aan artiesten en in hoeverre worden deze normen door Buma/Stemra gehaald? Deelt u de mening dat de inkomenspositie van de artiest in het geding is als de uitkering onnodig lang op zich laat wachten, terwijl Spotify wel snel afdraagt aan Buma/Stemra? Zo ja, bent u bereid Buma/Stemra aan te spreken op de gang van zaken met betrekking tot de repartitie?

De Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten schrijft voor dat collectieve beheersorganisaties uiterlijk binnen drie kalenderjaren, volgend op het jaar van inning, de ontvangen gelden verdelen onder de rechthebbenden (art. 2 lid 2 sub g).

Buma/Stemra stellen in hun eigen repartitiereglement, waarin de regels zijn vastgelegd over de verdeling van gelden van rechthebbenden aangesloten bij Buma, dat zij streven naar een verdeling van de ontvangen gelden, in het kalenderjaar, volgend op het jaar van ontvangst, maar uiterlijk binnen een periode van drie kalenderjaren volgend op het jaar van ontvangst.

De vergoeding van Spotify die Buma/Stemra in 2010 hebben ontvangen, zijn in 2012 aan de rechthebbenden uitgekeerd. De vergoeding die in 2011 is ontvangen is gedeeltelijk uitgekeerd en het restant wordt uitgekeerd in oktober 2013. In oktober worden eveneens de gelden van 2012 uitgekeerd. De reden dat er vertraging zit tussen het moment van ontvangst van de gelden en het moment van uitbetaling, ligt onder andere in de complexiteit van het analyseren van online datagebruik en de toenemende internationale regelgeving.

Gelet op het feit dat de uitkeringen binnen de gestelde wettelijke termijn plaatsvinden, zie ik geen aanleiding de gang van zaken bij Buma/Stemra met betrekking tot de repartitie onder de aandacht te brengen van het College van Toezicht Auteursrechten.

HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier,  C122/12P - dossier.
Zie eerder IEF 10688 en IEF 12658. Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk. Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn. Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Niet-tijdige overlegging van documenten. Hogere voorzieningen tegen arresten van het Gerecht van 16 december 2011, Rintisch / BHIM (T-62/09; T-109/09; T-152/09). Inhoudende de verwerping van beroep strekkende tot vernietiging van eerdere beslissingen inhoudende verwerping van beroepen tegen de beslissingen van de opossitieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie ingesteld tegen inschrijving van de woordmerken "PROTI SNACK", "PRO VITAL" en "PROTIACTIVE". Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Het Hof van Justitie EU verwerpt de hogere voorzieningen.

De bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de merken die Rintisch moest overleggen zijn nauwkeurig en uitputtend opgesomd in 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Hogere voorziening
C-120/12P
36. Niettemin dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 39 van de litigieuze beslissing heeft aangegeven dat, indien zou worden verklaard dat zij beschikte over een beoordelingsvrijheid om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met te laat overgelegde documenten, zij die in elk geval in het nadeel van opposant zou hebben uitgeoefend. Zij heeft vervolgens in de punten 40 tot en met 43 van die beslissing de rechtvaardigingsgronden daarvoor uiteengezet.

37. Deze gronden, die de kamer van beroep subsidiair aanvoert om te weigeren rekening te houden met bewijzen die door Rintisch te laat zijn overgelegd, kunnen het gebrek in de litigieuze beslissing slechts herstellen indien op basis daarvan kan worden geoordeeld dat de kamer van beroep de beoordelingsvrijheid die zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft, daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, gemotiveerd en naar behoren rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te beslissen of het voor haar beslissing nodig was, met de niet tijdig overgelegde bewijzen rekening te houden (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 110).

38. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde reden kan zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten of bewijzen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (reeds aangehaalde arresten BHIM/Kaul, punt 44, en Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, punt 113).

39. Voor zover Rintisch in casu zijn oppositie met name heeft gebaseerd op drie ingeschreven Duitse merken, zijn de bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van deze merken die hij tijdens de oppositieprocedure moest overleggen, nauwkeurig en uitputtend opgesomd in regel 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid dus op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 10-66 (Sena tegen Organisatoren Dance Events)
Ingezonden door Bjorn Schipper, Bousie advocaten
SENA is krachtens de Wet op de Naburige Rechten aangewezen als rechtspersoon belast met de inning van de billijke vergoeding voor het openbaarmaking van een "fonogram" zonder toestemming van de producent, uitvoerend kunstenaar of hun rechtsverkrijgenden. SENA vordert van gedaagden een billijke vergoeding van door hen georganiseerde dance events vastgesteld op het dance events-tarief. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om het dance events-tarief is voor events in het verleden in rekening te brengen. SENA heeft horeca-instellingen die dance events hebben georganiseerd, de afgelopen jaren aangeslagen voor een lager tarief, namelijk het discothekentarief.

Voor de toekomst is de rechtbank van oordeel dat het dance events-tarief uitgaat van een goede grondslag voor berekening. Het tarief is gerelateerd aan de recette van het evenement, dat wil zeggen aan het aantal verkochte toegangskaarten maal de toegangsprijs. Deze vergoeding is controleerbaar en berekenbaar. Ook is het tarief van 1,5% van de recette billijk. Het is lager dan het BUMA-tarief, gelijk aan de vergoeding van commercële radiostations en ook horecagelegenheden moeten in de toekomst het dance event-tarief betalen.

Gedaagden moeten voor het verleden het destijds geldende discothekentarief betalen en voor de toekomst 1,5% van de recette. Gedaagden moeten binnen vier weken de gegevens verschaffen om de verschuldigde billijke vergoeding vast te stellen.

Het geschil
3.1. SENA vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
A. de in artikel 7 lid l WNR bedoelde billijke vergoeding voor het openbaarmaken van fonogrammen door gedaagden op de door hen georganiseerde dance events vaststelt op het dance events-tarief, danwel (subsidiair) vastgestelt op een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding,
B. gedaagden gebiedt om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle gegevens aan SENA te verschaffen die nodig zijn om de door ieder der gedaagden verschuldigde billijke vergoeding vast te stellen, welke gegevens betrekking dienen te hebben op alle dance events die gedaagden sinds 1 januari 2004 tot het moment van betekening van het te dezen te wijzen vonnis hebben georganiseerd;
C. gedaagden veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.2. SENA heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de door haar voorgestelde vergoeding billijk is in de zin van artikel 7 WNR. Gedaagden voeren verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een model voor de berekening van de billijke vergoeding in de zin van artikel 7 WNR aan twee voorwaarden moet voldoen (HVJ EG 6 februari 2003, C—245/00, LINAJ999 l , SENA/ÍVOS). Ten eerste moet het model een juist evenwicht bereiken tussen het belang van uitvoerende kunstenaars en producenten om een vergoeding voor de uitzending van een bepaald fonogram te ontvangen en het belang van derden om dit fonogram onder redelijke voorwaarden te kunnen uitzenden, Ten tweede mag het model niet in strijd zijn met enig beginsel van het Unierecht, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Het is aan de lidstaten om binnen deze grenzen de meest relevante criteria op hun grondgebied vast te stellen.

4.8. Toepassing van het door SENA voorgestelde vergoedingsmodel op evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden, stuit af op de voorwaarde dat het model niet in strijd mag zijn met het gelijkheidsbeginsel. Gedaagden hebben namelijk aangevoerd dat SENA horecainstellingen die dance events hebben georganiseerd, de afgelopen jaren heeft aangeslagen voor een tarief dat aanzienlijk lager is dan het dance events-tarief. SENA heeft dat onvoldoende weersproken. SENA heeft zich in deze procedure weliswaar op het standpunt gesteld dat het dance events-tarief ook van toepassing is op horeca-instellingen, maar zij heeft uitdrukkelijk erkend dat de horeca-instellingen de afgelopen jaren niet het dance events-tarief hebben betaald, maar slechts het discotheken-tarief. Gesteld, noch gebleken is dat SENA wel inspanningen heeft verricht om een op het dance events-tarief gebaseerde vergoeding ook bij de horeca-instellingen te incasseren of dat zij dat tarief.

4.9. Het hanteren van verschillende tarieven ten aanzien van gedaagden en horeca- instellingen is strijdig met het gelijkheidsbeginsel omdat niet in geschil is dat de door gedaagden georganiseerde dance events in alle relevante opzichten gelijk zijn aan de door horeca-instellingen georganiseerde dance events. Dat ook SENA het daarmee eens is, blijkt uit het feit dat SENA in deze procedure ook zelf het standpunt inneemt dat het dance events- tarief ook van toepassing is op door horeca-instellingen georganiseerde dance events. Evenmin in geschil is dat het dance events-tarief dat SENA in rekening wil brengen bij gedaagden aanzienlijk hoger is dan het discotheken-tarief dat de horeca—instellingen hebben betaald voor de door hen georganiseerde dam-e events.

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de primaire vorderingen van SENA om de door gedaagden verschuldigde vergoeding vast te stellen op het dance events-tarief moet worden afgewezen voor zover de vordering betrekking heefi op het verleden. Een in goede justitie vastgestelde vergoeding, zoals SENA subsidiair vordert, komt voor die periode uit op het discotheken-tarief. toekomst.

4.11. SENA heelt ter zitting verklaard dat zij werk zal maken van de inning van het dance events-tarief bij de horeca-instellingen zodra in deze zaak duidelijkheid is verkregen over de hoogte van dat tarief. Gedaagden hebben dat niet weersproken. Daarom moet worden aangenomen dat na dit vonnis SENA het dame evenrs-tarief op gelijke wijze zal toepassen ten aanzien van gedaagden en horeca-instellingen die dance events organiseren en dat het beroep van gedaagden op het gelijkheidsbeginsel in zoverre niet opgaat. Hieronder zal worden beoordeeld of het door SENA voorgestelde tarief ook voldoet aan de andere criteria voor de vaststelling van een billijke vergoeding.

4.12. De rechtbank is met SENA van oordeel dat het dance events-tarief uitgaat van een goede grondslag voor de berekening van de in artikel 7 WNR bedoelde billijke vergoeding. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de billijkheid van de vergoeding met name moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de waarde van het betreffende muziekgebruik in het handelsverkeer. Het door SENA voorgestelde model beantwoordt aan die eis omdat het dance eventr-tarief is gerelateerd aan de recette van het evenement, dat wil zeggen aan het aantal verkochte toegangskaarten maal de toegangsprijs. Die recette vormt een goede indicatie van de waarde van het dance event en daarmee voor de waarde van de tijdens het evenement gebruikte muziek. De muziek vormt immers een essentieel onderdeel van het evenement. Dat ook andere factoren, zoals de line-up van DJ’s, de acts en de aankleding van het evenement, een bijdrage leveren aan de waarde van het evenement, doet daaraan, anders dan gedaagden menen, niet af. De invloed van die andere factoren is verdisconteerd in het feit dat het tarief wordt berekend als een deel van de recette.

4.14. De door gedaagden als alternatief aangedragen grondslag, te weten de oppervlakte van het evenemententerrein in combinatie met onder meer de “muziekdichtheid” (het geschatte aantal personen per vierkante meter), is een minder goede indicator van de waarde van het muziekgebruik dan de recette. De combinatie van de oppervlakte van het terrein met de muziekdichtheid is immers een minder nauwkeurige maat voor de omvang van het publiek dan de recette. Bovendien houdt de oppervlakte van het terrein geen verband met de waarde van het evenement en de muziek en evenmin met de draagkracht van de organisator. Die grondslag passen SENA en andere incasso-organisaties dan ook alleen toe op situaties waarin er in het algemeen geen entreeprijs wordt geheven, zoals in restaurants en cafés. Vanuit het oogpunt van draagkracht pleit voor een relatief hoge vergoeding). Bij gebreke van gegevens over de concrete grootte van de effecten zal de rechtbank ervan uitgaan dat die effecten elkaar min of meer opheffen en daarom geen Staffel toepassen.

4.18 (...) maximaal 33,3%. De rechtbank zal er daarom van uitgaan dat het beweerdelijk met ID&T overeengekomen bedrag van € 0,50 per bezoeker per dag, een vergoeding is waarop de aanmeldkorting al in mindering is gebracht. De vergoeding zonder die korting komt dan uit op € 0,75 per bezoeker per dag. Uitgaande van een gemiddelde entreeprijs van een dance event, die naar SENA onbestreden heefi aangevoerd circa € 50,- bedraagt, komt dat overeen met een tarief van 1,5% van de recette. Daarom zal voor de betaalde dance events hierna worden uitgegaan van dat tarief. Voor de gratis evenementen kan worden aangesloten bij het door SENA voorgestelde tarief van € 0,075 per bezoeker. Daartegen hebben gedaagden namelijk geen bezwaren naar voren gebracht. (...)

4.29. Het verweer van gedaagden dat SENA moet bewijzen welk aandeel het zogeheten Rome-repertoire dat SENA vertegenwoordigt, heeft in de muziek die wordt gebruikt tijdens de door gedaagden georganiseerde dance evenis, kan worden gepasseerd. (...)

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat voor gedaagden de SENA-vergoeding voor het verleden moet worden vastgesteld op het destijds geldende discothekentarief. Voor de toekomst dient de SENA-vergoeding te worden vastgesteld op 1,5% van de recette. Omdat SENA enige tijd nodig zal hebben om haar praktijk met betrekking tot de discotheken aan te passen, zal de ingangsdatum van dit nieuwe regime worden vastgesteld op l januari 2014.

4.31. Het gevorderde bevel tot verstrekking van gegevens die nodig zijn om de door gedaagden verschuldigde vergoeding vast te stellen zal ook worden toegewezen, zij het dat met het oog op de uitvoerbaarheid daarvan de termijn voor voldoening aan het bevel zal worden verlengd tot vier weken. Bij pleidooi hebben gedaagden naar voren gebracht dat alleen opgave hoet te worden gedaan over de periode vanaf 1 januari 2009 omdat SENA in het kader van de onderhandelingen met de BVD de vergoeding over de periode daarvóór zou hebben kwijtgescholden. Dat die kwijtschelding ook geldt in de — zich nu voordoende — situatie dat partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van de vergoeding vanaf 2009, is zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet aannemelijk. Daarom wordt die stelling als onvoldoende onderbouwd verworpen.

4.32. Aangezien beide zijden op punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt. Gelet daarop kan in het midden blijven of artikel 10 19h Rv van toepassing is op deze procedure.

P.B. Hugenholtz, Annotatie bij Hof van Justitie EU 1 december 2011 (Koninklijke Philips Electronics / Lucheng Meijing Industrial Company e.a. en Nokia Corporation / Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs) NJ 2013-38/39, nr. 408, p. 4605-4617.
Douane. Beslag. Namaak (‘counterfeiting’) en productpiraterij plegen voor de civiele rechter – en in extreme gevallen ook strafrechtelijk – bestreden te worden. Minder bekend maar zeker niet minder belangrijk is de rol van de douane bij de namaak- en piraterijbestrijding. Op grond van de zogeheten Anti-Piraterij Verordening (Verordening 608/2013 van 12 juni 2013, die in de plaats is gekomen van Verordening 1383/2003; verder ‘APV’) hebben de douaneautoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie de bevoegdheid om goederen waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten bij de grens vast te houden totdat de rechter over de status van de goederen beslist heeft. Volgens een mededeling van de Europese Commissie (2012IP/13/761 d.d. 5 augustus 2013) werden in 2012 bijna 40 miljoen namaakgoederen (geschatte totale waarde bijna € 1 miljard) door de douaneautoriteiten aan de EU-grenzen tegengehouden en in beslag genomen.

(...) Hoewel in kringen van rechthebbenden met teleurstelling op het arrest van het Hof is gereageerd, valt er mijns inziens weinig op af te dingen. De APV is bedoeld als instrument om de handhaving van nationale en communautaire rechten van intellectuele eigendom te faciliteren, niet om de materiële werkingssfeer ervan te verruimen (zie Conclusie A.-G, nr. 51). Het zou merkwaardig zijn als op grond van de APV bepaalde handelingen, zoals extracommunautaire transito, verboden zouden zijn die op grond van het materiële nationale en communautaire recht gewoon zijn toegestaan

(...) Nu de vervaardigingsfictie door het Hof naar het rijk der fabelen is verwezen, dringt de gedachte zich op dat de Nederlandse douane (op gezag van de rechthebbenden en de Hoge Raad) jarenlang grote partijen (namaak)goederen ten onrechte vernietigd heeft. Gaan de namaakfabrikanten en hun vervoerders hun schade verhalen op de Nederlandse Staat? Het zou een gotspe zijn, maar zeker geen kansloze zaak. Gelukkig voor de Staat treden de meeste piraten niet graag voor het voetlicht en lezen zij zelden de Nederlandse Jurisprudentie.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013 HA ZA 12-1115 (Supertrash tegen Blokker)
Ingezonden door Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten
Auteursrecht. Supertrash is een modelabel dat vlak voor het WK voetbal in 2010 een oranje jurkje, de "Dutchy Dress" (a.k.a. Bavariajurk), op de markt heeft gebracht. Blokker heeft gedurende 1,5 maand in 2012 een eigen oranje jurk/tuniek (hierna: de Blokker-jurk) op de markt gebracht. Supertrash vordert een verbod tot verhandelingen in de Europese Unie, informatieverstrekking en afstaan van de Blokker-jurken ter vernietiging, onder last van een dwangsom. Verder vordert zij vergoeding van de geleden schade van Supertrash danwel de gemaakte winst afstaat.

De totaalindrukken van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk zoals die worden bepaald door de combinatie van - op zichzelf niet beschermde - elementen, stemmen in zodanige mate overeen dat de Blokker-jurk een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin is van de SuperTrash-jurk. Alle vorderingen worden volledig toegewezen. Omdat Blokker haar jurk alleen verhandeld in Nederland heeft verhandeld, wordt de verhandeling in de EU beperkt tot Nederland.

4.5. Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de SuperTrash-jurk een auteursrechtelijk beschermd werk is, nu in dit werk een combinatie van elementen is aan te wijzen die wordt aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes. De combinatie van de volgende elementen geet blijk van creatieve keuzes: de snit van de SuperTrash-jurk bestaande uit een koker voor het rokdeel van de jurk en een licht daaroverheen bloezend mouwloos bovendeel met bustenaad, watervalhals‚ waardoor een aansluitend en getailleerd silhouet ontstaat en de ceintuur bestaande uit een koord waarbij rode, witte en blauwe strengen in elkaar gedraaid zijn. De combinatie van elementen is als zodanig niet terug te vinden in de door Blokker overgelegde voorbeelden uit het vormgevingserfgoed.

4.8. Toepassing van het in 4.7 beschreven criterium leidt tot het oordeel dat de de Blokker-jurk is aan te merken als inbreukmakend op het auteursrecht op de SuperTrash-jurk. De totaalindrukken van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk zoals die worden bepaald door de combinatie van — op zichzelf niet beschermde — elementen, stemmen in zodanige mate overeen dat de Blokker-jurk een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin is van de SuperTrash-jurk. De rechtbank komt tot die conclusie na beschouwing van de verschillende, door partijen overgelegde afbeeldingen en exemplaren van de desbetreffende jurken.

4.11. Niet ter discussie staat dat de SuperTrash-jurk van een eerdere datum is dan de Blokker-jurk. Gelet op de mate van overeenstemming in de gekozen combinatie van elementen en de ten gevolge daarvan overeenstemmende totaalindruk tussen de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk, kan worden aangenomen dat de Blokker-jurk niet door Blokker of een derde is ontworpen, maar is ontleend aan de SuperTrash-jurk, althans Blokker heeft in het licht van de overeenstemmende totaalindruk tussen de beide jurken, onvoldoende onderbouwing verschaft voor haar standpunt inhoudende dat het model voor haar jurk zelfstandig is ontwikkeld door haar of door haar leverancier. De conclusie van het voorgaande is dat de Blokker-jurk een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijk zin is van de SuperTrash-jurk en dat deze derhalve inbreuk maakt op de auteursrechten ten aanzien van de SuperTrash-jurk.

4.16. Gelet op het voorgaande zal de verklaring voor recht en het gebod ten aanzien van het staken van de auteursrechtinbreuk als in het dictum verwoord worden toegewezen. Nu gesteld noch gebleken is dat Blokker buiten Nederland inbreuk heefi gemaakt op de auteursrechten op de SuperTrashjurk, zal het bevel tot staken zich niet uitstrekking tot de Europese Unie of de Benelux, maar zich beperken tot Nederland. (...)

4.18. De vordering tot informatieverstrekking zal, als in het dictum vermeld, worden toegewezen. Met Blokker acht de rechtbank dat de gevorderde termijn onvoldoende mogelijkheden biedt om tijdig te voldoen aan dit gebod. De tennijn zal daarom op 30 dagen worden gesteld. (...)

4.20. Zoals artikel 28 lid 1 Aw bepaalt, is SuperTrash als auteursrechthebbende gerechtigd de vernietiging van de inbreukmakende Blokker-jurken te vorderen. (...)

4.21. Het bezwaar van Blokker tegen de hoogte van de dwangsom is niet concreet onderbouwd en geet — ook omdat de dwangsom de rechtbank niet als te hoog voorkomt — geen aanleiding tot matiging. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de dwangsom zoals in het dictum verwoord worden toegewezen. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.22. De vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht zijn slechts toewij sbaar indien de inbreuk op het auteursrecht aan Blokker kan worden toegerekend. (...)

4.23. Blokker is een professionele ondernemer zodat van haar mocht worden verwacht dat zij zich ervan had Vergewist dat de door haar verhandelde jurken geen inbreuk maakten op rechten van derden. Gezien de — overigens niet door Blokker—— bestreden aandacht die tijdens het WK 2010 is ontstaan rond de SuperTrashjurk (in en buiten de voetbalstations) en de omstandigheid dat Blokker de Blokker—jurk ook aanbood in de context van Nederlandse deelname aan een groot internationaal voetbaltoernooi (EK 2012), is het niet goed denkbaar dat Blokker niet op de hoogte is geweest van de SuperTrash-jurk. Als professionele aanbieder van consumentenproducten (huishoudelijke artikelen) moet zij zich ervan bewust zijn geweest dat er grote kans bestond dat de vorm(geving) van de SuperTrash-jurk juridische bescherming genoot en dat het risico bestond dat met het op de markt brengen van een jurk die op de SuperTrash-jurk lijkt, inbreuk wordt gemaakt op de aan de SuperTrash-jurk verbonden rechten.