Vzr. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, KG ZA 12-859 (Van Caem International tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
In navolging van IEF 11446 en IEF 11626. Tussen partijen is eerder in 2011 (IEF 10179) eindvonnis gewezen. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. In 2012 is Bacardi in kort geding gedagvaard om executiemaatregelen op grond van het eerder vonnis te verbieden, omdat Van Caem geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan. De voorzieningenrechter veroordeelde Van Caem tot het doen van opgave van leveranciers. Nu vordert Van Caem wederom een verbod om executiemaatregelen te treffen. Bacardi vordert in reconventie verhoging van de opgelegde dwangsommen en dat Van Caem een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant inschakelt om de juistheid en volledigheid van de opgaves na te gaan.

De voorzieningenrechter wijst Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. De reconventionele vordering tot verhoging van de opgelegde dwangsommen wordt gedeeltelijk toegewezen. Van Caem wordt bevolen om een nieuwe opgave te doen die door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd.

3. Het geschil
3.1. Van Caem vordert na eiswijziging — samengevat — primair dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012. Subsidiair vordert Van Caem dat Bacardi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting, een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.3. Bacardi vordert in reconventie — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, bepaalt dat (I) de dwangsommen welke onder 3.6 respectievelijk (II) 3.8 van het vonnis van 14 september 2011 zijn opgelegd worden verhoogd naar een bedrag van € 15.000; per dag met een maximum van € 1.500.000, (III) Van Caem veroordeelt een door Bacardi aan te wijzen forensisch accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave 1 te controleren aan de hand van in bewijs beslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi toe te zenden en (IV) Van Caem veroordeelt om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, vorderingen III en IV op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de dagtekening van dit vonnis.

3.4. Bacardi legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd niet heet voldaan aan haar verplichting tot het doen van opgave I en dat zij na het vonnis van 14 september 2011 en (naar Bacardi ter zitting heeft toegevoegd) ook nog na 19 juni 2012 haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet.

3.5. De vorderingen zijn over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie
4.1. Bacardi meent dat Van Caem geen spoedeisend belang heeft bij de in conventie gevorderde voorzieningen omdat zij (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. Bacardi wijst er bovendien op dat Van Caem op grond van het vonnis van 14 september 2011 al twee miljoen euro aan verbeurde dwangsommen dient te betalen, dat zij hiervoor ten laste van Van Caem beslagen heet gelegd maar dat die echter geen doel hebben getroffen omdat de vennootschap leeggehaald zou zijn.

4.2. Van Caem weerspreekt niet dat Bacardi tevergeefs tracht verhaal te zoeken voor een zeer aanzienlijk bedrag. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter met Bacardi niet in dat Van Caem een spoedeisend belang heeft bij maatregelen die zich richten tegen een eventuele executie van het kort geding vonnis omdat, daargelaten dat vooralsnog op grond van dit vonnis geen enkele executiemaatregel is ingezet, voorshands aannemelijk is dat ook daarvoor geen verhaal zal worden gevonden. De door Van Caem in conventie gevorderde maatregelen dienen daarom te worden afgewezen.

5. De beoordeling in reconventie
5.1. Van Caem heeft — anders dan bij de behandeling van het eerdere kort geding — thans ter zitting erkend dat opgave l niet heeft voldaan aan het eindvonnis. Zij heeft thans tevens erkend dat de inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de periode vanaf het vonnis van 14 september 2011 tot 19juni 2012 niet is gestaakt. Voorts is aannemelijk dat het in het vonnis bepaalde maximum van de opgelegde dwangsommen mogelijk reeds is verbeurd. Daarvan uitgaande heeft Bacardi een spoedeisend belang bij de vorderingen I en II.

5.2. Van Caem heeft zich met betrekking tot vordering I gerefereerd (zie haar pleitnotities van 22 oktober 2012 onder 50). Nu bovendien de in het eindvonnis bepaalde dwangsom onvoldoende is gebleken om Van Caem te bewegen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en niet is uit te sluiten dat verhoging van de dwangsom haar zal bewegen zich alsnog aan het inbreukverbod te houden, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat het gestelde maximum wordt verhoogd. Verhoging van de dwangsom naar € 15.000 per dag is niet aan de orde omdat dit minder is dan de in het vonnis bepaalde dwangsom van € 25.000 per dag.

5.5. Vordering IV is gebaseerd op de stelling dat Van Caem ook na het kort geding vonnis de inbreuk heeft voortgezet. Van Caem betwist dit maar uit haar eigen opgave Il blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval nog tot op de dag van betekening van het vonnis heeft voortgezet. Op grond hiervan is voorshands voldoende aannemelijk dat Van Caem de inbreuk ook nadien heeft voortgezet. Het spoedeisend belang en de toewijsbaarheid van de door Bacardi gevorderde nadere opgave van leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi Producten (als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011) is daarmee gegeven. De vordering zal worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde opgave van de voorraad per 19 juni 2012 en per datum van betekening van dit vonnis zal eveneens worden toegewezen omdat Bacardi hierbij uit een oogpunt van controle van de opgave belang heeft. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te bepalen dat, zoals gevorderd door Bacardi, de opgave zal worden gecontroleerd door een door Bacardi aan te wijzen accountant. Het volstaat dat de controle wordt verricht door een accountant die niet eerder in opdracht van Van Caem werkzaamheden heeft uitgevoerd of met Van Caem anderszins zakelijke banden heeft.

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1339 (Mylan tegen Yeda en Teva)
Ingezonden door Simon Dack en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP
Octrooi, geneesmiddelen, vernietiging, voorrang, licentie. Yeda verhandelt en commercialiseert intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Sciene in Israël. Yeda is houdster van EP 076 2 888 voor de verbetering van copolymeer-l in samenstellingen van copolymeren. Het EP heeft voorrang op basis van Amerikaanse octrooiaanvragen. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie en brengt een geneesmiddel met de in het octrooi geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Yeda. Zij stelt dat het octrooi niet nawerkbaar, niet nieuw en niet inventief is.

De rechtbank wijst de vorderingen van Mylan af. De conclusies bevatten voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman om het product na te werken. Het octrooi bevat weliswaar geen uitdrukkelijke definitie van het kenmerk "gemiddeld molecuulgewicht", maar bevat voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman. Het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie doet daar niet aan af. De uitvinding is ook nieuw. Mylan moest de niet-nieuwheid bewijzen. Dit heeft zij onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. En de uitvinding is volgens de rechtbank ook inventief. De conclusie vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

2. De feiten
2.1. Yeda houdt zich bezig met het verhandelen en commercialiseren van intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Science in Israël (hierna: WIS).
2.2. Yeda is houdster van Europees octrooi 0 762 888 Bi (hierna: EP 888 of het octrooi) voor “Copolymer-] irnprovements in compositions ofcopolyies” (in de Nederlandse vertaling: “Verbeteringen van copolyrneer-1 in samenstellingen van copolyrneren”).
2.7. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie onder EP 888. Teva brengt een geneesmiddel met de in EP 888 geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone®. Het werkzame farmaceutische bestanddeel staat bekend onder de International Non-proprietary Name ‘glatirameer-acetaat’.
2.8. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen.

5. De beoordeling
5.1. De gevorderde nietigverklaring van het EP 888 moet worden afgewezen omdat het octrooi om de volgende redenen nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat.

toegevoegde materie: werkwijzen
5.20. Mylan heeft ten aanzien van de werkwijzeconclusies 7-10 ten eerste betoogd dat de aanvrage geen werkwijze openbaart voor het bereiden van een copolymeer-1 met een specifieke molecuulgewichtsverdeling waarin meer dan 75% van de molaire fractie een molecuulgewicht heeft van tussen 2 en 20 kDa. Dat betoog is ongegrond.

nieuwheid: bewijslast
5.22. Het betoog van Mylan dat Yeda en Teva moeten bewijzen dat het geclaimde copolymeer-I nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, vindt geen steun in het recht. Nu Mytan vernietiging van het octrooi vordert wegens het ontbreken van nieuwheid, rust de bewijslast van de stelling dat die nieuwheid ontbreekt, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in beginsel op haar (vgl. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ41 15, Lundbeck/Tiefenbacher en Centrapharm, r.o. 4.5.2).

inventiviteit: plausibiliteit verbetering
5.34. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit de in de productconclusies geclaimde stof niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de gebruikelijke problem and solution approach, die ook beide zijden hanteren in hun argumentatie.

conclusie
5.53. Op grond van het voorgaande worden de nietigheidsargumenten van Mylan verworpen. De gevorderde nietigverklaring zal daarom worden afgewezen.
5.54. De rechtbank constateert dat het oordeel over de geldigheid van EP 888 overeenstemt met het — inmiddels in hoger beroep bekrachtigde — oordeel daarover van de Britse rechter. Een nadere toelichting op de verhouding tussen die oordelen kan daarom achterwege blijven.
5.5 5. Aan de beoordeling van de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld. Er is immers geen vertraging opgetreden in de behandeling van de hoofdzaak.
5.56. Mylan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Deze nietigheidsprocedure kan namelijk worden beschouwd als een verweer tegen een concrete dreiging van handhavend optreden zoals bedoeld in het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Yeda en Teva hebben onweersproken aangevoerd dat Mylan bezig is met voorbereidingen om haar eigen copolymeer-1 product op de markt te brengen en dat Yeda en Teva actie zullen ondernemen op basis van het octrooi zodra Mylan dat product daadwerkelijk op de markt brengt. 5.57. Yeda en Teva vorderen respectievelijk een bedrag van in totaal €144.513,03 en € 735.029,27. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten zijn niet bestreden. Daarom zal de rechtbank daarvan uitgaan en de vorderingen volledig toewijzen.

Gerecht EU 2 oktober 2013, T-285/12 (Cartoon Network/OHMI tegen Boomerang TV (BOOMERANG) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BOOMERANG”, voor diensten van de klassen 38 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 699/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 april 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „Boomerang TV” bevat, voor diensten van klasse 41.

Dit beroep faalt. Cartoon Network heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er geen verwarring  zal optreden met het oudere merk van Boomerang TV S.A.

Law
56. It is clear from that case-law that, contrary to the applicant’s contention, it was required to demonstrate that the coexistence of the marks on which it relied was based on the absence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

59. It is sufficient to state, as the Board of Appeal found, that that evidence relates solely to the mark applied for, but gives no indication of the way in which the relevant public encountered the conflicting marks on the market and the services for which they were used. Nor can use of the signs on the market be inferred from the national registers, and the affidavit from the applicant itself is disputable evidence which is not substantiated by additional evidence from independent sources. The Board of Appeal was therefore correct to consider that that evidence was insufficient to demonstrate the coexistence of the conflicting marks.

Costs
62. Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with form of order sought by OHIM and the intervener.

On those grounds,
THE GENERAL COURT (Seventh Chamber)
hereby:
1.      Dismisses the action;
2.      Orders The Cartoon Network, Inc. to pay the costs.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 april 2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (Sushi-restaurants MANEKI tegen MISAKI)
Verzoeker drijft sinds 2002 een onderneming onder handelsnaam [red. MANEKI]. Het gaat om een "all-you-can-eat" sushi-restaurant. Sinds 1 januari 2012 voeren verweerders, op minder dan 200m afstand van verzoeker, een "all-you-can-eat" Chinees en Japans restaurant onder de naam [MISAKI]. Verzoeker vraagt verweerders te gebieden het gebruik van hun handelsnaam te staken of zodanig te wijzigen dat de lettergreep "ki"  er niet in voorkomt, deze niet begint met de letter "M" en een ander aantal dan drie lettergrepen bevat.

De voorzieningenrechter wijst de vordering toe, nu door gebruik van deze handelsnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. De restaurants zijn vlak bij elkaar gevestigd en bieden een "all-you-can-eatformule" aan met Japanse gerechten. Voor het gemiddelde publiek hebben de handelsnamen geen betekenis en zal men geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. De twee handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen en beide beginnen zij met de letter “M”. Zij  eindigen met de lettergreep “ki” en bevatten een lettergreep die eindigt met de letter “a”. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe, nu verweerders niet zelf bereid waren de naam te wijzigen [red. nu OIKA].

De beoordeling
7. De primair gevoerde formele verweren falen. Weliswaar dient een verzoekschrift krachtens artikel 6 lid 3 Hnw aan verweerders te worden betekend, hetgeen hier niet is gebeurd, maar verweerders zijn daardoor niet in hun belangen geschaad. Zij zijn immers in de procedure verschenen en hebben daarin verweer gevoerd. Dat het verzochte af zou wijken van hetgeen krachtens artikel 6 Hnw verzocht kan worden is, zo zal hierna blijken, niet het geval.

8. Dan de inhoudelijke beoordeling. Artikel 5 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met verzoekers is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen doordat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekers. Hierbij is het volgende doorslaggevend. Zowel verzoekers als verweerders voeren een restaurant waarbij op basis van een “all-you-can-eatformule” Japanse gerechten gegeten kunnen worden. De restaurants zijn op minder dan tweehonderd meter van elkaar in de binnenstad van Hoorn gevestigd. Beide handelsnamen zijn Japanse woorden met drie lettergrepen. Voor het gemiddelde publiek in Hoorn zullen de beide namen geen specifieke betekenis hebben. De woorden zijn ook niet beschrijvend. Het (gemiddelde) publiek zal derhalve geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. Daarbij is van belang dat de beide handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen. Beide beginnen zij met de letter “M”, eindigen zij met de lettergreep “ki” en bevatten zij een lettergreep die eindigt met de letter “a”. Wellicht zal bij een deel van het publiek geen verwarring bestaan, maar dat neemt niet weg dat bij een (ander) deel van het publiek wel verwarringgevaar te duchten is. Hetgeen verweerders daar verder tegen hebben aangevoerd, doet daar niet aan af.

9. Verzoekers hebben belang bij hun verzoek, nu verweerders niet uit eigen beweging bereid zijn gebleken hun handelsnaam te wijzigen. De kantonrechter zal het verzoek van verzoekers dan ook toewijzen, in die zin dat verweerders de door hen gevoerde handelsnaam/-namen per 1 juni 2013 zodanig dienen te wijzigen dat deze niet begint of beginnen met de letter “M”, niet bestaat/bestaan uit drie lettergrepen en niet eindigt/eindigen met de letters “ki”. De te verbeuren dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

10. Als de in het ongelijk te stellen partij, dienen verweerders de proceskosten te dragen. Daarbij worden verweerders ook veroordeeld tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt.

Poort. J., Quintais, J.P. (2013). The Levy Runs Dry: a legal and economic analysis of EU private copying levies. jipitec (forthcoming) Vol. 4 (3).
Private copying, exception or limitation, levies, fair compensation, harm, technological protection measures, DRM. This article provides a legal and economic analysis of private copying levies in the EU, against the background of the Copyright Directive (2001/29), a number of recent rulings by the European Court of Justice and the recommendations presented by mediator Vitorino earlier this year. It concludes that notwithstanding these rulings and recommendations, there remains a lack of concordance on the relevance of contractual stipulations and digital rights management technologies (DRM) for setting levies, and the concept of harm. While Mr. Vitorino and AG Sharpston (in the Opinion preceding VG Wort v Kyocera) use different lines of reasoning to argue that levies raised on authorized copies would lead to double payment, the Court of Justice’s decision in VG Wort v Kyocera seems to conclude that such copies should nonetheless be levied. If levies are to provide fair compensation for harm resulting from acts of private copying, economic analysis suggests one should distinguish between various kinds of private copies and take account of the extent to which the value said copies have for consumers can be priced into the purchase.

Given the availability of DRM (including technical protection measures), the possibility of such indirect appropriation leads to the conclusion that the harm from most kinds of private copies is de minimis and gives no cause for levies. The user value of copies from unauthorised sources (e.g. from torrent networks or cyber lockers), on the other hand, cannot be appropriated indirectly by rightholders. It is however an open question in references for preliminary rulings pending at the Court of Justice whether these copies are included in the scope of the private copying exception or limitation and can thus be be levied for. If they are not, as currently happens in several EU Member States, legal and economic analysis leads to the conclusion that the scope of private copying acts giving rise to harm susceptible of justifying levies is gradually diminishing.

Lees het gehele artikel; IViR.nl

Antwoord kamervragen over controle van poststukken door 'postsnuffelaars', Aanhangsel van de Handelingen II, nr. 81
Merkenrecht. Douane. Vraag 2 en 3 - Is het waar dat de namaakbestrijdingsorganisatie SNB React aan de Douane een voorstel heeft gedaan om de Britse manier van werken voor postzendingen over te nemen, waarbij het namaakbestrijders wordt toegestaan verdachte zendingen te controleren? Zo ja, kunt u dit voorstel toelichten? Worden hierover momenteel gesprekken gevoerd? Wat vindt u van deze Britse praktijken en bent u van plan die ook in Nederland te gaan toepassen?

Ja, het is juist dat SNB-React een voorstel aan de Douane heeft gedaan.

De huidige praktijk is dat de Douane post-, pakket,- en koerierszendingen (hierna: post- en koerierszendingen) selecteert op het risico van namaak. Deze zendingen worden door de Douane gescand en geopend. Post – en koerierszendingen waarin een hoeveelheid van maximaal 25 stuks mogelijk inbreukmakende goederen worden aangetroffen, worden door de Douane op grond van een richtlijn van het OM2 op een vereenvoudigde manier via het strafrecht afgedaan. De goederen worden dan in beslag genomen, waarna het OM de zaak verder afdoet. Na een geconstateerde overtreding kan een besluit tot vernietiging van de goederen worden genomen. Verdachte post- en koerierszendingen, die niet onder deze richtlijn vallen, worden door de Douane apart gezet waarna de merkhouder wordt gewaarschuwd. De merkhouder kan dan vervolgens besluiten civielrechtelijke actie te ondernemen.

Het voorstel van SNB-React komt er in het kort op neer dat merkhouders of hun vertegenwoordigers (zoals SNB-React), na selectie en scan door de Douane, in de gelegenheid worden gesteld om postzendingen die vermoedelijk namaakgoederen bevatten te controleren en onder toezicht van de Douane te openen. Indien zendingen vermoedelijke namaakgoederen bevatten, zou SNB-React de geadresseerden van deze pakketten aanschrijven. Bij geen respons of bij bevestiging dat de goederen mogen worden vernietigd, zou een procedure tot vernietiging worden ingezet.

Op het moment van het verschijnen van het artikel «Plan voor postsnuffelaars» was reeds overleg gaande met SNB-React. Naar aanleiding van dit overleg is gezamenlijk geconcludeerd dat er vooralsnog geen reden is om de huidige controlepraktijk te wijzigen. In tegenstelling tot Groot-Brittannië, zijn er in Nederland meerdere locaties waarop post- en koerierszendingen worden gecontroleerd. Daarnaast worden (zoals hiervoor aangegeven) in Nederland post- en koerierszendingen die een geringe hoeveelheid inbreukmakende goederen bevatten vereenvoudigd strafrechtelijk afgedaan. Deze factoren leiden er in de praktijk toe dat het voorstel van SNB-React in Nederland niet tot efficiencyvoordelen of een toename van vangsten zal leiden.

Bij deze afweging is ook rekening gehouden met de belangen van andere betrokkenen, zoals afzenders en geadresseerden van legitieme postzendingen, andere (vertegenwoordigers van) merkhouders dan SNB-React, postbedrijven en met zaken als de snelheid van afhandelen.

Als vervolg op het overleg met SNB-React zal, ook met andere (vertegenwoordigers van) merkhouders, onderzocht worden of er andere mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het proces, bijvoorbeeld door het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het organiseren van actiedagen.

Vraag 4 - Vindt u het toezicht op namaakartikelen niet een douanetaak die dus bij de overheid thuishoort? Wat zijn de redenen om te overwegen het bedrijfsleven hierbij in te schakelen?

Antwoord 4 - Het systeem van intellectuele eigendomsrechten, waaronder het merkenrecht, heeft weinig waarde als inbreuken hierop niet gehandhaafd kunnen worden. Alle wetten op dit gebied bevatten dan ook bepalingen over handhaving. Het kabinet is zich bewust van de schadelijke gevolgen van namaakgoederen op economisch en sociaal vlak, voor de goede werking van de interne markt, maar ook uit het oogpunt van de consumentenbescherming, volksgezondheid en de openbare veiligheid. Effectief optreden is dus geboden, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen. Het uitgangspunt is hierbij dat partijen hun geschillen civielrechtelijk regelen. Strafrechtelijke handhaving geldt als uiterste middel (ultimum remedium). Er is een uitzondering gemaakt voor door de Douane aangetroffen vermoedelijk inbreukmakende goederen tot maximaal 25 stuks. Als de Douane deze aantreft, dan wordt in geval van overtredingen dit feit vereenvoudigd strafrechtelijk afgedaan. Deze uitzondering op de hoofdregel is gebaseerd op overwegingen van efficiency en doelmatigheid. Doel is te voorkomen dat kleine hoeveelheden van deze goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

In de praktijk vindt samenwerking van de Douane met het bedrijfsleven plaats. De Douane controleert op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de onder hem vallende intellectuele eigendomsrechten waaronder merken. Op grond van Europese wetgeving (Verordening 1383/2003) kan een merkhouder van wiens merk zonder zijn toestemming gebruik wordt gemaakt, een beschikking aanvragen waarin de Douane wordt verzocht om op te treden voor die merkhouder. Als de Douane bij haar controles dergelijke vermoedelijke namaakgoederen constateert (meer dan 25 stuks), stelt zij de merkhouder in kennis, die dan vervolgens civielrechtelijke actie kan ondernemen. Omdat bestrijding van namaak een gezamenlijk belang is van de overheid en het bedrijfsleven (inclusief vertegenwoordigers van houders van intellectuele eigendomsrechten), zijn deze partijen ook regelmatig met elkaar in gesprek.

Vraag 5 - Mocht u overwegen de Britse werkwijze in Nederland te gaan toepassen, welke Nederlandse wet- en regelgeving moet daarvoor dan worden aangepast?

Antwoord 5 - Zoals in het antwoord op 3 is aangegeven wordt de toepassing hiervan in Nederland niet langer overwogen, zodat een onderzoek naar mogelijke aanpassing van wetgeving ook niet hoeft plaats te vinden.

Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013,12), Kamerstukken II 2013/2014, 33543, nr. 7.
De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 3 juli 2013 met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het bovengenoemde Protocol. Met belangstelling is kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie en van de D66-fractie. In deze nota naar aanleiding van het verslag worden de vragen van de commissie beantwoord. De antwoorden op vragen met dezelfde strekking zijn samengevoegd.

De leden van de VVD-fractie vragen welke voorbeelden er zijn van een verschillende interpretatie van bijvoorbeeld het merkenrecht tussen de lidstaten en tot welke nadelen dit heeft geleid voor Nederland.

Hoewel elke zaak op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, blijkt dat met name tussen de uitspraken van het Belgische Hof van Beroep te Brussel en het Nederlandse Gerechtshof te Den Haag discrepantie bestaat. Uit een inventarisatie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bleek dat in de periode 2005–2009 voor wat betreft de toetsing op absolute gronden het Brusselse Hof de beslissingen van BBIE voor het overgrote deel vernietigde terwijl het Haagse Hof alle beslissingen van BBIE in stand liet. Ook is er een aanzienlijk verschil in de termijnen waarbinnen een uitspraak door de verschillende Hoven wordt gewezen. Vastgesteld kan worden dat een gebrek aan uniformiteit in rechtspraak afbreuk doet aan het gemeenschappelijke karakter van het Benelux-merkenrecht en aan de rechtszekerheid. Dat is onwenselijk. Gebruikers van het Benelux-merkensysteem, waaronder Nederlandse bedrijven en burgers, hebben belang bij consistente en voorspelbare rechtspraak. Voorts kan het volgen van een uiteenlopende koers door rechterlijke instanties van de Benelux-landen leiden tot rechtsongelijkheid. Ook kan het leiden tot forumshopping, waarbij degene die het initiatief neemt om een gerechtelijke procedure in te stellen, geneigd is zijn keuze van een gerecht te laten afhangen van de gewenste beslissing.

Ook wensen de aan het woord zijnde leden te vernemen of alle bestaande middelen van het Benelux-Gerechtshof zijn uitgeput voor er werd overgegaan tot het toekennen van de rechtsprekende bevoegdheid.

Bij het toekennen van de nieuwe rechtsprekende bevoegdheid wordt ook gebruik gemaakt van bestaande middelen van het Benelux-Gerechtshof. Deze nieuwe bevoegdheid zal worden uitgeoefend in twee instanties en daarom zijn ook twee onafhankelijk van elkaar functionerende eenheden noodzakelijk. Zaken in eerste aanleg zullen worden behandeld door een nieuw in te stellen Tweede Kamer en cassatieberoepen tegen uitspraken van de Tweede Kamer zullen worden behandeld door de Eerste Kamer.

Deze Eerste Kamer is niet nieuw, maar hierin worden de huidige bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof (rechtspreken in prejudiciële vragen en advisering van regeringen) ondergebracht. Aan deze bevoegdheden wordt dus de nieuwe rechtsprekende taak toegevoegd.

De Benelux-ambtenarenrechtspraak die nu al bij het Benelux-Gerechtshof is ondergebracht, wordt toebedeeld aan de Derde Kamer.

De leden van de VVD-fractie vragen wanneer het aan de orde zou zijn dat zonder verdragswijziging ook andere terreinen kunnen worden toegevoegd aan de rechtsprekende macht van het Benelux-Gerechtshof, welke procedure daarvoor nodig is en welke rol de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement hierin hebben. De leden van de fractie van D66 vernemen graag waarom er gekozen is om van geval tot geval te kijken of de rechtsprekende bevoegdheid kan worden versterkt. Welke terreinen lenen zich in de toekomst voor een toekenning aan het Hof van rechtsprekende bevoegdheid?

Met het wijzigingsprotocol wordt in algemene zin voorzien in de toekenning van de rechtsprekende bevoegdheid aan het Benelux-Gerechtshof. Hierdoor hoeft in de toekomst wanneer andere terreinen aan de bevoegdheid zouden worden toegevoegd, het hier aan de orde zijnde Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof niet meer te worden gewijzigd.

Thans bestaan er geen plannen om andere terreinen toe te voegen aan de rechtsprekende bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof. Indien daar in de toekomst wel toe over wordt gegaan, biedt het nieuwe artikel 1, tweede en vierde lid, van het Verdrag (zie artikel I van het Protocol) de mogelijkheid om, steeds per nieuw verdrag, rechtsprekende bevoegdheid aan het Hof toe te kennen. Zoals te doen gebruikelijk zal een dergelijk verdrag ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd.

De leden van de VVD-fractie vragen of het Benelux-Gerechtshof in de toekomst ook kan opgaan in het Europese Hof, mocht het merkenrecht ooit een Europese aangelegenheid worden?

Op dit moment is er geen sprake van een scenario waarin het merkenrecht een louter Europese aangelegenheid zou worden, dat wil zeggen dat de desbetreffende nationale wetgeving van de EU-lidstaten (in Nederland: Benelux-wetgeving) zou worden ingetrokken, en er geen nationale of Benelux-rechtspraak meer zou zijn. Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie voorgesteld de huidige Gemeenschapsmerkenverordening en EU-Merkenrichtlijn te wijzigen (zie EU – COM (2013) 161 en COM (2013) 162). Daarbij is aangegeven dat het principe van co-existentie tussen EU- en nationale merken van fundamenteel belang is voor de effectieve en efficiënte werking van het systeem als geheel. Bedrijven, markten en geografische gebieden van verschillende omvang kunnen zo optimaal bediend worden. Zoals blijkt uit het BNC-fiche dat is opgesteld naar aanleiding van deze voorstellen, is ook de regering voorstander hiervan (BNC fiche Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn, Kamerstukken II 2012–2013, 22 112, nr. 1618, blz. 2–12). Nederland heeft veel baat bij een goed functionerend Benelux- én EU-merkensysteem die naast elkaar, maar wel zo efficiënt mogelijk, blijven bestaan. Veel Nederlandse bedrijven, organisaties en burgers maken hier gebruik van om hun innovaties te beschermen en zo hun concurrentiekracht te vergroten.

Nu het Benelux- en het EU-merkensysteem naast elkaar blijven bestaan, blijft de rol van het Benelux-Gerechtshof binnen dit rechtsgebied onverkort bestaan (en wordt bij onderhavig Protocol ook uitgebreid). Deze rol kan niet vervuld worden als het op zou gaan in het EU Hof van Justitie. Daarnaast vervult het Benelux-Gerechtshof ook taken voortvloeiend uit rechtsregels die gemeen zijn aan de Benelux-landen op andere terreinen dan het merkenrecht, zoals de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Ook vanuit deze terreinen ligt opgaan in het EU Hof van Justitie niet in de lijn der verwachting.

De leden van de VVD-fractie vragen toelichting van de regering op de mogelijke voor- en nadelen voor Nederland als het onderhavige verdrag niet geratificeerd zou worden.

De regering ziet geen voordelen als het onderhavige verdrag niet zou worden geratificeerd. Nadeel zou zijn dat de huidige situatie zou voortduren dat op het terrein van het merkenrecht de nationale rechtspraak tussen de Benelux-landen uiteenloopt.

De leden van de D66-fractie vragen of er wel sprake is van samenwerking tussen de drie Kamers en in welke mate en op welke wijze er afstemming plaatsvindt tussen de drie Kamers.

Het Protocol houdt de instelling van drie Kamers in, die onderling onafhankelijk zullen zijn en zelfstandig zullen functioneren. Elke Kamer zal, zonder inmenging in de bevoegdheden van de beide andere Kamers, alleen de geschillen behandelen waarvoor zij specifiek bevoegd is. Behoudens anders bepaald in het Reglement van Orde van het Benelux-Gerechtshof is er tussen de drie Kamers geen sprake van samenwerking of inhoudelijke afstemming. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel sprake kan zijn van gemeenschappelijke vergaderingen over administratieve aangelegenheden. De President van het Benelux-Gerechtshof zal de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen.

De leden van de fractie van D66 horen graag hoe de vereenvoudiging van de prejudiciële procedure, die de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in zijn aanbeveling heeft opgenomen, in praktijk doorgevoerd zal worden. Zal dit inderdaad worden doorgevoerd in het Reglement van Orde of in het Reglement op de procesvoering, of is er sprake van een andere wijze waarop deze aanbeveling wordt doorgevoerd?. Zij vragen binnen welke termijn een doorvoering te verwachten is.

Deze vereenvoudiging dient te worden doorgevoerd in het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof. Daarin staan namelijk de bepalingen tot organisatie van de te vereenvoudigen procesgang. Dit reglement wordt mede als gevolg van het onderhavige Protocol momenteel herzien. Een door het Benelux-Gerechtshof ingestelde werkgroep is belast met het opstellen van het concept, en op een later moment worden vertegenwoordigers van de Benelux-landen hier ook bij betrokken. Het afgestemde reglement wordt door het Hof aangenomen, waarna het moet worden goedgekeurd door het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Ten slotte wordt het bekendgemaakt in het Benelux-Publicatieblad, alvorens het uiteindelijk in werking kan treden. Verwachting is dat een en ander binnen een jaar zijn beslag kan krijgen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

OHIM-EPO Report "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe", Industry-Level Analysis Report, September 2013.
Uit het persbericht: De Europese Commissie heeft vandaag met genoegen kennis genomen van een nieuwe studie over het belang van intellectuele-eigendomsrechten voor de economie van de Unie. Deze studie (“Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe”) is uitgevoerd door het Europees Octrooibureau en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. De belangrijkste conclusies van de studie zijn dat 39% van de totale economische activiteit in de EU (goed voor ca. 4,7 biljoen EUR) voortvloeit uit bedrijfssectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele eigendomsrechten. Maar liefst 26% van alle werkgelegenheid in de EU (56 miljoen banen) is direct afhankelijk van deze sectoren, terwijl nog eens 9% van alle banen daarvan indirect afhankelijk is.

Meer lezen: IP Contribution Rapport (link); Full Report (pdf); Study in Figures (pdf) en de Executive Summary NL (pdf):

Belangrijkste uitkomsten
De bijdrage van IPR-intensieve bedrijfstakken aan de werkgelegenheid in de EU bedraagt 26%, die aan het BBP van de EU 39%.

IPR-intensieve bedrijfstakken worden gedefinieerd als bedrijfstakken met een meer dan gemiddeld gebruik van IPR’s per werknemer. Uit deze studie blijkt dat ongeveer de helft van de Europese bedrijfstakken als IPRintensief kan worden beschouwd. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat alle bedrijfstakken tot op zekere hoogte gebruikmaken van IPR’s. Het feit dat alleen wordt gekeken naar de IPR-intensieve bedrijfstakken, betekent dus dat de werkelijke bijdrage van IPR’s aan de Europese economie hoger zal zijn dan uit deze studie naar voren komt.

Het blijkt dat in de periode 2008-2010 bijna 26% van alle banen is gegenereerd in IPR-intensieve bedrijfstakken. Voor de merkintensieve bedrijfstakken bedraagt dit percentage bijna 21%, voor modelintensieve bedrijfstakken 12%, voor octrooi-intensieve bedrijfstakken 10%, terwijl auteursrechtintensieve en GA-intensieve bedrijfstakken kleinere percentages laten zien. Gemiddeld waren in deze periode 56,5 miljoen Europeanen werkzaam in IPR-intensieve bedrijfstakken, op een totale beroepsbevolking van ongeveer 218 miljoen mensen. Daarnaast werden nog eens 20 miljoen banen gegenereerd in bedrijfstakken die goederen en diensten leveren aan de IPR-intensieve bedrijfstakken. Indirecte banen meegerekend bedraagt het totale aantal banen dat afhankelijk is van IPR’s bijna 77 miljoen (35,1%).

In dezelfde periode werd bijna 39% van de totale economische bedrijvigheid (BBP) gegenereerd in IPR-intensieve bedrijfstakken; dit komt overeen met een bedrag van 4,7 biljoen EUR. Ook waren deze bedrijfstakken verantwoordelijk voor het grootste deel van de handel van de EU met de rest van de wereld. De modelintensieve, auteursrechtintensieve en GA-intensieve bedrijfstakken genereerden een handelsoverschot IPR-intensieve bedrijfstakken betalen ook significant hogere salarissen dan andere bedrijfstakken. Het verschil bedraagt meer dan 40%. Dit is in overeenstemming met het feit dat de toegevoegde waarde per werknemer in IPR-intensieve bedrijfstakken hoger is dan in andere sectoren van de economie.

De bijdrage van IPR-intensieve bedrijfstakken aan de twee belangrijkste economische indicatoren – werkgelegenheid en productie – wordt in (de onderstaande) drie tabellen samengevat.

CMS Response to Consultation on the UPC Rules of Procedure (the "Rules"), CMS September 2013.
Ingezonden door Willem Hoorneman en Rogier de Vrey, CMS Derks Star Busmann gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court.

CMS is an international law firm with an extensive presence in Europe. With 2,800 legal and tax advisers in 54 offices, we are the largest provider of legal services in Europe. Our international Intellectual Property team consists of approximately 150 lawyers located across Western, Central and Eastern Europe and beyond. We have been following the proposals relating to the Unified Patents Court and Unitary Patent and the drafting of the Rules with interest, and have spoken to clients to gather their views. These comments reflect our internal and external discussions in general, and do not represent the views of any particular client of CMS.

Lees de gehele bijdrage hier.

Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Els Doornhein is sinds september partner bij De Vos & Partners.
Els is begonnen aan de Eramus Universiteit van Rotterdam en werkt sinds 1994 als advocaat. In augustus 1998 is Els bij De Vos & Partners begonnen. Ze is gespecialiseerd in het recht van intellectuele eigendom, werkt voor "creatieve partijen" en heeft ruime ervaring met het media- en reclamerecht. Sinds september is Els partner bij De Vos & Partners.

Dennis van Beem is sinds september ook partner bij De Vos & Partners.
Dennis is begonnen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 1996 is hij werkzaam als advocaat bij De Vos & Partners Advocaten. Dennis is gespecialiseerd in Informatie- en Communicatietechnologie, anti-piracy, spam, phising en internet en Auteursrecht. Sinds september is Dennis van Beem partner bij De Vos & Partners.

Claudia Zeri versterkt praktijkgroep IE & technologie van BarentsKrans
Claudia Zeri versterkt sinds september de pratijktgroep IE & Technologie van BarentsKrans. Claudia is begonnen aan de Universiteit van Leiden. Voor Claudia bij BarentsKrans kwam was zij werkzaam bij Hoyng Monegier LLP en Howrey LLP.

Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten is een nieuw advocatenkantoor dat zich richt op cliënten in muziek, media, software, Internet, games, privacy, vormgeving en productbescherming. Cliënten van Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten zijn bijvoorbeeld artiesten, game developers en designers. Maar ook softwareontwikkelaars en producenten van hoogwaardige technologie.

Het kantoor is opgericht door Maarten Leopold, Quirijn Meijnen en Olivier Oosterbaan. Drie advocaten die al jaren actief zijn op het gebied van IE, IT en mediarecht, en daarin hun sporen verdiend hebben. Ieder van hen heeft zo zijn eigen invalshoek. Maarten Leopold: muziek, media, entertainment. Quirijn Meijnen: IE, onrechtmatige perspublicaties, portretrecht, productbescherming. Olivier Oosterbaan: IT, games, privacy en Internet. Ieder van de advocaten zal vanuit zijn eigen expertise de praktijk van de anderen aanvullen en versterken.