Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3775 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Huisstijl. Computerprogramma.

Introductie: Sun, eigenaresse van zonnestudio's in Den Haag handelt onder de handelsnaam The Sun Company Bruinings Sensatie Studio en is heeft in haar zonnestudio's een huisstijl toegepast. [S] - directeur van Sun - is houdster van het afgebeelde woord-/beeldmerk. Er zijn vier licentieovereenkomsten gesloten met een of meer van de geïntimeerden in de periode van juli 2000 tot begin 2004, met betrekking tot zonnestudio's in Delft, Vlaardingen, Roosendaal en Tilburg. Deze zijn ook beëindigd, waarover is geproceceerd, zie IEF 6379 (Rb Den Haag).

Over de niet-nakoming en beëindiging van licentieovereenkomsten met betrekking tot zonnestudio's en de gevolgen hiervan. De conventionele vorderingen tot betaling schadevergoeding en verbeurde boetes, behoudens een bedrag van € 95,20, worden afgewezen.

Er is geen inbreuk op auteursrechten met betrekking tot het computerprogramma aangenomen. Er blijkt niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken". Voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur.

De reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer gebruik van handelsnaam, merk en huisstijl twee weken na betekening van kort geding vonnis heeft gestaakt en gestaakt heeft gehouden wordt afgewezen, nu niet kan worden aangenomen dat zij merk en/of handelsnaam helemaal niet meer heeft gebruikt.

De subsidiaire vordering tot verklaring voor recht dat ex-licentienemer voormeld gebruik heeft gestaakt en gestaakt gehouden, met uitzondering van door de rechter nader te bepalen specifieke inbreuken, kan niet worden toegewezen nu zij te vaag en te weinig concreet en onderbouwd is. Eiseres in reconventie stelt immers geen feiten of omstandigheden die tot het oordeel moeten leiden dat er geen andere overtredingen zijn dan de door haar - als niet-overtredingen - aan de orde gestelde handelingen.

Computerprogramma
28. Sol de Mallorca heeft betwist dat het programma van Sun een auteursrechtelijk beschermd werk is dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Voorts betwist zij dat zij na januari 2006 inbreuk heeft gepleegd. Zij heeft gesteld dat zij een nieuw programma heeft laten ontwikkelen door Adetech Consultancy B.V, waarvoor zij € 18.000,-- exclusief BTW heeft betaald, waartoe zij als producties 6 en 7 bij conclusie van antwoordde de desbetreffende offerte en factuur heeft overgelegd.

Voor het ontstaan van auteursrecht is, ook bij computerprogramma's, vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het mag derhalve niet ontleend zijn aan een ander werk en er moet sprake zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van subjectieve keuzes. Sol de Mallorca c.s. stellen dat de onderhavige software van Sun standaard/basis software is, die ontwikkeld is in opdracht van Sundays - een grotere marktspeler op het gebied van zonnestudio's en voormalig werkgever van [S] - en waarop slechts enkele aanpassingen zijn aangebracht, die niet bijzonder zijn, terwijl de opbouw en structuur bovendien in hoge mate functioneel zijn bepaald. Sun heeft niet gemotiveerd betwist dat haar computerprogramma is gebaseerd op dat van Sundays. Wat betreft de betwisting dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk volstaat zij met een verwijzing naar de door haar als productie 17 overgelegde verklaring van CB plan. Daaruit valt naar het oordeel van het hof af te leiden dat de programmatuur van Sun zich slechts onderscheidt van (die) standaard/basissoftware door een aantal daarop aangebrachte aanpassingen. In die verklaring wordt immers slechts een aantal punten opgesomd die "het Suncompany programma speciaal maken". De eerste twee punten betreffen de naamsaanduidingen, waarvan niet gesteld is - en ook niet voor de hand ligt - dat die zijn overgenomen. De andere twee punten betreffen, naar het oordeel van het hof algemene, functionaliteiten, waarvan de aanwezigheid, zonder toelichting, die ontbreekt, niet de conclusie rechtvaardigt dat deze het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Bovendien is niet voldoende gemotiveerd gesteld dat het door Sol de Mallorca na januari 2006 gebruikte programma overeenstemt met het programma van Sun juist wat betreft die gedeelten of aspecten die het "speciaal maken". De bij grieven als productie 23 overgelegde foto's van het beeldscherm en het verslagje van Sun wijzen daar niet op. Daaruit blijkt immers niets omtrent de punten "die het Suncompany programma speciaal maken"; voor zover de beeldschermen overeenstemmen lijkt het te gaan om elementen die te herleiden zijn tot de standaard/basisprogrammatuur. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de gestelde auteursrechtinbreuk op de programmatuur als onvoldoende onderbouwd voorbij, zodat grief VI niet tot vernietiging kan leiden.

Staken van handelsnaam, merk, huisstijl, etc.
33. Sun heeft het vonnis van 22 juni 2006 op 23 juni 2006 laten betekenen, zodat Sun vanaf 8 juli 2006 dwangsommen zou verbeuren bij overtreding van de opgelegde verboden. Sun stelt dat op die datum het merk en de handelsnaam van Sun nog werden gebruikt en alle elementen van de huisstijl nog aanwezig waren en dat vele malen de bij het vonnis van 22 juni 2006 opgelegde verboden zijn overtreden. Sol de Mallorca stelt in haar conclusie van antwoord zelf dat op 8 en 9 juli 2006 twee keer een cadeaubon, voorzien van het merk, door haar is afgegeven. In de memorie van antwoord stelt zij dat alleen op 9 juli 2006 zo'n cadeaubon is getoond op verzoek van de echtgenote van [S] die deze vervolgens zou hebben meegegrist. Sun stelt onder meer dat het merk en/of de handelsnaam na 7 juli 2006, blijkens de als productie 16 bij memorie van grieven overgelegde foto van september of oktober 2006, is gebruikt op een reclameaanhangwagen die zichtbaar was vanaf de openbare weg en dat Sol de Mallorca in 2006 en (een deel van) 2007 gebruik heeft gemaakt van een website met de naam www.thesuncompany.nl. Deze stellingen heeft Sol de Mallorca niet voldoende gemotiveerd betwist.
Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Sol de Mallorca haar stelling dat zij het gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl van Sun binnen twee weken na betekening van het vonnis van 22 juni 2006 heeft gestaakt en gestaakt gehouden en de daarop gebaseerde vordering niet voldoende heeft onderbouwd, althans - voor het geval moet worden aangenomen dat de bewijslast ter zake op Sun rust - voormelde verweren/stellingen van Sun niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken. Het oordeel van de rechtbank, dat het niet in de rede ligt voormelde cadeaubonnen met het merk van Sun als inbreukmakend op enig recht van Sun aan te merken, acht het hof in dit kader niet relevant en niet juist. In het kort geding vonnis van 22 juni 2006 is het Sol de Mallorca immers ten opzichte van Sun verboden het merk en de handelsnaam te gebruiken.
Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat Sol de Mallorca het merk en/of de handelsnaam van Sun na 8 juli 2006 (helemaal) niet meer heeft gebruikt. Het bewijsaanbod van Sol de Mallorca c.s. is niet relevant nu het niet ziet op deze handelingen en wordt dan ook gepasseerd. Hetgeen Sol de Mallorca c.s. ter verontschuldiging van deze handelingen aanvoeren kan wellicht van invloed zijn op de te verbeuren dwangsommen, maar kan niet in de weg staan aan toewijzing van het gevorderde. Grief VI slaagt derhalve.
Ten overvloede merkt het hof op dat de omstandigheid dat de gevorderde verklaring voor recht niet wordt toegewezen, niet zonder meer betekent dat Sol de Mallorca genoemde verboden heeft overtreden en - thans nog te vorderen - dwangsommen heeft verbeurd. Die kwestie is in deze procedure niet aan de orde.

Lees het arrest hier (LJN, schone pdf).

Hof van Beroep Antwerpen 23 januari 2012, rolnr. 2010/AR/1778 (NV Zeeman Textiel Supers tegen NV Carodel)

Te vergelijken met IEF 10640 (Rb Den Haag)

België. Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht. Verklaring betreffende overdracht van rechten.

Titulariteit: Enkel geldt een schriftelijke overdracht tussen auteur en de vermeende auteursrechthebbende. Ondanks dat het voorwerp van de arbeidsovereenkomst het ontwerpen van kledij was, dient de overdracht van de vermogensrechten in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk te worden bedongen. NV Carodel legt een verklaring over waarin de auteur erkent de rechten op haar eventuele ontwerpen van bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst had afgestaan. Dat deze verklaring is afgelegd nadat deze procedure is ingeleid, doet geen afbreuk aan de waarachtigheid van de verklaring (zie r.o. 4.2.2.1.2).

Het hof verklaart de vordering van NV Carodel ten laste van NV Zeeman Textiel supers gedeeltelijk gegrond en stelt het auteursrechtelijk karakter vast van de werken BOYS T-shirt nr. 2703 en 3705 waarvan de NV Carodel de auteursrechtelijke vermogensrechten beschikt. Tot slot stelt het hof de auteursrechtelijke inbreuk in hoofde van Zeeman vast op de hiervoor vermelde kledij. Vernietiging wordt bevolen en de geconsigneerde borgsom, die werd opgelegd in het kader van de beschikking van 4 maart 2009, dient te worden vrijgegeven.

4.2.2.1.2 (..) NV CARODEL beweert dat het voorwerp vn de arbeidsovereenkomsten met haar medewerkers het ontwerpen van kledij was. De medewerkers waren op de hoogte dat deze kldij zou worden gecommercialiseerd.

Nochtans kan dit niet wegnemen dat de vermogenrechten van de werknemer maar kan overgaan op de werkgever indien de overdracht van de vermogensrechten in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk werd bedongen. Het feit dat de arbeidsovereenkomst sloeg op het ontwerpen van kledij, is op zich niet voldoende om de overdracht van de auteursrechtelijke vermogensrechten te bewerkstelligen.

Op 30 okober 2009  legde ONTWERPER een verklaring af waarzij zij erkende dat zij haar rechten op haar eventuele ontwerpen van bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst had afgestaan aan NV Carodel. (...)
ZEEMAN merkt op dat deze verklaring werd afgelegd nadat de procedure reeds was ingeleid.

Nochthans doet zulks geen afbreuk aan de waarachtigheid van de verklaringen van deze ontwerpster. Zij heeft haar vermogensrechten afgestaan aan NV CARODEL van bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Het geschrift is trouwens en bewijsmiddel en geen geldigheidsvereiste.

Dictum
Het hof recht doende op de vordering van NV CARODEL ten laste van NV Zeeman Textiel supers:
- verklaart de vordering vann NV Carodel ten laste van NV Zeeman Textiel supers gedeeltelijk gegrond als  volgt en stelt het auteursrechtelijk karakter vast van de werken BOYS T-shirt nr. 2703 en 3705 waarvan de NV Carodel de auteursrechtelijke vermogenrechten beschikt. Tot slot stelt het hof de auteursrechtelijke inbreuk in hoofde van Zeeman vast op de hiervoor vermelde kledij. Vernietiging wordt bevolen en de geconsigneerde borgsom, die werd opgelegd in het kader van de beschiking van 4 maart 2009, dient te worden vrijgegeven.

Gerecht EU 14 februari 2012, zaak T-33-11 (Peeters Landbouwmachines tegen OHMI/Fors MW) - dossier

Gelijktijdige dank aan Peter Claassen, AKD advocaten & notarissen.

Merkenrecht. Begrip kwader trouw. In de nietigheidsprocedure vraagt Peeters Landbouwmachines, tevens houdster woordmerk BIGA, om de nietigheid van het gemeenschapswoordmerk BIGAB voor de klasse 6, 7 en 12 (metaal, kranen, trailers).

De nietigheidsafdeling wijst de vordering af en het beroep wordt verworpen. Middel: kwader trouw is onjuist beoordeeld en in aangeduide waren zijn in hoge mate soortgelijk. Gerecht EU: De kamer van beroep heeft zich niet beperkt tot vergelijking van het begrip kwader trouw in dein van 52 Vo 207/2009 uit te leggen. De beginselen van HvJ EU Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli C-529/07 zijn correct toegepast.

37 De kamer van beroep heeft zich hoe dan ook niet beperkt tot deze vergelijking om het begrip kwade trouw in de zin van artikel 52 van verordening nr. 207/2009 uit te leggen. Blijkens de punten 22 tot en met 34 hierboven heeft zij integendeel de uitleggingsbeginselen die in dit verband door het Hof zijn ontwikkeld in zijn arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, correct toegepast.

38 Gelet op het voorgaande luidt de conclusie dat de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat, zelfs indien interveniënte op de hoogte was of had moeten zijn van het gebruik door verzoekster van het teken BIGA voor de verhandeling van verticale voermengers, zij niet te kwader trouw heeft gehandeld door de inschrijving van het bestreden merk te vragen.

Vergelijk IEF 10205.

Verder algemeen interessante overwegingen betreffende het begrip kwader trouw;
18 Het Hof heeft de wijze waarop het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip kwade trouw moet worden uitgelegd op een aantal punten nader gepreciseerd (zie naar analogie arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra). Zo heeft het erop gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager, in de zin van deze bepaling, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, en met name:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
– de omvang van de bescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

19 Het Hof heeft tevens aangegeven, in punt 44 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, dat het oogmerk om de verkoop van een product te beletten, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager kan wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat hij een teken als gemeenschapsmerk heeft doen inschrijven zonder de bedoeling er gebruik van te maken, maar enkel om een derde de toegang tot de markt te beletten.

21 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, alsook met de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk past.

In't dossier Toezicht op collectieve beheersorganisaties en na IEF 10796 (derde nota van wijziging). De debatten over auteursrechten hebben plaatsgevonden, en vandaag zal de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging wet toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten in de plenaire zaal plaatsvinden. Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dan kunt u vanaf 16:00 het debat online via de live stream volgen (link).

Gaat u het debat missen, zie vanaf volgende week: debatgemist.tweedekamer.nl.

Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2012, arrestnr. 2010/RK/380 (NV Carodel tegen NV Zeeman Textiel Supers)

België. Procesrecht: Kracht van gewijsde. Voorzitter als bodemrechter.

Eerder IEF 9175 (Vzr. Rb. van Koophandel Antwerpen): Zeeman stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten m.b.t. enkele kledingstukken uit de zomercollectie 2009.

De beschikking van 4 maart 2009 is gewezen door de voorzitter die oordeelt als bodemrechter, weliswaar ´op eerste zicht´, maar zijn beslissing is in de regel bekleed met het gezag van gewijsde. Uit artikel 764 Ger.W. volgt dat op straffe van nietigheid mededeling aan het openbaar ministerie dient plaats te vinden. Dit is niet gebeurt en de beschikking is nietig.

Het hof concludeert dat de eerdere beschikking IEF 9175 (Vzr. Rb. van Koophandel Antwerpen) wordt vernietigd. De vordering tot herroeping van de in gewijsde gegane beschikking van 4 maart 2009 is niet ontvankelijk en de vordering tot betaling van een geldsom wegens procesmisbruik is niet gegrond.

 3.6. De geïntimeerde stelt incidenteel beroep in dat ertoe strekt:
"De vordering van Zeeman textiel Supers tot herroeping van het gewijsde van de beschikking van 4 maart 2009 en tot vernietiging van deze beschikking op grond van het ontbreken van auteursrechten op de kledingsstukken (...) en op grond van het achterhouden van beslissende stuken en het persoonlijk bedrog, ontvankelijk en gegrond te verklaren".
Om de redenen hiervoor aangehaald is het incidenteel beroep niet gegrond.
De oorspronkelijke vordering van dde geïntimeerde is immers niet ontvankelijk.

A.W. Kooy, In de kiem gesmoord, IEF 10901

Commentaar in't kort van Annemieke Kooy, Barents Krans.

Octrooirecht. Kwekersrecht. Product-by-process-claim.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wees op 31 januari vonnis in een zaak over kiemplantjes van radijs met een hoog anthocyaninegehalte (IEF 10847). Deze stof geeft een rode, paarse of zwarte kleur en “wordt gezien als een uit gezondheidsoogpunt voordelige stof.” De aan de orde zijnde kernvraag betrof de octrooibaarheid van een product dat rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van een werkwijze van in wezen biologische aard, welke werkwijze van octrooibescherming is uitgesloten.

De onafhankelijke eerste conclusie van Taste of Nature’s octrooi EP ’938 beschrijft een “Raphanus sativa-plant, verkrijgbaar door het screenen van Raphanus sativa-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelf bestuiven en/of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.”
Conclusie 1 is dan ook een “product by process claim”.

Het geschil draait om artikel 53 aanhef sub b van het Europees Octrooiverdrag (“EOV”), welk artikel (onder andere) het volgende van octrooieerbaarheid uitsluit: “planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren (…)” Over dit artikel heeft de Enlarged Board of Appeal (“EBoA”) van het Europees Octrooibureau onlangs antwoord gegeven op de vragen die zijn gesteld in de zogenaamde "broccoli" (G 2/07) en "tomaat" (G 1/08) zaken.

Na bespreking van de “broccoli” en “tomaat” zaken overweegt de rechtbank dat de werkwijze van Taste of Nature niet octrooieerbaar is aangezien die veredelingswijze geen (niet-triviale) technische stap omvat. De uitspraak in de “broccoli” en “tomaat” zaken maakt (onder andere) duidelijk dat een werkwijze voor het kruisen van het hele genoom van planten en het vervolgens selecteren van de verkregen planten, in principe uitgesloten is van octrooieerbaarheid. Een (veredelings)werkwijze die een technische stap omvat die dient om de uitvoering van de stappen van kruisen of selecteren te vergemakkelijken of ondersteunen is eveneens van octrooiering uitgesloten. Een technisch middel, zoals een genetische marker, is in beginsel wel apart octrooieerbaar, maar de toepassing ervan in een wezenlijk biologisch werkwijze maakt deze werkwijze nog niet octrooieerbaar. Verder bepaalde de GKB in de “broccoli” en “tomaat” zaken dat een werkwijze niet uitgesloten is van octrooieerbaarheid volgens Art 53 (b) EPC indien de werkwijze een technische stap omvat waarmee een bijzonder kenmerk in het genoom wordt geïntroduceerd, of een bestaand kenmerk wordt gewijzigd, waarbij de introductie of wijziging niet het resultaat is van een natuurlijke kruising van de genomen van de planten.

Het octrooi van Taste of Nature was slechts een werkwijze volgens een klassiek veredelingsproces, hetgeen door Taste of Nature ook werd erkend. Taste of Nature stelt echter dat, in tegenstelling tot een “process claim”, een “product by process claim” niet onder de uitzondering van artikel 53 onder b valt. De voorzieningenrechter meent echter dat ook een product, dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die is uitgesloten van octrooieerbaarheid, niet voor bescherming in aanmerking komt. Hiermee passeert de rechter Taste of Nature’s argument dat de GKB zich (nog) niet expliciet over toelaatbaarheid van een dergelijke “product by process claim” heeft uitgelaten. De GKB zal misschien in de toekomst dergelijke vragen in het licht van 53 onder b te beoordelen krijgen, aangezien in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep na terugverwijzing van de “broccoli” en “tomaat” zaken momenteel gediscussieerd wordt over het mogelijk opnieuw stellen van vragen aan de GKB.

De voorzieningenrechter wil de (eventuele) nieuwe vragen aan de GKB niet afwachten. Naar voorlopig oordeel komt ook een product dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die van octrooieerbaarheid is uitgesloten, niet voor octrooibescherming in aanmerking. “Immers, per saldo is dan sprake van een zelfde situatie als wanneer de process claims (…) toelaatbaar zouden zijn geoordeeld”. Taste of Nature zou dan de facto derden kunnen verbieden om haar veredelingswijze toe te passen.

Uit het vonnis kan niet worden afgeleid of aan de rechter was voorgelegd zich (ook) uit te laten over de vraag of het product zelf (Raphanus sativa-plant waarvan de spruit een hoog anthocyaninegehalte heeft) al op grond van het eerste zinsdeel van artikel 53 onder b (“planten- of dieren rassen”) zou zijn uitgesloten op grond van artikel 53 onder b EOV.

Voor wat betreft de octrooieerbaarheid van plantenrassen geldt het volgende. In T1054/96 en G01/98 (de Novartis zaken) werd uitgegaan van de definitie van plantenras zoals vastgelegd in het UPOV-verdrag : de definitie komt dus uit het kwekersrecht. De GKB heeft in onder meer G01/98 bepaald dat uitvindingen die geen betrekking hebben op een enkel geïdentificeerd plantenras maar integendeel meerdere plantenrassen omvatten (in het geval van een productconclusie) of op meerdere plantenrassen toepasbaar zijn (bij een werkwijzeconclusie), octrooieerbaar zijn . Planten zijn wel te octrooieren, mits de uitvinding ervan aan de voorwaarden uit het EOV voldoet. In T0049/83 werden octrooiconclusies ziend op “Vermehrungsgut” toegestaan aangezien a) de planten niet óók door kwekersrecht beschermd konden worden , b) de uitvinding niet beperkt was tot een bepaald plantenras , c) de planten niet het resultaat waren van een wezenlijk biologische werkwijze maar het resultaat van een behandeling met chemische middelen.

In een persbericht laat Taste of Nature weten in hoger beroep te gaan. Wellicht komt de octrooieerbaarheid van het kiemplantje in kwestie in het licht van de uitsluitingsgrond van art 53 sub b EOV in het arrest van het Hof Den Haag alsnog uitdrukkelijk aan de orde.

A.W. Kooy

[red. voetnoten in de bijgevoegde pdf]

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 7 februari 2012, LJN BV8356 (voormalig partner van HKZ, X tegen Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, Boekx.

In navolging van IEF 9316. Merkenrecht. Collectieve merken. Keurmerken. Herstel vonnis Rb. Utrecht: "beeldmerk" wordt "woordmerk". Voormalig HKZ-partner en Stichting HKZ.

Stichting HKZ stelt normen op om kwaliteit in de zorg te meten, de HKZ-normen. Zorginstellingen die HKZ-gecertificeerd zijn, mogen het HKZ-keurmerk voeren waarvan Stichting HKZ houdster is (Partner-keurmerk, ISO 9001). Eiser X is een consultant die onder de naam Kwaliteit in Praktijk onder meer zorginstellingen adviseert over de HKZ-normen. X is niet meer aangesloten bij Stichting HKZ en heeft een Benelux merkaanvrage verricht voor een beeldmerk met het woordbestanddeel HKZ SPECIALIST.

In eerste aanleg werden de diensten van de voormalig HKZ Partner nog weinig soortgelijk geacht aan de diensten waarvoor de (collectieve)  merken van Stichting HKZ zijn ingeschreven. In hoger beroep gaat het Hof ervan uit dat de diensten sterk soortgelijk zijn.

In dit hoger beroep worden de grieven van de voormalig HKZ-partner afgewezen. Hij mag het teken HKZ-PARTNER niet langer gebruiken. Ook dient hij het door hem aangevraagde beeldmerk HKZ SPECIALIST in te trekken. Het gebruik van dit teken maakt inbreuk op de merken van de Stichting HKZ. Er is geen sprake van geoorloofd refererend merkgebruik met de beeldelementen. Gebruik van het teken HKZ-specialist sec zou wel geoorloofd kunnen zijn. Hiermee wordt niet direct een commerciële band gesuggereerd met de stichting.

4.15. Het beeldmerk HKZ-partner is een collectief merk, dat (onder meer) dient ter onderscheiding van de diensten die worden verricht door de verschillende HKZ-partners. Het merk is daarvoor ook aangevraagd (o.a. adviezen inzake de bedrijfsvoering ten behoeve van zorgverlenende instellingen. De door X aangeboden diensten zijn gelijk aan de diensten die door de HKZ-partners worden aangeboden, richten zich op hetzelfde publiek (de zorginstellingen) en zijn concurrerend.
Wat betreft de overige dienstverlening van de Stichting waarvoor het merk is ingeschreven (waaronder het verstrekken van informatie, normontwikkeling, certificering) - voor zover het merk ook daarvoor wordt gebruikt - staat vast deze afwijkt van de dienstverlening van X nu de Stichting zelf geen zorginstellingen begeleidt bij het verkrijgen van certificering. De diensten van X zijn evenwel onlosmakelijke verbonden met de diensten van de Stichting - die deels ook op de zorginstellingen zijn gericht - en zijn daaraan in zekere zin complementair.
Sprake is al met al van een grote mate van soortgelijkheid tussen de onder het merk en teken aangeboden diensten. Aldus faalt grief III in principaal hoger beroep en slaagt grief I in incidenteel hoger beroep.

Lees het arrest hier (grosse met zaaknr 200.081.259, LJN BV8356).

Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3546 (Chamtor tegen Carboply/Basic Supply Group én Carboply tegen Chamtor)

Afwikkeling van een contractuele relatie. Uitleg prijsclausule. Opschorting; partij moet wel daadwerkelijk hebben opgeschort. Dochters van Basic Supply Group hebben een werkwijze ontwikkeld voor de vervaardiging van een nieuw tarweproduct. Daarop is octrooi verkregen. De productie en verhandeling is in een nieuwe vennootschap ondergebracht met ieder 50% aandelenverdeling tussen BSG en Chamtor en een exclusieve licentie aan de dochters van BSG. Er zijn geen afspraken op schrift gesteld, maar de contouren zijn neergelegd in een fax.

Verdere feiten in citaten

2.6. Op 1 juli 2004 heeft Chamtor de levering van Proply aan CBV daadwerkelijk gestaakt. Zij is het product Proply vervolgens rechtstreeks gaan leveren aan de klanten die Proply voorheen van CBV afnamen. Vanaf 1 december 2004 is Chamtor eveneens gestopt met de levering van Carboply aan CBV. Vanaf dat moment verkoopt Chamtor een product genaamd Lactiflor aan de afnemers van CBV.

2.7. DPS heeft een vordering tegen Chamtor ingesteld op grond van haar octrooi op de werkwijze voor het vervaardigen van Carboply. De uit dien hoofde ingestelde vorderingen zijn door de rechtbank in de zaak met zaak-/rolnummer 254374 HA ZA 05-3660, die gevoegd is met de onderhavige zaak, grotendeels toegewezen. Van het vonnis is in zoverre geen hoger beroep ingesteld.

2.9. (...) De rechtbank heeft op deze grond in conventie de vorderingen van Chamtor grotendeels toegewezen en in reconventie de vorderingen sub i. en iii. van CBV afgewezen. Vordering ii. van CBV heeft de rechtbank afgewezen op de grond dat CBV ingevolge het bepaalde in artikel 70 lid 5 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) als licentieneemster niet bevoegd is zelfstandig winstafdracht te vorderen. Vanwege het opschortingsrecht van Chamtor heeft de rechtbank ook de vordering van BSG wegens tekortkoming afgewezen. De overige vorderingen van BSG heeft zij grotendeels toegewezen.

30. BSG vordert uit hoofde van de staking van de levering van Proply en Carboply een bedrag van € 1.590.000,- aan schadevergoeding. € 1.120.000,- daarvan ziet op het product Proply. De vordering van BSG is gebaseerd op het uitgangspunt dat Chamtor nog twee jaar had moeten voortgaan met het leveren van Proply. Dat uitgangspunt is juist. Het uitgangspunt dat CBV 40% van de capaciteit van Chamtor zou hebben afgenomen, is echter niet zonder meer juist. Zoals het hof in rov. 25 is overwogen, gaat het hof ervan uit dat het afnameniveau van 2004 (80% van 8.000.000 kg. per jaar) zou zijn voortgezet. Voorts heeft Chamtor erop gewezen dat de schade niet zonder meer gelijk te stellen is aan de gederfde omzet, omdat aannemelijk is dat BSG ook de daarmee samenhangende kosten niet heeft hoeven maken. BSG heeft daar slechts tegenin gebracht dat de opmerking van Chamtor dat het gevorderde bedrag niets anders is dan gederfde omzet niet relevant is. Zij stelt echter tevens dat zij als gevolg van het wegvallen van de omzet op Proply en Carboply een herstructurering heeft moeten doorvoeren. Aannemelijk is dat daardoor (een deel van) de kosten gemoeid met de door BSG ten behoeve van de verhandeling van Proply en Carboply verleende diensten is weggevallen. Daarmee moet bij de begroting van de schade wel degelijk rekening worden gehouden. Nu BSG ook wat betreft haar overige schadevorderingen verwijzing naar de schadestaatprocedure vordert en het hof de toewijzing daarvan blijkens hetgeen hierna volgt in stand zal laten, zal het hof ook deze vordering naar de schadestaatprocedure verwijzen.

32. Tussen partijen staat vast dat ten aanzien van de vervaardiging en verhandeling van Carboply geen afspraken op schrift zijn gezet, behoudens wat betreft de verlening van de licentie door de octrooihouders aan CBV om Carboply te mogen verhandelen. Wel zijn (ook volgens Chamtor) de contouren van de samenwerking neergelegd in een fax. Volgens die afspraken leverde Chamtor Carboply aan CBV, die het product onder gebruikmaking van de diensten van BSG afzette. Chamtor heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat BSG voor haar diensten € 50,- per 1000 kg. geleverde Carboply ontving.

Dictum:
in het incidentele beroep
- vernietigt het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 29 oktober 2008, voor zover gewezen tussen BSG en Chamtor en voor zover (onder 6.23) het meer of anders gevorderde is afgewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende:
- veroordeelt Chamtor om aan BSG te betalen de door BSG, als gevolg van de tekortkoming door Chamtor in haar verplichting tot levering van Proply, geleden schade, als nader omschreven in rov. 30 van dit arrest, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 oktober 2006;

Link
De Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en de Vereniging voor Auteursrecht (VVA) organiseren een gezamenlijke studiemiddag over de Brein/Ziggo-XS4ALL-zaak en het Europese perspectief zoals dat gevormd wordt door onder meer de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Scarlet/Sabam. Vooraanstaande sprekers (prof. mr. Egbert. Dommering, prof. mr. Arno Lodder en prof. mr. Dirk Visser) verzorgen inleidingen, die gevolgd worden door een discussie.

Inschrijven: studiemiddag@mediaforum.nl
Waar Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Wanneer woensdag 22 februari 2012
Prijs Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen Euro 20,=.
Bijlage: pdf

Programma
14.00-14.30 uur inloop (koffie/thee)
14.30-14.50 uur Prof. mr. Egbert Dommering
14.50-15.10 uur Prof. mr. Arno Lodder
15.20-15.40 uur Prof. mr. Dirk Visser
15.40-16.00 uur Pauze
16.00-17.15 uur debat
17.15 borrel

Hof van Cassatie van België 2 december 2011, no. C.08.0510.F (Martin Y Paz Diffusion tegen D.D. / Fabriek van Maroquinerie Gauquie)

Met samenvatting van Hannes Abraham.

Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.

Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
 
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en  ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.

Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
 
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.

In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
 
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:

1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt  om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?