De realiteit is geen fictie meer
S. Hagen, De realiteit is geen fictie meer, IEF 10634
Met commentaar van Steffen Hagen, CMS Derks Star Busmann.
Reikhalzend – en door de meeste IE-rechthebbenden wellicht vooral: angstvallig – werd er uitgekeken naar het op 1 december 2011 gewezen arrest van het Hof van Justitie van de EU in de gevoegde zaken van Philips (C446/09) en Nokia (C495/09). Reikhalzend, omdat te verwachten viel dat het Hof daarin nader zou aangeven onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van een Lidstaat de doorvoer van inbreukmakende goederen (afkomstig van buiten en met bestemming buiten de EU) kunnen beletten. Angstvallig, omdat – afgaande op de conclusie van A-G Cruz Villalón – de verwachting was dat het Europese Hof een einde zou maken aan de zogenoemde ‘vervaardigingsfictie’, die in dergelijke gevallen van transit-goederen door Nederlandse rechters wel werd toegepast om deze als inbreukmakend in de EU te kunnen kwalificeren (en op basis daarvan te laten vernietigen). In beide opzichten heeft het Hof de ‘verwachtingen’ waargemaakt.
1. De Anti-Piratij Verordening
2. De Nokia-zaak
2.a. Overwegingen van het HvJEU
3. De Philips-zaak
3.a. Overwegingen van het HvJEU
4. In conclusie
1. De Anti-Piraterij Verordening
Het draait in dezen allemaal om de uitleg van de zogenoemde Europese Anti-Piraterij Verordening (Verordening 1383/2003, voorheen Verordening 329/594). Deze Verordening (hierna: de APV) stelt voorwaarden waaronder de douane, op verzoek van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, kan optreden wanneer men bij controle van een zending die bijvoorbeeld op Schiphol of in de Rotterdamse haven aankomt, het vermoeden krijgt dat de zending inbreukmakende goederen bevat.
Onder “goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht” verstaat de APV zowel “namaakgoederen” (merkinbreuk), “door piraterij verkregen goederen” (inbreuk op auteurs-, naburig en/of modelrecht) alsook goederen die inbreuk op een octrooi, kwekersrecht of geografische aanduiding opleveren. Wanneer de douane een zending aantreft waarvan zij vermoedt dat het inbreukmakende producten zijn, informeert de douane (op verzoek) de betreffende IE-rechthebbende en zendt zij deze enkele foto’s en/of monsters van de goederen ter beoordeling. Indien de rechthebbende het vermoeden van de douane bevestigt, dan kan deze bij de douane de gegevens opvragen van de verzender, vervoerder en geadresseerde van de zending. De rechthebbende sommeert hen vervolgens schriftelijk om de inbreukmakende goederen vrijwillig af te staan ter vernietiging.
De zending wordt door de douane 10 werkdagen vastgehouden, te verlengen met een termijn van nogmaals 10 werkdagen. Wanneer de eigenaar of houder van de goederen binnen die termijn inderdaad schriftelijk verklaart in te stemmen met afgifte, stelt de IE-rechthebbende de douane daarvan in kennis en worden de inbreukmakende producten vervolgens vernietigd. Indien echter de eigenaar of houder van de goederen uitdrukkelijk weigert in te stemmen, dan zal de douane de zending vrij moeten gegeven. In dat geval zal de merkhouder, om te voorkomen dat de douane de namaakproducten vrijgeeft, uiteindelijk (eventueel na voorafgaande civiele beslaglegging) een procedure moeten starten bij de rechter waarin hij vernietiging van de goederen kan vorderen. Maar ook wanneer de merkhouder helemaal geen reactie krijgt op zijn sommaties, kan hij de namaak vernietigen: in dat geval bepaalt de APV namelijk dat (stilzwijgende) toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven.
Het ‘douanebeslag’, zoals de hiervoor beschreven procedure ook wel wordt genoemd, heeft zich in de praktijk bewezen als een snelle, eenvoudige en effectieve procedure voor rechthebbenden om inbreukmakende producten reeds aan de grens te kunnen onderscheppen, voordat deze daadwerkelijk in de EU in de handel kunnen worden gebracht.
Lange tijd beleef echter de vraag of de APV ook het tegenhouden van zendingen rechtvaardigt wanneer het goederen in transit betreft, m.a.w. goederen afkomstig van buiten de EU, die tevens een bestemming hebben buiten de EU, en dus slechts via de EU worden doorgevoerd. Voorstanders van de mogelijkheid tot douanebeslag van transit zendingen wezen erop de bestemming van dergelijke zendingen herhaaldelijk kan worden gewijzigd en benadrukten steevast het gevaar dat dergelijke goederen alsnog op frauduleuze wijze hun weg naar de EU zouden kunnen vinden. Wanneer in dergelijke gevallen geen douaneoptreden mogelijk zou zijn, zou dit een effectieve strijd tegen namaak ondermijnen en de effectiviteit van de APV als wapen in die strijd uithollen. Tegenstanders daarentegen hechtten veeleer aan het waarborgen van het legitieme internationale handelsverkeer van via de EU transiterende goederen, die anders in het gedrang zou kunnen komen.
In zijn arrest van 1 december 2011 heeft het Europese Hof zich nu nader uitgesproken over de voorwaarden waaronder handhavend optreden onder vigeur van de APV mogelijk kan zijn.
2. De Nokia-zaak
In de Nokia-zaak werd door de douaneautoriteiten op de luchthaven van Londen Heathrow een zending namaak Nokia-telefoons onderschept, afkomstig uit Hongkong en met bestemming Colombia. Het verzoek van Nokia aan de douane om de namaakgoederen in beslag te nemen werd echter geweigerd door de douane. De douane vond dat geen sprake kon zijn van “namaakgoederen” in de zin van de APV, omdat de zending voor Colombia bestemd was en volgens de douane niet was bewezen dat deze frauduleus naar de EU zou worden omgeleid (waardoor de betreffende goederen alsnog binnen de EU in het economisch verkeer gebracht zouden worden, en daarmee inbreuk op de EU Gemeenschapsmerkrechten van Nokia zouden maken).
Nokia is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de High Court of Justice, en vervolgens tegen diens afwijzende beslissing in hoger beroep gekomen bij de Court of Appeal, die daarop prejudiciële vragen van uitleg heeft gesteld aan het Europese Hof.
2.a.Overwegingen van het HvJEU
Het Hof stelt voorop dat onder een schorsingsregeling geplaatste goederen afkomstig van buiten de EU niet louter wegens deze plaatsing (transit status) inbreuk kunnen maken op in de EU geldende intellectuele eigendomsrechten.
Indien echter de douaneautoriteiten (met de rechthebbende) vaststellen dat dergelijke goederen imitaties of kopieën betreffen, kunnen zij deze goederen wél vasthouden, wanneer er een gefundeerd vermoeden bestaat dat deze goederen alsnog zullen worden omgeleid en in de EU op de markt zullen worden gebracht, en daarmee inbreuk zullen maken op IE-rechten met gelding in de EU. Hiervan kan in elk geval sprake zijn wanneer met betrekking tot dergelijke van buiten de EU afkomstige goederen sprake is van “een reeds tot de consumenten in de EU gerichte commerciële handeling”, zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame.
Maar ook wanneer er nog geen sprake is van een concrete, op de EU-consument gerichte commerciële handeling, kan de douane toch optreden wanneer er omstandigheden zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat een of meerdere partijen betrokken bij de productie, expeditie of distributie van de betreffende goederen op het punt staan deze naar consumenten in de EU om te leiden, of wanneer er aanwijzingen zijn dat deze partijen dergelijke commerciële bedoelingen verbergen. Voorbeelden van aanwijzingen of gegevens die een dergelijk vermoeden kunnen funderen zijn volgens het Hof:
(a) de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling aangifte van de bestemming vereist is;
(b) het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen;
(c) het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten; of
(d) nog aan het licht gekomen documenten of correspondentie over de betrokken goederen waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze goederen naar de consumenten in de EU worden omgeleid.
Naar aanleiding van dit arrest is te verwachten dat de douaneautoriteiten in de EU dus niet (meer) een zending namaakgoederen zullen vasthouden op het enkele verzoek van een rechthebbende, slechts gebaseerd op een gesteld, ongefundeerde vermoeden dat de goederen wel eens frauduleus toch hun weg naar de EU zouden kunnen vinden. Anderzijds geeft het Hof diverse voorbeelden van aanwijzingen die een dergelijk vermoeden wél kunnen funderen. Er blijven kortom ruime mogelijkheden om, telkens op grond van de omstandigheden van het concrete geval, een vermoeden te motiveren en daarmee een verzoek om douaneoptreden te legitimeren.
3. De Philips-zaak
Daar waar in de fase van douanebeslag dus een (onderbouwd) vermoeden kan volstaan om transit goederen vast te houden, is het Europese Hof minder ruimhartig voor de rechthebbende wanneer het vervolgens daadwerkelijk tot een gerechtelijke procedure komt, waarin de nationale rechter zich moet uitspreken over de vraag of de betreffende vastgehouden goederen inderdaad aangemerkt kunnen worden als inbreukmakend op een intellectueel eigendomsrecht met gelding in de EU dan wel in de betreffende Lidstaat.
In de Philips-zaak hadden de douaneautoriteiten in de haven van Antwerpen een lading elektrische scheerapparaten tegengehouden die mogelijk inbreuk maakten op modellen- en auteursrechten van Philips. Philips wendde zich vervolgens tot de rechtbank te Antwerpen en vorderde onder meer vernietiging van de gesteld inbreukmakende (“door piraterij verkregen”) goederen. De goederen waren afkomstig uit China, met onbekende bestemming. De gedaagde partij voerde aan dat er geen bewijs was dat de goederen bestemd waren voor de Europese markt en derhalve niet kwalificeerden als inbreukmakende producten.
Philips beriep zich echter op de zogenoemde ‘vervaardigingsfictie’, waarvan de Hoge Raad zich bediende in het (om die reden befaamde) Philips/Postec-arrest uit 2004, en welke sindsdien door Nederlandse rechters is nagevolgd in verschillende transit-zaken. Op grond van deze fictie werden transit-goederen beschouwd als inbreukmakend op IE-rechten met gelding in de Lidstaat waar de goederen waren tegengehouden, indien de vervaardiging van dergelijke goederen in die Lidstaat als inbreukmakend zou kwalificeren.
De rechtbank Antwerpen heeft vervolgens over de toepasselijkheid van een dergelijke fictie een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof.
3.a. Overwegingen van het HvJEU
Het Europese Hof maakt echter korte metten met de vervaardigingsfictie. Het Hof overweegt daartoe dat een dergelijke fictie niet voor de betrokkenen dermate verstrekkende gevolgen als vernietiging van de goederen rechtvaardigt. In een gerechtelijke procedure dient de rechterlijke instantie van de betreffende Lidstaat vast te stellen of de door de douaneautoriteiten vastgehouden (transit)goederen daadwerkelijk inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van de rechthebbende met gelding in die Lidstaat. Een dergelijke beslissing kan, zo overweegt het Hof expliciet, niet worden genomen op basis van een louter vermoeden, maar moet gebaseerd zijn op een onderzoek van de vraag of is bewezen dat inbreuk is gemaakt op het betrokken recht.
Het verwerpen van de vervaardigingsfictie is een flinke ‘bewijslastige’ tegenvaller voor IE-rechthebbenden. Immers, bewijs maar eens dat bepaalde namaakgoederen of ongeautoriseerde kopieën die slechts ter doorvoer in het douanegebied van de EU zijn binnengebracht – en dus zonder aldaar in de vrije handel te worden gebracht – inbreuk kunnen maken op een in de EU geldend IE-recht. Het Hof realiseert zich evenwel kennelijk dat dit een behoorlijke bewijslast op de schouders van de rechthebbende legt, en geeft vervolgens (in overweging 71 van het arrest) enkele voorbeelden van wat als dergelijk bewijs kan dienen, te weten:
(a) een verkoop van goederen aan een klant in de EU;
(b) een verkoopaanbieding of reclame gericht aan consumenten in de EU; of
(c) documenten of correspondentie betreffende de betrokken goederen waaruit blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de EU om te leiden.
Opvallend is dat de voornoemde formuleringen (“een verkoop van goederen”, “een verkoopaanbieding” “reclame”) niet specifiek lijken te zien op de betrokken goederen, hetgeen ruimte laat voor het argument dat als bewijs van inbreuk volstaat wanneer de rechthebbende kan aantonen dat de betreffende producent, expediteur of distributeur dergelijke inbreukmakende activiteiten ontplooit, zonder dat dit bewezen hoeft te zien specifiek op de betrokken goederen. Daarentegen hanteert het Hof aan het einde van het arrest, in de ‘verklaring voor recht’ in (resumerend) antwoord op de gestelde prejudiciële vragen, meer restrictieve bewoordingen, stellende dat “dit bewijs is geleverd, onder meer, wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de EU zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten in de EU, …”.
Hoe generiek of specifiek dergelijk bewijs moet zijn is daarmee niet geheel duidelijk.
Ten slotte wijst het Hof er nog op dat het de douaneautoriteiten van de Lidstaten via welke transit-goederen worden doorgevoerd vrijstaat om samen te werken met de douane in het land van bestemming teneinde de goederen, zo deze in dat land inbreuk maken op een IE-recht, aldaar alsnog uit het internationale handelsverkeer te laten nemen. Overigens bepleitte het gerenommeerde Max Planck Instituut in een eerder dit jaar gepubliceerde studie om dergelijke transit-goederen, indien zij in zowel het land van doorvoer als het land van bestemming inbreukmakend zijn, onder het bereik van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening te brengen. Indien de Europese wetgever dit advies ter harte zou nemen bij de herziening van voornoemde regelgeving, zou dat de IE-rechthebbende in dergelijke gevallen, zowel in de fase van douanebeslag als bij de rechter, een aanzienlijke bewijslast schelen en daarmee slagvaardiger maken.
Intussen is bij de Europese Commissie een herziening van de APV in de maak. Het thans voorliggende voorstel biedt evenwel geen uitzicht op nieuwe mogelijkheden voor de vervaardigingsfictie. Daarvan is met dit arrest dus naar het zich laat aanzien voorgoed afscheid genomen.
4. In conclusie
De nieuwe realiteit in douanebeslagzaken betreffende goederen in transit is dat toepassing van de vervaardigingsfictie ingevolge dit arrest van het Europese Hof niet langer houdbaar is. Het Hof stelt daarmee duidelijk(e) grenzen aan het onderscheppen van transit namaak- en piraterij-goederen door rechthebbenden in de EU. Daarnaast geeft het Hof echter ook richting en ruimte aan rechthebbenden om met name in de fase van het douanebeslag toch effectief te kunnen (blijven) strijden tegen de handel in counterfeit en kopieën. Dat biedt mogelijkheden.
Een vermoeden, zij het gefundeerd, dat een transit-lading inbreukmakende goederen betreft blijft voldoende voor een rechthebbende om deze zending door de douaneautoriteiten te laten vasthouden. De praktijk wijst (vooralsnog) uit dat vervolgens op de namens de rechthebbende verzonden sommaties door de betrokken partijen in menig geval niet wordt gereageerd, althans door deze niet expliciet bezwaar wordt gemaakt tegen vernietiging van de betrokken goederen. In die gevallen blijft de vereenvoudigde procedure van vernietiging op grond van veronderstelde (stilzwijgende) toestemming opportuun; zo blijft er dan toch een ‘fictie’ overeind die de rechthebbende kan blijven baten.
Live debat Auteursrechten II
In navolging van IEF 10586, de agenda. Vorige week woensdag heeft het debat auteursrechten plaatsgevonden. Vandaag zal dit in tweede termijn worden voortgezet in de Groen van Prinstererzaal. Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dan kunt u het debat online via de live stream volgen. (link naar live stream).
Deze zal van 15:30 tot 17:30 worden uitgezonden.
Onder "lees verder" vindt u de te behandelen agendapunten, inclusief hyperlinks naar de stukken.
1. Rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming 29838-14 d.d. 17 januari 2009 (link 1 Mb)
2. Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht
29838-22 d.d. 2 november 2009 link
29838-18 d.d. 17 juni 2009 link
Rapport van de werkgroep Auteursrecht 29838-28 d.d. 15 juni 2010 link
Brief van de Werkgroep Auteursrecht over het laten vervallen van passages over "Deep Packet Inspection (DPI)" in haar rapport
3. Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008 32123-VI-73 d.d. 7 december 2009 link
4. Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron 29838-24 d.d. 28 januari 2010 link
5. Beantwoording vragen commissie Justitie inzake de heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik van muziekvideo's op internet 29838-26 d.d. 23 februari 2010 link
6. Speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 29838-29 d.d. 11 april 2011 link
7. EU-voorstel: Richtlijn verweesde werken COM(2011)289 (Engelse versie), link, additioneel: IEF 10142 overzichtsartikel
8. Fiche: Richtlijn gebruikswijzen verweesde werken 22112-1192 d.d. 11 juli 2011 link
9. Fiche: richtlijn gebruikswijzen verweesde werken (rectificatie) 22112-1211 d.d. 6 september 2011 link
10. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 29838-30 d.d. 5 oktober 2011 link
11. Reactie op het mediabericht? Providers hoeven internet niet te filteren? (nu.nl)
Chemische, biologische, radiologische en nucleaire explosieven
Auteursrecht. Vertrouwelijke informatie (voormalig werknemer). Databankenrecht. Handelsnaamrecht op congres in Azië.
SMi is actief als organisator van congressen op diverse gebieden, waaronder defensie en veiligheid. De heer en mevrouw X waren de enige in Singapore gestationeerde werknemers van SMi die zich bezighielden met de organisatie van het congres. IBC, een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met advisering en het houden van presentaties en workshops op het gebied van defensie en veiligheid, heeft een workshop verzorgd bij een congres over chemische, biologische, radiologische en nucleaire explosieven (CBRN-E Asia).
De heer X dient zijn ontslag in en blijkt vervolgens werkzaam te zijn bij IBC. Op de IBC website staat aangekondigd dat er een congres wordt georganiseerd. Vermoeden bestaat dat X hier al maanden mee bezig is. Dit wordt bevestigd door regelmatig contact, uit telefoongegevens en vanwege de geopende digitale bestanden op X's computer.
Auteursrecht De rate cards en het congresprogramma, dat woordelijk is overgenomen, komt auteursrechtelijk bescherming toe. Dat de teksten gebruikelijk zouden zijn, of op zichzelf ontleend aan het werk van een ander is niet aannemelijk. Verbod wordt toegewezen. Omdat gebruik is gemaakt van vertrouwelijke informatie, mag het congres dat gepland stond van 23 tot 27 april 2012 in Bangkok, Thailand, niet vóór 23 augustus 2012 plaatsvinden.
Databank SMi stelt dat inbreuk is gemaakt op het databankenrecht betreffende congreslocatie met kostenplaatjes, persoonlijke gegevens en contactgegevens deelnemers, sponsoren, kosten, tarieven, etc. Aangezien niet inzichtelijk is welke omvang de databank heeft, moet er in dit kort geding uit worden gegaan van overname van hoogstens niet-substantiële delen, geen herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken.
Proceskosten in conventie: 15% heeft IE-component (€2.250), in totaal €3.833,97.
De reconventionele vordering is gebaseerd op handelsnaamrecht. Het is niet aannemelijk dat de aanduiding "CBRNe Asia" en "CBRNe Asia 2012" als handelsnamen zijn gebruikt. Bewijs is niet overlegd, dus vordering strandt. IBC wordt veroordeeld in deze proceskosten ex 1019h Rv ad €3.000.
Auteursrecht
4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt als het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt.1 De eis dat een voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten houdt in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest.2 Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.3Vertrouwelijke gegevens
4.14. De voorzieningenrechter acht gelet op het voorgaande aannemelijk dat er door de [X’s] de nodige vertrouwelijke informatie is aangewend ten behoeve van IBC, hetgeen onrechtmatig is jegens SMi4. Voor die fout is IBC als werkgever evenzeer aansprakelijk. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord welke consequentie daaraan zou moeten worden verbonden. Op zichzelf lijkt een oplossing in de vorm van schadevergoeding in de rede te liggen. In de rechtspraak is echter ook wel aangenomen dat een voorziening kan worden opgelegd waarbij de voorspong die een concurrent zich onrechtmatig heeft toegeëigend teniet wordt gedaan. Dit is ook wat SMi wil. In dat licht is echter een probleem dat het niet eenvoudig is in te schatten hoe groot die onterechte voorsprong is. SMi stelt op basis van haar ervaring dat het 18 maanden zou hebben moeten duren om een congres van deze omvang op te zetten, hetgeen IBC betwist. Aan SMi kan worden toegegeven dat niet valt te ontkennen dat het aantreden van de [X’s] bij IBC een en ander in een stroomversnelling lijkt te hebben gebracht. IBC stelt hiertegenover dat zij al sinds februari 2010 met de planning bezig was en zich sedertdien, ook al voordat de [X’s] in dienst kwamen, aanzienlijke inspanningen heeft getroost en bovendien reeds de nodige ervaring op dit gebied bezat, vooral in de vorm van het houden van workshops. Hierbij komt dat de [X’s] ontegenzeggelijk pertinente ervaring hadden vanwege de organisatie bij SMi van het vergelijkbare congres in april 2011. Nu SMi geen beroep doet op het nonconcurrentiebeding (artikel 6.2 van de arbeidsovereenkomst, zie r.o. 2.3), moet er in dit kort geding vanuit worden gegaan dat de [X’s] gerechtigd waren die ervaring (maar niet de vertrouwelijke kennis) opgedaan bij SMi in te zetten bij IBC.4.15. Al deze omstandigheden overziende acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat IBC zich een onterechte voorsprong van minstens 4 maanden heeft verschaft. Nu hun congres gepland stond van 23-27 april 2012 zal gedaagden worden verboden hun CBRN-E Asia 2012 te houden vóór 23-27 augustus 2012. Deze termijnstelling heeft het bijkomende effect dat beide congressen ongeveer een half jaar uit elkaar zullen liggen (aangenomen dat gedaagden zodra dat kan hun congres zullen beleggen en gelet op de jaarlijkse herhaling) en zo IBC SMi zo min mogelijk (naar voorshands is geoordeeld: onterechte) concurrentie aandoet. Ter voorkoming van executiegeschillen zal aan het verbod de voorwaarde worden verbonden dat dit vonnis uiterlijk 2 januari 2012 zal zijn betekend. Voorts zal met dwangsom versterkt worden toegewezen dat gedaagden van SMi afkomstige en vertrouwelijke elektronische of papieren informatie dienen te vernietigen. Gelet op het verweer van gedaagden dienaangaand en ter voorkoming van executiegeschillen zal worden bepaald dat het hierbij gaat om informatie waarop staat dat deze van SMi is dan wel dit gezien de omstandigheden buiten redelijke twijfel is.
Databank
4.17. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat sprake is van een databank, is uit hetgeen hiervoor is overwogen duidelijk dat slechts delen van die databank van SMi zijn opgevraagd en hergebruikt. Nu tegenover de betwisting door gedaagden niet inzichtelijk is gemaakt welke omvang de databank van SMi precies heeft (bijvoorbeeld zullen daartoe ook de betreffende gegevens van de andere door SMi georganiseerde congressen behoren), moet er in dit kort geding van uit worden gegaan dat de eventuele overname hoogstens nietsubstantiële
delen betrof. In dit licht is door SMi niet duidelijk gemaakt dat er sprake is van een “herhaald en systematisch” opvragen of hergebruiken, zoals artikel 2 lid 1 onder b van de Databankenwet vereist. Reeds op die grond strandt het beroep van SMi op haar databankrechten.Handelsnaam (reconventie)
4.22. Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk geworden dat IBC de aanduidingen “CBRNe Asia” en “CBRNe Asia 2012” als handelsnaam heeft gebruikt en dat het publiek dat zo ook zal hebben opgevat. Bewijs van de inschrijving van die handelsnamen in het handelsregister is niet overgelegd, daargelaten de vraag of die enkele, zeer recente inschrijving voldoende zou zijn om van geldige opgebouwde handelsnaamrechten te kunnen
spreken. Reeds op deze grond dienen de vorderingen van IBC te stranden.Dictum
5.1. verbiedt elk van de gedaagden om het CBRN-E Asia 2012 congres dat aanvankelijk gepland stond van 23 tot 27 april 2012 in Bangkok, Thailand, vóór 23 augustus 2012 te laten plaatsvinden,5.3. beveelt gedaagden om binnen vijf werkdagen na de betekening van dit vonnis alle vertrouwelijke elektronische of papieren informatie, waarop staat dat deze van SMi is dan wel dit gezien de omstandigheden buiten redelijke twijfel is, te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder, waarbij de deurwaarder een rapport zal opstellen van de vernietiging van de informatie en dit rapport zal toezenden aan de advocaat van SMi,
In het licht van genoemde verschillen
Met dank aan Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Auteursrechten. News Steps produceert en verhandelt schoeisel en aanverwante modeartikelen, waaronder de Yellow Cab Chopper (ontwerpschets oktober 2007). Bugatti verhandelt schoeisel via winkels en online. Bugatti wordt in februari 2011 aangeschreven om het verhandelen van de Bugatti-enkellaars te staken. Vordering op basis van modelrechten trekt New Steps in.
Er is sprake van een auteursrechtelijk werk, op haar beurt weer gebaseerd op een model dat reeds in het publieke domein valt. Echter in het licht van genoemde verschillen [schuin naar binnenlopende hak met gladde zool vs. rechte hak, met zichtbare profielzool; afgeplatte vorm neus vs. bolle neus, etc.] zijn de overeenkomsten onvoldoende om het totaalbeeld te bepalen en wekken beide laarzen naar voorlopig oordeel niet dezelfde totaalindruk. Om dezelfde reden wordt de vordering gebaseerd op slaafse nabootsing afgewezen.
New Steps wordt veroordeeld in de proceskosten waarvan 90% voor het IE-deel van de procedure ex 1019h Rv ad €16.540,93.
4.1. De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat de Chopper laarzen auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna te noemen: “Aw”) indien zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat deze laarzen een eigen, oorspronkelijk karakter moeten bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat de modellen het persoonlijk stempel van de maker moeten dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest 1. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen 2. Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Aw zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect 3. Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig niet tot auteursrechtelijk beschermd werk 4.
4.7. De basisvorm van de Bugatti-laars vertoont gelijkenis met die van de Chopper laars. In aanmerking genomen evenwel dat in de onder 2.7. getoonde Area Forte laars dezelfde basisvorm kenbaar is – de vorm van en onderlinge verhoudingen tussen de neus met apart neusstuk, de wreef en de tot over de wreef doorlopende schacht – en die Area Forte in het publieke domein beschikbaar was vòòr de Chopper laars die New Steps als uitgangspunt neemt voor haar auteursrechtelijke vorderingen, kan gelet op de uitdrukkelijke betwisting door Schuurmans, niet worden aangenomen dat de basisvorm van de Bugatti nu juist aan de Chopper (en – zo de vorm van de Bugatti-laars al ergens aan zou zijn ontleend – niet aan de Area Forte) is ontleend.
4.8. De Bugatti-laars heeft daarnaast nog een aantal (subjectieve) elementen gemeen met de Chopper, zoals de vormgeving van de heelflap komend vanuit het hielstuk die vrijwel de hele hoogte van de hak, tot een centimeter van voren bedekt, een op de buitenzijde van de wreef geplaatste ronde brandstamp, het gebruik van suède voor de schacht en de dubbele hielstukken met een enigszins golvende vorm. Zoals blijkt uit de opsomming van de verschillen hieronder wijken deze in (dit segment van) de schoenenindustrie gebruikelijke stijlelementen in de uitvoering van de Bugatti-laars echter wel weer af. In het licht van de hierna te noemen verdere verschillen zijn de overeenkomsten onvoldoende om het totaalbeeld te bepalen en wekken beide laarzen naar voorlopig oordeel niet dezelfde totaalindruk.
Online betaaldienst
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 6 december 2011, KG ZA 11-1183 (Stichting BREIN tegen Techno Design "Internet programming" B.V.) - persbericht BREIN
Met dank aan Dirk visser, Marloes Bakker en Arnout Groen, Klos Morel Vos & Schaap.
Auteursrecht. Provider als tussenpersoon. Klantgegevens.
Technodesign is een payment provider en biedt een online-betaaldienst aan met behulp waarvan bezoekers van een website betalingen kunnen verrichten aan de beheerder van de website. Op internet was tot voor kort een website beschikbaar die fungeerde als platform voor het uitwisselen van entertainmentbestanden, via zogenaamde torrents. BREIN heeft, zonder succes, getracht de identiteit van de verantwoordelijken te achterhalen omdat die naar haar oordeel met de website auteursrechtinbreuken door derden faciliteerden. Bezoekers konden tokens kopen waarmee ze gebruik konden maken van betere functionaliteiten en sneller konden downloaden. Voor de afhandeling van de betaling van de tokens worden diensten van Techno Design gebruikt.
Conform criteria uit de rechtspraak, waaronder Lycos/Pessers, moet Techno Design de gegevens van de verantwoordelijken verstrekken aan BREIN. Hieronder wordt verstaan de naw-gegevens, e-mail en ip-adressen en het bankrekeningnummer. De gegevens van personen die "anderszins als tussenpersoon tussen Techno Design en de verantwoordelijken voor de website diensten verlenen voor de verantwoordelijken voor de website" hoeven niet te worden overlegd. Dit alles onder last van een dwangsom ad €1.000 tot een maximum van €25.000. Techno Design wordt veroordeeld in de kosten ex liquidatietarief ad €1.466,81.
4.3. Naar voorlopig oordeel kan bij de beoordeling van de gevorderde gegevensverstrekking worden aangesloten bij de criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden een hosting provider identificerende gegevens van zijn klant moet verstrekken aan een derde die stelt dat die klant onrechtmatig jegens hem handelt via een door de provider gehoste website ([Lycos - Pessers]). In beide gevallen gaat het immers om een partij die gegevens wil hebben van een dienstverlener teneinde een klant van die dienstverlener te kunnen aanspreken op onrechtmatig gedrag.
a. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
b. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
c. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.Zoals hierna per criterium zal worden toegelicht, moet toetsend aan die criteria voorhands worden geoordeeld dat op Techno Design een op maatschappelijke zorgvuldigheidnormen gebaseerde rechtsplicht rust om identificerende gegevens betreffende de verantwoordelijken te verstrekken aan BREIN.
4.4. Ten eerste staat voorshands vast dat via de onder 2.4 beschreven website (hierna: de website) structureel en grootschalig inbreuken zijn gepleegd op auteursrechten en naburige rechten van bij BREIN aangesloten rechthebbenden en dat ook de verantwoordelijken voor de website zelf grootschalig inbreuk hebben gepleegd op die rechten. Techno Design heeft dat niet betwist. Techno Design heeft ook niet bestreden dat er sprake is van “evident onrechtmatig handelen”, dat wil zeggen: handelen waarvan ook voor een derde die erop wordt gewezen, zoals Techno Design, duidelijk moet zijn dat het onrechtmatig is. In zoverre is de positie van Techno Design in dit geval minder lastig dan die van de gedaagde in de hiervoor genoemde Lycos – Pessers zaak. In die zaak ging het immers om handelingen waarvan de aangesproken provider volgens het hof niet zonder meer kon vaststellen of die onrechtmatig waren.4.5. Ten tweede is niet in geschil dat BREIN een reëel belang heeft bij verkrijging van identificerende gegevens van de verantwoordelijken voor de website. BREIN heeft die gegevens immers nodig om die verantwoordelijken te kunnen aanspreken en aldus de voortdurende inbreuken op de rechten van de bij haar aangesloten partijen te kunnen stoppen. Dat belang bestaat ook nog na de verandering van de domeinnaam waaronder de website wordt gepubliceerd. Niet in geschil is namelijk dat de verantwoordelijken hun onrechtmatig gedrag onverminderd voortzetten onder de nieuwe domeinnaam.
4.6. Ten derde is voorhands niet aannemelijk dat BREIN in dit geval minder ingrijpende mogelijkheden heeft om de gevorderde gegevens te achterhalen. Het enige alternatief dat Techno Design naar voren heeft gebracht, is het starten van een procedure tegen de hosting provider. Dat alternatief is zowel voor de betreffende provider, als voor de personen op wie de gegevens betrekking hebben, naar voorlopig oordeel even ingrijpend als de onderhavige procedure. Techno Design heeft ook niet toegelicht waarom haar alternatief minder ingrijpend is. Bovendien heeft BREIN aangevoerd dat als het gaat om de verkrijging van gegevens, het effectiever is om een payment provider aan te spreken dan een hosting provider. Een payment provider zoals Techno Design moet op zijn minst bepaalde identificerende gegevens van zijn klanten bijhouden om de dienst te kunnen uitvoeren. Om de geïncasseerde gelden door te leiden naar haar klant moet Techno Design immers beschikking hebben over ten minste de naam en het rekeningnummer van die klant. Techno Design heeft ook niet bestreden dat zij over die gegevens beschikt. Een hosting provider daarentegen kan zijn diensten verrichten zonder identificerende gegevens van de klant en een eventuele betaling voor die dienst kan anoniem worden verricht. Volgens BREIN leert de ervaring dan ook dat de partijen die zich schuldig maken aan grootschalige inbreuken, doorgaans niet traceerbaar zijn op basis van de gegevens die hosting providers bijhouden. Ook dat heeft Techno Design niet bestreden. Gelet daarop kan naar voorlopig oordeel niet
4.7. Ten vierde moet naar voorlopig oordeel in dit geval het hiervoor genoemde belang van de bij BREIN aangesloten partijen om te kunnen optreden tegen de grootschalige inbreuken op hun rechten zwaarder wegen dan de belangen van de verantwoordelijken voor de website en de belangen van Techno Design. Het belang van de verantwoordelijken om anoniem te blijven prevaleert in dit geval niet. De verantwoordelijken opereren namelijk niet in de privé-sfeer, maar zijn in het economisch verkeer actief. Daarom moet hun identiteit duidelijk kunnen worden vastgesteld (vgl. HvJ EU 12 juli 2011, LJN BR3605, r.o. 142 (L’Oréal – eBay)). De dienst die zij aanbieden moet bovendien worden gekwalificeerd als een dienst van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 3:15d lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. BREIN heeft er naar voorlopig oordeel terecht op gewezen dat die diensten niet anoniem mogen worden aangeboden (art. 3:15d lid 1 sub a BW).
4.14. De proceskosten zullen niet worden begroot op basis van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, alleen al omdat BREIN dat niet heeft gevorderd en zij geen overzicht van haar kosten in het geding heeft gebracht. De proceskosten zullen dus worden begroot op basis van het reguliere liquidatietarief, te weten op € 816,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 560,00 aan griffierecht en € 90,81 aan kosten deurwaarder.
Op de blogs:
DomJur
Persbericht Unified Patent Court
Gisteren zijn er over de Unified Patent Court geen definitieve uitkomsten bekendgemaakt. Wel, zo volgt uit de persconferentie van de Competitiveness Council, is er overeenstemming over de 'patent package' (video). In een provisional version zijn essentiële elementen uitgekristalliseerd:
1. The seats of the Central Division of the Court of 1st Instance, the Court of Appeal and the Patent Arbitration Centre Several proposals have been made by member states interested in hosting the seats.
2. The financial contribution of the member states hosting a local division, a regional division, the Central Division or the Court of Appeal The host member state would provide for the necessary facilities, equipment and, for the initial period, the management of the administrative staff.
3. Other financial contributions of the member states
While the objective should be that the Unified Patent Court becomes self financing over time, financial contributions will be required in the setting up phase based of a balanced and transparent formula.4. Language of proceedings
While the principal should be maintained that the language of proceedings of a local division can be changed only with the agreement of both parties, a party could address a request to the President of the Court in order to change the language of proceedings for reasons of convenience and fairness.5. Actions to be brought to the central division The possibility to enhance the role of the central division and give parties the choice to bring actions from infringements concerning a number of member states before the central division instead of bringing them before a local or regional division. Under the compromise the parties would have the choice to bring an infringement action before the central division if the defendant is domiciled outside the EU.
6. Number of ratifications required for the entry into force There is general consensus that the Unified Patent Court should enter into force once a minimum number of member states have ratified the Agreement.
7. Transitional period A transitional period will be fixed for "classical" European patents without unitary effect during which actions can still be brought before the national court.
8. Revision clause A range of provisions would have to be reviewed by the administrative committee in order to improve the functioning, efficiency and cost effectiveness of the Unified Patent Court and the quality of its judgements
NEN-normoverzicht
Octrooirecht. Normen. NEN-overzicht. Het instituut heeft op verzoek van de markt de normoverzichten teruggeplaatst op haar website. Bezoekers vinden hier normen samengesteld per onderwerp, beroep, functie, vakgebied en herkomst. Ook richtlijnen en wetgeving zijn opgenomen in dit overzicht.
Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. Normen mogen dan ook worden gezien als 'best practises', niet als wet.
Een fictie minder in het merkenrecht?
S. Ortmans, Een fictie minder in het merkenrecht, IEF 10622 december 2011.
Commentaar in't kort van Simone Ortmans, AKD Advocaten & Notarissen.
Kort commentaar op het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-446/09 Koninklijke Philips electronics NV v Lucheung Meijing Industrial Company Ltd (IEF 10604) en C-495/09 Nokia Corporation v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (IEF 10605).
Bijna een jaar na de conclusie van A-G Cruz Villalón, heeft het Europese Hof van Justitie vorige week het langverwachte arrest gewezen in de gevoegde zaken Philips en Nokia.
Met haar prejudiciële vraag in de Nokia-zaak wenst de Court of Appeal (England and Wales) te vernemen of uit derde landen afkomstige goederen die op het grondgebied van de EU in transit zijn, aangemerkt kunnen worden als ‘namaakgoederen’ in de zin van art. 2 (1)(a) Anti-Piraterij Verordening (APV) , ook al is er geen bewijs dat de goederen in de EU worden verhandeld. De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelt in Philips uitdrukkelijk de verenigbaarheid van een vervaardigingsfictie met het Europees merkenrecht aan de kaak, door te vragen of uit art 6. (2)(b) APV een vervaardigingsfictie kan worden afgeleid.
Het Hof preciseert nader onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van de lidstaten goederen, afkomstig uit derde landen die zich op het grondgebied van de EU in externe transit bevinden en inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, kunnen vasthouden. Dergelijke goederen kunnen als ‘namaakgoederen’ worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij zijn bestemd om in de EU te worden verhandeld.
Stand van zaken tot 1 december 2011
Na het in 2006 gewezen Montex/Diesel-arrest , was er, in tegenstelling tot wat door velen wellicht gehoopt en verwacht werd, meer dan ooit behoefte aan opheldering omtrent de vraag of een merkhouder kan optreden tegen namaakgoederen, afkomstig van buiten de EU, met een bestemming eveneens buiten de EU, die via de EU worden doorgevoerd.
In Montex/Diesel overwoog het Hof dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, geplaatst onder de regeling extern douanevervoer, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. Het is aan de merkhouder om hier het bewijs voor te leveren.
Een veelgehoord punt van kritiek op deze uitspraak was dat hiermee het toepassingsbereik van de APV beperkt zou worden. De APV zou daarmee zijn verworden tot ‘a lion without teeth’.
Het is goed voor ogen te houden dat in het Montex/Diesel ging om goederen die zowel in het land van oorsprong als in het land van eindbestemming niet inbreukmakend waren. Dit kan wellicht dienen als verklaring voor het feit dat deze goederen van het Hof doorgevoerd mochten worden. De zaken Philips en Nokia hebben echter betrekking op de situatie dat de goederen namaak zijn in zowel het land van oorsprong, het land van doorvoer als het land van eindbestemming.
Met de zaken Philips en Nokia ziet het Hof zich dan ook geconfronteerd met een moeilijke beslissing waarbij de inzet hoog is. Nokia geeft het als volgt weer:
“It is hoped that the ECJ will give guidance which will result in robust border enforcement measures which both protect EU consumers and are effective against the international trade in fake goods.”
Op 3 februari 2011 publiceerde de A-G zijn conclusie. Met betrekking tot de gestelde vraag in de zaak Nokia overwoog hij dat niet-communautaire goederen, zich bevindend in doorvoer vanuit een derde staat naar een andere derde staat, slechts dan door de douaneautoriteiten vastgehouden mogen worden, indien er voldoende aanwijzingen zijn om te vermoeden dat het namaakgoederen zijn en dat deze in EU op de markt kunnen worden gebracht (‘by means of illicit diversion’). De douaneautoriteiten moeten daarvoor beschikken over een ‘begin van bewijs’, dat wil zeggen over een indicatie dat deze goederen daadwerkelijk inbreuk kunnen maken op een intellectueel eigendomsrecht.
Op de vraag gesteld in de zaak Philips antwoordde de A-G dat artikel 6(2)(b) van de oude APV niet betekent dat de rechter de fictie mag toepassen dat de betreffende goederen in de lidstaat van doorvoer zijn vervaardigd, om vervolgens met toepassing van het recht van deze lidstaat te kunnen beoordelen of de goederen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht in kwestie. De tijdelijke opslag van goederen betekent niet dat deze op de markt worden gebracht. Een geslaagd beroep op deze juridische fictie zou het mogelijk hebben gemaakt het vereiste van ‘gebruik in het economisch verkeer’ te omzeilen.
Ontwikkelingen in Nederland
De conclusie van de A-G heeft in Nederland voor enige opschudding gezorgd.
Sinds het arrest Philips/Princo past de rechter namelijk consequent een vervaardigingsfictie toe. De Hoge Raad oordeelde in die zaak, waar het ging om CD-R’s en CD-RW’s die vanuit Thailand, via Nederland, naar Zwitserland werden doorgevoerd, dat uit artikel 6(2)(b) van de toen nog van kracht zijnde APV volgt ‘dat de goederen die in Nederland in een situatie als bedoeld in artikel 1(1)(a) APV verkeren, bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.’
Ook na het wijzen van Montex/Diesel is in de Nederlandse rechtspraak de vervaardigingsfictie gehanteerd. In Sosecal/Sisvel overwoog de rechter dat er geen reden is om af te wijken van eerdere rechtspraak.
Echter, de conclusie inzake Philips en Nokia lijkt ook de Nederlandse
rechter beïnvloed te hebben. In twee recente zaken overwoog de rechter dat, gelet op de eerdere uitspraken van het Hof van Justitie (Class International en Montex/Diesel) en de conclusie van de A-G, het nog maar de vraag is of aangenomen kan worden dat er sprake is van inbreuk en dat het beroep op de vervaardigingsfictie kan opgaan.
Een derde zaak is, in afwachting van de beantwoording door het Hof van de twee voorliggende prejudiciële vragen, verwezen naar de parkeerrol. Kern van het geschil is de vraag of een vervaardigingsfictie, zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak, een juiste uitleg is van de APV.
In die zaak gaat het om een tweetal zendingen met namaakgeweren ten behoeve van oorlogssimulatiespelen. De zendingen, afkomstig uit Taiwan, waren op weg naar de Russische onderneming Wargaim. In november 2008 heeft de Nederlandse douane op verzoek van de Franse onderneming Cybergun deze ladingen tegengehouden omdat de goederen inbreuk zouden maken op de merkrechten KALASHNIKOV en AK74, toebehorende aan Cybergun. Nu de uitspraak van het Hof bekend is, zullen partijen de zaak weer opbrengen en verder procederen. Of de Nederlandse rechter nu definitief van zijn eerdere rechtspraak afwijkt zal blijken.
Uitspraak Hof
Op de eerste plaats herinnert het Hof eraan dat goederen, afkomstig uit derde landen die in de EU onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, niet louter wegens het fysieke aanwezig zijn inbreuk maken op in de EU geldende intellectuele eigendomsrechten. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan slechts dan worden gemaakt wanneer met betrekking tot deze goederen gedurende hun plaatsing onder een schorsingsregeling in de EU of zelfs vóór ze de EU binnenkomen, commerciële handelingen worden verricht zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame, gericht op consumenten in de EU.
Ook als nog geen begin is gemaakt met enige commerciële handeling, is de douaneautoriteit, wanneer ze over aanwijzingen beschikt waaruit blijkt dat de goederen binnen de EU verhandeld gaan worden, gerechtigd om op te treden. Dergelijke aanwijzingen zijn onder meer de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of aan het licht gekomen documenten of briefwisseling over de betrokken goederen die duiden op het gevaar dat deze goederen op consumenten in de EU zijn gericht.
Nu het Hof de A-G heeft gevolgd, zijn de handhavingsmiddelen voor de merkhouder beperkt. Zo lang niet kan worden bewezen dat de namaakgoederen zijn gericht op verhandeling binnen de EU, staat de merkhouder de facto met lege handen. Pas wanneer de goederen in het land van eindbestemming zijn aangekomen en daar ook inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, kunnen de goederen alsnog worden onderschept om ze te vernietigen en eventueel een procedure te starten tegen de inbreukmaker. Een kostbaar en tijdrovend traject.
Het is overigens opvallend dat het Hof niet expliciet in gaat op de vraag gesteld door de Antwerpse rechter, namelijk of en zo ja hoe, een vervaardigingsfictie te rijmen valt met het Europees merkenrecht.
Wellicht beschouwt het Hof het niet als haar taak om de lacunes in te vullen en wil het Hof dit aan de Gemeenschapswetgever overlaten. De Gemeenschapswetgever is zich ervan bewust dat de APV toe is aan herziening. Bij de herziening moet aandacht worden besteed aan de regeling van het extern douanevervoer ‘in samenhang met andere wetgeving, met het oog op de eventuele vaststelling van een inbreuk ingeval namaakgoederen in doorvoer worden aangetroffen’. Op 24 mei 2011 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane. Het voorstel laat echter na om de problematiek van namaakgoederen in externe transit aan te pakken. In het licht van het voorstel lijkt de uitspraak van Mr Justice Kitchen slechts een ‘roep in de woestijn’ en blijven de lacunes in de douanewetgeving vooralsnog voortbestaan. De uitspraak is in die zin teleurstellend dat de EU lijkt te zijn verworden tot een ‘safe harbour’ voor namaakgoederen.
Blik op de toekomst
Voor het Hof bestond er mijns inziens wel degelijk voldoende ruimte om af te wijken van de conclusie van de A-G. Het had daarbij kunnen aanhaken bij de ‘Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System’ die het Max Planck Institute (MPI) op 15 februari 2011 heeft uitgebracht. De studie dient om het functioneren van het Europees Merkenrechtsysteem te evalueren en zonodig te verbeteren. Met dit rapport verwacht de Europese Commissie te komen tot een wijzigingsvoorstel voor de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. In het rapport wordt ook een aantal interessante overwegingen gegeven wat betreft namaakgoederen in doorvoer.
Het MPI erkent het belang van de vrijheid van internationale handel, al dient deze vrijheid niet in alle omstandigheden geprevaleerd te worden. Er bestaat immers geen reden om de vrije doorgang te garanderen van namaakgoederen waarvan duidelijk is dat zij in het land van eindbestemming inbreukmakend zijn. In het rapport wordt voorgesteld om het gebruik van merken op transitgoederen binnen het toepassingsgebied van art. 5 Merkenrichtlijn en art. 9 Gemeenschapsmerkenverordening te laten vallen. De mogelijkheid om op te treden is echter onderhevig aan de volgende voorwaarden:
• het moet gaan om namaakgoederen in de zin van voetnoot 14 (a) bij art. 51 TRIPs-verdrag; en
• de goederen maken inbreuk volgens de wetgeving in zowel het land van doorvoer als in het land van bestemming.
Op de wijze zoals voorgesteld zouden merkhouders, hoewel slechts gedeeltelijk, verloren terrein terug winnen. De merkhouder kan bij toepassing van het voorstel van het MPI inbreuk op zijn merk tegengaan, zonder de zware bewijslast dat de betrokken goederen in de EU in de handel zullen worden gebracht. De oplossing wordt gezocht in de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening in plaats van in de APV. Dit komt de rechtszekerheid ten goede en wordt er een eind gemaakt aan de verdere discussie over het al dan niet bestaan van een vervaardigingsfictie. Het getoonde initiatief van het MPI moet mijns inziens worden toegejuicht omdat voorkomen moet worden dat de EU een ‘facilitator’ van handel in namaakgoederen wordt.
Het Hof heeft geen aansluiting gezocht bij de studie van het MPI. Dit is jammer, want daardoor laat het Hof de kans om voor eens en voor altijd duidelijkheid te creëren over de status van namaakgoederen in doorvoer en de positie van de merkhouder in dezen links liggen.
Het laatste woord over de problematiek rondom namaakgoederen in externe transit is nog niet gezegd. Vanuit de merkhouders is een stevige lobby te verwachten en er zal worden uitgekeken naar het wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie.
Ongeschikt voor één rechter
Kantonrechter Rechtbank Alkmaar 16 november 2011, LJN BU6768 (Dobla tegen Chocolate King B.V.)
In navolging van IEF 9635. Procesrecht. Auteursrecht, herkomstfunctie. Slaafse (onrechtmatige) nabootsing. Bevoegdheid kantonrechter. Op grond van artikel 98 Rv wordt de zaak verwezen naar de meervoudige kamer van de sector civiel vanwege de ingewikkeldheid van de zaak. Verzet tegen volledige verwijzing naar meervoudige kamer wordt gepasseerd.
3.1De vordering van eiseressen is gebaseerd op zowel schending van auteursrecht c.q. onrechtmatige daad als op schending van arbeidsrechtelijke bedingen aangaande gedaagden sub 2 en 3.
Daarmee is de zaak terecht aangebracht bij de kantonrechter. Immers, de kantonrechter is bevoegd inzake de vordering tegen gedaagden sub 2 en 3, terwijl hij op grond van de hechte samenhang met de vordering tegen gedaagde sub 1 ook die zaak zou mogen behandelen.
Echter, de kantonrechter is met eiseressen van oordeel dat de zaak ongeschikt is voor de behandeling en beslissing door één rechter, zodat hij de zaak op grond van art. 98 Rv jo art. 15 lid 2 Rv en art. 71 lid 1 Rv zal verwijzen naar een meervoudige kamer van de sector civiel van deze rechtbank.
Weliswaar verzetten gedaagden zich tegen (volledige) verwijzing van de zaak naar de (meervoudige kamer van) sector civiel, maar de kantonrechter passeert dit verweer, omdat naar zijn oordeel er sprake is van een dusdanige samenhang van de vorderingen tegen enerzijds gedaagde sub 1 en anderzijds gedaagden sub 2 en 3 dat uit proceseconomisch oogpunt en ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen verwijzing naar de meervoudige kamer juist voorkomt.
Zeldzame aarde
Met dank aan Marc van Wijngaarden en Richella Soetens, Bird & Bird LLP.
Octrooirecht. Bewijsbeslag. Monsterneming. Grensoverschrijdend. Afgifte of inzage. Bevoegdheid. Geen rechtsverhouding (843a Rv). Territoriale begrenzing.
De Rhodia groep ontwikkelt en produceert zogenoemde specialty chemicals. Zij is onder meer actief op het gebied van op zeldzame aarde (“rare earth”) gebaseerde formuleringen voor gebruik in autokatalysatoren. In deze procedure zijn er vier Europese octrooien en een aantal overige buitenlandse (parallelle) octrooien. Geen van deze octrooien is van kracht in Nederland. Neo is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en verhandelt eveneens zeldzame aarde-producten.
Op 23 juni 2011 heeft Rhodia bij de Amsterdamse voorzieningenrechter een verzoekschrift ingediend tot, kort gezegd, het treffen van bewijsbeschermende maatregelen ten laste van (1) Neo, (2) het in China gevestigde Zibo Jia Hua Advanced Material Resources Co. (‘ZAMR’) en (3) het in Nederland gevesigde VAT Logistics (Amsterdam) B.V. (‘VAT Logistics’). In het verzoekschrift stelde Rhodia dat zij bewijsbeslag wenste te leggen om (verder) bewijs van de inbreuk of dreigende inbreuk te verkrijgen die voornoemde partijen zouden plegen in Duitsland en/of elders, en om bewijs veilig te stellen ten behoeve van procedures in Duitsland, Nederland en/of eventueel in andere landen waar mogelijk inbreuken plaatsvinden. Rhodia voerde aan dat bewijs van mogelijke inbreuk zich bij VAT Logistics zou bevinden.
Op 29 juni 2011 is aan Rhodia verlof verleend. Het beslag is gelegd in de periode tussen 12 juli 2011 en 1 augustus 2011. Hierbij zijn monsters en (fysieke en digitale) documenten in beslag genomen. Op 30 september heeft Rhodia een kort geding ingeleid tegen Neo, ZAMR en VAT Logistics. Daarin vordert zij afgifte of inzage.
In reconventie vordert Neo c.s. opheffing van de monsterneming en het beslag en retournering van de beslagen monsters en documenten.
In conventie: Gevraagde voorzieningen afgewezen. Rhodia veroordeeld in proceskosten begroot op EUR 195.615. In reconventie: Opheffing bewijsbeslag alsmede gerechtelijke bewaring. Bevel tot medewerking aan opheffing en retourneren.
5.3 Door VAT Logistics c.s. is allereerst de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank betwist. VAT Logistics c.s. wordt daarin niet gevolgd. In conventie berust de bevoegdheid primair op artikel 2 eerste lid, van de EEX-verordening. VAT Logistics is immers in Amsterdam gevestigd, zodat het onderhavige gerecht bevoegd is om van de vordering kennis te nemen. De bevoegdheid in conventie ten aanzien van Neo en ZAMR berust op artikel 6 EEX-verordening en artikel 7, eerste lid, Rv. Anders dan VAT Logistics c.s. betoogt, bestaat er tussen de vordering ten opzichte van VAT Logitics, Neo en XAMR een zodanige nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting. Het gaat hier immers om de afgifte van monsters en andere bescheiden die op grond van de beschikking van 29 juni 2011 in Nederland bij VAT Logistics in bewaring zijn genomen, waarover VAT Logistics de zeggenschap heeft en waarvan niet is betwist dat de desbetreffende goederen aan Neo dan wel ZAMR toebehoren. Een nauwe band tussen gedaagden met betrekking tot de monsters en bescheiden waarvan afgifte, dan wel inzage, wordt gevorderd is dus aanwezig. Een goede rechtsbedeling vraagt dan ook om een gelijktijdige behandeling van de vorderingen van Rhodia. Ten aanzien van de vordering in reconventie berust de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op het bepaalde in artikel 6, derde lid, EEX-verordening en artikel 705, eerste lid, Rv.
5.7. Bij de beoordeling wordt als uitgangspunt genomen, zoals door VAT Logistics c,s. onbetwist gesteld, dat geen van de door Rhodia in dit geding ingeroepen octrooien van kracht is in Nederland. Met de handel en opslag in Nederland van cerium-zirconium producten die overeenstemmen met de conclusies van de Octrooien van Rhodia, wordt in Nederland in beginsel dus geen inbreuk gemaakt op de octrooien van Rhodia. Daarnaast is, anders dan door Rhodia betoogd, op dit moment evenmin voldoende aannemelijk dat met de bij VAT Logistics aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk dreigt in landen waar haar octrooien wel van kracht zijn. Van belang daartoe is allereerst dat VAT Logistics c.s. heeft betwist dat met de cerium-zirconium producten van Neo en ZAMR een inbreuk wordt gemaakt op de octrooien van Rhodia. Daarnaast heeft VAT Logistics c.s. de geldigheid van de octrooien van Rhodia betwist. Ten aanzien van de betwisting van de geldigheid van de octrooien wordt overwogen dat de vraag of de octrooien waar Rhodia zich op beroept rechtsgeldig zijn, zal moeten worden beantwoord in de landen waar de desbetreffende octrooien zijn geregistreerd. Nu gesteld noch gebleken is dat in de landen waar Rhodia primair stelt dat een inbreuk dreigt, zijnde Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, een procedure aanhangig is waarin de geldigheid van de desbetreffende octrooien wordt betwist, zal in dit kort geding de geldigheid van de octrooien van Rhodia in die landen als uitgangspunt worden genomen. Dit neemt echter niet weg dat Rhodia, zoals terecht door VAT Logistics c.s. gesteld, in dit kort geding slechts zeer summier heeft onderbouwd dat de van Neo en ZAMR afkomstige cerium-zirconium producten overeenkomen met de conclusies van de door haar ingeroepen octrooien. De bewijzen die daartoe door Rhodia zijn overgelegd, twee beknopte tabellen die niet voorzien zijn van enige nadere toelichting, maken niet inzichtelijk welk bewijsmateriaal voor de analyse is gebruikt, waar dat is verkregen en hoe en door wie de analyse is verricht. Bij gebreke daarvan kan tegenover de betwisting door VAT Logistics c.s. niet zonder meer van de juistheid van de door Rhodia als onderbouwing van haar stelling overgelegde tabellen worden uitgegaan.
5.8 Verder is van belang dat Rhodia onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bij VAT Logistics aanwezige cerium-zirconium producten bestemd zijn voor landen waar haar octrooien wel van kracht zijn. (…)
5.9 De slotsom van het voorgaande is dat hoewel voor het leggen van het bewijsbeslag nog niet hoeft vast te staan dat er een inbreuk is gemaakt of dreigt op het octrooirecht, de in dit kort geding overgelegde stukken desondanks onvoldoende aanknopingspunten bevatten om thans voldoende aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics in depot aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk kan zijn gemaakt of dreigt op de octrooien van Rhodia. De vorderingen in reconventie zijn daarmee in beginsel toewijsbaar. Een belangenafweging geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de gestelde dreigende inbreuk, dient het belang van VAT Logistics c.s. bij opheffing van het bewijsbeslag zwaarder te wegen dan bet belang van Rhodia. (…)
5.11 Nu de vordering in reconventie tot opheffing van de krachtens de beschikking van 29 juni 2011 in beslag genomen monsters en bescheiden zal worden toegewezen, volgt daaruit dat de vordering in conventie dient te worden afgewezen. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de gestelde inbreuk, zoals in reconventie overwogen, is immers tevens onvoldoende aannemelijk dat er tussen Rhodia en VAT Logistics c.s. op grond van een onrechtmatige daad een rechtsverhouding bestaat. Aan het vereiste in 843a Rv is voorshands dan ook niet voldaan.
