Gerecht EU 11 oktober 2011, zaak T-87/10 (Chestnut Medical Technologies, Inc/ OHMI (PIPELINE))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk PIPELINE voor een "stent voor behandeling van aneurysma". Absolute weigeringsgrond vanwege beschrijvende karakter van het merk. Diverse bronnen waaronder de betekenis uit de Compact Oxford English Dictionairy van lange pijp voor olie- en gastransport waar de gemiddelde consument deze (merk)naam aan relateert, maar ook Chicago Tribute waaruit volgt dat medische professionals pipeline als beschrijvend ervaren. Gerecht volgt dit laatste, gerichtheid op bepaald goedgeïnformeerde medische professional, en zodoende faalt de klacht, weigering is terecht geweest.

43      In the present case, it should be noted that the Board of Appeal, in paragraph 29 of the contested decision, found that the word ‘pipeline’ contained, at least for the relevant public, that is to say, particularly well-informed medical professionals, obvious and direct information on the kind of goods at issue. It concluded that the mark applied for was descriptive and had therefore to be refused registration, in accordance with Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009. Such a conclusion, based on the analysis of the term as set out in paragraphs 14 to 30 of the contested decision, necessarily renders ineffective the argument that the term ‘catheter’ constitutes a generic name to describe the goods at issue. Indeed, first, the analysis of the Board of Appeal turns on the description of the term ‘pipeline’ in relation to the goods referred to in the application for registration and, second, the existence of another term which may, where appropriate, also designate some or all of those goods is neither such as to call into question the descriptive character of the mark applied for, as established by the Board of Appeal, nor such as to preclude its registration, in accordance with the case-law cited in paragraph 32 above.

Curia: Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 968/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 december 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „PIPELINE” in te schrijven voor waren van klasse 10.

Hof Amsterdam 4 oktober 2011, zaaknr 106.004.369/02 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.)

Proefproces in merkenrecht slaagt niet, vanwege onvoldoende belang (Van Engelen tegen (eigen) advocatenkantoor Ventoux inzake Benelux en Gemeenschapswoordmerken VENTOUX. In navolging van IEF 1398 waarin staat: "Aangezien wij graag problemen oplossen, heeft ons kantoor een proefprocedure daarover aanhangig gemaakt, zodat duidelijkheid over dit punt kan ontstaan. De rechtbank Utrecht heeft in die procedure op 30 november jl. vonnis gewezen, maar was van oordeel dat het probleem in de praktijk niet zou spelen en er niet voldoende belang bij een vonnis was."

Grief: dat het hof het vonnis waarvan beroep (...) voor recht zal verklaren dat: (i) de rechten op het Benelux-merk Ventoux en het Gemeenschapsmerk Ventoux geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 BW en (ii) de rechten van deze Ventoux-merken overdraagbaar zijn in de zin van artikel 3:83 (lid 3) BW. Partijen hebben "uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd."

De overwegingen "ten overvloede" geven wel nog een korte analyse van de rechtsvraag en ziet toe op vereiste van schriftelijkheid van overdracht, derdenwerking en dat merkrecht geen registergoed in de zin van 3:16 lid 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet is. Veroordeling Van Engelen in de proceskosten.

3.8 Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende belang bestaat bij toewijzing van het gevorderde. 
Anders dan Van Engelen betoogt, dient de rechter ambtshalve vast te stellen of sprake is van het ingevolge artikel 3:303 BW vereiste belang. Weliswaar dient de rechter volgens vaste rechtspraak terughoudend te zijn bij het afwijzen van een vordering wegens ontbreken van voldoende belang en zal hij rekening dienen te houden met het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter en het in artikel 26 Rv vervatte verbod van rechtsweigering. In de onderhavige zaak verlangen partijen echter een uitspraak van de burgerlijk rechter in een geschil dat louter academisch van aard is. Zij hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd.

3.9. Ten overvloede wijst het hof nog op het volgende. In artikel 2.31 BVIE wordt met betrekking tot de overdracht van een Benelux-merk de eis gesteld dat deze schriftelijk wordt vastgelegd en in artikel 17 lid 3 GMVo wordt met betrekking de overgang van een Gemeenschapsmerk bepaald dat deze geschiedt bij door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte. Dat de inschrijving van de destreffende akte een constitutief vereiste zou zijn voor de levering van het merk blijkt nergens uit: de in artikel 2.33 VIE alsmede in artikelen 17 lid 6 en 23  lid 1 GMVo voorziene inschrijving is, blijkens die bepalingen, vereist om aan de overgang van het merk derdenwerking te verlenen. Dit brengt mee dat naar Nederlands recht de levering van het merkrecht door middel van een onderhandse akte kan plaatsvinden. Dat het merkrecht niettemin zou zijn aan te merken als registergoed in de zin van artikel 3:10 BW vindt immers in de wettelijke regeling geen steun, het hof verwijst in dit verband nar het bepaalde in artikel 3:16 li 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet.

3.10. Het merkt ten slotte nog op dat indien bij beide partijen - kennelijk - vrees bestaat dat een onderhandse akte niet het door hen beoogde rechtsgevolg zal hebben, het hun vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
Dat het gestelde gebrek aan medewerking van Van Engelen hieraan in de weg staat komt het hof ongeloofwaardig voor. De stelling dat het notariaat de bedoelde medewerking zou weigeren is niet genoegzaam onderbouwd.

3.11. Uit het vorenstaande volgt dat de grief faalt. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Van Engelen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van hoger beroep worden veroordeeld.

Rechtbank Almelo 5 oktober 2011, LJN BT7211 (Shetland Pony Park Slagharen B.V. tegen gedaagde)

Auteursrecht broncode. Opdrachtgeversauteursrecht. Bewijs. Incidentele vordering.

Gedaagde is sinds jaren ´80 werknemer en betrokken bij automatisering. De auteursrechten van de door hem vervaardigde software in opdracht van Slagharen zijn nooit aan Slagharen overgedragen. Dus van onbevoegd toegang verschaffen tot email, LinkedIn en Twitter accounts is geen sprake, en voor zover hij dat deed is dat in opdracht.

Betwisting van auteursrecht overtuigt niet, stukken (continuïteitsverklaringen) waarin staat: "heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Windev/Webdev/Winde Mobile for Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.". Veroordeling volgt.

De incidentele vordering ex 843a Rv betreft vertrouwelijke en concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens (email) is voldoende duidelijk, concreet en specifiek omschreven. Met dwangsommen €10.000 / dag(deel) met maximum van €200.000. Proceskostenuitspraak aangehouden tot eindvonnis

2.5. Uit die feiten, zoals hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 1.1., komt duidelijk naar voren dat [gedaagde] bij herhaling en op verschillende manieren heeft gehandeld in strijd met de elementaire zorgvuldigheid die Slagharen van hem als haar ICT-functionaris/systeembeheerder mocht verwachten, met name door actief te bewerkstelligen dat evident vertrouwelijke, en daarom met wachtwoorden en dergelijke beveiligde gegevens, zowel van zakelijke als van persoonlijke aard, in handen kwamen of konden komen van onbevoegden, als gevolg waarvan een aanzienlijke kans ontstond dat van die gegevens misbruik werd gemaakt, waardoor aan Slagharen en/of aan haar medewerkers aanmerkelijke schade kon worden toegebracht. Die onzorgvuldigheid beschouwt de rechtbank als zowel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van [gedaagde] uit hoofde van de tussen hem en Slagharen bestaande contractuele relatie, als een jegens Slagharen onrechtmatige daad.

2.6. De rechtbank verwerpt de overigens door [gedaagde] gevoerde verweren als volgt. [gedaagde] betwist de stelling van Slagharen, dat Slagharen het auteursrecht heeft op de door [gedaagde] in opdracht van Slagharen geschreven software. Die betwisting overtuigt echter niet, gezien de volgende door Slagharen overgelegde stukken:
- Een brief (een zgn. ‘continuïteitsverklaring’) d.d. 21 februari 2005 van [gedaagde] aan Slagharen, onder meer inhoudende: “[K-B] automatisering heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Clarion voor Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.”
- Een brief (eveneens een ‘continuïteitsverklaring’) d.d. 17 maart 2008 van [gedaagde] aan Slagharen, onder meer inhoudende: “[K-B] automatisering heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Windev/Webdev/Winde Mobile for Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.”
Op grond van deze stukken gaat de rechtbank er vooralsnog van uit, dat niet [gedaagde], maar Slagharen het auteursrecht heeft, zoals Slagharen heeft gesteld.

2.9. Anders dan [gedaagde] acht de rechtbank de incidentele vordering in het licht van artikel 843a Rv. duidelijk, concreet en specifiek genoeg omschreven, gezien de omstandigheden van dit geval. Slagharen somt de stukken, waarvan zij inzage verlangt, weliswaar niet stuk voor stuk op, maar dit valt van haar ook niet in redelijkheid te vergen. Nu het in de gegeven situatie zeer aannemelijk is dat [gedaagde] e-mailverkeer en (andere) documenten van Slagharen onrechtmatig naar zijn eigen mailadres(sen) heeft gestuurd, behoort Slagharen in de gelegenheid te worden gesteld om door raadpleging van de inbeslaggenomen data te bezien, welke documenten enz. dat zijn, en hoeft zij die stukken niet eerst individueel op te sommen en/of nader te beschrijven.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Actualiteitenlunch De Balie (nabij het Leidseplein, Amsterdam), vandaag van 12.00 tot 14.00 uur, zie uitnodiging 

Tijdens deze actualiteitenlunch zullen drie praktijkjuristen de gevolgen van HvJ EU 4 oktober j.l. (Premier League) IEF 10286, met u doornemen. Mr. Sven Klos en mr. Arnout Groen van Klos Morel Vos & Schaap zullen het intellectuele eigendomsrecht en mediarecht bespreken en mr. Paul Kreijger van Linklaters zal de mededingingsrechtelijke aspecten, het Europees recht en het vrij verkeer van goederen en diensten voor zijn rekening nemen.

Tot 11:00 hier aanmelden

null

Rechtbank van Koophandel Brussel 3 oktober 2011, A.R. 7.271/08 (Ratiopharm GmbH tegen Lundbeck A.S)

Met dank aan Miew-Woen Sjauw En Wa en Mari Korsten, Patentwerk

De Belgische rechter heeft op 3 oktober een stukje gelegd in de Europese legpuzzel van de octrooi- en ABC-strijd over het geneesmiddel escitalopram. Op de verschillende IE-weblogs is er door de jaren heen al meerdere malen gesproken over deze zaak (zie bijvoorbeeld IEF 6044 en  IEF 7799). Vanuit het oogpunt van rechtspraak over ABCs is dit een belangwekkende uitspraak, die wellicht navolging zal vinden in rechtszaken over andere geïsoleerde enantiomeren.

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het octrooi EP 0 347 066 (EP ‘066) uiteindelijk geldig bevonden. Het Nederlandse deel van dit octrooi werd in eerste instantie juist nietig verklaard. Hoger beroep tegen het vonnis van de Haagse rechtbank is aanhangig.

De Belgische rechter gaat niet in op de geldigheid van het octrooi, maar vernietigt het ABC voor escitalopram, op grond van artikel 15 lid 1 (a)  van de ABC verordening (EG 469/2009) omdat het in strijd met artikel 3 (c) en (d) van deze ABC-Verordening is afgegeven.
 
Het ABC wordt op deze grond vernietigd, omdat de in de aanvrage aangewezen handelsvergunning voor escitalopram volgens de Belgische rechter niet de eerste vergunning is om het product (de werkzame stof) escitalopram als geneesmiddel op de markt te brengen. Dat was namelijk de eerdere vergunning voor (racemisch) citalopram; de Belgische rechter oordeelt dat (racemisch) citalopram en escitalopram hetzelfde product betreffen. Lundbeck had in haar aanvrage dus moeten verwijzen naar de eerdere handelsvergunning voor (racemisch) citalopram.

In zijn beslissing verwijst de rechter naar het MIT-arrest (C-431/04) van het Europese Hof van Justitie, waarin wordt vastgesteld dat uitsluitend een stof met een eigen, therapeutisch effect kan worden aangemerkt als een “werkzame stof” in de zin van de ABC-verordening. Citalopram is een racemisch mengsel van R-citalopram en S-citalopram (escitalopram), moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Volgens de Belgische rechter heeft, in een (racemisch) citalopram bevattend geneesmiddel, alleen escitalopram een eigen therapeutische werking. Escitalopram is dan ook geen nieuw product maar hetzelfde product waaraan (racemisch) citalopram haar werkzaamheid ontleent. Met dit oordeel volgt de Belgische rechter het oordeel van -onder andere- het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Nederlandse zorgverzekeraars.

Wellicht is de Belgische rechter met deze uitspraak de Nederlandse appelrechter voor. De geldigheid van het ABC is namelijk ook onderwerp van de Nederlandse procedure.

Miew-Woen Sjauw En Wa
Mari korsten

Met dank aan Annemarie Beunen, Koninklijke Bibliotheek in een reactie op het korte commentaar van Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht op 4 oktober schreef over het contract dat de KB in 2010 met Google heeft gesloten (IEF 10280): Den Haag, 11 oktober 2011

. Zo hoop ik eventuele zorgen weg te nemen die door enkele veronderstellingen in dit commentaar zouden kunnen zijn gerezen: 

• Het contract betreft uitsluitend auteursrechtvrije boeken aangezien de KB er groot belang aan hecht om het auteursrecht te respecteren. Wij controleren daarom vooraf of alle te digitaliseren boeken tot het publiek domein behoren. Ook Google vindt dit belangrijk; gezien de rechtszaken waarmee zij zich in Amerika geconfronteerd zag, sluit zij met Europese bibliotheken alleen overeenkomsten met betrekking tot auteursrechtvrije boeken. (De – inmiddels afgewezen – Google Book Settlement betreft daarentegen uitsluitend de auteursrechtelijk beschermde boeken die Google bij Amerikaanse universiteitsbibliotheken digitaliseerde). 
• Anders dan het commentaar veronderstelt, zullen de gedigitaliseerde boeken gratis toegankelijk worden via Google Books. Daar kan iedereen ze bovendien ook gratis printen en downloaden. De KB zelf kan de boeken op dezelfde manier via internet beschikbaar stellen aan het publiek. 
• Het contract is niet-exclusief zodat ieder ander, inclusief de KB, de mogelijkheid heeft om dezelfde auteursrechtvrije boeken opnieuw te digitaliseren.  
• Voor de tekst van het contract verwijst het commentaar (mede) naar de website van de Engelse Open Rights Group. Daar staat echter het contract dat de British Library met Google sloot. Het contract van de KB is te vinden op onze website: www.kb.nl/nieuws/2011/contract-google-kb.pdf.

IEF 10280

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 2011, KG ZA 11-1115 (bij vervroeging- Freundenberg en Staat/Agentschap NL / Het octrooicentrum)

In´t kort: Correctie van octrooiregister van octrooi EP1320142, verwijdering van aantekening en statuswijziging in "van Kracht" ex. 52 lid 3 ROW is toegewezen. o.a. positie van derden die vertrouwden op de aantekening in het opvraagbare register (betoog van Octrooicentrum dat Freudenberg een regeling treft voor derden die hebben vertrouwd op de juistheid van de aantekening, wordt verworpen) en tijdigheid worden besproken. En proceskostenveroordeling €560, griffierecht €76,31 en €816 advocaatkosten.

E-mailbericht 4.5. Voorshands moet worden aangenomen dat voor zover er een vormgebrek kleefde aan de vertaling die Freudenberg op 30 juli 2008 bij het Octrooicentrum heeft ingediend (Freudenberg heeft dat bestreden), Freudenberg dat gebrek tijdig heeft hersteld. Freudenberg heeft aangevoerd dat RWS de volgens het Octrooicentrum ontbrekende “korte aanduiding” op 11 augustus 2008 per e-mail heeft gestuurd naar het Octrooicentrum. Freudenberg heeft een afschrift van dat bericht overgelegd (productie 3 van Freudenberg). Het Octrooicentrum heeft hiertegen slechts aangevoerd dat het Octrooicentrum het betreffende bericht niet heeft kunnen terugvinden in zijn systeem en dat, als het zou zijn ontvangen, het “normaliter” zou zijn opgenomen in het elektronisch archiefsysteem. Zoals de bodemrechter ook al heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), is het gestelde e-mailbericht daarmee onvoldoende betwist. Dat het gestelde vormgebrek op die manier hersteld kon worden, is niet in geschil.

4.6. Ervan uitgaande dat Freudenberg het gestelde vormgebrek tijdig heeft hersteld, is het Nederlandse deel van het octrooi niet vervallen, ondanks de andersluidende aantekening die het Octrooicentrum in het register heeft gemaakt. Zoals de bodemrechter heeft vastgesteld, is de aantekening namelijk niet meer dan een feitelijke mededeling die als zodanig geen rechtstoestand creëert. Het verval treedt van rechtswege in als niet tijdig aan de wettelijke eisen is voldaan (r.o. 3.3 bodemvonnis). Omgekeerd treedt geen rechtsverlies op als wel aan die voorwaarden is voldaan (r.o. 5.2 bodemvonnis).

4.7. Geconcludeerd moet dus worden dat het octrooiregister vanwege de aantekening op dit moment geen juist beeld geeft van de stand van zaken van het octrooi. Zoals ook de bodemrechter heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), brengt dat mee dat het Octrooicentrum moet overgaan tot de correctie die Freudenberg vordert.

positie derden 
4.11. Het betoog van het Octrooicentrum dat de gevorderde correctie alleen kan worden toegewezen onder de voorwaarde dat Freudenberg een regeling treft voor derden die hebben vertrouwd op de juistheid van de aantekening, moet worden verworpen. In dit kort geding is alleen de vraag aan de orde of de aantekening moet worden gecorrigeerd. Welke gevolgen de aantekening heeft in de relatie van Freudenberg met derden die mogelijk op de juistheid van die aantekening hebben vertrouwd, hoeft niet voorafgaand aan de correctie te worden vastgesteld, laat staan te worden geregeld door Freudenberg.

4.12. Daarbij is van belang dat het Octrooicentrum op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft verklaard dat het feit dat de aantekening de afgelopen jaren in het register heeft gestaan na correctie nog kenbaar blijft voor derden. Derden die hebben vertrouwd op die aantekening, kunnen na de verwijdering van de aantekening dus nog wel aan de hand van het register aantonen dat de aantekening opgenomen is geweest.

Conclusie 
4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gevorderde correctie toewijsbaar is. De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen omdat aangenomen moet worden dat de Staat ook zonder die prikkel aan rechterlijke veroordelingen voldoet. Het feit dat het Octrooicentrum de aantekening niet heeft gecorrigeerd na het bodemvonnis, is daarmee niet in tegenspraak omdat het bodemvonnis geen veroordeling tot correctie bevat.

4.14. Het Octrooicentrum zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Freudenberg begroot op € 560,00 aan griffierecht, € 76,31 aan kosten deurwaarder en € 816,00 aan salaris advocaat.

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 12 mei 2011 (Konsumentenombudsman/Ving Sverige AB IEF 9648), aangeboden aan IE-Forum, IER 2011.48, p. 343-351.

(...) Uit het arrest volgt dat het HvJ art. 2 sub i Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (=OHP) ruim uitlegt, waardoor al vrij snel sprake is van een uitnodiging tot aankoop. Deze keuze voor de ruime uitleg betekent dat veel voorkomende reclame-uitingen waarin slechts het product en de prijs worden genoemd, moeten voldoen aan de verzwaarde informatieplicht van art. 7 lid 4 Richtlijn OHP. Anderzijds kan uit de uitleg die het HvJ aan art. 7 lid 4 Richtlijn OHP heeft gegeven worden afgeleid dat de verzwaarde informatieplicht mogelijk ook weer niet zo heel zwaar is. Men zou bij nader inzien wellicht van een “light versie” kunnen spreken. Hoe dat ook zij, het zal interessant zijn te volgen welke consequenties de uitspraak in de praktijk gaat hebben en of adverteerders voor deze reclamevorm (het noemen van het product en de prijs) zullen blijven kiezen.

IEF 9648

P.G.F.A. Geerts, noot onder HvJ 18 november 2010 (Lidl/Vierzon, IEF 9237), aangeboden aan IE-Forum, IER 2011/48, p. 343-351.

(...) Voor zover ik dat uit het arrest van het Hof kan afleiden lijkt het erop dat de onderhavige reclame van Leclerc aan deze eis (in ieder geval) niet voldoet. Op de kassabon worden immers alleen de generieke naam van de producten genoemd (margarine, boterhamsmeersel, tomatenpuree enz.) waardoor de goederen niet geïdentificeerd kunnen worden.

IEF 9237

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

Met samenvatting van Rik Geurts, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.11 lid 3 BVIE. Voldoen aan de verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van het voornemen om de inschrijving (geheel of gedeeltelijk) te weigeren en hem in de gelegenheid te stellen te antwoorden.

In deze zaak vraagt het Hof van Cassatie van België via drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.11.3 BVIE neergelegde regeling. Die regeling behelst dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder opgave van redenen moet meedelen of een inschrijving geweigerd wordt. Voorts moet de deposant de mogelijkheid worden geboden op de (gedeeltelijke) weigering te antwoorden. Meer in het bijzonder worden de vragen gesteld of de deposant het recht verbeurt om hoger beroep in te stellen als hij geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het voornemen van het BBIE de inschrijving te weigeren en of dit ook het geval is indien het BBIE geen redenen heeft opgegeven voor haar voorlopige weigering.

Feiten
Op 20 december 2007 laat het BBIE Francina Vermeiren (hierna: Vermeiren) schriftelijk weten dat haar aanvraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+” wordt geweigerd. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:

“het teken Bodystyling is beschrijvend; Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten:” en “het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafische weergave”.

Op deze mededeling volgt geen reactie van Vermeiren. Op 15 augustus 2008 deelt het BBIE de weigering van de aanvraag tot inschrijving schriftelijk mee. Op 10 oktober 2008 tekent Vermeiren tegen deze weigering hoger beroep aan bij het hof van beroep te Brussel.

Het BBIE werpt een exceptie op van niet-ontvankelijkheid op grond van de afwezigheid van de reactie van Vermeiren. Het hof van beroep verklaart Vermeiren echter ontvankelijk en vernietigt de beslissing van het BBIE waarbij de inschrijving definitief werd geweigerd. Hiertegen tekent het BBIE cassatieberoep aan. Vervolgens schorst het Hof van Cassatie de verdere behandeling in afwachting van de prejudiciële vragen die zij heeft gesteld.

De prejudiciële vragen en beantwoording
Het Hof van Cassatie van België richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van artikel 2.11 lid 3 BVIE.

1* Voldoet het Bureau aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden?
2* Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren?
3* Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook, wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd?

Het BenGH refereert bij de beantwoording van de vragen aan de strekking van artikel 2.11 BVIE. De procedure die daarin is vastgelegd, is bedoeld om het juiste evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds een tijdige en efficiënte behandeling van een groot aantal aanvragen tot inschrijving en anderzijds het waarborgen van de mogelijkheid tot tegenspraak en transparantie van de procedure.

Het BenGH redeneert vervolgens dat de procedure van artikel 2.11 BVIE de deposant binnen de door het BBIE gestelde termijn alle gelegenheid biedt om tegenspraak te voeren en de bezwaren van het BBIE te ondervangen. Weigert het BBIE de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk als de bezwaren niet zijn opgeheven, dan geeft zij onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van de mogelijkheid om tegen deze definitieve weigering beroep instellen bij het krachtens artikel 2.12 BVIE bevoegde hof.

Het voorgaande in aanmerking genomen, houdt het antwoord van het BenGH op de eerste vraag in dat het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van één of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

Voor de beantwoording van de tweede vraag refereert het BenGH aan artikel 2.12.1 BVIE. Uit deze bepaling volgt dat de deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich na de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d´appel te Luxemburg, om een bevel tot inschrijving van het merk te krijgen. Het recht op beroep van de deposant is dus niet afhankelijk van de houding die deze heeft ingenomen na de kennisneming van de beslissing tot voorlopige weigering van het BBIE.

In dit kader dient artikel 2.11.3 BVIE volgens het BenGH in die zin worden uitgelegd, dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren. Nu de tweede vraag negatief wordt beantwoord, komt het Hof van Cassatie niet toe aan de beantwoording van de derde vraag.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing ten aanzien van de eerste vraag niet de conclusie van de AG d.d. 6 juni 2011 (zaak A 2010/8). 

De AG komt, onder meer na analyse van de richtlijnen van de Directeur-generaal inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot artikel 73 van Verordening 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, tot de conclusie dat de verplichting tot motivering een tweeledig doel heeft:

1. De motiveringsverplichting moet het de betrokkene mogelijk maken om, in voorkomend geval, de redenen voor afwijzing van de inschrijvingsaanvraag te kennen en de bestreden beslissing gefundeerd te betwisten.
2. De appelrechter moet in staat zijn rechtmatigheidstoezicht met betrekking tot de juistheid van de beoordeling van de maatregel uit te oefenen. 

Op grond hiervan is de AG van mening dat het louter aansluiten van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden in een voorlopige beslissing van (gedeeltelijke) weigering van inschrijving van een merk niet voldoende is. De betrokkene moet immers over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om de bestreden beslissing te begrijpen en zijn rechten te kunnen verdedigen. Eveneens moeten volgens de AG immers de feitelijke gegevens en omstandigheden waarop de voorlopige weigering is gesteund, evenals de redenering van het BBIE, duidelijk en ondubbelzinnig worden aangegeven.

Ik vraag mij dan ook af of de zinsnede in het antwoord van het BenGH op de eerst vraag “… behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden” wel voldoende recht doet aan de motiveringsverplichting zoals die is vastgelegd in artikel 2.11.3 en 2.11.4 BVIE en zoals toegelicht door de AG. Het is maar de vraag hoe de invulling van de motiveringsverplichting door het BenGH moet worden geïnterpreteerd en hoe daaraan in de praktijk uitvoering zal worden gegeven.

Rik Geurts, QuestIE advocatuur
Mirrors pdf / pdf / dossier