HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09 ( Interflora c.s tegen Marks & Spencer c.s) - persbericht

In navolging van conclusie A-G Jääskinen IEF 9494. 

Merkenrrecht. Adwords. Selectie van de adverteerder die overeenstemt met merk van een concurrent. Schade aan onderscheidend karakter van een bekend merk (‘dilution’) – Oneerlijke voordeel trekken uit het onderscheidend karakter of bekendheid van een merkrecht (free-riding).

Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales: 
1.       Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)      dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
c)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2.      Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:(...)
b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;(...)
d)       het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Het Hof van Justitie verklaart voor recht:

1.      Article 5(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and Article 9(1)(a) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark is entitled to prevent a competitor from advertising – on the basis of a keyword which is identical with the trade mark and which has been selected in an internet referencing service by the competitor without the proprietor’s consent – goods or services identical with those for which that mark is registered, where that use is liable to have an adverse effect on one of the functions of the trade mark. Such use:

–      adversely affects the trade mark’s function of indicating origin where the advertising displayed on the basis of that keyword does not enable reasonably well-informed and reasonably observant internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services concerned by the advertisement originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically linked to that proprietor or, on the contrary, originate from a third party;
–      does not adversely affect, in the context of an internet referencing service having the characteristics of the service at issue in the main proceedings, the trade mark’s advertising function; and
–      adversely affects the trade mark’s investment function if it substantially interferes with the proprietor’s use of its trade mark to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty.

2.      Article 5(2) of Directive 89/104 and Article 9(1)(c) of Regulation No 40/94 must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark with a reputation is entitled to prevent a competitor from advertising on the basis of a keyword corresponding to that trade mark, which the competitor has, without the proprietor’s consent, selected in an internet referencing service, where the competitor thereby takes unfair advantage of the distinctive character or repute of the trade mark (free-riding) or where the advertising is detrimental to that distinctive character (dilution) or to that repute (tarnishment).

Advertising on the basis of such a keyword is detrimental to the distinctive character of a trade mark with a reputation (dilution) if, for example, it contributes to turning that trade mark into a generic term.

By contrast, the proprietor of a trade mark with a reputation is not entitled to prevent, inter alia, advertisements displayed by competitors on the basis of keywords corresponding to that trade mark, which put forward – without offering a mere imitation of the goods or services of the proprietor of that trade mark, without causing dilution or tarnishment and without, moreover, adversely affecting the functions of the trade mark with a reputation – an alternative to the goods or services of the proprietor of that mark.

Rechtbank 's-Gravenhage 21 september 2011, HA ZA 11-1637 (Converse INc tegen Alpi international forwarders B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

Vrijwaringsincident. Stelling niet-bestaande onderneming wordt afgewezen. Titel volgt uit r.o. 3.2, In citaten:

4.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Converse dat Alpi inbreuk maakt op haar merken door het – kortgezegd – vervoeren en opslaan van counterfeit Converse-schoenen alsmede door het gebruik van de merken in stukken voor zakelijk gebruik en dat Alpi onrechtmatig handelt door het faciliteren van de verhandeling van counterfeit Converse-schoenen en het meewerken aan het opstellen van vervalste CMR-documenten met betrekking tot vervoer van (counterfeit) Converse-schoenen.

4.3. Of Baccarat een bestaande onderneming is of niet, kan blijken in de procedure in vrijwaring. De voortgang van de hoofdzaak wordt niet belemmerd indien mocht blijken dat dit niet het geval is. Voorts bestaat geen onduidelijkheid over de vraag welke partijen Alpi in vrijwaring wil oproepen en is ook niet in te zien waarom onduidelijkheid de procedure in de hoofdzaak zou belemmeren. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.

Rechtbank ´s-Gravenhage 21 september 2011, HA ZA 10-4052 (Bacardi and Company Ltd tegen Torijn B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

Incident. Procesrecht. Oproeping derde in vrijwaring en zekerheidsstelling.

Vrijwaring en geheel of gedeeltelijk verhaal op Van Caem toegewezen. Bacardi stelt, beroepende op haar Gemeenschapsmerken, dat Torijn merkinbreuk maakt en onrechtmatig handelt door ongeautoriseerde parallelimport en door de handel in Bacardi producten waarvan de productcodes zijn verwijderd.

Ex 224 Rv dient buitenlandgevestigde zekerheid te stellen vor de proceskosten. Geen uitzondering ex 224 lid 2 sub Rv. Mondelinge toezegging dat hij zal instaan voor de voldoening van proceskosten is niet afdoende. Proceskostenveroordeling 1019h Rv aan de kant van Bacardi.

Vrijwaring
4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Torijn heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk
verhaal heeft op Van Caem. De incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zal bijgevolg worden toegewezen.

Zekerheidsstelling proceskosten omdat Bacardi is gevestigd te Liechtenstein
4.5. Terecht heeft Torijn echter weerlegd dat de Beneluxmerkrechten van Bacardi een reële verhaalsmogelijkheid bieden. Torijn heeft er daarbij onder meer op gewezen dat bij het executoriaal veilen van de Beneluxmerkrechten zou kunnen blijken dat er geen koper voor de merken te vinden is. Te verwachten is namelijk dat de koper zal worden geconfronteerd met tal van conflicten tussen de Beneluxmerkrechten en de door Bacardi behouden
Gemeenschaps- en internationale merkrechten. Weliswaar heeft Bacardi gesteld dat de Gemeenschapsmerken waarvan zij houdster is jonger zijn dan de Beneluxmerken, zodat de eventuele koper op grond daarvan geen procedures hoeft te vrezen, dit neemt niet weg dat de eventuele koper toch zeer beperkt is in de mogelijkheden tot ongestoorde exploitatie van de Beneluxmerken. Kopers zullen daardoor mogelijk worden afgeschrikt met als gevolg dat de Beneluxmerkrechten onverkoopbaar blijken te zijn. Volgens artikel 6: 51 lid 2 B.W. moet de aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Gezien het voorgaande is dat niet te verwachten.

4.6. De mondelinge toezegging van de raadsman van Bacardi dat hij zal instaan voor de voldoening van de proceskosten is evenmin afdoende. Nog afgezien van de vraag of de raadsman voldoende verhaal zal bieden, geeft de enkele mondelinge toezegging, zoals Torijn terecht stelt, te weinig zekerheid. De rechtbank komt tot het oordeel dat Bacardi niet redelijkerwijs aannemelijk heeft gemaakt dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn.

4.7. In het onderhavige incident kan uiteraard niet worden voorzien hoe de hoofdzaak zich zal ontwikkelen en in het bijzonder of aanleiding zal bestaan af te wijken van de IE indicatietarieven.Voor de begroting van de te stellen zekerheid zal daarom worden aangesloten bij de categorie ‘overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi’ van de IE-indicatietarieven. Anders dan Torijn heeft gesteld, dient enkel rekening te worden
gehouden met de kosten van de onderhavige procedure. De kosten gemoeid met een eventueel hoger beroep kunnen buiten beschouwing blijven. Daarvoor kan Torijn in voorkomend geval aanvullende zekerheid vorderen.

Beslissing
5.1. staat toe dat de besloten vennootschap Van Caem International B.V., gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden aan de Admiraal Banckertweg 12, door Torijn wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van woensdag 12 oktober 2011;

5.2. beveelt Bacardi uiterlijk op woensdag 12 oktober 2011 ten behoeve van Torijn zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 25.000,- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden;

Hof 's-Gravenhage 19 juli 2011, LJN BS8740 (H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. tegen G-Star Raw C.V. en Facton Ltd.)

In navolging van IEF 9280. In't kort: Incidentele vordering inzake merkenrecht: verzoek tot schorsing van de procedure ex artikel 104 lid 1, GMVo, omdat een nietigheidsprocedure bij OHIM aanhangig is. Echter is artikel 104 li 1 GMVo is niet van toepassing is op een kort geding, afgewezen. Proceskosten ex 1019h Rv. 

3. Het hof is, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat artikel 104, lid 1, GMVo niet van toepassing is op een kort geding. Die bepaling verplicht de rechter immers slechts te schorsen wanneer een in artikel 96 GMVo - welk artikel in beginsel ziet op bodemprocedures - bedoelde vordering is ingesteld. In artikel 104, lid 1, GMVo wordt niet verwezen naar artikel 103 GMVo betreffende voorlopige en beschermende maatregelen.
Voorts blijkt ook uit het in lid 3 van artikel 104 GMVo bepaalde:
“Indien de rechtbank voor het Gemeenschapmerk de procedure schorst, kan zij voorlopige en beschermende maatregelen bevelen voor de duur van de schorsing.”
dat de in lid 1 van artikel 104 GMVo neergelegde verplichting om de procedure te schorsen slechts geldt voor bodemprocedures. Het in lid 3 bepaalde is niet goed verenigbaar met een procedure die enkel strekt tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening, zoals een kort geding.

4. Het bovenstaande brengt mee dat de incidentele vordering tot schorsing moet worden afgewezen. H&M dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het incident. G-Star hebben vergoeding van de volledige kosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Daar zij echter geen opgave, laat staan een gespecificeerde opgave van hun kosten hebben gedaan, zal het hof de kosten begroten op basis van het algemene liquidatietarief.

Lees het arrest hier (LJN / opgeschoonde pdf)

Rechtbank Breda 21 september 2011, LJN BT2231 (Peeters Landbouwmachines BV tegen AS Fors MW)

Met gelijktijdige dank aan Arvid van Oorschot en Hesther Lakerveld, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Merkenrecht. De verhouding tussen Benelux- en Gemeenschapsmerkenrecht. Het belang bij oordeel over kwader trouw deponering van Beneluxmerk nadat Beneluxmerk is doorgehaald, waarover nog een procedure aanhangig is bij het Europese Hof van Justitie (beroep na OHIM). Rechtbank ziet strijd met weergegeven stelsel van rechtsbescherming en wijst vordering af.

Peeters houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van landbouwmachines, sinds 1996 o.a. voermengmachines onder de naam BIGA, verkoop vindt plaats via geselecteerde wederverkopers. Peeters is houder Beneluxwoordmerk van BIGA (20 juli 2007).

Fors houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van kleine en middelgrote producten en machines voor de landbouw en houtvesterij, waaronder haakarmtrailers. In de jaren tachtig is deze laatste ontwikkeld en geïntroduceerd door Zweeds bedrijf dat is overgegaan Blidsberg Investment Group AB, afgekort BIGAB (Gemeenschapsmerk 31 maart 2005, Beneluxdeponering 4 november 2005).

3.9. Aan de orde nu is dan ook of een door de rechtbank te geven verklaring voor recht over het Benelux depot van Fors voor Peeters van praktisch belang kan zijn, in die zin dat het oordeel van de rechtbank van invloed kan zijn op het door het Gerecht te geven oordeel over de uitspraak van de Board of Appeal van het OHIM.

Het is niet de bedoeling van de Europese wetgever dat een oordeel van een nationale rechter van invloed is op een eenmaal ingezette beroepsprocedure bij het OHIM (r.o. 3.13). De rechtbank baseert dit op o.m. GvEA 16 juli 2006, zaak C-214/05 (Rossi), r.o. 50; considerans 16 en artikel 104 van Vo. 207/2009. Een oordeel van de rechtbank inzake de al dan niet te kwader trouw gedeponeerde merk zou in strijd komen met weergegeven stelsel van rechtsbescherming op het gebied van het Gemeenschapsmerk. De rechtbank wijst de vorderingen Peeter af. Proceskosten worden gecompenseerd, omdat Fors inschrijving heeft doorgehaald en de beoogde vordering is bereikt.

GvEA 16 juli 2006, zaak C-214/05 (Rossi), r.o. 50:

50 Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan een beslissing van de kamers van beroep van het BHIM slechts worden vernietigd of herzien wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het EG-Verdrag, van verordening nr. 40/94 of van een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. Het toezicht dat de gemeenschapsrechter op deze beslissing uitoefent, gaat derhalve niet verder dan het toezicht op de rechtmatigheid ervan, en omvat dus geen nieuw onderzoek van de feiten die zijn beoordeeld door de instanties van het BHIM.

De considerans Vo. 207/2009, overweging 16:

(16) Het is strikt noodzakelijk, dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het Gemeenschapsmerk te voorkomen. Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [4] moet van toepassing zijn op alle rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmerken, behalve indien in de onderhavige verordening anders wordt bepaald.

En artikel 104 Vo. 207/2009 inzake verknochtheid:

Bijzondere bepalingen inzake verknochtheid 1. Indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk een in artikel 96 bedoelde vordering - anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk - is ingesteld en de geldigheid van het Gemeenschapsmerk al voor een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bij een reconventionele vordering wordt betwist of bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.(…)

3.14. Uit het vorenstaande volgt dat een oordeel van de rechtbank omtrent de al dan niet aanwezige kwade trouw bij Fors ten tijde van het depot van het Benelux merk, allereerst niet van invloed zal zijn op de oordeelsvorming door het Gerecht en bovendien in strijd zou komen met het in 3.13. weergegeven stelsel van rechtsbescherming op het gebied van het Gemeenschapsmerk. De procedure bij het OHIM is immers eerder gestart dan de onderhavige. De rechtbank zou, ook als Peeters wel belang zou hebben bij haar vordering, deze procedure moeten schorsen in afwachting van het oordeel van het Hof. De rechtbank wijst erop dat het BBIE, in overeenstemming met het vorenstaande, de oppositieprocedure betreffende het Benelux depot ook heeft geschorst in afwachting van de uitkomst van de procedure bij het OHIM en thans het Gerecht.

3.15. Wanneer een beslissing van de rechtbank, dat Fors te kwader trouw was ten tijde van haar Benelux depot als een feit zou worden aangemerkt, geldt dat het Gerecht dit buiten beschouwing zou moeten laten. Uit het onder 3.10. overwogene volgt dat dan sprake zou zijn van een niet bij het OHIM aangevoerd feit dat het Gerecht bij zijn beoordeling buiten beschouwing moet laten.

Lees het vonnis hier (grosse / LJN / opgschoonde pdf)
Afbeelding: traktorpool

De eerste lustrumeditie van het Symposium georganiseerd rondom de Internet Scriptieprijs, vind dit jaar op 13 oktober 2011 plaats. Het thema: 

"Nieuws op internet, information wants to be free"  

Voor het vijfde jaar organiseren advocatenkantoor Brinkhof en internetserviceprovider XS4ALL de Internet Scriptieprijs. Met deze prijs willen Brinkhof en XS4ALL het denken over internetvraagstukken en de ontwikkeling van het internetrecht stimuleren. De prijs wordt daarom toegekend aan de student die de beste scriptie schrijft over een actueel onderwerp op het gebied van internet en recht. Uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op het symposium 'Internet en Recht' op 13 oktober 2011.

 Voor de aankondiging, de programmering en het aanmelden.

Gerecht EU 21 september 2011, zaak T-201/09 (Rügen Fisch tegen OHIM/Schwaaner Fischwaren (SCOMBOR MIX)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond beschrijvend karakter scomber = makreel. Nietigheidsprocedure, beroep door de houder van het communautaire woordmerk „SCOMBER MIX” voor waren en diensten van klassen 29 en 35 ingesteld tegen beslissing R 230/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 maart 2009, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van het door Schwaaner Fischwaren GmbH ingediende verzoek tot nietigverklaring van dit merk wordt vernietigd. Beroep wordt afgewezen.

 9 Die Beschwerdekammer stellte im Wesentlichen fest, dass der Begriff „Scomber“ eindeutig beschreibend verwendet werde, da es sich dabei nicht nur um eine lateinische Bezeichnung, sondern auch um einen wissenschaftlichen Begriff zur Bezeichnung der Makrele handele. Es handele sich somit um einen Fachbegriff, der nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 schutzunfähig sei. Die konkrete Prüfung der Wahrnehmung der Endverbraucher sei entbehrlich, da diese und der „normale Sprachgebrauch“ des Begriffs sich bereits in Wörterbucheinträgen widerspiegelten, die schutzunfähig seien. Es reiche aus, wenn die von den Waren angesprochenen Fachkreise, d. h. die Hersteller, Händler und sonstigen in den Vermarktungsprozess der betroffenen Waren einbezogenen Personen, die beschreibende Bedeutung des Zeichens verstünden und es in diesem Sinne benutzten. Was den Bestandteil „Mix“ betreffe, so werde dieser als ein Begriff angesehen, der in den meisten Sprachen der Europäischen Union in der Bedeutung „Mischung“ unmittelbar verständlich sei.

10 Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Zusammenfügung der Begriffe „Scomber“ und „Mix“ grammatikalisch korrekt und eindeutig und nicht mehr als die Summe ihrer Bestandteile sei, so dass die Wortkombination als Ganze im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 beschreibend sei. Da Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 Anwendung finde, hielt es die Beschwerdekammer für verzichtbar, zu prüfen, ob die Eintragung auch unter Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung erfolgt sei.

Gerecht EU 21 september, zaak T-512/10 (Nike International tegen OHIM (DYNAMIC SUPPORT)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond: DYNAMIC SUPPORT heeft beschrijvend karakter, afgewezen beroep. Conceptuele tegenstrijdigheid in 'dynamic' en 'support'.

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 640/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 augustus 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „DYNAMIC SUPPORT”, voor waren van klasse 25

 25      As the Board of Appeal found, the expression ‘dynamic support’ is comprised of the terms ‘dynamic’ and ‘support’, themselves descriptive, which the applicant does not dispute. It must be noted that the combination of those two elements is not an unusual expression likely to create an impression which is sufficiently far removed from that which results from the mere combination of meanings of those two elements, in accordance with the case-law cited at paragraph 16 above. Indeed, faced with the trade mark applied for in relation to the goods covered by it, the consumer will identify immediately and without further thought the expression ‘dynamic support’ as describing the characteristics of the footwear. Furthermore, it is noteworthy, in this respect, that to offer dynamic and adapted support during any sporting activities is one of the essential characteristics of sports footwear, which is part of the category of goods covered by the trade mark applied for.

26      Moreover, the applicant's arguments that the terms comprising the trade mark applied for are conceptually contradictory are without foundation. It is evident that support can be dynamic and adapted as is the case with footwear which, as support for the feet of the runner, adapts in a dynamic manner to running conditions.

27      Furthermore, in relation to the arguments of the applicant that the term ‘dynamic’ may be understood many ways, particularly when it refers to footwear, it should be borne in mind that the fact that the trade mark applied for can have several meanings does not prevent the application of the absolute ground for refusal provided for in Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009. According to settled case-law, a word sign must be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned (OHIM v Wrigley, paragraph 32, and judgment of 9 March 2010 in Case T‑15/09 Euro-Information v OHIM (EURO AUTOMATIC CASH), not published in the ECR, paragraph 39).

28      Therefore the Board of Appeal was fully entitled to find that the trade mark applied for was descriptive for footwear.

A. Engelfriet, 'Al te hard auteursrechtelijk blaffen eindelijk eens aangepakt', <blog.iusmentis.com>

met dank aan Arnoud Engelfriet, ICTRecht.

Dat je geen artikelen of foto’s integraal mag herpubliceren zonder toestemming (behoudens soms citaatrecht), zouden de meeste mensen wel moeten weten zou je denken. De praktijk is echter anders: bijna dagelijks krijg ik mails van mensen die een claim van een of andere fotograaf of andere auteursrechthebbende aan de broek hebben. Bekende partijen die dit doen zijn Getty Images (Van der Steenhoven advocaten), Cozzmoss (Banning Advocaten) en diverse fotografen vertegenwoordigd door i-EE advocaten.

Nou valt er over het principe “mag niet” weinig te twisten: hoewel dat anders zou moeten, is de wet de wet - en die zegt dat je toestemming moet vragen. Lukt dat niet, om welke reden dan ook (al is het maar dat de auteur onbekend is) dan heb je gewoon dikke pech. Het probleem dat ik heb met zulke claims is dat er wel met een heel grote hark wordt geschreven. De grootste boosdoener is de volledige proceskostenvergoeding: volgens de wet heeft een rechthebbende recht op vergoeding van de werkelijke rekening van zijn advocaat als hij wint. En zo’n rekening kan rustig enkele duizenden euro’s zijn.

Ook discutabel is de manier waarop rechthebbenden hun schade uit de duim zuigenberekenen. In principe heb je volgens de wet alleen recht op een vergoeding van daadwerkelijke schade. En die is niet hetzelfde als het geldbedrag dat je grootste opdrachtgever ooit eens betaalde voor een ander artikel. Het moet gaan om de in de markt gebruikelijke tarieven voor dergelijke werken. En een opslag “voor gederfde exclusiviteit” of “ter afschrikking” mag al helemaal niet. Dat is een verkapte boete, en boetes zijn tegen de wet in het civiele recht.

En ja, dat stoort mij buitengewoon. Wie nu zegt dat ik dus auteursrecht wil afschaffen, kan jeuk krijgen: het gaat me erom dat rechthebbenden consequent een veel te grote broek aantrekken met die claims en dat deze wijze van handhaving tegen de wet is maar dat rechthebbenden er regelmatig mee wegkomen. En dat allemaal onder het motto “het auteursrecht moet beschermd tegen internetgraaiers”.

Van een recent vonnis werd ik toch even vrolijk: géén hoge opslagen, geen boetes voor schending auteursrecht en geen tweeduizend euro advocaatkosten voor de gedaagde.

Een bedrijf had een artikel uit de krant over een door haar ontwikkeld kozijnensysteem met zonnepanelen gepubliceerd, inclusief de foto die de krant daarbij had gepubliceerd. De fotograaf diende daarom een claim in: dit was immers schending van het auteursrecht. (Tip aan bedrijven: als je een krant een interview geeft, beding dan het recht het artikel inclusief foto op de eigen site te publiceren. Schriftelijk.) De fotograaf claimde € 280 aan gebruiksrecht plus € 250 aan kosten handhaving, maar hij was bereid het voor € 900 euro af te doen.

Vervolgens meldt het vonnis dat “[gedaagde] tevergeefs diverse pogingen ondernomen om in der minne tot een oplossing met de gemachtigde van [eiser] te komen”. Kennelijk was de fotograaf niet bereid tot enig zakken, want de volgende stap (een klein jaar later) was een dagvaarding waarin een kleine drieduizend euro werd geëist - waarvan 840 euro schadeclaim en 2000 euro advocaatkosten.

De rechter maakt daar echter gehakt van. Hij begint met op te merken dat 280 euro hem redelijk voorkomt. Opmerkelijk genoeg hanteert hij daarbij de richtprijzen fotografie 2010, die echter geen enkele status hebben omdat ze niet door een brancheorganisatie zijn uitgegeven of op enig onderzoek zijn gebaseerd. (En ze mógen niet door een brancheorganisatie worden uitgegeven, omdat dat een verboden prijsafspraak oplevert.) Omdat de gedaagde de foto meteen heeft verwijderd, vindt de rechter die 280 euro echter toch wat hoog, en matigt deze naar 200 euro.

De 560 euro voor “vermindering van exclusiviteit” wordt afgewezen omdat dit niet is onderbouwd. Dit is correct: die 560 euro is gewoon een opslag (2x de 280 euro) en geen daadwerkelijke schade. En hoe je “exclusiviteit vermindert” oftewel je foto minder verhandelbaar wordt omdat iemand die overneemt, ontgaat me volledig. Je auteursrecht blijft toch bestaan?

De advocaatkosten van € 2.078,48 worden ook afgewezen. Waarom, zo vraagt de rechter zich retorisch af, heeft deze fotograaf niet eerst zelf een briefje gestuurd maar meteen een advocate laten blaffen? En waarom is die dan “€ 900,– (!)” gaan eisen als de schade 280 euro is?

De fotograaf krijgt dus 200 euro, en geen cent meer. Die 2078 euro advocaatkosten mag hij zelf betalen. Oh, en hij mag óók de juridische kosten van de gedaagde betalen. Die zijn 50 euro omdat hij zichzelf verdedigd had. Had hij een advocaat een weerwoord laten schrijven, dan had diens rekening naar de fotograaf gekund.

Een mooi voorbeeld van hoe het hoort te gaan in de rechtspraak. Een rechthebbende die te veel eist, kan dus zomaar de proceskosten van de inbreukmaker op zijn bordje krijgen. Wel zal de inbreukmaker bereid moeten zijn om een redelijke vergoeding te betalen.

Arnoud

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, LJN BS8933 (Grupo Osborne en Menken Drinks B.V. tegen Red Bull GmbH)

Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.

In navolging van IEF 8062. Merkenrecht. Afvullingsjurisprudentie. IPR. De van de sherry bekende Osborne-stier maakt samen met woordelement TORO en XL (toch) geen gebruik van het woordmerk BULL voor energydrinks van RED BUL, geen verwarringsgevaar, geen verwatering, aantasting of meeliften.

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Menken vult voor Osborne de blikjes af. Osborne en Menken stellen dat de rechtbank een onjuiste juridische maatstaf hanteert door het onderdeel XL uit te sluiten van de beoordeling, dit is echter niet uitgesloten, maar bij de globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank.

Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne (r.o. 5.18). Er bestaat ook geen aanwijzing dat Osborne met haar teken probeert in het kielzog van Red bull te varen, is het gebruik van één normale bordeau-rode kleur opvallend afwijkend van de blauw-zilveren vlakken van Red Bull en immers vond de introductie plaats in Spanje, niet in de Benelux.

Menken trekt geen ongerechtvaardigd voordeel of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. "Immers, vast staat dat zij [Menken]  op geen enkele wijze betrokken is bij de distributie - of anderszins verhandeling - van de van het geding zijnde teken voorzienen energiedranken. Zij biedt louter een dienstverlening aan Osborne aan: het afvullen van blikjes waarop het teken staat."

Hof vernietigt het vonnis IEF 8062 en doet opnieuw recht: wijst de vorderingen van Red Bull af, doorhaling van woordmerk BULL, veroordeelt Red Bull in kosten van Osborne en Menken zowel kosten in kort geding als bij het hof ex 1019h Rv.

4.2. Deze grief treft geen doel. In de visuele vergelijking tussen de twee elementen stiertekening en TORO-woord in het teken komt het hof, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat deze elementen in gelijke mate domineren. Door het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur en de plaatsing apart boven en los van de lettert, domineert het vierkant met de afbeelding van de stier visueel in gelijke mate als het woordelement TOTO.De totaalindruk die doro het teken wordt opgeroepen, wordt gedomineerd door deze twee onderscheidende elementen. Ook het hof zal daarom, evenals de rechtbank, niet alleen rekening houden met het teken en de merken in hun geheel, maar daarbij ook met de omstandigheid dat teken en merken dominerende beeldelementen hebben.

5.20 Op grond van het voorgaande gaat het hof ervan uit dat Osborne met de plaatsing van de stier in haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wenst te gebruiken en niet de goodwill van Red Bull. Een en ander getuig niet van oneerlijke concurrentie. Het hof kan dus niet vaststellen dat Osborne in het kielzog van (een) merk(en) van Red Bull probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan te profiteren of om zonder enige financiële vergoeding en/of zonder daarvoor passen inspanningen te moeten leveren voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Red Bull heeft geleverd om het imago van haar merken te creëren en te onderhouden.

Lees het arrest hier (pdf / LJN / opgeschoonde pdf)