Internationale bevoegdheid.

Met een vrij uitvoerige uitleg van de relevante  artikelen  van de GMV en de EEX-verordening (inclusief Roche/Primus) komt het Hof Den Haag eerst tot de conclusie dat in deze zaak op grond van artikel 99 GMV (en artikel 93 lid 5 juncto artikel 94, lid 2 GMV) is de Haagse rechtbank en in hoger beroep het Haagse hof slechts bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen in de Benelux. Tegelijkertijd geeft het hof wel duidelijk aan dat dat in andere zaken heel goed anders kan zijn.

Op grond van artikel 94, lid 1 GMV is het hof tenslotte bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten en een door een op grond van artikel 93 lid 1 GMV bevoegde rechter uitgesproken verbod geldt in beginsel voor de gehele gemeenschap, (tenzij er omstandigheden zijn om dit verbod tot een bepaald gebied te beperken). In deze zaak is er echter geen sprake van dreigend inbreukmakend handelen buiten Nederland.

“10 Ook op grond van artikel 93, lid 1 GMV [internationale bevoegdheid/woonplaats – IEF] is de rechter niet bevoegd in de zaak tegen Bat Beverage, daar Bat Beverage niet gevestigd is in Nederland [maar in Duitsland – IEF]. Voorzover de bevoegdheid is gebaseerd op artikel 99 (lid 2) GMV [voorlopige en beschermende maatregelen – IEF]  valt daaruit naar het voorlopige oordeel van het hof, mede in aanmerking nemende het bepaalde in artikel 94, lid 2 GMV [bevoegdheid bij handelingen op grondgebied lidstaat – IEF], af te leiden dat de Haagse rechter (ook) in kort geding in de zaak tegen Bat Beverage slechts bevoegd is voor (dreigende) handelingen op het grondgebied van de Lidstaat waar de rechtbank is gelegen, nu de Haagse rechter in die zaak niet een krachtens artikel 93, leden 1 tot en met 4 bevoegde rechter is [internationale bevoegdheid/woonplaats – IEF].

Ook op grond van artikel 6 EEX [meerdere verweerders met een nauwe band – IEF] en de uitleg in Roche/Primus kan geen bevoegdheid worden aangenomen. Dat wil zeggen, in deze zaak. De bevoegdheid op grond van 6 EEX staat open, maar nu er i.c. weliswaar een zelfde situatie rechtens is (Gemeenschapsmerkrecht) maar geen sprake is van eenzelfde feitelijke situatie [geen concernstructuur en zelfde handelswijze of beleidsplan], zijn de Haagse rechtbank en het Haagse hof alleen bevoegd voor de Benelux.

Inbreuk in de Benelux

Met betrekking tot de inbreuk in de Benelux is het hof duidelijk. De tekens stemmen visueel en begripsmatig overeen en de waren zijn soortgelijk, waardoor directe en indirecte verwarring aannemelijk is.

Inleidend corrigeert het hof eerst de voorzieningenrechter; “16. (…) Met grief 2 bestrijdt Bacardi het oordeel van de voorzieningenrechter dat een verstrekkende voorziening in kort geding als in casu gevorderd slechts kan worden gegeven als met grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat de bodemrechter tot een inbreukverbod zal komen. Terecht stelt Bacardi dat de voorzieningenrechter een te zwaar criterium heeft gehanteerd, daar de voorzieningenrechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure.”

Vervolgens stelt het hof vast dat het vleermuis-merk een groot onderscheidend vermogen en bekendheid heeft. Het wordt immers al sinds 1862 gebruikt, het gebruik heeft wereldwijd een zeer grote omvang, het wordt ook gebruikt zonder de toevoeging van de naam Bacardi, Bacardi is marktleider en de uitgaven voor reclame zijn zeer hoog.

Het hof is voorshands verder van oordeel dat: “20 (…) de woorden "mad (power of red) bat" en de afbeelding van de vleermuis in zijn ovale kader de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het teken vormen. De woorden ‘energy drink’ zijn beschrijvend en bovendien door de grootte en dikte van de letters duidelijk ondergeschikt aan de andere bestanddelen.  Dat laatst geldt ook voor zilver/rood gestreepte achtergrond, temeer nu deze niet doorloopt in het ovaal waarin zich de vleermuis bevindt. Nu de woorden mad (power of red) bat ("gekke (kracht of rode) vleermuis") bovendien refereren aan de daarbij afgebeelde vleermuis, wordt de, door de afbeelding van een vleermuis met gespreide vleugels in merk en teken bestaande, begripsmatige gelijkenis versterkt. Voorts is door de afbeelding van de vleermuis sprake van visuele overeenstemming die wordt versterkt door het ronde/ovale kader waarin de vleermuis zich bevindt. Het hof acht hierdoor voorshands een zodanige gelijkenis in visueel en begripsmatig opzicht aanwezig dat de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen in vergaande mate overeenstemt.

De waren (alcholische dranken tegenover energy drinks) kunnen worden aangemerkt als soortgelijk, nu Bat Beverage zich met haar producten evenals Bacardi voornamelijk richt op hetzelfde publiek en in dezelfde gelegenheden wordt aangeboden. 

Nu verwarring op deze gronden al aannemelijk is, behoeven de marktonderzoeken en de stelling dat het vleermuis-merk een algemeen bekend merk is geen bespreking meer.

Het hof vernietigt het eerdere vonnis in kort geding en beveelt geïntimeerden ieder gebruik van het merk of overeenstemmende tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden

Lees het arrest hier. Vonnis Vzr. Rechtbank Den Haag hier.  

Vervolgens werden in 2000 door de Spaanse autoriteiten een partij zaden Toro bij de spaanse afnemer van de BV in beslag genomen. Hierna wees de BV NAKT erop dat Toro nog wel in stand werd gehouden. NAKT spande zich in om Toro zo snel mogelijk weer in de B lijst te krijgen. Op 4 april 2001 werd Toro opnieuw in de B lijst en de EU rassenlijst opgenomen. In dit geding vordert de BV schade doordat Toro ten onrechte van de B lijst en de EU rassenlijst was afgehaald.

NAKT en de Staat beriepen zich op de formele rechtskracht van het besluit van 8 juni 1999 tot schrapping van Toro van de B lijst. Op 16 maart 2005 overwoog de rechtbank dat zij geen uitsluitsel hoeft te geven over de vraag of tegen het Besluit bezwaar en beroep heeft opengestaan (in welk geval het Besluit formele rechtskracht zou hebben als er geen uitzondering zou zijn), omdat zij van oordeel is dat, als dit zo is, een uitzondering op het beginsel van formele rechtskracht gerechtvaardigd is.

De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat NAKT onrechtmatig heeft gehandeld door te adviseren om Toro van de B-lijst te schrappen en dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door dit advies zonder meer op te volgen. De rechtbank heeft de vorderingen tot verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, toegewezen. De vordering tot betaling van een voorschot heeft zij afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. (zie 2.2)

NAKT en de Staat hebben beroep ingesteld tegen de overwegingen van de rechtbank inhoudend kort gezegd dat NAKT onrechtmatig heeft gehandeld door haar onderzoek naar de instandhouding van Toro te beperken tot de briefwisseling met Zeraim in plaats van tevens bij de BV  te informeren alvorens een advies tot schrapping van Toro te (laten) geven en dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door het onzorgvuldig tot stand gekomen advies te volgen.

Het Hof oordeelt dat het besluit tot schrappen van teeltmateriaal van de B-lijst geen beschikking is in de zin van de Awb. Voor zover de rechtbank in haar overwegingen uitgaat van de mogelijkheid dat het Besluit wel een beschikking is, kunnen deze overwegingen niet als dragend voor de beslissing worden beschouwd.

Artikel 14, eerste lid van Richtlijn 70/458/EG (inmiddels vervangen door Richtlijn 2002/55/EG) bepaalde dat de toelating van een ras wordt ingetrokken door de Lid Staten a) indien bij het onderzoek is aangetoond dat een ras niet meer onderscheidbaar, bestendig of voldoende homogeen is en b) op verzoek van de voor het ras verantwoordelijke persoon of personen, tenzij een instandhouding verzekerd blijft. Artikel 14, tweede lid, bepaalde dat de Lid-Staten de toelating van een ras kunnen intrekken: a) wanneer de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die uit hoofde van deze richtlijn zijn vastgesteld, niet worden nagekomen, en b) wanneer bij de aanvraag tot toelating of bij het onderzoek onjuiste of misleidende inlichtingen zijn verstrekt ten aanzien van feiten waarvan de toelating afhankelijk is gesteld.

Het Hof stelt vast dat artikel 14, tweede lid en artikel 14, eerste lid onder b geen grond voor de intrekking boden. Met betrekking tot artikel 14, eerste lid overweegt het hof dat NAKT uit het onderzoek bij de instandhouder niet kon afleiden dat Toro in stand gehouden was. "Dit leidt echter niet automatisch tot de conclusie dat door het onderzoek voldoende was aangetoond dat Toro niet in stand gehouden was. Alleen dit laatste – bij onderzoek is het niet in standgehouden zijn van het ras aangetoond – moet ingevolge artikel 14, eerste lid, tot intrekking leiden." het Hof is van mening dat NAKT onzorgvuldig is geweest en de conclusie dat Toro niet meer in stand werd gehouden te snel heeft getrokken. Hierbij neemt het hof de volgende omstandigheden in aanmerking:

- Het door NAKT gedane onderzoek had alleen de melding opgeleverd dat Zeraim geen Toro meer in voorraad had of produceerde. Zeraim heeft zich niet expliciet uitgelaten over het niet meer bestaan van Toro. Zeraim heeft ook niets over de wenselijkheid van schrapping van Toro van lijsten gemeld, waar zij dit wel had gedaan met betrekking tot twee andere rassen. NAKT heeft hiernaar ook op geen enkele wijze bij Zeraim geïnformeerd. Het was eenvoudig mogelijk om Zeraim aan te schrijven met de vraag of (ook) Toro volgens Zeraim moest worden geschrapt of dat de productie en/of de instandhouding van Toro aan een ander was overgedragen.

- Toro is een hybride en het ligt voor de hand dat bij het in het verkeer brengen daarvan niet alleen de vermeerderaar betrokken is. NAKT had door eenvoudig informeren bij Zeraim en ook door het raadplegen van haar eigen administratie kunnen traceren dat [de bv] in Nederland bemoeienis met dit ras heeft of heeft gehad en ook de eerdere wijzigingen van instandhouder bij NAKT had opgegeven. [de bv] was bij NAKT aangesloten en haar adres was bij NAKT bekend.

- In de periode rond het advies tot schrapping van Toro werd Toro door NAKT onderzocht in een proeftuinonderzoek. Het doen van onderzoek op (forse) partijen Toro door NAKT ook al zou dit privaatrechtelijk zijn rijmt niet met de conclusie van NAKT dat Toro niet meer bestaat.

Met het advies van NAKT om Toro van de B lijst te schrappen, heeft NAKT onrechtmatig gehandeld.

Lees het vonnis hier.

NAKT en de Staat beriepen zich op de formele rechtskracht van het besluit van 8 juni 1999 tot schrapping van Toro van de B lijst. Op 16 maart 2005 overwoog de rechtbank dat zij geen uitsluitsel hoeft te geven over de vraag of tegen het Besluit bezwaar en beroep heeft opengestaan (in welk geval het Besluit formele rechtskracht zou hebben als er geen uitzondering zou zijn), omdat zij van oordeel is dat, als dit zo is, een uitzondering op het beginsel van formele rechtskracht gerechtvaardigd is. De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat NAKT onrechtmatig heeft gehandeld door te adviseren om Toro van de B-lijst te schrappen en dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door dit advies zonder meer op te volgen. De rechtbank heeft de vorderingen tot verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, toegewezen. De vordering tot betaling van een voorschot heeft zij afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. (zie 2.2)

NAKT en de Staat hebben beroep ingesteld tegen de overwegingen van de rechtbank inhoudend kort gezegd dat NAKT onrechtmatig heeft gehandeld door haar onderzoek naar de instandhouding van Toro te beperken tot de briefwisseling met Zeraim in plaats van tevens bij de BV  te informeren alvorens een advies tot schrapping van Toro te (laten) geven en dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door het onzorgvuldig tot stand gekomen advies te volgen.

Het Hof oordeelt dat het besluit tot schrappen van teeltmateriaal van de B-lijst geen beschikking is in de zin van de Awb. Voor zover de rechtbank in haar overwegingen uitgaat van de mogelijkheid dat het Besluit wel een beschikking is, kunnen deze overwegingen niet als dragend voor de beslissing worden beschouwd.

Artikel 14, eerste lid van Richtlijn 70/458/EG (inmiddels vervangen door Richtlijn 2002/55/EG) bepaalde dat de toelating van een ras wordt ingetrokken door de Lid Staten a) indien bij het onderzoek is aangetoond dat een ras niet meer onderscheidbaar, bestendig of voldoende homogeen is en b) op verzoek van de voor het ras verantwoordelijke persoon of personen, tenzij een instandhouding verzekerd blijft. Artikel 14, tweede lid, bepaalde dat de Lid-Staten de toelating van een ras kunnen intrekken: a) wanneer de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die uit hoofde van deze richtlijn zijn vastgesteld, niet worden nagekomen, en b) wanneer bij de aanvraag tot toelating of bij het onderzoek onjuiste of misleidende inlichtingen zijn verstrekt ten aanzien van feiten waarvan de toelating afhankelijk is gesteld.

Het Hof stelt vast dat artikel 14, tweede lid en artikel 14, eerste lid onder b geen grond voor de intrekking boden. Met bertekking tot artikel 14, eerste lid overweegt het hof dat NAKT uit het onderzoek bij de instandhouder niet kon afleiden dat Toro in stand gehouden was. "Dit leidt echter niet automatisch tot de conclusie dat door het onderzoek voldoende was aangetoond dat Toro niet in stand gehouden was. Alleen dit laatste – bij onderzoek is het niet in standgehouden zijn van het ras aangetoond – moet ingevolge artikel 14, eerste lid, tot intrekking leiden." het Hof is van mening dat NAKT onzorgvuldig is geweest en de conclusie dat Toro niet meer in stand werd gehouden te snel heeft getrokken. Hierbij neemt het hof de volgende omstandigheden in aanmerking:

- Het door NAKT gedane onderzoek had alleen de melding opgeleverd dat Zeraim geen Toro meer in voorraad had of produceerde. Zeraim heeft zich niet expliciet uitgelaten over het niet meer bestaan van Toro. Zeraim heeft ook niets over de wenselijkheid van schrapping van Toro van lijsten gemeld, waar zij dit wel had gedaan met betrekking tot twee andere rassen. NAKT heeft hiernaar ook op geen enkele wijze bij Zeraim geïnformeerd. Het was eenvoudig mogelijk om Zeraim aan te schrijven met de vraag of (ook) Toro volgens Zeraim moest worden geschrapt of dat de productie en/of de instandhouding van Toro aan een ander was overgedragen.

- Toro is een hybride en het ligt voor de hand dat bij het in het verkeer brengen daarvan niet alleen de vermeerderaar betrokken is. NAKT had door eenvoudig informeren bij Zeraim en ook door het raadplegen van haar eigen administratie kunnen traceren dat [de bv] in Nederland bemoeienis met dit ras heeft of heeft gehad en ook de eerdere wijzigingen van instandhouder bij NAKT had opgegeven. [de bv] was bij NAKT aangesloten en haar adres was bij NAKT bekend.

- In de periode rond het advies tot schrapping van Toro werd Toro door NAKT onderzocht in een proeftuinonderzoek. Het doen van onderzoek op (forse) partijen Toro door NAKT ook al zou dit privaatrechtelijk zijn rijmt niet met de conclusie van NAKT dat Toro niet meer bestaat.

Met het advies van NAKT om Toro van de B lijst te schrappen, heeft NAKT onrechtmatig gehandeld.

Lees het vonnis hier.

“Artikel 8:  Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten  

1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd.  

2. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een   inbreuk op een unitair communautair intellectuele eigendomsrecht, ordt, voor alle aangelegenheden die niet door   het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld,   beheerst door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.  

3. Van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is, kan niet bij overeenkomst op grond van artikel 14 worden   afgeweken.”

“Artikel 13:  Toepasselijkheid van artikel 8

Voor de toepassing van dit hoofdstuk is artikel 8 van toepassing  op de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht.” (Hoofdstuk III, Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming. En precontractuele aansprakelijkheid).

Lees de verordening hier (Eurl-lex, bericht via Recht.nl).

De rechtbank begrijpt de vordering van het Fietscafé aldus dat het concept Fietscafé onder de bescherming van het auteursrecht dient te vallen en niet één specifieke incarnatie van dit concept. Nu het Fietscafé het concept naar het oordeel van de rechtbank niet op zodanig eenduidige wijze heeft uitgewerkt dat kan worden gesteld dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, komt het concept voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking. Bij dit oordeel speelt tevens een rol dat de technische aspecten van de fietsbar niet auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.

Aangezien de dagvaarding was uitgebracht vóór uiterste implementatie datum van de Handhavingsrichtlijn is er geen volledige proceskostenveroordeling of verzoek daartoe gedaan.

Lees het vonnis hier.

Jeroen houdt zich bezig met alle aspecten van de octrooipraktijk, waaronder octrooiverlening, inbreukopinies en opposities en beroep bij het Europees Octrooi Bureau. Daarnaast adviseert hij over IE-strategie, due diligence en nationale en internationale licentiëring. Het zwaartepunt van Jeroen’s praktijk ligt op het terrein van de chemische en biochemische industrie (waaronder de farmaceutische-, proces- en voedingsmiddelenindustrie). Jeroen maakt deel uit van de redactie van het Bijblad bij de Industriële Eigendom en publiceert regelmatig over diverse onderwerpen op het gebied van de intellectuele eigendom.

“We zijn zeer verheugd dat Jeroen ons kantoor komt versterken”, zegt Koos Rasser, hoofd van Howrey’s Europese octrooiverleningspraktijk. “Met zijn kennis en ervaring is Jeroen een zeer gerespecteerd octrooispecialist, die voor onze cliënten van grote waarde zal zijn.”

Jeroen is bereikbaar op telefoonnummer (+ 31 0)20 – 592 44 58 of (+ 31 0)6 11628864 en heeft als e-mailadres denhartogj@howrey.com.”