Uit het persbericht: Per 27 juni 2014 sluit Bousie advocaten voorgoed haar deuren. Twee van de drie partners, Sander Dikhoff en Rob van Dongen, starten samen met Gaico Bos het nieuwe niche kantoor Dikhoff Van Dongen Advocaten. Per 1 juli 2014 gaan de deuren open aan het Amstelveld in Amsterdam.

Rob van Dongen, Gaico Bos en Sander Dikhoff blijven doen waar ze goed in zijn: (digitale) media en entertainment. Zij werken alleen voor mensen waar ze echt wat mee hebben (persoonlijk en inhoudelijk), partijen in de creatieve sector met name muziek, film, tv, theater en online media. Een wereld waarin zij al decennia verkeren en werkzaam zijn, al dan niet als advocaat.

De advocaten kennen de branches die zij bedienen van binnenuit. Met Van Dongen, Bos en Dikhoff heeft het kantoor 20 jaar ervaring in strategisch en juridisch adviseren, procederen en contracteren. Zij hebben ruime kennis van het intellectuele eigendom, privacy, ICT recht en het ondernemingsrecht.

Rob van Dongen
Rob van Dongen is 30 jaar werkzaam in de muziek- , media- en entertainmentbranche. Eerst als toetsenist, componist en producer. Samen met Lois Lane en Prince schreef en produceerde hij destijds titels voor het Lois Lane album Precious.

Rob is sinds medio jaren 90 als advocaat werkzaam in onder meer de muziekbranche. Hij is de huisadvocaat voor vele partijen, van internationale artiesten als Julio Iglesias en de Nr. 1 DJ van de wereld Hardwell, maar ook voor producenten van theaterproducties als Soldaat van Oranje en het Metropole Orkest als voor platenlabels, publishers en agencies en andere ondernemingen opererend in zowel de traditionele muziekindustrie en EDM als de digitale online wereld.

Verder legt Rob zich nadrukkelijk toe op ICT. Hij heeft in 2013 met goed gevolg de hoog aangeschreven postdoctorale Grotius opleiding ICT en Informaticarecht volbracht.

Gaico Bos
Gaico Bos is thuis in alle juridische aspecten van de televisie/filmwereld, digitale media en internet. Naast deze juridische aspecten, heeft Gaico veel kennis en ervaring van de praktische aspecten hiervan. Gaico heeft een achtergrond als voormalig televisieproducent en internetondernemer.

Als advocaat heeft hij verschillende grote online initiatieven begeleid op het gebied van VOD, crowd-sourcing en (film)-financiering. Hij adviseert veel over film en televisieproducties.

Sander Dikhoff
In film en televisie heeft Sander Dikhoff een mooie praktijk. Hij kent de tv- en filmbranche heel goed, is bestuurslid van het Nederlands Filmfestival en gastdocent aan de Amsterdamse Filmacademie.
Daarnaast is hij al vijftien jaar betrokken bij tientallen deals in medialand: samenwerkingsverbanden, overnames, joint ventures, deelnemingen, coproducties. Het begon met de overname van Kemna Casting door Job Gosschalk in 1999, vervolgens bijvoorbeeld Motel Films/ IdtV, IdtV/Topkapi, Online/ United, een acquisitie door Edel (Duitse beursgenoteerde vennootschap) en recentelijk toetreding van een nieuwe aandeelhouder in Tuvalu Media.

Rob van Dongen, Gaico Bos en Sander Dikhoff gaan de wereld veroveren. Dat is het gevoel dat hen doet verheugen op een prachtige toekomst met elkaar en met hun cliënten.

Per 1 juli is het zover.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, IEF 13886 (Bel Installatietechniek tegen ITW Eibergen)
Vergelijk met IEF 13460. Geen behoud handelsnamen door enkele inschrijving in handelsregister. Artikel 1019i Rv brengt niet met zich mee dat deze bodemprocedure als voorzien in artikel 6 Handelsnaamwet niet aanhangig mocht worden gemaakt na het verstrijken van de in het eerste artikel bepaalde termijn. Doorstart van onderneming van de gefailleerde vennootschappen met verkoop door de curator van handelsnamen. Handelsnamen Elektroburo H. Vos, H. Vos Materieel en Vos installateurs tegenover Vos Installatiebedrijven en Vos Installatietechniek.

4.2 Onder grief 1, gericht tegen rov. 1.4 van de beschikking, klagen Bel en [verzoeker] erover dat daarin sprake is van een inschrijving in het handelsregister van de handelsnamen die door ITW werden gebruikt.
Naar het oordeel van het hof heeft de kantonrechter klaarblijkelijk de handelsnamen bedoeld zoals deze stonden ingeschreven zonder zich erover uit te laten of deze namen ook door ITW werden gebruikt, zodat deze grief berust op een onjuiste lezing van de beschikking en faalt.

4.6. (...) Volgens Bel en [verzoeker] is de in artikel 6 van de Handelsnaamwet voorziene procedure weliswaar een bodemprocedure, maar niet een procedure als bedoeld in artikel 1019i Rv en zijn ITW en de curator daarom niet-ontvankelijk in hun verzoek.

4.7 Hierover oordeelt het hof als volgt.
Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat het voorschrift van artikel 1019i Rv nog niet meebrengt dat ITW en de curator de onderhavige bodemprocedure niet aanhangig mochten maken na het verstrijken van de onder artikel 1019i Rv bepaalde termijn (indien zij die termijn al zouden hebben overschreden). Die opvatting strookt overigens niet met de bepaling van artikel 257 Rv dat beslissingen bij voorraad geen nadeel toebrengen aan de zaak ten principale. Welke gevolgen een termijnoverschrijding heeft voor de in het kort geding vonnis gelaste voorlopige maatregelen is niet van belang in deze rekestprocedure maar hooguit in de appelprocedure van het kort geding.
De grief treft geen doel.

4.9 Hierover oordeelt het hof als volgt.
Het gaat hier over de doorstart van een onderneming van gefailleerde vennootschappen, waartoe de curator de inventaris, voorraden en immateriële activa, onder meer bestaande uit de (let wel: reeds vóór augustus 2012 gevoerde) handelsnamen, het klantenbestand, de telefoonnummers, de portefeuille onderhanden werk, de lopende opdrachten en de domeinnamen, heeft verkocht en klaarblijkelijk ook aan de koper heeft overgedragen. Dit laatste wordt door de grief ook niet betwist en vindt eveneens bevestiging in voormelde brieven van [verzoeker] van 10 augustus 2012 en van [B] namens Vos Installatiebedrijven van 23 augustus 2012 aan afnemers en leveranciers, waartoe geen afzonderlijke vermelding was vereist dat ITW de houder van deze handelsnaam was. In het geval van een doorstart zal de door te starten onderneming veelal in een instabiele situatie verkeren en zal de voortzetting ervan ook niet steeds probleemloos en glad verlopen. In een dergelijke situatie mag een concurrent niet al te snel aannemen dat de overnemer met al een eigen handelsnaam vervolgens niet meer de oude handelsnaam van de overgenomen onderneming zal gaan voeren. Voorkomen moet worden dat een dergelijke concurrent misbruik zou kunnen maken van die tijdelijke instabiliteit. Aan het voortgezet gebruik van de handelsnaam mogen daarom in die overgangsperiode niet al te hoge eisen worden gesteld.
Tegen deze achtergrond hebben Bel en [verzoeker] voormelde afzonderlijke stellingen van ITW en de curator met hun algemene ontkenning onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat vaststaat dat ITW zelf de handelsnaam Elektroburo H. Vos en de verwante naam Vos Elektra voor haar installatiewerkzaamheden gebruikt. Voorts staat vast dat, zoals de grief tot uitgangspunt neemt, de zustervennootschap Vos Installatiebedrijven B.V. deze aan de door ITW overgenomen handelsnamen verwante handelsnaam gebruikt. Bel en [verzoeker] zijn dat gebruik weliswaar ten pleidooie gaan betwisten, maar die betwisting geldt als een in het licht van de twee-conclusie-regel ontoelaatbare nieuwe grief. ITW heeft deze nieuwe stelling niet aanvaard en in het verweerschrift in hoger beroep onder 58 valt niet te lezen dat ITW impliciet zou erkennen de handelsnaam Vos Installatiebedrijven niet te gebruiken. In een situatie, waarin de zustervennootschap Vos Installatiebedrijven B.V. dergelijke activiteiten onder die handelsnaam is of zal gaan ontplooien, ontleent zij de bevoegdheid daartoe klaarblijkelijk aan ITW (de door Bel en [verzoeker] vermoede rechtstreekse overdracht is gemotiveerd bestreden), welke vennootschap deel uitmaakt van hetzelfde concern. Het voorschrift van artikel 2 van de Handelsnaamwet staat daaraan niet in de weg. In ieder geval mag ITW dan nog steeds worden geschaard onder “ieder belanghebbende“ in de zin van artikel 6 van de Handelsnaamwet en kan zij zelf, mede ten behoeve van Vos Installatiebedrijven B.V. tegen zodanige inbreuk ageren.
De grief wordt daarom verworpen.

4.16. Naar het oordeel van het hof blijkt uit het dictum, gelezen in onderling verband en samenhang met de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen, voldoende duidelijk dat Bel en [verzoeker] voor hun installatiebedrijf weg moeten blijven van de handelsnamen met daarin het bestanddeel Vos of H. Vos in combinatie met beschrijvende woorden zoals installatietechniek, installatie techniek, installatie, techniek, installateurs etc. en dat deze dwangsom geen betrekking heeft op een naam als Bel Installatietechniek. Inmiddels hebben ITW en de curator te kennen gegeven dat een nieuw alternatief zoals Bel Installatietechniek geen strijd oplevert met deze veroordeling.
De veroordeling tot uitschrijving van de verboden handelsnamen uit het handelsregister is onder artikel 6 lid 1 van de Handelsnaam wel mogelijk omdat ook dit een aspect betreft van het voeren van een verboden handelsnaam.

Bijdragen ingezonden door Jurian van Groenendaal en Otto Volgenant, Boekx Advocaten.
Eerder dit voorjaar organiseerde de NVJ een debat over het overnemen van nieuws door andere media. Onder de omineuze titel ‘jatdebat’ werd een journalistieke discussie gevoerd over het (online) overnemen van andermans nieuws. De traditionele media beschuldigden de online concurrentie van diefstal: ‘Jullie stelen als de raven’. Marcel van Lingen, hoofdredacteur van het ANP, zette in een opinie op Villamedia.nl de zaak op scherp met de stelling dat het overnemen van nieuws altijd jatten is, ook als je de bron vermeldt. Hij noemt dit ‘zwartrijden in de journalistiek’. Onderzoeksjournalisten soms maandenlang laten speuren en dan onverkort en zonder bronvermelding het opgediepte materiaal overnemen is het ergst. Maar onverkort overnemen mét bronvermelding van datzelfde materiaal deugt dus evenmin, volgens Van Lingen.

In dat debat ging het vooral om journalistieke-ethische normen. Normen die overigens primair worden gedreven door het financiële belang, want een onderzoeksjournalist kost geld. Er worden een hoop uren gemaakt die terugverdiend moeten worden. Overname van nieuws, met of zonder bronvermelding, verziekt elk fair verdienmodel, betoogde Van Lingen. De door hem bepleitte waarde-uitwisseling tussen media die elkaars nieuws overnemen leidde een vervolg van de discussie in.

Maar hoe zit het juridisch? Mogen de media elkaars nieuws zonder toestemming overnemen? Is bronvermelding altijd verplicht? Is een link naar het originele nieuwsbericht toegestaan? Advocaten Jurian van Groenendaal en Otto Volgenant geven antwoord.

Free flow of information
Het vrijelijk uitwisselen van ideeën en nieuws is één van de belangrijkste functies van de media. De Europese Ministers van Buitenlandse Zaken verwoordden dit recent als volgt: By facilitating the free flow of information and ideas on matters of general interest, and by ensuring transparency and accountability, independent media constitute one of the cornerstones of a democratic society. Bij alle journalistieke en financiële bezwaren tégen het overnemen van nieuws moet steeds goed in de gaten worden gehouden dat het vrijelijk stromen van nieuws één van de hoekstenen van een democratische samenleving vormt. Dat uitgangspunt wordt ook vanuit juridische optiek gewaarborgd. Want nieuwsfeiten kunnen niet worden gemonopoliseerd omdat zij buiten het auteursrecht vallen. Dat uitgangspunt is al sinds 1886 verankerd in de Berner Conventie, een verdrag waar vrijwel alle landen van de wereld bij zijn aangesloten. De fraaie ouderwetse bewoordingen van dat verdrag leren dat er geen bescherming is voor ‘nieuwstijdingen of gemengde berichten die louter het karakter van persberichten dragen’.

Nieuwsfeiten zijn niet beschermd
Het auteursrecht geeft geen bescherming aan feiten. Feiten vormen geen uitdrukking van een intellectuele schepping van de maker, en zo’n schepping is een vereiste voor auteursrechtelijke bescherming. Het nieuwsfeit dat er na urenlang overleg een doorbraak is bereikt in een politiek overleg is een feit dat géén juridische bescherming geniet. En ook bijvoorbeeld de quotes van de politici die het nieuws van de doorbraak meldden mogen vrijelijk worden overgenomen door andere media. Hoe lang de journalist daar ook buiten de vergaderzaal voor heeft staan posten. En ook het feitelijke verloop van een voetbalwedstrijd (doelpunten, wissels, gele en rode kaarten etc.) behoort niet toe aan de journalist die de wedstrijd verslaat, maar is vrij beschikbaar voor iedereen die daar kennis van wenst te nemen. De media – ook de media die niet ter plekke waren – mogen deze informatie aan hun publiek kenbaar maken. Het is niet mogelijk om van deze partijen een vergoeding te eisen. De financiële investering in het vergaren van dit nieuws zal op een andere manier moeten worden terugverdiend.

Bronvermelding is bij het overnemen van nieuwsfeiten niet verplicht
In de journalistiek is het gebruikelijk dat er naar het oorspronkelijke medium wordt verwezen. ‘Het Parool onthulde dat…’ etc. Er is goede grond om naar het oorspronkelijke medium te verwijzen. Deze verdient niet alleen de ‘credits’, maar zal vaak ook breder en diepgaander onderzoek hebben verricht. De overnemende media houden aldus enige gepaste afstand van dat onderzoek – dat ze zelf niet hebben (over)gedaan – en informeren hun publiek daarmee adequaat. In het jatdebat is gesteld dat het helemaal niet nodig is om bron of schrijver te vermelden omdat enkel de blote nieuwsfeiten worden ‘gerecycled’. En dat is juridisch de spijker op de kop. Blote feiten zijn immers niet auteursrechtelijk beschermd. En er bestaat geen juridische verplichting om de journalisten of de media die verantwoordelijk waren voor het vergaren van het nieuws te noemen. Hoeveel maanden onderzoeksjournalistiek er ook voorafging aan de scoop, er is geen juridische gehoudenheid om de naam te noemen van de journalist die hier zo hard voor werkte. Misschien is het journalistiek gebruikelijk, of wordt het gevoeld als een morele plicht (of als een moreel gebrek wanneer er door een ander niet aan bronvermelding wordt gedaan), maar dat is een andere discussie. Er is geen juridisch afdwingbare plicht tot bronvermelding. En dus ook geen recht op schadevergoeding wanneer er geen bron wordt vermeld. Natuurlijk mag niet de misleidende indruk worden gewekt dat de ene krant het nieuws uit eigen onderzoek heeft ‘ontdekt’ terwijl het werk in werkelijkheid door een andere krant werd gedaan. Dat zou al snel onrechtmatig zijn. Maar het zo extreem toe-eigenen van andermans scoops komt tot nog toe in de praktijk niet voor.

Teksten en foto’s zijn bijna altijd auteursrechtelijk beschermd
Maar dit betekent niet dat media die investeren in journalistiek helemaal met lege handen staan. Want wanneer er wél sprake is van een intellectuele schepping ontstaat er bescherming door het auteursrecht. En daar is bij een uitgeschreven nieuwsbericht of een uitgewerkte radio- of televisiereportage al snel sprake van. Zodra door de journalist creatieve keuzes worden gemaakt in de wijze van het vastlegging van zijn berichtgeving, ontstaat een werk waarop auteursrecht rust. Het Europese Hof van Justitie (de hoogste rechter voor wat betreft ons auteursrecht) heeft in 2009 in een belangrijke zaak over de ‘ondergrens’ van het auteursrecht bepaald dat een fragment van 11 woorden al auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Het ging in die zaak om een fragment uit de tekst van een dagbladartikel. Dat fragment bestond uit één zoekterm met de vijf woorden ervoor en de vijf woorden erna. Het Hof bepaalde dat afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden, de oorspronkelijkheid van een persartikel aan de lezer kunnen overdragen. Een enkel woord is onvoldoende, maar zelfs hele korte fragmenten worden dus beschermd door het auteursrecht. Op grond van deze uitspraak kan worden betoogd dat bijvoorbeeld Google News toestemming behoeft van de uitgevers voor het laten zien van zoekresultaten die bestaan uit fragmenten van nieuwsartikelen. Google is in België al door de rechter op de vingers getikt voor deze dienst, en bereikte eind 2012 een schikking met de Belgische uitgevers. Begin 2013 kwam Google ook in Frankrijk tot zaken met de uitgevers voor het gebruik van hun nieuwsfragmenten in Google News.

De lat voor auteursrechtelijke bescherming ligt dus erg laag. In het voorbeeld van het nieuwsfeit van een urenlang politiek overleg dat tot een doorbraak heeft geleid, zal de reportage van de wakkere journalist die buiten de vergaderzaal postte zonder twijfel beschermd zijn. Die juridische bescherming geldt dan voor de eigen formulering van het nieuws, niet voor het nieuwsfeit van de doorbraak zelf.

Voorheen: de persexceptie
Tot een paar jaar geleden bestond er een ruime wettelijke regeling voor het overnemen van auteursrechtelijk beschermde nieuwsberichten door andere media, mits er netjes aan bronvermelding werd gedaan. Kort gezegd: ‘overname uit de pers door de pers’ was toegestaan. Deze zogeheten persexceptie vormde een uitzondering op het exclusieve recht dat de auteur heeft op zijn verslag of reportage. Deze uitzondering gold alleen voor ‘de pers’. Onder de pers worden media begrepen die periodiek content leveren, dagbladen, weekbladen, actualiteitenrubrieken op radio of televisie, maar bijvoorbeeld ook roddelbladen. Voorheen was het zelfs aan knipselkranten toegestaan om nieuwsberichten uit de media over te nemen, omdat knipselkranten – op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 1995 – als ‘pers’ werden gezien. Die tijd is echter voorbij. De Nederlandse rechter heeft hier in 2011 een einde aan gemaakt. De persexceptie heeft nu nauwelijks meer praktische betekenis. Wanneer in de media een zogeheten auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, is overname door andere media niet toegestaan, ook niet met bronvermelding. Zo’n voorbehoud wordt vrijwel altijd gemaakt en is meestal te vinden in de gebruiksvoorwaarden, in het colofon of in een disclaimer. Consequentie van het gebruik van zo’n voorbehoud is dat media het hergebruik van hun artikelen, reportages en verslagen kunnen verbieden, of daar – tegen betaling – toestemming voor geven.

Embedden en linken
In februari 2014 heeft het Europese Hof van Justitie in een baanbrekende uitspraak bepaald dat linken naar en ‘embedden’ van materiaal van een andere vrij toegankelijke website toegestaan is. De crux is of de content een nieuw publiek bereikt. Een website die vrij toegankelijk is heeft volgens het Hof álle internetgebruikers als publiek. Er wordt dus geen nieuw publiek bereikt wanneer een andere website naar dat artikel linkt. En dus is daar geen toestemming voor nodig. Dit geldt volgens het Hof van Justitie net zo goed voor een ‘embedded link’ waarbij de content waarnaar gelinkt wordt in de website van de ‘linker’ wordt getoond. Een voorbeeld te verduidelijking. Als nu.nl linkt naar een artikel dat op de website van detelegraaf.nl staat, en dat artikel wordt getoond op de website van nu.nl, dan wordt er in de redenering van het Hof van Justitie geen nieuw publiek met het Telegraafartikel bereikt. Er is daarom geen toestemming nodig voor deze manier van linken. Als De Telegraaf deze wijze van linken wil voorkomen, dan zal dat via technische maatregelen bewerkstelligd moeten worden. En, voor de goede orde, content die alleen voor abonnees beschikbaar is mag niet via een link op een andere website aan een wijder publiek worden aangeboden.

Conclusie
Zwartrijden is verboden. Wie zonder vervoerbewijs in de tram zit is strafbaar. Maar het overnemen van nieuwsfeiten is niet hetzelfde als zwartrijden. Zoals bij vrijwel elke analogie gaat ook deze vergelijking mank. Blote nieuwsfeiten mogen juist wel worden overgenomen. Dat is de bedoeling van nieuws. Verspreiding van nieuws is de kerntaak van de media. Free flow of information is het uitgangspunt. Voor het overnemen van méér dan alleen de blote nieuwsfeiten is wel toestemming vereist. En de lat voor auteursrechtelijke bescherming ligt dan laag. Maar voor het linken naar een geheel artikel, en zelfs het ‘embedded’ tonen daarvan op de eigen website, is juist weer geen toestemming nodig volgens een baanbrekende recente uitspraak. Kortom: het juridisch kader biedt de mogelijkheid geoorloofd te jatten, én het biedt de mogelijkheid om op te treden tegen stelende raven.

Jurian van Groenendaal, Otto Volgenant.

Uit het persbericht: Nederlandse bedrijven die in andere Europese landen ondernemen kunnen rekenen op betere bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dat heeft de Europese Raad voor economieministers in aanwezigheid van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag besloten.

"Nu verschillen de regels nog per lidstaat. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie goed beschermen kost ondernemers tijd en geld", aldus Kamp. "Met dit besluit zorgen we ervoor dat regels eenduidiger worden waardoor ondernemen over de grens in Europa nog aantrekkelijker wordt".

Vertrouwelijke informatie
Voorbeelden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie zijn klantenlijsten, onderzoeksgegevens, formules voor bepaalde producten en informatie over biedingen en offertes. Goede bescherming van deze gegevens over de grens is nodig om te voorkomen dat concurrerende bedrijven er mee vandoor gaan.

Eén definitie
Er komt nu voor de hele EU één definitie van wat vertrouwelijke bedrijfsinformatie is en welke informatie er beschermd wordt. Nu gelden per land nog verschillende vormen van bescherming. Op voorstel van Nederland wordt de verjaringstermijn bij geschillen verlengd van drie naar zes jaar. De regeling wordt nu naar het Europees Parlement gestuurd. Naar verwachting kan de regeling na een jaar worden geïmplementeerd.

Hans Bousie: "Het is een hele goede match, zowel zakelijk als persoonlijk. Ik geloof in de keuze die bureau Brandeis maakt: een procespraktijk met hart voor de goede zaak. Met mijn branchefocus en ervaring versterk ik die praktijk.”

De komst van Bousie is een eerste stap in de verbreding van bureau Brandeis. Het litigation kantoor, opgericht in augustus 2013, zal verder uitbreiden met andere specialismen, onder meer cassatie, corporate litigation en bestuursprocesrecht.

Ktr. Rechtbank Oost-Brabant 22 mei 2014, IEF 13882 (B.V. Haan Techniek tegen Boomgaard B.V.)
Uitspraak ingezonden door Kimberley Valentien, Amice Advocaten. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Vaststellingsovereenkomst. Boomgaard gebruikte de aanduiding 'De Haan' resp. 'Haan' in o.a. handelsnamen en domeinnamen. Partijen zijn destijds tot een vaststellingsovereenkomst gekomen, waarbij (volgens Haan) Boomgaard (oude) verwijzingen op internet zou aanpassen wanneer partijen content zouden aantreffen. Haan heeft Boomgaard erop geattendeerd per direct vermeldingen op internet te verwijderen. Boomgaard heeft te kennen gegeven dat er geen sprake is van overtreding en betwist dat zij toezegging heeft gedaan om verplicht dergelijke handelingen te verrichten. De kantonrechter oordeelt dat Boomgaard alles heeft gedaan wat in haar macht ligt om (oude) verwijzingen op internet aan te (laten) passen), waardoor niet in strijd is gehandeld met de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast is niet gebeleken dat partijen een dwangsom aan de inspanningsverplichting hebben verbonden. Beide vorderingen worden afgewezen.

Leestips: 3.4, 3.5, 3.6, 3.8

Hof Den Haag 22 april 2014, IEF 13881 (De Staat en Stichting Thuiskopie tegen Acer Computer B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Aimée van Hattum, Hofhuis Alkema Groen. Zie eerder IEF 13278. Thuiskopie. Voeging. Onverbindendheid AMvB. De Staat heeft een incident geopend en gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van SDT om het KG-vonnis te bestrijden voor zover dat vonnis is gebaseerd op het (mogelijk) onverbindend zijn van de AMvB. Acer betwist dat de Staat voldoende belang bij voeging heeft. Het hof oordeelt dat de Staat onvoldoende belang heeft bij een dergelijke voeging omdat de rechtspositie van de Staat niet door een voor SDT ongunstige beslissing nadelig kan worden beïnvloed.

3. In dit hoger beroep heeft de Staat een incident als bedoeld in artikel 217 Rv geopend en gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van SDT om het KG-vonnis te bestrijden voor zover dat vonnis is gebaseerd op het (mogelijk) onverbindend zijn van de AMvB (punt 1.5 MtV/MvG). De Staat heeft zijn belang hierbij als volgt toegelicht:
I.    De Staat heeft er als wetgever belang bij dat niet in rechte wordt geoordeeld dat zijn wetgeving onverbindend is (hierna: belang I);
II. Uit de Arl vloeit voort dat op de Staat, die een uitzondering voor privé-kopiëren in zijn wetgeving heeft ingevoerd, de resultaatsverplichting rust om te verzekeren dat de billijke vergoeding daadwerkelijk wordt geïncasseerd. Wanneer Acer en – mede als gevolg van het KG-vonnis – andere betalingsplichtigen de door hen verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk niet afdragen, verhindert dat een goede nakoming van die resultaatsverplichting. Dit stelt de Staat bloot aan schadeclaims van rechthebbenden en raakt het beginsel van de Unietrouw. Ook hierom heeft de Staat er belang bij om in deze procedure aan te kunnen voeren dat van de verbindendheid van de AMvB moet worden uitgegaan (hierna: belang II)

6. In dit kort geding kan geen definitieve beslissing over de al dan niet verbindendheid van de AMvB worden gegeven, zie artikel 257 Rv. De rechtspositie van de Staat kan door een voor SDT ongunstige beslissing op dat punt dus niet nadelig worden beïnvloed. Belang I van de Staat kan derhalve niet als een in dit kader voldoende relevant belang worden aangemerkt.

7. Bij de onderbouwing van belang II heeft de Staat er op geattendeerd dat het hem erom te doen is dat hij in deze kort geding procedure kan aanvoeren dat van de verbindendheid van de AMvB moet worden uitgegaan (zie punt 1.7, laatste zinsnede, MtV/MvG). De twee door de Staat in dit verband genoemde belangen – voldoening aan het beginsel van de Unietrouw en het gevrijwaard blijven van claims – zijn, binnen door de Staat geschetste context, gewaarborgd wanneer de AMvB verbindend is. Gelet hierop moet de door de Staat bedoelde – in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juni 2011 (zaak C-462/09, ‘Thuiskopie/Opus’) en 11 juli 2013 (zaak C-521/11 ’Amazon/Austro-Mechana’) neergelegde – resultaatsverplichting in dit geval hierin worden gezien dat de Staat verplicht is om een aan de Arl beantwoordende AMvB uit te vaardigen. Wanneer in hoger beroep in dit kort geding de voor SDT ongunstige beslissing zou worden genomen dat de AMvB als ongeldig moet worden beschouwd, dan zou dat, vanwege het voorlopige karakter van die beslissing, niet de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de Staat niet aan haar resultaatsverplichting heeft voldaan. Die voor SDT ongunstige beslissing kan derhalve de rechtspositie van de Staat niet nadelig beïnvloeden. Dit betekent dat ook belang II de door de Staat gewenste voeging niet kan dragen.

9. De incidentele vordering van de Staat zal worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal hij worden veroordeeld in de kosten van dit incident die zullen begroot aan de hand van het liquidatietarief. Artikel 1019h Rv is hier niet van toepassing.

Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEF 13880 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.

19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.

(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.

21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).

24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.

25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEF 13879 (AV Medical tegen IMP en USB Medical)
Merkinbreuk. Schadevergoeding. AV Medical ontwikkelde bepaalde medische producten waaronder een herbruikbare kleefelektrode die gebruikt wordt bij open hartchirurgie, 'MonoFib' (0760507) en 'Monoflex' (0778475). Voor fabricatie werd contact gezocht met X (IMP), waarna USB Medical is opgericht. De samenwerking is gestrand en AV Medical is middels een uitsluitingsprodedure uitgesloten als vennoot van USBM. AV Medical stelt dat IMP en USBM inbreuk maken op haar merkrechten doordat zij het gebruik van haar merken door USBM sinds januari 2011 niet meer gedoogd. USBM voert verweer en vordert schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de gevraagde stakingsmaatregel gegrond is. USBM heeft op haar website gebruik gemaakt van beide merknamen, terwijl zij kennis had van het feit dat AV Medical het gebruik niet meer zou gedogen. Het feit dat dit om een vergetelheid zou gaan doet hieraan geen afbreuk. De overige vorderingen (alsmede de tegenvorderingen) worden afgewezen.

Leestips: r.o. 4.1, 5.1, 5.2.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Morehouse defense-principle en co-existentie.
B. Dubbelzinnigheid in Litouwse taalversie over betaling beroepstaks
C. Bautau-mouche is volgens het woordenboek een klein bootje
D. Een conceptuele betekenis is niet te geven aan ENI en EMI
E. "i" heeft zelfde uitspraak als "y" in HIPERDRIVE
F. EXACT is te beschrijvend voor o.a. maatwerksoftware

Gerecht EU 20 mei 2014, zaak T-247/12 (ARIS) - dossier
A. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in kleur met het woordelement „ARIS” voor waren en diensten van klasse 36 en strekkende tot vernietiging beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk in rood en blauw met de woordelementen „ARISA ASSURANCES S.A.” voor waren en diensten van klasse 36. Co-existentie van oudere merken op de markt – Amerikaans rechtsbeginsel van zogeheten ,Morehouse defense’. Het beroep wordt verworpen.

55 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument waarbij de kamer van beroep wordt verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met de co-existentie op de markt van, ten eerste, het oudere merk, en ten tweede, het gemeenschapswoordmerk ARIS of het in de Verenigde Staten ingeschreven aangevraagde teken. Verzoekster benadrukt dat de kamer van beroep de dienaangaande overgelegde bewijzen niet correct heeft beoordeeld en verzoekt het Gerecht het zogeheten „Morehouse defense”-beginsel uit het Amerikaanse recht toe te passen, krachtens hetwelk een persoon die oppositie tegen de inschrijving van een merk instelt, niet kan worden geacht door deze inschrijving te zijn benadeeld wanneer de merkaanvrager reeds een met het aangevraagde merk gelijk of in wezen analoog merk heeft ingeschreven voor dezelfde of in wezen soortgelijke waren of diensten.

59 In overeenstemming met hetgeen de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 27 en 28) heeft overwogen, kan op basis van de door verzoekster aangedragen elementen dus niet worden vastgesteld dat aan de conflicterende merken gelijke merken co-existeerden, en a fortiori evenmin dat deze co-existentie het gevaar voor verwarring daartussen in de zin van de voornoemde rechtspraak zou verminderen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van bijlage 11 bij het verzoekschrift, waarin het „Morehouse defense”-beginsel wordt uiteengezet, en van bijlage I.1 b) bij interveniëntes memorie van antwoord, die zij heeft overgelegd om verzoeksters betoog inzake het bestaan van een dergelijke co-existentie te betwisten.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-61/13(NUEVA) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het rode en witte beeldmerk dat het woordelement „NUEVA” bevat, voor waren van klasse 32. Niet-nakoming van verplichting om binnen gestelde termijn beroepstaks te betalen – Dubbelzinnigheid in taalversie – Eenvormige uitlegging – Toeval of overmacht – Verschoonbare dwaling. Het beroep wordt verworpen.

41 Bovendien had een normaal oplettende en zorgvuldige gemeenschapsmerkaanvraagster die, net als verzoekster, in haar gemeenschapsmerkaanvraag het Engels als tweede taal had gekozen, op zijn minst de bewoordingen van artikel 60 van verordening nr. 207/2009 in de Engelse versie ervan kunnen nagaan, volgens welke „[h]et beroep [...] pas [wordt] geacht te zijn ingesteld, nadat de beroepstaks betaald is” ([t]he notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid). Deze bewoordingen in het Engels verbinden de betaling van de beroepstaks (fee for appeal) dus duidelijk aan het instellen van het beroep (notice of appeal), waarvoor een termijn van twee maanden geldt, en niet aan de indiening van de uiteenzetting van de gronden van het beroep (statement setting out the grounds of appeal), waarvoor een termijn van vier maanden geldt.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-553/12 (BATEAUX-MOUCHES) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het beeldmerk bevattende de woordelementen „BATEAUX-MOUCHES” in te schrijven voor waren van de klassen 39, 41 en 43. Het beroep wordt verworpen; Een bateau-mouch is volgens het woordenboek een klein oorlogsbootje.

Sur le caractère générique et non distinctif du terme « bateaux-mouches »
42. Il s’agit d’une « [e]mbarcation qui servait autrefois au transport des voyageurs sur la Seine et qui sert aujourd'hui à des promenades touristiques ». Il ressort également de la lettre du service du Dictionnaire de l’Académie française, qui cite plusieurs dictionnaires dont Le Grand Robert de la langue française, que le sens original du terme bateau-mouche, à savoir un petit bateau de guerre à vapeur et, par extension, un petit bateau à vapeur servant de transport en commun fluvial à Paris et à Lyon, est attesté depuis la fin du XIXe siècle et que, par conséquent, l’Académie n’avait nullement l’intention de modifier sa définition du nom composé bateau-mouche.

43 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant le caractère générique du terme « bateau-mouche ».

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-599/11 (ENI-EMI) - dossier
D. Oppositie. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ENI”, voor waren en diensten van de klassen 14, 67, 9, 11, 14, 1619, 22, 25 en 35 tot 45, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2439/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk, in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoord- en beeldmerken die het woordelement „EMI” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41 en 42. Het beroep wordt afgewezen; een conceptuele betekenis is er niet te geven aan de tekens.

72 The applicant therefore errs in attempting, in paragraph 76 of the application, to attribute a conceptual content to the signs at issue.

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-95/13 (HIPERDRIVE) - dossier
E. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1779/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 december 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk "HIPERDRIVE" voor waren van klassen 7 en 9 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen; de i en y wordt in diverse talen gelijk uitgesproken en "HYPER" is beschrijvend voor zeer sterk/goed.

8 Ensuite, la chambre de recours a relevé que l’élément composant la partie initiale du signe en cause, à savoir « hiper », était compris comme l’équivalent phonétique de « hyper » et, par conséquent, caractérisait dans des mots composés quelque chose d’« exagéré, [de] marqué par l’excès ». La prononciation avec la lettre « i » ou la lettre « y » serait la même dans les deux cas. La chambre de recours a également souligné, d’une part, que le terme anglais « drive » signifiait en allemand « Antrieb » (commande), « Schwung » (élan) ou « Dynamik » (dynamisme) et, d’autre part, que le terme composé pris dans son intégralité, qui signifiait « sehr starker/sehr guter Antrieb » (très forte/très bonne commande), faisait directement savoir que les produits servaient à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil (points 13 et 14 de la décision attaquée).

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-228/13 (EXACT) - dossier
F. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „EXACT” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42. Het beroep wordt afgewezen; EXACT is te beschrijvend voor aangeboden diensten.

32 Contrairement à ce que prétend la requérante (voir points 15 et 16 ci-dessus), et à l’instar de ce que soutient l’OHMI, il doit être observé qu’un terme, même banal, qui indique une qualité d’un produit ou d’un service, serait-elle inhérente à la nature de celui-ci dans l’esprit du public pertinent, ne saurait être qualifié de fantaisiste. En revanche, un tel terme est descriptif des produits ou services en cause, en ce qu’il attire l’attention du public sur l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.