le terme Galileo
GvEA 10 mei 2006, zaak T-279/03, Galileo tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Voor in het weekeinde weer een fijne Franse uitspraak over Galileo, de Commissie en merkinbreuk.
Galileo wil de Commissie verbieden om de term "Galileo" te gebruiken in verband met het project inzake een radionavigatiesysteem per satelliet, en om nog langer direct of indirect derden ertoe te bewegen die term in het kader van datzelfde project te gebruiken en om enige manier aan het gebruik van deze term door een derde deel te nemen, met als schadevergoeding een bedrag van 50 miljoen euro. De Commissie schendt volgens Galileo, houder van verschillende merken en firmanamen waarvan de term 'Galileo' een wezenlijk element is, haar merkenrecht. Het beroep is gebaseerd op artikel 288 EG. Verzoeksters stellen dat er verwarringsgevaar bestaat, op grond dat er tussen de betrokken tekens, tussen de producten en diensten van verzoeksters en het voorwerp van het gemeenschapsproject, overeenkomst zou bestaan. Zij beroepen zich eveneens op het beweerdelijk, onbillijk en onzorgvuldig gedrag van de Commissie ten aanzien van hun rechten, en op een gestelde schending van het evenredigheidsbeginsel.
Ten aanzien van de ontvankelijkheid bepaalt het gerecht: "Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours sont recevables dans leur ensemble. Il en va de même pour les griefs pris d’une violation des droits conférés aux requérantes par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en ce qui concerne leurs marques nationales intracommunautaires et leurs marques communautaires."
Ten aanzien van het beweerdelijk, onbillijk en onzorgvuldig gedrag van de Commissie concludeert het gerecht: "Dès lors que ni l’illégalité du comportement reproché à la Commission ni l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché et le préjudice invoqué n’a pu être établie, les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne sont pas remplies. Dans ces conditions, l’action indemnitaire des requérantes fondée sur ce régime de responsabilité doit être rejetée."
Het beroep wordt verworpen. Lees hier het arrest (alleen in het Frans).
Dat is niet hetzelfde
Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 Mei 2006, Kg Za 06-372. Adviesburo Weststreek C.V. Tevens h.o.d.n. Zo Verzekeringen / Pederoo Beheer B.V. Tegen Zo Verzekeringen B.V.
Voorlopig gelijkspel in een opeenvolging van depots en registraties.
Weststreek c.s. hebben 2001 de domeinnaam www.zo.nl laten registreren. In elk geval vanaf 2004 is aan die domeinnaam ook een website gekoppeld, waarop Weststreek c.s. informatie geven over de door hen aangeboden (verzekerings)diensten.
ZO Verzekeringen B.V. is in 2005 opgericht. Enig aandeelhouder is Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zwammerdam (OZ). Tevoren heeft OZ de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl geregistreerd. OZ heeft verder door de Kamer van Koophandel een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ZO verzekeringen B.V. Uit dat onderzoek kwam niet naar voren dat er reeds een dergelijke handelsnaam was ingeschreven.
Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen. \\
Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005. Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponeerd voor onder meer verzekeringen.
Weststreek c.s. stellen (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s.. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.
Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijkluidende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s.. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vordering van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.
Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging “verzekeringen”. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.
Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt.
Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gerede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen. De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is.
Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.
Lees het vonnis hier.
Weer geen moratorium
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 12 mei 2006, zaaknr./rolnr. 264432 / KG ZA 06-514. Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. tegen Merck Generics
Glaxo Group Limited ("Glaxo") is houder van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen met betrekking tot de stof sumatriptan. Sumatriptan is het werkzame bestanddeel van een van de meest verkochte medicijnen tegen migraine. Dit medicijn wordt in Nederland door GlaxoSmithKline onder de naam Imigran op de markt gebracht. Het ABC is geldig tot en met 15 mei 2006. Merck Generics heeft haar generieke sumatriptan-producten alvast vóór afloop van het ABC in de Taxe voor geneesmiddelen van mei 2006 opgenomen..
Volgens de voorzieningenrechter is opname in de Taxe van de Merck Generics-producten met het oog op aflevering daarvan ná afloop van het ABC niet inbreukmakend. Weliswaar is opname in de Taxe volgens de Voorzieningenrechter een aanbiedingshandeling in de zin van artikel 53 lid 1 sub a van de Rijksoctrooiwet (ROW) 1995, maar dit aanbieden geschiedt volgens hem niet "voor een en ander" zoals dit artikel vereist. Derhalve worden het door Glaxo gevorderde inbreukverbod en moratorium afgewezen.
Het vonnis is in strijd met het arrest van de Hoge Raad inzake ICI/Medicopharma (18 december 1992, NJ 1993/735), en diverse uitspraken van de rechtbank Den Haag (o.a. Pres. Rb. Den Haag 22 mei 1995, BIE 1996/109, Sandoz/Stephar). Daarin is steeds aangenomen dat het aanbieden van een geoctrooieerd product vóór afloop van een octrooi of ABC met het oog op verkoop of aflevering ná expiratie, een inbreukmakende aanbiedingshandeling is in de zin van artikel 53 lid 1 ROW 1995. Door dit aanbieden verschaft de inbreukmaker zich een (ongeoorloofde) voorsprong tijdens de looptijd van het octrooi ten koste van het monopolie van de octrooihouder.
Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.
De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.
Lees het vonnis hier
Bij uitstek afhankelijk
Rechtbank Utrecht, 11 mei 2006, KG ZA 06-393. Fortis N.V. tegen Club Cruise Entertainement & Travelling Services Europe B.V c.s. (met dank aan Martin op ’t Ende, Considine Advocaten) )
Domeinnamengeschil waarin de rechter (o.m.) oordeelt over de bekendheid van het merk Fortis.
In 2005 en 2006 zijn op naam van Club Cruise B.V. envan Van Leest diverse domeinnamen geregistreerd, waaronder fortiscasino.com, fortisbackgammon.com, fortisrmahjong.com en fortiscasino.eu.
Club Cruise c.s. voeren allereerst als verweer aan dat Fortis c.s. hun woordmerk “FORTIS’ niet exclusief gebruiken. Zij wijzen daarvoor op een aantal inschrijvingen van datzelfde woordmerk door anderen dan Fortis c.s Niet geheel duidelijk is waartegen dit verweer precies is gericht. Aan de rechten van de houder van een woordmerk kan niet zonder neer in de weg staan dat hetzelfde woord ook door anderen als een merk is ingeschreven. Daarvoor zijn nadere feiten of omstandigheden vereist, doch dergelijke feiten of omstandigheden zijn door Club Cruise c.s. niet gesteld.
Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s. daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben. Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt.
In de domeinnamen moet het woord “fortis” als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benainingen vormen van spellen., sporten (“sports”) of een instelling voor gokspelen (“casino”), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW.
Soortgelijkheid van de diensten is enkel vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke waren/diensten als voor niet-soortgelijke waren/diensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk Volgens Fortis c.s. is hun woordnaerk ecn bekend merk in de zin van de BMW.
Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door Club Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kort gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s.
Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam “fortis’ voor hun gokdiensten te kiezen.
Ten aanzien van de eis van, kort gezegd., een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat domeinnamen bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam.
De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk Fortis. Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te maken.
Voor zover Fortis c.s. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding.
Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden.
Lees het vonnis hier.
het lessen van de dorst
HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416-04P, The Sunrider tegen BHIM (VITAFRUIT). Over het 'normaal gebruik' en de soortgelijkheid van waren.
Het Hof gaat in op de drie door rekwirante gestelde gronden, en concludeert, evenals AG Colomer (lees conclusie hier), tot afwijzing van de hogere voorziening.
Ten aanzien van de eerste grond, de schending van artikel 43 leden 2 en 3, juncto artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94, te weten een verkeerde bewijslastverdeling, stelt het Hof dat het niet blijkt dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten en bewijsmiddelen onjuist heeft opgevat.
Ook heeft het Gerecht bij zijn beoordeling van het tweede middel, i.e. een verkeerde uitlegging van het begrip 'normaal gebruik' geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof voert hiertoe aan dat (i) de plaats, tijd, omvang en wijze van dit gebruik zijn geanalyseerd door het Gerecht, (ii) het Gerecht de aandacht gericht heeft op de vraag of het oudere merk werd gebruikt teneinde voor de waren „geconcentreerde vruchtensappen” – waarvoor het bewijs van het gestelde gebruik is geleverd – een afzet te vinden of te behouden, dan wel of dit gebruik er integendeel alleen toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden en als symbolisch diende te worden gekwalificeerd, (iii) op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant niet bij voorbaat kan worden uitgesloten dat het gebruik normaal is, territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is en (iv) dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het betrokken geval en het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve dremel er sprake is van een normaal gebruik.
Tot slot voert het derde middel aan dat artikel 8 lid 1 sub b Vo. 40/94 geschonden is door vast te stellen dat de waren "kruiden- en vitaminedranken", waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en de waren "geconcentreerde vruchtensappen", waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is aangetoond, soortgelijke waren zijn. "[...] bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten [moet] rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan."
Het Gerecht heeft vastgesteld dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is vastgesteld, bestemd zijn voor eindverbruikers. Evenzo heeft het geoordeeld dat deze waren dezelfde bestemming hebben – het lessen van de dorst –, in belangrijke mate concurrerend zijn, dezelfde aard en dezelfde wijze van gebruik hebben – het gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken – en dat hun verschillende samenstelling niet belet dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.
"Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de aard van de betrokken waren bij de beoordeling van de soortgelijkheid ervan, baseert zij zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest." Het Gerecht heeft immers nagegaan of deze waren al dan niet soortgelijk waren, waarbij het onder meer rekening heeft gehouden met de respectieve aard ervan.
Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het niet heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken waren zwaarder wegen dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat deze waren zich tot dezelfde potentiële consumenten richten, vraagt zij het Hof in werkelijkheid om zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die welke door het Gerecht werd verricht [...]. Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument [...] geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof."
De hogere voorziening wordt aldus in haar geheel afgewezen. Lees hier het arrest.
Winst in het kader van winstafdracht
Gerechtshof 's-Gravenhage, 11 mei 2006, Rolnr. 06/166. Cordis Europa B.V tegen Schneider (Europe) GmbH (Met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek)
Arrest van het hof in het executiegeschil tussen partijen (zie hier) m.b.t. het bevel in de bodemzaak tot het afleggen van rekening en verantwoording van de door de beweerde inbreuk gemaakte winst. Het vonnis in prima wordt vernietigd. Cordis wordt in het gelijk gesteld niet alleen in dit geschil, maar ook in een parallel geschil m.b.t. de onafhankelijkheid van de accountant die vastgesteld heeft dat de opgave van Cordis juist was. Schneider moet de betaalde dwangsommen terugbetalen en krijgt ook een verbod nog bij om verdere executie op dit punt te voorkomen. Het appèl in de bodemzaak loopt nog.
Cordis stelt zich op het standpunt dat de uitvinding van Schneider de samenstelling van de binnenbuis, die onderdeel van de katheter uitmaakt, betreft. Zij heeft om die reden in haar rapportage niet de winst berekend die zij heeft behaald met de productie en verhandeling van de katheters als geheel, maar slechts de winst die is toe rekenen aan het toepassen van de binnenbuis. Daarbij heeft zij het volgens haar gebruikelijke boekhoudbeginsel toegepast dat de winst van een bepaald onderdeel proportioneel is aan de kosten van het onderdeel. Schneider bestrijdt dat Cordis aldus aan het bevel van de rechtbank heeft voldaan. Zij voert aan dat in het licht van de formulering van het inbreukverbod in het petitum en voorts de overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 8 juni 2005, Cordis rekening en verantwoording diende af te leggen van de winst die zij met (de productie en verkoop van) haar katheters als geheel heeft behaald.
Het hof oordeelt voorts als volgt. In de parlementaire geschiedenis van artikel 6:104 BW— de algemene bepaling over winstafdracht — is, anders dan in de parlementaire geschiedenis van artikel 43 lid 3 ROW (1910) dan wel artikel 70 lid 4 ROW 1995, (summierlijk) aandacht besteed aan de vraag wat onder het begrip winst in het kader van winstafdracht moet worden verstaan: met de term winst is bedoeld de netto winst. Rekening moet worden gehouden met een evenredig deel van de kosten en verschuldigde belastingen (Parl.gesch. lnv. Boek 6, blz. 1269). Er zijn geen duidelijke regels welke kosten bij de bepaling van winst mogen worden afgetrokken. Aangenomen wordt dat in elk geval de ‘directe kosten’ — kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten — en voorts een evenredig deel van de vaste kosten — overhead, gebouwen en dergelijke — daarvoor in aanmerking komen.
Het hof is van oordeel dat in het licht van het beperkte doel van de veroordeling — slechts inzicht geven in de door de octrooi-inbreuk genoten winst, zonder vooruit te lopen op de vaststelling van deze winst op de voet van artikel 70 lid 4 ROW (1995) in het kader van de schadestaatprocedure — de rapportage van Cordis in samenhang met de verklaring van PWO voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Overigens merkt het hof op dat de wijze waarop Cordis aan het bevel heeft voldaan niet ruimhartig kan worden genoemd. Voorts, en ten overvloede, wijst het hof erop dat uit hetgeen is overwogen, niet mag worden geconcludeerd dat het rapport van Cordis van 9 december 2005 steeds zal voldoen aan de eisen die aan een rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 70 lid 4 ROW mogen worden gesteld.
Volgens Cordis heeft een octrooihouder geen recht op (rekening en verantwoording omtrent de) winst die is toe te schrijven aan de niet inbreukmakende elementen van een product. Dit betreft juist het punt van geschil tussen partijen, dat zij aan het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter hebben voorgelegd, aldus Cordis. Het hof overweegt dat in het licht van het hiervoor weergegeven doel van het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, te weten aan Schneider reeds nu (enig) inzicht te geven in de door Cordis als gevolg van de octrooi-inbreuk genoten winst in verband met de nog aanhangig te maken schadestaatprocedure, Cordis in dit geding geen rechtens te respecteren belang heeft bij het verlangde oordeel.
Zoals hiervoor is overwogen, komt de berekening van de met de inbreuk genoten winst in het kader van artikel 70 lid 4 ROW 1995, en daarmee de beoordeling van de door Cordis gehanteerde proportionele causaliteit, pas aan de orde in de schadestaatprocedure. De rechter in de schadestaatprocedure is niet gebonden aan een voorlopig oordeel in dit executiegeschil. De schadestaatprocedure leent zich voor een uitvoerig debat over dit geschilpunt, waarbij zo nodig deskundig advies kan worden ingewonnen.
Het hof merkt in dit verband nog wel op dat de memorie van toelichting op het oude artikel 43 lid 3 ROW (1910) over dit onderwerp vermeldt:
Weliswaar kan men tegen deze vordering [tot winstafdracht; hof] aanvoeren, dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren, die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv. diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat dat de uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooi inbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde. Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarin de winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren, die de inbreukmaker kunnen worden toe gerekend, dat het onredelijk zou zijn deze winst geheel aan de octrooihouder ten goede te doen komen.’
Schneider stelt eerst zich in hoger beroep op het standpunt dat Cordis ook om een andere reden niet heeft voldaan aan het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording, namelijk omdat PWC niet een onafhankelijke registeraccountant is. Haar is gebleken dat PWC al een groot aantal jaren de jaarverslagen van Cordis controleert, in welk geval men wel van een ‘huisaccountant’ spreekt, aldus Schneider.
Het hof overweegt dat uit de door Schneider overgelegde geconsolideerde jaarrekeningen van JHC Nederland B.V., de moedermaatschappij van onder meer Cordis, blijkt dat de accountantscontrole verschillende jaren achtereen is uitgevoerd door PWC. Cordis betwist dit ook niet, zodat het hof hiervan uitgaat. Het hof overweegt voorts dat ook hier geldt dat het begrip ‘een onafhankelijk registeraccountant’ als bedoeld in het bij vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 gegeven bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de door de octrooi-inbreuk genoten winst moet worden uitgelegd in het licht van het doel en de strekking van die veroordeling en dat het de rechter vrijstaat bij zijn uitleg maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren. Bij die uitleg acht het hof het volgende van belang. In artikel 24 lid 1 van de Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 van het NIVRA is bepaald dat de registeraccountant onafhankelijk is van zijn opdrachtgever en van degene omtrent wiens aangelegenheden hij verklaringen afgeeft.
Ervan uitgaande dat PWC bij het aannemen van de controleopdracht van Cordis deze voorschriften in acht heeft genomen, is er voorshands, zonder nadere informatie, geen aanleiding om PWC niet als een onafhankelijke registeraccount te beschouwen in de zin van de Voorschriften. Het hof is van oordeel dat Oordis in het licht van de omstandigheid dat PWC haar opdracht heeft aanvaard, in redelijkheid heeft mogen begrijpen dat PWC die opdracht in overeenstemming met haar gedrags- en beroepsregels achtte. Zonder nadere omschrijving in het dictum wat onder ‘een onafhankelijke accountant’ moet worden verstaan, heeft Cordis in de gegeven omstandigheden PWC als zodanig mogen beschouwen.
Het voorgaande brengt mee dat de rapportage van Cordis van 9 december 2005 voldoet aan de veroordeling bij het vonnis van de rechtbank van 8 juni 2005 tot het afleggen van rekening en verantwoording, gelet op het doel van die veroordeling. Cordis heeft geen dwangsommen verbeurd en Schneider is niet gerechtigd executiemaatregelen te treffen. Het door Cordis gevorderde verbod is toewijsbaar.
Cordis heeft reeds, onder protest, € 282.800,11 aan volgens Schneider verbeurde dwangsommen betaald. Terecht maakt zij aanspraak op terugbetaling van dit bedrag. Haar vordering terzake, waarvan het bedrag niet is weersproken. zal dan ook worden toegewezen.
Hieruit volgt tevens dat het in reconventie gevorderde (en toegewezen) bevel tot het (opnieuw en thans ‘juist’) afleggen van rekening en verantwoording omtrent de met de octrooi-inbreuk behaalde winst, alsnog zal worden afgewezen.
Lees het arrest hier.
Eerst even voor jezelf lezen
- Arrest HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04 P, Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT)
Hogere voorziening tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dat merk ten dele is geweigerd in het kader van de oppositieprocedure ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "VITAFRUT" voor sommige waren van de klassen 30 en 32. Lees hier het arrest.
- Arrest GvEA 10 mei 2006, zaak T-279/03, Galileo International Technology e.a. / Commissie (tekst alleen in het Frans)
Beroep tot vergoeding van schade die verzoeksters, houders van merken en firmanamen waarvan de term "Galileo" een wezenlijk element is, zouden hebben geleden omdat de Commissie deze term gebruikt voor de benaming van een gemeenschapsproject inzake een systeem voor radionavigatie, positionering en synchronisatie per satelliet. Lees hier het arrest.
Niet waterdicht
Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht, 7 april 2006, KG ZA 06-20. Alfa Romeo Nederland B.V. tegen gedaagde en Multicar B.V.
Alfa Romeo Nederland B.V. (ARN) maakt haar bedrijf van de alleen-invoer in Nederland van Alfa Romeo personenauto's en van de distributie daarvan door middel van een selectief distributiestelsel van dealers. Het is de erkende Alfa Romeo dealers niet toegestaan om nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo te verkopen aan niet binnen het distributiestelsel van ARN erkende wederverkopers.
Multicar is tot in 1994 erkende dealer (wederverkoper) van personenauto's van het merk Alfa Romeo geweest, maar is dat sindsdien niet meer. Multicar verkoopt in haar bedrijf (gebruikte en nieuwe) Alfa Romeo's. Daarnaast exploiteert Multicar een autoleasebedrijf van Alfa Romeo's. Multicar betrekt de nieuwe Alfa Romeo's van erkende Alfa Romeo dealers binnen en buiten Nederland.
ARN is van mening dat Multicar hiermee onrechtmatig handelt doordat Multicar profiteert van de wanprestatie van de erkende Alfa Romeo importeurs en dealers jegens ARN. Multicar is er immers van op de hoogte dat het de erkende Alfa Romeo dealers niet is toegestaan om aan niet-erkende dealers te leveren.
Volgens de voorzieningenrechter is van onrechtmatig handelen geen sprake.
ARN vordert kort gezegd dat Multicar de handel in c.q. de verkoop van nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo staakt en haar toeleverancier(s) van nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo aan ARN mededeelt.
De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen af. De voorzienigenrechter overweegt dat "[h]et enkele handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig; of een dergelijk, gewoonlijk als profiteren of gebruikmaken van wanprestatie aangeduid, handelen jegens die derde onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval (vgl.: HR 1 november 1991, NJ 1992, 423; HR 23 december 2005, NJ 2006, 33)." Volgens de voorzieningenrechter zijn de omstandigheden niet zodanig is dat sprake is van onrechtmatig handelen door Medicar.
De vorderingen voor zover ze de strekking hebben om Multicar te verbieden om als vertegenwoordiger in opdracht van specifieke eindgebruikers nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo aan te kopen stranden op grond van art. 4 van de Verordening (EG) Nr 1400/2002 van 31 juli 2002 (de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten en onderling afgestelde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector). Een selectief distributiestelsel zoals dat van ARN kan de aangesloten dealers niet beperken in de verkoop van nieuwe personenauto's aan eindgebruikers, mitsdien evenmin aan een vertegenwoordiger van een eindgebruiker. Ditzelfde geldt voor de vorderingen voor zover ze de strekking hebben om Multicar te verbieden om nieuwe personenauto's van het merk Alfa Romeo op eigen naam aan te kopen ten behoeve van het door Multicar op eigen naam geëxploiteerde autoleasebedrijf.
Lees het vonnis hier.
Een Rus in de bibliotheek (4)
Boekblad.nl bericht nader over de Russische Bibliotheken (eerder berichten hier). Enkele citaten: “Professor Spoor eiste voor uitgeverij Van Oorschot een schadevergoeding van 40 duizend euro wegens omzetschade en reputatieschade. De verkoop van de Russische Bibliotheek van Van Oorschot, sinds jaar en dag gemiddeld 450 exemplaren per maand, zou in april 2006 gedaald zijn naar 180 exemplaren.
De Russische Bibliotheek zou op jaarbasis een omzet van 220 duizend euro betekenen. De reputatieschade zou betekenen dat de kopers denken dat ze een 'echte' Russische bibliotheek gekocht hebben en ernstig teleurgesteld zijn vanwege de oude vertalingen. De eis voor schadevergoeding, die in de dagvaarding 20 duizend euro bedroeg, verhoogde Spoor ter plekke naar het dubbele. De rechter accepteerde dat.”
”Hans Bousie betoogde namens FMG dat de Russische Bibliotheek geen merk is en kan zijn. Volgens Bousie is de beslissing van het Benelux Merken Bureau een fout, omdat de naam Russische Bibliotheek nooit als merk gebruikt is en bijna nooit op de omslag van de boeken heeft gestaan. Pas het afgelopen jaar heeft Van Oorschot daar een gewoonte van gemaakt. (…) Volgens Bousie kan er bij het publiek ook geen verwarring ontstaan, omdat Kruidvat een heel ander publiek trekt dan de boekhandel (en er) bijna geen boekhandel die op voorraad heeft.”
“Mr. Marga Verwoerd betoogde voor Kruidvat dat het woord bibliotheek geen merknaam is, maar een beschrijvend woord. Het monopolie dat Van Oorschot 50 jaar lang op de naam heeft gehad, maakt het nog geen merk. (..) De uitgeverij mag zich volgens haar juist gelukkig prijzen dat zij heel lang geen concurrentie heeft gehad.”
Bousie vatte de rechtszaak Van Oorschot tegen FMG/Kruidvat samen als een strijd tussen verschillende standen. Volgens Verwoerd ging het om de pijn van concurrentie voor een bedrijf dat heel lang geen concurrentie had gehad. Spoor wierp tegen dat het ging om de wereld van het snelle geld tegenover die van de liefde voor het boek.
De rechter was, mr. A.J. Beukenhorst, doet uitspraak op 18 mei om 15 uur.
Niet uit de handel
Vers op Rechtspraak.nl: Boek 'Endstra-tapes' niet uit de handel. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 11 mei 2006 bepaald dat het boek "De Endstra-tapes" niet uit de handel behoeft te worden genomen. In het vonnis wordt het volgende overwogen.
Anders dan de erven Endstra hebben betoogd rust op de gesprekken, die Endsta heeft gevoerd met de CIE geen auteursrecht, omdat niet aannemelijk is geworden dat Endstra ervoor heeft gekozen zijn verhaal in een bepaalde creatieve vorm te doen. Endstra heeft zijn verhaal gedaan om heimelijk informatie te verschaffen aan de politie met als doel dat tegen zijn gestelde afperser W.H. zou worden opgetreden.
De gesprekken die Endstra met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij Endstra weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop Endstra zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat Endstra er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. Niet aannemelijk is geworden, dat het feit dat de gesprekken ter bescherming van Endstra voornamelijk op de achterbank van een auto van de C.I.E. zijn gevoerd, van invloed is geweest op de wijze waarop Endstra zijn verhaal heeft verteld.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde ‘achterbankgesprekken’ geen auteursrecht rust. Dat betekent dat met de uitwerking van de gesprekken in het PV en de publicatie hiervan in “De Endstra-tapes” geen auteursrecht van Endstra en daarmee van de zonen is geschonden.
Het algemeen belang weegt in deze zaak zwaarder dan het persoonlijk belang van de erfgenamen van Endstra, nu de gesprekken die Endstra heeft gevoerd en de samenhang daarmee met de strafzaak tegen W.H. in het centrum van de maatschappelijk belangstelling staan en die gesprekken voorts inzicht geven in de wijze waarop de CIE met Enstra is omgegaan.
Lees hier meer.