Haw Par en S. Baynath kennen elkaar van een eerdere procedure. Zo is S. Baynath bij vonnis van 29 november 1988 in kort geding veroordeeld ieder gebruik van de tekens “Tijgerbalsem” en “Tiger Balm”, “Flying Tiger Balm” en de rennende tijger te staken en gestaakt te houden. Op 10 juli 1989 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING PEACOCK BALM” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd. Deze registraties zijn vervallen op 10 juli 1999. Op 27 juni 2002 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd.

Haw Par komt in deze procedure op tegen het gebruik van potjes balsem door gedaagden die tekens c.q. vormen bevatten die identiek zijn dan wel overeenstemmen met haar merken. Bovendien roept zij haar auteursrechten op haar potjes balsem in tegen gedaagden. Baynath verweert zich met een beroep op rechtsverwerking, depot te kwader trouw, dat de aanduiding tijgerbalsem zou zijn geworden tot een soortnaam, dat beschermingsomvang gering geacht zou moeten worden. Deze verweren treffen geen doel.

Volgens de rechtbank komt Baynath geen beroep toe op artikel 14bis, lid 1 BMW, omdat vaststaat dat Baynath C.S.op het moment van beide depots van de Peacock merken op de hoogte was van de voor 1989 door Haw Par geregistreerde merken (woordmerk Tiger Balm en het beeldmerk van de rennende tijger) en het gebruik daarvan door Haw Par c.s.

Zou er sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming tussen de Tiger merken en Peacock merken dan zijn de laatste te kwader trouw gedeponeerd.

 

Ook een beroep op artikel 6:2 BW slaagt niet. Het enkele feit dat Haw Par c.s. tussen september 1990 en juni 2002 geen rechtsmaatregelen meer heeft genomen tegen het gebruik door Baynath c.s. van de tekens, afbeeldingen en vormen, is onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat een beroep van Haw Par c.s. op de door haar gepretendeerde merk- en auteursrechten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er zijn geen andere bijkomende omstandigheden gesteld of gebleken.

Haw Par is voor voorgebruiker zodat van een te kwader trouw geen sprake is. “Uit de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties, in het bijzonder uit de door haar overgelegde advertenties in tijdschriften en kranten en een drietal brieven afkomstig van Nederlandse drogisterijen die haar producten verkopen, is genoegzaam gebleken dat - anders dan door Baynath c.s. is betoogd - Haw Par c.s. het zeshoekige potje reeds vóór 1989 zowel buiten als binnen de Benelux heeft gebruikt en is blijven gebruiken, zodat Haw Par c.s. als voor-voorgebruiker heeft te gelden.”

De Tiger merken zijn bekende merken. De rechtbank overweegt als volgt. “Voorop staat dat het merk ‘Tiger Balm’ als fantasienaam voor spierverzorgende producten van huis uit zonder meer onderscheidend vermogen toekomt. Dit is op zichzelf ook niet betwist door Baynath c.s. Voorts mag op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties als vaststaand worden aangenomen dat Haw Par c.s. de door Haw Par geregistreerde merken, waar van aanvang af het element “Tijger” onderdeel uitmaakt, sinds lange tijd en op grote schaal gebruikt, zowel buiten als binnen de Benelux, en meer in het bijzonder dat de verpakkingen hetzelfde zijn gebleven. Uit de door Haw Par c.s. overgelegde stukken is verder genoegzaam gebleken dat van een aanzienlijke afzet op de Nederlandse markt kan worden gesproken. Ook is uit de in het geding gebrachte producties genoegzaam gebleken van investeringen door Haw Par c.s. om het product binnen en buiten de Benelux bekendheid te geven.”

Het woordmerk Tiger Balm is niet tot soortnaam geworden. Het enkele feit dat tijgerbalsem in de Dikke van Dale is omschreven als een balsem tegen stijve en vermoeide spieren en het merkteken ontbreekt  is volgens de rechtbank daarvoor onvoldoende. Vaststaat dat Haw Par optreedt tegen inbreuken. Baynath heeft geen andere feiten en omstandigheden aangevoerd die het tegendeel aantonen.

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemming tussen het teken FLYING PEACOCK BALM en de woordmerken TIGER en TIGER BALM. Wel acht de rechtbank overeenstemming aanwezig tussen de door Baynath gebruikte afbeeldingen en de geregistreerde beeldmerken van Ha Par, voorzover het gaat om het gebruik van een bewegend dier in combinatie met de kleurstellingen en de lay-out op de verpakkingen.

“Bij een globale beoordeling van de totaalindruk acht de rechtbank de punten van overeenstemming duidelijk meer in het oog springend dan de aanwezige verschillen, nu deze totaalindruk met name wordt bepaald door het geheel van de karakteristieke vlakverdeling, de oosterse sfeer oproepende blauwe sierranden in combinatie met de gouden kartels boven en onder de rechthoek, waarbinnen een zich van rechts naar links bewegend dier is afgebeeld. In combinatie met de overeenstemmende opvallende kleur oranje als achtergrond bij de verpakkingen van rode balsem maakt dit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, in ieder geval zodanig dat zowel visueel als begripsmatig de indruk wordt gewekt dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, waarmee het verwarringsgevaar voor de rode balsem is gegeven.”

Ook bij geen gevaar voor verwarring kan volgens de rechtbank sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming. “De mate van overeenstemming tussen de afbeeldingen op de bovenzijde van het omdoosje en op de deksel van het glazen potje van Baynath c.s. enerzijds en het beeldmerk als door Haw Par c.s. geregistreerd onder nummer 584234 anderzijds acht de rechtbank niet zodanig dat verwarring is te duchten. Dit is met name het gevolg van het feit dat hier op de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen de vier bewegende dieren in de halve ovalen rondom de cirkelvormige afbeelding en ook de blauwe zuilen ontbreken. Daarnaast is sprake van een andere achtergrondkleur in de middencirkel (oranje respectievelijk wit bij de verpakkingen van Baynath c.s. en rood in het merk van Haw Par c.s.). Dit neemt evenwel niet weg dat ook hier de karakteristieke punten van overeenstemming, het gebruik van de goudkleurige kartelrand rondom de cirkel met middenin de van rechts naar links bewegende dieren en de aanduiding van het merk in zwarte letters in de buitenbovencirkel, overheersen. Dit laatste leidt er toe dat bij een globale beoordeling van de totaalindruk de mate van overeenstemming voldoende moet worden geacht om de conclusie rechtvaardigen dat het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de gebruikte tekens en het merk (associatie).”

Baynath verweert zich tevergeefs dat voor de beoordeling van de mate van overeenstemming het vormmerk niet relevant zou zijn, omdat het potje pas zichtbaar is nadat deze is uitgepakt faalt. ‘Post sale confusion’ speelt ook een rol bij de beoordeling. De consument die het potje uit de verpakking haalt kan alsnog in verwarring raken over de herkomst. De rechtbank neemt verwarringsgevaar aan, omdat het dominante bestandeel (zeshoekige vorm) van de potjes nagenoeg indentiek zijn.

Ook de verweren dat Haw Par geen verwarring zou hebben aangetoond, en dat hiervan geen sprake zou kunnen zijn, omdat de producten via gescheiden verkoopkanalen worden aangeboden, falen. De merken van Haw Par zijn bekende merken waardoor indirecte verwarring al voldoende is om inbreuk aan te nemen. Volgens de rechtbank is hiervan sprake.

Inbreuk op auteursrecht wordt afgewezen, omdat de verpakking in Singapore voor het eerst is openbaargemaakt en de daar geldende beschermingstermijn (50 jaar) is verlopen. De verpakking van Haw Par dateert uit 1934.

Lees het vonnis hier.