De president van de rechtbank oordeelde dat Euromedica aan enige voorwaarden niét had voldaan, en legde aan Euromedica een in algemene termen vervat bevel op om inbreuken op de rechten op het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden. In cassatie is aan de orde of een dergelijk algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, gegeven had mogen worden, gelet op de in het middel als onvoldoende richtinggevend bestempelde ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG, en gelet op het belang van de vrijheid van goederenverkeer in de EU.

Het hof heeft geoordeeld dat het verbod is beperkt tot inbreuken op het recht van Merck op het merk RENITEC door ompakking van het product met deze merknaam door Euromedica en dat het is gebaseerd op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, waaraan het de gevolgtrekking heeft verbonden dat aldus aan de eis is voldaan dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening van de draagwijdte ervan is te vinden. Onderdeel 2.1 komt tevergeefs tegen dit oordeel op.
Het hof heeft kennelijk de hiervoor aan het slot van 3.5.1 bedoelde maatstaf gehanteerd en heeft bij de toepassing daarvan niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel evenmin ontoereikend of onbegrijpelijk gemotiveerd. Het HvJEG heeft in zijn in een reeks van uitspraken ontwikkelde ompakkingsjurisprudentie, zoals in hoofdzaak weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.5 tot en met 5.8, een welomschreven opsomming gegeven van de eisen waaraan de parallelimporteur van merkgeneesmiddelen dient te voldoen. Nu het door de president gegeven verbod is beperkt tot gedragingen die, getoetst aan die rechtspraak, als inbreukmakend moeten worden bestempeld, is daarmee voldaan aan de eis dat het verbod toereikend is afgebakend. De omstandigheid dat ten tijde dat het verbod werd gegeven enkele van de van belang zijnde uitspraken van het HvJEG nog niet waren gedaan, behoefde het hof niet van zijn oordeel te weerhouden. Anders dan het onderdeel betoogt, zijn de in de jurisprudentie van het HvJEG ontwikkelde voorwaarden ook niet onvoldoende concreet om als grondslag voor het opgelegde verbod te dienen. Daarbij moet worden bedacht dat het bezwaar dat wordt gevormd door enige onzekerheid, die mede wordt veroorzaakt doordat toekomstige rechtsontwikkelingen in een verbod niet kunnen worden verdisconteerd, eigen is aan ieder algemeen luidend verbod. Tegenover het belang van de partij tegen wie het verbod is uitgesproken bij het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de vraag welke gedragingen onder het verbod zijn begrepen, in het bijzonder wanneer aan het verbod een dwangsom is verbonden, staat het belang van de rechthebbende bij bescherming van zijn recht, in het bijzonder als het gaat om rechten als het onderhavige merkrecht, die doorgaans slechts effectief kunnen worden beschermd door een verbod van verdere of dreigende inbreuken (waarbij een rol speelt dat de schade van dergelijke inbreuken zich vaak moeilijk laat bepalen). Dit belang wint bovendien aan gewicht ten opzichte van het rechtszekerheidsbelang van de verwerende partij indien die partij zich in het verleden reeds aan inbreuk schuldig heeft gemaakt.

Aan de klachten van onderdeel 2.2 ligt de stelling ten grondslag dat een algemeen verbod als hier gegeven, versterkt met een dwangsom, ook indien het verbod is afgebakend als door het hof vastgesteld, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 28 EG - en derhalve ongeoorloofd is - omdat het de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert. Het hierop toegespitste verweer in hoger beroep van Euromedica - waarvan de verwerping besloten ligt in 's hofs beslissing, zodat de in het onderdeel begrepen motiveringsklacht geen doel treft - berust op de gedachte dat de parallelimporteur, onder de dreiging van verbeurte van de dwangsom, door de merkhouder 'onder controle' wordt gehouden zolang hij niet zelf, door middel van een rechterlijke uitspraak in hoogste instantie, heeft aangetoond dat zijn (nieuwe) ompakking in overeenstemming is met de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG.
Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klacht is dat de regeling van de uitputting van het merkrecht in art. 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de daarop gebaseerde ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG reeds de neerslag vormen van de afweging van enerzijds het belang van het in art. 28 (en 29) EG gewaarborgde vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschap en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële eigendom die volgens art. 30 EG in- en uitvoerbeperkingen kan rechtvaardigen. Derhalve kan een aan een parallelimporteur van merkgeneesmiddelen opgelegd, met een dwangsom versterkt rechterlijk verbod dat is geënt op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, zonder meer niet tot de gevolgtrekking leiden dat het verbod een 'maatregel van gelijke werking' inhoudt. Voor zover het onderdeel een daarop gerichte klacht inhoudt, faalt het. Voor zover wordt geklaagd dat dit anders is indien het gaat om een algemeen verbod met dwangsom, zoals hier aan de orde, omdat de parallelimporteur, teneinde het risico van het verbeurd raken van de dwangsom niet te lopen, geneigd is zekerheidshalve ook gedragingen te vermijden die hem op grond van regelgeving en rechtspraak zouden zijn toegestaan, miskent het onderdeel dat een algemeen verbod, naar hiervoor in 3.5.1 is overwogen, beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het werd gegeven, daaronder begrepen zijn. Ook in zoverre mist het onderdeel dus doel.

HR verwerpt het beroep, veroordeelt Euromedica. Lees arrest.

De "sunrise period" duurt vier maanden en bestaat uit twee fases, die elk twee maanden duren. Registraties vinden plaats op een "first come, first serve" basis. In de eerste fase kunnen alleen de domeinnamen geregistreerd worden die overeenkomen met de naam, of 'roepnaam' van een overheidslichaan, het gebied dat wordt bestuurd door een overheidslichaam, of geregistreerde gemeenschaps- of nationale merken. Fase 2 is bedoeld voor registratie van domeinnamen die overeenkomen met andere rechten, zoals handelsnamen en titels van beschermde auteursrechtelijke werken, maar alleen voor zover die rechten in de lidstaten erkend worden.

Meer informatie over de start van de .eu domeinnaam is te vinden op de website van EURid (de organisatie die door de Europese Commissie is aangewezen om de .eu registratie te coördineren): https://www.eurid.org/

Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de om-standigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de bepaling in artikel 1.4 (Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GE-BIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen.) van de overeenkomst bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan FLEXI CASUAL toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestem-ming van Diesel onder de DIESEL-merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek, zo moet die bepaling naar het oordeel van de rechtbank worden uitgelegd, staat het FLEXI CASUAL vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door COSMOS op aanzienlijke schaal, schoenen met de DIESEL-merken, op de markt zijn gebracht, terwijl gesteld noch gebleken is dat door COSMOS met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan DIESEL of DIFSA zijn gepresenteerd. Daaruit moet worden afgeleid dat de door COSMOS in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen niet zijn te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4. van de overeenkomst zijn voorzien.

De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk.
 
Diesel wint. Lees vonnis