HvJ EU 20 oktober 2011, zaak C-281/10 (PepsiCo tegen Grupo Promer Mon Graphic)

In navolging van IEF 9650 (Concl A-G en noot Steinhauser) en IEF 8684 (Gerecht EU). Met samenvatting van Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP

In't kort. Hogere voorziening – Gemeenschapsmodellen – Omvang rechterlijke toetsing van beslissingen van BHIM inzake modellen – de beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld – Begrip ‚geïnformeerde gebruiker. Toetsing door het Gerecht EU en Toetsing voortbrengselen ipv modellen. Hogere voorziening wordt afgewezen.

Inhoudsopgave
0. introductie
1. De beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld
2. Het in aanmerking nemen van de gemiddelde consument uit het merkenrecht 
3a en 3b: De omvang van de rechterlijke toetsing
4. Toetsing van de voortbrengselen in plaats van de conflicterende modellen
5. Onjuiste voorstelling van de feiten

0. Introductie
Vandaag is eindelijk het lang verwachte arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJ EU" of "Hof") in de Grupo Promer-zaak gepubliceerd. Het is het eerste arrest van het Hof in een modellenzaak, en reeds om die reden relevant. Aanleiding tot dit arrest was het hoger beroep dat werd ingesteld door Pepsico tegen de uitspraak van het Gerecht EU van 18 maart 2001 (zaak T-9/07, IEF 8684).

Vooraf leek het erop dat het Hof eindelijk een analyse zou geven van een aantal begrippen uit Verordening 6/2002 betreffende de Gemeenschapsmodellen (hierna: "GModVo"). Helaas is dat niet het geval.

In het kort zijn met name de volgende twee zaken relevant:
- de definitie van "geïnformeerde gebruiker" uit het Shenzhen-arrest van het Gerecht wordt door het Hof bevestigd; en,
- het is onder omstandigheden mogelijk de voortbrengselen waarop een model is toegepast in de beoordeling te betrekken, maar dit kan alleen om de beoordeling op basis van de modelregistraties te bevestigen.
Ondanks dit wat tegenvallende resultaat zal ik het arrest hieronder in meer detail bespreken.

1. De beperkingen die aan de vrijheid van de ontwerper zijn gesteld
Het Hof merkt op dat PepsiCo niet het criterium als zodanig, maar de door het Gerecht uitgevoerde feitelijke toetsing ter discussie heeft gesteld, zonder aan te tonen dat sprake is van een onjuiste voorstelling van de feiten. Ook heeft Pepsico geen middel gericht tegen de relevantie van de elementen die bepalend zijn voor de vrijheid van de ontwerper, zoals het Gerecht die in par. 67 van het arrest had gedefinieerd (technische functie van het voortbrengsel of de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden leggen beperkingen op aan de vrijheid van de ontwerper). Evenmin heeft PepsiCo een middel gericht tegen de consequenties die het Gerecht daaruit trok in par. 72.

Aangezien PepsiCo zich uitsluitend heeft gericht op de feitelijke toetsing, levert dit geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het HvJEU. Het eerste onderdeel is volgens het Hof niet-ontvankelijk. (par. 44-45)

2. Het in aanmerking nemen van de gemiddelde consument uit het merkenrecht
Het HvJ EU sluit zich aan bij de opvatting van Advocaat-Generaal Mengozzi dat de geïnformeerde gebruiker een tussenvorm is tussen gemiddelde consument uit het merkenrecht, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Volgens het Hof heeft het betrekking op een gebruiker die "in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector" (par. 53). Volgens het Hof heeft het Gerecht wel degelijk dit tussenbegrip toegepast (par. 54).

Zoals de Advocaat-Generaal ook opmerkte in zijn conclusie bestaan er gevallen waarbij de geïnformeerde gebruiker de voorwerpen waarop de modellen betrekking hebben niet direct kan vergelijken. Het Gerecht heeft de algemene indruk dan ook terecht niet beoordeeld met het uitgangspunt dat de geïnformeerde gebruiker de modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (par. 56).

Over het aandachtsniveau van de geïnformeerde consument sluit het Hof zich aan bij de overweging uit het arrest van het Gerecht in de zaak Shenzhen (T-153/08). Volgens het Hof suggereert het bijvoeglijk naamwoord geïnformeerd, dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn:

- de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent;
- een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten; en,
- door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau. (par. 59)

Het Hof oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen, dat voorzover het Gerecht een correcte methode heeft toegepast de geïnformeerde gebruiker te definiëren, niet kan worden geconcludeerd dat de bewoordingen "gemakkelijk zal worden opgemerkt" op zich impliceren dat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker onjuist is beoordeeld. (par. 60-61)

3a en 3b: De omvang van de rechterlijke toetsing
PepsiCo betoogde onder verwijzing naar het arrest van het Hof in de zaak Schräder/CBP (C-38/09 P, IEF 7304, IEF 8008 (Noot Koenraad)) dat het gedetailleerde onderzoek dat door het Gerecht werd uitgevoerd uitgebreider is dan de taak waarmee het Gerecht op grond van artikel 61 lid 2 GModVo belast is. Volgens PepsiCo had het Gerecht de beantwoording van de vraag of al dan niet sprake is van eeenzelfde algemene indruk aan de beoordeling van de Kamer van Beroep moeten overlaten. (par. 62)

Volgens het Hof blijkt uit de zaak Edwin/BHIM (C-263/09 P, IEF 9885) dat het Gerecht bevoegd is een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop de Kamer van Beroep de gegevens heeft beoordeeld. Hoewel het Gerecht een zekere beoordelingsvrijheid heeft, is het Gerecht bij de toetsing van de beslissing van de Kamer van Beroep van het OHIM niet buiten de herzieningsbevoegdheid is gegaan waarover het Gerecht op basis van artikel 61 van de GModVo beschikt. Het derde onderdeel wordt zonder verdere motivering ongegrond verklaard. (par. 66-67)

4. Toetsing van de voortbrengselen in plaats van de conflicterende modellen
Hoewel het volgens het Hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting om bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben in aanmerking te nemen, blijkt volgens het Hof uit het werkwoord "bevestigen" dat het Gerecht zijn bevindingen heeft gebaseerd op de conflicterende modellen zoals deze zijn ingeschreven.
De vergelijking van de reële voortbrengselen is alleen ter verduidelijking gebruikt, teneinde de reeds getrokken conclusies te bevestigen. (par. 73-74)

Het vierde onderdeel wordt ongegrond verklaard.

5. Onjuiste voorstelling van de feiten
Het Hof verwijst bij de bespreking van dit onderdeel naar de artikelen 256 VWEU, artikel 58 van het Statuut en Artikel 112 van het reglement van procesvoering en concludeert dat degene die deze grief aanvoert precies dient aan te geven welke elementen volgens hem onjuist zijn voorgesteld en aantoont welke fouten in de analyse het Gerecht hiertoe hebben gebracht. (par. 78)

Volgens het Hof heeft PepsiCo dit onvoldoende gedaan, en dient het vijfde onderdeel om die reden niet ontvankelijk te worden verklaard.
****

43 Vastgesteld moet worden dat PepsiCo met het eerste onderdeel van het door haar aangevoerde middel het Gerecht in wezen verwijt, te hebben geoordeeld dat het centrale cirkelvormige gedeelte, de verhoogde rand en de soortgelijke proporties van de betrokken modellen niet uit een beperking van de vrijheid van hun ontwerper voortvloeien, terwijl deze gelijkenissen in werkelijkheid noodzakelijk zijn opdat de betrokken voortbrengselen hun rol zouden kunnen vervullen. Volgens PepsiCo heeft het Gerecht daardoor de algemene indruk die door elk van de conflicterende modellen wordt gewekt, onjuist beoordeeld.

44 Aldus beoogt PepsiCo een feitelijke beoordeling van het Gerecht ter discussie te stellen, zonder aan te tonen dat sprake is van onjuiste voorstelling van de feiten en zonder op te komen tegen de relevantie van de elementen die bepalend zijn voor de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, zoals die door het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest zijn gedefinieerd, te weten onder meer het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt dan wel de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden, noch tegen de consequenties die het Gerecht in punt 72 van dat arrest daaraan heeft verbonden.

45 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (arrest van 29 april 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C 470/00 P, Jurispr. blz. I 4167, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Geïnformeerde gebruiker

53 Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

54 Vastgesteld moet worden dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest wel degelijk dit tussenbegrip heeft toegepast. Dit blijkt overigens uit de conclusies die het in punt 64 van het bestreden arrest heeft getrokken waar het verklaart dat de geïnformeerde gebruiker in casu een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud kan zijn óf de marketingdirecteur van een onderneming die voortbrengselen vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door „pogs”, „rappers” of „tazos” aan te bieden.

59. (...) Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

Toetsing door het Gerecht 
67. Stellig kan het Gerecht, naar analogie met het voormelde arrest Schräder/CBP, het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken.

68. Vastgesteld moet echter worden dat het Gerecht in de concrete omstandigheden van de onderhavige zaak niet verder is gegaan dan het toetsen van de litigieuze beslissing conform de herzieningsbevoegdheid waarover het volgens artikel 61 van verordening nr. 6/2002 beschikt.

Toetsing voortbrengselen ipv modellen
74. Hoe dan ook blijkt uit het gebruik van het werkwoord „bevestigen” in punt 83 van het bestreden arrest dat het Gerecht zijn bevindingen in werkelijkheid heeft gebaseerd op de conflicterende modellen zoals deze in de respectieve inschrijvingsaanvragen zijn beschreven en weergegeven, zodat de vergelijking van de reële voortbrengselen enkel ter verduidelijking is gebruikt, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen, en die vergelijking niet als de grondslag van de motivering van het bestreden arrest kan worden beschouwd. 

Voor het volledige dossier: klik hier.

Gerecht EU 20 oktober 2011 zaak T-238/10 (Staphanie Scatizza tegen OHIM / Manuel Jacinto Lda)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Aanvraag voor Gemeenschapsbeeldmerk Horse Couture tegenover ouder Portugees beeldmerk HORSE (beiden voor ´lederwaren en zadels´. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en overeenstemmende tekens. Visuele element is niet, ook niet tussen beeldmerken, bepalend. In dit geval echter, gezien dat de goederen gewoonlijk worden gekocht 'op zicht;, maakt visuele aspect van groter belang in algehele onderzoek naar verwarringsgevaar. Er is dus wel verwarringsgevaar te duchten.

46. The argument that the visual aspect of the comparison is decisive must be rejected. Admittedly, according to settled case‑law, in the context of the overall assessment of the likelihood of confusion, the visual, phonetic or conceptual aspects of the signs at issue do not always have the same weight and it is appropriate then to examine the objective conditions under which the marks may be present on the market (...). Thus, if the goods covered by a given mark are sold only on oral request, the phonetic aspects of the sign in question are bound to have greater significance for the relevant public than the visual aspects (...). By contrast, the degree of phonetic similarity between two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that the relevant public, when making a purchase, usually perceives visually the mark designating those goods (...).

47      However, in the present case, even if it is assumed that the goods concerned are habitually bought ‘on sight’ and that the visual aspect is, as a result, of greater importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, such a finding would still be fully justified because, as was noted in paragraph 32 above, the marks at issue indeed also display a degree of visual similarity. In any event, it must be held that the degree of similarity between the marks at issue is such (see paragraph 43 above) as to lead to the conclusion that a likelihood of confusion exists irrespective of whether or not the visual aspect is more important than the other aspects.

48      Indeed, the visual differences between the marks at issue are offset by the fact that the marks are conceptually identical and phonetically similar, and also by the identity or similarity of the goods concerned. Therefore, the differences between the marks are not sufficient to remove a likelihood of confusion in the minds of the relevant public.

Hof Amsterdam 19 juli 2011, LJN BT8702 (A.B. Medical B.V. tegen Medisch Centrum Boerhaave B.V.)

Als randvermelding, parallelle publicatie RB 1164. Reclamerecht. Bewijsopdracht inzake afspraak rondom voor rekening nemen van advertentiekosten. 

Medical is leverancier van medische artikelen. Zij heeft in 1999 en begin 2000 borstprotheses en zogenoemde Softform en Hylaform aan Boerhaave geleverd. Boerhaave heeft een aantal facturen van Medical onbetaald gelaten. Een deskundigenbericht, door adhv de administratie van partijen onderzoek te doen naar o.a. aantallen geleverde producten, dit laat zien dat is gerekend met verkeerde prijs (verschil f 37.000), prijs geldt per verpakking en niet per stuk.

Daarbij biedt Medical (wederom) aan te bewijzen dat afspraken zijn gemaakt dat Boerhaave een derde van advertentiekosten voor rekening neemt. Het hof staat bewijslevering middels getuigenverhoor toe en houdt iedere beslissing aan.

2.7.1 Medical heeft in eerste aanleg gesteld dat met Boerhaave (en andere klinieken) de afspraak is gemaakt dat Boerhaave een derde deel van de advertentiekosten voor haar rekening zou nemen. Medical en [G.-V.] van Body Questions en Body Services, zouden volgens Medical ieder ook een derde deel betalen. Boerhaave heeft de gestelde afspraak betwist.

2.7.2 Grief II in principaal hoger beroep is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van het voor advertentiekosten gevorderde bedrag van in totaal ƒ 24.179,15 (€ 10.972,02). Medical heeft in hoger beroep opnieuw te bewijzen aangeboden dat met Boerhaave een afspraak is gemaakt over een bijdrage in de advertentiekosten, door het andermaal doen horen van [B.] en [H.], alsmede door het doen horen van [G.], directeur van de firma Body Questions, welke firma in haar visie als derde partij was betrokken bij de afspraken omtrent de advertenties.

Beslissing: laat Medical toe tot het bewijs dat met Boerhaave is overeengekomen dat zij een derde deel van de advertentiekosten voor haar rekening zou nemen;

Gerecht EU 20 oktober 2011 zaak T-214/09 (COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH tegen OHIM/El Corte Inglés)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag uitbreiding van internationale registratie van gemeenschapswoordmerk "COR". Ouder gemeenschapswoordmerk CADENACOR, relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en overeenstemmende tekens voor soorgelijke goederen. Verwarringsgevaar kan niet abstract worden getoetst, maar wordt bezien in de context van de algehele analyse. Overeenstemmend 'fanciful word' cor en woordelement cadena geeft geen onderscheidend vermogen. Afwijzing van de klacht, oppositie toegewezen.

68      It should also be pointed out that the likelihood of confusion cannot be determined in the abstract, but must be assessed in the context of an overall analysis that takes into consideration all of the relevant factors of the case in question, especially the nature of the goods and services at issue, marketing methods, whether the public’s level of attention is higher or lower and the habits of that public in the sector concerned (judgment of 17 February 2011 in Case T-385/09 Annco v OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), not yet published in the ECR, paragraph 50).

69      In the present case, the Board of Appeal found, at paragraph 33 of the contested decision, first, that the goods were partly identical and partly similar and, second, that the signs coincided in the fanciful word ‘cor’ and that the word element ‘cadena’ could not serve to distinguish between the signs, even for an attentive consumer. The Board of Appeal held, therefore, at paragraph 34 of the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the two signs.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het internationale woordmerk „COR” voor waren van de klassen 20 en 27 die overeenkomstig het Protocol van Madrid een verzoek om territoriale uitbreiding tot de Europese Gemeenschap heeft ingediend, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 376/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 maart 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de bescherming van het communautaire merkensysteem wordt geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „CADENACOR” voor waren van klasse 20

Gerecht EU 20 oktober 2011, zaak T-189/09 (Poloplats tegen OHIM/Polypipe Building Products(P))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieproceduren tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk "P" door houder gemeenschapsbeeldmek "P" en "P POLYPIPE". Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens. De gestileerde {p} impliceert een auditieve gelijkheid, maar het woordelement polypipe haalt overeenstemming weg, hier heeft OHIM fout gemaakt. Maar die fouten zijn niet genoeg om beslissing te vernietigen (r.o. 85). Gerecht wijst klacht af.

77 Auch wenn das Wortelement „polypipe“ den Grad klanglicher Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen vermindert, ist der klangliche Unterschied, den dieses Element begründet, daher nicht geeignet, die klangliche Identität der angemeldeten Marke und des dominierenden Bestandteils der älteren Marke Nr. 2685691 derart in Frage zu stellen, dass ein in klanglicher Hinsicht sehr unterschiedlicher Gesamteindruck der beiden einander gegenüberstehenden Marken entstünde.

78 Der gemeinsame Bildbestandteil, der ein stilisiertes „p“ darstellt, impliziert somit eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen.

85 Es ist festzustellen, dass die Fehler, die die Beschwerdekammer beim Vergleich der Marken in begrifflicher Hinsicht und beim klanglichen Vergleich dadurch begangen hat, dass sie die einander gegenüberstehenden Zeichen als identisch angesehen hat, nicht genügen, um die angefochtene Entscheidung aufzuheben, weil die Zeichenähnlichkeit nur einer der Umstände ist, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Es ist daher zu prüfen, ob bei bildlicher und klanglicher Zeichenähnlichkeit das Bestehen von Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann (vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, Trek Bicycle/HABM – Audi [ALLTREK], T‑158/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75).

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk „P” voor waren en diensten van de klassen 6, 11, 17, 19 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 80/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 februari 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van de gemeenschapsbeeldmerken „P” en „P POLYPIPE” voor waren van de klassen 6, 11, 17, 19 en 20 is ingesteld

HvJ EU 20 oktober 2011, gevoegde zaken C-344/10 P C-345/10 P (Freixenet SA tegen OHIM)

In navolging van IEF 2698 (GvEA)

Merkenrecht. Vormmerk. Hogere voorzieningen. Aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken die een witte gematteerde fles en een zwarte gematteerde fles afbeelden. Weigering van inschrijving vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Zowel Gerecht EU als Kamer van Beroep OHIM hebben blijk gegeven van een onjuist rechtsopvatting dat "de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel" en geen verder onderzoek te doen naar significante afwijking van de norm waardoor onderscheidend vermogen kan worden vastgesteld, immers geen enkele fles wordt verkocht zonder etiket. HvJ EU vernietig beslissingen van Gerecht EU en OHIM en doet zelf de zaak af.

In citaten:

50 In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afweken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er immers toe beperkt om in algemene termen vast te stellen in respectievelijk de punten 79 et 78 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt.

54 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in de onderhavige zaak het geval.

55 De vorderingen die Freixenet bij het Gerecht heeft ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissingen en gesteund op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moeten worden toegewezen om de redenen die in de punten 45 tot en met 52 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet. De kamer van beroep van het BHIM heeft immers blijk gegeven van dezelfde onjuiste rechtsopvatting als het Gerecht door in respectievelijk de punten 34 en 37 en 31 en 34 van de beslissingen van 30 oktober en van 20 november 2007 te oordelen dat „de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel”, en door niet te onderzoeken of de aangevraagde merken niet zodanig significant afweken van de norm of van wat gangbaar was in de sector dat zij onderscheidend vermogen bezaten.

56 In die omstandigheden moeten de litigieuze beslissingen worden vernietigd, zonder dat de overige middelen die door Freixenet in het kader van haar beroepen bij het Gerecht zijn aangevoerd behoeven te worden onderzocht.

HvJ EU 30 september 2011 zaak C-541/10 P (Quinta do Portal SA tegen OHIM/Vallegre, Vinhos do Porta SA) - computervertaling

Hogere voorziening na Gerecht EU (sept 2010). Gemeenschapsmerk. Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 8, paragraaf 1 b) - de communautaire woordmerk PORTO ALEGRE. Ouder nationaal woordmerk VISTA ALEGRE. Relatieve weigeringsgrond. Verwarringsgevaar: nietigverklaring van het merk. Beroep van Quinta do Portal wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bovendien is de term alegre geplaatst aan het einde van elk van de twee merken kan niet worden beschouwd als dominerend bestanddeel en dat de combinatie "port" en "alegre" samen logisch en conceptueel.

42      Or, il est constant que, par ses arguments relatifs à l’absence de similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la requérante se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soit alléguée.

43      Par ailleurs, ayant déjà fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que le terme «alegre», placé à la fin de chacune de ces deux marques en conflit, ne revêtait pas de caractère distinctif et ne pouvait pas être considéré comme l’élément dominant des marques en cause et, d’autre part, que le caractère distinctif de la marque communautaire découlerait de la combinaison des deux termes «porto» et «alegre», qui formeraient ensemble une unité logique et conceptuelle propre, Quinta do Portal se limite, dans le cadre du pourvoi, à réitérer les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en les écartant pour les motifs repris aux points 27 à 29 de l’arrêt attaqué.

44      De même, lorsqu’elle reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en compte la circonstance qu’aucune desdites marques ne revêt les caractéristiques d’une marque notoirement connue ou de renommée et donc d’une marque forte, Quinta do Portal se borne à répéter les arguments présentés dans sa requête en première instance et n’identifie pas les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant lesdits arguments par les motifs énoncés au point 31 de l’arrêt attaqué.

45      Partant, il y a lieu de déclarer le moyen unique invoqué par Quinta do Portal manifestement irrecevable.

HvJ EU 20 oktober 2011, zaak C-140/10 (Greenstar-Kanzi Europe NV tegen Jean Hustin & Jo Goossens)

In navolging van IEF 9907 (Concl A-G), IEF 9262  (Noot Koenraad) Prejudiciële vragen door Hof van Cassatie van België.

Kwekersrecht. Kwekersrechtverordening. Beginsel van uitputting communautair kwekersrecht, licentieovereenkomst. Vordering wegens inbreuk tegen derde – Schending van licentieovereenkomst door licentiehouder in zijn contractuele betrekkingen met derdeTeelt- tegenover oogstmateriaal, i.c. „Kanzi”appels.

Vragen

Moet artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/941 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd door verordening (EG) nr. 873/20042 van de Raad van 29 april 2004, in samenhang gelezen met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27 en 104 van voornoemde verordening nr. 2100/94, aldus worden uitgelegd dat de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen eenieder die handelingen verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouder wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouder en de houder van het communautair kwekersrecht, ingeval van verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd?

Zo ja, is het voor de beoordeling van de inbreuk van belang dat diegene die voornoemde handeling verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te zijn van de aldus in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen?

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: 

1) Artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004, gelezen in samenhang met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, en 104 van deze verordening, moet in omstandigheden als die van het hoofdgeding aldus worden uitgelegd dat de houder of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen. (r.o. 21 - 44) 

2) Voor de beoordeling van de inbreuk is het van geen belang dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen. (zie r.o. 45 - 49)

Curia: Verzoek om een prejudiciële beslissing – Hof van Cassatie van België – Uitlegging van de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, 94 en 104 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 (PB L 162, blz. 38) – Civielrechtelijke vorderingen – Vordering door de houder van een communautair kwekersrecht of door een licentiehouder ingesteld tegen een persoon die met betrekking tot het oogstmateriaal van het verkregen beschermde ras bepaalde handelingen jegens de licentiehouder heeft gesteld, zonder de beperkingen die in de met de houder van het beschermde recht gesloten licentieovereenkomst zijn opgenomen, in acht te nemen.

Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2011 KG ZA 11-836 (Entertain Dinnerware B.V. tegen Honda Motor Co. Ltd)

Met dank aan Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen www.plp.nl.

Merkenrecht. Verwijdering van stickers.

Honda is houdster van Gemeenschapswoord en beeldmerken GX en POWERED by HONDA. Entertain verhandelt een partij van 575 generatoren met op de verpakking GX390 en in handleiding POWERED BY GX390.

Verzoek van Entertain tot opheffing van het beslag op 575 generatoren is afgewezen (r.o. 5.2). Tevens is het verzoek tot verwijderen van de stickers met het GX-merk van Honda en type aanduiding 390 en het retourzenden van de generatoren naar China eveneens afgewezen. Bij dit alles voert Honda ook aan dat uit laboratoriumonderzoek de namaakaggregaten een gevaar voor volksgezondheid opleveren en onveilig zijn. Honda heeft recht en belang bij handhaving van het gelegd beslag.

Proceskosten ex 1019h Rv gevorderd, toegewezen volgens indicatietarieven in IE-zaken: ad €560 vastrecht en €6.000 salaris advocaat

5.3. Dat sprake is van een inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Entertain betekent voorts dat sprake is van namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 sub a onder i) van de Verordeing (EG) 1383/2003. Op grond van deze verordening heeft Honda het recht de douaneautoriteiten te verzoeken om op te treden tegen deze namaakproducten. Vooralsnog valt niet in te zien dat Honda er in dat verband genoegen mee dient te nemen dat de stickers met de aanduiding "GX390" worden verwijderd en de verpakkingen en handleidingen worden vernietigd, ook niet indien Entertain de aggregaten vervolgens terugstuurt naar de leverancier in China. Het doel van de Verordening (EG) 1983/2003 is - kort gezegd - het uit de handel brengen van (onder meer) namaakproducten. 
(...)
Met dit doel zou niet stroken dat goederen, die in eerste instantie aangemerkt zijn als "namaak", nadien onder verwijdering van de inbreukmakende aanduidingen, alsnog in het verkeer zouden mogen worden gebracht. Dat zal er immers niet toe leiden dat de illegale activiteiten bestaand in het namaken van goederen een halt wordt toegeroepen. Niet uit te sluiten valt, zoals Honda heeft aangevoerd, dat de stickers met daarop de inbreukmakende aanduiding na vrijgave weer worden teruggeplakt. Honda hoeft evenmin genoegen te nemen met terugzending van de aggregaten naar China na verwijdering van de inbreukmakende aanduiding.

Evenmin valt uit te sluiten dat getracht zal worden om de aggregaten alsnog op de Europese markt te brengen. Bij dit alles komt nog dat Honda heeft aangevoerd dat de aggregaten van Entertain een potentieel gevaar voor de volksgezondheid opleveren en onveilig zijn. Honda is tot die conclusie gekomen na bestudering van de aggregaten en vergelijking daarvan met de namaakaggregaten waarnaar eerder laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en welke onveilig bleken. Vooralsnog valt niet uit te sluiten dat de veronderstelling van Honda dat de aggregaten onveilig zijn juist is. Ook om die reden heeft Honda belang bij het handhaven van het beslag op de namaakgoederen.

5.4. Nu Honda recht en belang heeft bij handhaving van het gelegd beslag, zal de vordering van Entertain tot opheffing van het beslag worden afgewezen. Of het uiteindelijk tot vernietiging van de aggregaten moeten komen, zal in een bodemprocedure moeten worden beslist.

BGH I. Zivilsenats 1 juni 2011, I ZR 140/09 (Lernspiele) – persbericht

Met samenvatting van Annemieke Kooy, BarentsKrans N.V.
Duitsland. Auteursrecht. Leerspellen. Werken van wetenschap en de vorm. Kunnen bepaalde “Lernspiele” auteursrechtelijk beschermd worden?

Duitse uitspraak De “Lernspiele” in kwestie zijn de spellen die sommigen onder u misschien nog – uit een hele vroege jeugd – kennen. De bedoeling van het spel is dat vierkante plaatjes/tegeltjes op de juiste plaats in een houder worden gelegd. Wat de juiste plaats is, wordt bepaald door een vraag –bijvoorbeeld een rekensom- op een “Aufgabenheft” of “Übungsheft” en het antwoord – bijvoorbeeld een getal dat de uitkomst van de rekensom weergeeft - op het vierkante plaatje. Om te contoleren of alle vierkantjes met de antwoorden inderdaad op de juiste plek, dus bij de goede oplossing zijn gelegd, wordt de houder met daarin de tegeltjes omgedraaid. Nu worden de achterkanten van de vierkantjes zichtbaar en als het goed is, is daar een harmonisch, abstract, gekleurd patroon op te herkennen, bijvoorbeeld cirkels of trapezia. De procedure betrof drie typen van de “Lernspiele” (“pocketLÜK”, “bambinoLÜK” en “miniLÜK”). Grote gemene deler was dat er kan worden gecontroleerd of de opgaven goed zijn opgelost, door een onderdeel van het spel “Kontrollgeräte” om te draaien of om te slaan.

Gedaagde brengt varianten van deze “Lernspiele” op de markt (“Taschen Logolino”, “Logolino Junior” en “Logolino”), die volgens hetzelfde principe werken. De harmonische patronen op de “Kontrollgeräte” van deze “Lernspiele” tonen andere harmonieuze abstracte afbeeldingen dan de LÜK-serie, bijvoorbeeld een patroon met vierkanten in plaats van cirkels. Ook de voorzijden van de tegeltjes met daarop de antwoorden tonen niet dezelfde afbeeldingen.

Het Berufungsgericht oordeelde dat de voorliggende “Kontrollgeräte” van de  “Lernspiele” noch werken van (toegepaste) kunst zijn, noch werken van wetenschap. (Paragraaf 28.)

Het Berufungsgericht oordeelde dat het mogelijk kan zijn dat de “Kontrollgeräte” in samenhang met de “Aufgabenhefte” een werk van wetenschap zouden kunnen vormen. Als eenheid brengen deze onderdelen van de “Lernspiele” immers wel degelijk informatie over, in tegenstelling tot de (losse) “Kontrollgeräte” die zelf geen informatie verschaffen. Na deze vaststelling beoordeelde het Berufungsgericht de auteursrechtelijke vraag echter uitsluitend op grond van de “Kontrollgeräte” op zich zelf. De “Kontrollgeräte” genoten geen bescherming als werk van wetenschap en gedaagde had bovendien de voorstellingen op de “Kontrollgeräte” niet overgenomen, reden waarom het Berufungsgericht de vorderingen afwees.

Het BGH oordeelt (in paragraaf 41) dat het Berufungsgericht tegen die achtergrond de aanspraak op grond van auteursrechtinbreuk niet mocht afwijzen. Het BGH spreekt zich verder uit over de inhoud van de “Aufgabenhefte” en oordeelt dat er onvoldoende afstand is genomen van de “Aufgabenhefte” van de eiser.

Onder de gegeven omstandigheden is volgens het BGH voldoende dat, voor auteursrechtelijke bescherming als werk van wetenschap, de “Lernspiele” afwijken van wat standaard (alledaags) is in het desbetreffende gebied; dan kan reeds sprake zijn van een persoonlijke intellectuele schepping. (Zie hiervoor paragraaf 44 van de uitspraak.)

Als gevolg van de terugverwijzing zal het Berufungsgericht ook haar considerans dat er geen sprake was van inbreuk omdat de gedaagde niet dezelfde afbeeldingen van de “Kontrollgeräte” gebruikt als eiser en de inhoud van de werken niet had overgenomen, opnieuw moeten afwegen. Bij werken van wetenschap gaat het immers niet om de al dan niet overgenomen inhoud van het werk, maar om de vorm waarin het is gegoten. Wanneer deze stelling op een wetenschappelijk artikel wordt toegepast, geldt dat andere auteurs ook melding mogen maken van de bevindingen of het gedachtengoed uit dat artikel, maar de tekst of afbeeldingen uit het artikel mogen niet letterlijk worden overgenomen. Het BGH lijkt te stellen dat het Berufungsgericht ten onrechte had bekeken of de inhoud van de LÜK-serie door de gedaagde was overgenomen.

Nederland

In Nederland werd eveneens geoordeeld dat leerboeken met oefenopgaven en antwoordboeken niet los van elkaar kunnen worden gezien (IEF 10093). In deze procedure was echter ten eerste sprake van tekst die op creatieve keuzes berustte en ten tweede van een directe overname van die tekst door gedaagde. In de Duitse zaak over de “Lernspiele” moet nog worden besloten of het auteursrechtelijk beschermde werken betreft, waarbij van belang is dat de afbeeldingen op de “Kontrollgeräte” geografische vormen zijn, zoals cirkels of trapezia, die mogelijk niet voldoende blijk geven van een intellectuele inspanning en een persoonlijk stempel van de maker.

Idee tegenover vormgeving van het idee

Het is interessant om te volgen wat het Berufungsgericht na verwijzing zal beslissen, met name waar het neerkomt op beantwoording van de vraag of de abstracte patronen, in samenhang met de oefenopgaven, als werken in de zin van de auteursrecht kunnen worden beschouwd. Volgens het BGH hoeven de gecombineerde onderdelen van het leerspel slechts af te wijken van wat in de desbetreffende markt “alledaags” is. Of de Nederlandse rechter er net zo over zou denken, is te betwijfelen.

Het Berufungsgericht heeft in haar eerdere uitspraak al geconstateerd dat het idee van een controle door tweezijdig bedrukte tegeltjes of kiepschaaltjes niet auteursrechtelijk beschermd is.  Bij het Berufungsgericht zou na verwijzing in ieder geval de vraag centraal moeten staan of de combinatie van alle onderdelen van het leerspel samen kunnen worden gezien als een vormgeving van het idee die auteursrechtelijk beschermd kan worden.

Als het Berufungsgericht na verwijzing de auteursrechtelijke bescherming aanneemt, zal het de inbreukvraag opnieuw moeten beoordelen. Hierbij zal het Berufungsgericht te maken krijgen met de vraag of een bepaald idee, dat weliswaar in een bepaalde vorm  is weergegeven, niet een te brede bescherming krijgt.

Het BGH heeft aangegeven dat, in geval van werken van wetenschap, de vorm niet mag worden overgenomen; de inhoud van het werk eventueel wel. Blijkens de Duitse uitspraak zijn in de spellen van gedaagdes Logolino-serie geen van beide elementen overgenomen. De oefenopgaven zijn immers anders dan die uit de LÜK-serie en ook de afbeeldingen verschillen. Zouden deze spellen als inbreukmakend worden beoordeeld, dan zou het Berufungsgericht in feite bescherming geven aan het abstracte idee van een spel waarmee kan worden gecontroleerd of de opgaven goed zijn opgelost, door een onderdeel te draaien of om te slaan. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat het Berufungsgericht na revisie de vorderingen van de eiser zal toewijzen.