Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2012, LJN BX9629 (eiseres tegen gedaagde)

Als randvermelding. Internationaal privaatrecht. Nakoming (mondeling overeengekomen) distributieovereenkomst merkwijnen.

Eiseres is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Schiedam, die zich bezig houdt met de distributie en verkoop van wijnen. Eiseres maakt deel uit van de [X] Groep die zich overkoepelend bezig houdt met de distributie en verkoop van merkproducten op het gebied van gedestilleerde dranken en wijnen. Gedaagde is een familiebedrijf / wijnhuis dat gevestigd is te Spanje. Zij houdt zich bezig met de productie en leverantie van verschillende soorten wijnen, waaronder sinds 1965 wijnen van het merk Estola.

Tussen partijen was een mondelinge overeenkomst met betrekking tot de distributie en verkoop van wijnen van het merk Estola in Nederland. Ongeveer vanaf april 2012 is de distributie/verkoop van het merk Estola (tezamen met de overige door de [X] Groep vertegenwoordigde merken) ter hand genomen door een nieuw opgerichte verkooporganisatie genaamd Inspirits. Eiseres vordert dat gedaagde tot de nakoming van de verplichtingen uit de distributieovereenkomst wordt veroordeeld voor de periode na de beëindiging van de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De voorzieningenrechter oordeelt over het toepasselijke recht dat aangenomen moet worden dat in de rechtsverhouding tussen partijen de kenmerkende prestant de distributeur is, welke in Nederland (Schiedam) is gevestigde. De voorzieningenrechter wijst de vordering en een voorschot op de schadevergoeding toe.

Inhoudsindicatie rechtspraak.nl: IPR: bevoegdheid, artikel 5 aanhef en lid 1 Vo 44/2001, en toepasselijk recht: anticipatieregels Balenpers-arrest, EVO v.t., artikel 4 leden 1 en 2. Materiële geschil. Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opzegbaarheid/zwaarwegende grond vereist. Arrest Gemeente De Ronde Venen/Stedin c.s., HR 28/10/2011 (t.o.v. Latour/De Bruijn, HR 3/12/1999): in beginsel opzegbaarheid en afweging wederzijdse belangen. Redelijke opzegtermijn. Voorschot schadevergoeding.

4.10.  Vaststaat dat de distributieovereenkomst in 1985/1986 is aangegaan tussen de rechtsvoorgangster van [eiseres] en [gedaagde]. Vanaf 2001 waren, na naar aangenomen wordt rechtsgeldige contractsoverneming, als partijen bij de distributieovereenkomst aan te merken [eiseres] en [gedaagde]. Niet gebleken is dat de contractuele verhouding tussen deze laatste partijen sinds 2001 is gewijzigd (althans niet op essentiële punten, wel hebben zich personele wijzigingen voorgedaan aan de zijde van [eiseres]), terwijl de verstandhouding steeds goed te noemen was en men van de zijde van [gedaagde], naar eveneens mag worden aangenomen, tot de tweede helft van 2010 overwegend tevreden was over de wijze van nakoming van de distributieovereenkomst door [eiseres]. Voor zover in het kader van deze procedure kenbaar was pas vanaf 2010 sprake van het ontstaan van klachten aan de zijde van [gedaagde] ten aanzien van (o.a.) de wijze van communiceren (in 2010) en de achterstand in de betaling van facturen (in 2011) (zie producties 4 en 5 van [gedaagde]).

4.16.2.  In het licht van de aard en de inhoud van de distributieovereenkomst en de omstandigheden van het geval en na afweging van de wederzijdse belangen van partijen (zie ook hiervoor onder 4.15) acht de voorzieningenrechter in dit geval een opzegtermijn van negen maanden (tegen 1 januari 2013) redelijk. Van doorslaggevend belang daarbij heeft de voorzieningenrechter geacht de lange duur van de distributieovereenkomst (ook nu [eiseres] feitelijk pas sinds 2001 bij deze overeenkomst als partij is betrokken), de intensiteit van de samenwerking tussen partijen en de, zelfs ter zitting nog niet ter discussie staande, voortdurende goede verstandhouding tussen partijen. [gedaagde] heeft in het kader van de opzegging van de distributieovereenkomst mitsdien een te korte opzegtermijn in acht genomen. Hiermee is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de, uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende, verbintenis om op grond van die overeenkomst een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. De in beginsel nietig te achten opzegging tegen de te korte termijn van (uiteindelijk) 1 oktober 2012 zal de voorzieningenrechter evenwel op basis van artikel 3:42 BW converteren in een geldige opzegging tegen 1 januari 2013. Dit brengt met zich dat de hiervoor onder 3.1 weergegeven primaire vordering van [eiseres] tot nakoming van de distributieovereenkomst door [gedaagde] zal worden toegewezen voor zover het de periode tot en met 31 december 2012 betreft, zulks op de wijze als hierna in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de daarbij gevorderde dwangsom te matigen en in tijd te maximeren. De voorzieningenrechter merkt in dat kader nog op dat partijen, gelet op de ook sinds 20 maart 2012 kennelijk nog goed verlopen samenwerking tussen hen, in staat moeten worden geacht deze (wijze van) samenwerking tot en met 31 december 2012 te handhaven en voort te zetten.

De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt [gedaagde] om de voor haar uit de distributieovereenkomst jegens [eiseres] voortvloeiende verplichtingen tot en met 31 december 2012 onverkort na te komen en verbiedt [gedaagde] haar Estola producten tot en met 31 december 2012 aan derden binnen Nederland (ter distributie) te verkopen en leveren, op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 1.500,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] na betekening van dit vonnis in gebreke blijft daaraan te voldoen tot en met 31 december 2012,

Hof Leeuwarden 9 oktober 2012, LJN BX9749 (Scheidingskantoor X tegen De Scheidingsplanner B.V.)

In navolging van IEF 10123. Merkenrecht. Adwords. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Over het inroepen van een woordmerk dat op grond van de spoedprocedure is ingeschreven en door Bureau voorlopig is geweigerd en het onderscheidend vermogen van een samengesteld beeldmerk. Er is geen inbreuk door enkel gebruik van het woord als trefwoord bij Google. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen zijn geen bijkomende omstandigheden gesteld. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt.

Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken. De vorderingen worden afgewezen.

In citaten:

Inbreuk beeldmerken?
19.  Het geschil spitst zich toe op de vraag of de aanduiding "scheidingsplanner" zodanig overeenstemt met de in het geding zijnde beeldmerken van De Scheidingsplanner dat bij het in aanmerking komende publiek, de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, directe of indirecte verwarring kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van de diensten.

20.  Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de desbetreffende woorden in de beeldmerken van De Scheidingsplanner weliswaar dominant, maar - zoals hiervoor is overwogen - niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. Ook ten opzichte van deze beeldmerken heeft De Scheidingsplanner zich niet beroepen op inburgering. Het onderscheidende bestanddeel van de gedeponeerde beeldmerken van De Scheidingsplanner wordt veeleer gevormd door het gestyleerde, mede in kleur weergegeven, gebroken hart. Dit laatste onderscheidende element komt echter niet voor in het gebruik dat Scheidingskantoor [X] van het teken heeft gemaakt. Naar het voorlopig ooordeel van het hof heeft Scheidingskantoor [X] door gebruik van het enkele teken "scheidingsplanner" geen inbreuk heeft gemaakt op de beeldmerken van De Scheidingsplanner zodat de vorderingen op die grond niet kunnen worden toegewezen.

Bekend merk?
22.  In haar inleidende dagvaarding heeft De Scheidingsplanner tevens een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hiervoor is vereist dat de beeldmerken als bekende merken in de zin van dit artikel kunnen worden aangemerkt. Van bekendheid is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Naar het oordeel van het hof heeft De Scheidingsplanner niet genoegzaam aangetoond dat de beeldmerken bekend zijn nu nadere informatie met betrekking tot het marktaandeel van de beeldmerken, duur van het gebruik en de omvang van de door haar verrichte investeringen om de beeldmerken bekendheid te geven, ontbreekt. De vraag of Scheidingskantoor [X] met het gebruik van de aanduiding Scheidingsplanner ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van De Beleidsplanner, behoeft derhalve niet te worden beantwoord.

Handelsnaaminbreuk?
23.  Voor zover De Scheidingsplanner haar vorderingen heeft gebaseerd op het bepaalde in de artikel 5 Handelsnaamwet, overweegt het hof dat de vorderingen ook op die grond dienen te worden afgewezen, nu niet is gebleken dat Scheidingsmakelaar [X] het teken "de scheidingsplanner" als handelsnaam van haar onderneming heeft gevoerd. Het adverteren op Google met de naam de Scheidingsplanner kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Dit geldt ook voor het gebruik van het teken "scheidingsplanner" door Scheidingskantoor [X] op haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl ter beschrijving van de fases van de scheiding (vgl. producties 17 en 18 bij de inleidende dagvaarding).

Auteursrechtinbreuk?
24.  De Beleidsplanner voert daarnaast aan dat de titel "De Scheidingsplanner" voor een formule voor de aanpak van echtscheiding door de De Scheidingsplanner, wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het hof voorshands van oordeel dat de titel "De Scheidingsplanner" zozeer beschrijvend is voor een formule voor de aanpak van echtscheidingen, dat de titel onvoldoende oorspronkelijk is om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te kunnen komen (Hof van Justitie EU 16 juli 2009, NJ 2011, 288, Infopaq).

Onrechtmatig handelen?
25.  De Scheidingsplanner heeft ook nog gesteld dat Scheidingskantoor [X] door het willens en wetens gebruik maken van de naam van haar grootste concurrent onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X] bestaat erin dat deze door het gebruik van een aan De Scheidingsplanner toebehorend (niet wettelijk beschermd) onderscheidingsteken nodeloze verwarring sticht, aldus De Scheidingsplanner.

26.  Dit betoog is naar het voorlopig oordeel van het hof niet gegrond. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden, kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd (HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423). De wijze waarop of de omstandigheden waaronder dat profijt trekken geschiedt, kan aan het handelen een onrechtmatig karakter geven. Bij de beoordeling hiervan is terughoudendheid evenwel geboden (HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191).
 
28.  Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?)

Rechtbank Almelo 26 september 2012, LJN BX9667 (PMEC Joined Brands Ltd/Just Brands B.V. tegen gedaagde)

Illegale handel in merkkleding. Bij tussenvonnis van 25 januari 2012 was aan Just Brands te bewijzen opgedragen dat [gedaagde] (rechtstreeks) is betrokken (geweest) bij de ten processe bedoelde illegale handel in merkkleding als in het rapport omschreven. Just Brands slaagt in haar bewijs opdracht door een getuige op te roepen.

Deze getuige, de maker van het rapport, bevestigt in zijn verklaring niet alleen de inhoud van dat rapport, waaronder begrepen zijn bevindingen, maar ook de daarin opgenomen foto’s, maar bovendien herkende getuige [A] tijdens zijn verhoor de eveneens aanwezige gedaagde partij [gedaagde] als degene ten aanzien van wie hij dat rapport had opgemaakt en met wie hij ter zake van vervalste merkkleding contact had gehad als in dat rapport nader omschreven.

3. De rechtbank acht daarmede Just Brands geslaagd in het vervullen van de aan haar gegeven bewijsopdracht.

De rechtbank:
I.    Veroordeelt [gedaagde] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk PME LEGEND te staken en gestaakt te houden, meer bijzonder het vervaardigen, doen vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen en leveren, in voorraad houden of anderszins veranderen van kleding, zo die zonder toestemming van Just Brands zijn voorzien van het merk PME LEGEND.

II.    Veroordeelt [gedaagde] om binnen vier weken na betekening van het te wijzen vonnis de raadsman van Just Brands te voorzien van een schriftelijk, door een registeraccountant voor rekening van [gedaagde] geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van die opgaven relevante bescheiden, van
inkoop en verkoop.

Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 2012, zaaknr. 399650 / HA ZA 11-2160 (Pioneer Hi-Bred International inc. tegen Agrifirm Group B.V c.s.)

Uitspraak ingezonden door Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Merkenrecht Landbouwzaden. Woordmerk en beeldmerk PIONEER. Geen inbreuk, omdat de zak met het PIONEER-merk wordt vervangen door een andere zak. Verwijzing naar Boehringer II-arrest leidt niet tot een andere beslissing, die gaat echter over co-branding. Pioneer stelt dat het gebruik van de rasbenamingen ook als merkgebruik kwalificeert, daar geen merkinschrijvingen voor die tekens bestaan, is er geen sprake van een merkinbreuk.

In citaten:

4.5. Naar oordeel van de rechtbank is inderdaad geen sprake van merkgebruik m de zin van beide genoemde bepalingen. Vast staat immers dat van Pioneer afkomstige maïs wordt aangeleverd in zakken met Pioneer merken. Van een binnenverpakking met merkopdruk is geen sprake, evenmin zijn de maïskorrels zelf van een merk voorzien. Doordat de zak wordt vervangen door een andere zak zonder Pioneer merken is dan ook sprake van algehele verwijdering van het merk.

4.10. Pioneer heeft echter geen merkinschrijvingen voor tekens bestaande uit het voorvoegsel "PR" of "P" afzonderlijk of deze voorvoegsels gevolgd door een nummer. Het gebruik van het teken PR39F58 zoals op het onder 2.8 afgebeelde NAK certificaat, of van een vergelijkbaar teken is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer. De betekenis van deze tekens is geen ander dan dat daarmee wordt aangegeven dat de verpakking zaaigoed, waarvan Pioneer het kwekersrecht toekomt, tot inhoud heeft. Het gebruik van een rasbenaming zegt in beginsel niets over de herkomst van het zaaigoed omdat het materiaal evengoed vermeerderd kan zijn door een ander dan de houder van het kwekersrecht.

4.11. Van de door Pioneer gestelde aantasting van functies (herkomstfunctie, investe-riagsfunctie, reclamefimctie, communicatie- en publicatiefimctie) van haar merken is naar oordeel van de rechtbank evenmin sprake. Van bedoelde aantasting kan eerst sprake zijn indien Agrifirm de Pioneer merken zou gebruiken. Door de algehele debranding is dat niet het geval.

4.12. Dit wordt niet anders doordat Agrifinn aanmerkelijke wijziging aanbrengt aan de producten door dit te behandelen met Mesurol. Door de Pioneer merken volledig te verwijderen heeft Agrifirm al het mogelijke gedaan om duidelijk te maken dat het gaat om niet.

4.13. Voor zover Agrifirm ook behandeld mais heeft afgeleverd in blanco zakken, geldt dat ook in dat geval geen sprake is van merkgebruik.

4.14. Dit alles voert tot de conclusie dat er geen sprake is van merkmbreuk in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE of art. 13 lid 2 GMVo. De vorderingen van Pioneer zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Pioneer in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

Lees de ingezonden fax-editie HA ZA 11-2160, schone pdf HA ZA 11-2160.

Op andere blogs:
De Gier Stam advocaten (De maiskorrels bleken niet voorzien te zijn van een merkteken!?)

Vzr. Rechtbank Breda 9 oktober 2012, zaaknr. 253121 / KG ZA 12-446 (TKS S.A. tegen Aydar)

Uitspraak ingezonden door Thomas Conijn en Samantha Brinkhuis, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Inbreuk door middel van verpakkingen, tasjes en garantiebewijzen. In- en uitvoer ongeoorloofd gebruik 2.20 lid 2 BVIE. Ook 26d Auteurswet en 2.21 lid 3 BVIE: als tussenpersoon meegewerkt aan inbreuk. De voorzieningenrechter verbiedt inbreuk op merkenrecht, auteursrecht en gebiedt een volledige opgave te doen, de voorraad te vernietigen onder last van een dwangsom.

In citaten:

4.3. (...) De door de douane aangetroffen horloges vertonen een sterke gelijkenis met de horlogemodellen in de voornoemde serie van TKS en ze zijn voorzien van een teken dat overeenstemt met het beeldmerk van TKS. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat deze horloges inbreuk maken op het auteursrecht en merkrecht van TKS. De meegezonden verpakkingen, tasjes en garantiebewijzen met daarop het teken van ICE-WATCH dat overeenstemt met het beeldmerk ICE-WATCH, maken inbreuk op het merkrecht van TKS.

4.4. Aydar betwist dat zij degene is die de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TKS maakt. (...) In dat verband stelt de voorzieningenrechter vast dat de zending met inbreukmakende waren aan Aydar is geadresseerd, zodat zij betrokken is bij de invoer van de namaakproducten. Zij stelt dat zij de inbreukmakende waren niet heeft besteld en ook niet heeft betaald. Daaruit vloeit echter nog niet voort dat Aydar niet betrokken kan zijn bij de merkinbreuk. Dat Aydar belangeloos aan een onbekende persoon toestemming geeft om een zending met onbekende inhoud naar haar huisadres te  sturen, acht de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. Daar komt bij dat een dergelijke handelwijze niet voor risico van TKS maar van Aydar dient te komen. Overigens kan, indien de stelling van Aydar juist zou zijn, de vordering onder I ook op grond van artikel 26d van de Auteurswet en artikel 2.21 lid 3 van het BVIE worden toegewezen tegen Aydar omdat zij als tussenpersoon voor een inbreukmakende partij heeft meegewerkt aan een auteursrechtinbreuk en merkrechtinbreuk.

WIPO 26 September 2012, Case No. DNL2012-0047 (Altro Limited of Letchworth Garden City tegen H.M.S. B.V.) , WIPO-site

Uitspraak ingezonden door Matthijs Marel, Bird & Bird.

Altro heeft een bekend merk genaamd: AUTOGLYM. H.M.S. B.V. heeft een domeinnaam geregistreerd: www.autoglym.nl. Altro komt op tegen het gebruik van H.M.S. B.V.. Het WIPO panel oordeelt dat vanwege de gelijkenis van het woordmerk autoglym en autoglym.nl er verwarringsgevaar kan ontstaan. Daarnaast is er geen aantoonbaar legitiem recht of belang van H.M.S. B.V. voor het gebruik van de domeinnaam. Zodoende komt het panel tot de beslissing dat H.M.S B.V. de domeinnaam zal moeten worden overdragen aan Altro. Ook op DomJur 2012-902.

A. Identical or Confusingly Similar.
Numerous .nl panels have found that a domain name that wholly incorporates a complainant’s registered mark may be sufficient to establish confusing similarity for the purpose of the Regulations (see, e.g., Stichting VVV Groep Nederland v. C. Henriquez, WIPO Case No. DNL2008-0040 and LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023).

The Domain Name incorporates the entirety of the textual components of the Trade Mark.

The Panel finds that the Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trade Mark within the

meaning of article 2.1(a) of the Regulations. Therefore the first requirement is met.

B. Rights or Legitimate Interests

In this case, the Panel finds that the Respondent does not comply with these requirements. From the

facts as stated by the Complainant, and not contested by the Respondent, the Respondent is no longer

an authorized reseller of the Complainant’s products in the Netherlands. Notwithstanding that fact,

the Respondent refers (see website “www.autoglym.nl”, submenu “contact”) to itself as “Importeur van

AUTOGLYM onderhouds produkten sedert 1974” (in English: “importer of AUTOGLYM maintenance

products since 1974”). This means that the absence of a relationship with the Trade Mark owner is not

clearly indicated on the website that is linked to the Domain Name.

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with articles 1 and 14 of the Regulations, the Panel orders that

the Domain Name <autoglym.nl> be transferred to the Complainant.

Hof 's-Hertogenbosch 9 oktober 2012, HD 200.097.067 (Lovin' Enterprises Inc. DBA Dreamgirl International tegen Benstout)

Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Executievonnis. In de serie Dreamgirl/benstout-uitspraken. Benstout is bij KG-vonnis veroordeeld om auteursrechtinbreuk  op de rechten van Dreamgirl te staken. Het hof is van oordeel dat het gebod de foto's te verwijderen van de server ongeclausuleerd en voldoende duidelijk is en niet kan worden betwijfeld dat het op de server aanwezig hebben een inbreuk behelst. Het is door Benstout onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de foto's op de aparte database niet zichbaar zijn geweest voor het publiek. Het onderhavige executiegeschil heeft nog slechts betrekking op de vraag of Benstout heeft voldaan aan de reeds gegeven geboden, die op een in het Vonnis neergelegd oordeel omtrent auteursrechtelijke beschermwaardigheid en onrechtmatigheid zijn gebaseerd.

In citaten:

4.12. Naar het oordeel van het hof is het door de voorzieningenrechter geformuleerde gebod om de foto's als in r.o. 5.1 van het Vonnis omschreven van de server te verwijderen ongeclausuleerd en voldoende duidelijk, zodat - anders dan Benstout betoogt - in ernst niet kan worden betwijfeld dat het op de server aanwezig hebben van die foto's in beginsel een inbreuk op dit gebod behelst.

Het hof verwerpt het verweer van Benstout dat als doel van het vonnis slechts heeft te gelden dat Benstout de foto's van Dreamgirl niet meer mag tonen op zijn eigen website of in een andere webwinkel. (...) Zou de bedoeling van het Vonnis zo beperkt zijn als door Benstout bepleit, dan is immers niet in te zien waarom het Vonnis naast het gebod de foto's van de website te verwijderen een afzonderlijk

Het hof is overigens bovendien van oordeel dat Benstout onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de foto's op de aparte database niet zichbaar zijn geweest voor het publiek. Benstout heeft immers erkend dat 'mijn webwinkel' en link bevatte waardoor de foto's nog wel voor het publiek zichbaar waren, terwijl ook uit de door Dreamgirl c.s. overlegde processen-verbaal blijkt dat de foto's gedurende de daarin vermelde dagen voor de deurwaarder zichtbaar zijn geweest. Dat daartoe een specifieke link moest worden gebruikt doet daaraan niet af, nog daargelaten de - met stukken onderbouwde - stellingen van Dreamgirl dat de foto's ook zonder die link, via Google konden worden gevonden. Onbetwist is voorts dat Benstout de server niet aan beperkingen (zoals een bepaalde toegangscode) heeft onderworpen, zodat voorshands wordt aangenomen dat de foto's via de servers raadpleegbaar waren.

4.14 Het hof verwerpt het betoog van Benstout (...) dat de foto's van Dreamgirl c.s. geen auteursrechtelijk bescherming verdienen. Aan de executierechter ligt immers deze vraag niet ter beoordeling voor. Het onderhavige executiegeschil heeft nog slechts betrekking op de vraag of Benstout heeft voldaan aan de reeds gegeven geboden, die op een in het Vonnis neergelegd oordeel omtrent auteursrechtelijke beschermwaardigheid en onrechtmatigheid zijn gebaseerd.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Visuele gelijkenis is van belang voor supermarkt producten
(B) woordelement 'Doughnuts' niet altijd beschrijvend bij relevant publiek
(C) verwarringsgevaar ten onrechte ontkend (STAR SNACKS vs star foods)

Gerecht EU 9 oktober 2012, zaak T-366/11 (Bial-Portela / OHMI - Isdin (ZEBEXIR))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBINIX”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1212/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 april 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR”, voor waren van de klassen 3 en 5. De voorziening wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd. In tegenstelling tot wat de Board of appeal meent, is de visuele gelijkenis van de tekens gemiddeld overeenstemmend. Aangezien de producten in supermarkten staan en door consumenten worden gekozen op basis van visueel onderzoek van de verpakking. Dat betekent dat de visuele gelijkenis van de tekens van bijzonder belang is. Er is verwarringsgevaar. Ook op IPKat.

39 In the present case, the Board of Appeal found that, despite the common elements of the marks, their phonetic and visual differences were sufficiently relevant to exclude any likelihood of confusion, even for identical goods.

40 However, contrary to what the Board of Appeal found, the signs at issue have an average degree of similarity, particularly visually. In that respect, account must also be taken of the fact that the goods in Class 3 and a large proportion of the goods in Class 5 (namely food for babies, materials for dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides), designated by the marks at issue, are normally marketed on display in supermarkets and therefore chosen by the consumers after a visual examination of their packaging, which means that the visual similarity of the signs is especially important. It must therefore be found that there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-569/10 (Bimbo / OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS))

 (B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 838/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” en van de internationale en nationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „donuts”, voor waren van klasse 30. Afgewezen, doughnuts is niet beschrijvend voor het publiek dat de Engelse taal niet beheerst. Ook op IPKat.

97 In this case, the’doughnuts’ element, which is almost identical to the earlier trade mark, has an independent distinctive role in the mark applied for. Indeed, contrary to what is claimed by the applicant, that element is not devoid of distinctive character but on the contrary has average distinctive character for the part of the relevant public which is not familiar with English. Furthermore, since the’doughnuts’ element is wholly meaningless for that consumer, the mark applied for, BIMBO DOUGHNUTS, does not form a unitary whole or a logical unit on its own in which the ‘doughnuts’ element would be merged. The part of the relevant public which is not familiar with English will not be able to understand the sign at issue as meaning that the goods concerned are doughnuts produced by the undertaking Bimbo or by the proprietor of the trade mark BIMBO.

98 There is no relevance in this case in the applicant’s argument that, when the mark whose registration is sought is formed of several elements, one of which is descriptive and identical or similar to an earlier mark, the Court has always decided that registration should be granted. In fact, the ‘doughnuts’ element is not considered descriptive by the part of the relevant public which is not familiar with English.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-333-11 (Wessang / OHMI - Greinwald (star foods))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging, ingesteld door de houder van de communautaire beeld- en woordmerken „STAR SNACKS” voor waren van de klassen 29, 30 en 31, tegen beslissing R 1837/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 april 2011, houdende afwijzing voor de tweede keer van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „star foods” voor waren van de klassen 29, 30 en 32, na de vernietiging van de oorspronkelijke beslissing tot afwijzing van de oppositie door de vierde kamer van beroep bij het arrest van het Gerecht van 11 mei 2010 in zaak T492/08, Wessang/BHIM - Greinwald (star foods). De beslissing van het OHIM wordt vernietigd, omdat het verwarringsgevaar met betrekking tot de waren en diensten (met uitzondering van Bier) ten onrechte ontkend werd (art. 8 lid 1 onder b Vo. 207/2009). Ook op Marques.

35 Hinsichtlich der in der Anmeldung beanspruchten „Biere“ der Klasse 32 ergibt sich vorstehend aus Randnr. 25, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass sie mit den von der älteren Marke erfassten Waren der Klassen 29 und 30 keine Ähnlichkeit aufweisen. Somit ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Schluss gekommen, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei, soweit er die „Biere“ betreffe.

36 Da die übrigen angemeldeten Waren und die von der älteren Marke erfassten Waren identisch oder ähnlich und die beiden Marken einander insgesamt ähnlich sind, ist nicht auszuschließen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise trotz der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

37 Nach alledem hat die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für die betreffenden Waren – mit Ausnahme von „Bieren“ der Klasse 32 – zu Unrecht verneint.

Rechtbank Arnhem 26 september 2012, LJN BX9535 (verweerder tegen HDS groep B.V.)

Als randvermelding, Procesrecht. Incident 843a Rv. In navolging van "bepaalde bescheiden, niet strikt naar de letter" [IEF 11685]

Vordering in incident ex art. 843a Rv afgewezen omdat geen sprake is van "bepaalde bescheiden" en ook niet van "bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin HDS partij is" in de zin van art. 843a Rv. Hooguit is er de kans dat er bescheiden zijn opgemaakt. Vordering in vrijwaringsincident toegewezen.

2.7. Er is dus geen sprake van “bepaalde bescheiden” in de zin van art. 843a Rv, hooguit van de kans dat er bescheiden zijn opgemaakt in het kader van het onder 2.6 bedoelde overleg. Reeds daarom moet naar het oordeel van de rechtbank de incidentele vordering op dit onderdeel worden afgewezen.

2.8.  Hier komt nog het volgende bij. In de loop van de onderhavige procedure kan de exacte inhoud van de overeenstemming tussen [verweerder] en Univé een rol gaan spelen, maar naar het oordeel van de rechtbank is er bij die overeenstemming geen sprake van “bescheiden (…) aangaande een rechtsbetrekking waarin (HDS Groep of haar) rechtsvoorgangers partij zijn” in de zin van art. 843a Rv.

Via IE-Agenda.nl: / uitnodiging Het Bestuur heeft de eer u uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van onze vereniging die wordt gehouden op 15 en 16 november 2012 in Luxemburg. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Europese kwartier van de Kirchberg. Wij hebben voor u het Novotel en het Sofitel uitgekozen. Donderdag 15 november 2012 staat een bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie op het programma gevolgd door een diner in Luxemburg city. Op vrijdag 16 november 2012 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, en vinden presentaties plaats met als thema « Grenzen van het merken- en modellenrecht ».

Inschrijven: als BMM-lid, inschrijven bijeenkomst via de pdf-bijlage
Waar NOVOTEL & SOFITEL LUXEMBOURG KIRCHBERG 6, Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg – Groot-Hertogdom Luxemburg
Wanneer 15 en 16 november
Prijs €290, vrijdag €190, niet-leden vrijdag €205,00. diner donderdag: €150,00
Ordepunten punten aangevraagd voor NL, BE en LUX
Bijlage pdf

Programma
Programma donderdag 15 november 2012
Het programma van donderdag start in het SOFITEL.
12.00u Ontvangst, registratie en check-in hotel
12.00 – 13.30u Lunch (Salad, Sandwich & Sweet Buffet)
Locatie: Sofitel “Atrium”
14.00 – 16.30u Sociaal programma: rondleiding in het Hof van Justitie EU
met ontvangst door Professor en rechter Koen Lenaerts
17.00 - 18.00u Bestuursvergadering.
Locatie: Sofitel “Robaina”
17.00 – 18.00u Vergadering van alle statutaire en niet-statutaire commissies.
Locatie: Sofitel “Atrium”
18.45 Vertrek bus bestuur, commissievoorzitters en nieuwe leden
Aperitief met de nieuwe BMM-leden
Locatie: Restaurant Sobogusto (vervoer met de bus, verzamelen aan receptie Novotel)
19.15 Vertrek bus alle deelnemers
Aperitief alle deelnemers
Locatie: Restaurant Sobogusto (vervoer met de bus, verzamelen aan receptie Novotel)
19:30 – 22.00u Diner
Locatie: Sobogusto
22.00 – 00.30u Start van de feestavond in M-Club (discotheek en lounge bar)
Locatie: « naast restaurant Sobogusto »

Programma vrijdag 16 november 2012
Het academische gedeelte gaat geheel door in het NOVOTEL.
07.00 – 8.30u Ontbijt.
De gasten worden verzocht uit te checken vóór de vergadering
08.30 – 09.00u Registratie
De presentaties vinden plaats in het Novotel « Louis-Félix »
09.00u Dagvoorzitter: mevrouw Thera Adam, advocaat, Kneppelhout & Korthals Rotterdam
09.15 – 10.00u Merkenrechtelijke geschillen voor het Gerecht: kritische observaties, de heer Jean-Jo Evrard, DARTS-IP, Brussel
10.00 – 10.45u Waarom is Bio-clear beschrijvend en Aquaclean niet, de heer Tomas Westenbroek, jurist en onderzoeker bij BBIE, den Haag
10.45u Koffiepauze
11.15 – 11.45u Algemene statutaire ledenvergadering
11.45 – 12.00u Uitreiking Student Award
12.00u Aperitief en lunch
Locatie: Novotel “Grand-Ducal”
14.00 – 14.45u Vrijheid van meningsuiting en parodie, de heer Dirk Voorhoof, Hoogleraar Universiteit Gent
14.45 – 15.30u Territoriale beperkingen in handhaving van merken- en modellenrechten, de heer Maarten Haak, advocaat, Hoogenraad & Haak, Amsterdam
15.30 – 16.15u OHIM Mediation, mevrouw Sophia Bonne, legal advisor, OHIM, Alicante
16.30 - 17.00u Sluiting en afscheidsdrankje