Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 januari 2009, KG ZA 08-815, Boco Chemie B.V. tegen CWS-Boco Nederland (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen Van Wijmen).

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Casus is vergelijkbaar met het recente gepubliceerde vonnis Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, IEF 7607, EBW Installatietechnieken / EBW Elektrotechniek (Bis in idem). De Rechtbank Den Bosch komt echter tot een andere conclusie. Het arrest van Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, IEF 2414, Storteboom/Fraas wordt door de twee voorzieningenrechters anders geïnterpreteerd.

Vergelijkbaar met de situatie waar de rechtbank Arnhem over oordeelde, heeft ook eiseres Boco Chemie B.V. in het eerste kort geding met gedaagde CWS-Boco Nederland B.V. grotendeels gelijk gekregen. Gedaagde diende het gebruik van enige handelsnaam met daarin de aanduiding ‘boco’ te staken en gestaakt te houden. De toegewezen voorlopige voorzieningen hebben ook in onderhavig geschil hun werking verloren door toedoen/nalaten van eiseres.

In een tweede kort geding meent gedaagde primair dat eiseres niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat eiseres thans opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden dezelfde vorderingen tegen haar heeft ingesteld. Ingevolge artikel 101 9i Rv had eiseres in plaats daarvan een eis in hoofdzaak behoren in te stellen en de uitkomst daarvan behoren af te wachten. Een hernieuwde behandeling in kort geding is in strijd met het door artikel 1019i Rv voorgestane systeem en in strijd met een goede procesorde, aldus gedaagde. Dit verweer slaagt.

Ter onderbouwing van het argument dat een hernieuwde behandeling in kort geding in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv besteedt gedaagde, zo blijkt uit een begeleidend schrijven van de advocaat van gedaagde,  in de procedure uitgebreid aandacht aan de parlementaire geschiedenis inzake de invoering van artikel 260 Rv. Tevens brengt gedaagde het arrest van het Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, Storteboom/Fraas onder de aandacht van de voorzieningenrechter.

De voorzieningenrechter is met gedaagde van oordeel dat eiseres niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, nu dit in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv. Daarbij wordt tevens aansluiting gezocht bij hetgeen het Hof Leeuwarden heeft overwogen, te weten dat het in artikel 260 Rv (thans artikel 1019i Rv) voorziene verlies van kracht van een voorlopige voor- ziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voorgenoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. ‘Boco Chemie heeft het ook zelf in de hand gehad dat zij thans nadeel ondervindt van het feit dat CWS-Boco op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis van 2 september 2008 is veroordeeld.’

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 18 februari 2009, KG ZA 09-26 (Zonweringsspecialist). (met dank aan Sandra Koloc, JPR advocaten).

Handelsnaamrecht. Met eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde inbreuk maakt op het aan eiser overgedragen handelsnaamrecht. Gebruik na 'voorheen' is ook gebruik en zelfs als de naam niet meer wordt gebruikt is beroep op bescherming nog mogelijk. Het gebruik van de eigen familienaam door gedaagde is i.c. niet meer toegestaan. Ook het doen van onrechtmatige uitlatingen dient te worden gestaakt.  1019h proceskosten: €3.662,- (geen extra kosten voeging).

Eiser heeft in 2003 ‘Zonweringpecialist [naam gedaagde]’ overgenomen van gedaagde. In 2007 is eiser gestopt met de maandelijkse aflossingen aan gedaagde omdat hij er rekening mee hield dat gedaagde de overeenkomst tot overdracht van zijn bedrijf zou ontbinden. Eiser is de naam ‘Zonweringsspecialist Uzon, voorheen [naam gedaagde]’ gaan voeren en verhuisd. Gedaagde is direct hierna  in (zijn) oude pand een bedrijf  met de naam ‘Zonweringsconcurrent [naam gedaagde]'gestart en heeft dit aan alle vroegere klanten per brief laten weten.

5.3. De Vof heeft aangevoerd dat eiser thans geen recht meer kan doen gelden op het gebruik als handelsnaam van de naam Zonweringspecialist [naam gedaagde], omdat hij geen gebruik meer maakt van die naam. Eiser drijft volgens de Vof zijn onderneming nu prominent onder de naam Zonweringspecialist Uzon. Ook dit verweer houdt geen stand. (…) Het feit dat Bosscher bij de aanduiding van zijn bedrijf gebruik maakt van de naam Uzon zonder de toevoeging [naam gedaagde] sluit evenwel niet uit dat hij ook gebruik maakt van die naam met de toevoeging (v/h of voorheen) [naam gedaagde]. De Vof heeft dit ook niet (voldoende) weersproken. Zij heeft immers zelf verklaard dat op de winkelruit van het bedrijf van Bosscher onder de naam Uzon staat vermeld: voorheen [naam gedaagde] en dat Eiser in incidentele gevallen gebruik maakt van de toevoeging [naam gedaagde] aan zijn bedrijfsnaam. De Vof heeft voorts geen afbeeldingen van bestelbus, visitekaartje en briefpapier in het geding gebracht, die de stelling van eiser dat hij de naam nog steeds gebruikt (kunnen) weerleggen.

Maar wat hier ook van zij, ook als eiser niet meer actief gebruik zou maken van (onderdelen van) de handelsnaam Zonweringspecialist [naam gedaagde], komt hem een beroep toe op de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Daarin is immers bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

5.4. Eiser kan gevolgd worden in zijn stelling dat de handelsnaam van de Vof slechts in geringe mate afwijkt van de door hem eerder al rechtmatig gevoerde handelsnaam. Aangenomen moet worden dat voor het in deze relevante publiek, voornamelijk bestaande uit particulieren uit Apeldoorn en omgeving, de woorden "[achternaamnaam gedaagde]" al dan niet aangevuld met de voornaam van gedaagde de meest kenmerkende bestanddelen van de handelsnaam Zonweringspecialist [naam gedaagde] zijn en dat zij de onderneming van eiser meestal zullen aanduiden als "[(voornaam)][naam gedaagde]". De latere toevoeging van het woord "voorheen" maakt dat niet anders. 

5.5. Dat verwarringsgevaar te duchten is, is voldoende aannemelijk geworden. De handelsnaam van de Vof bevat het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam waar eiser zich van bedient, partijen zijn met dezelfde producten op dezelfde markt actief en zijn ook beiden in Apeldoorn gevestigd. De Vof heeft aangevoerd dat haar niet verweten kan worden dat zij verwarring zaait door gebruik te maken van de handelsnaam [achternaam gedaagde]. Door de mededeling dat de echte [naam gedaagde] is verbonden aan haar onderneming, schept zij juist duidelijkheid over de betrokkenheid van [naam gedaagde] bij haar bedrijf. Eiser zaait volgens de Vof zelf verwarring door gebruik te maken van meerdere handelsnamen en door geen antwoord te (kunnen) geven op de vraag of hij de echte [naam gedaagde] is. Met deze stellingen miskent de Vof echter dat zij in beginsel het risico draagt voor haar verwarringwekkend gebruik van een naam die nauwelijks afwijkt van de eerder door eiser rechtmatig gevoerde handelsnaam. Die verwarring heeft, anders dan de Vof heeft aangevoerd, geen betrekking op de vraag of de natuurlijke persoon die dezelfde naam als de onderneming draagt al dan niet hij de onderneming betrokken is, maar op de vraag met welke onderneming het betreffende publiek van doen denkt te hebben. Voldoende aannemelijk is dat het gevaar bestaat dat het voor het relevante publiek niet duidelijk is met welk bedrijf men van doen heeft. Ook is aannemelijk dat het relevante publiek zal veronderstellen dat de Zonweringsconcurrent [achternaam gedaagde] aan de onderneming van eiser gerelateerd is.  In het onderhavige geval kan de Vof verweten worden dat zij door haar mededeling "de echte [naam gedaagde] is terug" in haar mailing en advertenties in hoge mate, bewust heeft bijgedragen aan het gevaar van verwarring en dat nog meer in de hand heeft gewerkt door haar onderneming te vestigen in de bedrijfsruimte waar eiser tot maart 2008 zijn bedrijf had.

5.6. De vordering onder I is gelet op dit alles voor toewijzing vatbaar. Het verweer van de Vof dat toewijzing van de vordering inbreuk maakt op het recht van gedaagde en zijn familieleden om hun familienaam te gebruiken, treft geen doel. Het verbod heeft immers alleen betrekking op het gebruik van de achetrnaam van gedaagde als handelsnaam voor -kort gezegd- activiteiten op het gebied van zonweringen en aanverwante producten.

Lees het vonnis hier.

Bjorn Schipper (Bousie): De persoonlijke kant van het 360-graden model.  Het toenemende belang van rechten rondom de persoon van de artiest. (Muziekwereld (2009/1).

“Het 360-graden model, ook wel full rights contract genoemd. Zo’n “three-sixtie” komt er kort gezegd op neer dat een exploitant (bijvoorbeeld een platenlabel) en een artiest een overeenkomst sluiten waarbij niet alleen afspraken over de muziekexploitatie worden gemaakt, maar ook over tal van andere exploitatieactiviteiten verband houdend met de persoon van de artiest2. Denk hierbij aan het boeken van (live) optredens, management, marketing, communicatie, merchandising en sponsoring3. Anders dan in een traditioneel platenof artiestencontract staan dan niet langer uitsluitend de traditionele “muziekrechten” centraal, zoals eventuele auteursrechten op (eigen) muziekwerken (publishing) en naburige rechten op de muziekopnamen- en uitvoeringen, maar juist ook de overige rechten “rondom” de persoon van de artiest.”

Lees het artikel hier.

GvEA, 4 maart 2009, zaak T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. tegen OHIM / Registro Profesional de Tenis, SL (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op grond van oudere nationaal en gemeenschapsbeeldmerk RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. tegen aanvraag beeldmerk PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM en wijst de oppositie alsnog af. Geen gevaar voor verwarring.

43. With regard to the overall assessment of the likelihood of confusion between the signs in question, those signs have important visual and phonetic differences. In the present case, the view must be taken that those visual and phonetic differences, established in paragraphs 30 to 34 and 36 to 38 above, clearly cancel out their conceptual similarity (see, to that effect, Case T-3/04 Simonds Farsons Cisk v OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) 2005 ECR II-4837, paragraph 55). It follows that, notwithstanding the identity or similarity of the goods concerned, the differences existing in this case between the conflicting marks are such that there is no likelihood that the relevant public will be led to believe that the goods covered by the figurative mark PTR Professional Tennis Registry come from the undertaking which holds the earlier marks RPT Registro Profesional de Tenis S.L. and RPT European Registry of Professional Tennis, or from an undertaking economically linked to that undertaking.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 maart 2009, HA ZA 08-1561, Alza Corporation c.s. tegen Ratiopharm Nederland B.V. c.s.

Octrooirecht. Geen inbreuk op Europees octrooi van eiser Alza voor ‘transdermale pleister voor toedienen van fentanyl’ (pleister met pijnstiller). Reconventionele vordering tot vernietiging van het octrooi wordt geschorst totdat op de oppositie tegen het octrooi (eventueel na beroep) zal zijn beslist door het Europees Octrooibureau.

Alza en Janssen-Cilag behoren tot de Johnson & Johnson-groep. Alza ontwikkelt onder meer pleisters voor transdermale afgifte van pijnstillers. Alza is onder meer octrooihouder van een Europees octrooi voor een “Transdermal patch for administering fentanyl”. Janssen-Cilag heeft een licentie onder het octrooi en is houdster van een marktvergunning om de onder het octrooi vallende pleisters op de Nederlandse markt te mogen brengen. Gedaagden maken deel uit van de Ratiopharm-groep welke zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van generieke geneesmiddelen, waaronder onder meer fentanylpleisters.

Onder andere Ratiopharm en Novosis hebben tegen de verlening van het octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau. Op de oppositie is nog niet beslist. Gedaagden hebben voorts in procedures in Engeland en Zweden vernietiging van het octrooi gevorderd. In Duitsland zijn verwante rechten (deels) nietig verklaard.

Alza c.s. vordert in casu dat de rechtbank Ratiopharm c.s. zal verbieden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi, althans onrechtmatig jegens Alza c.s. te handelen. In reconventie vorderen Ratiopharm c.s. vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi.

De rechtbank oordeelt in conventie dat de fentanylpleisters van Ratiopharm geen inbreuk maken op het octrooi van Alza nu zij niet voldoen aan twee kenmerken (er is geen fentanyl aanwezig in concentraties ‘no greater than, and preferably less than, their saturisation concentrations in the reservoir’ en wel zo dat ‘there are no undissolved components present’). Tijdens pleidooi heeft Alza c.s. nog een berekening aangevoerd en toegelicht waaruit de inbreuk op het octrooi zou moeten blijken. Aan deze stelling wordt door de rechtbank voorbij gegaan gelet op de eisen van de goede procesorde. De berekening is volgens de rechtbank niet eenvoudig te volgen en bevat uitgangspunten waarvan de juistheid en de bron niet direct kunnen worden vastgesteld. Volgens de rechtbank kan van gedaagden niet verwacht worden dat zij bij pleidooi hierop adequaat kunnen reageren en evenmin is de rechtbank in staat de steekhoudendheid van de argumenten behoorlijk te onderzoeken. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de fentanylpleisters van Ratiopharm inbreuk maken op conclusie 1 of 2 van het octrooi. 

De reconventionele vordering van Ratiopharm tot vernietiging van het octrooi wordt geschorst totdat op de oppositie tegen het octrooi (eventueel na beroep) zal zijn beslist door het Europees Octrooibureau.

Alza c.s. worden veroordeeld in de helft van de volledige proceskosten die (zoals inmiddels gebruikelijk in octrooizaken; IEF) vooraf door partijen zijn vastgesteld op EUR 120.000,- voor zowel conventie als reconventie.

Lees het vonnis hier.

Hof van Beroep Brussel, 11 februari 2009, 2008/AR/719, eBay International A.G. c.s. tegen The Polo/Lauren Company L.P. (met dank aan Thierry van Innis en Geert Glas, Allen & Overy) 

Benelux Merkenrecht eBay maakt geen inbreuk op de merken "Ralph Lauren" en "Polo Sport" door het gebruiken van daarmee overeenstemmende Google AdWords.

Geen inbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof oordeelt dat dit gebruik geen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten oplevert, aangezien eBay de AdWords gebruikt als herkomstaanduiding van de op haar website verkochte producten en niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het promoten van haar eigen website.

Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company (…) The use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site. (…) it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. (Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar).

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is niet gesteld. Geen verplichting voor eBay om het gebruik van deze AdWords te beperken voor EER-goederen, zoals in eerste instantie was bepaald door de Belgische rechter.

9. It is therefore established, in the case at hand, that the use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site.

The mere fact that the consumer is warned that such brand products are likely to be purchased on eBay does not imply that he believes that eBay is the seller, especially since the relevant public, which is used to this type of transactions, knows that eBay is only an intermediary and that the sale takes place directly between the seller and the buyer. In any case, nothing prohibits a third party user of the trademark, such as an intermediary or provider of related goods and services, from using it to distinguish the product, provided it does not affect the essential function of the trademark. Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company.

It does not matter that the internet user is not immediately sent to the page where Ralph Lauren and Polo Sport brand products are offered, since it is enough for him to retype the same keyword in the search field inserted in the Clothing & Accessories page to be sent to the specific page. It cannot be deduced from this mere circumstance that eBay intended as a priority to advertise its own company. In fact, eBay declared to be ready, without any prejudicial acknowledgment, to send the internet user directly to the specific ads, without going through the general page of the corresponding category, and the Court records this.

Equally, it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. Since well-known brand products are offered for sale on the eBay site, eBay may legitimately buy the corresponding AdWords, which allows it to inform the internet users of the possibility to buy these products through it. eBay may also legitimately choose itself the AdWords, since it has all the sales statistics and therefore is in the best position to know the needs of the buyers.

10. To the extent that it is based on article 2.20.1.d of CBPI, the Ralph Lauren's claim is not well founded, since eBay did not use the trademark other than for the purposes of distinguishing goods or services. 

Moreover, the use by eBay of the trademarks to identify products is not otherwise criticized by Ralph Lauren, especially based on article 2.20.1.a of CBPI.   

Lees de uitspraak hier (Franstalig origineel) of hier (Engelse vertaling)

Vzr. Rechtbank Haarlem, 23 februari 2009, KG ZA 09-96, Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G. (met dank aan András Kupecz, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Voor de volledigheid. Octrooirecht. Contactlenzen. Proces-verbaal van de zitting van het  Haarlemse opheffings-kort geding waarin de beoordeling van de ex parte wordt verwezen naar de Rechtbank Den Haag (zie hieronder, Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  IEF 7622, Novartis /Friedrichs.)

6. De voorzieningenrechter stelt vast dat artikel 1019e lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv) bepaalt dat de voorzieningenrechter die een x-partebevel heeft gegeven desgevorderd het bevel kan herzien .
Als elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn om in octrooizaken ex-parteverzoeken op grond van artikel 1019e lid 3 Rv te beoordelen, zou dat tot gevolg hebben dat elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn de herzieningsverzoeken in octrooizaken te behandelen.
Gezien de specialistische materie waarop octrooizaken zien, kan dat niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Juist met het oog op het specialistische karakter van octrooizaken heeft de wetgever de behandeling ervan geconcentreerd bij één rechtbank, namelijk die van ’s-Gravenhage. Het moet dus wel de bedoeling van de wetgever zijn geweest om ook voor ex-parteverzoeken in octrooizaken gebaseerd op artikel 1019e lid 1 Rv alleen de Haagse voorzieningenrechter bevoegd te laten zijn. Wat de bevoegdheid betreft volgt de voorzieningenrechter derhalve de redenering van de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch in diens beschikking van 10 december 2008 (LJN: BH2831). 

Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage blijft de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.

Lees het proces-verbaal hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 maart 2009, KG ZA 09-38, Business Motor-Mania España S.L. tegen Asiangear B.V.

Nieuw hoofdstukje in scootergeschil tussen MM-Exclusive en Asian Gear. Aan IE-geschil verwante beslagzaak. Na te hebben vernomen dat er een aantal containers met daarin scooters van MM-Exclusief in de haven van Rotterdam zou zijn aangekomen, heeft Asiangear uit kracht van het vonnis van 16 september 2008 (waarbij de toenmalige beslaglegger MM-Exclusief (nog) niet over geregistreerd merk beschikte,  IEF 7084) executoriaal (derden)beslag gelegd op de inhoud van een aantal containers. Motor-Mania España vordert de opheffing van het beslag, omdat de scooters haar eigendom zouden zijn en niet van MM-Exclusief. De voorzieningenrechter acht dit vooralsnog niet aannemelijk en wijst de vordering af. 

5.9. In het midden kan blijven naar welk recht zou moeten worden beoordeeld wie eigenaar van de scooters is. Het voorgaande roept reeds zoveel vragen op dat de eigendom van Motor-Mania España vooralsnog niet voldoende aannemelijk is gemaakt, ook omdat onverklaard is gebleven waarom op de dozen, waarin de scooters zijn verpakt, het door MM-Exclusief gebruikte merk en haar domeinnaam zijn weergegeven. De opheffing van het beslag moet dus worden afgewezen. Voor toewijzing van de – niet gemotiveerde – subsidiaire vordering tot staking van (verdere) executie van het vonnis zou aanleiding kunnen bestaan indien Asiangear, ondanks een vordering van Motor-Mania España in een bodemzaak tot opheffing van het beslag en afgifte van de scooters, de executie zou willen doorzetten. Die situatie is echter niet aan de orde. Dit voert tot de slotsom dat de vorderingen van Motor-Mania España zullen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  KG ZA 09-254, vonnis in de zaak Novartis A.G. tegen Friedrichs c.s. en tevens vonnis in het door de vzr Rechtbank Haarlem gewezen kort geding Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G (KG ZA 09-0273).

Octrooirecht. Twee vonnissen in één uitspraak. Haarlemse ex parte en Haags kort geding over gesteld inbreukmakende contactlenzen. De in een opheffings-kort geding (IEF 7624) verwezen, maar, om geen vacuüm te creëren, nog niet opgeheven Haarlemse ex parte wordt door de Rechtbank Den Haag meteen opgeheven wegens relatieve onbevoegdheid van de Rechtbank Haarlem.

De Haagse zaak is geen vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, Novartis / Johnson & Johnson (IEF 7571), maar gaat wel over dezelfde lenzen en is wel zo nauw verwant dat gedaagde i.c. het verweer voert dat J&J in die zaak niet meer mocht voeren en dat met verwijzing naar die zaak een voorlopig verbod wordt gegeven terwijl de zaak wordt aangehouden omdat zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende zijn voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen.

Novartis is rechthebbende op EP 0819258, een ctrooi heeft betrekking op lenzen die geschikt zijn voor langdurig dragen, en beschermt de contactlenzen “Air Optix” en “Night & Day die Novartis wereldwijd op de markt brengt. Friederichs, gedaagde in het onderhavige geschil, is een groep van ondernemingen in Nederland die in Nederland ondermeer de voornoemde contactlenzen van Novartis en de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johson op de markt brengt. 

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het vonnis van 11 februari 2009, waarin is overwogen dat het Octrooi geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft vervolgens een door Novartis gevraagd conservatoir beslag en een ex parte verbod toegewezen. In een daarop volgens opheffings kort geding heeft de Rechtbank Haarlem het beslagverlof wegens gebrek aan belang opgeheven en de m.b.t. het ex parte verzoek overwogen dat de Rechtbank Den Haag weliswaar exclusief bevoegd was, maar het ex parte bevel niet vernietigd:

“Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage zal de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.”

In de verwezen zaak is nu uitsluitend nog de vraag aan de orde of het ex parte gegeven verbod dient te worden opgeheven. Aangezien het door een relatief onbevoegde rechter is gegeven is dat inderdaad het geval.

In de Haagse zaak vordert Novartis dat gedaagden wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de verhandeling e.d. van ACUVUE OASYS lenzen. Het kort geding heeft de strekking een voorlopige voorziening te geven welke is afgestemd op de verwachte uitkomst van de bodemzaak. Niet het vonnis van11 februari 2009, daar was Friederichs geen partij, hoewel die zaak wel een ‘gezichtspunt van zo groot gewicht’ is, dat een verbod in de rede licht.

4.5. In dit geval kan de zaak tussen Novartis en J&J met rolnummer 07-3547, waarin op 11 februari 2009 vonnis is gewezen niet gelden als de bedoelde bodemzaak. Friederichs was in die zaak geen partij en is daar dan ook niet aan gebonden. De uitkomst van de zaak tussen Novartis en J&J is echter wel een belangrijk gezichtspunt omdat ook in die zaak aan de orde  was de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op EP 258. Het is een gezichtspunt van zo groot gewicht dat toewijzing van het gevorderde verbod in de rede ligt, zolang er geen aanwijzing is dat in een bodemzaak tussen Novartis en Friederichs anders zal worden beslist dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en J&J.

4.6. Friederichs ziet zodanige aanwijzing in het door hem gevoerde niet-inbreuk verweer. Kort gezegd stelt hij dat contactlenzen volgens het Octrooi co-continue wegen of fases zouden moeten hebben en bovendien hebben alle lenzen volgens de uitvinding een behandeling ondergaan om hun oppervlak ofthalmisch compatibel te maken. Volgens Friederichs beantwoorden de Acuvue Oasys lenzen niet aan beide kenmerken zodat hij door de verhandeling van die lenzen geen inbreuk maakt op het octrooi.

4.7. Dit verweer is in de bodemzaak niet gevoerd, althans niet beoordeeld. Friederichs wil feitelijk nu een verweer voeren dat J&J in de bodemzaak had willen voeren. Omdat J&J dit verweer wat betreft de co-coninue wegen eerst bij dupliek bij pleidooi voor het eerst naar voren bracht heeft de rechtbank dit verweer buiten beschouwing gelaten (vergelijk 2.12 hierboven). De afwezigheid van een oppervlakte behandeling is door J&J in het geheel niet aan de orde gesteld in de bodemzaak Novartis vs J&J.

4.8. In dit kort geding heeft Friederichs eerst in de avond voor de zitting, rond 22.00 uur, per email producties naar Novartis en de voorzieningenrechter toegezonden waaruit begrepen zou kunnen worden dat zij het hierboven bedoelde niet-inbreuk verweer in beide facetten zou gaan voeren. Kort voor negen uur op de dag van de zitting, welke om 10.00 uur begon, heeft zij nadere producties toegestuurd, welke de voorzieningenrechter wel heeft ontvangen maar Novartis niet meer.

4.9. De zo late introductie van een wezenlijk verweer en ook de zo late toezending van relevante producties is thans geen reden dit verweer in dit kort geding buiten beschouwing te laten. Doorslaggevend is daartoe dat pas in het begin van de avond van 23 februari 2009 duidelijk werd dat dit kort geding op 24 februari doorgang zou vinden en dat Friederichs de wetenschap had dat hij dit verweer – gegeven de onbevoegdheid – tegen een vordering als bedoeld in artikel 70 Row niet in het opheffings kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem kon voeren.

4.10. Niettemin bleken zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen. Daargelaten nog dat ook aan de zijde van Friederichs de onderbouwing naar voorlopig oordeel onvoldoend voorbereid lijkt te zijn. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding partijen de gelegenheid te geven zich voldoende voorbereid nader uit te laten over het in 4.6 van dit vonnis bedoelde verweer. Met het oog op de goede procesorde zullen ander verweren tegen de inbreukvordering niet worden toegelaten.

4.12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding als voorlopige maatregel het verbod op te leggen zoals door Novartis gevorderd. Aanleiding daartoe is dat Friederichs niet zonder voorbehoud heeft willen toezeggen de Acuvue Oasys lenzen niet meer te verhandelen. Zolang het door Friederichs in dit kort geding gevoerd verweer niet is beoordeeld is het in het licht van de beslissing in de bodemzaak tussen Novartis en J&J een redelijke verwachting dat in een bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi van Novartis geldig is en dat door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen daarop inbreuk wordt gemaakt. Het belang van Novartis is ook voldoende spoedeisend.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (belastingkamer), 7 november 2008, LJN: BH4368. Belastingdienst tegen Sieradenmaker

Geen IE, wel aardig, al was het alleen maar om het jargon eens te vergelijken. Fiscaal kunstcriterium, waarbij van belang is dat kunst in aanmerking komt voor een verlaagt tarief (zie in dezelfde categorie ook het redelijk recente peepshow-arrest van de Hoge Raad (wel laag tarief, BB0678)). "De door de heer A ontworpen sieraden kunnen niet worden gekenschetst als persoonlijke creaties van de kunstenaar waarin hij uitdrukking geeft aan een esthetisch ideaal. De sieraden kunnen derhalve niet worden aangemerkt als kunstvoorwerpen."

4.3. De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 27 januari 2006 nr HR 41717, LJN: AV0411: "Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 18 september 1990, Farfalla Flemming und Partner, C-228/89, Jurispr. 1990, blz. I-03387, punten 20 en 21, volgt dat een voorwerp van plastische kunst aangemerkt moet worden als een beeldhouwwerk met een commercieel karakter in de zin van aantekening 3 op hoofdstuk 97 van de GN, indien het uiterlijk gelijkenis vertoont met gelijkaardige industriële of ambachtelijke producten en daardoor in concurrentie kan komen met die, gelijkende, producten. Hieraan doet, aldus het Hof van Justitie, niet af dat het voorwerp door een kunstenaar in kleine aantallen met de hand is gemaakt, dat het zeer in trek is bij verzamelaars, dat het in museumcollecties wordt opgenomen en dat het in feite niet overeenkomstig de gebruiksmogelijkheden van het voorwerp wordt gebruikt. Evenmin is de prijs van het voorwerp van belang (punt 22).".

4.4. Het ligt op de weg van belanghebbende aannemelijk te maken dat de levering van onder 2.2 genoemde zelfvervaardigde objecten het verlaagde tarief deelachtig is. Naar het oordeel van het Hof heeft belanghebbende daartoe onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de objecten op grond van kenmerken en eigenschappen die met hun uiterlijke vorm te maken hebben, niet als voorwerpen met een commercieel karakter zijn aan te merken en derhalve niet in concurrentie komen met gelijkende voorwerpen die door edelsmeden en of door juweliers op ambachtelijke dan wel industriële wijze worden vervaardigd. De door de heer A ontworpen sieraden kunnen niet worden gekenschetst als persoonlijke creaties van de kunstenaar waarin hij uitdrukking geeft aan een esthetisch ideaal. De sieraden kunnen derhalve niet worden aangemerkt als kunstvoorwerpen als bedoeld in post 29, letter b, onder 1°, van onderdeel a van de bij de Wet behorende Tabel I. Het gelijk met betrekking tot de onder I geformuleerde vraag is aan de Inspecteur.

Lees het arrest hier.