Rechtbank Utrecht, 5 november 2008, LJN: BG3661, Vlaar Ergonomie B.V. Markant International B.V

Auteursrecht. Vormgeving. Derde partij Prodesign ontwikkelt het  (ergonomisch) monitorophangsysteem (MOS) en sluit royaltyovereenkomst met vierde partij 3d-Tradelink. Daarna draagt Prodesign de op het MOS rustende auteursrechten over aan eiser i.c. Vlaar. 3d-Tradelink gaat failliet en de curator sluit een overeenkomst met gedaagde i.c. Markant over de royalty’s. Eiser Vlaar en gedaagde Markant twisten nu over de vraag aan wie het auteursrecht toekomt.

In de royaltyovereenkomst met het gefailleerde 3d-Tradelink gegeven toestemming tot het verrichten van een depot voor een model is niet relevant, nu model al niet meer nieuw was. Artikel 3.28 lid 1 BVIE (model- en auteursrecht in dezelfde hand) is dus niet van toepassing. Art. 88 lid 2 GMVo is ook niet van toepassing, ´aangezien het toegepaste nationale recht juist tot gevolg heeft dat artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing mist´. De royaltyovereenkomst kan ook niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijke akte van overdracht. De curator in het faillissement van 3d-Tradelink heeft  dus geen auteursrechten aan gedaagde Markant kunnen overdragen.

In reconventie wordt de beslissing aangehouden: “nu met betrekking tot de vraag of de modelrechten met betrekking tot E-Motion (een monitorarm – IEF) aan Markant toekomen een procedure bij rechtbank ’s-Gravenhage aanhangig is, kan de uitkomst van die procedure van invloed zijn op de beoordeling van de vorderingen in reconventie in de onderhavige procedure betreffende de E-Motion.” Proceskosten: E 3.692,85 (eenvoudige bodemzaken zonder repliek en dupliek).

Nieuwheidsvereiste model.  “4.3.  Gegeven de hiervoor omschreven stellingen van partijen is de eerste vraag die beantwoord moet worden of de op het MOS rustende auteursrechten in de royaltyovereenkomst door Prodisign aan 3D-Tradelink zijn overgedragen. Voor de beantwoording van deze vraag is allereerst van belang dat bij partijen niet in geschil is dat het MOS een auteursrechtelijk beschermd werk betreft, zodat de rechtbank daar ook vanuit gaat. Wel is in geschil of de door Prodisign aan 3D-Tradelink gegeven toestemming in de royaltyovereenkomst tot het verrichten van een depot voor een model van het MOS (tevens) een overdracht van de auteursrechten van dat werk met zich heeft gebracht. Voor de beoordeling van dit geschil is vooreerst van belang dat bedoelde toestemming is gegeven op een moment dat het MOS niet meer als model kon worden gedeponeerd. Dit depot kon niet meer plaatsvinden vanwege het feit dat het MOS al een tijd (méér dan een jaar) op de markt was en om die reden niet meer voldeed aan het vereiste dat een model nieuw moet zijn ten tijde van het depot (aldus de ter comparitie namens Markant afgelegde verklaring). Dit leidt tot de conclusie dat Prodisign en 3d-Tradelink in de royaltyovereenkomst een afspraak hebben gemaakt waaraan geen gevolg kon worden gegeven. 3d-Tradelink was hiervan op de hoogte, althans is hiervan op de hoogte gekomen, omdat zij na het sluiten van de royaltyovereenkomst ook niet tot depot van het MOS als model is overgegaan.

In één hand? 4.4. De volgende vraag die voorligt is of de hiervoor omschreven conclusie en het gevolg daarvan (geen depot van het MOS als model) van invloed is op de wijze waarop het bepaalde in artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing vindt. Hiervoor dient niet alleen de inhoud van dit artikel in acht te worden genomen, maar ook de ratio die daaraan ten grondslag ligt. Artikel 3.28. BVIE is gelijkluidend aan de (met ingang van 1 december 2003 gewijzigde) tekst van artikel 22 lid 1 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (verder: “BTMW”). Met de regeling in artikel 22 BTMW heeft de wetgever willen bewerkstelligen dat het modelrecht ter zake een bepaald product en het daarmee corresponderende auteursrecht zich zoveel mogelijk in dezelfde hand bevinden. Dit vanuit de wens van de wetgever dat het voor eenieder - door middel van raadpleging van de geregistreerde modellen - duidelijk moet zijn wie de intellectuele rechten met betrekking tot het betreffende product in eigendom heeft, waaronder dus ook de auteursrechten. Op deze wijze wordt de rechtszekerheid gediend. Tussen partijen staat vast - zoals hiervoor reeds is overwogen - dat 3d-Tradelink, ondanks de aan haar gegeven toestemming in de royaltyovereenkomst, niet is overgegaan tot depot van het model van het MOS. Dit betekent dat het doel waarvoor artikel 3.28. lid 1 BVIE (voorheen: artikel 22 lid 1 BTMW) in de wet terecht is gekomen niet ziet op het onderhavige geval. Immers, door raadpleging van de modelregisters zal “de raadplegende derde” niet stuiten op een op het MOS rustend modelrecht of een poging tot de inschrijving daarvan, zodat die derde op grond van dat register ook niet duidelijk kan worden gemaakt welke partij de auteursrechten ten aanzien van het MOS bezit. In die situatie is er geen grond voor toepassing van het rechtsvermoeden dat de modelrechthebbende tevens auteursrechthebbende is en mist het bepaalde in artikel 3.28. lid 1 BVIE dus ook toepassing (vgl. Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 1982, BIE 1982 nr. 78 en Prof. Mr. D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten, Kluwer 1985, nr. 122.). Als gevolg hiervan dient het geschilpunt van partijen ten aanzien van de vraag welke partij de op het MOS rustende auteursrechten bezit niet op basis van 3.28. lid 1 BVIE, maar aan de hand van het stelsel van de Auteurswet te worden beoordeeld. Het ter comparitie door Markant aangehaalde artikel 88 lid 2 van verordening (EG) nr. 6/2000 betreffende Gemeenschapsmodellen brengt in deze conclusie geen verandering, ook niet als aangenomen zou worden dat het MOS als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zou kunnen worden aangemerkt. Hiervoor is redengevend dat het toegepaste nationale recht juist tot gevolg heeft dat artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing mist.

Royaltyovereenkomst & akte van overdracht. 4.5.   Het stelsel van de Auteurswet houdt - voor zover van belang - in dat auteursrechten voor overdracht vatbaar zijn en dat voor de levering van auteursrechten een daartoe bestemde akte is vereist (zie artikel 2 Auteurswet). Het moet dus gaan om een schriftelijk stuk waaruit blijkt dat de ondertekenaar heeft bedoeld auteursrechten over te dragen. Deze bedoeling kan worden aangenomen als het woord ‘overdracht’ of ‘overdragen’ in de akte voorkomt. Met inachtneming van dit toetsingskader wordt overwogen dat in de royaltyovereenkomst geen bepaling is te vinden, waaruit kan worden opgemaakt dat Prodisign heeft bedoeld de auteursrechten met betrekking tot het MOS aan 3d-Tradelink over te dragen. Woorden die duiden op een ‘overdracht van auteursrechten’ of ‘overdragen van rechten door Prodisign aan 3d-tradelink’ komen in de royaltyovereenkomst niet voor.

Integendeel, de inhoud van de royaltyovereenkomst duidt er juist op dat de auteursrechten bij Prodisign zijn gebleven en dat aan 3d-Tradelink uitsluitend een recht tot gebruik van die rechten (licentie) is gegeven. In artikel 3 van de royaltyovereenkomst is immers - kort gezegd - bepaald dat 3d-Tradelink “het gebruik van de auteursrechten heeft en voor een eventuele toekomstige overdracht van dat gebruiksrecht toestemming van Prodisign nodig heeft” (zie 2.2.). Verder is in dit kader van belang dat uit artikel 2 van de royaltyovereenkomst volgt dat de royaltyovereenkomst eindigt als 3d-Tradelink met de exploitatie van het MOS stopt. Anders gezegd: als 3d-Tradelink het MOS niet meer wenst te verhandelen verliest zij het gebruik van de auteursrechten. Deze afspraak is ook een aanwijzing dat de auteursrechten altijd bij Prodisign in eigendom zijn gebleven. Temeer, nu in die situatie geen (terug)overdracht van auteursrechten is overeengekomen, hetgeen wel had gemoeten als 3d-Tradelink auteursrechthebbende zou zijn geweest. Markant heeft de royaltyovereenkomst in eerste instantie ook op deze wijze uitgelegd. De raadsman van Markant heeft in zijn brief van 20 november 2007 aan Vlaar immers over de met de curator in het faillissement van 3d-Tradelink gesloten overeenkomst tot de overname van activa geschreven: “tot die overgenomen activa behoren ook de rechten en verplichtingen als exclusieve licentienemer die voortvloeien uit de licentie-overeenkomst (onderstreping rechtbank) met Prodisign (…) betreffende een (…) monitorarm die 3D Tradelink onder de naam MOS op de markt brengt.”

4.6.  Uit het vorenstaande volgt dat de royaltyovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een akte waaruit blijkt dat Prodisign bedoeld heeft de auteursrechten met betrekking tot het MOS aan 3d-Tradelink over te dragen. Nu een zodanige - in artikel 2 Auteurswet bedoelde - akte ontbreekt is de conclusie dat de auteursrechten met betrekking tot het MOS, ook na het sluiten van de royaltyovereenkomst, bij Prodisign zijn gebleven. Prodisign heeft deze rechten dan ook op 19 oktober 2007 aan Vlaar kunnen overdragen en als gevolg hiervan heeft Vlaar op haar beurt daags daarna de royaltyovereenkomst met 3d-Tradelink kunnen ontbinden op grond van het feit dat 3d-Tradelink haar verplichtingen tot betaling van royalty’s niet nakwam. Dit een en ander brengt mee dat de curator in het faillissement van 3d-Tradelink geen auteursrechten met betrekking tot het MOS aan Markant heeft kunnen overdragen. In het licht hiervan en gegeven het feit dat Markant zich in deze procedure niet op het standpunt heeft gesteld dat zij (ook) andere rechten dan auteursrechten met betrekking tot het MOS in eigendom heeft gekregen, worden alle in 3.1. omschreven vorderingen van Vlaar toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen zal worden beperkt tot een bedrag van EUR 100.000,00.

Aanhouding in reconventie. 4.11.  Nu met betrekking tot de vraag of de modelrechten met betrekking tot E-Motion aan Markant toekomen een procedure bij rechtbank ’s-Gravenhage aanhangig is, kan de uitkomst van die procedure van invloed zijn op de beoordeling van de vorderingen in reconventie in de onderhavige procedure betreffende de E-Motion. De vorderingen in reconventie zijn immers gegrond op de stelling van Markant dat zij de modelrechten ter zake de E-Motion bezit en dat het depot van die modelrechten in 2003 dus niet te kwader trouw is geschied. Met het oog hierop houdt de rechtbank iedere beslissing in reconventie, voor zover betrekking hebbend op de E-Motion, aan en wordt Markant in de gelegenheid gesteld door middel van een akte het vonnis van rechtbank ’s-Gravenhage in het geding te brengen en daarop een toelichting te geven. Vervolgens krijgt Vlaar de gelegenheid daarop te reageren. Ook krijgen partijen in die respectievelijke akten de mogelijkheid een toelichting te geven op de in reconventie gemaakte daadwerkelijke kosten in de zin van artikel 1019h Rv, waarbij partijen de inhoud van de reeds onder 4.8. genoemde “indicatietarieven in IE-zaken” en de in dat stuk gegeven aanwijzingen in acht dienen te nemen. Ten aanzien van de roldatum dat bedoelde akte door Markant moet worden genomen bepaald de rechtbank reeds nu het volgende. In het dictum onder 5.8. zal de onderhavige zaak naar de parkeerrol worden verwezen. Zodra het vonnis door rechtbank ’s-Gravenhage is gewezen, kan ieder der partijen verzoeken de zaak weer op de eerstvolgende datum op de rol te plaatsen. Vervolgens krijgt Markant een termijn van vier weken om bedoelde akte in te dienen, waarna Vlaar een zelfde termijn krijgt voor het indienen van haar antwoordakte.

Lees het vonnis hier. Zie ook IEF 6572 (Rechtbank s-Gravenhage, 31 juli 2008, KG ZA 08-685, Vlaar Ergonomie c.s. tegen Markant Nederland c.s.).

"Per 1 oktober 2008 heeft Charlotte Vrendenbarg de overstap gemaakt naar Leidsegracht Advocaten te Amsterdam, waar zij de praktijkgroep intellectuele eigendom en algemeen procesrecht zal versterken. Charlotte werkte de afgelopen jaren als advocaat binnen de IE-sectie van het kantoor Baker McKenzie.

Leidsegracht Advocaten is een niche kantoor binnen de handelspraktijk met een nadruk op intellectuele eigendomsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en algemeen verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht. Het kantoor bedient zowel nationaal en internationaal opererende cliënten en heeft inmiddels een stevige basis in onder meer de creatieve en culturele sector. De praktijkgroep intellectuele eigendom staat onder leiding van Gert-Jan van den Bergh en Lars Bakers en telt thans 5 advocaten. Aan het kantoor zijn Theo Bremer en Martijn Sanders (oud-directeur van het Concertgebouw) als adviseur verbonden.

Boekblad bericht: “Uitgeverij Maarten Muntinga heeft de juridische strijd tegen de Italiaanse uitgeverij Rainbow S.p.A alsnog verloren. Maarten Muntinga heeft de strijd tegen Rainbow S.p.A alsnog verloren, omdat zij na het gewonnen eerste kort geding geen bodemprocedure heeft aangespannen.  Door het uitblijven van een bodemprocedure binnen drie maanden is de uitspraak van het eerste kort geding vervallen. Muntinga moet de proceskosten van het kort geding grotendeels terugbetalen aan het Nederlandse dochterbedrijf van Rainbow S.p.A., Rainbow Distribution.

 Volgens de advocaat van Rainbow Distribution, Mr. Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek, zouden de Italianen nu weer gebruik kunnen maken van de naam Rainbow voor boeken en tijdschriften. 'Maar dat zal niet gebeuren. De cliënt heeft vanaf het begin toegezegd dat niet meer te doen en doet die toezegging gestand. Het is mijn cliënt met name te doen om haar televisieseries, dvd's en animatiefilms, zoals Winx Club en Monster Allergy en de daarop gebaseerde merchandisingartikelen. De boeken en tijdschriften zijn bijzaak.'

Lees hier meer. Wie het vonnis heeft, mag het vanzelfsprekend mailen

Rapport Ministerie van Economische Zaken: Dode letter of levende materie? Openbare orde en goede zeden in het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen.

Rapport over de rol van ethische aspecten bij octrooiering van biotechnologische uitvindingen. Daarbij wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Welke ruimte biedt het huidige octrooirecht voor morele afwegingen?
2. Is die ruimte voldoende?
3. Is het octrooirecht bruikbaar om (moreel) ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan?
4. Zijn er gronden om de Europese Commissie te verzoeken met voorstellen te komen om Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen aan te passen i.v.m. ethische aspecten, in het bijzonder naar aanleiding van ingediende moties met betrekking tot octrooien op humane genen?

“Tenslotte zij benadrukt dat het tegengaan van onwenselijke ontwikkelingen veel beter geregeld kan worden via specifieke wetgeving dan via wijziging van het octrooirecht. Dat vereist heldere politieke keuzes over wat wel en niet toelaatbaar wordt geacht. Het octrooirecht is daarvoor geen geschikt middel, want het grijpt te laat aan in het traject van ontwikkeling en toepassing.

De onwenselijke geachte uitvinding is dan immers al gedaan en kan, mits er geen wettelijke beletselen zijn, worden toegepast zonder een ervoor verleend octrooirecht. Bovendien is geheimhouding een aantrekkelijk (goedkoop en langdurig) beschermingsalternatief indien het octrooirecht geen bescherming kan of mag bieden. Geheimhouding bemoeilijkt publieke controle en discussie over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen en hun mogelijke toepassingen. Geheimhouding bevordert ook de kans dat investeringen worden gedaan waarvan de uitkomst al bekend had kunnen zijn via octrooipublicaties. Ten slotte zijn dwanglicenties in het algemeen belang natuurlijk niet mogelijk voor uitvindingen die geheim worden gehouden omdat ze niet geoctrooieerd kunnen worden, wegens het niet voldoen aan de vereisten voor octrooi.”

Lees het rapport hier.

Rechtbank Breda, 12 november 2008, LJN: BG4232, Eiser tegen de Gemeente Breda.

Auteursrecht. De enkele vrees dat BKR kunstwerken vernietigd zijn is onvoldoende grond om de vorderingen op artikel 25 lid 1 sub d AW toe te wijzen. En zelfs als de kunstwerken wel vernietigd waren zou die vernietiging, onder verwijzing naar Jelles/Zwolle, nog geen aantasting op van het auteursrecht opleveren. Proceskosten volgens liquidatietarief.

“4.1. Eiser grondt zijn vorderingen op artikel 25 lid 1 sub d van de Auteurswet. Hij voert aan dat de omstandigheid dat zijn werken niet meer traceerbaar zijn op zichzelf al een inbreuk vormt op zijn eer en goede naam. De vrees dat de drie spoorloze kunstwerken vernietigd zijn wordt volgens eiser versterkt door het feit dat het werk “het Getijdenobject” zonder zijn medeweten vernietigd werd en het feit dat alle andere BKR-kunstwerken wel aan hem terug in eigendom zijn overgedragen.

 4.2. De gemeente Breda betwist dat zij de drie kunstwerken heeft vernietigd. Volgens de Gemeente Breda kan haar niet worden verweten dat zij niet meer kan achterhalen waar de drie BKR-kunstwerken zich thans bevinden, omdat zij in het kader van de BKR in de jaren ‘70 en ‘80 circa 20.000 kunstwerken heeft aangekocht en het destijds, bij gebreke van automatiseringsmogelijkheden, te kostbaar en te complex was om een registratie bij te houden van alle kunstwerken die zij onder zich had.

4.3. De rechtbank overweegt als volgt: De door eiser ingestelde vorderingen zijn alle gebaseerd op de feitelijke stelling dat eiser vreest dat zijn kunstwerken zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt. eiser stelt dus niet dat ze zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt. Op basis van enkel genoemde vrees kunnen de vorderingen niet worden toegewezen.

4.4. Indien eiser al bedoeld zou hebben stellig te stellen dat de kunstwerken zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt en indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat dit zo was, dan nog levert de vernietiging van die kunstwerken geen aantasting op van het auteursrecht op basis van artikel 25 lid 1 sub d van de Auteurswet (zie het arrest Jelles/Zwolle, Hoge Raad 6 februari 2004, LJN: AN7830). In het geval dat de kunstwerken in het ongerede zijn geraakt heeft te gelden dat het niet sluitend documenteren van 20.000 BKR-kunstwerken vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw in zijn algemeenheid niet is aan te merken als onzorgvuldig en onrechtmatig jegens eiser.  Bijzondere omstandigheden die vernietiging of het in ongerede doen raken ten aanzien van eiser onrechtmatig maken zijn niet gesteld.
De conclusie luidt dan ook dat eiser reeds om deze redenen niet ontvankelijk dient te worden verklaard in alle vorderingen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, LJN: BG4155, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Tjokkie E-Marketing B.V. i.o.

Eerst even voor jezelf lezen. Domeinnamen, Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Vervolg op Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2008, Thuisbezorgd.nl tegen Jolidé V.O.F. c.s, IEF 5552. (Dreigend) gebruik domeinnaam als handelsnaam. Gebruiksverbod o.g.v. onrechtmatige daad.  Proceskostenveroordeling in kort geding kan niet in de bodemzaak betrokken worden. Eiser Thuisbezorgd.nl wordt in de gelegenheid gesteld om  zich bij akte over de (hoogte van) proceskostenveroordeling i.c. uit het te laten.

Handelsnaamrecht: 7.14 In de onderhavige zaak doet zich niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam van Tb is samengesteld uit het woorden thuis gevolgd door een vervoeging van het woord bezorgen. Dit zijn weliswaar gewone Nederlandse woorden maar door de combinatie van deze woorden met het achtervoegsel “.nl” is een niet zuiver beschrijvend woord ontstaan voor de door Tb aangeboden diensten, te weten het via online bemiddeling thuis (laten) bezorgen van maaltijden. In zoverre is er hier een andere situatie dan bij het gebruik van de naam Camping Holidays voor kampeervakanties of hypotheekofferte.nl voor het online aanbieden van hypotheekoffertes. Anders dan gedaagde partij heeft aangevoerd is hier derhalve geen sprake van monopolisering door Tb van een louter beschrijvende aanduiding.

(…) Het mag zo zijn dat gedaagde partij ingevolge het arrest van het hof van het gebruik van de aanduiding thuisbezorgen.nl heeft gestaakt, uit het feit dat zij geweigerd heeft aan Tb toe te zeggen dat het gebruik van de website thuisbezorgen.nl niet alsnog zal worden hervat voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb volgt dat er in ieder geval sprake is van een dreigend gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl. door gedaagde partij. Dit rechtvaardigt al een verbod op ieder gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl door gedaagde partij.”

Onrechtmatige daad: 7:16. (…) Het enkele feit dat er sprake is van verwarring en van verwarringsgevaar met de handelsnaam van Tb, leidt al tot de conclusie dat het gebruik van de domeinnaam thuisbezorgen.nl of enig ander daarmee overeenstemmend teken onrechtmatig is jegens Tb.

7.17.  Tb vraagt een verbod op het gebruik van de domein- en handelsnaam voor zover gebruikt met betrekking tot activiteiten en/of diensten (soort)gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb of waarvoor (een van) de merken van Tb is ingeschreven. Gelet op de zeer ruime omschrijving van de categorieën waarvoor de merken van Tb zijn ingeschreven, zal dit bevel beperkt worden tot activiteiten en/of diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt genoegzaam welke diensten of activiteiten dat zijn.”

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 november 2008, KG ZA 08-1296, Crocs Inc. c.s. tegen X Holding B.V.

Crocs-zaak. Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Geen spoedeisend belang. Uit strafzaak tegen gedaagde kan niet worden afgeleid dat gedaagde ‘thans nog steeds het vermeend inbreukmakend schoeisel vermarkt’. Ook weigering om onthoudingsverklaring te ondertekenen levert in dit geval geen spoedeisend belang op. Proceskosten zijn voor eiser Crocs: €5.779,75.

“4.5. Zij [eiser] stelt dat het haar pas tijdens de strafzitting van 22 juli 2008 jegens bedoelde derde duidelijk is geworden dat X (of een van diens vennootschappen) door het leveren van vermeend inbreukmakend schoeisel aan deze derde nog steeds inbreuk op haar auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten maakt. De voorzieningenrechter kan Crocs niet in haar stelling volgen. Onbetwist staat vast dat het proces-verbaal in het strafrechtelijke onderzoek jegens meerbedoelde derde op 30 november 2007 is gesloten, zodat de strafzaak slechts betrekking heeft op feiten van voor die datum en daaraan derhalve niet de conclusie kan worden verbonden dat X (of een van diens vennootschappen) thans nog steeds het vermeend inbreukmakend schoeisel vermarkt. Bovendien stelt Crocs dat deze verdachte ter zitting zou hebben gesteld dat X hem zou hebben beleverd, welke uiting van deze verdachte in een strafzaak door X ter zitting in de onderhavige procedure uitdrukkelijk is betwist.

Bij gebreke van verdere concrete aanwijzingen wordt voorshands niet aannemelijk geacht dat X (of een van diens vennootschappen) deze derde voorafgaand aan november 2007 zou hebben beleverd. Daarenboven is het gelet op de verklaring van X tijdens de mondelinge behandeling van de onderhavige zaak, welke verklaring door Crocs niet of onvoldoende gemotiveerd is betwist, voldoende aannemelijk dat X en de door hem gecontroleerde vennootschappen op zijn laatst na de inbeslagname door de FIOD-ECD op 25 februari 2008 zijn gestopt met de vermeende inbreuk op de auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten van Crocs en is er geen enkele andere concrete aanwijzing aannemelijk gemaakt dat verdere inbreuk dreigt.

4.6. De enkele weigering door de Holding om de door Crocs voorgelegde onthoudingsverklaring te ondertekenen – die naar de stellingen van X allerlei ‘wurgbepalingen’ bevat, terwijl bovendien als onbetwist gesteld aannemelijk is dat de Holding geen andere activiteiten ontplooit dan het houden van aandelen en derhalve geen inbreuk kan plegen – is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden van dit specifieke, enigszins a-typische geval onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen bij de gevraagde voorlopige voorzieningen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Koophandel te Brussel, 27 oktober 2008, A/08/00340, SAGL VF International tegen N.V. Wibra België, Wibra Holding B.V.  (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy).

Even kort: Gemeenschapsbeeldmerk KIPLING tegen overeenstemmend beeldteken gedaagde. KIPLING is in België een zeer bekend merk. (Flagrante) inbreuk aangenomen. €600.000,- schadevergoeding. Kwade trouw aangenomen (winstafdracht). De Belgische Gemeenschapsrechtbank lijkt ook internationale bevoegdheid te hebben aangenomen ten aanzien van de Nederlandse medegedaagden.

“8 (…) Het merk van eiseres is zeer bekend bij het algemene publiek en bezit daardoor een goot onderscheidend vermogen.

 Bij een vergelijking tussen enerzijds het beeldmerk van eiseres en anderzijds het door verweersters gebruikte teken stemt dit laatste in zodanige mate in haar totaalindruk visueel overeen met het beeldmerk van eiseres dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd. Door de bijzondere compositie van verscheidene cirkels en motieven, in identieke orde, laat het teken een quasi-identieke totaalindruk na Het vervangen van de benaming "KIPLING" door "ABCDINISPORTS" heeft geen invloed op die quasi-identieke totaalindruk, temeer het gaat over courante producten, bestemd voor voornamelijk een publiek van adolescenten dat niet spontaan de inspanning zal doen om de in cirkelvorm aangebrachte benamingen te ontcijferen en dat de tweede benaming niet zal onthouden die, in tegenstelling met de eerste benaming, geen bekendheid heeft.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het verwarringsgevaar in voorliggend geval visueel aanwezig is en niet teniet wordt gedaan dooi het gebruik van een andere benaming. Door gebruik te maken van het bewuste teken voor dezelfde of minstens soortgelijke waren waarvoor het beeldmerk van eiseres is ingeschreven zonder toestemming van eiseres, werd er dan ook een inbreuk gemaakt op de merken van deze laatste.”

Naast een inbreukverbod legt de rechtbank gedaagde Wibra een schadevergoeding op van €60,- per verkochte inbreukmakende tas, wat leidt tot een totale schadevergoeding van meer dan € 600.000,--.  De genoten winst moet nog nader worden bepaald, maar dat sprake is van de vereiste kwader trouw is volgens  de rechtban wel duidelijk:

“12. (…) Gelet onder meer de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en het flagrant karakter van de inbreuk, kan liet niet anders dan dat verweersters zich ten tijde van hun handelen bewust zijn geweest van het inbreukmakend karakter daarvan en dat zij dus te kwader trouw handelden. De gelijkenissen tussen het merk en het gebruikte teken zijn namelijk zo frappant dat ze niet toevallig kunnen zijn, maar integendeel, getuigen van de manifeste wil te parasiteren op de bekendheid van het merk.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 13 november 2008, zaak T-346/07, Duro Sweden AB tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Weinig verrassende weigering inschrijving woordmerk EASYCOVER, klassen 19, 24 en 27 (bouwmaterialen, textiel, vloerbedekkingen etc.).

“63  . It follows from the foregoing that the mark EASYCOVER, taken as a whole, presents, with regard to the target public, a sufficiently direct and concrete link with the goods covered by the application for registration, with the exception of those in the category of ‘monuments, not of metal’. In that regard, it should be added that, even if the mark EASYCOVER were not descriptive of all the goods within each of the categories in question, except for the category ‘monuments, not of metal’, the applicant applied for registration of the sign for all the goods within those categories without distinguishing between them, so that, accordingly, the Board of Appeal’s assessment must be upheld in so far as it relates to those categories of goods as a whole except for those goods in the category ‘monuments, not of metal’”

Lees het arrest hier.

GvEA, 12 november 2008, zaak T-210/05,  Nalocebar tegen OHIM / Limiñana y Botella, SL  (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Spaans nationaal woordmerk LIMONCHELO tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk Limoncello di Capri. Oppositie toegewezen. Zelfs al is Limoncelo weinig onderscheidend in Spanje (voor, zeg maar, Limoncelo), wat onvoldoende is aangetoond, dan is dat weinige onderscheidende vermogen i.c. nog altijd genoeg, nu de merken en waren overeenstemmen en identiek zijn. Het gaat tenslotte om de l’appréciation globale. Klik op afbeelding voor vergroting.

"38. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mot « limoncello » est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par la marque demandée.

(...) 51. En effet, il convient de relever que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

(...) 53. Il résulte de ce qui précède, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun, le mot « limoncello » ou « limonchelo », génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, les produits concernés étant identiques ou similaires, qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion."

Lees het arrest hier.