Een afgezwakt onderscheidend vermogen
GvEA 13 februari 2007, T-256/04. Mundipharma AG tegen OHIM/Altana Pharma AG.
Oppositieprocedure geneesmiddelmerken RESPICORT tegen RESPICUR. Afbakening van subcategorieën merkinschrijving, overeenstemming en verwarringsgevaar.
Altana heeft in 1998 het gemeenschapswoordmerk RESPICUR aangevraagd voor klasse 5 (“therapeutische middelen voor de luchtwegen”), Mundipharma heeft oppositie ingesteld op basis van haar oudere Duitse woordmerk RESPICORT dat ook is ingeschreven voor klasse 5 (“farmaceutische en hygiënische producten; pleisters”).
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de oppositieafdeling de oppositie niet had mogen afwijzen op grond van het ontbreken van het bewijs van het houderschap van het oudere merk. Voorts had verzoekster niet het bewijs van gebruik van het oudere merk geleverd, voor zover dat was vereist, en diende enkel rekening te worden gehouden met het gebruik ervan voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”. De kamer zag geen gevaar voor verwarring, de betrokken waren waren dezelfde en de twee conflicterende tekens stemden in zekere mate overeen, hoewel deze overeenstemming werd geneutraliseerd door opvallende verschillen tussen deze tekens. Het voor het oudere merk relevante publiek en het voor het aangevraagde merk relevante publiek overlapten elkaar enkel waar het de vakmensen betrof, die dus in casu het relevante publiek vormden.
Het Gerecht vernietigt de beslissing en oordeelt over vijf factoren: De beperking van de voor het oudere merk in aanmerking genomen waren, de afbakening van het relevante publiek, de overeenstemming van de tekens, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en gevaar voor verwarring.
1. Beperking van de waren in de aanvrage/gebruik/soortgelijkheid (r.o. 22-38)
Hier draait het om de vraag of de kamer van beroep zich op het juiste standpunt heeft gesteld dat de bescherming voor het oudere merk van Mundipharma enkel geldt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten” (zie art. 42 lid 2 GMVo). Het Gerecht oordeelt van niet, na te constateren dat er niet is verzocht om normaal gebruik voor receptplichtige dosisaerosols en er ook niet behoeft te worden onderzocht of het daarvoor normaal is gebruikt. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep met haar beslissing in wezen willekeurig een subcategorie had afgebakend voor receptplichtige dosisaerosols, die was gebaseerd op criteria van de galenische aard, werkzame stof en een doktersrecept.
Het Gerecht grond haar redenering op het ALADIN-arrest: “Wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, [leidt] het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt.”
Volgens het Gerecht is de inschrijving voor “farmaceutische en hygiënische producten; pleisters” van RESPICORT voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te onderscheiden, maar niet receptplichtige dosisaesosols. Volgens het Gerecht is de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst het criterium voor de subcategorie en in casu is dat bij therapeutische middelen de therapeutische indicatie daarvan. Door daar geen rekening mee te houden heeft de kamer op onwillekeurige wijze een subcategorie afgebakend. De afbakening “therapeutische middelen voor de luchtwegen” is daarentegen volgens het Gerecht wel geschikt en het oudere merk moet worden geacht daarvoor te zijn ingeschreven.
2. Relevante publiek (42-47)
Hier dient rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie en diens aandachtsniveau. Het gaat hier volgens het Gerecht meer specifiek om Duitse consumenten, zowel patiënten als eindverbruikers enerzijds en medische vakmensen anderzijds. De betrokken patiënten zullen, aangezien vele ziekten van luchtwegen ernstige aandoeningen zijn, over het algemeen goed geïnformeerd en bijzonder omzichtig en oplettend zijn bij de keuze van een geneesmiddel. Het aandachtniveau is doorgaans meer dan gemiddeld.
3. Overeenstemming (52-62)
Aangaande de overeenstemming tussen “respicort” en respicur” oordeelt het Gerecht dat er visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is. Die laatste soort overeenstemming wordt nader uitgewerkt, waarbij de indeling van het relevante publiek in de bovenstaande groepen wordt aangehouden, die de conflicterende merken begripsmatig anders zullen opvatten.
“De vakmensen zullen door hun kennis en ervaring doorgaans in staat zijn de betekenis te vatten van de termen waarnaar de verschillende bestanddelen van de conflicterende merken verwijzen, te weten „respiratoire” [ademhalings-] voor „respi”, „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen] voor „cur” en „corticoïdes” [corticoïden] voor „cort”. Aldus zullen zij door de twee merken te ontleden in de respectieve bestanddelen ervan, het aangevraagde merk interpreteren in de zin van een „behandeling van ademhalingsmoeilijkheden”, en het oudere merk in de zin van „corticoïden bestemd voor de luchtwegen”. Deze twee interpretaties wijken begripsmatig in zekere zin van elkaar af, aangezien de betekenis van het oudere merk specifieker is dan die van het aangevraagde merk, maar zij hebben niettemin hetzelfde basisidee dat verband houdt met de ademhaling. Het begripsmatige verschil verzwakt derhalve weliswaar de hierboven vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming, maar dit verschil is onvoldoende uitgesproken om de overeenstemming te neutraliseren uit het oogpunt van de vakmensen
(…) Met betrekking tot de eindverbruikers is hierboven uiteengezet dat hun aandachts en kennisniveau meer dan gemiddeld is wegens de ernstige aard van de aandoeningen waaraan zij lijden. Derhalve zullen zij in staat zijn, in de twee betrokken merken het bestanddeel „respi” te onderscheiden en de begripsmatige inhoud ervan, die verwijst naar de algemene aard van hun gezondheidsproblemen, te begrijpen. Gelet op hun beperkte kennis van de medische vaktaal, zullen zij evenwel de begripsmatige verwijzingen door de bestanddelen „cur” en „cort” niet vatten. Derhalve zullen zij op begripsmatig vlak de conflicterende merken overeenstemmend achten wegens het identieke bestanddeel „respi”, dat als enige een duidelijke en vaste begripsmatige inhoud heeft.”
4 en 5. Onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar (68-73)
Ook bij het onderscheidend vermogen en het verwarringsgevaar wordt de nuancering van de twee groepen van het relevante publiek aangebracht. “Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen. (…) Derhalve kan het oudere merk worden geacht een afgezwakt onderscheidend vermogen te hebben voor het relevante publiek, in het bijzonder voor de medische vakmensen.
(…) Hoewel wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het feit dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, sterker is (…), op grond van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk verwarringsgevaar bij de vakmensen kan worden uitgesloten, volstaat deze omstandigheid niet met betrekking tot de eindverbruikers, voor wie de conflicterende merken in sterke mate overeenstemmen.”
Bij de Duitse eindverbruiker stemmen de conflicterende merken volgens het Gerecht dus wel in sterke mate overeen en derhalve bestaat er gevaar voor verwarring.
De bestreden beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.
Lees het arrest hier.
Unauthorised disclaimer
Teva vs. MSD: Court of The Hague, 17 May 2006, HA ZA 05-2019. Teva Pharmaceuticals Europe B.V. c.s. versus MSD Overseas Manufacturing Co. (Ireland).
"It is stated a priori that the court, when answering - under Dutch patent law - the question whether a disclaimer such as the one at issue is permissible, seeks alignment with the case law of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, as developed in G1/03 (OJ EPO 2004, 413) and G2/03 (OJ EPO 2004, 448) of 8 April 2004. In said judgments the Enlarged Board of Appeal of the EPO held that a disclaimer without basis in the original documents was only allowed in three cases: (i) as an exclusion of the fictitious state of the art, (ii) as an exclusion of an accidental anticipation and (iii) by exclusions of patenting for non-technical reasons. (...)
The above leads the court to the conclusion that Blum is not so unrelated and remote that the average skilled person never took this document into consideration when searching for other biphosphonates, which could be used in the treatment of bone disorders. This means there is no accidental anticipation and the dislaimer forms unauthorised added matter added matter. This disclaimer cannot, e.g. by means of partial revocation, be removed from the claim because this would result in abroadening of the scope of protection. Consequently, this ground for invalidity of NL '562 is effective, whereby as a result of the provisions of Article 15, Paragraph 1.c Regulation 1786/92 the SPC based on said invalid, but expired, patent is also invalid, so that the claim in the main action can be awarded. The other grounds for invalidity as presented by Teva need not be dealt with."
Read the entire judgment here.
Lezing Televisierichtlijn
Lezing Stichting Entertainment Groep over het ontwerp voor een gewijzigde Televisierichtlijn. De voorgestelde wijzigingen in deze Europese Richtlijn impliceren een groot aantal veranderingen inzake werkingsomvang, jurisdictie en regels met betrekking tot reclame en productplacement. De lezing zal deze keer worden verzorgd door Nico van Eijk, bijzonder hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht (IViR). De lezing vindt plaats op woensdag 28 maart in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
Meer informatie in de IE-Agenda (hier).
Het cross border verbod doorkruist?
Daan de Lange (Stibbe): Het cross border verbod doorkruist? Artikel over de algemene procesrechtelijke implicaties van het arrest Roche/Primus en in iets mindere mate GAT/Luk. (Gepubliceerd in JBPr 2007, nr. 1).
“Hoewel het juist is dat in kort geding niets wordt vastgesteld, maar slechts een voorlopige inschat-ting wordt gegeven (een kort geding vonnis heeft geen gezag van gewijsde), betwijfel ik of de uitleg van de rechtbank ’s-Gravenhage aan het arrest GAT/LuK recht doet aan de inhoud en strekking ervan. Immers, het HvJ overwoog (in r.o. 25) dat de exclusieve bevoegdheidsregels van art. 16 lid 4 EEX gelden “ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van het octrooi wordt opgeworpen”. Daarbij komt dat de redenering van de rechtbank ’s-Gravenhage als merkwaardig bijeffect heeft dat de mogelijkheden een grensoverschrijdend verbod te krijgen in een kort geding procedure veel ruimer zijn dan in een bodemprocedure. Dit is strijd met het karakter van een kort geding waarin in wezen spoedeisende ordemaatregelen worden genomen die niet tot een bodemprocedure kunnen wachten. Het past daarbij niet dat in kort geding maatregelen worden opgelegd die de bodemrechter niet kan toetsen.”
Lees het volledige artikel hier.
Eerst even voor jezelf lezen
- GvEA, 13 februari 2007, In zaak T-256/04. Mundipharma AG tegen OHIM/ Altana Pharma AG.
Oppositieprocedure RESPICORT tegen RESPICUR. “Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen.”
Lees het arrest hier.
- GvEA, 13 February 2007, In zaak T-353/04. Ontex N.V. tegen OHIM / Curon Medical, Inc.
Oppositieprocedure EURON tegen CURON. “The earlier mark cannot be regarded as being particularly distinctive in character. It is attenuated by the sequence ‘e-u-r-o’, because of its frequent use in the trade mark field, and in various trade names. Furthermore, that sequence includes a strong evocative element as regards the geographic origin of the goods that it designates.”
Lees het arrest hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).
Vormmerken
Rechtbank ’s-Gravenhage 14 februari 2007, KG ZA 07-48. Western Holdings L.L.C. tegen Corrado Holding B.V. en Klemans Groep B.V.
Geen merkinbreuk op het merk Instant Bust Booster door gebruik van de naam Bust Booster; geen onderscheidend vermogen. Door partijen zelf gemaakte kosten worden bij gebreke van juridische bijstand meegenomen in de proceskostenveroordeling.
Western is houdster van het woordmerk Instant Bust Booster dat op 7 maart 2002 als Gemeenschapsmerk is gedeponeerd voor klasse 3: cosmetica. Gedaagde brengt, handelend onder de naam Cobeco Cosmetics, producten te koop onder de aanduiding Bust Booster. Gedaagde Klemans is houdster van de domeinnamen bustbooster.nl en boezembooster.nl, beide leidend tot dezelfde webpagina waar het product boezembooster wordt aangeboden. Eiser stelt dat gedaagden inbreuk maken op zijn merkrecht en vordert doorhaling van de genoemde domeinnamen. Gedaagde stelt dat de aanduiding ‘bustbooster’ te beschrijvend is om in aanmerking te komen voor bescherming als merk.
Het Engelstalige woord ‘bust’ betekent volgens Webster’s dictionary onder meer ‘the breasts of a woman’ en ‘to boost’ betekent ondermeer ‘increase, raise’. Een correcte Nederlandse vertaling van bustbooster is dan ook borstvergroter, aldus Corrado. Gedaagde heeft verder een onderzoekje verricht op de website van het OHIM onder ‘refused trademarks’ en kwam daar soortgelijke gevallen tegen. Geweigerd zijn onder meer Natural Booster en Follicle Booster voor klasse 3.
De voorzieningenrechter overweegt dat het merk van Western en het teken van Corrado beide bedoeld zijn voor producten welke bestemd zijn voor uitwendige applicatie op de vrouwenborst, waarmee wordt beoogd door stimulatie van de bloedsomloop een borstvergroting te bereiken welke enige uren zou moeten aanhouden.
Naar voorlopig oordeel van de rechter zijn de woorden ‘bust’ en ‘booster’ ieder voor zich beschrijvend voor de borstvergrotingsproducten van partijen. Eiser heeft bovendien niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat de woordcombinatie Bust Booster meer is dan enkel de loutere som der bestanddelen. Het teken is zonder meer als beschrijvend aan te merken in elk geval voor waren zoals de borstvergroters van partijen.
Naar voorlopig oordeel maakt Corrado door het gebruik van het teken Bust Booster dan ook geen inbreuk op het merk Instant Bust Booster van Western.
Tenslotte hebben partijen aangegeven een volledige kostenveroordeling te wensen conform de handhavingsrichtlijn. Western heeft echter verzuimd tijdig een gespecificeerd kostenoverzicht over te leggen. Dit verzuim is in beginsel fataal omdat het daardoor de wederpartij onmogelijk wordt gemaakt een kostenopgave inhoudelijk te betwisten. Partijen hebben over en weer de kostenopgaven niet betwist. Als in het ongelijk gesteld zal Western worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In een geval als dit, waarbij geen juridische bijstand is gezocht, maar Corrado in het geding bij monde van een der bestuurders zelf verweer voerde, zijn tot de kosten van de procedure in de zin van de handhavingsrichtlijn ook te rekenen de kosten door partijen zelf gemaakt.
Lees het vonnis hier.
Truttig blad
Adformatie bericht dat Sanoma Uitgevers het tijdschrift Salomé heeft gesommeerd de uitzending van een radiospotje waarin Salomé wordt afgezet tegen het denkbeeldige tijdschrift 'Ibelle', een kwinkslag naar het tijdschrift Libelle van Sanoma, met onmiddelijke ingang te doen staken. In de radiocommercial wordt 'Ibelle' afgeschilderd als een truttig blad dat niet meer van deze tijd is.
Lees hier meer.
Mogelijke conclusie
Possible conclusion of the European patent Litigation Agreement by the Member States. Interim conclusions Legal Service.
Al eerder (met dank aan Howrey LLP) als eerst even voor jezelf lezen opgenomen, nu ook door Severin de Wit kort besproken op zijn IPEG-blog: “Negative Opinion on powers of EU member states to agree individually on EPLA. (…) It creates a new hurdle for EPLA to become reality anytime soon, as it concludes:
(…) 3) Directive 2004/48/EC harmonizes national legislation on the enforcement of intellectual property rights Not only would EPLA govern matters already dealt with by this Directive, but there are also contradictions between the two instruments on a number of matters."
"4) EPLA aims to lay down rules in certain areas governed by Regulation 44/200 I concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments. Notwithstanding the specific provisions of EPLA governing its relations with that Regulation, the conclusion of EPLA would affect the uniform and consistent application of the Community rules on jurisdiction and the recognition and the enforcement of judgments in civil and commercial matters
5) Compliance with Article 98[1] of EPLA would prima facie constitute a breach of Article 292 EC Treaty
6) It follows that the Community's competence is exclusive for the matters governed by EPLA and Member States therefore are not entitled on their own to conclude that Agreement."
Informatief citaatrecht (2)
In de Belgische zaak Copiepresse tegen Google (eerder bericht en vonnis hier) is de uitspraak van de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg dat Google Nieuws inbreuk maakt(e)op het auteursrecht van de Franstalige Belgische pers in beroep bevestigd. Wel is de geëiste dwangsom van 1,5 miljoen Euro per dag teruggebracht naar 25.000 Euro.
Lees de (Franstalige) uitspraak hier.
Kunst is pas kunst als het coherent is
Hans Bousie (Bousie Advocaten): Kunst is pas kunst als het coherent is. Kort commentaar bij Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2007, LJN: AZ8071. Erven Endstra tegen Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V., Bart Middelburg & Paul Vugts (eerder bericht en arrest hier).
Over het algemeen heb ik een hoge pet op van het oordeelsvermogen van Nederlandse rechters. Dat geldt dan zeker waar het gaat om vonnissen op het gebied van auteursrecht. Maar deze keer maak ik graag een uitzondering.
Tot mijn verbazing komt ook het Amsterdamse Gerechtshof, net als eerder de President van de Amsterdamse rechtbank tot de conclusie dat er geen auteursrecht rust op de “achterbankinterviews” van Endstra, omdat er geen bewuste creatieve keuze zou zijn gemaakt. De zaak was aangespannen door de erven Endstra die graag het boek van Middelburg & Vugts uit de handel willen hebben waarin deze interviews staan afgedrukt. Het hof formuleert als criterium voor het ontstaan van een werk dat er een vooropgezet doel moet zijn geweest van de maker, als volgt: “Om van een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken moet…dat werk door zijn maker als coherente creatie zijn geconcipieerd...… Hoewel Endstra ook wel zal hebben nagedacht over wat hij wel en niet tegenover de rechercheurs wilde loslaten en daarbij selectief te werk zal zijn gegaan, komt bepaald niet tot uiting dat hij er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal in deze vormgeving te gieten.”
Mijns inziens miskent het Hof daarmee de essentie van ons auteursrecht. Het auteursrecht vormt de navelstreng tussen maker en werk. Zonder maker geen werk, zonder werk geen maker. Maar de eis stellen dat er sprake moet zijn van een bewuste keuze van een maker om het werk in een bepaalde vorm te gieten, en daarboven ook nog eens dat het een coherente creatie moet zijn doet afbreuk aan het creatief proces dat de basis vormt van de noodzaak tot bescherming. Men zal het zich niet gerealiseerd hebben in de rust van de studeerkamer, maar stelt u zich maar eens de casus voor van de debiele, imbeciele of psychotische kunstenaar. In inrichtingen en gezinsvervangende tehuizen worden door hen vaak de mooiste werken gemaakt. Niemand zal met de hand op het hart durven beweren dat zij een vooropgesteld doel hebben om hun werken in een bepaalde vorm te gieten, laat staan dat er sprake is van een coherente creatie.
Resultante van deze uitspraak van het Hof is dat men voortaan ook de bescherming kan onthouden aan deze meest kwetsbare groep kunstenaars. Dat is één. En te veronderstellen dat kunst coherent moet zijn is een te beperkte, elitaire manier van kijken naar kunst. Het kan mij persoonlijk geen donder schelen of kunst coherent is, als ik het maar mooi vind en als de kunstenaar maar beschermd wordt. Dat is twee. Ik hoop van harte dat de erven Endstra met dit arrest naar de Hoge Raad gaan.
Hans Bousie
