HR 20 januari 2012, LJN BU7244 (Bach Flower Remedies tegen Healing Herbs; concl. AG Verkade)

In navolging van IEF 8612 en IEF 5215. Merkenrecht. Verwording tot soortnaam geldt in beginsel slechts voor woordmerken, is onjuist. Onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken.

Zowel Flower Remedies als Healing Herbs brengt producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. Flower Remedies is houdster van diverse Beneluxmerken, waaronder THE BACH REMEDIES. In Engeland zijn de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister verwijderd, de beeldmerken werden voorzien van een disclaimer.

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt. Oordeel hof dat mogelijkheid verval merkrecht wegens verwording merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Bewoordingen Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid, en HvJEU heeft in arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) betrokken regel ook op beeldmerk toepasselijk geacht. Aan BenGH 19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574 (Beapharm/Nederma) komt op dit punt geen betekenis meer toe.

Conclusie AG start met de woorden: Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die - idealistische - persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht.
In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst - vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux-merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.

Beoordeling: Uit hetgeen hiervoor in 4.2 is overwogen volgt dat de klachten van het onderdeel, die uitgaan van toepasselijkheid van het voor 1996 geldende recht, op een onjuiste rechtsopvatting berusten, zodat zij falen. In citaten:

Ten aanzien van onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken

4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.

Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

Betreft verwording tot soortnaam van beeldmerk
4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE.

4.4.2 Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken - blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde - onderscheidend vermogen toekwam. Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.

Op andere blogs:
Octrooibureau (Verlies van merkrecht op een logo)

Information from the Boards of Appeal, Presidium, business distribution and texts relating to the proceedings, supplement to OJ 1/2012, EPO: München 2012.

Als naslagwerk te gebruiken: de drietalige editie 2012 van de uitgave van de Beroepskamer van het Europees Octrooibureau. Hieronder de inhoudsopgave en tot slot een ovezicht van vijf regelingen rondom processuele aspecten van het Europees Octrooibureau.

Inhoudsopgave:
I. notice concerning the composition of the presidium of the boards of appeal for the years 2012/2013
II. business distribution schemes of the boards of appeal 201
III. rules of procedure of the boards of appeal
IV. accelerated processing
V. electronic authentication of decisions
VI. registrars of the boards of appeal
VII. oral proceedings before the boards of appeal
VIII. representation
IX. public notification
X. maintenance of files, file inspection
XI. filing of patent applications and other documents
XII. late receipt of documents
XIII. responsibility of the legal division
XIV.. representatives, epi, regulation on discipline

XIV.1. Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office
XIV.2. Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
XIV.3. Regulation on discipline for professional representatives
XIV.4. Rules of Procedure of the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the EPO
XIV.5. Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of the European Patent Office

Invitation/programme International conference Friday February 10th, The Hague.

In modern times, rapid technological development enables consumers to easily produce and publish creative ideas and exchange them through the internet, e.g. by social media. This often entails the use of works subject to copyright. Whereas the EU-copyright directive with its so-called three step test provides for a closed catalogue of limitations, the American copyright tradition with its fair use exception provides for a system of flexible exceptions.

The pressure on the limitative list of exceptions provided for by the EU-copyright directive seems to increase. It is said that the list insufficiently covers today's fast moving technological developments. On the other hand, it is said it enhances legal certainty rather than the fair use-system. A system of flexible exceptions could be an important element of the challenges and possibilities regarding the online distribution of works protected by copyright.

Register here.

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 09-4019 (Converse/Kesbo tegen Makro c.s. (Metro, Scapino, V&D en curator Sporttrading c.s.))

In januari en april 2009 heeft Makro schoenen voorzien van Converse-tekens aangeboden die waren ingekocht bij Sporttrading c.s.. Tegen Makro zijn een ex parte beschikkingen uitgevaardigd.

Vergelijkbaar met IEF 10805. In conventie wordt bezwaar gemaakt tegen enkele overlegde producties, waaronder een accountantsrapport. Volgens Makro had Converse eerder onderzoek kunnen doen en eerder het rapport in het geding kunnen brengen. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichte onderzoek dat zich in eerste instantie op andere partijen richtte, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport niet eerder in het geding had kunnen brengen. Het rapport is nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat en de rechtbank ziet aanleiding nadere akte te laten nemen en de zaak zal naar de rol worden verwezen.

In reconventie stelt Makro dat Converse c.s. ten onrechte rechtsmaatregelen heeft getroffen. Dat is niet onderbouwd. In citaten:

4.11. (...) Zo is ten aanzien van de opheffingen van de voorzieningen door Makro niet aangegeven waaruit blijkt dat deze voorzieningen ondeugdelijk en/of onnodig waren. Ten aanzien van de stelling dat Converse c.s. de verkoop van schoenen aan Makro heeft geweigerd laat Makro bijvoorbeeld na te onderbouwen waaruit dat is gebleken en waarom dat als misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet te bestempelen is. Ook deze vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

Afbeelding CC-BY-SA oki_jappo Flickr.com

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 10-3970 (Converse tegen V&D en curator Sporttrading c.s.)

Procesrecht. Herziening ex parte. Tijdens het prijzencircus van 2009 en 2010 heeft V&D schoenen aangeboden die voorzien waren van Converse-tekens. Deze waren in 2009 ingekocht bij Sporttrading c.s.. Tegen V&D zijn ex parte beschikkingen uitgevaardigd.

In conventie wordt bezwaar gemaakt tegen enkele overlegde producties, waaronder een accountantsrapport. Volgens V&D heeft Converse te lang gewacht met het verstrekken van de opdracht om het rapport te maken. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichte onderzoek dat zich in eerste instantie op andere partijen richtte, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport niet eerder in het geding had kunnen brengen. Het rapport is nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat en de rechtbank ziet aanleiding nadere akte te laten nemen en de zaak zal naar de rol worden verwezen.

In reconventie worden alle vorderingen afgewezen. Waaronder ook de herziening van ex parte beslissingen, omdat de bodemrechter niet bevoegd is deze te herzien.

4.16. Ten slotte heeft V&D gevorderd dat de ex parte beschikkingen worden herzien in die zin dat deze alsnog worden geweigerd, althans dat deze worden opgeheven. Converse heeft in dit verband aangevoerd dat de bodemrechter niet bevoegd is tot een dergelijke opheffing maar slechts de voorzieningenrechter. Converse heeft ter onderbouwing van haar standpunt verwijzen naar de Kamerstukken II 2005/2006, 30 392. V&D heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen aangevoerd dat voor die bevoegdheid van de gewone rechter aansluiting moet worden gezocht bij het beslagrecht, waar zowel de voorzieningenrechter als de bodemrechter bevoegd is beslagen op te heffen.

4.17. De rechtbank overweegt dat de hiervoor genoemde Kamerstukken onder meer valt te lezen dat een vermeende inbreukmaker die een beschikking met een verbod betekend krijgt, in kort geding de rechter kan vragen die beschikking te herzien. Voorts wordt in de Kamerstukken vermeld dat 'deze procedure vergelijkbaar is met het opheffingskortgeding nadat beslag is gelegd'. Die verwijzing legt een verband tussen het verzoek tot herziening bij de voorzieningenrechter en het opheffingskortgeding nadat beslag is gelegd. Daarmee wordt niets gezegd over de bevoegdheid van de gewone rechter naast die van de voorzieningenrechter. Voorts valt nergens in de wet te lezen dat de gewone rechter naast de voorzieningenrechter bevoegd is om een ex parte verbod op te heffen, zoals dat bij het beslagrecht wel uitdrukkelijk is geregeld in artikel 705 lid 1 Rv. De tekst van artikel 1019e Rv is op dit punt duidelijk. De vermeende inbreukmaker kan vorderen dat de voorzieningenrechter die de beschikking houdende het bevel heeft gegeven, de beschikking herziet, recht doende in kort geding. Dit betekend dat de bodemrechter niet bevoegd is om dit deel van de vordering te beoordelen. De rechtbank zal zich in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Gerecht EU 19 januari 2012, zaak T-103/11 (Tiantian Shang tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk JUSTING (2) waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de anciënniteit van het nationale beeldmerk met woordelement JUSTING. De onderzoeker wijst beeldmerk af, omdat het Italiaanse en het gemeenschapsmerk niet gelijk zijn. Vervolgens wordt het beroep verworpen. Als middel worden artikel 34 Vo. 207/2009, Schending van Richtlijn 98/71 en de bekendheid van het oudere nationale merk ingezet.

De verschillen in de beeldelementen van de aan de orde zijnde waren dienen, aldus verzoekster weer in de context van een „proces van grafische evolutie” van het oudere nationale merk te worden geplaatst. Dit beroep slaagt niet, daarvoor verschillen de tekens te veel om beroep te kunnen doen op anciënniteit van het oudere nationale beeldmerk.

Gelijke tekens
23. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de merken niet gelijk waren, zodat de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kon worden toegewezen.

24. Verzoeksters argument dat de verschillen tussen de merken door een „proces van grafische evolutie” beoogt te verklaren, kan niet afdoen aan die conclusie.

Schending richtlijn 98/71 :
27. Volgens rekwirante dienen de twee merken uit het oogpunt van een „mogelijk verwarringsgevaar”, indien wordt afgezien van een „al te grote gestrengheid”, te worden geacht één merk te zijn, rekening houdend met de identiteit van de waren, van het woordelement en van de houder, met de „feitelijke anciënniteit” en met de „duidelijke combinatie en/of evolutie van de volkomen verenigbare tekens”.

29. Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 98/71 in casu niet van toepassing zijn omdat zij modellen betreffen.

31. Bovendien zijn de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel aanvoert, in wezen dezelfde als die van het eerste middel. Verzoekster tracht immers aan te tonen dat de wezenlijke bestanddelen van de aan de orde zijnde merken gelijk zijn, te weten het woordelement „justing”, en dat de verschillen slechts het resultaat zijn van een „proces van grafische evolutie” waarmee het Gerecht rekening moet houden om daaruit te concluderen dat de merken gelijk zijn.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-751 (Ophuis Engineering tegen GBO Projects)

Proceskostenveroordeling in octrooizaak, inclusief proceskosten bij het NL Octrooicentrum.

GBO is houdster van octrooi NL2003798 inzake een afvalinzamelingsinrichting. Ophuis heeft een klemsysteem ontwikkeld om afvalzakken te bundelen ter voorkoming dat deze gaan zwerven.

GBO wijst Ophuis erop dat haar inrichting onder de beschermingsomvang van (de aanvrage van) het octrooi van GBO zou vallen. Bij dagvaardingsexploot heeft Ophuis de nietigheidsactie ingeleid. Deze is ingeschreven in het octrooiregister ex artikel 75 lid 4 Rijksoctrooiwet (ROW).

Na aanbieding van een akte van afstand van het gehele octrooi door GBO bij het NL Octrooicentrum, heeft Ophuis het Octrooicentrum desgevraagd echter geen toestemming gegeven voor de inschrijving van de akte (63 lid 2 ROW). Ophuis laat haar vorderingen betreffende schadevergoeding en de vervallenverklaring van het octrooi schrappen. Nu resteert nog de proceskostenveroordeling ex 1019h Rv, waaronder de proceskosten bij het NL Octrooicentrum. Die vordering wordt toegewezen ad €19.200,64.

4.2. Met het aan het NL Octrooicentrum aanbieden van een akte waarbij geheel afstand wordt gedaan van de beschermingsomvang van het octrooi wordt in feite erkend dat Ophuis het gelijk aan zijn zijde heeft in het geschil over de geldigheid van NL 789. Dat Ophuis, nadat hij geconfronteerd werd met de aan het NL Octrooicentrum aangeboden akte van afstand door GBO, de vordering tot vernietiging van het octrooi heeft ingetrokken, kan niet leiden tot een ander oordeel. Zulks moet immers gezien worden in het licht van de voorgenomen afstand van het octrooi door GBO, terwijl de vordering - gelet op die afstand - op goede grond is ingesteld. Evenmin doet daaraan af dat het octrooi formeel nog niet is vervallen nu hieraan nog slechts de toestemming zijdens Ophuis in weg staat (waartoe hij eerst bereid is indien zijn in verband met de handhaving door GBO gemaakte kosten door deze worden vergoed).

HvJ EU 19 januari 2012 zaak C-53/11P (OHIM tegen Nike International) - dossier

Hogere voorziening na T-137/09. In de oppositieprocedure komt Nike, als aanvrager voor het gemeenschapswoordmerk R10, een niet-ingeschreven nationaal woordmerk R10 tegen. Tijdens de procedure wordt dat nationaal merk gecedeerd. Het arrest gaat over de ontvankelijkheid van het beroep, het begrip "persoon die beroep kan instellen" en de toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM. In citaten:

Persoon die beroep kan instellen
44. Met het eerste onderdeel van het eerste middel en met het tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door geen rekening te houden met de toepasselijkheid van deze bepalingen en door de eerste kamer van beroep van het BHIM de verplichting op te leggen, bij de beoordeling van de procesbevoegdheid van een persoon die een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM heeft ingesteld, de richtsnoeren van het BHIM mutatis mutandis toe te passen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep Nike een bijkomende termijn had moeten verlenen om haar opmerkingen in te dienen, dan wel om extra bewijzen over te leggen betreffende de overdracht van het oudere recht waarop zij zich ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid beriep.

50. Niet alleen kan het BHIM volgens de bewoordingen van bedoeld lid 1 de persoon die het beroep instelt geen bijkomende termijn toekennen om een onregelmatigheid te verhelpen die verband houdt met het bewijs van zijn procesbevoegdheid, maar lid 2 van regel 49 sluit die mogelijkheid bovendien uit.

Bewijs van cessie ouder nationaal recht
56. Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door in casu geen rekening te houden met de toepasselijkheid van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM krachtens regel 50, lid 1, en – naar analogie – regel 31, lid 6, van deze verordening, alsook, mutatis mutandis, overeenkomstig het – in punt 17 van het onderhavige arrest vermelde – punt van de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure, Nike in de gelegenheid had moeten stellen haar opmerkingen in te dienen of bijkomende bewijzen over te leggen waaruit de overgang van het door haar ten bewijze van haar procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht kon blijken.

Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM
57. Voor zover het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamers van beroep van het BHIM verplicht zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen, is het, zoals het BHIM opmerkt, vaste rechtspraak dat de beslissingen die deze kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punt 47; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 48, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C‑202/08 P en C‑208/08 P, Jurispr. blz. I‑6933, punt 57).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 10-4464 (Key To Metals tegenover Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH)

Met dank aan Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

Merkenrecht. Proceskostenveroordeling bij een IE-geldigheidskwestie. Key To Metals richt zich op informatievoorziening over metalen en -legeringen en exploiteert een database online en op een cd-rom. Stahlschlüssel is houdster van het internationale woordmerk KEY TO STEEL (bij het Bundespatentgericht is dit merk doorgehaald, bij de rechtbank in Madrid is de nietigheidsvordering afgewezen).

Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. (…) Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot”, en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Echter gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen (r.o. 4.9). Het merk wordt niet als ingeburgerd beschouwd (r.o. 4.11).

De rechtbank overweegt dat volgens vaste (lagere) rechtspraak een volledige en evenredige proceskostenveroordeling op de voet van 1019h Rv op zijn plaats is. Ook in het geval van het enkel aan de orde zijn van een geldigheidskwestie van een intellectueel eigendomsrecht.

4.8. Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden, betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. Dit volgt ook uit de tekst op de website van Stahlschlüssel (zie hiervoor onder 2.2). Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot” en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Evenmin is door haar betwist dat de diensten en waren die zij onder het merk aanbiedt aldus kunnen worden opgevat. In de informatie die zij op haar website geeft over “[t]he Key to Steel – Stahlschuessel cross reference book”, volgt dat dit de gebruiker “will help (...) to decode / decipher steel designations and find equivalent materials worldwide”. Gesteld noch gebleken is dat de andere waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven een ander (gebruiks)doel hebben. Daarmee beschrijft “key” een kenmerk van de waren en diensten, namelijk wat zij zijn/inhouden. Met “key” wordt beschreven waartoe de waren en diensten dienen of bestemd zijn dan wel waarvoor deze (dienen te) worden gebruikt, te weten: om bepaalde informatie te ontsluiten en/of te vinden dan wel om deze daartoe aan te bieden. Het woord “to” komt zelf in de samenstelling van woorden geen afzonderlijke betekenis toe, het verbindt “key” met “steel” op een taalkundig juiste en op in ieder geval niet ongebruikelijke of bijzondere wijze. Het bestanddeel “to” maakt duidelijk over welk onderwerp er informatie beschikbaar gemaakt of verschaft wordt. Uit de door Key To Metals op het internet gevonden voorbeelden van gebruik van de samenstelling “key to” volgt in ieder geval dat deze niet ongebruikelijk is om aan te geven dat toegang tot informatie, antwoorden, verklaringen over een bepaald onderwerp wordt gegeven. De rechtbank kan Stahlschlüssel dan ook niet volgen in haar betoog dat “key to”, ondanks dat dit “oplossing” of “sleutel” kan betekenen, ambigu is en dat daarmee (dus) nog geen band met de genoemde waren of diensten wordt gesuggereerd. Dat “key to” niet gelijkgesteld kan worden aan bijvoorbeeld “printed matter” of “internet” – zoals Stahlschlüssel aanvoert – is in dit verband niet relevant, het gaat er om dat “key to” kenmerken (de inhoud en bestemming) van de waren en diensten beschrijft en in die zin beschrijvend is.

4.9. Gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Dat de samenstelling kan worden begrepen als “een (probleem-)oplossende, verklarende lijst met antwoorden betrekkinghebbende op staal” of “een hulpstuk voor de ontcijfering van wetenschappelijke informatie zoals codes en chemische tabellen behorende bij staal” (zoals gesteld door Key To Metals), volgt uit het voorgaande en is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Gesteld noch gebleken is dat, omdat het om een merk gaat dat gesteld is in de Engelse taal, het gebruik van de Engelse taal dient te leiden tot een ander oordeel. Uit de omstandigheid dat de waren en diensten door Stahlschlüssel– onder meer – in de Benelux in de Engelse taal worden aangeboden en deze in het Engels worden aangeprezen (zie hiervoor onder 2.2), mag blijken dat het gebruik van de Engelse taal voor het in aanmerking komende publiek in de Benelux in ieder geval niet als bijzonder of ongebruikelijk zal worden ervaren. Zoals Stahlschlüssel ter gelegenheid van de comparitie heeft toegelicht gebruikt zij soms ook de Franse vertaling “La clé des aciers” naast “Stahlschlüssel” en KEY TO STEEL. De rechtbank overweegt dat uit het gebruik van deze letterlijke vertalingen van de betekenis van KEY TO STEEL volgt dat de letterlijke betekenis kennelijk door Stahlschlüssel van belang wordt geacht bij het aanbieden van haar waren en diensten.

4.11. Voor zover Stahlschlüssel zich tevens beroept op het verkrijgen van onderscheidend vermogen ten gevolge van inburgering, wordt dit beroep verworpen. In de conclusie van antwoord spreekt Stahlschlüssel over intensief gebruik dat ertoe heeft geleid dat het merk – zo dit aanvankelijk niet het geval was – is gaan dienen ter onderscheiding van haar waren en diensten. Uit de proceshouding van Key To Metals volgt dat zij dit betwist. De enige concrete onderbouwing die door Stahlschlüssel van het (verkrijgen van) onderscheidend vermogen is gegeven, is haar verwijzing naar enkele door haar overgelegde prints van zoekresultaten van Google naar het voorkomen van “Key to steel” in pagina’s in de Nederlandse taal op het internet. Volgens Stahlschlüssel volgt uit de omstandigheid dat al deze zoekresultaten verwijzen naar Stahlschlüssel en niet naar een andere “Key to steel”, dat het merk KEY TO STEEL onderscheidend vermogen heeft.

Lees het vonnis hier (grosse, schone grosse/pdf).

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 11-1621 (Beck tegen TomTom)

Met dank aan Paul Reeskamp, Klos Morel Vos & Schaap.

Naburige rechten op stemmen. Portretrecht en ongerechtvaardigde verrijking. Beck is stemacteur en heeft herhaaldelijk werkzaamheden verricht bestaande uit stemopnamen. Op verzoek heeft hij ongeveer 60 woorden en korte zinsneden in de Franse Taal ingesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert de lijst met woorden en zinsneden in de Franse taal niet als een werk in de zin van de Auteurswet en de stemacteur is geen uitvoerend kunstenaar in de zin van art. 1 onder a Wet Naburige Rechten (WNR). Het portretrecht ziet op een afbeelding van een persoon zodanig dat daaruit de identiteit van die persoon kan blijken. Echter een stemopname valt niet onder het bereik van artikel 21 Auteurswet. Een beroep op ongerechtvaardigde verrijking, omdat Beck is verarmd doordat hij voor elk gebruik van zijn stem een redelijke licentievergoeding had kunnen bedingen, wordt afgewezen.

Een bedrag ineens van €450 euro is, ook bij stemopname van een bekende of grappige stem die additioneel kan worden aangeschaft na aanschaf van een navigatiesysteem, gebruikelijk. De vorderingen worden afgewezen.

Naburige rechten
4.2. Voor bescherming als uitvoerend kunstenaar in de zin van de WNR is ingevolge de in artikel 1 onder a WNR gegeven definitie, voor zover hier van belang, vereist dat sprake is van het uitvoeren van een werk van letterkunde of kunst. Deze bewoordingen zijn ontleend aaan de Conventie van  Rome, die op haar beurt aansluit bij de bewoordingen van de Berner Conventie. Nu de WNR zelf geen definitie geeft van het begrip ´werk´ wordt aangenomen dat in de WNR met een werk wordt bedoeld een werk in de zin van de Auteurswet. (...) Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert dee lijst met woorden en zinsneden in de Franse taal niet een zodanig werk. Het betreft een lijst van losse woorden en korte zinsneden waarmee routeaanwijzingen kunnen worden samengesteld. Ook anderszins zijn er onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat die lijst een oorspronkelijk karakter heeft. Daarmee komt de rechtbank niet toe aan de vraag of ten aanzien van de uitvoering sprake is van artistieke en persoonlijke activiteit.

Portretrecht
4.4. Het portretrcht ziet op een afbeelding van een persoon zodanig dat daaruit de identiteit van die persoon kan blijken. De enkele omstandigheid dat de stem van Beck informatie geeft op grond waarvan zijn identiteit eventueeel kan worden vastgesteld, is onvoldoende om te oordelen dat de stemopname valt onder het bereik van het portretrcht in de zin van artikel 21 Auteurswet. Niet is in geschil dat de stem van Beck als zodanig niet bij het publiek bekend is. Daarmee is niet in te zien dat de stemopname onder het bereik van het portretrecht valt. Hetgeen partijen in het kader van dit geschilpunt verder verdeeld houdt, kan op dit punt niet tot een ander oordeel leiden en behoeeft dan ook geen bespreking.

Leestip ongerechtvaardigde verrijking en gebruikelijke vergoeding
r.o.  4.5 - 4.9.

Op andere blogs:
IE-Forum (Het portretrecht op de stem van een onbekende stemacteur)
MediaReport (Geen portretrecht op stem)
Nederlandsch Octrooibureau (Exclusieve rechten op stemopname?)
Wijn en Stael (Geen portretrecht op stem)