De rechtbank oordeelt allereerst dat Austin wel kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de vervallenverklaring. Niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn die in verhouding tot Lodestar onbehoorlijk handelen zou opleveren. De afgebroken onderhandelingen van Lodestar met een met een concerngenoot van Austin  kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.

Ten aanzien van de gestelde non-usus stelt de rechtbank dat de bewijslast moet worden omgedraaid:

“4.8. (…) Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1 BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.

4.9. Alhoewel in beginsel de bewijslast terzake de non-usus op Austin Nichols rust, die zich immers op de rechtsgevolgen van de non-usus beroept, zal de rechtbank gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt, gebruik makend van haar in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a BMW toegekende bevoegdheid, Lodestar belasten met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.

4.10. (…) Tussen partijen is verder niet in geschil dat ook van normaal gebruik sprake kan zijn indien het merkgebruik heeft plaatsgevonden in het kader van (voldoende) promotionele activiteiten die erop gericht zijn afzet voor het merk te vinden in de Benelux.

De bewijsstukken van Lodestar, o.a. over het gebruik van het merk door een derde op beurzen, acht de rechtbank vooralsnog echter onvoldoende. Van een geldige reden voor non-usus is geen sprake.”

“4.15. Gelet op het vorenstaande heeft Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet geleverd. De rechtbank zal Lodestar toelaten tot het leveren van (nader) bewijs dat zij in de relevante periode haar merk normaal heeft gebruikt in de zin van de BMW.

4.16. Met Austin Nichols is de rechtbank van oordeel dat, indien het merk WILD GEESE voor vervallenverklaring wegens non-usus in aanmerking komt en Lodestar dus niet in vorenbedoeld bewijs slaagt, door Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld om van een geldige reden voor dit niet-gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW uit te kunnen gaan.

De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan. Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Ditillers ofwel via Cooley’s. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley’s heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drank beurs te Cannes.”

De nietigverklaring  op grond van verwarringsgevaar is niet toewijsbaar, omdat de merken onvoldoende overeenstemmen. Ook de central attack faalt. De uiteindelijk juiste dagvaarding is net te laat betekent:

“4.28. Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure.

4.29. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijfhaar heeft ingesteld.”

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden om Lodestar in de gelegheid te stellen om gebruik aan te tonen.

Lees het vonnis hier.

“3.5 Onderdeel III onder A betoogt dat het hof is uitgegaan van een onvolledig en daarom onjuist uitgangspunt ten aanzien van de wezenlijke functie van het merk, omdat ook het belang van reclame en goodwill in aanmerking moet worden genomen. Het onderdeel faalt omdat het hof bij de beantwoording van de hem voorgelegde vraag terecht is uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk.

3.6 Onderdeel IV (…) Het onderdeel ziet voorts eraan voorbij dat het hof heeft aannemelijk geacht dat de identificatienummers (vrijwel) uitsluitend zijn aangebracht met het doel parallelimport tegen te gaan en dat, nu deze parallelimport is toegestaan, het verwijderen van de nummers in dit verband niet onrechtmatig is. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het de stellingen van Diageo met betrekking tot mogelijke andere belangen die door de verwijdering van deze nummers zouden zijn geschonden, heeft verworpen.

Ten slotte kunnen ook de klachten die inhouden dat het hof heeft miskend dat de nummers een legitiem middel vormen om wanprestatie van de leden van de verkooporganisatie op te sporen, niet tot cassatie leiden, omdat de stellingen van Diageo onvoldoende feiten inhouden waaruit zou kunnen volgen dat Esperamos c.s. de hier bedoelde wanprestatie hebben uitgelokt dan wel onrechtmatig van eventuele wanprestatie hebben geprofiteerd, zodat het hof op deze stellingen niet behoefde in te gaan.”

Lees het arrest hier.

"Low Land heeft volstaan er in algemene zin op te wijzen dat houtje-touwtje sluitingen al sinds jaar en dag worden gebruikt, terwijl ook het afbiezen van mouwen met enigszins volumineus materiaal reeds op grote schaal in de confectie wordt toegepast. Wat de belijning van de jas en de capuchon betreft heeft Low Land aangevoerd dat zij niet inziet waarin het oorspronkelijke van dat element schuilt. Dat betoog faalt. Dat een of meer van de gecombineerde elementen op zichzelf reeds bekend waren, is niet van belang. Bij de voor het auteursrecht noodzakelijke oorspronkelijkheid gaat het er immers om of de maker subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de creatie van het werk. Die keuzes kunnen – zoals hier – ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van al bekende elementen. De stelling van Low Land dat de elementen ook indien zij gezamenlijk worden beschouwd niet oorspronkelijk zijn, heeft zij niet onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen. Het ter zake gedane bewijsaanbod wordt mitsdien gepasseerd." (4.4)

Het gevraagde verbod wordt niet opgelegd. Het belang hierbij ontbreekt nu Low Land een onthoudingsverklaring getekend heeft die voldoende duidelijk en niet dubbelzinnig is. Hier komt bij dat gesteld noch gebleken is dat overtreding van die onthoudingsverklaring nadien heeft plaatsgevonden.

Met betrekking tot de toerekenbaarheid aan Low Land,stelt Low land dat er geen enkele reden had om te vermoeden dat het door YaYa aan haar ter beschikking gestelde kledingmonster inbreukmakend was.

"In het kader van haar vergewissingsplicht heeft Low Land niet mogen volstaan met het enkel afgaan op de verklaring van YaYa dat het kledingmonster vrij was van rechten. Als professional in de confectiebranche had zij immers dienen te begrijpen dat die verklaring eraan voorbij ziet dat rechtenvrije kledingmonsters niet bestaan. Daartoe geldt dat het in casu niet gaat om schetsen of ontwerpaanwijzingen van een nog te fabriceren kledingstuk, maar om een daadwerkelijk bestaand model, dat dus door iemand ontworpen en vervaardigd is en derhalve een auteursrechtelijke maker zal hebben."

Low Land is gehouden de door de door G-Sus ten gevolge van de auteursrechtinbreuk geleden schade te vergoeden, dan wel de daarmee behaalde winst aan G-Sus af te dragen.

Bij de vaststelling van de winstafdracht, overweegt de rechtbank dat de inkoop/productieprijs van de vervaardigde jassen vooralsnog niet te bepalen is, nu die prijs in de door Low Land overgelegde factuur van haar Chinese fabrikant onleesbaar is gemaakt. Low Land zal dan ook in de gelegenheid worden gesteld de integrale factuur, d.w.z. zonder dat daarin enig onderdeel onleesbaar is gemaakt, bij akte alsnog in het geding te brengen, waarna G-Sus daarop bij antwoord-akte mag reageren.

Lees het vonnis hier.

“4.8.  Dimensio heeft Megagifts een opdracht verstrekt die er op neerkwam dat Megagifts bij de uitvoering van die opdracht inbreuk maakte op het merkenrecht van een derde en aldus onrechtmatig handelde jegens die derde. Aan de door Dimensio verstrekte opdracht was derhalve inherent dat Megagifts bij de uitvoering ervan in de problemen zou kunnen geraken en daardoor schade zou kunnen lijden. De opdrachtgever die een dergelijke opdracht verstrekt handelt onzorgvuldig en in strijd met een uit de overeenkomst voortvloeiende nevenverplichting om zijn contractspartij geen schade toe te brengen. Aldus is ook Dimensio tekortgeschoten in een op haar rustende verplichting. Die tekortkoming komt, gelet op het karakter van de overeenkomst waarbij Megagifts niet betrokken was bij het ontwerp, voor rekening van Dimensio. In dit kader is van belang dat Dimensio voor het ontwerp de hulp van een professionele derde, een ontwerpbureau, heeft ingeschakeld.

4.9.  Door de toerekenbare tekortkoming van Dimensio is Megagifts tekortgeschoten in haar verplichting tot levering, in verband waarmee de overeenkomst vervolgens (terecht) ontbonden is. De toerekenbare tekortkoming van Megagifts vormt aldus een grond voor de ontbinding in de zin van artikel 6: 277 lid 1 BW.

4.10.  Megagifts heeft aanspraak op vergoeding van de schade die het gevolg is van het feit dat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. Wanneer wederzijdse nakoming zou hebben plaatsgevonden, zou Megagifts aanspraak hebben kunnen maken op de overeengekomen prijs. Door de ontbinding heeft zij geen aanspraak op de overeengekomen prijs. Haar schade bestaat dan ook uit de overeengekomen prijs. De rechtbank overweegt daarbij dat gesteld noch gebleken is dat Megagifts door de ontbinding van de overeenkomst kosten heeft bespaard. Op het moment van de overeenkomst waren de voetballen al vervaardigd en bedrukt en gereed om geleverd te worden.

4.11.  Nu sprake is van schadevergoeding, en niet van nakoming, kan Megagifts geen aanspraak maken op de BTW over de overeengekomen prijs. De BTW vormt geen schadepost.”

Lees het vonnis hier.