- De suggestie dat sojamelk een (zuivel)product is dat met echte melk kan worden vergeleken, is gelet op de definitie van het begrip melk in art. 2 van de EG-Verordening 1898/87, misleidend ten aanzien van de aard en de herkomst van het product.

- De verklaring dat de uiting het karakter heeft van een grap waarbij met de slogan “Kies je voor melk met of zonder cholesterol?”, humoristisch gerefereerd wordt aan melk, volgt de voorzieningenrechter niet. Van enig humoristisch, parodiërend effect dat de vergelijking zou kunnen excuseren blijkt daaruit immers niet, met name niet in het licht van de dominante positie die toekomt aan de keuze “met of zonder cholesterol”.

- Juist deze nevenschikking van echte melk en sojamelk acht de voorzieningenrechter misleidend. Omdat gedaagden hun sojamelk bewust plaatsen naast de echte melk van zuivelproducenten, is sprake van een directe vergelijking van hun eigen sojaproduct met het zuivelproduct en daarmee van vergelijkende reclame.

- Weliswaar kan de vergelijking tussen beide producten inzake het cholesterolgehalte worden aangemerkt als objectief, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aangetoond dat het in melk aanwezige cholesterolgehalte dermate laag is dat het niet als een kenmerkend, representatief element van echte melk kan worden aangemerkt.

- Aangezien cholesterol door de hier als maatstaf te nemen gewone, gemiddeld geïnformeerde en oplettende consument wordt geassocieerd met hart- en vaatziekten, moet de door gedaagden gekozen vergelijking van hun product met een niet kenmerkend, representatief element van melk worden aangemerkt als oneerlijk jegens en schadelijk voor zuivelproducenten. Vanwege het geringe gehalte aan cholesterol kan melk ook niet worden aangemerkt als ongezond, temeer omdat het menselijk lichaam cholesterol nodig heeft. Dat melk op andere gronden ongezond is, is niet gebleken. Ook op dit punt wordt de reclame op televisie en in advertenties voor Alpro soya Natural Fresh aangemerkt als onrechtmatig.

- Het yoghurtproduct Alpro soya Yofu wordt in de reclame-uitingen aangeduid als “toetje”, hetgeen zodanig algemeen is dat van een misleiding van het publiek inzake aard en herkomst van dit product niet kan worden gesproken.

- Wel plaatst ook deze reclame dit sojaproduct als zijnde gezond (impliciet) tegenover ongezonde toetjes. Zeker in Nederland, waar het toetje veelal een zuivelproduct is, zet dit sojaproduct zich daarmee af tegen in ieder geval de yoghurt van zuivelproducenten. Met betrekking tot het cholesterolgehalte en de gezondheid van yoghurt overweegt de voorzieningenrechter hetzelfde als hij hiervoor met betrekking tot melk heeft overwogen.

Lees het vonnis hier.

Nadat IWC op 24 juni 1992 en Michel op 15 januari 1997 het merk Corblok bij het Benelux-Merkenbureau hadden gedeponeerd, is in een eerder gevoerde bodemprocedure, door Michel ingeleid in februari 1997 en uitgemond in een vonnis van 2 juni 1999 dat tussen partijen bindende kracht heeft verkregen, geoordeeld dat Michel, en niet IWC, in de Benelux rechthebbende is op dat merk. Na betekening van dat vonnis op 14 juni 1999 heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

In de nu voorliggende nieuwe procedure, door Michel aangevangen in 2000, vordert Michel op de voet van art. 13,A, leden 4 en 5 Benelux-Merkenwet, schadevergoeding respectievelijk winstafdracht in verband met het gebruik van het merk Corblok dat IWC nog tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 heeft gemaakt. De rechtbank en het hof hebben verweren van IWC daartegen grotendeels verworpen.

Alleen de derde grief behelst een rechtsvraag en kan tot cassatie leiden. Met de derde grief bestrijdt IWC haar veroordeling tot, kort gezegd, winstafdracht aan Michel, als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW. IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling.

De Hoge Raad besluit de vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

“3.4.3 (…) zij in de eerste plaats de vraag opwerpen wanneer art. 13A lid 5 BMW (thans art. 2.21 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) toepassing kan vinden, en in het bijzonder wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van die bepaling, onderscheidenlijk wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht als aan het slot van die bepaling bedoeld. Daarbij zij vooropgesteld dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten.

Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Met betrekking tot de omstandigheden waarop IWC in dit geding een beroep heeft gedaan als verweer tegen de vordering tot winstafdracht, vermeld hiervoor aan het slot van 3.4.2, rijst voorts de vraag in hoeverre die van betekenis (kunnen) zijn voor het oordeel dat merkgebruik te kwader trouw is geweest, dan wel kunnen worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering in de weg staan. De vraagstelling behoeft zich niet uit te strekken tot de stelling onder (d), nu de daarmee opgeworpen vraag reeds beantwoording heeft gevonden in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 24 oktober 2005, nr. A/2004/5, BIE 2006, 28 (inz. Delhaize/Dior).

De vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.4.3 overwogene, beantwoording door het Benelux-Gerechtshof nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Dient art. 13A lid 5 BMW aldus te worden uitgelegd dat van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?

3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?

4. a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?

b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?

Lees het arrest hier.

Industria is vervolgens begonnen met de ontwikkeling van de Optipar. Op 1 september 2005 heeft Industria een Nederlands octrooi aangevraagd voor de door haar ontwikkelde lamphouder met een prioriteit van 27 april 2005. Op 1 maart 2005 (en dus eerder dan Industria) heeft Timmermans een Nederlands octrooi voor een soortgelijke lamphouder aangevraagd. Op 19 december 2005 heeft Timmermans een tweede Nederlands octrooi aangevraagd at grotendeels overeenstemt met het eerste.

Timmermans heeft in augustus 2005 zakelijke relaties van Industria benaderd en daarbij te kennen gegeven dat Industria met de Optipar inbreuk maakt op de octrooirechten van Timmermans.

Industria vordert in kort geding dat Timmermans zal worden verboden, kort gezegd, haar van octrooi-inbreuk te betichten en ter zake rechtsmaatregelen te nemen. Industria stelt daartoe primair dat de octrooien van Timmermans niet geldig zijn en subsidiair dat zij een recht op voorgebruik als bedoeld in artikel 55 ROW heeft. Immers, Industria was op 1 maart reeds bezig met de ontwikkeling van de Optipar.

Tussen partijen is niet in discussie dat de maatregelen, welke door de Voorzieningenrechter voorshands als wezenlijk voor de octrooien van Timmermans worden aangemerkt, ook worden toegepast in de Optipar.

De summierlijk onderbouwde geldigheidsbezwaren van Industria gaan volgens de Voorzieningenrechter niet op. Het gaat er dus om of Industria zich ter zake van haar Optipar op voorgebruik kan beroepen.

Een aanspraak op een voorgebruiksrecht komt uitsluitend toe aan degene die het product waar de uitvinding in wordt toegepast in of voor zijn bedrijf vervaardigt of toepast. Er dient tenminste een begin van uitvoering te zijn op de dag van indiening van de aanvrage van de uitvinding. Dit brengt met zich dat op dat moment reeds besloten moet zijn dat tot vervaardiging van het product zal worden overgegaan. In deze zaak is als dag van indiening aan te merken 1 maart 2005.

De Voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat de ontwikkeling van de Optipar voor 1 maart 2005 al ruim het abstracte niveau van een tekening ontstegen was. Er was al meer dan een begin gemaakt met de praktische uitvoering. Voorshands dient er dan ook van uit te worden gegaan dat Industria een recht van voorgebruik toekomt. Ook het gevraagde “wapperverbod” wordt door de Voorzieningenrechter toegewezen.

Lees het vonnis hier.

MF Design beroept zich op 10 EVRM en 7 Grondwet en ontkent verder dat er sprake is van schending van merkenrecht. De vermelding van Eastborn is immers "een verwijzing naar de onderneming en niet naar het merk".

De rechtbank stelt vast: "Het is onomstreden dat er een recht van vrije meningsuiting bestaat."
"Dat MF Design door deze vermelding onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard heeft gepubliceerd is niet gebleken. De tekst bevat evenmin beledigende of onnodig grievende uitlatingen. Nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat Eastborn de relatie met MF Design op onrechtmatige wijze heeft beëindigd."

"Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter levert de vermelding van Eastborn slaapsystemen in de tekst op de site niet een onrechtmatig gebruik op van het merk. Het beroep van Eastborn op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan haar niet baten. (...) De vermelding Eastborn slaapsystemen in de publicatie is een aanduiding van de handelsnaam en niet van het merk, zodat dit artikel toepassing mist."

Lees het vonnis hier .

Van Woensel c.s. verweert zich door te stellen dat er geen sprake is van ontlening, omdat zij haar modellen eerder zou hebben ontworpen dan Van Bommel haar schoenmodellen naar buiten zou hebben gebracht. Hiertoe leggen Van Woensel c.s. een groot aantal verklaringen, facturen e.d. over, waarover de Voorzieningenrechter oordeelt dat dit leidt tot een te ingewikkeld feitencomplex, dat niet in kort geding behandeld kan worden:
 
De vraag of Adelchi haar modellen heeft ontworpen voordat de modellen van Van Bommel aan derden bekend konden zijn, vergt een nader onderzoek naar de feiten. Daarbij gaat het met name om onderzoek naar het waarheidsgehalte van de door Adelchi overgelegde verklaringen en de echtheid van de overgelegde facturen. Aangezien in een kort geding geen ruimte is voor zulk onderzoek, en voorshands niet geheel valt uit te sluiten dat Adelchi in de bodemprocedure in haar bewijs zal slagen – bijvoorbeeld door het (doen) horen van getuigen -, is thans onvoldoende komen vast te staan dat het verweer van Adelchi kennelijk ongegrond is en reeds op voorhand kansloos. Daarom zullen de vorderingen in conventie zowel ten Adelchi als tegen Van Woensel worden afgewezen. Daarbij wordt nog het volgende overwogen. De door Van Bommel gevraagde voorzieningen zijn zeer verstrekkend. Hoewel volgens vaste jurisprudentie in een auteursrechtzaak als deze niet snel mag worden aangenomen dat de feiten te complex zich bij te veel feitelijke onzekerheid terughoudend moet opstellen. In een bodemprocedure zal een alomvattende beslissing in dit geschil kunnen worden gegeven.

Met betrekking tot de gevorderde proceskosten ad € 33.247,45 is de Voorzieningenrechter van oordeel dat deze onredelijk hoog zijn en beperkt ze tot € 15.000,00:

Van Bommel heeft zich tegen deze eis in reconventie verweerd voorzover het gaat om toewijzing van de kosten die Adelchi heeft gemaakt in het kader van dit kort geding, aangezien Adelchi reeds ten tijde van het eerder aanhangig gemaakte kort geding het verweer had voorberid en nadien geen noemenswaardige werkzaamheden meer behoefden te worden verricht. Met Van Bommel is de voorzieningenrechter van oordeel dat Adelchi met haar totaalbedrag van EUR 33.247,45 wel een zeer hoog bedrag vordert. Artikel 14 van de richtlijn bepaalt dat de algemene regel is dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen. De vraag wat in deze procedure valt onder zulke kosten, vergt een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor een kort geding zich niet leent. Bij wege van voorschot zal aan Adelchi evenwel een bedrag worden toegewezen waarvan voorshands aannemelijk is dat het in de bodemprocedure in ieder geval zal worden toegewezen. Gelet op hetgeen hiervóór is overwogen, zal dit bedrag worden gesteld op EUR 15.000,= te vermeerderen met het door Adelchi betaalde vastrecht.

Lees het vonnis hier. Eerder bericht hier.

Kruidvat bestrijdt de nieuwheid van conclusie 1 (en die van de volgconclusies 2-11) op basis van vier documenten, die deels tijdens de oppositieprocedure niet aan de orde zijn geweest. Eén van deze documenten is een tijdig gepubliceerde octrooiaanvrage van Nutricia zelf.

Naar het voorlopig oordeel van het hof, bestaat er een gerede kans dat conclusie 1 van het octrooi zal worden vernietigd in de door Kruidvat bij de rechtbank ‘s-Gravenhage aanhangig gemaakte bodemprocedure: niet wegens gebrek aan nieuwheid, zoals Kruidvat betoogt, maar wel wegens gebrek aan inventiviteit.

Nutricia heeft er op gewezen dat een dergelijk voorlopig oordeel nog niet hoeft te leiden tot het afwijzen van de inbreukvordering. Waar het om gaat is de vraag of het octrooi in dusdanige mate zal worden herroepen dat geen sprake meer zal zijn van inbreuk op het octrooi. Dit mag op zichzelf juist zijn, maar daarvoor geldt wel de voorwaarde, dat door de formulering van een wijziging met voldoende duidelijkheid de grenzen worden getrokken van de bescherming die door het octrooi wordt geboden. Bovendien moet het gaan om een wijziging die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die wijziging gelegen beperking.

Door Nutricia is gesteld dat het octrooi beperkt kan worden tot de combinatie van conclusie 1 met twee, maar het hof begrijpt: vier van de onderconclusies. Het hof leidt hieruit af, dat de grenzen van het eventuele resterende deel van het octrooi zich niet eenvoudig laten vaststellen. Daarbij komt dat niet alle documenten die in de oppositieprocedure tegen het octrooi zijn ingebracht in deze procedure zijn overgelegd. Een en ander betekent dat de onderhavige zaak ingewikkelder is dan geschetst. Voor een nog diepgaander onderzoek dan hierboven aangegeven is in dit kort geding geen plaats.

Gezien het vorenstaande is in dit kort geding daarom voor een verbod (indirect) inbreuk te maken op het octrooi, voorzover verleend voor Nederland, geen plaats. Dit betekent dat de grieven van Nutricia niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Het vonnis wordt bekrachtigd en Nutricia wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Lees het vonnis hier.

Ten aanzien van het relevante publiek stelt Alcon dat deze niet wordt gevormd door de eindgebruikers, maar door degenen die het middel voorschrijven. Kokott  geeft Alcon hierin gelijk, maar ziet geen reden om op grond hiervan het beroep te bekrachtigen: "In the case of medicinal products available only on prescription, the choice between various products is made not upon acquisition but earlier, during the medical consultation. Medicinal products available only on prescription are, because of the risks attaching to them, subject to special control by doctors, and also by pharmacists. (...) The risk, pointed out by OHIM and Biofarma, of confusion on the part of a patient who, independently of prescription, is confronted with the mark, is also of little significance, under trade mark law at any rate. In the Picasso judgment, the Court of Justice regarded the moment when the choice between the goods and marks is made as crucial for assessing the likelihood of confusion.  Other points in time, at which confusion on the part of consumers might be more likely because they display a lesser level of attention, are by contrast of secondary importance. (...) Therefore, Alcon is correct in its argument that the relevant public for medicinal products available only on prescription is to be determined by reference to healthcare professionals, and not patients. Hence, notwithstanding the legal errors in the contested judgment, it is not to be set aside."

Alcon vecht tevens de visuele en fonetische vergelijking van de tekens aan. Alcon vecht hierbij het feitencomplex zoals gesteld door het Gerecht aan. Het beroep is niet-ontvankelijk in dit opzicht: "The Court of First Instance has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence. The appraisal of those facts and the assessment of that evidence thus do not, save where they distort the evidence, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal."

De AG concludeert tot afwijzing van het beroep. Lees de conclusie hier.

Het verweer van EFT dat zij niet namens haarzelf maar namens verschillende zogenaamde "Van Gennip-ondernemingen" zou handelen (als gevolmachtigde dan wel als tussenpersoon) wordt afgewezen omdat EFT in haar communicatie met de afnemers op geen enkele wijze de "Van Gennip" constructie heeft vermeld terwijl verwacht mag worden dat een dergelijke constructie aan de handelspartners wordt gecommuniceerd. Tevens is onvoldoende aannemelijk geworden uit het door EFT overgelegde materiaal dat alle de afnemers volledig op de hoogte waren dat levering uiteindelijk door een "Van Gennip-onderneming" zou geschieden. Ten slotte is ook van belang dat ook namens de beweerdelijke volmachtgevers niet voldoende duidelijk is verklaard dat zij EFT daadwerkelijk gevolmachtigd hadden.

Hoewel de rechtbank de vraag open laat of enkel het "aanbieden" door EFT voldoende zou zijn voor een verbod, wordt ten overvloede overwogen:

"Weliswaar wordt het aanbieden niet als een voorbehouden handeling genoemd in art 40 ZPW (oud)/art 57 ZPW 2005, maar een aanbod kan niettemin een voldoende serieuze bedreiging vormen dat een voorbehouden handeling zal worden verricht om een eventueel op te leggen verbod te rechtvaardigen. Een aanbod is immers te beschouwen als een onmiskenbare voorbode voor daadwerkelijk in het verkeer brengen, verdere verhandeling of uitvoer".

De rechtbank ziet hier over het hoofd dat het "te koop aanbieden" zowel onder de oude ZPW als onder de nieuwe ZPW niet toegestaan is op grond van het begrip oude begrip "verder verhandelen" (art 40 jo 2 ZPW oud) resp. op grond van het nieuwe begrip "in de handel brengen" (art 57 jo 1 sub g ZPW 2005)

Er is er geen sprake van uitputting van het kwekersrecht.

Lees het vonnis hier