Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 juni 2009, HA ZA 06-544. Single Buoy Moorings Inc. c.s. (SBM) tegen Bluewater Energy Services B.V c.s. (Bluewater)

Octrooirecht. Na eerder geoordeeld te hebben dat geen sprake was van inbreuk (zie: IEF 3809), oordeelt de rechtbank nu -in afwijking van het oordeel van de TKB- dat het octrooi (gedeeltelijk) nietig is. 

SBM is houdster van Europees octrooi nr. 0808270. Het octrooi heeft betrekking op (een onderdeel van) zogenoemde “Floating Production, Storage and Offloading systems”  (FPSO´s). Een FPSO is in feite een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd “turret mooring system” te installeren. Een dergelijk systeem omvat een vast aan het schip verbonden, doorgaande, verticale ronde koker met open onder- en bovenzijde. In deze koker wordt een draaibare buisstructuur, een zogenoemde “turret” geplaatst. De turret heeft aan de onderzijde “mooring means” (kabels of ankerkettingen), waarmee de turret aan de zeebodem wordt verankerd. Aan deze turret hangen daarnaast ook (zware) stijgleidingen voor de op te pompen olie. Het schip zelf is – anders dan de turret – niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als een windvaan om de verankerde turret draaien.

Tegen de verlening van het octrooi is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. De Oppositieafdeling hield het octrooi in stand op basis van het tweede door SBM ingediende hulpverzoek. Tegen deze beslissing hebben zowel de opposanten als de octrooihouder beroep ingesteld. Bij mondelinge beslissing van 16 februari 2007 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB aangegeven dat het octrooi in stand wordt gelaten zoals door de Oppositieafdeling was beslist.

Bluewater c.s. hebben omstreeks het jaar 1999 een turret geleverd ten behoeve van een FPSO (aangeduid als de P-37) van de Braziliaanse maatschappij Petrobras.

De rechtbank heeft bij vonnis van 11 april 2007 (zie: IEF 3809) geoordeeld dat Bluewater c.s. met de P-37 geen inbreuk maken op het octrooi. Met betrekking tot de geldigheid van het octrooi heeft de rechtbank in reconventie overwogen dat de beslissing van de Technische Kamer van Beroep welke wel mondeling maar nog niet schriftelijk beschikbaar was, diende te worden afgewacht. Buiten twijfel was dat de TKB het octrooi in stand had gelaten, maar op welke gronden dat was gebeurd, en in hoeverre deze afweken van die van de Oppositieafdeling, was nog niet duidelijk.

Het geschil ziet thans dus uitsluitend op de geldigheid van het octrooi.

De rechtbank stelt allereerst voorop dat zij bij de beoordeling van de geldigheid niet aan het oordeel van de TKB is gebonden en dat zij ook niet kan volstaan met een marginale beoordeling van die beslissing:

‘4.1 […] Als de inventiviteit of nawerkbaarheid ter discussie staat zal de rechter deze vragen in volle omvang hebben te beoordelen. In een andere benadering kan immers geen recht worden gedaan aan het beginsel dat de toetsing van de geldigheid door de nationale rechterlijke instanties mede de strekking heeft het werk van de verlenende instantie te controleren en zo nodig beoordelingsfouten te herstellen. De omstandigheid dat de nationale rechter de geldigheid in beginsel toetst aan dezelfde maatstaven als de TKB doet daar niet aan af en maakt de toetsing niet overbodig.’

De rechtbank beperkt vervolgens de beoordeling tot de inventiviteit, omdat op die grond het octrooi (gedeeltelijk) ongeldig zal worden bevonden. De rechtbank merkt, net als de TKB, document D1 (PCT aanvrage WO93/07048) aan als closest prior art. D1 leert als stand van de techniek de toepassing een riser onder een natuurlijke hoek (α). Dit komt volgens de rechtbank blijkens de beschrijving van D1 met name aan de orde indien voorzien moet worden in een plurality van risers waarbij men wil voorkomen dat de risers door beweging van het schip elkaar kunnen raken en waarbij ook voorzien moet worden in een bereik dat niet recht onder het schip is gelegen.

Het enige verschil tussen conclusie 1 van het octrooi en D1 is volgens de rechtbank het element dat de diameter (C) van de denkbeeldige cirkel waarop de onderzijdes van tubes liggen ten minste 10% groter is dan de diameter van de binnenkant van het lager. D1 voorziet namelijk in een cilindrische turret, welke derhalve aan de bovenzijde (bij het lager) en aan de onderzijde (bij de onderzijdes van de tubes) dezelfde diameter heeft.

De turret is aangegeven in rood.

Gegeven het hiervoor genoemde verschil ziet de rechtbank het technisch probleem dat de uitvinding beoogt op te lossen op de vraag hoe bij een groter aantal risers de diameter van de omtrekcirkel van de turrets aan de bovenzijde zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Naar de kern raakt de uitvinding dan ook het inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers. Aangezien het inzichtelijk is dat de cilindrische turret van D1 bovenin ruimschoots plaats biedt voor een veelheid van risers, zal ook de niet-inventieve vakman inzien dat daardoor de mogelijkheid voorhanden is de turret aan de bovenzijde te vernauwen.

Deze stand van zaken voert tot het oordeel dat de aangevallen conclusie 1 niet inventief is. De afhankelijke en tevens aangevallen conclusies 2 en 4 voegen hier niets inventiefs aan toe. De conclusies 3, 5, 6, 7 en 8 zijn niet aangevallen.

Volgt veroordeling van SBM in de proceskosten aan de hand van het liquidatietarief. De rechtbank ziet geen aanleiding in deze procedure, die is aangevangen voordat de implementatietermijn was verstreken van de Handhavingsrichtlijn, een hogere (dan wel evenredige) proceskostenveroordeling uit te spreken.

Lees het vonnis hier.

Belangrijke aanvullende mededeling (aan het eind van een hectische IE week: Omdat er na het veschijnen van het opzienbarende 2e Kamer Auteursrecht-rapport op 17 juni, op 18 en 19 juni ook nog eens twee zeer belangrijke arresten zijn gewezen door het Hof van Justitie en de Hoge Raad, respectievelijk over de beschermingsomvang van bekende merken en de betekenis van het auteursrechtelijke begrip ‘openbaarmaken’in de context van kabeldoorgifte, is besloten om de IEForum.nl Actualiteiten Lunch op donderdag 25 juni (aanstaande donderdag) in Amsterdam (over het Eindrapport Werkgroep Auteursrecht), vooraf te laten gaan door een korte beschouwing over deze twee arresten:

- HvJ EG, 18 juni 2009, IEF 7974  L’Oréal / Bellure (IEF 7974)

- Hoge Raad 19 juni 2009, IEF 7976, Buma / Chellomedia (IEF 7976)

De beschouwing zal worden ingeleid door prof. mr D.J.G. Visser, deelnemers aan de lunch kunnen hun aanvullende opmerkingen daar aan toevoegen, vragen stellen en reageren.

Aanmelden voor lunch inclusief voorbeschouwing kan via dit eerder bericht: IEF 7975.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 14 april 2009, LJN: BI8494, Kwik-Fit Nederland B.V. tegen Gedaagde

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. "Kwik-Fit" tegen  "Auto-Kwik-Service Kampen". Proceskostencompensatie omdat eisers onvoldoende heeft getracht een minnelijke regeling te treffen.

Gedaagde drijft een garagebedrijf, sinds 1991 genaamd “Auto-Kwik-Service Kampen”. Kwik-Fit, pas sinds korte tijd op de hoogte, maakt bezwaar tegen het gebruik van deze naam op grond van haar oudere merk- en handelsnaamrechten. De vorderingen worden groetendeels toegewezen. Geen werkelijke 1019h proceskostenveroordeling: De proceskosten worden gecompenseerd, omdat Kwik-Fit nodeloos proceskosten heeft gemaakt.

Verwarringsgevaar: 4.5.  (…) Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er in deze sprake van verwarringsgevaar. Kwik-Fit geniet als merk en handelsnaam immers ruime bekendheid op het gebied van, kort gezegd, auto-onderhoud. Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”. De wijze waarop [gedaagde] dit woord gebruikt in zijn handelsnaam doet daaraan onvoldoende af. Het door Kwik-Fit gevraagde gebod tot het wijzigen van de handelsnaam van [gedaagde] en het gevraagde verbod tot het gebruik van de term “Kwik” liggen daarmee voor toewijzing gereed.

Proceskosten: 4.6.  [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceskosten die door Kwik-Fit zijn gevorderd, nodeloos zijn gemaakt en derhalve niet kunnen worden toegewezen. Kwik-Fit heeft daarop aangegeven dat zij het van belang acht direct en met hantering van korte termijnen op te treden tegen geconstateerde schendingen van haar merk- en handelsnaamrecht. De onderhavige proceskosten zijn volgens haar dan ook toewijsbaar.

4.7.  Het kan Kwik-Fit worden toegegeven dat zij er belang bij heeft om geconstateerde inbreuken op haar recht op korte termijn te doen beëindigen. Dit betekent echter niet dat zij daartoe onder alle omstandigheden noodzakelijkerwijs op korte termijn een procedure, met alle kosten van dien, aanhangig dient te maken. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit onvoldoende heeft getracht in der minne een beëindiging van de inbreuk op haar recht te verkrijgen. [gedaagde] heeft immers op de tiende dag na de eerste sommatie van Kwik-Fit - en aldus binnen een redelijke termijn – op de sommatie gereageerd en in zijn reactie een welwillende houding ingenomen ten opzichte van die sommatie. [gedaagde] heeft ter zitting onweersproken aangegeven dat de beperkte vertraging in zijn reactie was gelegen in trieste persoonlijke omstandigheden. Ter zitting heeft [gedaagde] voorts benadrukt dat hij steeds bereid was en is aan de sommatie van Kwik-Fit te voldoen en heeft hij zijn vermelding in het telefoonboek en de Gouden gids al laten beëindigen. Tot slot heeft [gedaagde] aangegeven dat het probleem met de gestelde termijn voor hem met name is gelegen in het feit dat hij als uitvoerder van APK-keuringen een naamswijziging moet doorvoeren met goedkeuring van de RDW, op straffe van verlies van zijn keuringsbevoegdheid. Een dergelijke goedkeuring kan niet binnen de door Kwik-Fit gestelde termijnen worden verkregen. Dit laatste is door Kwik-Fit niet betwist.
Gelet op deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit, door desondanks vast te houden aan de door haar in haar sommatiebrieven gestelde – zeer korte – termijnen en, buiten de mededeling dat de procedure zal worden voortgezet, in het geheel niet in te gaan op de brief van [gedaagde], nodeloos proceskosten heeft gemaakt.
De proceskosten tussen partijen zullen dan ook worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.

Lees het vonnis hier.

Raad van State, 17 juni 2009, 200806821/1/H3, Octrooicentrum Nederland tegen Systemate Broup B.V. (met dank aan Leo Kooy, Vriesendorp & Gaade). 

Octrooirecht. Eerst even voor jezelf lezen. Op 2 april 2007 heeft appellant OCN aan Systemate Group meegedeeld dat het bij haar verzoek om het verrichten van een nieuwheidsonderzoek overgelegde rapport niet een reeds eerder door het Europees Octrooibureau of het bureau op een overeenkomstige octrooiaanvrage ingesteld overeenkomstig onderzoek naar de stand van de techniek is en zij, indien zij wenst dat een nieuwheidsonderzoek wordt verricht, het daarvoor vereiste tarief dient te voldoen.

Bij besluit van 11 mei 2007 heeft het OCN het door Systemate Group daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Bij uitspraak van 28 juli 2008, heeft de Rechtbank 's-Gravenhage het door Systemate Group daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en het OCN opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. De Raad van State verwerpt het beroep van OCN tegen deze uitspraak. 

2.3. De brief van 2 april 2007 bevat het oordeel van het OCN dat de aanvraag niet aan de vereisten voor toepassing van artikel 6, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit 1995 voldoet. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat als gevolg van dit oordeel een betalingsverplichting is ontstaan voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek, ten einde een octrooi voor twintig jaar te verkrijgen. Daarmee is die beslissing op enig rechtsgevolg gericht en die brief een besluit, als bedoeld in artikel 1 :3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het OCN het door Systemate Group gemaakte bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Lees de uitspraak hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 12 juni 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, BINGH Advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Eindvonnis na Vzr. Utrecht, 25 maart 2009, IEF 7800. Eerst even voor jezelf lezen. Stukgelopen samenwerking. Partijen hebben geen duidelijke regeling hebben getroffen over de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten na het einde van de samenwerking, en Filocal c.s. kunnen zich voorshands niet verzetten tegen het gebruik door Kurver c.s. van door intellectuele eigendomsrechten beschermde logo’s, labels en (merk)namen. 

“2.7. Het bovenstaande brengt reeds mee dat voorshands niet met d ein kort geding vereiste stelligheid aannemelijk is dat Kurver c.s. inbreuk maakt op de IE-rechten van Filocal c.s. althans onrechtmatig jegens Filocal c.s. handelt. Dit betekent dat de vorderingen van Filocal c.s. dienen te worden afgewezen. Alle overige verweren van Kurver c.s. en de reactie van Filocal c.s. behoeven om die reden geen bespreking.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, Schwan-Stabilo Schwanhausser GmbH & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co., Ltd. (met dank aan Michiel Rijsdijk, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk).
 
Merkenrecht. Highlighters Ontbreken spoedeisend belang. Eiser Schwan stelt, kort gezegd, dat Beifa zich schuldig maakt aan merkinbreuk.

Ter onderbouwing legt eiser een brief over van Office Depot, d.d. 4 december 2008 waaruit blijkt dat Beifa in 2007 de gewraakte highlighters aan Office Depot heeft verkocht en geleverd. Beifa stelt dat zij de productie eind 2007 heeft gestaakt. Dit verweer wordt ondersteund door een brief van Office Depot, d.d. 6 maart 2008, waarin melding wordt gemaakt van de uitfasering van de highlighter tegen november 2008. Uit voormelde brieven kan enkel worden afgeleid dat Beifa in 2007 (mogelijk) inbreuk heeft gemaakt, maar dat  biedt geen grondslag voor de aanname dat Beifa de gewraakte highlighters thans of in de toekomst op de markt brengt of zal brengen. Daarmee ontvalt het spoedeisende belang aan hetgeen gevorderd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 28 mei 2009, KG ZA 09-108, Koninklijke Sphinx B.V. tegen Dutch Tiles B.V. & Koramic Industries N.V. (met dank aan Dinah Elzinga, Loyens & Loeff) 
 
Merkenrecht. Eiser Sphinx maakt, kort gezegd, bezwaar tegen het sublicentiëren van het merk Sphinx voor tegels. In 1997 besluit Sphinx  om niet meer zelf tegels te produceren en verkoopt het de aandelen Sphinx Tegels en verstrekt tegelijkertijd een licentie voor het merk Sphinx voor tegels. De licentie is ondertussen middels de overnemende partij bij gedaagde Koramic terechtgekomen en Sphinx maakt hiertegen bezwaar, omdat aan haar geen toestemming is gevraagd en de licentie op grond van de licentieovereenkomst rechtsgeldig is overgedragen. Ook zou de reputatie van het merk Sphinx door de associatie met het faillissement van een van de rechtsopvolgers van de overnemende partij schade hebben opgelopen.

De vorderingen worden afgewezen. Onderzoek licenties gaat het bestek van een kort geding te buiten. Geen spoedeisend belang gestelde handelsnaaminbreuk. Geen merkinbreuk. Twijfel of niet gebruiken door licentiegever zelf leidt tot verval merkrecht. Opmerkelijk is de hoogte van de (onbetwiste) 1019h-proceskostenveroordeling op grond van art. Rv van €83.065,60.

Licentie: 3.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is. Dutch Tiles en Koramic stellen terecht dat nu de partijen bij de licentieovereenkomst grote ondernemingen zijn die zich door ter zake kundige juristen hebben laten bijstaan een (meer) grammaticale uitleg meer voor de hand ligt dan een uitleg volgens het bekende Haviltex-criterium. Doch ook indien dat artikel, mede in het licht van het in artikel 4 van de licentieovereenkomst vervatte, met behulp van het zogenaamde Haviltexcriterium zou moeten worden uitgelegd, kan het gevorderde, inzoverre het verband houdt met het omstreden merkgebruik, niet worden toegewezen. De beoordeling van het gevorderde vereist in dat geval immers een nader onderzoek naar de betekenis die partijen in het kader van de totstandkoming van de licentieovereenkomst over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, welk onderzoek het bestek van een kort geding te buiten gaat, omdat daartoe bewijslevering noodzakelijk, waartoe in een kort geding geen ruimte is.

3.5. De licentie is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Trega Vastgoed overeenkomstig artikel 12 van de licentieovereenkomst aan een vennootschap binnen haar groep overgedragen. Trega Vastgoed heeft de licentie immers ingebracht in de door haar op 3 1 augustus 2005 opgerichte dochteronderneming Trega Holding. Trega Holding op haar beurt is als gevolg van de overdracht op 24 augustus 2007 aan Koramic Investement Group van de aandelen die Trega Vastgoed hield in Trega Holding onderdeel geworden van de Koramic-groep. Koramic Industries is, nadat de aandelen in Trega Holding eerst door Korarnic Investment Group aan Koramic Building Product. zijn overgedragen, en vervolgens door laatstgenoemde aan Koromic Industries, de moedermaatschappij geworden van Trega Holding. Vervolgens heeft Trega Holding de licentie aan haar moederonderneming, Koramic Industries, overgedragen.

3.6. Op grond daarvan is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een merkinbreuk door Dutch Tiles enlof Koramic Industries.

Non usus: 3.7. Voorts is er gerede twijfel mogelijk ten aanzien van de gerechtigdheid van Koninklijke Sphinx zich te verzetten tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles, nu Dutch Tiles en Korarnic industries stellen dat Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is. Ook daaromtrent kan in de onderhavige procedure niet met de daartoe voor toewijzing van de vorderingen noodzakelijke aannemelijkheid ten gunste van Koninklijke Sphinx uitspraken worden gedaan.

3.8. Uit het vorenstaande volgt reeds dat niet voldoende aannemelijk is dat Koninklijke Sphinx zich op de aangevoerde gronden terecht verzet tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles door Dutch Tiles en Koramic Industries, zodat de overige verweren geen bespreking meer behoeven. De op de beweerdelijke merkinbreuk gebaseerde vorderingen sub 1, en sub 3 tot en met 12 moeten derhalve worden afgewezen.

Handelsnaam: 3.10. Inzoverre de vordering zich richt tegen Dutch Tiles overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de door Dutch Tiles en Koramic Industries in het geding gebrachte producties 23 en 24 blijkt dat aannemelijk is dat de handelsnaam Sphinx Tiles kennelijk al vanaf einde der negentiger jaren van de vorige eeuw werd gevoerd door de rechtsvoorgangster van Dutch Tiles. Uit de stukken blijkt immers van de verlening van een vergunning door de gemeente Maastricht voor het aanbrengen van een reclame-uiting (o.a. door lichtreclame) uit het jaar 1999 (productie 23), alsmede uit een brochure met detailhandelsprijzen uit 1997, welke brochure is uitgegeven door Sphinx Tegels b.v. Gelet op het feit dat er al ruim tien jaar gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Sphinx Tegels/Tiles,  is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans geen sprake is van een spoedeisend belang van Koninklijke Sphinx om zich te verzetten tegen dat gebruik van die handelsnaam.

Proceskosten: 3.11. Koninklijke Sphinx zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, welke op de voet van artikel 1019i (sic) Rv worden begroot op de door Dutch Tiles en Koramic Industries gespecificeerde en begrote, daadwerkelijk gemaakte kosten, welke niet zijn bestreden door Koninklijke Sphinx. De kosten aan de zijde van Dutch Tiles en Koramic Industries worden begroot op: -vast recht € 262,00 - salaris procureur 82.803.60.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009, KG ZA 09-430, Poot tegen Uitgeverij SWO B.V. (met dank aan Judith van Schie, Bousie advocaten). 

Auteursrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Geen auteursrechtinbreuk door een tijdschriftartikel, preventief publicatieverbod van een manuscript afgewezen.

4.3. (…) Uit een vergelijking (…) volgt naar oordeel van de voorzieningenrechter dat dat Soeting in haar artikel voldoende afstand heeft genomen van het werk van Poot-Van der Windt. Weliswaar wordt in beide werken over hetzelfde onderwerp geschreven, te weten het omrollen van baby’s, maar de uitwerking van het onderwerp is een geheel andere. (…) De overeenkomsten tussen de werken zijn het gevolg van de beschrijving van de techniek van het omrollen, een, zoals Poot-Van der Windt ook heeft erkend, bekende techniek die door iedereen mag worden beschreven.

(…) 4.5. Ten aanzien van het manuscript wordt SWP gevolgd in haar stelling dat in het midden kan blijven of daarmee inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van Poot-Van der Windt omdat het manuscript niet openbaar is gemaakt. In tegenstelling tot hetgeen Poot-Van der Windt heeft aangevoerd, kan het ter beschikking stellen van het manuscript aan één persoon teneinde er een voorwoord in te schrijven, niet worden aangemerkt als een openbaarmaking. SWP heeft verder toegezegd het manuscript in de huidige vorm niet te zullen publiceren. De inhoud van het (niet gepubliceerde) manuscript behoeft dan ook geen bespreking.

4.6. (…) De enkele omstandigheid dat dat Soeting in het oorspronkelijke manuscript over hetzelfde onderwerp heeft geschreven als Poot-Van der Windt in haar werken heeft gedaan, waarbij zij delen van de werken van Poot zonder bronvermelding heeft overgenomen is onvoldoende om Poot-Van der Windt een inzagerecht te geven voor een toekomstig manuscript.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009, KG ZA 09-955 WT/PvV, Optichains B.V. & Hans Prijsoptiek B.V.  tegen Specsavers International B.V. (met dank aan Menno Heerma van Voss, KEENON).

Reclamerecht. Eerst even voor jezelf lezen. Relamecampagne van Specsavers  'Anders dan Hans'. In de campagne wordt gesteld dat de helft van de Hans Anders verkopers geen relevant mbo- of hbo-diploma bezit, terwijl klanten bij Specsavers wel door gediplomeerd worden geholpen. Feitelijk juist en niet denigrerend. Geen merkinbreuk Reclamezaak met 1019h proceskostenveroordeling, ‘nu door Hans Anders tevens een inbreuk op haar intellectuele eigendom is gesteld’.

Controleerbare informatie: 4.5. Vastgesteld wordt, gelet op de aanhef van de advertentie, dat de kern van de mededeling van Specsavers in de advertentie is dat slechts een beperkt deel van de audiciens en opticiens van Hans Anders een MBO-opleiding heeft gevolgd, Nergens wordt in de advertentie gesteld dat de audiciens en opticiens van Hans Anders, die niet over een MBO- of HBO-diploma beschikken, niet enige andere opleiding hebben genoten. Sterker nog, in de informatie die Specsavers op haar website heeft geplaatst en waar in de advertentie ook voor meer informatie naar wordt verwezen, valt onder meer te lezen dat medewerkers van Hans Anders die geen MBO- of HBO opleiding hebben gevolgd wel een interne opleiding hebben gevolgd. Gelet op de beperkingen die een advertentie met zich brengt, wordt geoordeeld dat Specsavers met de verwijzing naar haar website in de advertentie deze informatie daarmee voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument op voldoende wijze ter controle beschikbaar heeft gesteld. Indien Hans Anders meer aandacht voorhaar interne. opleiding wenst, ligt het voorshands op haar weg om daar, bijvoorbeeld door een eigen reclame campagne, nadere informatie over te verschaffen.

100% claim: (…) 4.9. Van belang is of Specsavers de juistheid van ham 100% claim voldoende kan onderbouwen. Zij heeft daartoe de diploma's van alle voor haar werkzame opticiens en audiciens overgelegd. Tevens is per Specsaverswinkel een verklaring overgelegd waarin wordt gesteld dat alle oogtesten m alle gehoortesten door een gediplomeerd persoon worden uitgevoerd. Door Hans Anders is niet aangetoond dat deze verklmingen onjuist zijn. De door Hans Anders genoemde verklaringen van de Specsaverswinkels in Ede en Rotterdam maken dat niet anders. Uit die verklaringen kan niet worden afgeleid dat op de momenten dat een opticien van Specsavers, om wat voor reden dan ook, niet in één van die winkels aanwezig is, er toch een oogtest in die winkels wordt uitgevoerd. Daarnaast blijkt uit de verklaring van de winkel in Rotterdam dat de oogmeting wordt verricht onder toezicht van een gediplomeerd opticien, die tevens praktijkopleider is. Ook die oogmeting moet derhalve worden aangemerkt als uitgevoerd door een gediplomeerd opticien. Ten slotte is evenmin aannemelijk dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de 100% score zo zal begrijpen dat de gediplomeerde opticien of audicien te allen tijde in de winkel aanwezig is.

Niet denigrerend: 4.10, Uit het voorgaande volgt dat op basis van de thans beschikbare gegevens geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de advertentie van Specsavers misleidend is of dat het niet op een objectieve en controleerbare wijze de diensten vergelijkt, Ten aanzien van de grief van Hans Anders dat de advertentie haar goede naam schendt en denigrerend is, wordt overwogen dat noch de tekst van de afzonderlijke onderdelen, noch de totaalindruk van de advertentie jegens Hans Anders denigrerend is. Wel is aan vergelijkende reclame inherent, zoals ook hier het geval, dat de adverteerder het eigen product in de advertentie als beter dan dat van de concurrent zal presenteren en dat het product van de concurrent daarmee in een ongunstiger daglicht wordt gesteld. Het doel van (verge1ijkende) reclame is immers in het algemeen om de consument te stimuleren om meer producten van de adverteerder af te nemen en niet om het product van concurrent te promoten. h het onderhavige geval wordt geoordeeld dat Specsavers de daarbij jegens de goede naam van Hans Anders in acht te nemen grenzen niet heeft overschreden.

Geen merkinbreuk: 4.12. Voor zover Specsavers heeft aangevoerd dat met de vermelding "Anders dan Hans" in de advertentie een inbreuk wordt gemaakt op haar merk "Hans Anders", wordt overwogen dat een houder van een merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in een vergelijkende reclame gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek (HvJEG 12 juni 2008, IER 2008/56). In het onderhavige geval is de door Specsavers gebruikte variant op het merk van Hans Anders mogelijk enigszins provocerend, maar niet is gesteld of gebleken dat door het gebruik van die variant op het merk van Hans Anders verwarring bij het relevante publiek ontstaat. De advertentie is niet misleidend en er wordt geen enkel commercieel verband tussen Hans Anders en Specsavers gesuggereerd. Het onderhavige gebruik kan Specsavers voorshands dan ook niet op grond van het merkenrecht worden verboden. Dam komt bij dat Hans Anders door zich "Anders" te noemen zelf uitlokt dat concurrenten, ter onderscheiding, zich in een vergelijkende reclame weer "anders" dan Hans Anders zullen noemen. Een dergelijke ludieke variant op een merk is toelaatbaar zolang het niet denigrerend is. Hiervoor is reeds overwogen dat daar in het onderhavige geval geen sprake van is.

Proceskosten: (…) 4.14. Hans Anders zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bij afwijzing van de vordering is door Specsavers een volledige vergoeding van de advocaatkosten gevorderd nu door Hans Anders tevens een inbreuk op haar intellectuele eigendom is gesteld. Door Specsavers is in dat verband een bedrag van EUR 3.500,00 advocaatkosten gevorderd. Dit bedrag komt redelijk voor en zal daarom worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 19 juni 2009, 07/12553, Vereniging Buma tegen Chellomedia B.V. (met dank aan Radboud Ribbert, Ribbert Advocaten & Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek).

Auteursrecht. Arrest in zaak over kabelkopstations en openbaarmaking (zie IEF 7726). Maakt Chellomedia met verzending aan kabelkopstations openbaar? Nee.

2.3 (…) Dit brengt mee dat het begrip "openbaarmaking" van art. 12 Auteurswet ten minste moet beantwoorden aan het begrip "mededeling aan het publiek" van art. 3 van de richtlijn, en dat de invulling die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJEG) aan "mededeling aan het publiek" geeft, tevens bepalend is voor de minimale reikwijdte van "openbaarmaking" in art. 12 Auteurswet.

2.4  (…) Onder "openbaarmaking" als bedoeld in art. 12 Auteurswet vallen daarom geen bekendmakingen aan (groepen van) personen die niet behoren tot het in de richtlijn bedoelde "publiek"

2.5 Het HvJEG heeft in punt 37 van zijn arrest in de zaak SGAE/Rafael Hoteles herhaald dat het woord "publiek" ziet op een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, waarbij het hof onder meer verwees naar (…)  Lagardère Active Broadcast / SPRE) (…) Dit een en ander brengt mee dat, anders dan Buma betoogt, de uitleg die het HvJEG in het arrest in de zaak Lagardère heeft gegeven aan het woord "publiek" in art. 1 lid 2, onder a, van de richtlijn 93/83, tevens bepalend is voor de uitleg van "publiek" in art. 3 van de richtlijn 2001/29 en, gezien het hiervoor in 2.3 en 2.4 overwogene, voor de thans aan "openbaarmaking" in art. 12 Auteurswet te geven richtlijnconforme uitleg.

2.6 Terecht heeft derhalve het hof in rov. 4.4 - 4.6 van het bestreden arrest, dat is gewezen voordat het HvJEG het arrest in de zaak SGAE/Rafael Hoteles had gewezen, onderzocht of de handelingen van Chellomedia vallen onder het begrip "mededeling aan het publiek" zoals het HvJEG dat begrip nader heeft bepaald in het arrest Lagardère, en evenzeer terecht hebben het hof en de rechtbank het lot van de vorderingen van Buma daarvan doen afhangen.

2.7 Nu het HvJEG in de overwegingen 31 en 35 van zijn arrest in de zaak Lagardère heeft vastgesteld "dat een beperkte kring van personen die van de satelliet afkomstige signalen alleen met een professionele uitrusting kunnen ontvangen, niet als een publiek kan worden beschouwd, aangezien dit uit een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers moet zijn samengesteld"  en "dat de signalen voor het publiek bestemd moeten zijn en niet de programma's waarvan zij de drager zijn" moet, gezien het hiervoor overwogene, worden aangenomen dat het begrip "openbaarmaking" als bedoeld in art. 12 Auteurswet niet omvat het uplinken en downlinken van gecodeerde programmasignalen die niet door het publiek maar uitsluitend door ontvangende kabelkopstations en/of DTH-platforms worden opgevangen die deze decoderen door middel van professionele en niet voor de consument beschikbare decodeerapparatuur teneinde die signalen (opnieuw gecodeerd) aan het (geabonneerde) kijkerspubliek door te geven. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat de handelingen van Chellomedia die in deze procedure aan de orde zijn, geen "openbaarmaking" in de zin van art. 12 Auteurswet opleveren van auteursrechtelijk beschermde werken uit het Buma-repertoire . De vorderingen van Buma zijn derhalve terecht afgewezen.

Lees het arrest hier.