Hof 's-Gravenhage 13 september 2011, LJN  BS 8925 (Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V.)

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. In navolging van een groot aantal arresten van Hoge Raad en van het HvJ EG IEF 4745.

Merkenrecht. G-star is houdster van Benelux vormmerk voor een spijkerbroek genaamd 'Elwood'. Hof Amsterdam heeft bevestigd dat de aantrekkelijkheid - vormgeving en/of uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt.

Dit hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst.

Artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG sluit merkbescherming uit van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. Hof bekrachtigd vonnis 6 maart 2002 in conventie en vernietigt het gedeelte in reconventie. Benelux-merkinschrijvingen worden vernietigd. Ieder draagt eigen kosten.

10. De Hoge Raad heeft vervolgens aan het Hof van Justitie EG de vraag gesteld of artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting toepassing mist indien voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Het Hof van Justitie heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Het heeft daarmee bevestigd dat de oude BenGH-jurisprudentie van o.m. 14 april 1989, NJ 1989, 834 in zoverre achterhaald is door het Philips/Remmington-arrest van HvJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481, ook voor de uitsluiting van merkbescherming voor vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze vormen dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. De vragen van de Hoge Raad gingen niet over de inhoudelijke uitleg van de uitsluiting nu de Hoge Raad slechts heeft gevraagd of toetsing daaraan achterwege kon blijven als de vorm voor de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

13. Wat daarvan zij, het hof is, afgezien van het bovenstaande, van oordeel dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. Bij (de grote hoeveelheid) reclame die voor kleding gemaakt wordt - zoals de in deze procedure overgelegde reclame - , wordt vrijwel altijd de kleding getoond, vaak door een model dat de kleding zo aantrekkelijk mogelijk doet uitkomen en niet volstaan met een opsomming van de kenmerken van het kledingstuk, kennelijk omdat voor de aankoopbeslissing van de consument van belang is hoe het kledingstuk er uitziet en hoe het staat. In het algemeen zal een consument die de keuze heeft uit verschillende spijkerbroeken, kiezen voor een spijkerbroek die hij/zij mooi vindt (staan). Dit uitgangspunt valt (ook) af te leiden uit de, in punt 21 van de pleitnota van mr. Mulder in hoger beroep voor dit hof aangehaalde, eigen stellingen/uitingen van G-Star, inhoudende dat het uiterlijk van de Elwood-broek en de (combinatie van de) vijf in het Elwood-vormmerk genoemde kenmerken en het bijzondere kniestuk origineel en bijzonder zijn en dat de Elwood broek door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer populair is. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst. De stelling dat ook andere factoren, zoals materiaal, kwaliteit, draagcomfort (hetgeen overigens ook weer met de vorm te maken kan hebben), kleur en herkomst bij de
aankoopbeslissing van belang zijn, kan er niet (voldoende) aan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. Bovendien zijn deze kenmerken in zoverre niet relevant dat zij geen onderdeel uit maken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven.

14. Het bovenstaande brengt mee dat de vormmerken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de merkinschrijvingen op grond van artikel 1, lid 2, BMW juncto artikel 14A, lid 1, onder a, BMW nietig zullen worden verklaard, waarbij tevens de doorhaling van de inschrijvingen zal worden gelast. De reconventionele vorderingen van Benetton - waarin overeenkomstig de ten tijde van de inleidende dagvaarding geldende BMW nietigverklaring van de depots wordt gevorderd - komen derhalve in zoverre voor toewijzing in aanmerking. Deze beslissingen komen niet in aanmerking voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Het hof zal derhalve het vonnis van de rechtbank, voor zover in reconventie gewezen, vernietigen en voormelde vorderingen alsnog toewijzen. De overigens gevorderde vergoeding van kosten op grond van artikel 6:96, lid 2, sub b en c, BW is door de rechtbank en het hof Amsterdam afgewezen, terwijl het daartegen gerichte middel niet tot cassatie heeft geleid (zie rechtsoverweging 3.14 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. G-star zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. Benneton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor
het eerst bij haar memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.

Lees het arrest hier (pdf / schone pdf / link).

Joost Becker, 'Eigendom, merkenrechtelijke uitputting en gegronde redenen' , 13 september 2011.

Commentaar in't kort, in navolging van IEF 10087 over het navullen van gestantste bierfusten inzake Heineken / Olm (en HvJ EU Viking Gas/Kosan Gas, IEF 9944, schrijft Joost Becker van Dirkzwager advocaten & notarissen:

Ik kan leven met de uitkomst van de uitspraak in de Heineken/Olm-zaak, maar niet met de motivering. De Voorzieningenrechter gaat er in de Heineken/Olm-zaak vanuit dat Heineken de fusten ‘in het verkeer’ heeft gebracht.16 Dit lijkt tegenstrijdig met de aanname dat er geen merkenrechtelijke uitputting kan zijn omdat de eigendom op de fusten niet is overgegaan.

Met deze premisse had direct al moeten worden aangenomen dat de economische waarde van het merk is gerealiseerd – ook al is de eigendom van de Heinekenfusten niet overgegaan. Het bier is immers in het gemerkte fust vermarkt en verkocht. Er wordt naar mijn mening dus ten onrechte geen merkenrechtelijke uitputting aangenomen, waarbij ik aanteken dat bij het vaststellen van die uitputting geen doorslaggevende betekenis mag worden gegeven aan de omstandigheid dat de eigendom van de gemerkte waren bij de merkhouder achterblijft.

In het vonnis had naar mijn mening ten slotte – langs de maatstaven van het Viking Gas/Kosan Gas-arrest – tot het oordeel moeten worden gekomen dat er sprake is van gegronde redenen voor de merkhouder om op te treden, waarin een gemotiveerd oordeel over het ontstane (directe of indirecte) verwarringsgevaar als gevolg van de bestaande sectorpraktijken en de verwachtingen van de consument in het onderhavige geval besloten had moeten liggen.

Hof Amsterdam 13 septebmer 2011, LJN BS7825 (Mercis c.s. tegen Punt.nl)

Met gelijktijdige dank aan Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan. In navolging van IEF 8482. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, merkrecht, hosting provider. In kort geding staan parodieën centraal waarin Nijntje wordt geassocieerd met seks, drugs en terrorisme niet zonder meer onrechtmatig. Het betreft toelaatbare parodieën. De begrenzing ligt in de redelijkheid en de regels van het maatschappelijk verkeer.

Afbeeldingen zijn auteursrechtelijk jegens Mercis c.s. geoorloofd (18 Aw), Beroep op 'droit au respect', immers: "Nijntje is van de kinderen, daar moet je afblijven", aldus Bruna. Het beroep op merkenrecht: In aanmerking nemende de vastgestelde humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken van Mercis en het ontbreken van verwarringsgevaar is (...) sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, zodat – nog daargelaten dat voorshands niet althans onvoldoende is gebleken dat aan de overige vereisten in die verdragsbepaling is voldaan - de vordering van Mercis c.s. niet op haar merkrechten kan worden gebaseerd. Beroep verworpen, incidenteel appel vernietiging van het vonnis.

Proceskostenveroordeling Mercis c.s. 1019 Rv: € 1.362,50 in eerste aanleg en € 34.412,10 in hoger beroep.

Auteursrecht parodie 4.7. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals art. 18b Aw vereist.

4.8. Het hof sluit zich hierbij aan. De bedoeling van deze afbeeldingen, die in combinatie met de bijbehorende teksten in schril contrast staan met de oorspronkelijke figuur Nijntje, is onmiskenbaar het opwekken van de lachlust, waaraan niet afdoet dat lang niet iedereen de gewraakte afbeeldingen even grappig of gepast zal vinden. Het gaat hierbij om parodiërend gebruik, immers om nabootsingen in een enigszins gewijzigde vorm waardoor de figuur Nijntje tot voorwerp van de lachlust wordt gemaakt en waardoor de teneur van het oorspronkelijke werk op humoristische, overwegend ironische wijze wordt veranderd. Dat contrast wordt versterkt door de combinatie met de begeleidende teksten. Waar de teksten van Dick Bruna bij uitstek kindvriendelijk en geweldloos zijn, zijn de teksten bij de gewraakte afbeeldingen veelal grof en agressief.

4.9. Hetgeen Mercis c.s. in de toelichting op grief 2 hebben aangevoerd leidt niet tot een andere uitkomst in de beoordeling van de afbeeldingen 2 tot en met 6. In het vonnis is per afbeelding aangeduid hoe de teneur van het oorspronkelijke werk, te weten de figuur Nijntje met de hierboven in 4.5 beschreven auteursrechtelijk beschermde trekken, is gewijzigd door het toevoegen van tekst en beeldelementen die niet bij Nijntje horen. Zo is achtereenvolgens onder meer sprake van Nijntje in verband met een hardcore feest, stoned als een garnaal, een trancenicht, pep en hakkûh. Dat is evident parodiërend gebruik waarbij het werk zelf op de korrel wordt genomen en waarbij de spot er dik bovenop ligt. Dat gebruik is, objectief bezien, in overeenstemming met hetgeen naar de regels van het huidige maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, ook indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat Bruna zich als geestelijk vader van Nijntje erdoor beledigd voelt, in verband waarmee hij zijn hierna nog te bespreken persoonlijkheidsrechten in het geding brengt. Aan Mercis c.s. kan worden toegegeven dat niet iedere als ‘humor’ gepresenteerde associatie van Nijntje met drugs, seks, terrorisme, racisme, of andere onderwerpen die niet als ‘braaf’ worden beschouwd, een toelaatbare parodie oplevert. De wetgever heeft de vrijheid tot parodiërend gebruik begrensd door de redelijkheid en de regels van het maatschappelijk verkeer. Per voorkomend geval moet worden beoordeeld of die begrenzing in acht is genomen. Zoals hiervoor reeds is overwogen acht het hof de gestelde grenzen hier nog niet overschreden. In de door de wetgever gestelde criteria van art. 18b Aw, zoals die in het voorliggende geval zijn toegepast, ligt bovendien de afweging besloten die in art. 5 lid 5 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG wordt voorgeschreven als zogenoemde driestappentoets met betrekking tot beperkingen en restricties van het auteursrecht. Ook daaraan is derhalve voldaan. Mercis c.s. hebben in dit verband nog aangevoerd dat de gewraakte afbeeldingen makkelijk zijn te vinden en dat met name ook jonge kinderen, wanneer die gebruik maken van internet, geconfronteerd kunnen worden met beledigende of als parodie bedoelde afbeeldingen van Nijntje zonder de finesses daarvan te begrijpen, zoals oudere kinderen en volwassenen dat wel kunnen. Het hof acht de hierdoor aanwezige kans op verwarring en reputatieschade alsmede op aantasting van de betrokken belangen van Mercis c.s. evenwel niet dusdanig groot dat dit aan toepasselijkheid van de in art. 18b Aw vervatte beperking van het auteursrecht in de weg staat.

Persoonlijkheidsrechten 4.15. Met grief 3 bestrijden Mercis c.s. het oordeel van de voorzieningenrechter dat de gewraakte afbeeldingen geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten van Bruna. Zij betogen dat de gewraakte afbeeldingen op onaanvaardbare wijze afbreuk doen aan de integriteit van Nijntje, die voor Bruna het fundament en de spil van zijn werk is. Dat werk bestaat in de kern uit respect voor de wereld van het kind. De gewraakte afbeeldingen en teksten zijn volgens Mercis c.s. beledigend voor Bruna en voor zijn werk, omdat Nijntje geassocieerd wordt met drugsgebruik, grof taalgebruik, agressiviteit en intolerantie. Bruna beroept zich in het bijzonder op zijn ‘droit au respect’ als bedoeld in art. 25, lid 1 sub d, Aw.

4.16. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat een geslaagd beroep op de exceptie van art. 18b Aw geacht wordt mede te omvatten dat geen beroep op persoonlijkheidsrechten kan worden gedaan en dat een (geslaagde) parodie niet meer is dan dat en derhalve niet kan worden aangemerkt als een “misvorming, verminking of andere aantasting” als bedoeld in art. 25 (lid 1 sub d) Aw. Dat oordeel is juist. Het ligt besloten in de vaststelling dat het gewraakte gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk in het onderhavige geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, welk parodiërend gebruik de maker ingevolge de wet zal hebben te dulden. Aan deze normen is in het onderhavige geval voldaan, ook waar het betreft het door Mercis c.s. gevreesde verwarringsgevaar bij jonge kinderen, zoals hiervoor werd overwogen. Daaraan doet niet af dat zich ook andere, thans niet ter beoordeling voorliggende gevallen van beweerde persiflage kunnen voordoen en ook hebben voorgedaan, waar die normen mogelijk wel zijn overtreden en inbreuk wordt gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van de maker (vgl. de afbeelding in de memorie van grieven sub 5.6 en de voorbeelden in de producties 22 en 41 van Mercis c.s.). Evenmin doet daaraan af dat Bruna, getuige zijn als productie 47 overgelegde verklaring, de grenzen van de parodieervrijheid strakker trekt en hij, naar het hof ter terechtzitting is gebleken, eigenlijk in het geheel geen parodieën op zijn geesteskind Nijntje duldt maar stelt, in de woorden van Bruna: Nijntje is van de kinderen, daar moet je afblijven.

Merkenrecht parodie 4.19. Geen grieven zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE niet slaagt omdat de afbeeldingen in dit geval niet worden gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Ten aanzien van het beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE geldt het volgende. Indien en voor zover al moet worden aangenomen dat de gebruikte tekens (woord en/of beeld) in en bij de gewraakte afbeeldingen 1 tot en met 7 overeenstemmen met de hierboven in 4.1 sub b genoemde drie merken van Mercis, waarop de vordering merkenrechtelijk is gebaseerd, heeft gelet op hetgeen eerder in het kader van het auteursrecht is overwogen ten aanzien van alle zeven afbeeldingen ook hier te gelden dat zij zijn aan te merken als toelaatbare parodieën. In aanmerking nemende de vastgestelde humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken van Mercis en het ontbreken van verwarringsgevaar is niet alleen bij de afbeeldingen 2 tot en met 6 maar ook, in zoverre anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, bij de afbeeldingen 1 en 7 sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, zodat – nog daargelaten dat voorshands niet althans onvoldoende is gebleken dat aan de overige vereisten in die verdragsbepaling is voldaan - de vordering van Mercis c.s. niet op haar merkrechten kan worden gebaseerd.

Oorspronkelijke pdf

Gerecht EU 13 september 2011, zaak T-522/08 en T-523/08 (Ruiz de la Prada de Sentmenat tegen OHIM/Quant (Cosmetics Japan) inzake AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

In't kort. Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure op grond van nationale beeldmerken en gemeenschapsbeeldmerk Mary Quant tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage (in kleur) van RUIZ DE LA PRADA DE SENTMENAT. Oppositie is afgewezen, deze beslissing is gedeeltelijk vernietigd, beroep door aanvrager om deze laatste te (laten) vernietigen. Beroep: door aanvrager strekkende tot vernietiging OHIM gedeeltelijke vernietiging van beslissing tot afwijzing van oppositie ingesteld door houder nationale beeldmerken en gemeenschapsbeeldmerk. Overwegingen zijn goed uitgevoerd, beroep afgewezen.

Een bloem in drie kleuren met de vermelding „AGATHA RUIZ DE LA PRADA” voor waren van de klassen 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1523/2007-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 september 2008 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken en het gemeenschapsbeeldmerk bestaande in de afbeelding van een zwart-witte bloem voor waren van de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 en 26.

43      Par ailleurs, il ne saurait être considéré que la chambre de recours ait commis une erreur en considérant que le fait que, contrairement à la marque antérieure, qui est en noir et blanc, la marque demandée soit également composée de quatre couleurs ne s’oppose pas au constat selon lequel une similitude visuelle entre les marques en conflit existe. En effet, le consommateur moyen des produits en cause ne disposera que rarement de la possibilité de comparer les deux marques lors de ses achats, mais il doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 26).

44      En outre, il convient de relever que l’allégation de la requérante, selon laquelle l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude visuelle aurait été conditionnée par le constat d’une similitude sur le plan conceptuel, ne ressort pas des motifs de la décision attaquée. Celle-ci doit donc être rejetée comme manquant en fait.

Naar verwachting en ondanks een Nederlandse "nee" wordt de duur naburige rechten op muziekopnames verlengd van 50 naar 70 jaar. Persbericht (pdf):

The Council today adopted by qualified majority a directive extending the term of protection of the rights of performers and phonogram producers on music recordings within the EU from 50 to 70 years. (16/11).

The Belgian, Czech, Dutch, Luxembourg, Romanian, Slovak, Slovenian and Swedish delegations voted against and the Austrian and Estonian delegations abstained (10568/11 ADD1).

The new directive intends to increase the level of protection of performers by acknowledging their creative and artistic contributions.

Performers generally start their careers young and the current term of protection of 50 years often does not protect their performances for their entire lifetime. Therefore, some performers face an income gap at the end of their lifetimes. They are also often not able to rely on their rights to prevent or restrict objectionable uses of their performances that may occur during their lifetimes.

The directive also foresees measures in order to ensure that artists who have transferred their exclusive rights to phonogram producers actually benefit from the term extension and may recuperate their rights subject to certain conditions.

Furthermore, the directive harmonises the method of calculating the term of protection of songs and other musical compositions with words created by several authors. The term of protection will expire 70 years after the death of the last person to survive: the author of the lyrics or the composer of the music.

Member states will have to incorporate the new provisions into their national legislations within two years.

Adoption of the directive, which modifies directive 2006/116/EC, follows an agreement with the European Parliament at first reading.

The Commission submitted the proposal in July 2008 and the European Parliament voted in April 2009 (8898/09).

Commentaar in't kort van Laura Bonnes, KienhuisHoving.

In de kwestie Apple / Samsung (Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, IEF 10108 (Apple / Samsung)). heeft de rechtbank bepaald dat de beschermingsomvang van modellen die functioneel en minimalistisch zijn vormgegeven, kleiner is dan modellen die deze kenmerken ontberen (o.m. IEF 10108 r.o. 4.54) .  Een gewaagd oordeel? Vanuit juridisch dogmatisch oogpunt bekeken, is er namelijk nogal wat onduidelijk over hoe de geldigheid en de beschermingsomvang van dergelijke modellen moet worden bepaald. In deze bijdrage zal ik een paar onduidelijkheden en inconsistenties signaleren.

Uitsluiting van technisch geïndiceerde vormgeving
Bij de bepaling van de beschermingsomvang van functioneel vormgegeven modellen speelt allereerst de technische uitsluitingsgrond een rol (Artikel 8 lid 1 GemMoVo).  De arresten Philips/Remmington (HvJ EG 20 september 2007, IEF 4745).  en Lego (HvJ EG 14 september 2010 IEF 9083) claimen op dit gebied helderheid te verschaffen. Conform deze arresten dient bij de beoordeling van de mate van bescherming voor technisch geïndiceerde vormgeving (in het merken- en modellenrecht) de zogenaamde apparaatgerichte leer te worden toegepast. Deze leer houdt in dat vormgeving die uitsluitend technisch is bepaald nimmer voor bescherming in aanmerking komt. Hierbij is niet van belang of er andere technische vormen denkbaar zouden zijn die dezelfde oplossing bieden. Dit lijkt helder.

Nadere analyse van uitspraken waarin deze leer wordt toegepast doet de geclaimde helderheid al snel vervagen¹.  De feitelijke beoordeling blijkt vaak neer te komen op een resultaatgerichte aanpak, waarbij andere (technische) oplossingen in de beoordeling worden betrokken en vergeleken, om op basis hiervan tot de conclusie te komen dat in deze elementen best gevarieerd had kunnen worden en er derhalve geen sprake is van een vorm die uitsluitend door haar technische functie is bepaald. Hier wringt iets. Immers, als de apparaatgerichte leer troef is, moet ook de feitelijke toetsing van de modellen in casu apparaatgericht plaatsvinden en niet resultaatgericht zoals in voornoemde rechtspraak aan de orde was.

Vrijheid van de ontwerper 
In de wet wordt bepaald dat bij de bepaling van de beschermingsomvang en de geldigheid van een model rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model (Artikel 6 lid 2 en 10 lid 2 GemMoVo).  De reikwijdte van deze bepaling is onduidelijk. Advocaat-Generaal P. Mengozzi overweegt in zijn conclusie in de Pepsico-kwestie (IEF 9650 o.v. 28-33) dat hiermee enkel beperkingen in de vrijheid van de ontwerper zijn bedoeld die worden opgelegd door de functie die het voortbrengsel vervult.

Bepaalde standaardkenmerken die de markt verwacht, maar niet technisch noodzakelijk zijn, kunnen niet worden beschouwd als beperkingen van de vrijheid van de ontwerper.[o.v. 32, met accent auteur] 

De A-G laat overigens achterwege hoe deze technische noodzakelijkheid moet worden bepaald: apparaat- of resultaatgericht.

Bovendien vraag ik mij af wat de A-G precies bedoelt. Een strikte uitleg van zijn woorden zou namelijk betekenen dat alleen die aspecten die technisch noodzakelijk zijn, de vrijheid van de ontwerper kunnen beperken en derhalve niet mogen worden betrokken bij de bepaling van geldigheid en de reikwijdte van de beschermingsomvang van een model. Dit lijkt niet logisch. Deze aspecten zijn immers al uitgesloten van bescherming als gevolg van de technische uitsluitingsgrond.

De technische uitsluitingsgrond versus de vrijheid van de ontwerper
Bovengenoemde uitleg van de woorden van de AG zou dus kunnen betekenen dat de technische uitsluitingsgrond en de ‘leer’ rond de vrijheid van de ontwerper vrijwel dezelfde materie uitsluiten van bescherming. Dit maakt één van beide bepalingen overbodig. Een andere uitleg ligt derhalve in de rede. Gedacht zou kunnen worden aan een constructie waarin alle, dus niet alleen voorwaarden die als gevolg van functie of techniek geïndiceerd zijn, randvoorwaarden waarmee de ontwerper zich geconfronteerd ziet, worden betrokken in de beoordeling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Dit heeft tot gevolg dat in de reikwijdte van de beschermingsomvang dergelijke – niet uitsluitend technische – voorwaarden worden betrokken. Dit biedt minimalistische designs een (dunne) bescherming en geeft concurrenten de kans producten op de markt te brengen die aan de door de markt gestelde randvoorwaarden voldoen. Exact zoals de rechtbank Den Haag in Apple / Samsung voor ogen lijkt te hebben gehad.

Voor een uitvoerige dogmatische analyse van het bovenstaande biedt dit forum helaas geen plek. Stof tot nadenken biedt het hopelijk wel.

¹. Een en ander wordt overigens treffend weergegeven door Huydecoper in zijn bijdrage in de BIE van juni van dit jaar. Hof Den Haag 30 november 2010, BIE juni 2011, nr. 62 (Hansgrohe AG/ Tiger Nederland B.V.) met noot J.L.R.A. Huydecoper

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren, AWT advies 77. p. 43, Bijlage bij Kamerstukken II, 2010-11, 31 288, nr. 203.

Kennisbescherming wordt bij een vrije markt voor onderzoekers steeds belangrijker. Onderzoekers komen en gaan met hun kennis, die overal vandaan komt en overal gedeeld wordt. Om de innovatieve bedrijvigheid te beschermen is het belangrijk dat hierover op internationaal niveau goede afspraken worden gemaakt en dat regelgeving hierover tussen EU lidstaten wordt gelijkgetrokken. Harmonisatie van het IP regime van verschillende lidstaten is hiervoor belangrijk. Een Europees patent is hiervoor het fundament.

De raad is bovendien van mening dat vanuit Nederland en Europa meer aandacht geschonken moet worden aan de voorfase van het octrooi. Het is van groot belang dat ook de vroege kennisproducten goed worden beschermd. Onder andere afspraken over eigendomsrechten, gebruikersrechten, (toegang tot) achtergrondkennis, management van IP en compensatieafspraken zijn hiervoor belangrijk. Hier liggen nog belangrijke verschillen tussen EU lidstaten. Voorbeeld is het professor privilege system dat in sommige lidstaten wordt gehanteerd (b.v. Zweden en Italië) dat het eigendom van onderzoeksresultaten aan individuele professoren of onderzoekers geeft, in plaats van aan onderzoeksorganisaties. (65. Voluntary guidelines on framework conditions for joint programming in research 2010, beschikbaar via
https://www.era.gv.at/space/11442/directory/19999/doc/21643.html)

Geen EU patent De kosten voor het aanvragen van een patent in de Europese lidstaten is een dure en arbeidsintensieve bezigheid. Om deze intensieve procedure efficiënter te maken wordt al lange tijd gesproken over het instellen van een EU-breed patent. De belangrijkste bottleneck is het taal probleem. Onlangs is er overeenstemming tussen twaalf lidstaten gekomen om voort te gaan in de ontwikkeling van een Europees patent in drie talen: Frans, Duits en Engels. Italië en Spanje sluiten zich hierbij niet aan. Nederland is altijd voorstander van de invoering van een Europees patent geweest. Europese patenten worden in toenemende mate niet geldig gemaakt in kleinere landen als Nederland. Bedrijven zijn hier daarom minder actief. Zo is slechts 24% van alle patenten die in 2008 zijn toegekend in Europa in Nederland rechtsgeldig. Deze groep vertegenwoordigt wel 88% van alle patenten die in 2008 in Nederland actief waren, Europese patenten zijn dus belangrijk voor Nederland. Als door invoering van een Europees patent ook automatisch validatie in Nederland wordt bewerkstelligd, biedt dit meer kansen voor het buitenlandse bedrijfsleven om in Nederland actief te worden. 

Zie tevens hier (link) 

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 september 2011, KG ZA 10-1952 P/MV (Emryss B.V. tegen Vermeulen)

Met dank aan Marie José Spit en Judith van Schie, Bousie advocaten.

Auteursrecht. Contractenrecht. Verstoorde rechtsverhouding. Royaltyvergoedingen eBooks, vertalingen. Beslagen 

Emryss is een uitgeverij, Vermeulen is auteur van boeken over homeopathie. In een overeenkomst is opgenomen dat Vermeulen toestemming geeft om het boek uit te geven in de Engelse taal. In een driedelige serie heeft auteur voor het laatste boekdeel een andere uitgever benaderd en overeenkomst met Emryss buitengerechtelijk ontbonden op grond van wanprestatie (geen statements versturen, niet betalen van royaltyvergoeding, niet willen uitgeven van derde boek en exploiteren van eBooks zonder toestemming). Emryss stelt dat auteur wanprestatie pleegt door naar andere uitgeverij over te stappen. Vermeulen heeft succesvol conservatoir derdenbeslag gelegd ogv 1019b Rv en 28 Aw.

Conventie: De verhouding is ernstig verstoord, uitgave bij andere uitgever wordt toegestaan. Door Emryss uitgeven van sublicenties worden verboden, Vermeulen mag dit wel voor vertalingen anders dan het Engels. Verbod op benaderen van buitenlandse uitgevers is te vaag en algemeen gesteld, rectificatie wordt onvoldoende onderbouwd en toegelicht (r.o. 6.7). Gerechtelijke bewaring van de in conservatoir bewijsbeslag genomen stukken wordt niet opgeheven. Conservatoire derdenbeslagen worden wel opgeheven.

Reconventie: Reeds gepubliceerde werken mag Emryss blijven exploiteren mits in boekvorm en mits in de Engelse taal. Afwijzing van inzage in de stukken waarop bewijsbeslag rust. Geen voorschot op schadevergoeding. Wel royaltyvergoedingen doorbetalen met aftrek van rechtstreekse bedragen. Geen inzage in boekhouding Vermeulen.

Iedere partij draagt eigen proceskosten, bodemrechter dient beslissing te geven over rechtmatige ontbinding en wanprestatie en onderzoekt de feiten verder.

6.6. Ondanks dat geen (voorlopig) oordeel kan worden gegeven over de ontbinding en opzegging van de overeenkomst door Vermeulen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding tot het treffen van een ordemaatregel. (...) In dit geval weegt mee dat de verhoudingen tussen partijen ernstig zijn verstoord, waardoor niet van hen kan worden gevergd dat zij met betrekking tot het boek Plants nog met elkaar moeten samenwerken. Emryss is er bovendien al vanaf begin 2009 van op de hoogte dat Vermeulen met dit boek met een andere uitgever in zee wil gaan, zodat zij inmiddels ruim de gelegenheid heeft gehad om hierop te anticiperen. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om Vermeulen toe te staan het boek Plants bij een andere uitgeverij uit te geven. Totdat een bodemrechter heeft geoordeeld over de ontbinding en opzegging van de overeenkomst, wordt Vermeulen echter wel verplicht de overeenkomst voor de reeds door Emryss uitgegeven werken na te komen, mits het gaat om werk in boekvorm en in de Engelse taal. (...) Emryss is dus niet gerechtigd de reeds uitgegeven werken in een andere taal dan het Engels uit te geven of die werken op "elektronische wijze" te verveelvoudigen en/or openbaar te maken. Mocht Emryss dit voornemens zijn, dan zal zij hierover aparte afspraken met Vermeulen moeten maken, waarbij de bepalingen uit de overeenkomst van toepassing zijn.

6.16. (...) Nu in conventie is geoordeeld dat Emryss de exploitatie van de werken van vermeulen (binnen de daar geschetste grenzen) mag voorzetten, is Emryss uiteraard ook verplicht ten aanzien van die exploitatie statements te verschaffen en de royaltyvergoeding uit te betalen. vermeulen zal echter eerst opgave moeten doen van de bedragen die hij rechtstreeks van derden heeft ontvangen (die hij immers heeft aangeschreven) en die - na overleg tussen partijen - (geheel of gedeeltelijk) staan geparkeerd op de derdengeldrekening van mr. IJff. Die bedragen mogen in beginsel op de door Emryss uit te betalen vergoeding in mindering worden gebracht.

Kantonrechter Rechtbank Utrecht 24 augustus 2011, LJN BS1232 (Cozzmoss B.V. tegen Alliance Experts Coöperatie U.A.)

Met gelijktijdige dank aan Thomas Berendsen, BANNING advocaten.

In de Cozzmoss-serie. Alliance Experts is houder van de domeinnaam allianceexperts.com. Zij heeft op haar website, zonder toestemming, artikelen van Trouw van 1 december 2009, De Volkskrant van 4 februari 2010 en van ND van 5 februari 2010 gepubliceerd. De bronnen zijn daarbij vermeld. Na sommatie zijn artikelen verwijderd echter schade- of kostenvergoeding wordt niet betaald. Voor alle artikelen tezamen, zo stelt Cozzmoss,  bedraagt de economische waarde derhalve € 314,47. Gevorderd wordt tweemaal deze waarde.

Binnen het kader van artikel 27a Aw is immers geen plaats voor een boete. Slechts de economische waarde wordt toegekend. Van (administratie)kosten is niet voldoende gebleken. Kostenveroordeling ex 1019hRv. Echter kosten advocaat worden gematigd wegens geringe complexiteit en geringe omvang van de zaak.

4.9. Voor zover uit het betoog van Cozzmoss is af te leiden dat de verdubbeling dient ter preventie tegen toekomstige inbreuken op het auteursrecht, leidt dit ook niet tot toewijzing van een hoger bedrag dan een redelijke gebruiksvergoeding. Voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Auteurswet immers geen plaats.

(Administratie)kosten in verband met de vaststelling van schade en aansprakelijkheid

4.10. Cozzmoss vordert tevens € 180,00 exclusief BTW voor de (administratie)kostendie verband houden met de door haar uitgevoerde werkzaamheden ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid. Cozzmoss verwijst in dit verband naar een specificatie, welke is overgelegd als productie 9 bij dagvaarding. Uit de specificatie blijkt dat volgens Cozzmoss het totaal van de door haar gemaakte kosten€ 150,75 bedraagt. Hoewel deze werkzaamheden in beginsel van dien aard zijn dat het redelijk is om daarvoor een vergoeding te verlangen, kan de kantonrechter geen vergoeding daarvoor toewijzen.De reden is dat niet is toegelicht of en zo ja, op basis van welke kostenafspraak (voor welk bedrag) de door Cozzmoss gemaakte kosten aan de Volkskrant, Trouw en ND worden doorberekend. Hierdoor is onduidelijk of en voor welk bedrag de Volkskrant, Trouw en ND vermogensschade lijden door de door Cozzmoss verrichte werkzaamheden. Hieruit volgt dat de vordering wegens administratiekosten als onvoldoende onderbouwd moet worden afgewezen.

US District Court Southern District of New York 10 August 2011, 11 Vic. 2381 (VM, Christian Louboutin S.A. e.a. tegen Yves Saint Laurent America, Inc. e.a.)

Commentaar in't kort van Nanda Ruyters, BRight advocaten.

De Amerikaans rechter (District Court of New York, voorlopige voorziening) heeft op 10 augustus jl. uitspraak gedaan  in de zaak die Louboutin had aangespannen tegen Yves Saint Laurent. Inzet van het geschil was de rode schoenzool van Louboutin, die al sinds 1992 door Louboutin als haar handelsmerk wordt gebruikt onder damespumps. Louboutin claimde dat Yves Saint Laurent (‘YSL’), die eveneens ‘high heels’ op de markt had gebracht met een rode zool, inbreuk maakte op haar in 2008 verkregen merkrecht. YSL vorderde in reconventie de nietigheid van het Louboutin kleurmerk.

De vraag waar het in essentie om ging in deze zaak was of Louboutins ‘red sole mark’ wel een geldig merk is. Hoewel het merk in 2008 geregistreerd was, was dat volgens de rechter enkel een indicatie voor geldigheid  maar geen gegeven. Kleuren alleen  zijn naar Amerikaans r echt alleen te beschermen als de kleur onderscheidend vermogen heeft verkregen.  Als een kleur functioneel wordt opgevat, is deze niet als merk te beschermen. Voor industriële toepassingen had de Amerikaanse rechter al eens eerder bepaald dat een enkele kleur onderscheidend kan zijn. In de modewereld liet de rechtspraak een andere trend zien; alleen aan combinaties van kleuren of bepaalde patronen (zoals de Burberry ruit) was merkbescherming toegekend, niet aan één enkele kleur. De rechter in deze zaak stond nu voor de vraag of, indien het publiek de rode zool in verband brengt met Louboutin, het gebruik van één enkele kleur voor een mode-artikel toch als een merk kan worden beschouwd.

Louboutin zelf gaf aan dat de kleur rood was gekozen omdat rood een sexy kleur is, het straalt energie en exclusiviteit uit. Dit waren volgens de rechter juist  ‘nontrademark functions’ en daarmee was de kleur rood (deels) functioneel. De rechter concludeert tot afwijzing van de door Louboutin gevraagde inbreukvorderingen omdat niet zeker is of het kleurmerk, ‘the red sole mark’ van Louboutin wel geldig is. De nietigheid van het merk wordt niet uitgesproken.

Het is de vraag of de zaak voor Louboutin anders was afgelopen als de zaak voor de Nederlandse rechter was aangespannen. Bescherming van kleurmerken is ook in Nederland lastig.  Uit het Heidelberger Bauchemie arrest (IEF 2821) blijkt dat een combinatie van kleuren een merk kan zijn. Ook een ruitmotief kan een merk zijn, zie ter illustratie IEF 8112. Zelfs één kleur als zodanig, zonder een bepaalde omtrek, kan  blijkens het Libertel arrest (IEF 2820), een geldig merk zijn. Doorgaans is inburgering echter wel vereist. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar, aldus het Hof van Justitie in r.o. 66 van het Libertel arrest, dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt. Dit speelt volgens het Hof met name als het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.

Bovendien moet bij kleurmerken altijd rekening worden gehouden met het algemeen belang, te weten met de vraag of de betreffende kleur niet voor andere marktdeelnemers beschikbaar moet blijven.

De schoenen van Louboutin behoren tot het zeer exclusieve segment. Ze zijn ontzettend duur en daarmee alleen voor een zeer selectief publiek geschikt. Daarmee zou de rode schoenzool van Louboutin, gelet op r.o. 66 van het Hof in het Libertel arrest, in ieder geval eerder voor merkbescherming in aanmerking komen dan andere kleurmerken voor gangbare producten die voor een breed publiek bedoeld zijn.

Louboutin heeft verder niet sec de kleur rood als merk, maar heeft de kleur rood op een schoenzool (van een damespump met hoge hak) als merk geregistreerd. Daarmee is het geen kleurmerk zonder omtrek (waar het Libertel arrest over gaat), maar een kleurmerk met omtrek. Logische conclusie lijkt dan dat kleurmerken met omtrek in ieder geval eerder beschermd worden dan sec een kleur.

Deze omstandigheden (het merk betreft zeer exclusieve schoenen en niet sec een kleurmerk, maar een kleurmerk met omtrek) maken mijns inziens, dat Louboutin bij de Nederlandse rechter wellicht meer kans had gehad . Aangenomen uiteraard dat  het relevante publiek de rode schoenzool onder high heels herkent als van Louboutin afkomstig .