Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) geen motivering dat het erkat-merk gericht is op uitbuiting van ouder merk.
(B) Duschy vs. Duscho.
(C) Een lachende hand waarbij Italiaans auteursrecht niet voldoende werd erkend.
(D) over een lange dunne worst met de beschrijvende naam 'espetec' ('worst' in't Catelaans).
(E) verwarringsgevaar BÜRGER met BÜRGERBRÄU.
(F) driedimensionaal merk voor een lemmet dat vooral een technische functie heeft.
(G) onderdeel "Credit" heeft geen onderscheidend vermogen voor financiële diensten.
(H) onzorgvuldigheid als oorzaak van niet-vernieuwing is niet relevant voor de rechtmatigheid van de beslissing.
(I) geen overeenstemming tussen warencategorieën 'platen om op te telen' en 'kunststof verpakkingen'
(J) kamer van beroep diende alle aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten te onderzoeken nu daar uitdrukkelijk op is gewezen.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-566/10 (Ertmer / OHMI - Caterpillar (erkat))

(A). Gemeenschapsmerk. Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 270/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en nietigverklaring van woordmerk „erkat” voor waren van de klassen 7 en 42 in het kader van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het communautaire en nationale woordmerk „CAT” en van het gemeenschapsbeeldmerk en de nationale beeldmerken met het woordelement „CAT” voor waren en diensten van de klassen 7 en 42. De voorziening wordt toegewezen nu uit de motivering geenszins volgt dat het gewraakte merk gericht is op de uitbuiting van het onderscheidend vermogen en waarde van het oudere merk.

66 Außerdem ergibt sich aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung keineswegs, dass die Beschwerdekammer eine umfassende Beurteilung der relevanten Umstände des vorliegenden Falles vorgenommen hätte, um zu ihrer Schlussfolgerung zu gelangen, dass unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken eine ernsthafte und nicht nur hypothetische Gefahr bestehe, dass die streitige Marke auf die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken gerichtet sei.

67 Daraus folgt, dass die angefochtene Entscheidung in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht hinreichend begründet ist.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-295/11 (Duscholux Ibérica / OHMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „DUSCHO Harmony” bevat, voor waren van de klassen 6, 11 en 19, tegen beslissing R 662/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 maart 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van de bescherming van het gemeenschapsmerkstelsel, na een aanvraag voor internationale inschrijving waarbij de Europese Unie was aangewezen, voor het beeldmerk dat een walvis weergeeft en het woordelement „duschy” bevat, voor waren van de klassen 11 en 20, in het kader van de oppositie van verzoekster. De voorziening wordt afgewezen.

81 Likewise, it must be stated that the applicant has not substantiated its arguments that the alleged distinctive character of the earlier mark supports the conclusion that there is a likelihood of confusion, having regard to the fact that the goods at issue are identical or similar. In any event, the applicant’s argument must be rejected in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213, paragraph 70 and the case-law cited). However, a finding of the likelihood of confusion presupposes a certain similarity between the signs, which is absent in the present case.

82 Consequently, the Board of Appeal was right to find that there is no likelihood of confusion between the marks at issue, notwithstanding the fact that the goods at issue are in part identical and in part similar.

Gerecht EU 13 september 2012, zaak T-404/10 (National Lottery Commission / OHMI - Mediatek Italia en De Gregorio (Représentation d'une main))
(C) Gemeenschapsmerk. Ouders nationaal auteursrecht. – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat een hand met twee gekruiste vingers en een lachend gezicht weergeeft, voor waren van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1028/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij de door Mediatek Italia en Giuseppe De Gregorio ingestelde vordering tot nietigverklaring is toegewezen. De voorziening wordt toegewezen.

37 Moreover, it should be noted that, during the proceedings before the Board of Appeal, the National Lottery Commission drew attention to certain factors, which it referred to as ‘anomalies’ and which showed that it was unlikely that the 1986 Agreement had been drafted in that way on the date claimed. Those factors include, in particular, the facts that the date of the post office stamp (21 September 1986) corresponds to a day on which post offices were closed and that the 70‑year copyright protection provided for under the agreement corresponds to the term of copyright protection applicable after 1996, whereas, at the time when the 1986 Agreement was purportedly drafted, copyright protection lasted for only 50 years.

40 In the light of the above, it must be concluded that, in finding that the applicants for a declaration of invalidity had shown the existence of an earlier right, the Board of Appeal based its approach on a misinterpretation of the national law governing copyright protection and that that error may have had an effect on the content of the contested decision.

Gerecht EU 13 september 2012, zaak T-72/11 (Sogepi Consulting y Publicidad / OHMI (ESPETEC))

(D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 312/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 november 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk "ESPETEC" in te schrijven voor waren van klasse 29. De voorziening wordt afgewezen, nu een espetec, een typisch Catelaanse [wikipedia], lange, dunne, gefermenteerde en gedroogde worst is en dus beschrijvend voor type waar. Ook op marques.org gesignaleerd.

29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que la marque demandée était « composée du mot ESPETEC qui, en catalan, signifie ‘fouet’, c’est-à-dire ‘une pièce de charcuterie fine et longue ressemblant à un saucisson, typique de Catalogne’ ». Elle a conclu que le terme « espetec » décrivait sans ambiguïté le type de produit visé par la demande, à savoir la « charcuterie de viande crue et de porc », et que « sa signification ser[ait] facilement perçue par les personnes qui comprennent le catalan, en particulier dans les parties du territoire espagnol où le catalan est généralement utilisé ou compris, telles que la Catalogne, les Îles Baléares et la Communauté autonome de Valence ».

Gerecht EU 18 september 2012, zaak T-460/11 (Scandic Distilleries / OHMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met onder meer het woordelement „BÜRGER” voor waren en diensten van de klassen 32 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1962/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Bürgerbräu” voor waren en diensten van de klassen 21, 32 en 42. De voorziening wordt afgewezen, vanwege het verwarringsgevaar met het oudere woordmerk Bürgerbräu voor bier. Ook op IPKat en Marques.org gesignaleerd.

Meer onder lees verder

61 It is clear, however, in the present case that, as the Board of Appeal rightly found in paragraph 26 of the contested decision, it is not possible to infer from mere photocopies of different beer labels allegedly belonging to third parties any use at all of those signs on the European Union market, so that not even the identity of registrations coexisting on the market has been proved. Moreover, the applicant has in any event failed to show that that coexistence was based on the absence of a likelihood of confusion (see, to that effect, LIFE BLOG, cited in paragraph 60 above, paragraph 69 and the case-law cited). It follows that the applicant has not shown that the distinctive character of the earlier mark was weakened or diluted.

62 Secondly, it should be recalled that, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Accordingly, even where an earlier mark has weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion, in particular where the signs and the goods or services concerned are similar (Case T‑130/03 Alcon v OHIM – Biofarma (TRAVATAN) [2005] ECR II‑3859, paragraph 78, and judgment of 13 July 2011 in Case T‑88/10 Inter IKEA Systems v OHIM – Meteor Controls (GLÄNSA), not published in the ECR, paragraph 52). That is in any event the case here.

Gerecht EU 19 september 2012, zaak T-164/11 Reddig / OHMI - Morleys (Manche de couteau))

(F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het driedimensionale merk dat de vorm van een messenheft weergeeft voor waren van de klassen 6, 8 en 20, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1072/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot nietigverklaring van dit merk in het kader van de door Morleys Ltd ingestelde vordering tot nietigverklaring. De voorziening wordt afgewezen, dat het lemmet lijkt op een vis heeft een meer technische functie.

40 Whilst recognising that the shape of the knife handle could be regarded as resembling a fish, the Board of Appeal nevertheless held that that shape was due to characteristics having a technical function. That analysis must be upheld, since the fact that the sum of the exclusively functional elements contributes to creating an ornamental image of the trade mark of which registration is sought is of no relevance to the possibility of registering a sign such as defined in Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 207/2009 as a Community trade mark. The Board of Appeal thus complied with the requirements of the case-law.

41 The applicant maintains, finally, that various non-technical elements of the disputed sign are so important that they alone can justify registration of the trade mark.

Gerecht EU 19 september 2012, zaak T-220/11 (TeamBank / OHMI - Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit))

(G) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk „f@ir Credit” voor diensten van klasse 36 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 719/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houders van het gemeenschapsbeeldmerk „FERCREDIT” voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 en 44. De voorziening wordt afgewezen, Credit heeft namelijk geen bijzonder onderscheidend vermogen voor de diensten.

46 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zwar in Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung anerkannt, dass der Begriff „Credit“ für die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Dienstleistungen nicht besonders kennzeichnungskräftig sei. Sie hat jedoch zutreffend darauf hinwiesen, dass sich die Ähnlichkeit der Zeichen nicht auf die Ähnlichkeit des gemeinsamen Bestandteils „Credit“ beschränke. Dem ist zuzustimmen, denn die Bestandteile „Fer“ und „f@ir“ weisen ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit auf.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-267/11 (Video Research USA / OHMI (VR))

(H) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1187/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 maart 2011 houdende verwerping van het beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk met het woordelement „VR” tegen de beslissing van de afdeling „Merken en register” houdende afwijzing van het verzoek tot herstel in de vorige toestand en hernieuwing van het merk, dat na afloop van de inschrijving in het register is doorgehaald. Het beroep wordt verworpen, onzorgvuldigheid als oorzaak van de niet-vernieuwing is niet relevant voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

41 Aangezien is aangetoond dat de onzorgvuldigheid van kantoor B de rechtstreekse oorzaak is van de niet-vernieuwing, is de vraag of verzoekster of haar Amerikaanse gemachtigde met alle vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld om de gevolgen van de fouten van kantoor B te verhelpen dus niet relevant voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, zodat de door verzoekster in dit verband aangevoerde argumenten moeten worden afgewezen als niet ter zake dienend.

Gerecht EU 20 september 2012, zaak T-445/10 (HerkuPlast Kubern / OHMI - How (eco-pack))

(I) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woordmerk „ECOPAK” voor waren van klasse 20 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 juli 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „eco-pack” bevat, voor waren van klasse 16. De voorziening wordt toegewezen, want de tussen warencategorieën 'platen voor teelt' en 'kunststof verpakkingsmaterialen' was geen overlapping.

36 Zudem haben die Parteien nicht vorgetragen, dass die Anzuchtplatten zu einer anderen Klasse als der von der Anmeldung umfassten Klasse gehörten. Die in der Anmeldung vorgenommene Begrenzung der Gruppe der Waren aus Papier und Pappe auf solche, „soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, schließt daher „Anzuchtplatten“ nicht aus. Im Übrigen schließt der Umstand, dass Anzuchtplatten in der Markenanmeldung nicht speziell erwähnt werden, im vorliegenden Fall nicht aus, dass diese Produkte zu dieser Warengruppe gehören können. Anzuchtplatten aus Papier und Pappe können somit von der weiten Definition der von der Anmeldemarke erfassten Waren, nämlich Waren aus Papier und Pappe, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, erfasst werden.

37 Daraus folgt, dass sich die Beschwerdekammer zu Unrecht ohne weitere Erläuterung auf den Hinweis beschränkt hat, dass Anzuchtplatten aus Papier und Pappe im vorliegenden Fall nicht in Rede stünden und dass zwischen den beiden von der Anmeldemarke und der älteren Marke erfassten Warenkategorien keine „Berührungspunkte“ bestehen könnten.

Gerecht EU 21 september 2012, zaak T-278/10 (Wesergold Getränkeindustrie/OHMI - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD))

(J) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woordmerken „WeserGold”, „Wesergold” en „WESERGOLD” voor waren van de klassen 29, 31 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 770/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 24 maart 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „WESTERN GOLD” in te schrijven voor diensten van klasse 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De voorziening wordt toegewezen, nu er sprake is van een schending van respectievelijk artikel 8, lid 1, sub b van verordening nr. 207/2009.

72 Los van het feit dat verzoekster voor de kamer van beroep uitdrukkelijk heeft verwezen naar haar stukken voor de oppositieafdeling, moest de kamer van beroep alle aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten onderzoeken. Aangezien verzoekster het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken heeft aangevoerd in de procedure voor de oppositieafdeling, kon de kamer van beroep dus niet oordelen dat verzoekster zich niet op het toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken als gevolg van het gebruik ervan had beroepen.

73 De kamer van beroep heeft bijgevolg in casu artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist toegepast.

Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, LJN BX8147, zaaknr. 404974 / HA ZA 11-2534 (VG Beheer en Benefits-Plaza B.V. tegen EBenefits)

Eerder gepubliceerd als IT 878. In navolging van IT 437, IT 762 en IEF 11444.

Auteursrecht. Software. Overdracht van intellectuele rechten. 843 Rv. Inzage en benoeming van één SGOA-deskundige. Tussenvonnis.

Partijen hebben zich niet uitgelaten over het voornemen van de rechtbank één deskundige op het gebied van automatisering te benoemen die door de SGOA is benoemd. Partijen hebben zich ook niet uitgelaten over de persoon van de te benoemen deskundige. ARNO VAN VEEN, verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering wordt als deskundige benoemt. En voor zover de thans aan de deskundige te overhandigen USB-stick wederom versleuteld is, dient VGB bij de USB-stick tevens de ‘sleutel’ te overhandigen ter ontsleuteling van de USB-stick.

2.23. (..) Bij een eerder onderzoek door een deskundige van SGOA naar de inhoud van de betreffende USB-stick bleek de aan die deskundige overhandigde USB-stick versleuteld te zijn en dus voor die deskundige niet toegankelijk. Voor zover de thans aan de deskundige te overhandigen USB-stick wederom versleuteld is, dient VGB bij de USB-stick tevens de ‘sleutel’ te overhandigen ter ontsleuteling van de USB-stick. Indien VGB niet over de betreffende sleutel beschikt, dient zij de rechtbank hieromtrent te informeren en zal de rechtbank de sleutel aan eBenefits verzoeken. Als eBenefits over de sleutel beschikt, dan zal zij in het kader van haar medewerkingsplicht die sleutel via de rechtbank aan de deskundige dienen te overhandigen. Daarnaast kan de deskundige zijn onderzoek (ook) baseren op de (gegevens omtrent de) software die zich bevindt in de beslagen documentatie als bedoeld in de vraagstelling opgenomen in de beslissing.

Zie een afschrift hier HA ZA 11-2534, LJN BX8147.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie: Lelystad, 13 september 2012, LJN BX7995 (TKS S.A. tegen M. Petiet (opgeheven eenmanszaak BAM BAM))

Merkenrecht. Douanerecht. Auteursrecht. Invoer van namaak. TKS produceert en verhandelt horloges en is houdster van het beeldmerk ICE-WATCH. Op 20 juli 2012 heeft de Nederlandse Douane (Douane) een zending van ±805 horloges tegengehouden. De horloges zijn voorzien van het merkteken ICE-WATCH. De zending, afkomstig uit China, was bestemd voor Petiet (opgeheven eenmanszaak BAM BAM).

De door gedaagde bestelde en door de Nederlandse Douane tegengehouden horloges maken inbreuk op het (beeld)merkrecht en auteursrecht van eiseres. Gelet op het onvoldoende gemotiveerde verweer van gedaagde, wordt eiseres vooralsnog gevolgd in haar standpunt dat zij een voldoende oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan een reeds bestaand model. Dat een rechter in België daar anders over heeft beslist, doet daar niet aan af. Deze uitspraak is niet in het geding gebracht. Er is volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) over de uitspraak berichten.

Merkenrecht:
4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat het door Petiet gestelde gratis weggeven van de inbreukmakende horloges aan particulieren tijdens de voorverkoop van vuurwerk moet worden aangemerkt als gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 20 lid i sub a en sub c BVIE. Volgens Petiet heeft dit soort (promotie)acties er toe geleid dat zijn omzet in drie jaar tijd verdrievoudigd is. De inbreukmakende horloges waren dan ook bestemd voor gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt behaald.

Auteursrecht:
4.11.  Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat TKS met voormelde wijze van vormgeving een oorspronkelijke invulling heeft gegeven aan het Rolex model, zodat de in het geding zijnde horloges van TKS het resultaat zijn van een intellectuele schepping en in zoverre auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat de rechtbank te Luik (België) daar anders over geoordeeld heeft, zoals door Petiet ter zitting naar voren is gebracht, doet daar niet aan af. Een Nederlandse rechter is niet gebonden aan deze beslissing van zijn Belgische collega en het vonnis is niet overgelegd. Petiet heeft slechts volstaan met enkele uitdraaien van internetsites die (summier) berichten over deze uitspraak.

4.12.  Niet in geschil is dat Petiet, na ontvangst van de horloges, de horloges daadwerkelijk aan zijn klanten zou verstrekken. Dit betekent dat er sprake is van een (dreigende) inbreuk op de auteursrechten van TKS ten aanzien van horloges uit de lijn Sili Forever.

4.13.  Het verweer van Petiet tegen voormelde schending van het auteursrecht op grond dat hij TADA horloges heeft besteld en dat er abusievelijk ICE-WATCH horloges zijn ontvangen wordt verworpen. (...)

4.14.  TKS heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat zij actief optreedt tegen vermeende inbreukmakende handelingen gepleegd door derden. Dat TKS daadwerkelijk actief optreedt, blijkt bijvoorbeeld ook uit de door Petiet zelf aangehaalde procedure in België. Bovendien heeft TKS meegedeeld dat zij de door Petiet aangedragen voorbeelden van gelijksoortige horloges als in deze procedure aan de orde, zal bestuderen en er waar nodig ook tegen zal optreden (bijvoorbeeld tegen het door Transavia aangeboden horloge van het merk OOZOO).
Dictum:
De voorzieningenrechter

5.1.  verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om binnen de Benelux inbreuk te maken op het onder nummer 0911764 ingeschreven Benelux beeldmerk, met name door het invoeren of aanbieden van horloges die zonder toestemming van TKS voorzien zijn van het ICE-WATCH merkteken,

5.2.  verbiedt Petiet met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om inbreuk te maken op de auteursrechten van TKS, met name door het zonder toestemming van TKS (doen) verveelvoudigen en openbaar maken van horloges uit de lijn Sili Forever.

5.3.  beveelt Petiet om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van TKS schriftelijk juiste en volledige opgave te doen van:
-  de volledige naam en adresgegevens van zijn leverancier(s) en afnemers van namaak ICE-WATCH horloges en van de hem eventueel bekende andere partijen die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS;
-  het totale aantal door hem ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden horloges die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van TKS, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden,

5.4.  beveelt Petiet om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis:
-  alle overige producten die inbreuk maken op de ten processe bepaalde merk- en/of auteursrechten van TKS, die door of ten behoeve van hem, op voorraad dan wel in bewaring worden gehouden, op eigen kosten te (laten) vernietigen, onder toezicht van de onder r.o. 4.17 bedoelde curator, die daarvan (telkens) een schriftelijk verslag zal opmaken; en
-  schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen dezelfde termijn toe te zenden aan de advocaten van TKS,

5.5.  veroordeelt Petiet om aan TKS een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan voormelde bevelen en veroordelingen voldoet,

Opinion of the committee on Legal Affairs on completing the Digital Single Market, 19 september 2012, 2012/2030(INI)

Met resoluties over interoperabele standaarden, volledige harmonisering van auteursrechtelijke excepties, btw-verlaging voor online boeken / eBooks / luisterboeken, zij onderschrijft tevens de maatregelen tegen counterfeit en piraterij.

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1. Shares the Commission’s view that the online single market is being hampered in reaching its full potential largely because of the existence of a patchwork of different legal provisions and barely ‘interoperable’ standards and practices;
2. Believes that the Commission should focus more on presenting legislative proposals as opposed to framework documents listing measures that are already awaited and have often been postponed for several years;
3. Is of the opinion that the full harmonisation of exceptions and limitations to copyright is a prerequisite for the completion of the digital single market;
4. Believes that the recently proposed regulation on a Common European Sales Law, which can be agreed on by contracting parties as an alternative to national sales law regulations, has great potential for countering the fragmentation of the single market and making internet business more accessible and legally reliable for consumers and businesses alike;
5. Suggests that cultural works and services sold online - such as digital books - should benefit from the same preferential treatment as comparable products in traditional form such as paperbacks and should therefore be subject to a reduced VAT rate; considers, in this context, that the application of the reduced VAT rate for digital publications could encourage the development of legal offers and significantly boost the attractiveness of digital platforms;

6. Calls on the Commission, in the interest of non-discrimination against goods and services of a particular type, to urgently clarify that it will not bring any legal action against Member States that decide to introduce the same reduced VAT rates for downloadable digital books and audiobooks as for comparable products on a different physical means of support and in this respect considers the Commission’s intention to come back with a proposal on this topic by the end of 2013 to be inadequate to reach a timely settlement of this issue;
7. Welcomes the Commission proposal for a legal framework for the collective management of copyright and related rights with a view to ensuring better accountability, transparency and governance of collective rights management societies, establishing efficient dispute resolution mechanisms, and clarifying and simplifying licensing; 
8. Considers clear and understandable information for internet users about which personal data is to be gathered, for what purpose, and for how long, to be essential in strengthening users’ rights and bolstering their confidence in the internet; emphasises that legal certainty and clarity and a very high level of data protection must be assured when reviewing the data protection acquis; welcomes the announcement of a general European strategy on the issue of cloud computing for 2012 and, in particular, expects questions on jurisdiction, data protection and areas of responsibility to be clarified in this regard;
9. Requests clarification that internet service providers are obliged to adhere to EU data protection law and EU competition law and to comply with intellectual property rights protection as well as the e-Commerce Directive1 and the Telecoms Package2 when dealing with and/or gathering data within the EU, irrespective of where these data are stored and/or processed; considers that a higher level of transparency regarding the identification of internet service providers should play a key role in fostering consumer confidence, promote best practice in this area, and be a key criterion for the creation of a European trustmark;
10. Recalls that under Article 5 of Directive 2000/31/EC providers of online services are obliged to indicate clearly their identity, and that compliance with this requirement is vital to ensuring consumer confidence in e-commerce;
11. Welcomes with great interest the Commission’s proposal for mutual recognition of eidentification and e-authentication and for digital signatures;
12. Strongly supports measures both at Member State and European level to prevent product counterfeiting and product piracy on the internet;
13. Views the speedy and cost-effective settlement of disputes, particularly in relation to online transactions, as a central requirement for user confidence; therefore welcomes the Commission’s proposals in relation to the extra-judicial settlement and online settlement of disputes under consumer law and the announced legislative initiative for the settlement of disputes between businesses;
14. Regards the further expansion of the broadband network and, in particular, the connection of rural, isolated and outermost areas to electronic communication networks as a central priority; therefore calls on the Commission to check continuously and, if necessary, ensure by regulatory intervention that network neutrality is maintained and that internet providers are not hampered or hindered in accessing the network infrastructure.

HR 21 september 2012, LJN BW5879 (ACI Adam B.V. c.s. tegen Stichting De Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie Vergoeding) - grosse
Uitspraak mede ingezonden door Mieke Merkelijn, vivien Rörsch en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek. en Rob Meijer en Thijs van Aerde, Houthoff Buruma.

In navolging van IEF 9217. Uit't persbericht: De Hoge Raad heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie die betrekking hebben op het vaststellen van de thuiskopievergoeding.

De Auteurswet schrijft voor dat een thuiskopievergoeding moet worden betaald voor het – op zichzelf toegestane – opnemen door particulieren van auteursrechtelijk beschermde werken op beeld- en geluidsdragers zoals lege cd’s en dvd’s. Deze vergoeding moet worden betaald door de fabrikanten en importeurs van deze dragers. Die fabrikanten en importeurs berekenen die vergoeding door aan de gebruikers door een opslag op de koopprijs van die dragers.

In cassatie heeft de Hoge Raad de vraag voorgelegd gekregen hoe de hoogte van de thuiskopieervergoeding moet worden berekend. Bij het beantwoorden van deze vraag is van belang of bij die berekening moet worden uitgegaan van het totale aantal thuiskopieën, dat wil zeggen zowel die uit legale, als die uit illegale bron, of dat alleen moet worden uitgegaan van kopieën uit legale bron. Voor de hoogte van de vergoeding maakt dit een groot verschil.  Dit roept de vraag op of de Europese Auteursrichtlijn, waar het gaat om de bepaling die het maken van thuiskopieën toestaat,onderscheid maakt tussen legale en illegale thuiskopieën.

Het hof vond deze laatste vraag niet van belang. Volgens de bedoeling van de Nederlandse wetgever, die geen verschil maakt tussen legale en illegale thuiskopieën, zou de hoogte van de vergoeding moeten worden gebaseerd op het totaal aan thuiskopieën, legaal én illegaal, aldus het hof (LJN BO3982, [red.. zie ook IEF 9217] ).

De Hoge Raad vindt het weldegelijk van belang of de Europese Auteursrichtlijn verschil maakt tussen legale en illegale thuiskopieën. Daarom stelt de Hoge Raad de volgende vragen aan het Europese Hof van Justitie, samengevat:

• Laat de Europese Auteursrichtlijn het kopiëren uit illegale bron wel of niet toe? (Zo nee, dan zal de Nederlandse Auteurswet (art. 16c) net zo moeten worden uitgelegd.)
• En mag – in het geval kopiëren uit illegale bron volgens deze richtlijn niet is toegestaan – door de wet een vergoeding worden opgelegd voor thuiskopieën uit illegale bron, zolang er geen mogelijkheden zijn om illegaal thuiskopiëren tegen te gaan?.

1. Dient art. 5 lid 2, aanhef en onder b - al dan niet in verbinding met art. 5 lid 5 - Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de daar bedoelde beperking van het auteursrecht geldt voor aan de in dat artikel vermelde eisen beantwoordende reproducties, ongeacht of de exemplaren van het werk waaraan die reproducties zijn ontleend, rechtmatig - dat wil zeggen: zonder schending van de auteursrechten van de rechthebbenden - ter beschikking zijn gekomen van de betrokken natuurlijke persoon, of geldt die beperking slechts voor reproducties die zijn ontleend aan exemplaren die zonder auteursrechtinbreuk aan de betrokken persoon ter beschikking zijn gekomen?

2. a. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, kan toepassing van de 'driestappentoets', bedoeld in art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, dan aanleiding vormen om de werkingssfeer van de beperking van art. 5 lid 2 uit te breiden, of kan die toepassing slechts ertoe leiden de reikwijdte van de beperking terug te dringen?

b. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, is dan een regel van nationaal recht die ertoe strekt dat ter zake van reproducties, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht of de vervaardiging van die reproducties ingevolge art. 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn geoorloofd is - en zonder dat die regel afbreuk doet aan het verbodsrecht van de rechthebbende en diens aanspraak op schadevergoeding - strijdig met art. 5 Auteursrechtrichtlijn, dan wel met enige andere regel van Europees recht?

Is voor de beantwoording van deze vraag, in het licht van de 'driestappentoets' van art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, van belang dat technische voorzieningen om het maken van ongeoorloofde privékopieën tegen te gaan (nog) niet beschikbaar zijn?

3. Is de Handhavingsrichtlijn van toepassing op een geding als het onderhavige, waarin - nadat een lidstaat op de voet van art. 5 lid 2 onder b Auteursrechtrichtlijn de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling bedoelde fair compensation heeft opgelegd aan producenten en importeurs van dragers die geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken, en heeft bepaald dat die fair compensation dient te worden afgedragen aan een door die lidstaat aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling van de fair compensation is belast - door betalingsplichtigen wordt gevorderd dat de rechter ten aanzien van bepaalde in geschil zijnde omstandigheden die van belang zijn voor de vaststelling van de fair compensation, verklaringen voor recht geeft ten laste van de bedoelde organisatie, die zich daartegen verweert?

Op andere blogs:
DeBrauw Legal Alert (CJ asked if private copy from illegal source is legal)
Cassatieblog (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over thuiskopievergoeding)
Rechtennieuws (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over thuiskopievergoeding)
Stichting BREIN (Hoge Raad stelt vragen over thuiskopievergoeding voor kopiëren van illegaal aanbod)
SOLV (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over thuiskopievergoeding en downloaden uit illegale bron)
Internetrechtspraak (Hoge Raad 21 september 2012 (ACI vs. Thuiskopie))

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 september 2012, zaaknr. 524143 / KG ZA 12-1153 HJ/NLA (Emryss B.V. tegen X) hersteld

Uitspraak ingezonden door Keetje IJff, IJff advocaten.

Executie-kort geding na IEF 11632 (HandelsRb Namen, België), IEF 10164 (Rb Amsterdam). Verrekening dwangsommen met royalty-vergoeding uit boekpublicaties. Emryss vordert opheffing van het executoriaal beslag op roerende zaken, betaling van €100.000 aan verbeurde dwangsommen en verrekening met de royaltyvergoeding. Bij verkoop van beslagen zaken, die is door X aangezegd, kan Emryss haar  bedrijfsvoering  niet meer voortzetten.

Nu over de verbeurte van dwangsommen door X in de bodemprocedure is beslist, maar dit niet heeft geleid tot opheffing van de beslagen, vordert Emryss de betaling van €100.000 aan de verbeurde dwangsommen. Het beroep van Emryss op opschorting in verband met een tegenvordering wordt, zo begrijpt de voorzieningenrechter, succevol omgezet in een beroep op verrekening van de door X verbeurde dwangsommen met de royalty-aanspraken van X. De wederzijdse vorderingen gaan hierdoor teniet. Aangezien grond voor de vordering waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen door verrekening teniet is gegaan, heft de voorzieningenrechter het beslag op.

4.7. (...) Nu X aan het kort gedingvonnis van 8 september 2011 aanspraak ontleent op betaling van royalties en door Emryss onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de hoogte van deze aanspraak correspondeert met een ander bedrag - laat staan welk ander bedrag - dan EUR 23.165,61 waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen, zoals hiervoor weergegeven onder 2.4, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de wederzijdse vorderingen teniet gaan tot een bedrag van EUR 23.165,61. Nu inmiddels is gebleken dat uit het bankbeslag een bedrag van EUR 2.613,99 aan de deurwaarder is overgemaakt, neemt de voorzieningenrechter aan dat dit bedrag aan X zal worden doorbetaald, zodat dit op zijn royaltyvordering in mindering moet worden gebracht; per saldo bedrag deze EUR 20.511,62.

4.8. (...) Een mogelijk restitutierisico op dit punt dient gezien het feit dat X door zijn eigen gedragingen over zich heeft afgeroepen dat dwangsommen verbeurd werden, voor rekening van X zelfs te blijven. Reeds om diezelfde reden gaat een beroep  op matiging van dwangsommen niet op. Voor het onthouden van een uitvoerbaar  bij voorraadverklaring aan de veroordeling is onvoldoende reden.

4.9. Aangezien de vordering waarvoor X het executoriaal beslag op de roerende zaken van Emryss heeft doen leggen door verrekening teniet is gegaan, is er voor deze beslaglegging geen grond meer. De voorzieningenrechter zal het beslag dan ook opheffen.

BGH 20 september 2012, I ZR 69/11 (Eugen Ulmer tegen TU Darmstadt; Elektronischen Leseplätze)
Prejudiciële vragen zaak C-117/13, Uit't persbericht: In navolging van LG Frankfurt am Main stelt het BGH vragen over toelaatbaarheid van elektronische leesplaatsen in bibliotheken. De bepaling § 52b Urheberrechtgesetz zet artikel 5, § 3 letter n van de Richtlijn 2001/29/EG om en moet dus daarom richtlijnconform worden uitgelegd.

Volgens artikel 5, § 3 letter n, van de Richtlijn 2001/29/EG, kunnen de lidstaten bepaalde rechten van de rechthebbenden beperken, ten behoeve van hjet gebruik van werken waarvoor geen regelgeving voor verkoop en licenties geldig is en die in de collecties van het publiek toegankelijke bibliotheken zijn, die geen direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, door het verstrekken van toegang tot hun speciaal uitgeruste terminals in de gebouwen van de bibliotheek.

Volgens het BGH rijst de vraag of er sprake is van "regels voor de verkoop en licenties" in de zin van artikel 5, § 3 letter n van de richtlijn 2001/29/EG, wanneer de houder de bibliotheken een voor het gebruik van werken op terminals een licentieovereenkomst met redelijke voorwaarden aanbiedt.

Vervolgens rijst de vraag van het BGH of artikel 5, § 3 letter n, van Richtlijn 2001/29/EG de lidstaten het recht geeft om bibliotheken het recht toe te kennen gedrukte werken te digitaliseren, indien dit noodzakelijk is om de werken via terminal beschikbaar te maken.

Ten slotte heeft het BGH het HvJ EU de vraag voorgelegd of het de bibliotheekgebruikers in de zin van artikel 5, § 3 letter n, van Richtlijn 2001/29/EG mogelijk gemaakt mag worden om op de terminals toegankelijk gemaakte werken geheel of gedeeltelijk op papier te printen of op een USB-stick op te slaan en deze kopieën buiten de ruimten van de instelling mee te nemen.

Rechtbank Breda 19 september 2012, LJN BX7928 (LOVIN' ENTERPRISES INC.DBA DREAMGIRL INTERNATIONAL tegen [gedaagde] HODN BENSTOUT)

Uitspraak mede ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur B.V..

In de serie [IEF 9842], [IEF 10147] en [IEF 11043].

Rechtspraak.nl: Artikelen 10 Aw, 13 Aw, 27a Aw, 1019i Rv. Wil een foto auteursrechtelijk beschermd zijn dan moet zij als “werk” in de zin van de auteurswet zijn aan te merken. Zij moet dan een voortbrengsel zijn dat de zintuiglijk waarneembare belichaming vormt van een geestelijke schepping die een eigen oorspronkelijk karaker bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Niet het technische kunnen van de fotograaf is beslissend maar de creativiteit die zich in het resultaat van het hanteren van de techniek uit. Een foto kan het eigen persoonlijk karakter ontlenen aan onder meer de keuzes met betrekking tot het te fotograferen object, de keuze van de toegepaste technieken, de belichting daaronder begrepen en de wijze waarop die technieken worden toegepast.

Door de vele keuzemogelijkheden op het gebied van techniek, positionering en aankleding van onderwerp en achtergrond is al snel sprake van een “werk” in de zin van artikel 10 Aw. Het vastleggen van foto’s in een computergeheugen, waaronder te verstaan een server, is een vorm van verveelvoudigen in de zin van artikel 13 Aw is. Daarmee blijven die foto’s beschikbaar voor de inbreukmaker. Voor het aannemen van verveelvoudigen in de zin van artikel 13 Aw is niet vereist dat de vastgelegde foto’s met het blote oog waarneembaar zijn. De omstandigheid dat de foto’s op de server voor het publiek niet of zeer moeilijk toegankelijk waren brengt dan ook niet mee dat van verveelvoudigen geen sprake is.

Uit het aan artikel 50 van de TRIPs overeenkomst jo artikel 1019i Rv ten grondslag liggende systeem, waarbij beslissingen van de voorzieningenrechter in zaken als hier aan de orde voorlopig zijn en alleen van kracht kunnen blijven door een vordering in een bodemzaak in te stellen, volgt dat het belang van Dreamgirl c.s. bij het instellen van de onderhavige vordering gegeven is. Het zou in strijd met dat systeem zijn indien Dreamgirl c.s. niet-ontvankelijk zouden worden verklaard vanwege gebrek aan belang op de enkele grond dat louter door het instellen van een vordering in een hoofdzaak het van kracht blijven van de beslissing in kort geding zou zijn gewaarborgd. De bedoeling van voormeld stelsel is immers de voorlopige beslissing te laten volgen door een beslissing ten gronde in een hoofdzaak.

De hoogte van het op grond van artikel 27a Aw toe te wijzen bedrag aan schadevergoeding dient in een procedure - en derhalve niet buiten rechte waartoe de vordering strekte - te worden begroot (mede) op grond van de door de accountant te controleren en te waarmerken opgave van de als gevolg van de inbreuk door gedaagde behaalde netto winst en de door partijen over de hoogte van die netto winst in te nemen standpunten.

3.4.4. [gedaagde] heeft gesteld dat alle foto’s die op de markt vindbaar zijn, zowel die van Dreamgirl als die van andere aanbieders, dames tonen in lingerie die in vrijwel dezelfde poses en met sterk op elkaar lijkende achtergronden wordt aangeprezen en dat de foto’s van Dreamgirl daarom geen eigen oorspronkelijk karakter kennen en geen persoonlijk stempel van de maker dragen. Het door [gedaagde] gestelde miskent dat de foto’s van Dreamgirl juist door de onder 3.4.1. en 3.4.3. weergegeven subjectieve keuzes het persoonlijk stempel van de maker hebben meegekregen. Het enkele feit dat er foto’s van lingeriemodellen zijn die veel op die van Dreamgirl lijken geldt als een onvoldoende gemotiveerde betwisting van die keuzes en het gevolg daarvan. Het geldt eveneens als een onvoldoende gemotiveerde betwisting op het punt van de oorspronkelijkheidseis. Als de foto’s van Dreamgirl al veel op foto’s van andere aanbieders lijken dan betekent dat nog niet dat Dreamgirl bij het maken van haar foto’s heeft ontleend aan foto’s van die andere aanbieders. Door de vele keuzemogelijkheden op het gebied van techniek, positionering en aankleding van onderwerp en achtergrond is al snel sprake van een “werk” in de zin van artikel 10 Aw. De in 3.4.3. weergegeven aspecten zorgen voor het onderscheid met foto’s van dode voorwerpen zoals bijvoorbeeld een bankstel in welke gevallen sprake kan zijn - dat is niet per definitie zo - van onvoldoende creativiteit die zich in het resultaat van het hanteren van de techniek heeft geuit. Het verweer van [gedaagde] wordt dan ook verworpen.

3.5.3. Wat betreft de door Dreamgirl c.s. vermelde processen-verbaal geldt dat [gedaagde] in de procedure die heeft geleid tot het vonnis in kort geding van 1 september 2011 in de dagvaarding en ter zitting heeft erkend dat op zijn server 10 foto’s aanwezig waren die ook op de website van Dreamgirl en/of [eiser 2] waren geplaatst. De stelling van Dreamgirl c.s. in die procedure, dat [gedaagde] heeft erkend dat hij een groter aantal foto’s op de server had staan die ook op de website van Dreamgirl en/of [eiser 2] waren geplaatst, vindt geen steun in de stukken van [gedaagde]. Door het aanwezig hebben van 10 foto’s heeft [gedaagde] inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Dreamgirl bestaande uit het zonder toestemming verveelvoudigen van die foto’s. Het vastleggen van foto’s in een computergeheugen, waaronder te verstaan een server, is een vorm van verveelvoudigen in de zin van artikel 13 Aw is. Daarmee blijven die foto’s beschikbaar voor de inbreukmaker. Voor het aannemen van verveelvoudigen in de zin van artikel 13 Aw is niet vereist dat de vastgelegde foto’s met het blote oog waarneembaar zijn. De omstandigheid dat de foto’s op de server voor het publiek niet of zeer moeilijk toegankelijk waren brengt dan ook niet mee dat van verveelvoudigen geen sprake is.

3.6.3. Het verweer van [gedaagde], dat Dreamgirl c.s. geen belang bij deze vordering hebben omdat de voorzieningenrechter bij vonnis van 27 juni 2011 reeds een dergelijk gebod heeft opgelegd, wordt verworpen. Artikel 1019i, lid 1 Rv luidt als volgt:In zaken betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Trb. 1995, 130, TRIPs), bepaalt de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. Is de verklaring ingediend na het verstrijken van de gestelde termijn, dan verliest de voorlopige voorziening haar kracht met de indiening van de verklaring.
De bij vonnis van 17 juni 2011 in kort geding gegeven beslissingen zijn aan te merken als voorlopige maatregelen in de zin van artikel 50 van de TRIPs overeenkomst. Het gebod van de voorzieningenrechter aan [gedaagde] om inbreukmakend handelen te staken zou derhalve - na een daartoe strekkende verklaring van [gedaagde] - vervallen behoren te worden verklaard indien Dreamgirl c.s. geen vordering strekkende tot staking van inbreukmakend handelen in een hoofdzaak zouden hebben ingesteld. Dreamgirl c.s. waren dan ook gelet op artikel 1019i Rv gehouden deze vordering in deze zaak in te stellen teneinde te voorkomen dat de in kort geding gegeven beslissing haar kracht zou verliezen. Uit het aan artikel 50 van de TRIPs overeenkomst jo artikel 1019i Rv ten grondslag liggende systeem, waarbij beslissingen van de voorzieningenrechter in zaken als hier aan de orde voorlopig zijn en alleen van kracht kunnen blijven door een vordering in een bodemzaak in te stellen, volgt dat het belang van Dreamgirl c.s. bij het instellen van de onderhavige vordering gegeven is. Het zou in strijd met dat systeem zijn indien Dreamgirl c.s. niet-ontvankelijk zouden worden verklaard vanwege gebrek aan belang op de enkele grond dat louter door het instellen van een vordering in een hoofdzaak het van kracht blijven van de beslissing in kort geding zou zijn gewaarborgd. De bedoeling van voormeld stelsel is immers de voorlopige beslissing te laten volgen door een beslissing ten gronde in een hoofdzaak.

 3.10.1. Winstafdracht ex artikel 27a Aw betreft een vorm van schadevergoeding. Dat artikel, waaraan mede dezelfde gedachte ten grondslag ligt als aan artikel 6:104 BW, biedt de auteursrechthebbende de mogelijkheid in geval van inbreuk schadevergoeding te krijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk gemaakte winst, teneinde de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is. Gelet op de vordering van Dreamgirl c.s. lijken zij te veronderstellen dat de begroting van het bedrag aan af te dragen winst buiten rechte kan plaatshebben. Die veronderstelling is onjuist. De hoogte van het op grond van artikel 27a Aw toe te wijzen bedrag aan schadevergoeding dient in een procedure te worden begroot (mede) op grond van de door de accountant te controleren en te waarmerken opgave van de als gevolg van de inbreuk door [gedaagde] behaalde netto winst en de door partijen over de hoogte van die netto winst in te nemen standpunten.

3.10.2. Voor verwijzing naar de schadestaat procedure is voldoende dat Dreamgirl c.s. feiten stellen die de rechtbank tot het oordeel kunnen leiden dat de mogelijkheid dat zij schade hebben geleden aannemelijk is. Uit de feitelijke aard van het handelen van [gedaagde], te weten het zonder recht gebruiken van foto’s waarop het auteursrecht van Dreamgirl rust met als doel lingerie van een ander merk dan Dreamgirl aan klanten te verkopen, volgt dat de mogelijkheid dat Dreamgirl c.s. als gevolg daarvan schade hebben geleden aannemelijk is. In een schadestaat procedure dient vervolgens aannemelijk te worden gemaakt dat daadwerkelijk (enige) schade is geleden en dienen schadeposten zoveel als mogelijk te worden onderbouwd. In een schadestaat procedure kan voorts worden beoordeeld of Dreamgirl c.s. winst hebben gederfd en zo ja tot welk bedrag teneinde te bezien of winstafdracht ex artikel 27a Aw dan wel schadevergoeding aan de orde is en of er grond is voor toewijzing van andere schade dan winstderving. Om deze redenen ziet de rechtbank aanleiding de vordering onder 2.1., sub 6 toe te wijzen. De vordering onder 2.1., sub 7 wordt afgewezen. In de schadestaatprocedure zal worden beoordeeld of en tot welk bedrag een vordering van Dreamgirl c.s. tot winstafdracht toewijsbaar is.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, zaaknr. 421257 / KG ZA 12-613 (Advance Magazine Publishers Inc. tegen Remark B.V.)

Uitspraak ingezonden door Joke Bodewits en Berber Brouwer, Bergh Stoop & Sanders.

Merkenrecht. Contractenrecht (schikkingsovereenkomst). VOGUE, GLAMOUR. Alle vorderingen afgewezen. GLAMOUR geen bekend merk. GLAMOUR is een zeer veelvuldig voorkomende aanduiding in verband met producten of diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode.

Eiseres Advance is een uitgeverij die via haar dochteronderneming Condé Nast tijdschriften uitgeeft, waaronder VOGUE en GLAMOUR. Advance is houdster van verschillende merkrechten ten aanzien van de tekens VOGUE en GLAMOUR, onder meer ten aanzien van tijdschriften. Remark is houdster van diverse (deels oudere) merken ten aanzien van het teken VOGUE, voor onder meer producten voor lichamelijke verzorging in klasse 3 en 5. Tussen Advance en de rechtsvoorganger van Remark is in 2001 een schikkingsovereenkomst gesloten waarin onder meer is afgesproken dat (de rechtsvoorganger van) Remark het merk VOGUE in de Benelux mag gebruiken "in connection with body care products, especially shower gels, shampoo and deodorants". Remark heeft in 2011 de verzorgingsproductlijn VOGUE Glamour geïntroduceerd en haar producten onder meer via de website www.vogue-glamour.nl gepromoot. Advance meende dat er sprake was van merkinbreuk en heeft Remark gesommeerd de gestelde merkinbreuk te staken. Advance vordert samengevat na eiswijziging en na aanvullende eiswijziging ter zitting onder meer dat het Remark wordt verboden lichamelijke verzorgingsproducten, dan wel hulpwaren voor dergelijke producten te verhandelen onder het teken VOGUE GLAMOUR, diensten gerelateerd aan mode en lichamelijke verzorging aan te bieden onder een teken waarvan VOGUE GLAMOUR, of daarmee overeenstemmende tekens, deel uitmaakt. Alle vorderingen zijn afgewezen.

Het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR door Remark valt binnen de door de schikkingsovereenkomst toegestane vormen van gebruik van het teken VOGUE. Het gebruik door Remark van het teken VOGUE valt voorts binnen de eigen merkrechten. De merkrechten VOGUE van Advance kunnen niet tegen Remark worden ingeroepen. Eveneens geen inbreuk op GLAMOUR merken. Geen soortgelijke waren. GLAMOUR.

4.12. Evenmin kan worden aangenomen dat inbreuk wordt gemaakt als bedoeld in artikel 9lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Remarkt heeft gemotiveerd bestreden dat GLAMOUR een bekend merk is in de Gemeenschap c.q. de Benelux: Advance heeft in dit verband gewezen op een aantal omstandigheden waaruit die bekendheid zou moeten blijken (onder meer uitgaven voor marketing van 8,5 miljoen euro sinds 2005, marktaandeel in de advertentiemarkt van vrouwentijdschriften van circa 6%, een maandelijkse oplage van circa 150.000 stuks, een bereik van circa 300.000 lezers en een wereldwijde oplage van 71 miljoen stuks per jaar), maar deze omstandigheden overtuigen voorshands niet dat het GLAMOUR merk bij het relevante publiek in de Gemeenschap c.q. de Benelux in voldoende mate bekend is om als bekend merk te worden aangemerkt.

Voorshandels oordelend heeft Remark voldoende aannemelijk gemaakt dat GLAMOUR een veelvuldig gebruikte aanduiding is in verband met producten of diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode.

Lees de grosse hier KG ZA 12-613, schone pdf hier.

Op andere blogs:
DomJur 2012-899

Hof Arnhem 18 september 2012, LJN BX9222, zaaknr. 200.084.832 (Dredging International N.V. tegen Dredging International Gendringen B.V.)

Uitspraak ingezonden door Paul Reeskamp en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel vos & Schaap.

Handelsnaamrecht. Toegewezen: Beëindiging Adword-overeenkomst en verwijderen uit (natuurlijke) Google-zoekresultaten.

In navolging van IEF 9315, waarin de vorderingen werden afgewezen, omdat de handelsnaam ‘Dredging International’ bestaat uit een vervoeging van 'to dredge' en 'International': omdat de betreffende onderneming zich bezighoudt met baggeractiviteiten in een internationale context, is de rechtbank van mening dat de handelsnaam Dredging International beschrijvend is. De combinatie is gangbaar in de (specialistische) branche en de toevoeging ‘Gendringen’ vermindert daarnaast nog eens de kans op verwarring.
 
In beroep:

4.8. In samenhang met international betekend het: baggeren(d) internationaal. Dat is het werkterrein van Dredging International en vormt daarvan een zeker, maar vanwege de omgekeerde woordvolgorde Dredging International bepaald niet een uitsluitend beschrijvende aanduiding.

De handelsnaam Dredging International was al een begrip in de internationale baggerwereld toen Gendringen in 1999 werd opgericht. Gendringen heeft daarop (mede) aangevoerd dat er de afgelopen twee decennia een groot aantal ondernemingen de elementen dredging en internationaal in hun handelsnaam voeren, zodat het publiek daaraan gewend is en zodat zich minder snel verwarringsgevaar zal voordoen. Dat van die handelsnamen desondanks nog een verwaterende betekenis zou uitgaan, is niet aannemelijk.

Dredging International maakt bezwaar tegen gebruik van beide woorden in haar omgekeerde volgorde. Het belang van Dredging International Gendringen om niet na 12 jaar alsnog haar handelsnaam te moeten wijzigen werpt onvoldoende gewicht in de schaal. Dredging International Gendringen had in 1999 onderzoek kunnen (laten) doen naar de door haar te kiezen handelsnamen, in welk geval zij ongetwijfeld zou zijn gestuit op de handelsnaam van Dredging International. Het tijdsverloop brengt daarin geen verandering.

Gendringen wordt veroordeeld om Google te verzoeken de Google Adword-overeenkomst met betrekking tot 'dredging international' te beëindigen en de zoekresultaten te verversen zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Dredging International Gendringen bij het intikken van deze woorden.

4.13. Anders dan Dredging International Gendringen aanvoert, heeft Dredging International met haar handelsnaam niet de woorden  international en dredging gemonopoliseerd. Zij gebruik deze immers tezamen en in de omgekeerde volgorde: Dredging International. Dredging International maakt er ook geen bezwaar tegen dat Dredging International Gendringen beide woorden in haar handelsnaam gebruikt, mits niet in haar omgekeerde volgorde.

4.17. Naar het oordeel van het hof roept dit de vraag op of is voldaan aan het artikel 3:13 lid 2 BW opgenomen criterium dat men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Die situatie doet zich niet voor. Dredging International ontleent aan artikel 5 Handelsnaamwet een rechtmatig belang om zich ter bescherming van haar oudere handelsnaam te verzetten tegen dit handelsnaamgebruik door Dredging International Gendringen. Het belang van Dredging International Gendringen om niet na 12 jaar alsnog haar handelsnaam te moeten wijzigen werpt onvoldoende gewicht in de schaal. Dredging International Gendringen had in 1999 onderzoek kunnen (laten) doen naar de door haar te kiezen handelsnamen, in welk geval zij ongetwijfeld zou zijn gestuit op de handelsnaam van Dredging International. Het tijdsverloop brengt daarin geen verandering.

Lees de grosse zaaknr. 200.084.832, LJN BX9222.

Op andere blogs:
Internetrechtspraak (Hof Arnhem (Dredging International vs Dredging International Gendringen))
DomJur 2012-897