Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2012, zaaknr. 200.093.647/10 (Eiser tegen Gedaagde)

Uitspraak ingezonden door Mira Herens, NVJ Advocaten.

In navolging van IEF 9762. Auteursrecht op foto's. Plaatsen van foto's op website.

Eiser is professioneel fotograaf en heeft foto´s gemaakt van de handen van een derde die werkzaam is als osteopaat. Deze derde heeft met toestemming van eiser deze foto´s openbaar gemaakt op haar website met daarbij een copyright vermelding. De betreffende foto´s zijn zonder toestemming van eiser openbaar gemaakt op de website van gedaagde, die eveneens werkzaam is als osteopaat. De website van gedaagde is door Studio Royaal geactualiseerd, die de bewuste foto´s op www.osteopaat.org heeft geplaatst.

Het hof stelt vast dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk door gedaagde. Het hof oordeelt dat gedaagde een professionele ondernemer is en dat hij een onderzoeksplicht heeft naar de auteursrechtelijke herkomst van de foto´s, waaraan niet is voldaan. Hierdoor heeft gedaagde bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld. Hieraan doet niet af dat gedaagde de foto´s direct nadat eiser hem aansprakelijk had gesteld van zijn website heeft verwijderd. Met betrekking tot het vaststellen van de schadevergoeding, oordeelt het hof dat het niet relevant is welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt.

Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg en veroordeelt gedaagde tot het betalen van schadevergoeding ad € 5000 aan eiser en tot vergoeding van de proceskosten.

Auteursrechtinbreuk
3.3.3 Dit verweer treft geen doel. Zoals eiser terecht stelt, vereist de Auteurswet voor inbreuk geen opzet of kwade trouw. Evenmin stelt de Auteurswet vormvereisten voor het ontstaan of handhaven van auteursrecht zoals het vermelden van de naam van de maker bij de foto's. Gedaagde is een professionele ondernemer zodat van hem mocht worden verwacht dat hij zich ervan had vergewist of de onderhavige foto's auteursrechtelijk beschermd zijn en wie de maker is van de desbetreffende foto's alvorens tot openbaarmaking daarvan over te gaan. Aan deze onderzoeksplicht heeft gedaagde niet voldaan. Onbestreden is immers dat gedaagde voorafgaand aan de plaatsing van de foto's op zijn website noch met eiser noch met de derde contact heeft opgenomen. Indien hij contact zou hebben gezocht met de derde, die in zijn visie immers als auteursrechthebbende had te gelden, zou hij -gelet op haar in het geding gebrachte verklaring (productie 1 bij conclusie van repliek)- vernomen hebben dat eiser auteursrechthebbende op de bedoelde foto's is. Door niet aan zijn onderzoeksplicht te voldoen, heeft Konings bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld.

3.3.4 Aan het voorgaande doet niet af dat gedaagde de foto’s direct nadat hij door eiser aansprakelijk was gesteld van zijn website heeft verwijderd. Derhalve slagen de hierboven besproken grieven.

Schadevergoeding
3.4.2 Gelet op de aard van de overtreding en de overige omstandigheden zoals hiervoor vermeld, waaronder begrepen de niet betwiste stelling van eiser dat hij bij gevraagde toestemming doorgaans een bedrag van € 599,- per foto vraagt en het feit dat eiser zijn vordering zoals die uit de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie zou volgen heeft gematigd, acht het hof een vergoeding van € 5000,- toewijsbaar met inachtneming van hetgeen omtrent schadebegroting is bepaald in artikel 6:97 BW. In dat bedrag is schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding begrepen. In het kader van de begroting van de schade is, anders dan gedaagde betoogt, niet relevant welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt en evenmin dat eiser de door hem verrichte werkzaamheden pas op 28 december 2009 aan de derde heeft gefactureerd. Derde heeft immers de foto's openbaar gemaakt met toestemming van eiser waarmee de rechtsverhouding tussen hen essentieel verschilt van die tussen eiser en gedaagde. Grief 4 slaagt dus eveneens.

Op andere blogs:
NVJ (NVJ verheugd met uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, LJN BX4794 (BASF Polyurethanes Benelux B.V. tegen Leolac B.V.)

Octrooirecht. Wapperverbod.

BASF is onderdeel van de BASF-groep, een wereldwijd opererend chemieconcern. BASF houdt zich bezig met de productie en verhandeling van producten voor onder meer de witgoedindustrie, de bouwnijverheid en automobielindustrie. De activiteiten van Leolac bestaan onder meer uit het lamineren of coaten van (polyurethaan)schuim. Dit schuim voorzien van een coating wordt toegepast in bijvoorbeeld de meubelbranche. De meerderheid van de aandelen in Leolac worden gehouden door Schraven Holding B.V., de houdster van het Europese octrooi EP 1 443 071.

De voorzieningenrechter stelt dat BASF belang heeft om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig 'wapperen'. De voorzieningenrechter zal Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op het octrooi, voor zover Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. De vordering Leolac te verbieden maatregelen te treffen wegens inbreuk op het octrooi ten aanzien van gelamineerde schuimdelen wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijk verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

De voorzieningenrechter beveelt Leolac onder meer met onmiddellijke ingang te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF en/of haar afnemers inbreuk maken op het octrooi onder last van en dwangsom en veroordeelt zij Leolac in de proceskosten.

4.12. Aangezien Leolac volgens de onweersproken stellingen van BASF niet vrijwillig heeft willen toezeggen zich te zullen onthouden van het doen van mededelingen omtrent (mogelijke) inbreuk op EP 071 van BASF en van haar afnemers, heeft BASF voldoende belang bij haar vordering. Mede gelet op het feit dat door BASF onweersproken is gesteld dat Leolac partijen in België en Duitsland heeft aangeschreven en gelet op de verwijzing in de brief van 21 december 2011 naar “vele andere Europese landen” waar het octrooi volgens Leolac van kracht is, zal het uit te spreken bevel naast Nederland tevens betrekking hebben op alle andere landen dan Nederland waar EP 071 van kracht is.

4.13. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de voorzieningenrechter Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 voor het geval Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van BASF om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig ‘wapperen’ en anderzijds aan het belang dat Leolac heeft bij het op rechtmatige wijze handhaven van het octrooirecht. Niet uit te sluiten valt immers dat in de toekomst mogelijk wel sprake kan zijn van voldoende verdenking van inbreuk op EP 071.

4.18. De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

Lees de uitspraak hier (de grosse zaaknr. 417538/KG ZA 12-410, LJN BX4794)

Op andere blogs:
VZB-blog (Octrooihouder krijgt “wapperverbod”)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, 376511/HA ZA 10-3443 (Eiser tegen Wehkamp B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers & Christine Diepstraten, BINGH Advocaten.

In 2005 heeft eiser een kindermeubel ontworpen bestaande uit een tafel en twee bankjes waarvan dee bovenbladen met behulp van scharnieren kunnen worden opengeklapt, waardoor een onderliggende bergruimte vrij komt te liggen. Deze is zij gaan verkopen onder het merk JunkTrunk. Eiser is houder van een Gemeenschapsmodel voor monteerbare meubelen.
In 2009 heeft Wehkamp een soortgelijke kindertafel ontworpen en op de markt gebracht onder de naam Benji.

De rechtbank oordeelt dat Wehkamp met de verhandeling vn de Benji-tafel geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het model terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Volgens de rechtbank heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks van andere kenmerken van het model die niet terugkomen in de Benji-tafel. De Benji-tafel wekt en andere algemene indruk dan het model van eiser.

De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af en veroordeelt eiser in de proceskosten.

4.1 Naar het oordeel van de rechtbank maakt Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel geen inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het Gemeenschapsmodel terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Voor dergelijke kenmerken geldt het recht op een Gemeenschapsmodel niet omdat technische innovatie niet mag worden gehinderd door modelbescherming (zie overweging 10 en artikel 8 lid 1 GMVo). Andere in het oog springende kenmerken van het Gemeenschapsmodel komen juist niet terug in de Benji-tafel. Een en ander zal hierna worden toegelicht.

4.3 Dat bergruimte in een tafel ook op andere wijze toegankelijk kan worden gemaakt is, anders dan eiser heeft gesuggereerd, niet relevant (zie o.m. hof 's-Gravenhage 30 november 2010, IEPT 20101130, Hans Grohe/Tiger). Het toekennen van modelbescherming aan het door eiser ontworpen klapsysteem bestaande uit een in twee delen met behulp van scharnieren openklapbaar tafelblad, beperkt namelijk de mogelijkheden voor concurrenten om tafels met een toegankelijke bergruimte op de markt te brengen in te sterke mate, mede gelet op het feit dat ook de specifieke wijze waarop de bergruimte toegankelijk wordt gemaakt in het Gemeenschapsmodel, functionele voordelen biedt. Ter zitting heeft eiser toegelicht dat zijn klapsysteem zo is ontworpen dat kinderen tegelijkertijd aan de opengeklapte tafelbladen kunnen spelen en speelgoed uit de opbergruimte kunnen pakken. Het modelrecht kan niet worden gebruikt om concurrenten te verbieden die functionele eigenschappen te gebruiken in hun ontwerpen.

4.6 Daarnaast heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks andere kenmerken van het Gemeenschapsmodel die niet terugkomen in de Benji-tafel, waaronder de wijze van bevestiging van de poten, de rechthoekige vorm van het tafelblad, de holle bodem van de opbergruimte en de 'terugliggende' zijkanten. Wehkamp heeft onweersproken aangevoerd dat deze verschillen zullen worden opgemerkt door de geïnformeerde gebruiker. Gelet daarop en op het feit dat het door beide partijen als kenmerkend beschouwde stoere uiterlijk ontbreekt in de Benji-tafel, wekt de Benji-tafel een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Dat de Benji-tafel wel dezelfde dikte van de poten en het tafelblad heeft als het Gemeenschapsmodel en ook dezelfde soort scharnieren gebruikt als het Gemeenschapsmodel, weegt daar onvoldoende tegenop.

NIEUW: wetsvoorstel verlengt de duur van de naburige rechten van de artiest en de platenmaatschappij [red. IEF 11588].

Een bijdrage van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

Op 6 juli 2012 is het Wetsvoorstel verschenen dat de beschermingstermijn van met name enkele naburige rechten zal verlengen tot 70 jaar. Het wetsvoorstel verschijnt als gevolg van een Europese Richtlijn 2011/77/EU. De Nederlandse regelgeving moet voor 1 november 2013 zijn ingevoerd. Achtergrond van de regelgeving is de gedachte dat uitvoerende kunstenaars hun carrière gewoonlijk op jonge leeftijd beginnen. Door de te korte beschermingstermijn van 50 jaar ontstaat er dan aan het einde van hun leven een inkomensgat. Doel van de Richtlijn en mitsdien van het wetsvoorstel is een versterking van de positie van de uitvoerende kunstenaar in de verlengde termijn. In het verleden heeft bijv. met name Charles Aznavour zich sterk gemaakt voor de verlenging van de beschermingstermijn. Maar er waren ook behoorlijk wat tegenstanders, waaronder het Amsterdamse Ivir. Ook Nederland stond niet te juichen, waardoor is gekozen voor een zo beperkt mogelijke implementatie van de Richtlijn. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen en een kort commentaar.

Wet Naburige Rechten

In de Wet Naburige Rechten (WNR) zullen de nieuwe artikelen 9a, 9b en 15g worden toegevoegd. Verder wordt artikel 12 WNR gewijzigd.

9a: Ontbinding

In dit artikel wordt een recht op ontbinding geregeld voor artiesten. Indien blijkt dat een platenmaatschappij een bepaalde geluidsdrager met opnamen van een artiest na verloop van 50 jaar niet of niet langer in voldoende mate exploiteert, kan de artiest zijn platencontract ontbinden. De maatschappij beschikt dan niet meer over de naburige rechten van de artiest, waardoor de maatschappij de masterband niet langer mag exploiteren. Van dit recht tot ontbinding kan door de artiest geen afstand worden gedaan. De artiest moet de maatschappij wel vooraf schriftelijk waarschuwen dat hij wil ontbinden. De maatschappij heeft vervolgens een jaar de tijd om de geluidsdragers alsnog te exploiteren. Blijft ook dan exploitatie uit, dan wordt het contract alsnog ontbonden. Het artikel is beperkt tot contracten waarbij de artiest zijn naburige rechten aan de maatschappij heeft overgedragen. Licenties oftewel gebruikstoestemmingen lijken buiten deze nieuwe regeling te blijven. Gaat het om meerdere uitvoerende kunstenaars tegelijk, bijv. een band, dan dienen alle leden van de band in te stemmen met de ontbinding. Is dat niet het geval, dan kan ontbinding uitsluitend via de rechter plaatsvinden als de bandleden die wél willen ontbinden ‘onevenredig worden benadeeld’ door het achterwege laten van toestemming door de andere leden van de band.

Zodra het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht in werking is getreden (zie mijn eerdere blog hierover) en dan in het bijzonder artikel 25e uit dat wetsvoorstel, dan wijzigt voornoemd artikel 9a weer doordat dan sprake is van een wettelijke non usus (rechten niet gebruiken) regeling die in beginsel ook geldt voor de naburige rechten. In het toekomstige artikel 25e Aw is thans een ‘redelijke termijn’ opgenomen die de maker van een werk aan de exploitant moet gunnen om alsnog te exploiteren. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de artiest vanaf dat moment in feite twee ontbindingsmogelijkheden er bij krijgt, te weten:

a. Ontbinding voordat 50 jaar zijn verstreken conform het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht en waarbij de maatschappij een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund;

b. Ontbinding vanaf het moment dat 50 jaar zijn verstreken en er niet of onvoldoende is geëxploiteerd conform het onderhavige wetsvoorstel.

9b: Vergoedingen

In dit artikel wordt een nadere vergoeding geregeld voor artiesten. Is in het platencontract een niet-periodieke vergoeding opgenomen, bijv. een eenmalige fee in het geval van sessiemuzikanten, dan hebben de artiesten voor ieder jaar volgend op het 50ste jaar nadat de masterband voor het eerst in het verkeer is gebracht of is openbaar gemaakt, recht op een jaarlijkse aanvullende vergoeding van de maatschappij. Deze vergoeding bedraagt 20 procent van de inkomsten van de maatschappij in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergoeding wordt betaald. Alhoewel het recht aan de artiest wordt verstrekt, kan deze zijn vergoeding niet rechtstreeks ophalen bij de maatschappij. De maatschappij dient deze vergoeding namelijk te betalen aan een (nog te benoemen) eigen recht organisatie, hoogstwaarschijnlijk Sena. Sena dient dan deze voor met name sessiemuzikanten bedoelde vergoedingen te incasseren en te verdelen onder de rechthebbenden.

Bevat het platencontract een periodieke vergoeding, bijv. een royalty, dan mag de maatschappij op die royalty na 50 jaar geen nog niet ingelopen voorschotten of bepaalde kortingen meer inhouden. De maatschappij dient deze vergoeding wél rechtstreeks aan de artiest te voldoen.

Ook van beide voornoemde vergoedingsrechten kan de artiest geen afstand doen.

12: 70 jaar

Voor live uitvoeringen van de artiest blijft de beschermingstermijn 50 jaar. Is echter sprake van een opname met de uitvoering, dan wordt de beschermingstermijn als sprake is van een fonogram (iedere opname van uitsluitend geluiden) verlengd naar 70 jaar. Voor opnamen anders dan een fonogram, blijft de huidige termijn van 50 jaar gelden. Voor producenten van fonogrammen gaat eveneens een verlengde termijn van 70 jaar gelden. Maar wat gaat er gelden voor bijv. muziek in videoclips, YouTube filmpjes en andere gecombineerde geluid/beeldopnamen? Sena stelt zich bijv. thans op het standpunt dat het geluid van een videoclip is aan te merken als een kopie van een fonogram (uitsluitend geluiden), en incasseert voor het uitzenden van videoclips en ander audiovisueel materiaal met muziek. Is in het geval van gezamenlijke gemaakte muziekwerken nu juist sprake van een harmonisatie van de beschermingsduur van ieders bijdrage aan het werk dankzij dit wetsvoorstel (zie hierna), gaat het om gezamenlijk gemaakt beeld met muziek dan gaat de beschermingsduur juist verschillen en wordt de muziek 70 jaar beschermd maar het beeld 50 jaar. Is dat wel handig?

Auteurswet

Alhoewel de tekst van de Auteurswet (Aw) door het wetsvoorstel in feite niet wordt gewijzigd, blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat de auteursrechtelijke beschermingsduur in het geval van muziekwerken met meerdere auteurs Europees wordt geharmoniseerd. In Nederland gaan we nu nog uit van de scheiding van tekst en muziek, wat in het verleden wel eens problemen heeft gegeven, bijv. in het geval van het gebruik van de werken van George en Ira Gershwin. George (muziek) is veel eerder overleden dan Ira (tekst) Gershwin. Die werken bleken in bepaalde landen volledig en in Nederland en enkele andere landen niet altijd meer beschermd, simpelweg doordat voor de bescherming van de muziek en tekst werd aangeknoopt bij de datum van overlijden van respectievelijk de componist dan wel de librettist of tekstschrijver. In heel Europa, en dus ook in Nederland geldt vanaf 1 november 2013 dat de muziek en tekst van gezamenlijk gemaakte muziekwerken dezelfde beschermingstermijn hebben, die wordt berekend vanaf 1 januari volgend op het sterfjaar van de langstlevende auteur.

Overgangsrecht

De wijzigingen zijn van toepassing op:

a. Opnames van uitvoeringen van fonogrammen die voor 1 november 2013 tot stand zijn gekomen maar waarvan de uitvoerende kunstenaars op 1 november 2013 nog beschermd zijn op grond van de nieuwe beschermingstermijn van 70 jaar; en

b. Opnames van uitvoeringen en fonogrammen die na 1 november 2013 tot stand komen.
Begrijp ik deze bepaling goed, dan zijn er dus rechthebbenden die eerst hun naburige rechten hebben zien vervallen doordat de termijn van 50 jaar is verstreken, maar die hun rechten vervolgens weer zien herleven vanaf 1 november 2013, doordat de nieuwe termijn van 70 jaar dan nog niet is verstreken. Dit zal voor de praktijk toch wel een erg belangrijke bepaling blijken, waardoor wat meer uitleg en/of voorbeelden mij aangewezen lijken.

Ontbinding

De ontbindingsregeling roept vooralsnog veel vragen op. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat de onderhavige ontbindingsregeling een extra bescherming is, naast de ontbindingsregeling uit het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Deze laatste regeling laat de algemene ontbindingsregeling uit het burgerlijk wetboek onverlet, dus in feite ontstaan er dan in het geval van een rechtenoverdracht drie ontbindingsscenario’s en in het geval van licenties twee, zo lijkt mij. Maar wat meer uitleg zou toch wel wenselijk zijn.

In de Memorie van Toelichting wordt verder opgemerkt dat uit artikel 3 lid 2 bis van de Richtlijn Beschermingsduur volgt, dat ‘de rechten van de fonogrammenproducent vervallen op het moment van ontbinding van de overeenkomst’, maar wat wordt met deze zin precies bedoeld? Vervallen de eigen naburige rechten van de producent, of vervallen de door de artiest aan de producent verstrekte rechten? Mij lijkt alleen dit laatste, in welk geval het nog maar de vraag is wat er na zo’n ontbinding geldt als het gaat om de exploitatie van de masterband. Verliest de fonogrammenproducent ook zijn eigen naburige rechten op de masterband? Mij lijkt van niet, want dat staat nergens. Sterker: de rechten van de producent worden juist ook verlengd tot 70 jaar. Maar de artiest die heeft ontbonden, beschikt zelf niét over de naburige rechten van de fonogrammenproducent. Na ontbinding ontstaat dan de situatie dat de fonogrammenproducent niet meer mag exploiteren (hij heeft de rechten van de artiest niet meer) en de artiest niet kan exploiteren (hij heeft de rechten van de producent nooit gekregen). De artiest kan van zijn uitvoeringen dan wel opnieuw een opname (laten) maken, maar hoe realistisch is dat, met name in het geval van wat ingewikkelder en dus duurdere opnamen?

In de Memorie van Toelichting wordt voorts een onderscheid gesignaleerd tussen een mastertape (van de uitvoering is een opname gemaakt anders dan op een fonogram) en een CD (van de uitvoering is een opname gemaakt op een fonogram = geluidsdrager). Dat geeft wel veel spraakverwarring. Een masterband ís immers de eerste opname, een geluidsdrager is een kopie van de masterband oftewel een exemplaar. Voor masterbanden blijft de beschermingsduur 50 jaar, voor exemplaren, zeg maar CD’s of computergeheugen, wordt de beschermingstermijn 70 jaar. Maar artiesten plegen doorgaans hun naburige rechten t.a.v. de eerste opname oftewel de masterband over te dragen aan de platenmaatschappij. Het thans gemaakte onderscheid tussen opnamen die wel en niet fonogrammen zijn en dat op dit moment niét is opgenomen in de WNR, is erg verwarrend en behoeft m.i. veel meer uitleg en/of toelichting.

Opgaveverplichting

Verder bevat het wetsvoorstel nog een opgaveverplichting voor de platenmaatschappij. De maatschappij moet de uitvoerend kunstenaar op diens verzoek een overzicht geven van de omvang van de exploitatie voor het verstrijken van de periode van 50 jaar. Opstellers van opzettelijke valse statements worden strafbaar. Het feit is een overtreding. Hiermee wordt getracht de bewijspositie van de artiest te vereenvoudigen. Maar nergens wordt uitgelegd tot hoe ver terug het overzicht moet of mag gaan. Gaat het alleen om het 49e exploitatiejaar, de vijf, zeven of tien jaar voorafgaand aan het 50e jaar, of anderszins? En mag om het overzicht bijv. ook worden gevraagd in het 25e jaar van de overeenkomst? En worden hiermee de bestaande algemene wettelijke rechten van de uitvoerend kunstenaar t.a.v. de ontvangst van rekening en verantwoording juist niet beperkt? Ook deze bepaling roept om een uitgebreidere toelichting.

Op andere blogs:
de Vos & Partners (NIEUW: wetsvoorstel verlengt de duur van de naburige rechten van de artiest en de platenmaatschappij)

Hof 's-Hertogenbosch 17 juli 2012, LJN BX2879 zaaknr. HD 200.087.658 (Nooteboom Textiel B.V. tegen Michael Miller Fabrics LLC c.s.)

In navolging van IEF 9327.  Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur en gelijktijdig Luuk Jonker, Holla Advocaten.

Auteursrecht. Dessins. Onderzoeks- en vergewissingsplicht handelaar.

Nooteboom houdt zich al enige tijd bezig met de handel in textiel voor de vervaardiging van kleding. Michael Miller Fabrics c.s. (hierna: MMF c.s.) houden zich bezig met het ontwerpen en/of de verkoop van stoffen, specifiek bedoeld voor quilten en/of patchwork. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Nooteboom middels uit China geïmporteerde kledingstoffen inbreuk maakt op het auteursrecht van MMF c.s. met betrekking tot kleding- en textieldessins. Nooteboom heeft hoger beroep ingesteld.

Het hof is van oordeel dat de ontwerpen Trio dancers van MMF c.s. een oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker dragen en dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Het hof merkt ten overvloede op dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid. Zij is dus maakster en auteursrechthebbende op de ontwerpen Flora, Mod Blooms en Mod Dots. Het hof oordeelt dat dit oordeel niet op gaat voor de ontwerpen van Sandi Henderson, ondanks de door haar ingebrachte bewijzen (o.a. prints van haar site met daarop de volledige litigieuze collectie, gedateerd en met naamsvermelding). De vorderingen welke door haar zijn ingesteld worden door het hof afgewezen.

Door het hof wordt vastgesteld dat er sprake is van ontlening van Nooteboom op de auteursrechtelijk beschermde ontwerpen Trio Dancers en de ontwerpen van Patti Young. Het hof oordeelt met betrekking tot de stoffen uit het Verre Oosten dat Nooteboom heeft nagelaten te onderzoeken wie de maker van de stoffen is. Nooteboom heeft onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zich dus niet disculperen. Het hof stelt vast dat de schadevergoeding bij staat zal moeten worden vastgesteld. Hierbij wijst zij op het feit dat niet cumulatief zowel schadevergoeding als winstafdracht gevorderd kan worden en dat bij winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Volgens het hof geldt dit ook voor de mate van verwijtbaarheid van Nooteboom.

Het hof bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank Breda, behoudens voor zover daarin werd aangenomen dat Sandi Henderson rechthebbende is van de door haar ingeroepen designs. De proceskosten worden gecompenseerd.

Ontwerpen Patti Young
4.8.5.3. Ten overvloede merkt het hof het volgende op. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft het hof de vraag gesteld -tegen de achtergrond van het algemeen bekende gegeven dat de stoffen een zichtbare zelfkant plegen te hebben, welke veelal niet met het patroon van de stof bedrukt zijn en waarop gegevens betreffende de soort stof en dergelijke kunnen worden afgedrukt- of op die zelfkant ook de naam van de maker wordt afgedrukt. Partijen moesten daarop in algemene zin het antwoord schuldig blijven. Op een van de bladzijden van de catalogus is echter een baal stof te zien met een omgeslagen rand, waarop op de zelfkant duidelijk leesbaar is afgedrukt: 'C3899 Birdie Damask Andalucia by Patti Young'. Dit motief C3899 Birdie Damask komt ook voor in twee kleurstellingen op bladen 4 en 5 van de catalogus. Dat betekent dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid.

Ontwerpen Sandi Henderson
4.8.6.4 Aan de hand van de overgelegde stukken kan dus niet worden beoordeeld dof de dessins, waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de maakster en auteursrechthebbende te zijn, met deze webpagina's van 2008 werden gepubliceerd. MMF c.s. heeft in dit verband onvoldoende gesteld. Het vermoeden van makerschap als bedoeld in art. 4 Aw kan voor wat Sandi Henderson betreft dus niet aan een openbaarmaking worden ontleend. Ander bewijs is niet aangedragen.

4.8.6.6 Dat betekent dat in het kader van de devolutieve werking van het appel bezien zou dienen te worden of dan haar vorderingen op basis van slaafse nabootsing zouden kunnen slagen. Ook daarvoor geldt echter dat zo moeten komen vast te staan dat de ontwerpen waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de ontwerpster te zijn, daadwerkelijk door haar zijn ontworpen, en dat blijkt niet. Bovendien is omtrent en eigen plaats van die ontwerpen op de markt onvoldoende gesteld.

Onderzoeks- en vergewissingsplicht
4.10.6 In een geval als het onderhavige gaat de onderzoeks- en vergewisplicht van een handelaar als Nooteboom aanmerkelijk minder ver dan die van een meubelhandelaar als Van Roon in het hierboven aangehaalde geval. Dat wil echter niet zeggen dat niet een zekere inspanning van een handelaar zoals Nooteboom zou mogen worden verlangd. Van Nooteboom mocht méér worden verwacht dan zij feitelijk heeft gedaan. De eerste twee handelingen zoals hiervoor aangeduid zijn minimumhandelingen, waaraan inderdaad voldaan zal moeten worden, maar dat is niet genoeg. Het derde aspect is naar 's hofs oordeel niet zo relevant. Immers, dat een fabrikant aan een handelaar geen producten showt die hij in specifieke opdracht van een derde heeft gemaakt sluit niet uit dat hij voor eigen risico namaak op de markt brengt.

4.10.7 Ook 'legale' stoffen die in China worden ontworpen moeten een feitelijk karakter hebben. Chinese producenten zullen in elk geval geacht moeten worden op de hoogte van het fenomeen 'namaak' te zijnen kunnen dus niet verrast zijn als hun daaromtrent een vraag wordt gesteld.

4.10.8 Tegen die achtergrond kan Nooteboom niet volstaan met een algemene opdracht dat hij geen stoffen wenst af te nemen waarop rechten van derden rusten noch met een algemene vraag of een bepaalde concrete stof wel rechtenvrij is. Zij zal in voorkomend geval moeten vragen, bijvoorbeeld wie de maker is en waaraan de fabriek het auteursrecht ontleent. Dat alles heeft Nooteboom nagelaten. Daarmee heeft zij onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zij zich dus niet disculperen. Grief 4 faalt.

Overweging t.a.v. schadevergoeding
4.12.7 Degene op wiens recht inbreuk is gemaakt heeft recht op schadevergoeding, waarvoor de normale voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding geldende vereisten gelden, onder meer ten aanzien van verwijtbaarheid en oorzakelijk verband. Schade kan onder meer bestaan in winstderving aan de zijde van de rechthebbende, doch niet zelden is die winstderving vrijwel niet te bewijzen, aangezien ofwel de schade, ofwel het oorzakelijk verband niet of nauwelijks kunnen worden vastgesteld. Tegenover gederfde winst aan de zijde van de rechthebbende staat vaak genoten winst aan de zijde van de inbreukmaker. Om aan de bewijsproblemen van de rechthebbende tegemoet te komen kan de rechthebbende aanspraak maken op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst. In het arrest van 14 april 2000 ligt besloten, dat niet cumulatief zowel vergoeding van schade (in de vorm van winstderving) als winstafdracht gevorderd kunnen worden. In het arrest van 16 juni 2006 ligt besloten dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Dat geldt dus ook voor de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van Nooteboom.

Klik hier voor meer afbeeldingen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, zaaknr. 418934/KG ZA 12-482 (AviaVox B.V. tegen YAP B.V.)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Merkenrecht. Software.

AviaVox houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van geautomatiseerde omroepsystemen voor luchthavens. Eén van de klanten van AviaVox is Schiphol. AviaVox is houdster van het Gemeenschapswoordmerk AIRLINE-GATE-CLIENT. Daarnaast brengt AviaVox producten op de markt onder de beschrijvingen Zone Visualizer en Vox-out-of-a-box. YAP B.V. is een concurrent van AviaVox. Op de website van YAP staat onder meer een promotiefilm waarop beelden worden getoond die zijn opgenomen op de luchthaven Schiphol en teksten waarin de beschrijving Zone Visualizer en Out of the box solution worden genoemd. AviaVox vordert onder meer verbod op inbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk en productbeschrijvingen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk door YAP op het Gemeenschapsmerk. Het merk van AviaVox heeft volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen verkregen voor software met betrekking tot omroepsystemen. YAP heeft het teken gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van die van AviaVox, maar ook het gebruik van het teken los van de productomschrijving is inbreukmakend. De voorzieningenrechter merkt hierbij op dat de inbreuk niet geldt voor het teken 'YAP Gate Client', omdat de toevoeging van het element YAP zorgt dat het teken niet meer overeenstemt met het merk van AviaVox. Met betrekking tot de productomschrijvingen oordeelt de voorzieningenrechter dat YAP inbreuk pleegt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Alle andere vorderingen van AviaVox met betrekking tot de website en het promotiefilmpje worden afgewezen.

De voorzieningenrechter veroordeelt YAP tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk op het merk en productbeschrijvingen van AviaVox onder last van een dwangsom, voor het overige zijn de vorderingen afgewezen dus worden de proceskosten gecompenseerd.

4.6 Naar voorlopig oordeel heeft YAP door gebruik van het teken 'Gate Client' in het kader van de in 2.8 geciteerde tekst inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk. Het verweer van YAP dat zij het teken daar niet heeft gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Gelet op het feit dat het teken wordt gebruikt als kop van een alinea waarin door YAP aangeboden software wordt omschreven, moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou kunnen menen dat YAP die software aanbiedt onder het teken 'Gate Client' en dat het teken dus (op zijn minst mede) dient ter onderscheiding van die software.

4.7 Tevens is naar voorlopig oordeel sprake van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken, gelet op het feit dat het teken bestaat uit twee van de drie elementen van het Gemeenschapsmerk. Door de weglating van het eerste element en de streepjes is de overeenstemming weliswaar beperkt, maar gelet op de overige omstandigheden van het geval is voorshands voldoende aannemelijk dat door het genoemde gebruik van het teken verwarring kan ontstaan bij het publiek in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Daarbij staat voorop dat het teken wordt gebruikt voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat AviaVox het Gemeenschapsmerk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt voor precies het product waarvoor YAP het teken ook gebruikt, te weten een computerprogramma dat de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, ondersteunt en verspreidt. Dat brengt mee dat voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor juist die software. Ten slotte is naar voorlopig oordeel van belang dat YAP het teken heeft gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van de productomschrijving die AviaVox hanteert (zie ook hierna r.o. 4.9). Die omstandigheid versterkt het gevaar van verwarring, maar ook het gebruik van het teken los van die productomschrijving is naar voorlopig oordeel inbreukmakend.

4.8 Het voorgaande geldt niet voor het teken 'YAP Gate Client'. Naar voorlopig oordeel leidt de toevoeging van het onderscheidende element 'YAP' aan het teken 'Gate Client' ertoe dat niet meer gesproken kan worden van een met een Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.9 Naar voorlopig oordeel moet het gebruik door YAP van de onder 2.8 bedoelde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client worden aangemerkt als een eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde omschrijvingen van de producten van AviaVox. De verschillen tussen die teksten zijn minimaal. Aangezien YAP niet heeft bestreden dat zij de productomschrijvingen heeft ontleend aan die teksten van AviaVox moet voorshands worden geconcludeerd dat YAP met het gebruik van de betreffende teksten op haar website inbreuk heeft gemaakt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Voor de toepassing van die geschriftenbescherming is niet relevant of de productomschrijvingen van AviaVox een oorspronkelijk karakter hebben. Daarom kan het verweer van YAP dat de productomschrijvingen niet oorspronkelijk zijn, worden gepasseerd. YAP heeft niet aangevoerd dat de auteursrechtrichtlijn zich verzet tegen de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften. Daarom moet die kwestie hier buiten beschouwing blijven.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 16 juli 2012, zaaknr. 414838/KG ZA 12-249 (Hairworkxx c.s B.V. tegen Gravina BVBA)

Modellenrecht. Nietigheid.

Hairworkxx maakt haar bedrijf van het ontwikkelen van producten op het gebied van haarverlenging en haarverdikking. X is houdster van verschillende modellenrechten met betrekking tot 'haarstukken'/'hairpieces'. Gravina exploiteert een groothandel in toilet- en verzorgingsproducten. Zij verkoopt en biedt onder de handelsnaam 'Dante Couture' eveneens haarstukken aan. Op haar website maakt Gravina reclame voor haar haarstukken. Hairworkxx c.s. vordert een verbod op de inbreuk op de Benelux- en Gemeenschapsmodellen en het auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de haarstukjes.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de modellen een eigen karakter ontberen. Dit leidt tot het voorlopig oordeel dat er een serieuze kans bestaat dat de daartoe geroepen instantie de Benelux- en Gemeenschapsmodellen niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Gravina heeft ingeroepen slaagt. Met betrekking tot het beroep op het auteursrecht stelt de voorzieningenrechter vast dat er geen sprake is van een auteursrecht op de haarstukjes. Er is sprake van een technische oplossing (draad ter bevestiging van het haarstukje aan het hoofd van de drager). Beroep hierop is dan ook ongegrond.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt Hairworkxx c.s. in de proceskosten.

4.6. Niet in geschil is dat de geregistreerde modellen in feite bestaan uit twee uiterlijke kenmerken, te weten de haarweften van het haarstukje en een met het haarstukje verbonden draad waarmee het op het hoofd van de gebruiker kan worden aangebracht. Het ter zitting gevoerde debat heeft zich met name geconcentreerd op de vraag of een haarstukje met een draad in het vormgevingserfgoed is geopenbaard. Daargelaten dat die vraag voorshands bevestigend kan worden beantwoord gezien de publicatie van Ladue waarin een haarstukje met een draad (‘filament’) wordt geopenbaard – vgl. 2.8., en van welke publicatie, anders dan Hairworkxx c.s. heeft aangevoerd, niet aannemelijk is dat deze niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, geldt dat dit kenmerk uitsluitend door de technische functie is bepaald. De draad dient er immers slechts toe het haarstukje op het hoofd van de gebruiker aan te brengen. Hairworkxx c.s. heeft nog betoogd dat er voor de bevestiging van het haarstukje door middel van een draad voldoende technische alternatieven bestaan, bijvoorbeeld door middel van clipjes, doch voor zover Hairworkxx c.s. hiermee heeft willen betogen dat een technisch kenmerk voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt die stelling vooralsnog onjuist geoordeeld (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914). Dat de draad ook een esthetische functie zou hebben, zoals Hairworkxx c.s. ter zitting nog heeft gesteld, is in het licht van de betwisting door Gravina onvoldoende onderbouwd en valt ook overigens niet in te zien, zodat die stelling wordt verworpen.

4.7. Dat het andere uiterlijke kenmerk van de door [X] ingeroepen modellen, het uiterlijk van de haarweften, al voor de eerste indieningsdatum in het umfeld bekend was, hetgeen [X] zelf overigens ook lijkt te onderkennen, is voldoende aannemelijk geworden. Behalve dat dit kenmerk naar voorlopig oordeel in de hiervoor aangehaalde publicatie van Ladue al wordt geopenbaard, volgt dit bijvoorbeeld ook uit de twee in 2007 ingeschreven modellen in het Verenigd Koninkrijk (vgl. 2.11.). Bovendien heeft Gravina een zijdens Hairworkxx c.s. onvoldoende gemotiveerd bestreden verklaring in het geding gebracht van een verhandelaar van producten van de firma Ellen Wille, de heer Hindrix, volgens welke verklaring het product Easy-in (vgl. 2.9.) sinds 2007 in Europa wordt gedistribueerd. Ter zitting heeft Gravina een fysiek model hiervan getoond (vgl. 2.10.). Ofschoon in geschil is of alle voornoemde modellen zijn voorzien van een draad, is tussen partijen niet in discussie dat de geregistreerde modellen van [X] wat de haarweften betreft geen andere algemene indruk wekken dan deze modellen.

4.8. Naar voorlopig oordeel dient er gelet op het vorenstaande dan ook vanuit te worden gegaan dat de geregistreerde modellen van [X] eigen karakter ontberen. Deze stand van zaken voert tot het voorlopig oordeel dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de daartoe geroepen instantie de Benelux- en Gemeenschapsmodellen van [X] niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Gravina in dit kort geding heeft ingeroepen slaagt derhalve.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2012, LJN BX1567 (Eiser tegen Stichting STEMRA)

Naburige rechten.

Eiser componeert muziek voor bijvoorbeeld commercials en allerlei ander reclame- en promotiemateriaal. In 2006 heeft eiser de muziek bij een anti-piraterij spot gecomponeerd. Eiser heeft de spot aangemeld bij Stemra. Met Stemra heeft hij in 1988 een exploitatiecontract gesloten op grond waarvan Stemra de mechanische reproductierechten van de auteursrechten van eiser ter exploitatie en handhaving aanbiedt. Omdat hij geen betaling heeft ontvangen voor de exploitatie van zijn spot in binnen- en buitenland heeft eiser begin 2012 een kort geding aangespannen tegen Stemra. Op een eerdere zitting heeft de voorzieningenrechter al bepaald dat Stemra bepaalde maatregelen diende te nemen en dat zij een voorschot op de schadevergoeding aan eiser dienden te voldoen.

De voorzieningenrechter veroordeelt Stemra maatregelen te blijven nemen in verband met het gebruik van de spot op DVD's, met dien verstande dat Stemra zich in redelijkheid dient te blijven inspannen voor eiser.

In citaten:

4.7 (...) Vast staat in ieder geval dat [eiser] het thans niet (meer) eens is met de schikking. Rekening houdend met beleidsvrijheid die Stemra heeft bij het aangaan van een schikking kan echter in dit geding niet worden vastgesteld of Stemra in alle redelijkheid niet tot deze schikking had mogen komen en Stemra in die zin jegens [eiser] is tekortgeschoten. Dit vergt een nader onderzoek naar de feiten waarvoor dit kort geding zich niet leent. Een en ander zal in de bodemprocedure nader aan de orde komen waarin overigens niet alleen de gevorderde schadevergoeding met betrekking tot de schikking, maar ook de gehele schadevergoedingsvordering uit hoofde van de vermeende wanprestatie door Stemra aan de orde kan komen. In de bodemprocedure zal een en ander zo nodig met behulp van een deskundige kunnen worden onderzocht.

4.10. Met betrekking de gevorderde nakoming van het exploitatiecontract en het in het proces-verbaal bepaalde geldt nog het volgende. De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om Stemra te veroordelen maatregelen te (blijven) nemen in verband met het gebruik van de Spot op DVD’s. Deze veroordeling houdt in dat de voorzieningenrechter van Stemra verlangt dat zij zich in redelijkheid blijft inspannen voor [eiser] en dat Stemra als zij meent dat de grenzen van haar verplichtingen zijn bereikt daar schriftelijk verantwoording voor aflegt. Aan deze veroordeling wordt geen dwangsom verbonden omdat Stemra ter zitting al heeft toegezegd maatregelen te zullen nemen.

4.11. Tot slot zal het gevorderde bevel aan Stemra om schriftelijk informatie op te vragen aangaande de gedrukte DVD’s door Warner bij Technicolor Home Entertainment Services en de overige reproductiebedrijven worden afgewezen nu [eiser] geen belang meer heeft bij deze vordering. Stemra heeft bij brief van 13 juni 2012 (zie productie 1.92 aan de zijde van Stemra) en ter zitting toegezegd hieraan op korte termijn te zullen voldoen. Met betrekking tot de overige reproductiebedrijven is, zoals Stemra heeft aangevoerd, inderdaad niet duidelijk welke productie X is bedoeld zodat dat gedeelde van de vordering als te onbepaald zal worden afgewezen. Indien over deze lijst wel duidelijk komt dan geldt dat Stemra op grond van hetgeen hiervoor onder 4.10 is overwogen, wel gehouden kan zijn stappen te ondernemen.

4.12. Gezien na te noemen veroordeling en nu het voeren van dit kort geding door [eiser] noodzakelijk is gebleken om te bewerkstelligen dat Stemra zich voor [eiser] (meer) is gaan inspannen en Stemra een bedrag van EUR 20.000,00 aan [eiser] heeft moeten voldoen, zal Stemra worden veroordeeld in de kosten van dit geding, als na te melden.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: bekend Engels advocatenkantoor heeft onvoldoende bewezen dat ze rechten hebben; domeinnaam gebruikt uit wraak op oud-opdrachtgever; WIPO-procedure gebruikt om druk op verweerder uit te oefenen; naam van een parfum gebruikt voor website waarop IT-services worden aangeboden; parkeersite heeft legitiem belang bij domeinnaam; domeinnaam gebruiken wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level actief was; door panel niet afgestapt van principe dat sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw; domeinnaam eerst gedoogd, geen kwader trouw; parkeersite die allerlei producten laat zien die niet samenhangen met de producten van eiser; toetsing Oki-data principes; geschil welke niet geschikt is voor beoordeling door het panel. De vorige editie: WIPO-selectie mei 2012.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till Advocaten.

D2012-0972
blandyandblandy.com > Complaint denied

Bekend Engels advocatenkantoor. Blandy en Blandy heeft onvoldoende aangetoond/bewezen dat ze rechten hebben in de naam Blandy en Blandy. Geen overeenstemming.

 “In the Panel’s view, the evidence provided by the Complainant in respect of the first element of paragraph 4(a) of the Policy is extremely weak. The Complainant states that it is seeking to rely on unregistered rights in the trade marks BLANDY AND BLANDY and BLANDY & BLANDY but does not provide the requisite detail to evidence that either mark has become a distinctive identifier associated with its business.”

D2012-0823
upjers.net > Complaint denied

Beëindiging freelanceovereenkomst. Domeinnaam gebruikt om wraak te nemen op oud opdrachtgever. Registratie te kwader trouw echter niet bewezen (te bewijzen).

“ The Panel is convinced that the Complainant is right in asserting that the Respondent used the disputed domain name for the sole purpose of harming and tarnishing the Complainant’s trademark as a sort of revenge for the termination of the freelance contract.

However, the Panel was unable to find that the disputed domain name was also registered in bad faith. On the basis of the Complainant’s own oration, the Panel has to conclude that in the year 2010, the Respondent registered the disputed domain name with the Complainant’s consent. It appears that while the freelance contract between the Parties was in force, the Complainant explicitly agreed to the registration and use of the disputed domain name by the Respondent. At least, the Complainant did not provide any facts indicating the opposite.”

D2012-0904
visibli.com > Terminated by Panel

WIPO procedure aanhangig gemaakt terwijl er ook al een procedure bij de rechter liep. WIPO-procedure door de eiser gebruikt om druk op de verweerder uit te oefenen. Panel besluit de procedure te cancellen en de uitspraak voor het publieke belang te publiceren.

“The Panel is aware that termination orders are generally not published, unless there are factors present which warrant publication (e.g., if publication is requested by the parties or there are public interest factors favoring publication). On the present facts, the Panel has decided to publish its decision for public interest. There is a pending lawsuit, which started prior to this Complaint. The fact that the Complainant has also brought the Complaint appears to be an unnecessary waste of legal resources, designed to put unnecessary pressure on the Respondent. Accordingly, the Complainant’s conduct is deserving of public censure. Additionally, because the pending court case is public, it is appropriate to make this decision public to ensure that the public record is complete.”

D2012-0654
shocking.com > Complaint denied

Beschrijvende, generieke domeinnaam. Naam van een parfum gebruikt voor een website waarop IT-services worden aangeboden. Voldoende voor aannemen eigen recht/legitiem belang. Eiser slaagt er niet in te bewijzen dat haar parfummerk wereldwijd bekend is.

Although the Complainant contended that the SHOCKING trade mark was very well-known at the time that the Disputed Domain Name was registered, the Panel notes that no evidence has been adduced by the Complainant in support of such contentions. Absent such evidence, and in light of the Respondent's assertion of good faith use as supported by a record of bona fide use of the Disputed Domain Name for a number of years, the Panel is unable to find that the fame of the SHOCKING mark was such that the Respondent (a US-based entity) was more likely than not aware, or had knowledge, of the Complainant's mark at the time of registering the Disputed Domain Name. The Panel is therefore unable to find that the Respondent knew or should have known of the Complainant and its SHOCKING mark when acquiring and using the Disputed Domain Name.

D2012-0533
eram.com > Complaint denied

Ondanks parkeersite toch eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam.

“In this case the Panel finds, Complainant has not discharged its burden of establishing that Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name created by its operation of a ‘parking’ service. This is a conclusion reached mindful of: the length of Respondent’s use of the disputed domain name (whether or not the issues of laches arises); evidence of third-party use of the term “eram” and of Complainant’s relatively weak trade mark rights outside its particular geographic and commercial field of use; and an absence of evidence of any intention on the part of Respondent to profit from confusion created with Complainant’s trade mark in that Respondent’s advertising does not prominently feature either shoes or apparel. Indeed, of the 84 links on the landing page at the disputed domain name, none can be said to target the goods or services offered by Complainant as none are for "shoes".”

D2012-0510
barclayleasing.net > Complaint denied

Eigen recht. Herhaling: domeinnaam mag worden gebruikt/niet te kwader trouw wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level (voor de .com) actief was. In dit geschil al sinds 2005 actief onder de naam Barclays Leasing. Pas sinds 2008 onder de domeinnaam. Derhalve geen kwader trouw.

“The Respondent, however, provided evidence in these Policy proceedings that it has been registered under the name Barclay Leasing Inc. with the Division of Corporations of the NYS Department of State since 2005 and that it has used the domain name <barclayleasing.com> to promote and offer its finance related services for many years and before any knowledge of the dispute. A respondent may refer to its own rights or legitimate interests in a disputed domain name under paragraph 4(c)(ii) of the Policy if such respondent has used a name which corresponds to the second level of the disputed domain name in a business context before registering the disputed domain name (cf. CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak,WIPO Case No. D2003-0003; AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken, WIPO Case No. D2001-1324; Penguin Books Ltd. v. The Katz Family and Anthony Katz, WIPO Case No. D2000-0204). In the present case, the evidence shows that the Respondent started doing business under the name “Barclay Leasing” in 2005 and has used the domain name <barclayleasing.com> on business equipment, inter alia forms, marketing postcards, business cards and other marketing equipment, since at least 2008. Furthermore, in the Panel’s opinion, the Respondent has convincingly asserted that it registered the disputed domain name in connection with its business for defensive purposes and that the advertising that was once displayed on the website at the disputed domain name had been added by its web hosting company and was removed immediately upon receipt of the Complaint. The Panel therefore accepts that the Respondent has used the name “Barclay Leasing” in the context of its business since before the disputed domain name was registered and that it therefore has been commonly known by the disputed domain name within the meaning of paragraph 4(c)(ii) of the Policy. As a consequence, the Complaint must fail.”

D2012-0498
saveme.com > Complaint denied

Door het panel wordt niet afgestapt van het principe dat er sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw. Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd (merk bestond nog niet) maar wel te kwader trouw gebruikt (parkeersite).

“There is a fatal flaw in the Complainant’s case, namely that the Respondent registered the disputed domain name in 1996, some 14 years before the Complainant started trading in 2010, and could not therefore have registered the disputed domain name in bad faith.”

“This Panel respectfully adds its voice to those who decline to follow the Mummygold/Octogen approach and sees no reason to depart from the long-held and consistent view of UDRP panels (with the concomitant benefit of clarity and certainty for parties to UDRP cases) that paragraph 4(a)(iii) means what it appears to say, namely that the conjunctive “and” indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently.”

D2012-0828
frenchshabbychic.net > Complaint denied

Eigen recht/legitiem belang. Geen kwader trouw. Shabby chic is een aanduiding voor een interieurstijl. Domeinnaam eerst ‘gedoogd’.

Although the parties dispute who originated the “shabby chic” phrase and when, it is clear from the evidence of record and the Panel’s own Internet searching that “shabby chic” is used ubiquitously on the Internet by many third parties on their websites or in their domain names to describe an interior design style and a style of furniture and furnishings (e.g., <shabbychicchairs.com>; <shabbychicshoppe.com>; <shabbychicfurniture.com>; and <yourdecoratinghotline.com/country-shabby-chic>). With regard to furniture, for example, the style combines a “shabby” (e.g., by choosing furniture/furnishings for their appearance of age and signs of wear and tear or by distressing new furniture/furnishings to look like an antique), with a “chic” or “elegant” look. HGTV, a cable-television channel operating in the United States and Canada, sums up what is echoed on many websites: “Whether you call it cottage, English country or just plain romantic, shabby chic accessories and distressed furniture create a comfortably elegant home”. See “www.hgtv.com/shabby-chic-decorating/package/index.html”.

DTV2012-0007
natura.tv > Complaint denied

Domeinnaam normaal woord in het Fins. Parkeersite laat allerlei producten zien die niet samenhangen met de producten van eiser. Geen kwader trouw.

“In the present proceeding, Respondent has used a free parking page offered by its Registrar in association with a “nonspecific” list of products and services that bear no evident relationship to Complainant or its products. The Panel is unwilling to draw from these facts an inference that Respondent was attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark for commercial gain. The Panel reaches this conclusion in light of the fact that Respondent, at times roughly coextensive with his registration of the disputed domain name, registered two additional domain names meaning “nature” in at least one of the official languages of Finland, suggesting that he was not attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark. These acts are consistent with his assertion that he was reserving the domain names for some future use in connection with his claimed interest in the environment.”

D2012-0569
centralitassamsung.com > Complaint denied

Domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam. Oki-data principes worden getoetst. Website maakt een duidelijk onderscheid en er worden geen andere producten verkocht. Er wordt benadrukt dat de procedure bij het WIPO bedoeld is voor cybersquatting. Niet voor het oplossen van andere met de domeinnaam samenhangende geschillen.

“The evidence in the file shows that prior to having any notice of the dispute Respondent’s use of the disputed domain name corresponded to an offering of SAMSUNG products. The word “centralitas” added to the word Samsung in the disputed domain name apparently corresponds to the type of products Respondent appears to be offering through the disputed domain name, thus on its face the disputed domain name reflects the business conducted by Respondent under the disputed domain name. Complainant made no argument (and there is no evidence in the file) that suggests that Respondent might be using the website associated to the disputed domain name to promote and sell non-original SAMSUNG products or others’ products. Likewise, the Complaint makes no reference as to whether Respondent might be trying to “corner the market” in all relevant domain names and there is no evidence in the file that suggests that Respondent had engaged in such a pattern of conduct.”

Complaint denied concurring opinion:

D2012-0336
philippedagenais.com
philippedagenais.net > Complaint denied with concurring opinion

Geschil is niet geschikt voor beoordeling door het panel. Tussen partijen een overeenkomst gesloten die moet worden uitgelegd. Niet de taak van het panel. In de uitspraak uitleg waarom het panel die mening is toegedaan.

Rechtbank van Koophandel Brussel 6 juli 2012, nr. A/12/03823 (Alken-Maes Brouwerijen N.V. tegen InBev Belgium N.V.)

Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Kleurmerk.

Alken-Maes is de producent van bieren die zij op de markt brengt in de Benelux onder de naam Maes en de blauwe kleur. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C.
Dit kleurmerk wordt door Alken-Maes gebruikt voor het op de markt brengen van bier in blik en in fles. Inbev brengt bier op de markt onder de woordmerken Jupiler en Stella Artois. De aankleding van het bier Jupiler Blue (in 2006 door Inbev gelanceerd) wordt door Alken-Maes als inbreukmakend beschouwd omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes.

De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nu de vordering zich enkel richt op België, is het niet van belang dat het merk niet is ingeburgerd in Nederland en Luxemburg. Door de rechtbank wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op het kleurmerk van Maes. Met betrekking tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en reputatie van Maes, oordeelt de rechtbank dat het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke concurrerende producten ervoor zorgt dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet. Het argument dat Jupiler veel bekender is dan Maes is irrelevant. Alken-Maes kan zich succesvol beroepen op artikel 2.20 lid 1, sub c BVIE.

De rechtbank veroordeelt Inbev tot het staken van de inbreuken onder last van een dwangsom, tot het terugtrekken van de inbreukmakende producten en het betalen van de proceskosten.

Gelet op het onvolmaakte beeld dat de consument van het kleurmerk blauw van Alken-Maes heeft en gelet op de vluchtige perceptie van het relevante publiek die de betrokken waren meestal op enige afstand, in de winkelrekken, waarneemt, zal de consument merk en teken als identiek beschouwen.

De inbreuk op het kleurmerk MAES in de zin van artikel 2.20.1.a staat bijgevolg vast.

Uit het door eiseres voorgelegde marktonderzoek (haar stuk IV.10) blijkt duidelijk dat het blauwe kleurmerk van Alken-Maes wel degelijk bekend is als merk. Het feit dat het kleurmerk blauw als dusdanig nooit zelfstandig gebruikt wordt door de merkhouder, zonder 'Maes' is irrelevant. Gezien een kleurmerk als dusdanig nooit zelfstandig wordt gebruikt door de merkhouder maar steeds in combinatie met één of meer verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk zonder meer worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met die andere merken.

Gelet op het feit dat Alken-Maes door het langdurig gebruik van de blauwe kleur een belangrijke reputatie heeft opgebouwd en de consument de blauwe kleur associeert met 'Maes', kan worden aangenomen dat de introductie van de BLUE verpakking tot doel heeft om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit- of mee te liften op- het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes zodat BLUE bij de introductie ervan meteen een impuls krijgt, temeer daar BLUE naast MAES in de rekken van de supermarkten wordt gepositioneerd.

De kleur blauw voor BLUE doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes;

Het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke en concurrerende producten, met name pilsbier, heeft tot risico dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet en mettertijd niet meer in staat zal zijn om een onmiddelijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven;

Het argument dat Jupiler veel bekende is dan Maes is irrelevant;

De gemiddeld aandachtige consument kan bijgevolg, na een globale vergelijking, worden misleid en de betrokken pilsbieren kunnen zelfs als identiek of overeenstemmend worden waargenomen. Hij kan althans door dat teken van Inbev aan het merk van Alken-Maes worden herinnerd. De gelijkwaardige schikken in de geometrie van de verbale elementen BLUE en MAES en het gebruik van dezelfde of zeer overeenstemmende kleuren (blauw en wit) zullen dezelfde totaalindruk overbrengen en aanleiding kunnen geven tot verwarring.