Gerecht EU 2 mei 2012, zaak T-435/11 (Universal Display tegen OHIM (UniversalPHOLED))

Gemeenschapsmerkenrecht. Beschrijvend karakter.

De aanvrage van het merk woordmerk UniversalPHOLED wordt geweigerd door de onderzoeker omdat het teken een beschrijvende karakter heeft. Het onderdeel UNIVERSAL beschrijft de 'all-round application' en het onderdeel PHOLED is een acroniem voor 'phosphorescent organic light-emitting diode (LED). De kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van de mogelijkheid tot inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk "UniversalPHOLED" ( 7(1)(b) en (c)).

Het Gerecht EU stelt dat er geen fouten zijn gemaakt door de kamer van beroep en verwerpt het beroep: het beschrijvend karakter wordt bevestigd. Tenzij... there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts, waarvan in dit geval geen sprake is.

18      A trade mark consisting of a neologism or a word composed of elements each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought is itself descriptive of the characteristics of those goods or services for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or the word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts. In that regard, the analysis of the term in question in the light of the appropriate lexical and grammatical rules is also relevant (see TRUEWHITE, paragraph 14 above, paragraph 16 and the case‑law cited).

29      Second, according to the case‑law cited at paragraph 18 above, a mark consisting of a neologism or word composed of elements, each of which is descriptive of the characteristics of the goods in respect of which registration is sought, is itself descriptive of the characteristics of those goods for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts.

30      In the present case, it is clear that the mere combination of the words ‘universal’ and ‘pholed’, each of which is in itself descriptive of the type and nature of the goods in question, is itself also descriptive of the type and nature of those goods.

Decision of the the President of the European Patent Office dated 20 April 2012

De President van het Europees Octrooibureau heeft besloten dat wanneer een interview met de Examining Division of een mondelinge behandeling (oral proceedings) van de Europese octrooiaanvrage bij de Examining Division als videoconferentie worden gehouden, documenten vanaf 1 mei 2012 per e-mail naar de Examining Division kunnen worden gestuurd.

Zie de beslissing van de EOB-President hier

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, 27 april 2012, LJN BW4423 (eisers tegen Mageko v.o.f. c.s.)

Als randvermelding. Beëindiging opdrachtovereenkomst en de afgifte van (digitale werk)tekeningen. Retentierecht.

Tussen partijen is een opdrachtovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een machine (PROTO) waarin is opgenomen dat gedaagden digitale gegevens (ontwerp) als ook de producten zal vervaardigen en de fysieke machinebouw zou uitvoeren. Een aantal facturen zijn betaald. Eisers hebben de opdracht schriftelijk opgezegd en vorderen nu de afgifte van zaken en actuele digitale en fysieke ontwerptekeningen en de tot en met productie-detailniveau uitgewerkte werktekeningen.

De vordering wordt afgewezen, behoudens de zaken waar omtrent gedaagden hebben verklaard dat definitieve detailtekeningen reeds (bijna) gereed zijn. Er is geen aanleiding voor een dwangsom.

5.11.  De onderhavige vordering zal derhalve worden afgewezen, behoudens ten aanzien van die zaken waar omtrent [gedaagden] c.s. zich ter zitting bereid hebben verklaard om de definitieve detailtekeningen, reeds gereed dan wel nog als zodanig te maken uit de concepttekeningen, met uitsluiting van die betreffende de stapelaar en de driehoeksvouwer – waarvoor [eisers] c.s. niet hebben betaald – af te geven. Voor het bepalen van een dwangsom in verband hiermee ziet de rechtbank geen aanleiding.

Interessant is de combinatie van opdracht en de zelf ingebrachte zaken voor uitvoering van die opdracht:

5.6.  [gedaagden] c.s. hebben aangevoerd dat omtrent de door [eisers] c.s. zelf ingebrachte zaken niets is geregeld in de overeenkomst. Dit komt de voorzieningenrechter juist voor: deze zaken betreffen immers noch gegevens noch door [gedaagden] c.s. geproduceerde zaken, waarvoor gefactureerd kon worden. In zoverre kan voor de gevorderde afgifte van lijnunit, bandtransporteur en lijmsysteem geen titel worden ontleend aan de overeenkomst van opdracht. [gedaagden] c.s. beroepen zich ter zake op het retentierecht van artikel 6:52 BW.

5.8.  De voorzieningenrechter acht deze discussie voor het beoordelen van de vordering tot afgifte niet van doorslaggevende betekenis. Hieraan gaat namelijk vooraf de vraag of [gedaagden] c.s. met recht een beroep kunnen doen op een retentierecht als bedoeld in artikel 6:52 BW en wel voor alle door [eisers] c.s. opgeëiste zaken. Ingevolge dit artikel is een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter acht deze samenhang in dit geval voldoende gegeven. De norm die in dit verband aan de orde is, is of [eisers] c.s. in strijd handelen met de redelijkheid en billijkheid door afgifte van zaken op te eisen zonder zelf te presteren in het kader van de verbintenis.

HvJ 2 mei 2012, zaak C-406/10 (SAS Institute / World Programming)- persbericht

Prejudiciële vragen van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Zie de Conclusie AG hier: IEF 10584.

Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Computerprogrammarichtlijn 91/250/EEG. InfoSoc-Richtlijn 2001/29/EG. Inzake de rechtsbescherming van computerprogramma’s en de ontwikkeling van verschillende programma’s die de functies van een ander computerprogramma kopiëren, zonder toegang tot de broncode daarvan. Heel in't kort: Mag de licentiehouder de codevorm vertalen om interoperabiliteit tot stand te brengen, maar mag deze niet reproduceren?

Arrest (nog) niet in het Nederlands beschikbaar. Uit't persbericht:

The functionality of a computer program and the programming language cannot be protected by copyright. The purchaser of a licence for a program is entitled, as a rule, to observe, study or test its functioning so as to determine the ideas and principles which underlie that program.

Het HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 2, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, moet aldus worden uitgelegd dat noch de functionaliteit van een computerprogramma, noch de programmeertaal en de indeling van gegevensbestanden die in het kader van een computerprogramma worden gebruikt om bepaalde van de functies van dat programma te kunnen benutten, een uitdrukkingswijze van dit programma vormen en uit dien hoofde worden beschermd door het auteursrecht op computerprogramma's in de zin van deze richtlijn.

Artikel 5, lid 3, van richtlijn 91/250 moet aldus worden uitgelegd dat degene die onder licentie een kopie van een computerprogramma heeft verkregen, zonder de toestemming van de auteursrechthebbende de functionaliteit van dit programma kan observeren, bestuderen of uittesten teneinde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van dat programma ten grondslag liggen, wanneer deze persoon door die licentie gedekte handelingen verricht, alsook handelingen waarbij het programma wordt geladen en uitgevoerd en die voor het gebruik van het computerprogramma noodzakelijk zijn, op voorwaarde dat hij geen afbreuk doet aan de exclusieve rechten van de rechthebbende van dit programma.

Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat de reproductie in een computerprogramma of in een gebruikshandleiding voor dit programma van bepaalde elementen die in de handleiding van een ander, auteursrechtelijk beschermd computerprogramma zijn beschreven, een inbreuk kan vormen op het auteursrecht op laatstgenoemde handleiding indien deze reproductie de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van de auteursrechtelijk beschermde gebruikshandleiding van het computerprogramma, hetgeen de verwijzende rechter dient te verifiëren.

 Court of Justice of the European Union
PRESS RELEASE No 53/12
Luxembourg, 2 May 2012
Press and Information
Judgment in Case C-406/10
SAS Institute Inc. v World Programming Ltd
The functionality of a computer program and the programming language cannot be protected by copyright 
The purchaser of a licence for a program is entitled, as a rule, to observe, study or test its  functioning so as to determine the ideas and principles which underlie that program 

SAS Institute Inc. has developed the SAS System, an integrated set of programs which enables users to carry out data processing and analysis tasks, in particular statistical analysis. The core  component of the SAS System is called Base SAS. It  enables users to write and execute application programs (also known as ‘scripts’) written in the SAS programming language for data  processing. 

World Programming Ltd (WPL) perceived that there was a market demand for alternative software capable of executing application programs written in the SAS Language. WPL therefore produced  the World Programming System (WPS). The latter emulates functionalities of the SAS components to a large extent in that, with a few minor exceptions, WPL attempted to ensure that the same  inputs would produce the same outputs. This would enable users of the SAS System to run the scripts which they have developed for use with the SAS System on WPS.  

In order to produce the WPS program, WPL lawfully acquired copies of the Learning Edition of the SAS  System,  which were supplied under licences limiting the rights of the licensee to nonproduction purposes. WPL  used and studied those programs in order to  understand their functioning but there is nothing to suggest that WPL had access to or copied the source code of the SAS components. 

SAS Institute brought an action before the High Court in the UK, accusing WPL of having copied  the SAS System manuals and components, thus infringing its copyright and the terms of  the Learning Edition licence. In that context, the High Court has put questions to the Court of Justice  regarding the scope of the legal protection conferred by EU law on computer programs and,  in particular, whether that protection extends to programming functionality and language.

The Court recalls, first, that the Directive on the legal protection of computer programs 1 extends copyright protection to the expression in any form of an intellectual creation of the author of a  computer program 2. However, ideas and principles which underlie any element of a computer  program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under that directive.

Thus, only the expression of those ideas and principles is protected by copyright. The object of the protection conferred by Directive 91/250 is the expression in any form of a computer program, such as the source code and the object code,  which permits reproduction in different computer languages.

On the basis of those considerations, the Court holds that  neither the functionality of a computer program nor the programming language and the format of data files used  in a  computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of expression. Accordingly, they do not enjoy copyright protection. 

To accept that the functionality of a computer program can be protected by copyright would amount to making it possible to monopolise ideas, to the detriment of technological progress and industrial development.

In that context, the Court states that if a third party were to procure the part of the source code or object code relating to the programming language or to the format of data files used in a computer program, and if that party were to create, with the aid of that code, similar elements in its own computer program, that conduct would be liable to be prohibited by the author of the program. In the present case, it is apparent from the explanations of the national court that WPL did not have
access to the source code of SAS Institute’s program and did not carry out any decompilation of the object code of that program. It was only by means of observing, studying and testing the behaviour of SAS Institute’s program that WPL reproduced the functionality of that program by using the same programming language and the same format of data files.

Second, the Court observes that, according to the Directive, the purchaser of a software licence has the right to observe, study or test the functioning of that software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the  program. Any contractual provisions contrary to that right are null and void. Furthermore, the determination of those ideas and principles may be carried out within the framework of the acts permitted by the licence.

Consequently, the owner of the copyright in a computer program may not prevent, by relying on the licensing agreement, the purchaser of that licence from observing, studying or testing the functioning of that program so as to determine the ideas  and principles which underlie all the elements of the program in the case where the purchaser carries out acts covered by that licence  and the acts of loading and running necessary for the use of the program on condition that that purchaser does not infringe the exclusive rights of the owner of the copyright in that program. 

In addition, according to the Court, there is no copyright infringement where, as  in the present case, the lawful acquirer of the licence did not have access to the source code of the computer program but merely studied, observed and tested that  program in order to reproduce its functionality in a second program.

Lastly, the Court holds that the reproduction,  in a computer program  or a user manual for that program, of certain elements described in the user manual for another computer program protected by copyright  is capable  of constituting an infringement of the copyright in the latter manual if that reproduction constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the manual. 

In this respect, the Court takes the view that, in the present case, the keywords, syntax, commands and combinations of  commands,  options, defaults and iterations consist of words, figures or mathematical concepts, considered in isolation, are not, as such, an  intellectual creation of the author of that program. It is only through the choice, sequence and combination of those words, figures or mathematical concepts that the author expresses his creativity in an original manner. 

It is for the national court to ascertain whether the reproduction alleged in the main proceedings constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the user  manual for  the computer program protected by copyright. 

                                         
1 Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (OJ 1991 L 122, p. 42). 
2   Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace. 
www.curia.europa.eu

Op andere blogs:
1709blog (Functionality of computer programs, language, unprotected by copyright, says CJEU)
BlogIT (Interessante ontwikkelingen in rechtspraak over software)
IPKat (Not much of an SOS for SAS)
IP-Watch (EU Court Of Justice Upholds Limits Of Copyright On Software)
IusMentis (Auteursrecht op programmeertalen kan niet (of je moet wel heel creatief zijn))
IViR (P.B. Hugenholtz, Annotatie NJ 2013-22, nr. 270).
KluwerCopyrightBlog (Decrypting the code: CJEU SAS vs. World Programming)
Mediareport (Hof van Justitie EU: softwareauteursrecht beschermt echt alleen de broncode)
SCL Blog (SAS v WPL: No Copyright says ECJ)
SOLV (Alleen broncode van software is auteursrechtelijk beschermd)
Webwereld (Hof: geen copyright op functies van programmeertaal)

Enkele maanden geleden berichten we (IEF 9977) over de lancering van de zogenaamde pornodomeinnamen (met de extensie .xxx). Merknaamhouders konden in de lanceringsperiode kiezen voor een opt-out, zodat de domeinnaam niet kan worden geregistreerd bij een ´gewone´ landrush. Sunrise A voor de sponsored adult community en Sunrise B, voor brands outside the adult community, zie video).

Inmiddels heeft de WIPO de eerste set .xxx-domeinnaamgeschillen beslecht. Hieronder een korte analyse hiervan.

Er vallen een aantal punten op: met name dat er altijd overdracht is bevolen, geen woord wordt gerept over de "preventieve" registratie in de sunrise periode, de toevoeging .xxx gelijk wordt gesteld aan de eerdere jurisprudentie over de toevoeging "xxx" (zonder punt) en dat het veelal reeds langgevoerde merken zijn die de weg naar WIPO hebben gevonden. Ook de reeds bekende online adult entertainment content-aanbieders krijgen de overdracht toegekend, terwijl deze juist in het bijzonder op de hoogte zouden zijn van deze ontwikkeling.

WIPO Panelist 2 april 2012, Case No D-2012-0226 (Georg Streit tegen Tu Nguyen, panelist: Johan Sjöbeck)
inzake: femjoy.xxx

Eiser exploiteert de website femjoy.com voor "downloadable electronic publications such as magazines and periodicals featuring photographs and images of landscapes and human bodies" en heeft merknamen geregistreerd. Zij is een bekend merk op het gebied van erotische websites.

De verweerster, licensee van de eiser, heeft duidelijk de bedoeling om soortgelijke diensten aan te bieden, omdat de .xxx-TLD specifiek verwijst naar sites waar 'adult entertainment content' wordt aangeboden. Ondanks dat de website niet actief is, is het passief houden van de website geen feit waardoor er geen kwader trouw kan worden vastgesteld. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The Respondent obviously intends to offer services and content of a similar nature as provided at due to the fact that the top level domain (TLD) “.xxx” clearly refers to a particular sort of content.

Onder C: It has been argued by the Complainant that the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of disrupting the business of the Complainant and in order to prevent the Complainant from reflecting its’ trademark FEMJOY in a corresponding domain name within the sTLD (sponsored Top Level Domain) “.xxx”, primarily intended for the adult entertainment industry. Considering that the disputed domain name is registered in a TLD intended for the same type of products and services for which the trademark is registered and in the absence of contrary evidence, the Panel finds that the Respondent knew or should have known of the Complainant’s trademark at the time the Respondent registered the disputed domain name.

Evidence submitted by the Complainant indicates that the disputed domain name does not resolve to any active website and that the Respondent has not made any legitimate use of the disputed domain name. As stated in the decision in Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case No. D2000-0003, and confirmed in subsequent decisions, "being used in bad faith" is not limited only to positive action as inaction is within the concept. Furthermore, as expressed in paragraph 3.2 in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), passive holding as such does not prevent a finding of bad faith. Based on the circumstances above and the evidence in this particular case, the Panel finds that the Respondent’s passive holding of the disputed domain name indicates bad faith.

WIPO Panellist 11 maart 2012, case No D2012-0083 (Borçelik tegen Contact Privacy, panellist: Kaya Köklü) en Case No D2012-0082 (Borusan Holding tegen Erdogan).
inzake: borcelik.xxx én borusanholding.xxx

Borçelik, als onderdeel van de Borusan Holding is sinds 1944 actief, met name als staalfabrikant in Turkije en maakt bezwaar tegen de registratie van haar merk met als Top Level Domeinnaam .xxx.

Onder A geeft de Panellist aan dat de extensie .xxx, in lijn met de gewone toevoeging xxx aan domeinnamen geen onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk is dat een staalfabrikant adult entertainment content zal aanbieden via het internet, sluit dit niet per se verwarringsgevaar uit. Bijzonder is wel dat de domeinnaam niet actief is, en dus geen bona fide niet-commercieel of fair use-gebruik kan worden vastgesteld, maar er wordt wel (onder C) geconstateerd dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name omdat de Turkse reputatie bekend moet worden geacht en omdat de domeinnaam volledig identiek is aan de merknaam. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A: Moreover, in its assessment, the Panel has taken into account that due to the use of the “.xxx” TLD, which is primarily for adult entertainment content, Internet users may associate the disputed domain name with an adult related website instead of a steel company’s website. Such Internet users may conclude in advance that any website linked to a domain name ending with the “.xxx” TLD, even if comprising the Complainant’s mark, will likely not be operated by the trademark owner itself. In fact, Internet users may not expect a steel company to provide sexual content or comparable services on the Internet. Nevertheless, it is the Panel’s view that this does not per se exclude a likelihood of confusion. The Panel rather believes that even if the “.xxx” TLD is currently associated mainly with adult content, there is still a valid risk of confusion among Internet users, in particular if well-known trademarks are concerned. Given the notoriety of the Complainant’s Turkish trademark in this particular case, the Panel is convinced that any use of a domain name fully incorporating the Complainant’s trademark BORÇELİK will most likely result in confusion among Internet users with respect to the Complainant’s existing trademark rights (cf. Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New Work TV Tickets Inc., WIPO Case No. D2001-1314).

WIPO Panelist 26 maart 2012, Case No D2012-0192 (Sterling Jewelers tegn Jimenez/LegalReversal.com, panelist: Sandra A. Sellers)
inzake; kayjewelers.xxx

KAY JEWELERS opereert sinds 1919 onder dit teken en heeft diverse gelijkluidende merknamen geregistreerd. Zij exploiteert ook website met deze merknaam met de extensie .com, .net, .org en .us. Nu worden de domeinnamen .co (verkocht vóór deze procedure), .me (onderwerp van een ander geschil), .mobi en .xxx geregistreerd door verweerder.

Onder A geeft de panellist aan dat de toevoeging van een top-level domeinnaam niet relevant is of de domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is. In dit geval wordt gelijkheid vastgesteld en wordt ook voldaan aan de andere eisen. Eerder bood verweerster ook aan om de .co en .me domeinnaam te verkopen voor respectievelijk $ 7.500 en $15.000, dit zijn bedragen ver boven de 'out-of-the-pocket' costs. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The disputed domain names consist of Complainant’s mark KAY JEWELERS in its entirety, and the only difference between Complainant’s mark and the disputed domain names are insertion of the top-level domains “mobi” and “xxx”. It has long been held that the addition of top-level domains is irrelevant to the determination of whether the domain names are identical or confusingly similar to a complainant’s mark. The Panel thus finds that the disputed domain names are identical to Complainant’s KAY JEWELERS mark.

WIPO Panelist 26 februari 2012, case No D2012-0074 (Denizbank tegen Registration Private, panellist Kaya Köklü)
inzake: denizbank.xxx

DENIZBANK is een bank die sinds 1938 financiële diensten verleend en in meer dan 100 landen merkenrechten heeft verworven. Ook hier is de het gebruik van de .xxx-extensie irrelevant om niet van gelijke tekens te kunnen spreken. De bewijslast ligt normaliter bij de eiser, maar aangezien het onmogelijk is om negatief te bewijzen dat sprake van kennis van de verweerder van het merk, wordt de bewijslast ex 4 (a)(ii) van de Policy omgekeerd. Eerder bood verweerster één dag na registrtie via email aan eiser en later via een veilingsite de domeinnamen aan voor respectievelijk $ 28.000 en YTL 38.500 aan. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: In its assessment, the Panel has taken into account that some Internet users may falsely associate the disputed domain name with a pornographic website due to the use of the “.xxx” TLD, which primarily should indicate explicitly sexual content. Given the notoriety of the Complainant’s trademark in Turkey, any use of a domain name incorporating the Complainant’s trademark DENIZIBANK will most likely result in confusion among Internet uses with respect to the Complainant’s long existing trademark rights.

Onder B: While the burden of proof remains with the Complainant, the Panel recognizes that this would result in the impossible task of proving a negative, in particular as the evidence needed to show the Respondent's lack of rights or legitimate interests is primarily within the knowledge of the Respondent. Therefore, the Panel agrees with prior UDRP panels that the Complainant is required to make out a prima facie case before the responsibility shifts to the Respondent to show that it has rights or legitimate interests in the disputed domain name in order to meet the requirements in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455.

WIPO Panelist 4 april 2012, Case No D2012-0339 (HemNet tegen X, panelist Tuukka Airaksinen)
inzake: hemnet.xxx   (8 KB)

Het Zweedse bedrijf HemNet exploiteert een heel populaire vastgoed-website met .se-extensie en heeft gelijke merknaam in Zweden. Alle punten worden in het voordeel van HemNet beoordeeld. Interessant is de reactie van de verweerder op de stakingsbrief dat zij in onderhandeling is met en derde partij over de verkoop van de domeinnaam voor $2.000.

Onder C: Following the Complainant’s cease-and-desist letter to the Respondent, the Respondent sent an email indicating that it is negotiating the sale of the disputed domain name with a third party, who allegedly is claiming trademark rights in a different geographical region. The Respondent indicated that the price discussed with the other party is around USD 2,000.

Bent u benieuwd of uw naam als .xxx-domeinnaam is geclaimd: performers registry.
Meer .xxx-zaken, een klein overzicht.

Rechtbank Middelburg 18 januari 2012, LJN BW4452 (Uitgeverij Thuredrecht Promotions tegen Sales Support Groep B.V.)

Auteursrecht. Nieuwsbrief en de persexceptie.

Thuredrecht is uitgever van onder meer 'Wegwijs Magazine' en de digitale nieuwsbrief 'Wegwijs Actueel'. Hierin staat informatie over hypotheken, sparen, verzekeringen, etc.. Sales Support verstrekt financiële adviezen aan particulieren en stelt aan assurantiekantoren een applicatie voor een nieuwsbrief beschikbaar. Sales Support heeft sinds 2007 meer dan 100 artikelen overgenomen van Thuredrecht en middels nieuwsbrieven verspreid zonder toestemming noch bronvermelding.

Aan de tamelijk uniforme berichtgeving voegt Wegwijs een visie toe wat betreft de consequenties voor de Nederlandse huiseigenaren. Daarmee krijgt de berichtgeving een oorspronkelijk karakter en valt zij in beginsel onder de bescherming van de Auteurswet.

De uitgave van Wegwijs valt niet onder de uitzonderingen van art. 15 Auteurswet (persexceptie). Er is sprake van een getrapte situatie. Aan de hand van de actualiteit zoals die in de pers verschijnt, maakt Wegwijs een nieuwsbrief voor haar klanten. Die nieuwsbrief is daarmee geen persbericht zoals in art. 15 Auteurswet wordt bedoeld.

Sales Support geeft toe enkele malen van die berichten gebruik te hebben gemaakt, Thuredrecht heeft haar schade niet onderbouwd, behalve de advocaatkosten. Omdat er te veel tijd is verstreking tussen de geconstateerde overtreding en dit vonnis, acht de rechtbank de verspreiding van de mededeling dat Sales Support inbreuk heeft gepleegd niet  nodig.

4.3.  Thuredrecht heeft gesteld dat Sales Support meer dan honderd maal gebruik heeft gemaakt van berichten van Wegwijs. Sales Support heeft toegegeven enkele malen van die berichten gebruik te hebben gemaakt. Daarmee staat wel vast de er enkele malen van die berichten gebruik is gemaakt, maar niet in de omvang zoals door Thuredrecht gesteld.

Gesteld noch gebleken is dat Sales Support, nadat zij door Thuredrecht was aangeschreven het gebruik van berichten van Wegwijs heeft voortgezet. Sales Support heeft ook onbetwist gesteld dat zij zoveel als mogelijk berichten heeft verwijderd.

4.4.  Thuredrecht heeft gesteld schade te hebben geleden maar zij heeft deze stelling verder niet onderbouwd behalve voor zover het betreft de advocaatkosten. De rechtbank zal die kosten toewijzen. Hoewel Sales Support materieel heeft toegegeven aan de eis van Thuredrecht het gebruik van Wegwijs te stoppen, heeft zij niet willen erkennen dat Thuredrecht een auteursrecht had. Daar had Thuredrecht wel belang bij omdat zij daarmee, ook als Sales Support in de toekomst anders zou handelen, een middel in handen heeft daar snel een eind aan te maken.

4.5.  De rechtbank zal de eis tot verspreiding van de mededeling dat Sales Support een auteursrecht heeft geschonden afwijzen. Daarvoor is teveel tijd verstreken tussen de geconstateerde overtreding en het moment van het uitspreken van dit vonnis.

De vorderingen sub VIII en IX tot verschaffen van informatie over de maker van nieuwsbrieven, aantal gelieerde ondernemingen de door Sales Support gemaakte omzet met de verspreiding van nieuwsbrieven en de controle door en accountant, worden afgewezen. Onbetwist is dat Sales Support een geringe vergoeding vraagt voor haar activiteiten. De door Thuredrecht gevraagde informatie is buiten proportioneel, gezien de beperkte omvang van de overtreding zoals die door Thuredrecht aannemelijk is gemaakt.

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht (V&J)

- fase 1 - Advies door Raad van State.

Inhoud: Het wetsvoorstel beoogt de positie van auteurs en artiesten te verstreken door o.a. een herroepingsrecht. Op grond van het herroepingsrecht kunnen makers en uitvoerende kunstenaars een exploitatieovereenkomst ontbinden, wanneer de exploitant de aan hem overgedragen rechten niet (langer) uitbaat. Men kan de rechter verzoeken om aanpassing van de exploitatieovereenkomst in situaties waarin sprake is van een ernstige wanverhouding tussen de over en weer geleverde prestaties.

Wet implementatie richtlijn duurverlenging naburige rechten (V&J)

- fase 1 - Advies door Raad van State.

Inhoud: Overeenkomstig Richtlijn 2006/116/EG is de beschermingstermijn voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen (geluidsopnames) vastgesteld op 50 jaar na de eerste uitvoering of publicatie. De wijzigingsrichtlijn verlengt deze termijn naar 70 jaar. De wijzigingsrichtlijn geeft de uitvoerende kunstenaar het recht om het contract houdende overdracht of toekenning van zijn rechten aan een producent te beëindigen, indien de producent het fonogram niet voldoende voor het publiek beschikbaar stelt. Om dit mogelijk te maken, dient de wet te worden aangepast. Voorts moet in de Wet op de naburige rechten een verplichting voor producenten worden opgenomen om jaarlijks 20% van de met het fonogram verkregen inkomsten te reserveren voor een aanvullende uitkering aan de uitvoerende kunstenaar die ingaat 50 jaar na publicatie.

Wetsvoorstel versterking en verbreding van het toezicht op collectieve beheersorganisaties auteursrecht (V&J)

- fase 4 - Aanvaard door Tweede Kamer / naar Eerste Kamer.

Inhoud: Het toezicht door het College van Toezicht Auteursrechten wordt uitgestrekt tot de belangrijkste organisaties van vrijwillig collectief beheer, informatieplichten t.o.v. het College worden versterkt, het College krijgt de mogelijkheid om bestuurlijke boeten op te leggen en het preventieve toezicht door het College wordt geüniformeerd.

Op 18 augustus staat op de Ministerraadagenda: Richtlijn 2011/77/EU beschermingstermijn auteursrecht en bepaalde naburige rechten (zie hier op p.51).

Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling deze zes fasen:
Fase 1. Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3. Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5. Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6. Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Schriftelijk verslag overleg onderwijs, jeugd, cultuur en sport 10-11 mei, kamerstukken II 2011-2012, 21 501-34, nr. 183.

Hergebruik van digitaal erfgoed niet per sé gratis: Wanneer commerciële bedrijven met erfgoeddata verdienen, is er geen enkele reden om hen niet te laten meebetalen aan de kosten van digitalisering. Dwingende wetgeving niet proportioneel.

De staatssecretaris vindt hergebruik van digitaal erfgoed een zaak van nationaal beleid en van vrijwillige samenwerking rondom Europeana. Dwingende Europese wetgeving acht hij niet proportioneel. Ten eerste is er geen serieuze interne Europese markt voor commerciële exploitatie van digitaal erfgoed. Ten tweede zijn er veel uitdagingen te overwinnen – technische, organisatorische en auteursrechtelijke. Ten derde krijgen musea, archieven en bibliotheken door deze Europese richtlijn te maken met administratieve en juridische rompslomp. Vooral voor de talloze kleine instellingen is dit echt een probleem. Nederland staat niet alleen, ook andere lidstaten en het Europees Parlement hebben zorgen.

Wat betreft de auteursrechtelijke complicaties en de problematiek rondom verweesde werken, hebben de leden van de GroenLinks-fractie vragen gesteld over de collectieve licentieovereenkomsten.

De staatssecretaris geeft aan dat ten aanzien van de mogelijkheid van verruimde collectieve licenties vorig jaar een Memorandum of Understanding voor ‘out-of-commerce’ werken tot stand is gekomen. Thans wordt de MoU handen en voeten gegeven in de praktijk. In Nederland bestaan al enige ervaringen met verruimde collectieve licenties. Deze overeenkomsten zullen binnen een afzienbare termijn worden geëvalueerd. Aan de hand van die evaluatie zal nader worden bezien of en zo ja, welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Niet uitgesloten wordt daarbij dat het nodig is om wettelijke maatregelen te nemen. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de online beschikbaarstelling is het daarbij nodig dat ook de Uniewetgever betrokken wordt.

In reactie op het verzoek van de leden van GroenLinks om in de raadsconclusies te laten opnemen dat digitale erfgoed machineleesbaar moeten zijn en hergebruik gratis, als het om publiek gefinancierde collecties gaat, herhaalt de staatssecretaris dat het kabinet hergebruik van digitaal erfgoed zeker wil bevorderen. Hergebruik hoeft niet perse gratis te zijn. Wanneer commerciële bedrijven met erfgoeddata verdienen, is er geen enkele reden om hen niet te laten meebetalen aan de kosten van digitalisering. In de raadsconclusies is opgenomen dat metadata en digitale werken uit de erfgoedcollecties zo veel mogelijk “machineleesbaar” online komen.

Afbeelding gelinkt van Utoronto.ca.

Bundesgerichtshof 15 maart 2012, I ZE 52/10 (Converse tegen MAWA Sportswear) - persbericht

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper.
In navolging van IEF 9705 OLG Stuttgart en 9683 (LG Stuttgart) en in de serie Converse-uitpraken.

Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin het OLG Stuttgart Converse belast met het bewijs dat de beweerdelijke inbreukmakende schoenen buiten de EU in het verkeer zijn gebracht (feitelijk omgekeerde bewijslast).

Het Bundesgerichthof oordeelt anders: het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25)

De eiser kan geen duidelijkheid geven over de 'firmeneigenene Kodiering', daaruit volgt echter niet dat zij niet aan de secundaire bewijslast heeft voldaan. Zij hoeft namelijk geen bedrijfgeheimen daarvoor te openbaren. (onder 28)

Na de terugverwijzing zal het verweerder worden toegestaan bewijzen aan te brengen (onder 41)

LG Mannheim 21 maart 2012, Geschäftsnr. 22 o 36/11 (All Star D.A.CH GmbH tegen Globus)

Ook het LG Mannheim oordeelt over de bewijstlast dat deze berust bij de gedaagde (dat staat Van Doren/Lifestyle niet toe).

De Official Dealer Campagne van All Star D.A.CH is geen ontoelaatbaar systeem omdat All Star D.A.CH zowel aan deelnemers als niet-deelnemers levert. De licentieovereenkomst van Converse met haar Italiaanse distributeur die Globus had overgelegd, kan ook niet leiden tot een omkering van de bewijslast. Het is de Italiaanse distributeur toegestaan passief te verkopen. De Italiaanse distributeur mag ook geen verdere restricties opleggen aan haar klanten, welke klanten dus zowel actief als passief over grenzen mogen handelen.

HR 27 april 2012, LJN BV1301 (De Beeldbrigade/X) en LJN BV1299 (X/Bell Microproducts)

Als randvermelding vanwege het auteursrechtelijke element rondom software. Verschenen op ITenRecht onder IT 767. De Hoge Raad heeft bij arrest van 27 april 2012 geoordeeld over een sedert lang omstreden kwestie: de toepasselijkheid van titel 7.1 (inzake de koopovereenkomst) op standaardsoftware.

"Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download." (r.o. 3.5).

De Cassatieblog voegt hieraan toe:

Komt het leveren van software neer op het leveren van een zaak of een vermogensrecht? Je zou kunnen redeneren dat de drager (dvd, usb-stick, etc.) inclusief de software in de vorm van elektromagnetische data die daarop is vastgelegd, een stoffelijk object is dat voor menselijke beheersing vatbaar is, en daarmee een zaak in de zin van art. 3:2 BW. Maar dat is bij software niet het hele verhaal. Een computerprogramma is ook een voortbrengsel van de menselijke geest en als zodanig beschermd door het auteursrecht. Dat betekent ook dat software zonder toestemming van de rechthebbende niet verveelvoudigd mag worden, maar verveelvoudiging is precies wat er gebeurt wanneer een programma bijvoorbeeld wordt geïnstalleerd, geladen of uitgevoerd (vergelijk art. 45i Auteurswet). Bij de aanschaf van software is daarom ook altijd sprake van het (impliciet of expliciet) verkrijgen van een gebruiksrecht, en dat recht is in elk geval geen zaak in de zin van art. 3:2 BW.

Verder van IT 767. De beslissing heeft alleen betrekking op standaardsoftware.

"3.5 In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de toepasselijkheid van de kooptitel niet is beperkt tot de koop van zaken volgens de begripsomschrijving van art. 3:2 BW. Uit art. 7:47 BW, waarin is bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op vermogensrechten, blijkt dat de wetgever de kooptitel van toepassing heeft geacht op alle goederen als bedoeld in art. 3:1 BW, en dus aan die titel een ruim bereik heeft willen geven wat betreft het voorwerp van de koopovereenkomst. Voorts is van belang dat een overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcomputerprogrammatuur - op een gegevensdrager of via een download - voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaffen dat geïndividualiseerd is en waarover hij feitelijke macht kan uitoefenen. Dit alles pleit voor toepasselijkheid van de kooptitel op een zodanige overeenkomst.

Deze toepasselijkheid is ook wenselijk omdat de kooptitel een uitgewerkte regeling geeft inzake conformiteit, klachtplicht en verjaring, en omdat met die toepasselijkheid de rechtspositie van de koper wordt versterkt (met name in het geval van consumentenkoop en koop op afstand). In al deze opzichten bestaat geen aanleiding de aanschaf van standaardsoftware te onderscheiden van de koop van zaken en vermogensrechten.

Van belang in dit verband is voorts de afdeling over koop op afstand. Uit art. 7:46d lid 4, aanhef en onder c, BW moet worden afgeleid dat deze afdeling mede van toepassing is op computerprogrammatuur, en wel zonder dat daartoe de omschrijving van het voorwerp van de koopovereenkomst specifiek voor deze afdeling is uitgebreid. Daarom zou het ongerijmd zijn indien niet ook de aanschaf van computerprogrammatuur die niet op afstand is verricht, als koop in de zin van titel 7.1 zou worden gekwalificeerd. Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download. "

De beslissing in het arrest is overigens wel beperkt tot uitsluitend de vraag of de kooptitel (en in het bijzonder de toepasselijke verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW) van toepassing is.

"Niet aan de orde is derhalve de goederenrechtelijke aard van software, en evenmin de kwalificatie van (de titel van verkrijging van) de gebruiksrechten die bij de aanschaf van de software worden verkregen." (r.o. 3.4)

Zie voor het gelijkluidende oordeel in de vrijwaringszaak over koop ten behoeve van doorlevering HR 27 april 2012, LJN BV1299. Zie voor het arrest van het Hof (Hof Amsterdam 1 juni 2010, LJN BM6320) dat in deze zaak aan de orde was tevens IT 16.