A.W. Kooy, In de kiem gesmoord, IEF 10901

Commentaar in't kort van Annemieke Kooy, Barents Krans.

Octrooirecht. Kwekersrecht. Product-by-process-claim.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wees op 31 januari vonnis in een zaak over kiemplantjes van radijs met een hoog anthocyaninegehalte (IEF 10847). Deze stof geeft een rode, paarse of zwarte kleur en “wordt gezien als een uit gezondheidsoogpunt voordelige stof.” De aan de orde zijnde kernvraag betrof de octrooibaarheid van een product dat rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van een werkwijze van in wezen biologische aard, welke werkwijze van octrooibescherming is uitgesloten.

De onafhankelijke eerste conclusie van Taste of Nature’s octrooi EP ’938 beschrijft een “Raphanus sativa-plant, verkrijgbaar door het screenen van Raphanus sativa-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelf bestuiven en/of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.”
Conclusie 1 is dan ook een “product by process claim”.

Het geschil draait om artikel 53 aanhef sub b van het Europees Octrooiverdrag (“EOV”), welk artikel (onder andere) het volgende van octrooieerbaarheid uitsluit: “planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren (…)” Over dit artikel heeft de Enlarged Board of Appeal (“EBoA”) van het Europees Octrooibureau onlangs antwoord gegeven op de vragen die zijn gesteld in de zogenaamde "broccoli" (G 2/07) en "tomaat" (G 1/08) zaken.

Na bespreking van de “broccoli” en “tomaat” zaken overweegt de rechtbank dat de werkwijze van Taste of Nature niet octrooieerbaar is aangezien die veredelingswijze geen (niet-triviale) technische stap omvat. De uitspraak in de “broccoli” en “tomaat” zaken maakt (onder andere) duidelijk dat een werkwijze voor het kruisen van het hele genoom van planten en het vervolgens selecteren van de verkregen planten, in principe uitgesloten is van octrooieerbaarheid. Een (veredelings)werkwijze die een technische stap omvat die dient om de uitvoering van de stappen van kruisen of selecteren te vergemakkelijken of ondersteunen is eveneens van octrooiering uitgesloten. Een technisch middel, zoals een genetische marker, is in beginsel wel apart octrooieerbaar, maar de toepassing ervan in een wezenlijk biologisch werkwijze maakt deze werkwijze nog niet octrooieerbaar. Verder bepaalde de GKB in de “broccoli” en “tomaat” zaken dat een werkwijze niet uitgesloten is van octrooieerbaarheid volgens Art 53 (b) EPC indien de werkwijze een technische stap omvat waarmee een bijzonder kenmerk in het genoom wordt geïntroduceerd, of een bestaand kenmerk wordt gewijzigd, waarbij de introductie of wijziging niet het resultaat is van een natuurlijke kruising van de genomen van de planten.

Het octrooi van Taste of Nature was slechts een werkwijze volgens een klassiek veredelingsproces, hetgeen door Taste of Nature ook werd erkend. Taste of Nature stelt echter dat, in tegenstelling tot een “process claim”, een “product by process claim” niet onder de uitzondering van artikel 53 onder b valt. De voorzieningenrechter meent echter dat ook een product, dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die is uitgesloten van octrooieerbaarheid, niet voor bescherming in aanmerking komt. Hiermee passeert de rechter Taste of Nature’s argument dat de GKB zich (nog) niet expliciet over toelaatbaarheid van een dergelijke “product by process claim” heeft uitgelaten. De GKB zal misschien in de toekomst dergelijke vragen in het licht van 53 onder b te beoordelen krijgen, aangezien in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep na terugverwijzing van de “broccoli” en “tomaat” zaken momenteel gediscussieerd wordt over het mogelijk opnieuw stellen van vragen aan de GKB.

De voorzieningenrechter wil de (eventuele) nieuwe vragen aan de GKB niet afwachten. Naar voorlopig oordeel komt ook een product dat is verkregen door toepassing van een werkwijze die van octrooieerbaarheid is uitgesloten, niet voor octrooibescherming in aanmerking. “Immers, per saldo is dan sprake van een zelfde situatie als wanneer de process claims (…) toelaatbaar zouden zijn geoordeeld”. Taste of Nature zou dan de facto derden kunnen verbieden om haar veredelingswijze toe te passen.

Uit het vonnis kan niet worden afgeleid of aan de rechter was voorgelegd zich (ook) uit te laten over de vraag of het product zelf (Raphanus sativa-plant waarvan de spruit een hoog anthocyaninegehalte heeft) al op grond van het eerste zinsdeel van artikel 53 onder b (“planten- of dieren rassen”) zou zijn uitgesloten op grond van artikel 53 onder b EOV.

Voor wat betreft de octrooieerbaarheid van plantenrassen geldt het volgende. In T1054/96 en G01/98 (de Novartis zaken) werd uitgegaan van de definitie van plantenras zoals vastgelegd in het UPOV-verdrag : de definitie komt dus uit het kwekersrecht. De GKB heeft in onder meer G01/98 bepaald dat uitvindingen die geen betrekking hebben op een enkel geïdentificeerd plantenras maar integendeel meerdere plantenrassen omvatten (in het geval van een productconclusie) of op meerdere plantenrassen toepasbaar zijn (bij een werkwijzeconclusie), octrooieerbaar zijn . Planten zijn wel te octrooieren, mits de uitvinding ervan aan de voorwaarden uit het EOV voldoet. In T0049/83 werden octrooiconclusies ziend op “Vermehrungsgut” toegestaan aangezien a) de planten niet óók door kwekersrecht beschermd konden worden , b) de uitvinding niet beperkt was tot een bepaald plantenras , c) de planten niet het resultaat waren van een wezenlijk biologische werkwijze maar het resultaat van een behandeling met chemische middelen.

In een persbericht laat Taste of Nature weten in hoger beroep te gaan. Wellicht komt de octrooieerbaarheid van het kiemplantje in kwestie in het licht van de uitsluitingsgrond van art 53 sub b EOV in het arrest van het Hof Den Haag alsnog uitdrukkelijk aan de orde.

A.W. Kooy

[red. voetnoten in de bijgevoegde pdf]

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 7 februari 2012, LJN BV8356 (voormalig partner van HKZ, X tegen Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, Boekx.

In navolging van IEF 9316. Merkenrecht. Collectieve merken. Keurmerken. Herstel vonnis Rb. Utrecht: "beeldmerk" wordt "woordmerk". Voormalig HKZ-partner en Stichting HKZ.

Stichting HKZ stelt normen op om kwaliteit in de zorg te meten, de HKZ-normen. Zorginstellingen die HKZ-gecertificeerd zijn, mogen het HKZ-keurmerk voeren waarvan Stichting HKZ houdster is (Partner-keurmerk, ISO 9001). Eiser X is een consultant die onder de naam Kwaliteit in Praktijk onder meer zorginstellingen adviseert over de HKZ-normen. X is niet meer aangesloten bij Stichting HKZ en heeft een Benelux merkaanvrage verricht voor een beeldmerk met het woordbestanddeel HKZ SPECIALIST.

In eerste aanleg werden de diensten van de voormalig HKZ Partner nog weinig soortgelijk geacht aan de diensten waarvoor de (collectieve)  merken van Stichting HKZ zijn ingeschreven. In hoger beroep gaat het Hof ervan uit dat de diensten sterk soortgelijk zijn.

In dit hoger beroep worden de grieven van de voormalig HKZ-partner afgewezen. Hij mag het teken HKZ-PARTNER niet langer gebruiken. Ook dient hij het door hem aangevraagde beeldmerk HKZ SPECIALIST in te trekken. Het gebruik van dit teken maakt inbreuk op de merken van de Stichting HKZ. Er is geen sprake van geoorloofd refererend merkgebruik met de beeldelementen. Gebruik van het teken HKZ-specialist sec zou wel geoorloofd kunnen zijn. Hiermee wordt niet direct een commerciële band gesuggereerd met de stichting.

4.15. Het beeldmerk HKZ-partner is een collectief merk, dat (onder meer) dient ter onderscheiding van de diensten die worden verricht door de verschillende HKZ-partners. Het merk is daarvoor ook aangevraagd (o.a. adviezen inzake de bedrijfsvoering ten behoeve van zorgverlenende instellingen. De door X aangeboden diensten zijn gelijk aan de diensten die door de HKZ-partners worden aangeboden, richten zich op hetzelfde publiek (de zorginstellingen) en zijn concurrerend.
Wat betreft de overige dienstverlening van de Stichting waarvoor het merk is ingeschreven (waaronder het verstrekken van informatie, normontwikkeling, certificering) - voor zover het merk ook daarvoor wordt gebruikt - staat vast deze afwijkt van de dienstverlening van X nu de Stichting zelf geen zorginstellingen begeleidt bij het verkrijgen van certificering. De diensten van X zijn evenwel onlosmakelijke verbonden met de diensten van de Stichting - die deels ook op de zorginstellingen zijn gericht - en zijn daaraan in zekere zin complementair.
Sprake is al met al van een grote mate van soortgelijkheid tussen de onder het merk en teken aangeboden diensten. Aldus faalt grief III in principaal hoger beroep en slaagt grief I in incidenteel hoger beroep.

Lees het arrest hier (grosse met zaaknr 200.081.259, LJN BV8356).

Hof 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN BV3546 (Chamtor tegen Carboply/Basic Supply Group én Carboply tegen Chamtor)

Afwikkeling van een contractuele relatie. Uitleg prijsclausule. Opschorting; partij moet wel daadwerkelijk hebben opgeschort. Dochters van Basic Supply Group hebben een werkwijze ontwikkeld voor de vervaardiging van een nieuw tarweproduct. Daarop is octrooi verkregen. De productie en verhandeling is in een nieuwe vennootschap ondergebracht met ieder 50% aandelenverdeling tussen BSG en Chamtor en een exclusieve licentie aan de dochters van BSG. Er zijn geen afspraken op schrift gesteld, maar de contouren zijn neergelegd in een fax.

Verdere feiten in citaten

2.6. Op 1 juli 2004 heeft Chamtor de levering van Proply aan CBV daadwerkelijk gestaakt. Zij is het product Proply vervolgens rechtstreeks gaan leveren aan de klanten die Proply voorheen van CBV afnamen. Vanaf 1 december 2004 is Chamtor eveneens gestopt met de levering van Carboply aan CBV. Vanaf dat moment verkoopt Chamtor een product genaamd Lactiflor aan de afnemers van CBV.

2.7. DPS heeft een vordering tegen Chamtor ingesteld op grond van haar octrooi op de werkwijze voor het vervaardigen van Carboply. De uit dien hoofde ingestelde vorderingen zijn door de rechtbank in de zaak met zaak-/rolnummer 254374 HA ZA 05-3660, die gevoegd is met de onderhavige zaak, grotendeels toegewezen. Van het vonnis is in zoverre geen hoger beroep ingesteld.

2.9. (...) De rechtbank heeft op deze grond in conventie de vorderingen van Chamtor grotendeels toegewezen en in reconventie de vorderingen sub i. en iii. van CBV afgewezen. Vordering ii. van CBV heeft de rechtbank afgewezen op de grond dat CBV ingevolge het bepaalde in artikel 70 lid 5 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) als licentieneemster niet bevoegd is zelfstandig winstafdracht te vorderen. Vanwege het opschortingsrecht van Chamtor heeft de rechtbank ook de vordering van BSG wegens tekortkoming afgewezen. De overige vorderingen van BSG heeft zij grotendeels toegewezen.

30. BSG vordert uit hoofde van de staking van de levering van Proply en Carboply een bedrag van € 1.590.000,- aan schadevergoeding. € 1.120.000,- daarvan ziet op het product Proply. De vordering van BSG is gebaseerd op het uitgangspunt dat Chamtor nog twee jaar had moeten voortgaan met het leveren van Proply. Dat uitgangspunt is juist. Het uitgangspunt dat CBV 40% van de capaciteit van Chamtor zou hebben afgenomen, is echter niet zonder meer juist. Zoals het hof in rov. 25 is overwogen, gaat het hof ervan uit dat het afnameniveau van 2004 (80% van 8.000.000 kg. per jaar) zou zijn voortgezet. Voorts heeft Chamtor erop gewezen dat de schade niet zonder meer gelijk te stellen is aan de gederfde omzet, omdat aannemelijk is dat BSG ook de daarmee samenhangende kosten niet heeft hoeven maken. BSG heeft daar slechts tegenin gebracht dat de opmerking van Chamtor dat het gevorderde bedrag niets anders is dan gederfde omzet niet relevant is. Zij stelt echter tevens dat zij als gevolg van het wegvallen van de omzet op Proply en Carboply een herstructurering heeft moeten doorvoeren. Aannemelijk is dat daardoor (een deel van) de kosten gemoeid met de door BSG ten behoeve van de verhandeling van Proply en Carboply verleende diensten is weggevallen. Daarmee moet bij de begroting van de schade wel degelijk rekening worden gehouden. Nu BSG ook wat betreft haar overige schadevorderingen verwijzing naar de schadestaatprocedure vordert en het hof de toewijzing daarvan blijkens hetgeen hierna volgt in stand zal laten, zal het hof ook deze vordering naar de schadestaatprocedure verwijzen.

32. Tussen partijen staat vast dat ten aanzien van de vervaardiging en verhandeling van Carboply geen afspraken op schrift zijn gezet, behoudens wat betreft de verlening van de licentie door de octrooihouders aan CBV om Carboply te mogen verhandelen. Wel zijn (ook volgens Chamtor) de contouren van de samenwerking neergelegd in een fax. Volgens die afspraken leverde Chamtor Carboply aan CBV, die het product onder gebruikmaking van de diensten van BSG afzette. Chamtor heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat BSG voor haar diensten € 50,- per 1000 kg. geleverde Carboply ontving.

Dictum:
in het incidentele beroep
- vernietigt het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 29 oktober 2008, voor zover gewezen tussen BSG en Chamtor en voor zover (onder 6.23) het meer of anders gevorderde is afgewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende:
- veroordeelt Chamtor om aan BSG te betalen de door BSG, als gevolg van de tekortkoming door Chamtor in haar verplichting tot levering van Proply, geleden schade, als nader omschreven in rov. 30 van dit arrest, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 oktober 2006;

Link
De Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en de Vereniging voor Auteursrecht (VVA) organiseren een gezamenlijke studiemiddag over de Brein/Ziggo-XS4ALL-zaak en het Europese perspectief zoals dat gevormd wordt door onder meer de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Scarlet/Sabam. Vooraanstaande sprekers (prof. mr. Egbert. Dommering, prof. mr. Arno Lodder en prof. mr. Dirk Visser) verzorgen inleidingen, die gevolgd worden door een discussie.

Inschrijven: studiemiddag@mediaforum.nl
Waar Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Wanneer woensdag 22 februari 2012
Prijs Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen Euro 20,=.
Bijlage: pdf

Programma
14.00-14.30 uur inloop (koffie/thee)
14.30-14.50 uur Prof. mr. Egbert Dommering
14.50-15.10 uur Prof. mr. Arno Lodder
15.20-15.40 uur Prof. mr. Dirk Visser
15.40-16.00 uur Pauze
16.00-17.15 uur debat
17.15 borrel

Hof van Cassatie van België 2 december 2011, no. C.08.0510.F (Martin Y Paz Diffusion tegen D.D. / Fabriek van Maroquinerie Gauquie)

Met samenvatting van Hannes Abraham.

Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.

Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
 
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en  ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.

Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
 
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.

In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
 
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:

1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt  om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?

De BMM Student Award wordt jaarlijks door de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht toegekend aan een student voor een scriptie en/of artikel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Een van de doelstellingen van BMM is de bevordering van de kennis van het merken- en modellenrecht van de leden. Gedurende de ruim 30 jaar dat de BMM bestaat, wordt aan deze doelstelling inhoud gegeven door onder andere het publiceren van artikelen in het BMM Bulletin. Om die reden kijkt de vereniging met veel interesse naar bijdragen van studenten op het vakgebied. Artikelen en scripties van studenten vormen veelal waardevolle bijdragen; nieuwe zienswijzen worden belicht en kritische geluiden worden gemaakt over wetgeving en rechtspraktijk.

Om studenten te enthousiasmeren en te stimuleren tot het schrijven van scripties en artikelen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten en zich daarin verder te specialiseren, kent het bestuur van de BMM deze prijs toe. De Award voor 2012 is een geldprijs van € 1000. De winnende bijdrage zal bovendien, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM bulletin.

De sluitingsdatum is 1 juni 2012. De toekenning van de prijs zal plaatsvinden in november tijdens de BMM Najaarsbijeenkomst. Inzendingen kunnen worden aangeleverd via secretariaat@bmm.nl onder vermelding van “Student Award”. Het reglement kan geraadpleegd worden op de website.

[red. De winnaar van vorig jaar is auteur Tomas Westenbroek, met zijn scriptie 'Waarom is Bio- Claire beschrijvend en Aquaclean niet?"]

Reactie op verzoek Verhoeven over het blokkeren van websites en de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak BREIN / Ziggo en XS4ALL, Kamerstukken II 2011-2012, 29838, 49.

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2012 verzocht het lid Verhoeven van uw Kamer om een brief met een reactie op de aangenomen motie tot het niet blokkeren van websites in het licht van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de downloadsite The Pirate Bay moeten blokkeren.1 Hierbij zal ik ook ingaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Scarlet/Sabam. Bijgaand treft u tevens de beantwoording aan van de vragen van het lid Bontes over hetzelfde onderwerp. Tot slot kom ik de toezegging na die is gedaan aan het lid Schouw tijdens het Algemeen Overleg van 18 januari 2011 over Europese ontwikkelingen op het gebied van het civiele recht om een reactie te geven op het bericht dat de Europese Commissie aanstuurt op een websiteblokkade zonder rechter.2 Deze brief bied ik aan mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [red. hyperlinks]

De uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake BREIN / Ziggo en XS4ALL
Op 11 januari 2012 heeft de Rechtbank Den Haag op vordering van Stichting BREIN internetproviders Ziggo en XS4ALL bevolen om de website The Pirate Bay voor abonnees van de genoemde providers ontoegankelijk te maken, door de blokkering van een aantal domeinnamen en IP-adressen.3 Stichting BREIN vorderde in deze zaak op basis van artikel 26d van de Auteurswet en artikel 15e van de Wet op de naburige rechten, kort samengevat, de blokkade van de website The Pirate Bay door middel van blokkering van IP-adressen en domeinnamen door internetproviders Ziggo en XS4ALL. De rechtbank overweegt dat op basis van deze al bestaande wetsartikelen de website kan worden geblokkeerd (r.o. 4.14-4.19). Deze uitspraak is gedaan in een bodemprocedure in vervolg op een uitspraak door de voorzieningenrechter in diezelfde rechtbank van 19 juli 2010, waarbij soortgelijke voorzieningen werden geweigerd.4 Inmiddels heb ik begrepen dat tegen deze uitspraak hoger beroep is ingesteld. Tegen het vonnis in kort geding is overigens eveneens hoger beroep ingesteld (r.o. 2.23). Gelet hierop onthoud ik mij van commentaar op de uitspraak.

De uitspraak Scarlet/Sabam
Bij de regeling van werkzaamheden vroeg het lid Peters om een reactie op de uitspraak in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 november 2011 inzake Scarlet/Sabam (C-70/10).

Ik heb u aangegeven dat de zaak nog onder de rechter is, zodat ik geen inhoudelijk commentaar kan geven. Wel maak ik u erop attent dat de rechtbank in het vonnis ingaat op de uitspraak van het Hof van Justitie. In rechtsoverweging 4.50 overweegt de rechtbank onder meer:

“De beslissing van de rechtbank in de onderhavige procedure is naar het oordeel van de rechtbank, in overeenstemming met de overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest Scarlet-Sabam, tot stand gekomen na een afweging van de betrokken grondrechten om een juist evenwicht te verzekeren tussen enerzijds het intellectuele eigendomsrecht van de rechthebbenden en anderzijds de vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken van de abonnees, en de vrijheid van ondernemerschap van Ziggo en XS4ALL.”

Overigens verwijs ik graag naar mijn brief van 29 november 2011, waarin Uw Kamer is geïnformeerd over de genoemde uitspraak van het Hof van Justitie en de gevolgen voor de beleidsvoornemens in de speerpuntenbrief 20©20.5

De motie Verhoeven
De motie roept de regering op om af te zien van de handhavingsoptie om websites te blokkeren. De heer Verhoeven vraagt om een reactie in het licht van de uitspraak van de rechtbank Den Haag. De rechtbank oordeelt dat op basis van bestaande wetgeving, namelijk artikel 26d Auteurswet en artikel 15e van de Wet op de naburige rechten, de betreffende website kan worden geblokkeerd. De genoemde wetsartikelen zijn ingevoerd ter uitvoering van artikel 11 van de Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten (PbEG L 195). Zoals aangegeven, onthoud ik mij van commentaar. Ik beraad mij nog op een reactie op de motie Verhoeven.

Het bericht dat de Europese Commissie aanstuurt op een websiteblokkade zonder tussenkomst van de rechter.
Tijdens het Algemeen Overleg van 18 januari jl. vroeg het lid Schouw van uw Kamer om een reactie op het bericht dat de Europese Commissie aanstuurt op een websiteblokkade zonder tussenkomst van de rechter.6 Het bericht verwijst naar een mededeling van de Europese Commissie genaamd “A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for ecommerce and online services”.7

Daarin kondigt de Europese Commissie aan om onderzoek te doen naar efficiënte methodes om onrechtmatige informatie door tussenpersonen weg te laten halen. Dit moet dan wel binnen de kaders van rechtszekerheid, proportionaliteit en de fundamentele rechten passen. Uit een bijbehorend werkdocument blijkt dat ‘notice and action’ ook het blokkeren van websites omvat. Onduidelijk is welke waarborgen hierbij worden ingebouwd. Ook is nog niet bekend in welke vorm een ‘notice and action’ wordt ingevoerd. De Europese Commissie wil door middel van een impact assessment in 2012 een aantal opties verkennen.8 Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen en zal, in samenspraak met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, met een reactie op “a coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services” komen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Voetnoten
1 Kamerstukken 2011-12, 29 838, nr. 44.
2 https://webwereld.nl/nieuws/109180/ec-stuurt-aan-op-websiteblokkade-zonderrechter. html
3 Rechtbank Den Haag 11 januari 2012, LJN BV0549.
4 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 19 juli 2010, LJN BN1445.
5 Kamerstukken 2011-12, 29 838, nr. 31.
6 https://webwereld.nl/nieuws/109180/ec-stuurt-aan-op-websiteblokkade-zonderrechter. html
7 COM(2011) 942.
8 “Commission staff working paper Online services, including e-commerce, in the Single Market” COM (2011) 1641 p. 46-47.

IE-Lunch van't Zuiden (High Tech Campus, Eindhoven), 15 februari 12.00 tot 14.00 uur, zie uitnodiging 

Met o.a. de volgende uitspraken:
• Adwords-jurisprudentie (Interflora, Tempur)
• domeinnamen & handelsnamen (Top Verzekeringen, Scallywags)
• portretrecht (Natascha Kampusch, Johan Cruijff)
• software en databanken (schoonmaakprogramma's)
• productvormgeving (Tripp Trapp, Lego-zaken, Bang & Olufson, Apple/Samsung, I-drain)
• auteursrecht (Infopaq II, Brein/Ziggo)
• navullen (Redbull/Winters en Viking Gas)
• Cozzmoss en Getty Images (cozzmoss)
• Octrooirecht (Lundbeck-arrest)

Ernst-Jan Louwers zal zijn presentatie zoveel mogelijk insteken vanuit kwesties die in de IE-praktijk vaak aan de orde komen. Daarbij zal hij de onderwerpen zoveel mogelijk direct bruikbaar clusteren.

Willem Hoyng zal de actualiteiten in het octrooirecht bespreken. Onder meer gaat hij in op het verassende en zeer recente Lundbeck-arrest waarin het Hof de stofbescherming lijkt af te schaffen. Verder bespreekt hij de meest recente ontwikkelingen mbt crossborder-verboden en het Europese octrooigerecht. Daarnaast zal hij responderen op een aantal van de door Ernst-Jan Louwers te bespreken zaken waarbij hij betrokken is geweest.

hier aanmelden

Rechtbank 's-Gravenhage 8 februari 2012, HA ZA 10-3265 (Burgers Lederwarenfabriek Wijchen B.V. tegen Basil B.V.)

Met dank aan Thera Adam-van Straaten, Leijnse Artz.

Auteursrecht op fietstassen. Burgers vordert een inbreukverbod op de auteursrechten die rusten op haar Daily Shopper 1B en op de (in haar opdracht ontworpen) Mondi Joy Double.

Daily Shopper/Mira: Op de Daily Shopper 1B rust auteursrecht, maar de daaraan verbonden bescherming is gezien het vormgevingserfgoed beperkt van omvang. Met name de Haberland tas, de Löhr tas en de Daily Shopper 1A lijken in dat opzicht sterk op de vormgeving van de Daily Shopper 1B.

Er rust auteursrecht op de Daily Shopper 1B op de specifieke combinatie van op zich reeds bestaande en deels met elkaar gecombineerde vormgevingsaspecten van fietstassen. De totaalindruk van de Daily Shopper 1B wordt daarbij in het bijzonder bepaald door de sluiting waarbij het hengsel aan beide zijden in de tas doorloopt en nauwelijks uitsteekt aan de bovenzijde van de tas. De Mira heeft dit kenmerk niet. Daarmee zijn bij de Mira ontwerpkeuzes gemaakt waarbij er andere vormgevingselementen zijn gecombineerd, waardoor de totaalindruk van die tas afwijkt van de Daily Shopper 1B. (r.o. 4.3 - 4.5). Er is geen inbreukmakende verveelvoudiging.

Mondi Joy Double/Jada en Rosa:
Versies uit 2006-2007: Door de combinatie van verschillende dessins in contrasterende felle kleuren wijkt de totaalindruk van de Rosa zodanig af van die van de Mondi Joy Double met een bloemenprint op de gehele tas, dat er geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht daarop. Dit geldt temeer nu Burgers zich op het standpunt stelt dat zij geen bescherming inroept voor de gebruikte dessins zelf, alleen voor de specifieke combinatie van dessins.

Inbreuk op Mondi Joy Double Roman Black, Roman Blue en Roman Grey: Bewijskwestie: Nu de rechtbank er niet vanuit kan gaan dat de Roman Grey, Roman Black en Roman Blue eerdere werken waren, slaagt het beroep van Burgers op inbreuk op haar auteursrecht op de Roman Grey, Roman Black en Roman Blue door ontlening aan die werken niet.

Interessante overwegingen (r.o. 4.19) voor wat betreft de proceskosten ex 1019h Rv: (1) het feitenonderzoek zal tijdrovend zijn geweest vanwege een (oud) auteursrecht uit 2001, (2) in de dagvaarding heeft eiser zeer beknopt stellingen ingenomen, die onduidelijkheid lieten bestaan over de vraag op welke auteursrechtelijke werken zij zich nu precies beriep. (3) De kosten van een Duitse KG-advocaat behoren niet tot de proceskosten, (4) van het indicatietarief wordt in positieve zin van afgeweken in't voordeel van Basil.

Daily Shopper/Mira:
4.5. Het inbreukverweer van Basil treft doel. Zoals hiervoor overwogen, rust het auteursrecht op de Daily Shopper 1B op de specifieke combinatie van op zich reeds bestaande en deels met elkaar gecombineerde vormgevingsaspecten van fietstassen. De totaalindruk van de Daily Shopper 1B wordt daarbij in het bijzonder bepaald door de sluiting waarbij het hengsel aan beide zijden in de tas doorloopt en nauwelijks uitsteekt aan de bovenzijde van de tas. De Mira heeft dit kenmerk niet. Daarmee zijn bij de Mira ontwerpkeuzes gemaakt waarbij er andere vormgevingselementen zijn gecombineerd, waardoor de totaalindruk van die tas afwijkt van de Daily Shopper 1B. De ontwerper van de Mira heeft, gelet op de beperkte beschermingsomvang van de Daily Shopper 1B, voldoende afstand gehouden van de Daily Shopper 1B en de Mira vormt dan ook geen inbreukmakende verveelvoudiging van de Daily Shopper 1B.

Mondi Joy Double/Jada en Rosa: 4.10. Het voorgaande geldt ook voor de Rosa. Het ontwerp van de Mondi Joy Double met bloemenprint waarop Burgers zich beroept (dessin ‘Fiori’, afgebeeld in 2.11 en 2.12), kent een bedrukking van klaprozen op een limegroen, roze of paars geruite achtergrond. De Rosa tas heeft op delen van de tas een rozenprint op een blauw geruite achtergrond, maar wordt daarnaast gekenmerkt door een contrasterend vlak van rood met witte stippen en rood geruite zijvlakken zonder bloemenprint. Door de combinatie van verschillende dessins in contrasterende felle kleuren wijkt de totaalindruk van de Rosa zodanig af van die van de Mondi Joy Double met een bloemenprint op de gehele tas, dat er geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht daarop. Dit geldt temeer nu Burgers zich op het standpunt stelt dat zij geen bescherming inroept voor de gebruikte dessins zelf, alleen voor de specifieke combinatie van dessins.

Inbreuk op Mondi Joy Double Roman Black, Roman Blue en Roman Grey: 4.16. Nu de rechtbank er niet vanuit kan gaan dat de Roman Grey, Roman Black en Roman Blue eerdere werken waren, slaagt het beroep van Burgers op inbreuk op haar auteursrecht op de Roman Grey, Roman Black en Roman Blue door ontlening aan die werken niet.

Proceskosten:
4.19 Het eerstgenoemde feitencomplex betrof een inbreuk op een auteursrecht uit 2001, zodat het feitenonderzoek betreffende die stellingen tijdrovend zal zijn geweest. Voorts heeft Basil een groot aantal verweren tegen de verschillende stellingen aangevoerd. Dit is door Burgers in de hand gewerkt doordat zij in haar dagvaarding zeer beknopt stellingen heeft ingenomen, die onduidelijkheid lieten bestaan over de vraag op welke auteursrechtelijke werken zij zich nu precies beriep. Dit verklaart tot op zekere hoogte de hoeveelheid door (de advocaat en de gemachtigde van) Basil besteedde tijd.
Anderzijds heeft Basil in haar kostenopgave ook de kosten voor een Duitse advocaat betrokken ter hoogte van € 2.495,-, die werkzaamheden heeft verricht ter voorkoming van een einstweilige Verfügung in Duitsland. Die kosten behoren niet tot de proceskosten van de onderhavige procedure. Ook na aftrek van de kosten van de Duitse advocaat kunnen de hiervoor geschetste omstandigheden echter geenszins het totaal van de door Basil gemaakte kosten verklaren. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank aanleiding om het indicatietarief voor een gewone bodemprocedure zonder re- en dupliek of pleidooi, dat € 20.000,- bedraagt, niet volledig te volgen, maar de kosten van Basil te begroten op € 25.000,-.

Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad 1 februari 2012 (Van Cranenbroek tegen Garden Impressions/'t Inboedelke BVBA)

In navolging van de eerdere tussenvonnissen van IEF 10885 en met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten.

Merkenrecht. Omvang van de inbreuk en de bewijsvoering daaromtrent.

Merkhouder Van Cranenbroek ziet dat 't Inboedelke tuinstoel(en) heeft verhandelt voorzien van labels die merkhouder voerde. Na voormelde tussenvonnissen heeft Van Cranenbroek vier getuigen voorgebracht.

Uit de passage "Nadat Garden Impressions haar daarop heeft gewezen, heeft 't Inboedelke de tekens "Bois le Duc" direct van de stoelen verwijderd." volgt geen erkenning. Immers het woord "daarop" verwijst niet naar het moeten verwijderen van de plaatjes, maar naar de mogelijkheid dat merkinbreuk wordt gepleegd met de tekens. De rechtbank acht deze uitleg niet ongeloofwaardig, omdat beiden partijen op dat moment al gewezen waren op mogelijke merkinbreuk en er al rechtsmaatregelen waren getroffen door Van Cranenbroek. De rechtbank komt tot de slotsom dat Van Cranenbroek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

In conventie jegens Garden Impressions: omdat eiser niet in het bewijs is geslaagd, wordt zij veroordeeld in de proceskosten van Garden Impressions ad 1019h Rv ad €11.038,50.

In conventie jegens 't Inboedelke: uit het tussenvonnis van 21 april 2010 is bepaald dat 't Inboedelke inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk. Het staat vast dat ten minste één stoel is verkocht. Het merkenverbod wordt toegewezen. Een dwangsom wordt echter niet opgelegd.

In reconventie jegens Garden Impressions: het bewijsbeslag is onrechtmatig gelegd. De schade die daaruit volgt dient volgens vaste rechtspraak te worden opgemaakt bij staat. Het is daarbij voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk dient te zijn, dat is in dit geval. Proceskostenveroordeling: nihil.

2.5.1. Van Cranenbroek heeft in dit verband gesteld dat de getuigenverklaring van Bleyen onjuist en meinedig is. Van Cranenbroek heeft daarbij verwezen naar punt II van de antwoordakte uitlating producties d.d. 19 augustus 2009 van 't Inboedelke waarin laatstgenoemde stelt "Nadat Garden Impressions haar daarop heeft gewezen, heeft 't Inboedelke de tekens "Bois le Duc" direct van de stoelen verwijderd. "

Anders dan Van Cranenbroek is de rechtbank van oordeel dat deze passage geen erkenning inhoudt dat 't Inboedelke instructies heeft gehad om de merknaamplaatjes te verwijderen, laat staan dat deze passage bewijs oplevert dat Garden Impressions de leverancier is geweest van de bewuste stoel. 't Inboedelke heeft immers toegelicht dat bet woord ' daarop' niet verwijst naar het moeten verwijderen van de plaatjes, maar naar de mogelijkheid dat met de plaatjes merkinbreuk zou kunnen worden gepleegd, op welke mogelijkheid zij door Garden Impressions is gewezen. Deze uitleg van de gewraakte passage kan door de rechtbank niet als ongeloofwaardig ter zijde worden geschoven, omdat wel vast staat dat Van Cranenbroek op dat moment zowel Garden Impressions als 't Inboedelke al had gewezen op mogelijke merkinbreuk en (rechts)maatregelen op grond van de beweerde merkinbreuk had getroffen. Het komt de rechtbank aannemelijk voor dat Garden Impressions en 't Inboedelke daarover contact hebben gehad - zoals zij hebben gesteld -, wat echter nog niet betekent dat Garden Impressions daadwerkelijk de leverancier is geweest.

2.16. Het verweer van Van Cranenbroek tegen de gevorderde veroordeling tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, dat Garden Impressions niet aannemelijk heeft gemaakt, laat staan bewezen, dat schade is geleden waarvoor Van Cranenbroek aansprakelijk zou zijn, kan Van Cranenbroek in deze procedure niet baten. Volgens vaste rechtspraak is voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat, wat het element schade betreft, voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is.